Trademark owner awarded full 841,300 RON damages on appeal; infringer's cross-appeal rejected as unfounded

Şedinţa publică din data de 20 aprilie 2021

Asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

Prin acţiunea înregistrată la Tribunalul Satu Mare, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal sub dosar cu nr. x/2011, reclamanta S.C. Bucovina S.A. a chemat în judecată pe pârâta S.C. A. S.R.L., solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa în cauză să se dispună:

- încetarea imediată şi definitivă a oricăror acte de utilizare a mărcii "B." sau a unor semne similare, inclusiv vânzarea, oferirea de servicii, promovarea, distribuirea unor produse care poartă această marcă şi interzicerea utilizării pe viitor de către pârâtă, în activitatea sa comercială, pe documente şi/sau pentru publicitate ori în alte scopuri a mărcii "B.";

- obligarea pârâtei la plata sumei de 200.000 Euro, echivalentul sumei de 841.300 RON, cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul produs;

- confiscarea şi distrugerea tuturor materialelor şi produselor ce poartă marca "B.";

- obligarea pârâtei la plata tuturor cheltuielilor de judecată ocazionate de prezentul litigiu.

Prin sentinţa nr. 129/19.04.2017, Tribunalul Satu Mare a respins acţiunea civilă formulată de reclamanta S.C. Bucovina S.A. în contradictoriu cu pârâta S.C. A. S.R.L..

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel apelanta reclamantă S.C. Bucovina S.A., solicitând admiterea apelului, schimbarea în tot a sentinţei apelate, cu consecinţa admiterii acţiunii introductive, şi obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată apel şi fond.

Prin decizia nr. 377/C-A din data de 12 decembrie 2017, Curtea de Apel Oradea, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a admis apelul, a schimbat în tot sentinţa şi, în consecinţă, a admis în parte acţiunea formulată de reclamanta S.C. Bucovina S.A. împotriva pârâtei S.C. A. S.R.L..

A dispus încetarea imediată şi definitivă a oricăror acte de utilizare a semnelor "B." şi "C. de la A. - B." sau a unor semne similare, inclusiv vânzarea, oferirea de servicii, promovarea sau distribuirea unor produse care poartă acest semn sau semne similare şi interzice utilizarea acestora pe viitor de către pârâtă, în activitatea sa comercială, pe documente şi/sau pentru publicitate şi în alte scopuri.

A obligat pârâta să plătească reclamantei suma de 133.354 RON cu titlu de despăgubiri.

A dispus distrugerea tuturor materialelor sau produselor ce poartă semnele "B." şi "C. de la A. - B.". A respins, în rest, acţiuneam iar intimata-pârâtă a fost obligată să plătească apelantei-reclamante suma de 34.432 RON cu titlu de cheltuieli de judecată parţiale în primă instanţă şi în apel.

Împotriva acestei decizii, au formulat recurs atât reclamanta, cât şi pârâta.

Prin decizia civilă nr. 1960 din 22 mai 2018, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia I civilă a admis ambele recursuri, a casat decizia recurată şi a trimis cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă de apel.

Prin decizia nr. 292A/5 noiembrie 2020, Curtea de Apel Oradea, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a admis apelul declarat de reclamanta Bucovina S.A., a schimbat în tot sentinţa apelată, iar, pe fond: a admis în parte acţiunea şi, în consecinţă, a dispus încetarea imediată şi definitivă a oricăror acte de utilizare a semnelor "B." şi "C. de la A. - B." sau a unor semne similare, inclusiv vânzarea, oferirea de servicii, promovarea sau distribuirea unor produse care poartă acest semn sau semne similare şi a interzis utilizarea acestora pe viitor de către pârâtă în activitatea sa comercială, pe documente şi/sau pentru publicitate şi în alte scopuri.

Instanţa de apel a dispus obligarea pârâtei să plătească reclamantei suma de 93.811,78 RON cu titlu de despăgubiri.

S-a dispus distrugerea tuturor materialelor sau produselor ce poartă semnele "B." şi "C. de la A. - B.".

Au fost respinse celelalte pretenţii ale reclamantei.

Intimata-pârâtă a fost obligată la plata cheltuielilor de judecată către apelanta-reclamantă în sumă de 54.857,98 RON, reprezentând parţial contravaloare taxă judiciară de timbru, onorarii expertize judiciare dispuse în cauză şi onorarii avocaţiale.

Împotriva deciziei pronunţate în rejudecare de instanţa de apel, ambele părţi au declarat recurs.

1. Recurenta-reclamantă Bucovina S.A. a invocat motivele de recurs prevăzute de art. 304 pct. 7, 8 şi 9 din Codul de procedură civilă.

În dezvoltarea criticilor sale, recurenta-reclamantă învederează că prin decizia de casare nr. 1960/22.05.2018, pronunţată în primul ciclu procesual, Înalta Curte a stabilit un îndrumar pentru rejudecare, care nu a fost respectat de instanţa de apel.

În opinia recurentei, decizia de casare are ca efect dobândirea autorităţii de lucru judecat pentru soluţia dată primelor două petite, precum şi considerentele care o susţin, mai puţin cu privire la chestiunea cuantificării prejudiciului.

Totodată, sunt intrate sub autoritate de lucru judecat şi aprecierile instanţei de casare referitoare la îndeplinirea condiţiilor răspunderii civile delictuale: faptă ilicită de contrafacere, elementul subiectiv sub forma intenţiei pârâtei şi raportul de cauzalitate dintre fapta ilicită şi prejudiciul pretins, care a rămas a fi cuantificat în rejudecare.

În acest sens, instanţa de recurs a stabilit că este necesară lămurirea situaţiei de fapt prin clarificarea beneficiului injust obţinut de A. sau, altfel spus, lămurirea profitului pârâtei la nivelul cheltuielilor directe legate de vânzările acesteia, având în vedere că în instanţa de apel, în ciclul procesual anterior, reţinuse că A. a realizat pierderi în vânzarea acestui sortiment, chiar şi la nivelul cheltuielilor directe.

Prin aceeaşi decizie de casare, Înalta Curte a stabilit că modul de cuantificare valorificat de instanţa de apel, raportat strict la scăderile vânzărilor pârâtei în perioada anilor 2007-2008 şi la ratele de profit ale acesteia, nu ar reprezenta un criteriu nelegal.

Drept urmare, instanţa de recurs nu a invalidat acest mod de calcul ("raportarea pentru a determina câştigul pierdut de reclamantă ca urmare a încălcării dreptului său la marcă de către pârâtă la media celor doi ani anteriori începerii încălcării" nu se poate reţine că ar reprezenta un criteriu nelegal), considerându-se că "instanţa de apel a determinat cu cât au scăzut vânzările reclamantei de la momentul începerii încălcării drepturilor reclamantei şi atât timp cât, în cauză, prin criteriile alternative propuse de reclamantă, care respectă prevederile art. 14 alin. (1), nu s-a putut determina un cuantum al despăgubirilor mai mare."

Instanţa de recurs a statuat în cadrul îndrumarului de casare că:

"Pentru a obţine beneficiul injust din profitul obţinut din vânzarea produselor purtând semnul care încălcă marca reclamantei trebuiau scăzute doar cheltuielile aferente produsului în cauză.

Potrivit doctrinei contabile, în funcţie de modul de repartizare a acestora, cheltuielile sunt: directe şi indirecte; cheltuielile directe se individualizează pe produs sau grupe de produse omogene, lucrări, servicii, comenzi şi, de aceea, se pot include în costul acestora (de ex. materii prime, materiale şi salariaţii implicaţi direct în producţie); cheltuielile indirecte simt comune mai multor produse ori grupe de produse şi, pentru aceasta, trebuie sa tic repartizate asupra produselor indirect, pe baza unor criterii de repartizare."

Recurenta-reclamantă mai arată că pentru dezlegarea problemei individualizării beneficiului injust, potrivit şi OMF nr. 1826/2003, şi implicit pentru lămurirea cauzei în ceea ce priveşte realizarea de profit de către intimata A., la nivelul cheltuielilor directe, instanţa de apel trebuia să reconsidere raţionamentul şi, pe baza celor statuate de experţi prin raportul depus în al doilea ciclu procesual în apel, însă instanţa a ales o interpretare a actului dedus judecăţii, total străină de cele prezentate de experţi, argumentaţie care nu respectă îndrumarul de casare şi de textele legale aplicabile în cauză.

Analizarea beneficiilor injuste care i-au profitat intimatei a reprezentat un criteriu foarte important de cuantificare a prejudiciului, având în vedere că prin decizia de casare s-a stabilit astfel:

"Pe de altă parte, trebuia identificat, conform susţinerilor recurentei reclamante, dacă anumite cheltuieli indirecte au fost incluse în contabilitatea firmei, din eroare sau nu, în categoria cheltuielilor directe, cu consecinţe asupra determinării în mod corect a beneficiului injust obţinut de către pârâtă prin folosirea drept a semnului în cauză."

Recurenta susţine că instanţa de apel a analizat însă chestiunea cuantificării prejudiciului total inechitabil şi străin de îndrumarul de casare, concluzionând că "beneficiul injust" este un criteriu nepotrivit, întrucât intimata A. a realizat pierdere contabilă de 4.888.000 RON, dispunând acordarea sumei de 93.811,78 RON cu titlu de prejudiciu material, bazat pe "beneficiul nerealizat al subscrisei", construind o nouă formulă de despăgubire, prin modificare formulei din primul ciclu procesual în apel.

În opinia recurentei-reclamante, formula aleasă de instanţă constă în aplicarea ratei de profit pe anii 2009-2013 la suma rezultată din scăderea diferenţei vânzărilor pe fiecare an din media anilor precedenţi începerii încălcării mărcii sale (2007-2008).

Identic deciziei din primul ciclu procesual, instanţa de apel, având la bază criteriul scăderii vânzărilor recurentei-reclamante, ajunge la o sumă mai mică a despăgubirilor pentru o încălcare continuă de 5 ani iunie 2009 - martie 2014, aceea de 93.811,78 RON, în condiţiile în care vânzările ilicite ale A. însumează un total de 13.421.6811ei; beneficiul intimatei, calculat de experţi la nivelul cheltuielilor directe, este imens, anume de 5.717.885 RON, potrivit răspunsului la obiectivul 5 din anexa 4 la raportul de expertiză şi răspunsul la obiecţiuni.

Astfel, comisia de experţi a stabilit în Anexa 4 la raport, că veniturile totale ale intimatei pentru îngheţata din litigiu, în perioada 01.01.2009-30.06.2014 au fost de 13.421.6811ei, iar cheltuielile directe aferente îngheţatei din litigiu au fost în cuantum de 7.703.796 RON (tabel pag 30 din Răspuns obiecţiuni), fiind calculate de experţi în baza OMF nr. 1826/2003; or, acest rezultat financiar a adus intimatei un profit de 5.717.885 RON, deci un beneficiu injust în patrimoniul A. S.R.L..

Recurenta-reclamantă critică statuarea instanţei de apel cu privire la înregistrarea de pierderi de către intimată din vânzarea sortimentelor de îngheţată în litigiu.

Unul dintre criteriile prevăzute de art. 14 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 100/2005, este acela al beneficiilor injuste realizate din activitatea de contrafacere, însă, instanţa de apel a stabilit că în cauză nu îl poate lua în considerare.

Pentru o atare concluzie a reţinut că aşa cum reiese din expertiza iniţială efectuată în primă instanţă, comisia de experţi care a efectuat acea expertiză, la obiectivul 8, a precizat că în urma cuantificării veniturilor pârâtei A. cu privire la îngheţata B. cu lapte şi C. de la A. - B., în perioada 2009 - semestrul I 2014 şi scăderii tuturor cheltuielile aferente, pârâta doar în anul 2012 a realizat profit de 138.720 RON, în ceilalţi ani s-au înregistrat pierderi ce totalizează 4.808.282 RON.

Curtea de apel a mai reţinut din aceeaşi expertiză că, referindu-se la cheltuielile înregistrate cu producerea de îngheţată, experţii au stabilit că o pondere importantă au cheltuielile cu obiectele de inventar din primii doi ani de producţie, când s-au făcut dotări la secţia de îngheţată, amortizarea mijloacelor fixe, dar şi cheltuielile cu carburanţii şi cu personalul.

În opinia curţii de apel, beneficiile injuste se referă exclusiv la existenţa profitului contabil al celui care a încălcat marca.

O astfel de abordare încalcă cele stabilite de instanţa de casare care a folosit în îndrumarul de casaţie sintagmele "cheltuieli aferente produsului în cauză", "repartizarea cheltuielilor pe baza unor criterii de repartizare".

Calculele realizate pe baza unor criterii de repartizare (ponderea vânzărilor de îngheţată purtând marca anulată din totalul vânzărilor) au fost prezentate argumentat pe baza datelor aflate la dosar, date administrate în cadrul expertizelor dispuse în cauză, de către reclamantă şi de către expertul parte al acesteia, dl. expert D., atât în cadrul raportului de expertiză extrajudiciară depus la dosar, cât şi în opinia proprie din cadrul raportului de expertiză judiciară administrată în apel, în rejudecare, că sumele provenite din vânzările totale ale A., obţinute din comercializarea produselor purtând semnul care încălca marca reclamantei, au servit în mod clar la acoperirea unor cheltuieli indirecte, la acoperirea şi întreţinerea unor utilaje şi mijloace fixe, folosite şi astăzi în activitatea intimatei.

Cu referire la încălcarea celor stabilite prin decizia de casare, recurenta-reclamantă arată că, în esenţă, instanţa de apel nu realizează în concret o delimitare a "beneficiului injust", "câştigului nejustificat, ilicit", "folos injust" de noţiunea "pierderea contabilă" "profit contabil", "pierdere din activitate" şi nu le analizează pe cele din urmă în baza celor stabilite prin decizia de casare, ci în baza unor chestiuni străine de natura cauzei cărora le reţine în mod greşit relevanţa pentru a respinge solicitarea acordării despăgubirilor pe baza criteriului beneficiului injust al intimatei.

Astfel, a reţinut că nu au existat cheltuieli incluse eronat în clasa cheltuielilor directe (apreciind că a existat pierdere), iar pe de altă parte nu a analizat dacă din sumele de bani obţinute din vânzările ilicite, au fost achitate cheltuielile directe sau indirecte ce au profitat A., ceea ce instanţa de casare a desemnat prin "obţinerea pierderii chiar la nivelul cheltuielilor directe."

În această privinţă, instanţa de recurs a stabilit că trebuia identificat dacă anumite cheltuieli indirecte au fost incluse în contabilitatea firmei din eroare sau nu, în categoria cheltuielilor directe, cu consecinţe asupra determinării în mod corect a beneficiului injust obţinut de către pârâtă prin folosirea fără drept a semnului în cauză. Mai mult, instanţa de casare a precizat că, pentru a obţine beneficiul injust din profitul obţinut din vânzarea produselor purtând semnul care încălca marca reclamantei, trebuiau scăzute doar cheltuielile aferente produsului în cauză.

Din perspectiva motivului de recurs reglementat de art. 304 pct. 7 din Codul de procedură civilă, recurenta-reclamantă arată că instanţa de apel a considerat că dacă nu s-au inclus eronat cheltuieli indirecte în clasa cheltuielilor directe (cum exista posibilitatea) aceasta echivalează cu o corectă individualizare a pierderilor, şi, pe cale de consecinţă, că acestea au dus la pierdere contabilă, intimata-pârâtă A. S.R.L. înregistrând pagubă în exploatarea semnului folosit ilicit în contrafacere, iar analiza instanţei de apel se opreşte aici.

Recurenta susţine că nu determinarea erorii includerii cheltuielilor indirecte în cele directe era problema de lămurit, ci aceea de a se stabili dacă au existat beneficii injuste sau sume care i-au profitat intimatei A. în activitatea sa, prin deducerea cheltuielilor directe din vânzările totale.

O altă dovadă a faptului că îndrumarul de casare a fost deturnat de la scopul şi finalitatea indicate de instanţa de recurs rezidă şi din următoarele considerente ale deciziei recurate:

"Ţinând cont de considerentele expuse, cum din lucrarea de expertiză şi completarea acesteia în apel reiese cu claritate că pârâta în perioada 2009-2014 a avut o pierdere totală din activitatea de producţie şi comercializare de îngheţată C. de la A. - B., nu au fost incluse eronat cheltuieli indirecte, în categoria cheltuielilor directe de natură să influenţeze obţinerea unui benefici injust de către pârâta prin folosirea fără drept a semnului în cauză, precum şi că rezultatul financiar negativ din vânzarea produsului A. la care au ajuns experţii s-a obţinut doar cu luarea în considerare a veniturilor pârâtei A. cu privire la îngheţata B. şi C. de la A. - B., în perioada 2009 - semestrul 2014 şi scăderii tuturor cheltuielilor aferente acestui produs, este clar că stabilirea despăgubirilor cerute de Bucovina nu se poate face în raport ai beneficiul injust obţinut de pârâtă."

Tot din perspectiva motivului de recurs prevăzut de art. 304 pct. 7 din C. proc. civ., recurenta-reclamantă mai arată următoarele:

Instanţa de apel a reţinut în mod repetat şi contrar deciziei de casare că intimata-pârâtă a realizat pierdere şi, consecutiv, că nu a avut niciun beneficiu din activitatea de contrafacere.

Cu toate acestea, aceeaşi instanţă observă (în mod inconsecvent faţă de concluzia anterioară) că, la nivel contabil, A. a realizat profit (contabil) de 138.720 RON, în anul 2012. În continuare, reţine că în ceilalţi ani s-au înregistrat pierderi ce totalizează 4.808.282 RON.

Referindu-se la cheltuielile înregistrate cu producerea de îngheţată, experţii au stabilit că o pondere importantă o au cheltuielile cu obiectele de inventar din primii doi ani de producţie, când s-au făcut dotări la secţia de îngheţată, cu amortizarea mijloacelor fixe, dar şi cu carburanţii şi personalul.

În aceste condiţii, instanţa de apel stabileşte în mod nelegal că acest profit contabil de 138.720 RON al intimatei nu poate fi avut în vedere, întrucât a fost practic "anulat" de pierderea totală declarată contabil de A. la nivelul sumei de 4.808.282 RON, în ansamblul activităţii sale (ilicite), pentru întreaga perioadă 2009-2014.

În opinia recurentei, acest mod de a privi lucrurile o favorizează în special pe intimată.

Mai mult decât atât, mai susţine recurenta, potrivit raţionamentului instanţei de apel orice concurent care acţionează ilicit (încălcând dreptul la marcă al altui concurent) şi care îşi reflectă în cheltuieli pentru calcularea profitului contabil, cheltuielile cu achiziţia, amortizarea accelerată, punerea în funcţiune etc. (rămânând pe mai departe cu aceste bunuri, după ce alege să înceteze încălcarea sau este obligat de instanţă, folosindu-le în continuare, în producerea şi comercializarea altor sortimente de bunuri), înregistrează un dublu beneficiu: deducerea cheltuielilor şi "câştigarea lor ca active amortizate"; pe de altă parte, foloseşte aceleaşi pierderi şi pentru diminuarea impozitului pe profit, ştiut fiind că nu poţi achita impozit la o sumă negativă-pierdere fiscală/contabilă, aspect confirmat şi prin raportul de expertiză efectuat în cauză.

Recurenta mai arată că un alt considerent contradictoriu este acela că deşi instanţa de apel a reţinut la pagina 23, para. 1-3, că din totalul vânzărilor de 13.421.681 RON, beneficiul intimatei la nivelul cheltuielilor directe, calculat de experţi, este de 5.717.885 RON (obiectiv 5 - Anexa 4 Raport şi răspuns obiecţiuni), aceasta concluzionează în cele din urmă că A. a realizat pierdere.

Or, în răspunsul experţilor la obiectivul nr. 5, se precizează foarte clar că veniturile A. S.R.L. din producţia şi comercializarea îngheţatei C. de la A. - B., în perioada 2009-30.06.2014 sunt de 13.421.651 RON, iar cheltuielile directe aferente îngheţatei din litigiu au fost în cuantum de 7.703.796 RON (tabel pag 30 din răspuns obiecţiuni), fiind calculate de experţi în baza OMF nr. 1826/2003; ca atare, rezultatul financiar conduce la stabilirea unui profit de 5.717.885 RON (calculat la nivelul cheltuielilor directe), în patrimoniul A. S.R.L., astfel cum deja s-a arătat.

Recurenta subliniază că, deşi instanţa de apel a susţinut că este lămurită de conţinutul expertizei dispuse în rejudecare, pe parcursul motivării, se raportează la cele arătate experţi în expertiza efectuată la prima instanţă, deşi aceste date nu mai erau de actualitate, în virtutea admiterii apelului la primul ciclu procesual, dar mai ales în virtutea celor statuate de instanţa de recurs în decizia de casare.

În opinia recurentei, o atare constatare dă motivării un caracter arbitrar şi vădeşte neconcordanţa cu decizia de casare.

În continuarea memoriului de recurs, recurenta-reclamantă analizează răspunsurile experţilor în cadrul expertizei efectuate în apel şi justifică motivele pentru care a procedat la solicitarea unei contraexpertize, probă admisă de instanţa de apel, însă, la termenul de judecată din septembrie 2020, având confirmarea că instanţa nu dă curs cererii sale de numire a unor experţi din alt judeţ, precum şi consumul financiar şi de timp aferent administrării unei astfel de probe, a renunţat la aceasta.

Recurenta-reclamantă relevă că şi de această dată instanţa de apel a dat interpretări contradictorii şi în dezacord cu cele stabilite prin decizia de casare.

În opinia sa, răspunsul experţilor la obiectivul 1 al expertizei, prin modul făţiş eronat şi scos din contextul cauzei şi al celor stabilite prin decizia de casare, instanţa de apel consideră că dacă nu s-au inclus eronat cheltuieli indirecte în clasa cheltuielilor directe (cum exista posibilitatea) echivalează fie cu justificarea pierderii contabile declarate organelor fiscale de către A., fie cu inexistenţa cheltuielilor indirecte, reflectate în calculul profitului.

Or, experţii au afirmat că prin modul în care A. şi-a organizat contabilitatea, în mod independent "nu a rezultat o împărţire a cheltuielilor pe categoria celor directe/indirecte", întrucât A. nu le-a împărţit în acest mod, metoda utilizată de societate având ca raţionament de bază împărţirea cheltuielilor, în cheltuieli care au fost efectuate exclusiv pentru producerea sortimentului în litigiu şi cheltuieli care au fost efectuate la nivelul societăţii şi care au fost repartizate pe baza unei chei raţionale, şi anume, ponderea venitului aferent sortimentului de îngheţată în litigiu, în totalul veniturilor societăţii A.."

Recurenta învederează că echipa de experţi a menţionat că stabilirea cheltuielilor indirecte s-a realizat în baza OMF nr. 1826/2003 pentru aprobarea precizărilor privind unele măsuri referitoare la organizarea şi conducerea contabilităţii de gestiune, adoptat de Ministerul Finanţelor Publice, publicat în Monitorul oficial nr. 23 din 12 ianuarie 2004, potrivit căruia:

"2.3. - Gruparea cheltuielilor în vederea calculării costurilor

Pentru calculul costurilor bunurilor, lucrărilor, serviciilor şi al costurilor perioadei, cheltuielile înregistrate în contabilitatea financiară după natura lor se grupează în contabilitatea de gestiune astfel:

cheltuieli directe;

cheltuieli indirecte;

cheltuieli de desfacere;

cheltuieli generale de administraţie.

Cheltuielile directe sunt acele cheltuieli care se identifică pe un anumit obiect de calculaţie (produs, serviciu, lucrare, comandă, fază, activitate, funcţie, centru etc.) încă din momentul efectuării lor şi ca atare se includ direct în costul obiectelor respective.

Cheltuielile directe cuprind: costul de achiziţie al materiilor prime şi materialelor directe consumate, energia consumată în scopuri tehnologice, manopera directă (salarii, asigurări şi protecţia socială etc.), alte cheltuieli directe.

Cheltuielile indirecte sunt acele cheltuieli care nu se pot identifica şi atribui direct pe un anumit obiect de calculaţie, ci privesc întreaga producţie a unei secţii sau a persoanei juridice, în ansamblul ei.

Cheltuielile indirecte cuprind:

regia fixă de producţie, formată din cheltuielile indirecte de producţie care rămân relativ constante indiferent de volumul producţiei, cum ar fi: amortizarea utilajelor şi echipamentelor, întreţinerea secţiilor şi utilajelor, precum şi cheltuielile cu conducerea şi administrarea secţiilor;

regia variabilă de producţie, care constă în cheltuielile indirecte de producţie, care variază în raport cu volumul producţiei, cum ar fi: cheltuielile indirecte cu consumul de materiale şi forţa de muncă.

Atunci când costurile de producţie, de prelucrare nu se pot identifica distinct pentru fiecare produs în parte, acestea se alocă pe baza unor procedee raţionale aplicate cu consecvenţă (procedeul diviziunii simple, procedeul cantitativ, procedeul indicilor de echivalenţă, procedeul echivalării cantitative a produsului secundar cu produsul principal, procedeul deducerii valorii produselor secundare etc.)."

Referitor la diferenţe dintre terminologia din OMFP nr. 1826/2003 cu privire la "cheltuielile indirecte" şi "cheltuieli care au fost efectuate la nivelul societăţii şi care au fost repartizate pe baza unei chei raţionale şi anume ponderea venitului aferente sortimentului de îngheţată în litigiu, în totalul veniturilor societăţii A.", potrivit terminologiei folosite de experţi, există o diferenţă care constă în faptul că A. S.R.L. a inclus în acestă categorie de cheltuieli energia consumată în scopuri tehnologice exclusiv pentru îngheţată, pe motiv că nu poate li determinată în mod direct prin măsurători, aceasta fiind repartizată indirect, pe baza unei chei raţionale în acesta categorie de cheltuieli.

Experţii au conchis astfel că, indiferent de terminologia folosită, în aceste cheltuieli au fost incluse doar cheltuielile cu materiile prime, cheltuielile cu salariile, taxele aferente salariilor, potrivit anexei nr. 4 la raport, astfel că, nu sunt cheltuieli indirecte care să fi fost incluse în mod eronat în categoria cheltuielilor directe.

Or, din analiza acestui considerent reiese că instanţa nu precizează exact ce gen de cheltuieli ar fi cele menţionate, ci arată se raportează la "terminologia oferită de experţi" fără a observa definiţia legală şi doctrina din domeniul contabil, luând act doar că acestea nu au fost incluse eronat în categoria cheltuielilor directe.

În realitate, norma citată din Ordinul OMF nr. 1826/2003 este clară fiind în acord deplin cu ceea ce stabilise instanţa de casare.

Art. 2.3. din OMF nr. 1826/2003 este clar în senul că în cheltuielile indirecte se includ şi cheltuielile cu amortizarea utilajelor şi echipamentelor, întreţinerea secţiilor şi utilajelor, precum şi cheltuielile cu conducerea şi administrarea secţiilor; cota din aceste cheltuieli indirecte cu amortizarea utilajelor şi echipamentelor, întreţinerea secţiilor şi utilajelor, precum şi cheltuielile cu conducerea şi administrarea secţiilor, a fost calculată de contabilitatea A. prin aplicarea unei chei raţionale (se retine de experţi ".. ca raţionament de bază împărţirea cheltuielilor, în cheltuieli care au fost efectuate exclusiv pentru producerea sortimentului în litigiu şi cheltuieli care au fost efectuate la nivelul societăţii şi care au fost repartizate pe baza unei chei raţionale şi anume ponderea venitului aferente sortimentului de îngheţată în litigiu în totalul veniturilor societăţii A.") aşa cum se poate face în privinţa unor astfel de cheltuieli, reţinându-se că A. mai producea şi alte două sortimente de îngheţată cu toate secţiile sale: E. şi F..

Or, modul de organizare a cheltuielilor nu are legătură cu eroarea includerii cheltuielilor într-o clasă sau alta.

Recurenta reaminteşte că A. mai producea şi alte două sortimente de îngheţată cu toate secţiile sale - E. şi F. - şi de aceea cotele de cheltuieli trebuiau repartizate proporţional.

Anexa 4 a raportului de expertiză a fost însuşită de curtea de apel, pe baza unor argumente străine de normele OMF nr. 1826/2003 şi de îndrumarul de casare. Or, din această prezentare a experţilor reiese clar că, făcând distincţie între cheltuieli (directe şi indirecte), A. a obţinut profit la nivelul celor directe, adică la nivelul celor ce interesa doar produsul de îngheţată.

Un alt considerent contradictoriu, îl reprezintă analiza instanţei de apel cu privire la răspunsul formal al comisiei de experţi, răspuns care nu are nicio legătură cu fondul problemei, cu specificul acesteia.

Astfel, la obiectivul nr. 2 experţii trebuiau să răspundă dacă s-au alocat sume de bani din comercializarea îngheţatei în litigiu pentru achiziţionarea sau amortizarea de mijloace fixe, linii de îngheţată etc., iar aceştia au dat un răspuns vag, anume că nu s-au identificat sume "alocate" în sens de strategie, management administrativ, organizatoric.

Or, din acest răspuns o instanţă cu rol activ putea să determine dacă din venituri s-au plătit aceste cheltuieli indirecte care vizau achiziţionarea de utilaje ce serveau şi la producţia altor sortimente de îngheţată (în aceea perioadă gama E. şi F. de la A.), dar curtea de apel nu a făcut-o.

Totodată, recurenta-reclamantă mai arată că în răspunsul la obiecţiuni, pag. 5 para. 1, experţii îşi menţin acest punct de vedere:

"A. nu are o evidenţă distinctă a fluxului de bani aferentă activităţii de producţie şi comercializare pentru îngheţată..", precum şi că: "Deducerea respectivelor cheltuieli din veniturile obţinute din comercializarea îngheţatei nu este echivalentă alocării unor sume de bani de către A., din veniturile obţinute din comercializarea îngheţatei aceluiaşi sortiment de îngheţată destinate unor cheltuieli, precum amortizarea sau punerea în funcţiune etc."

Pe de altă, la pag. 16 para. 1 din răspunsul la obiecţiuni experţii arată astfel:

"..Este evident că s-au efectuat plăţi pentru achiziţia de mijloace fixe şi obiecte de inventar din conturile bancare ale intimatei. Dar, aşa cum am arătat, nu pot fi identificate sumele de bani pentru plata acestor mijloace fixe şi obiecte de inventar."

Experţii au fost de acord că, legat de cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe (în suma de 3.191.634 RON) şi cele cu punerea în funcţiune (în sumă de 1.956.453 RON) sunt aferente veniturilor obţinute din comercializarea îngheţatei şi au fost deduse din aceste venituri, dar au stabilit că această deducere a fost efectuată pentru calcularea rezultatului financiar al intimatei A., în scop financiar-fiscal sau contabil, neputând fi asimilată cu alocarea unei sume din veniturile obţinute.

Recurenta-reclamantă solicită instanţa de recurs să analizeze următorul aspect: potrivit raţionamentului strict formal al comisiei şi necontestării ori a producerii unei probe contrare din partea intimatei-pârâte, se poate afirma, dincolo de orice îndoială şi probă contrară, că veniturile obţinute din comercializarea îngheţatei purtând marca anulată, au fost destinate în mod cert pentru plăţi pentru achiziţii, stingere datorii, amortizări, într-un cuvânt, pentru cheltuieli ale A., deci că au profitat acesteia, în activitatea sa economică.

Câtă vreme intimata-pârâtă A. declară sumele în contabilitate ca stingând cheltuieli indirecte, înseamnă ca şi "nealocaţi" expres, acei bani au servit societăţii A., întrucât au fost folosiţi la deducerea unor cheltuieli.

Instanţa de casare nu a stabilit ca în rejudecare să se identifice dacă anumite sume au fost alocate de A. cu această destinaţie, ci doar dacă cheltuielile indirecte influenţau beneficiul/profitul. Or, instanţa de apel a analizat nelegal şi de un formalism excesiv această susţinere.

În opinia recurentei, este important că pentru acele mijloace fixe şi obiecte de inventar A. S.R.L. a cheltuit din sumele obţinute din vânzarea produsului ilicit.

Recurenta-reclamantă evidenţiază şi alte aspecte contradictorii reţinute de instanţa de rejudecare, anume: i) toate mijloacele fixe şi obiectele de inventar au fost achiziţionate în perioada 2009- iunie 2014 sau înainte de 2014, când A. a început/finalizat vânzarea produselor purtând semnul în litigiu:

ii) se reţine că acestea au contribuit la realizarea produselor din litigiu (aproximativ 50 de sortimente);

iii) aceste mijloacele fixe şi obiectele de inventar au fost trecute integral pe costuri în aceeaşi perioadă:

iv) acestea au fost utilizate şi după 2014;

v) acestea nu au fost casate (fiind folosite inclusiv la data expertizei din al doilea ciclu procesual în apel), pentru ca în final instanţa să reţină că societatea pârâtă nu a realizat beneficiu.

O altă chestiune contradictorie şi nelegală constă în înlăturarea arbitrară a concluziilor expertului parte al recurentei reclamante, dl. expert D., pe motiv că acesta nu a prezentat un mod de calcul, nu a prezentat date verificabile şi nici nu a arătat temeiul legal al calculelor sale.

Expertul parte al reclamantei a făcut opinie separată cu privire la obiectivul 2, afirmând că sumele încasate din producerea şi comercializarea mărcilor C. de la A. - B., destinate pentru acoperirea unor cheltuieli aferente acestora (mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar), cum ar fi cheltuieli cu amortizarea, punerea în funcţiune etc., se ridica la 5.146.348 RON însă, acest punct de vedere este prezentat fără a se arăta în concret modul de calcul pentru a se verifica dacă are la bază date veridice şi conforme reglementărilor financiar contabile.

Or, toate calculele au fost făcute pe baza datelor din expertiza contabilă, obţinute de la A., iar în cadrul opiniei separate a expertului său parte se face doar o analiză a acestora., cu respectarea normei de la punctul 2.3. din OMF nr. 1826/2003. Calculele au fost făcute în mod concret cu indicarea exactă a sumelor şi au fost explicat raţionamentul aplicat pentru fiecare sumă calculată. Expertul parte a calculat ca toate sumele din vânzări au fost încasate pentru ca parata nu a prezentat în balanţele contabile pierderi din creanţe. S-a arătat ca din conturile societăţii au fost achitate sume de bani pentru mijloace fixe şi obiecte de inventar în suma de 7.056.014 RON.

Recurenta arată că expertul său parte a mai arătat argumentat (cu datele furnizate de A.) că în perioada iunie 2014 la zi (2020), utilajele achiziţionate de către A. (lăzi frigorifice şi mijloace de transport frigorific) au continuat să funcţioneze în beneficiul său, intimata realizând profit contabil prin scutirea unor cheltuieli, acestea fiind folosite în activitatea A., în timp ce valoarea lor a fost amortizată/trecută la cheltuieli, integral, anterior, anume în perioada iunie 2009-2014.

Cauzat de faptul că intimata A. a realizat pierdere contabilă, rezultă în mod logic ca nu toată cheltuiala aferentă mijloacelor fixe a fost acoperită din vânzări produselor contrafăcute; ca atare, s-a calculat doar 75,78 % din cheltuială ca fiind acoperită din vânzările produsului ilicit. Rezultă în mod logic şi clar că doar 5.146.348 RON au fost cheltuieli acoperite din vânzările produsului ilicit.

Recurenta solicită instanţei de recurs să observe că nu au fost criticate de către expertul judiciar ori expertul parte al A., raţionamentul, justeţea, datele contabile ori cheia de repartizare folosite de expertul său parte dl. D..

În privinţa obiectivului 5 al expertizei, instanţa de apel nu face nicio apreciere în cuprinsul deciziei în cadrul analizării modalităţii de cuantificare a prejudiciului pe baza beneficiilor injuste obţinute de A.; în acest sens, recurenta-reclamantă suplineşte, din perspectivă proprie, analiza acestui obiectiv al expertizei şi a răspunsului la obiecţiunile pe care le-a făcut la acesta.

Concluzionând asupra motivului de recurs de la art. 304 pct. 7 din Codul de procedură civilă, recurenta-reclamantă arată instanţa de apel ar fi trebuit să cerceteze în mod complet datele speţei, ilustrate de lucrările anterioare de expertiză şi să analize cum şi în ce măsură i-au profitat intimatei sumele nete (venituri încasate minus cheltuielile directe pe produs).

Pe temeiul motivului de nelegalitate consacrat de art. 304 pct. 9 din C. proc. civ., recurenta-reclamantă susţine că instanţa de apel a pronunţat o hotărâre nelegală, prezentând argumente ce încalcă reglementarea şi spiritul principiilor aplicabile în cauză (principiului reparării integrale a pagubei), normele legale şi principiile caracteristice protecţiei mărcilor.

Se invocă, în acest sens o greşită aplicare a criteriilor de cuantificare a despăgubirilor, criterii stabilite dispoziţiile art. 14 alin. (2) din O.U.G. nr. 100/2005, dar şi de Directiva nr. 2004/48/CE a Parlamentului European şi Consiliului din 29.04.2004.

Totodată, prin modalitatea de aplicare a criteriului ales de către instanţă, s-au încălcat, în condiţiile constatării existenţei unui prejudiciu, dispoziţiile de drept comun în materia răspunderii civile delictuale - principiul reparării integrale a prejudiciului cauzat.

Recurenta-reclamantă consideră că acordarea prejudiciului raportat la "beneficiul injust" obţinut de contrafăcător ţine de echitate, este conturat în speţă şi dovedit clar, în sensul celor arătate, iar dacă acesta s-ar fi aplicat în mod corect acţiunea sa trebuia admisă în limitele în care a a precizat cererea de chemare în judecată (841.300 RON, pretenţii pentru care a fost achitată taxa judiciară de timbru, faţă de suma de 200.000 euro, despăgubiri solicitate iniţial).

În aceste condiţii, criteriul solicitat a fi aplicat, mai arată recurenta, este rezonabil, echitabil, nefiind solicitat decât o parte din beneficiul injust real (cuantificat de reclamantă la 200.000 euro vizând o sferă mare de încălcare în intervalul iunie 2009- martie 2014); precizează că beneficiul intimatei-pârâte A. este mult mai mare, comparativ cu cât a pretins reclamanta în cauză.

În schimb, criteriul ales de către instanţa de apel, acela al beneficiului nerealizat (prin raportare la scăderea vânzărilor sale în perioada de referinţă a litigiului) nu reprezintă o despăgubire justă, real suferită, nefiind probat că scăderea vânzărilor sale au fost determinate de contrafacerea săvârşită de intimata-pârâtă.

În continuarea memoriului de recurs, recurenta-reclamantă aduce argumente prin care tinde la reaprecierea materialului probator al cauzei spre finalitatea pe care o preconizează, astfel încât, întrucât nu sunt critici de nelegalitate, acestea nu vor mai fi redate în cuprinsul prezentei decizii.

Recurenta-reclamantă arată că potrivit art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005:

"(l) La cererea părţii vătămate, instanţa judecătorească competentă va ordona persoanei care cu intenţie a desfăşurat o activitate de contrafacere să plătească titularului dreptului încălcat daune-interese corespunzătoare prejudiciului pe care acesta l-a suferit, în mod real, ca urmare a încălcării săvârşite.

(2) La stabilirea daunelor-interese instanţa judecătorească va lua în considerare:

a) toate aspectele corespunzătoare, cum ar fi consecinţele economice negative, în special, pierderea câştigului suferită de partea vătămată, beneficiile realizate în mod injust de către persoana care a încălcat un drept de proprietate industrială protejat (...)"

Se susţine de către recurentă că trebuie avută în vedere şi Directivei 2004/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală (în continuare denumită "DRDPI").

Art. 13 alin. (1) lit. (a) din Directivă se referă la "toate aspectele necesare", "cum ar fi consecinţele economice negative", care includ "câştigul nerealizat", "orice beneficiu fără justă cauză realizat de contravenient".

Pe de o parte, considerentul nr. 26 din Directivă prevede că valoarea daunelor-interese acordate titularului dreptului ar trebui să ia în considerare toate aspectele corespunzătoare, cum ar fi câştigul nerealizat de titularul dreptului sau beneficiile fără justă cauză realizate de contravenient.

Se mai arată de către recurentă că utilizarea conjuncţiei "sau" din enumerarea anterioară pare să arate că legislatorul european a avut în vedere două criterii (chiar dacă sunt oferite ca exemplu) alternative, nu cumulative.

Pe de altă parte, art. 13 alin. (1) lit. a) din Directivă prevede că la stabilirea daunelor interese, autorităţile judecătoreşti iau în considerare toate aspectele necesare, cum ar fi consecinţele economice negative suferite de partea prejudiciată, inclusiv câştigul nerealizat, orice beneficiu fără justă cauză realizat de contravenient şi, dacă este cazul, alte elemente în afara factorilor economici, cum ar fi prejudiciul moral cauzat titularului dreptului prin încălcarea drepturilor sale.

Din punct de vedere financiar contabil, activele cu care a rămas A. sunt producătoare de profit, de plus valoare, chestiune tranşată de legiuitor.

Astfel, potrivit Ordinului nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, la pct. 19 lit. a) "activul" este definit astfel:

"reprezintă o resursă controlată de către entitate ca rezultat al unor evenimente trecute, de la care se aşteaptă să genereze beneficii economice viitoare pentru entitate. Un activ este recunoscut în contabilitate şi prezentat în bilanţ atunci când este probabilă realizarea unui beneficiu economic viitor de către entitate şi activul are un cost sau o valoare care poate fi evaluat(ă) în mod credibil;

(1) Activele imobilizate sunt active generatoare de beneficii economice viitoare şi deţinute pe o perioadă mai mare de un an.

(2) Beneficiile economice viitoare reprezintă potenţialul de a contribui, direct sau indirect, la fluxul de numerar sau de echivalente de numerar către entitate. Potenţialul poate fi unul productiv, fiind parte a activităţilor de exploatare ale entităţii."

Recurenta susţine că instanţa de apel nu a aplicat corect temeiurile legale prezentate.

Doctrina şi jurisprudenţaîn materie admit unanim că în cazul actelor de încălcare a drepturilor unei mărci, în care uzurpatorul nu a obţinut un profit, nu înseamnă că legiuitorul a intenţionat să favorizeze comercianţii incorecţi sau incapabili de un management bun.

În doctrină, s-a arătat că "beneficiul injust" nu este o noţiune care trebuie raportată la bani lichizi, adică, profitul net, contabil, ci şi orice altă valoare de înlocuire a banilor, orice bun sau serviciu care a fost achiziţionat orice datorie stinsă, compensată etc., cu banii proveniţi din actele de contrafacere.

În speţa de faţă, dată fiind instituţia răspunderii delictuale, într-o reglementare specială, este firesc ca intimata A. să facă dovada contrară, anume a cheltuielilor sale deductibile şi a profiturilor care pot fi atribuite altor factori decât încălcarea dreptului la marcă al reclamantei, ceea ce, în cauza de faţă, nu s-a întâmplat.

Recurenta-reclamantă susţine că decizia recurată este nelegală şi prin raportare la criteriul ales de instanţa de apel, formula de calcul aplicată şi la suma acordată în final cu titlu de daune-interese.

Formula aleasă de instanţă constă în aplicarea ratei de profit pe anii 2009-2013 la suma rezultată din scăderea diferenţei vânzărilor pe fiecare an din media anilor precedenţi începerii încălcării mărcii recurentei-reclamante (2007-2008), identic deciziei din primul ciclu procesual.

În acest fel, se ajunge la o sumă mai mică a prejudiciului pentru o încălcare continuă de 5 ani (iunie 2009- martie 2014), aceea de 93.811,78 RON, în condiţiile în care vânzările ilicite ale A. însumează un total de 13.421.6811ei, iar beneficiul intimatei fiind imens (numai la nivelul cheltuielilor directe acesta fiind de 5.717.885 RON (Obiectiv 5 - anexa 4 la raportul de expertiză şi răspunsul la obiecţiuni).

Modul de raportare la totalul vânzărilor recurentei-reclamante în perioada 2007-2008 (anteriori începerii, în anul 2009, a acţiunilor ilicite ale intimatei A.) încalcă şi dezideratul afirmat prin Directiva nr. 2004/48/CE a Parlamentului European şi Consiliului din 29.04.2004 şi a O.U.G. nr. 100/2005, de a descuraja faptele ilicite de încălcare a drepturilor la marcă, întrucât, în prezenta speţă, reaua credinţă dovedită a intimatei are limite de neacceptat, precum şi valoarea şi aria întinsă a vânzărilor realizate pe termen lung de aceasta, ceea ce denotă faptul că produsul purtând marca încălcată, era un produs vandabil şi de succes.

Este evident că legiuitorul, la nivel internaţional, comunitar şi prin transpunerea în diferitele sisteme naţionale de legislaţie, nu a urmărit delimitarea noţiunii de "beneficiu injust" în raport cu noţiuni contabile stricto sensu, ce aparţin unor legislaţii naţionale, ci numai a trasat scopul general urmărit, anume de reparare integrală a pierderii înregistrate de către un titular de drepturi, dar şi lipsirea contrafăcătorului de orice câştig injust rezultat din activitatea desfăşurată în mod ilicit.

Or, beneficiul societăţii A. este enorm comparativ cu suma pretinsă cu titlu de daune-interese de către reclamantă, fiind realizat la o scară mult mai mare faţă de despăgubirea stabilită de instanţă, pe baza unui criteriu subiectiv (beneficiu nerealizat de reclamantă, raportat la scăderea vânzărilor sale), nefiind administrată nicio probă în sensul că suma acordată reprezintă o despăgubire justă, real suferită de recurentă.

Recurenta-reclamantă mai arată că diminuarea sau nu a vânzărilor/profitului sale, în urma faptei pârâtei, sau necomercializarea produselor concurente, în aceleaşi magazine, sunt aspecte neesenţiale în aprecierea existenţei sau nu a prejudiciului material, întrucât vânzările pot rămâne la aceeaşi cotă sau pot creşte, chiar în condiţiile menţionate, ca urmare a unor strategii de marketing şi publicitate, prin care poate fi atrasă o nouă clientelă, după cum vânzările pot scădea, dar această scădere să fie cauzată de alţi factori decât deturnarea clientelei sale de către pârâtă, cum ar fi, intrarea pe piaţă a unor terţe firme, diminuarea vânzărilor din cauza crizei economice etc.

În opinia recurentei, instanţa de apel nu poate justifica de ce au scăzut vânzările sale şi în anul 2008, atunci când A. nu îi încălca drepturile exclusive asupra mărcii sale înregistrate.

Instanţa de apel a analizat doar veniturile reclamantei, neraportând dimensiunea prejudiciului la toate aspectele corespunzătoare, astfel cum impuneau dispoziţiile art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005.

Instanţa de apel a analizat dimensiunea prejudiciului, în mod nelegal, prin raportare la veniturile reclamantei în perioada 2007-2008, perioadă care nu era însă relevantă, de vreme ce intimata A. nu începuse să încalce drepturile recurentei-reclamante. Pe de altă parte, întrucât dimensiunea vânzărilor recurentei în intervalul menţionat nu are nicio legătură cu acţiunile de încălcare de către intimată a drepturilor sale.

O astfel de abordare era justificată doar dacă se administrau dovezi în speţă din care ar fi reieşit faptul că intimata A. nu ar fi avut posibilitatea comercializării produselor care încălcau drepturile reclamantei, ori acestea s-ar fi comercializat pentru o perioadă scurtă de timp, sau în situaţia în care, din comercializare, intimata realiza venituri mult mai mici decât vânzările reclamantei.

În concluzie, procedând în acest fel, instanţa de apel a schimbat structura complexă a prejudiciului, reglementată de legiuitor, prin raportarea exclusivă la vânzările comerciantului păgubit, iar nu la beneficiile realizate de cel culpabil, la diluţia mărcii celui păgubit, la eforturile suplimentare de recâştigare a clientelei, distinctivităţii mărcii etc.).

Se observă că acest criteriu este total nelegal, câtă vreme este evident că, în această construcţie juridică, persoana care foloseşte ilicit un semn ce încalcă drepturile unui titular de marcă, pe o perioadă mare de timp, cu rea -credinţă, poate vinde produsele ce aduc atingere mărcii la sume uriaşe, urmând să plătească daune la nivelul afacerii celui păgubit şi nu la scara ilicitului produs (similar cauzei pendinte).

Conform principiilor şi normelor invocate, dar şi a practicii judiciare invocate în apel, în realitate, prejudiciul material suferit de recurenta-reclamantă este cauzat de faptul că pârâta a profitat parţial şi de investiţiile realizate de reclamantă, de publicitate, de diluţia mărcii sale, respectiv scăderea capacităţii distinctive a acesteia, ceea ce determină scăderea valorii economice a respectivei mărci.

Recurenta-reclamantă solicită instanţei de recurs să constate că încălcarea drepturilor sale a avut loc pe o perioadă de timp însemnată (2009-2014), că marca sa şi-a pierdut din valoarea economică prin faptul că, timp îndelungat, mărcile intimatei A. (respinse de OSIM/sau anulate de instanţă), au fost folosite de intimată la scară industrială, fiind realizate din comercializarea anumitor tipuri de produse identice (îngheţată) sume însemnate, comerţul fiind realizat inclusiv în zona de acţiune a recurentei, dar şi în zone în care aceasta încerca să intre pe piaţă.

Deşi marca recurentei-reclamante, înregistrată în anul 2002 (încălcată din anul 2009) a avut funcţia de a conferi distinctivitate din punct de vedere al aspectului şi al prezentării produselor sale, această funcţie a fost diminuată, intrarea pe piaţă în zonele identificate de experţi fiind mult mai anevoioasă, realizabilă cu cheltuirea unor sume de bani mai mari (publicitate, discounturi etc.).

Beneficiul intimatei constă tocmai în faptul că, prin veniturile câştigate ilicit în urma activităţii de contrafacere, A. a putut continua activitatea sa ilicită şi şi-a putut dezvolta afacerea prin plata unor salarii, plata pentru utilajele de producţie sau pentru maşinile de transport, cheltuielile cu publicitatea făcută diverselor produse etc., toate aceste aşa-zise "costuri" fiind, în realitate, beneficiile realizate de contrafăcător în mod direct din activitatea de contrafacere, beneficii pe care le-a investit în propria afacere.

Recurenta dezvoltă critici şi pe temeiul art. 304 pct. 8 din C. proc. civ., susţinând că s-a dat o interpretare greşită actului juridic dedus judecăţii, prin care s-a schimbat natura acestuia.

Aceasta consideră că instanţa de apel a pronunţat o hotărâre nelegală decurgând şi din interpretarea greşită a actul juridic dedus judecăţii, anume a documentelor contabile, prin prisma aplicării normelor şi principiilor legale din materia despăgubirii prejudiciului provenind din încălcarea unui drept de proprietate intelectuală.

Cu alte cuvinte, interpretarea menţiunilor din documentele contabile ale A., fie că a constat într-o interpretare indirectă (bazată strict din interpretările experţilor), fie ca a constat într-o interpretare directă a instanţei de apel, a datelor preluate din cadrul tuturor documentelor contabile (fişa conturi, balanţe, declaraţii etc.) se pot încadra, formal, în opinia recurentei-reclamante, într-o greşită interpretare a acestor documente/date.

II. Recurenta-pârâtă A. S.R.L. s-a prevalat de motivul de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 din C. proc. civ.

Se susţine de către recurenta-pârâtă că decizia pronunţată în rejudecare de instanţa de apel este nelegală sub aspectul obligării sale la plata sumei de 93.811,78 RON cu titlu de despăgubiri şi, respectiv la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 54.857,98 RON către reclamantă.

În ceea ce priveşte obligarea sa la plata la plata despăgubirilor, recurenta consideră că decizia recurată este dată cu greşita aplicare a art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industriala, precum şi a dispoziţiilor art. 998-999 C. civ., întrucât nu există niciun prejudiciu cauzat reclamantei prin fapta sa, nu există o legătură de cauzalitate între fapta săvârşită şi prejudiciul acordat de instanţa de apel.

Pornind de la incidenţa prevederilor art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005, instanţa de apel a apreciat că este obligatorie reţinerea unui prejudiciu şi, pornind de la această premisă, a făcut o greşită aplicare a criteriilor stabilite la lit. a), acordând daune-interese fără a exista un prejudiciu pe care reclamanta 1-a suferit, în mod real, ca urmare a încălcării săvârşite de pârâtă.

În opinia recurentei, faptul că la data de 25.10.2013, prin decizia civilă nr. 4818 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, s-a dispus anularea mărcii sale "C. de la A.- B. -fantezie cu lapte", pe motiv că ar putea exista un risc de confuzie cu marca anterioară aparţinând reclamantei "B.", nu înseamnă că reclamanta a suferit de plano un prejudiciu material.

Atât în conformitate cu prevederile dreptului comun, respectiv C. civ., cât şi în conformitate cu prevederile legii speciale, există obligaţia reparării unui prejudiciu cauzat printr-o faptă ilicită, sub condiţia ca acesta să existe şi să fie o consecinţă a faptei ilicite.

Prin urmare, în cazul în care se anulează o marcă pentru similaritate cu o altă marcă anterioară ne aflăm în prezenţa răspunderii civile delictuale, fiind necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: existenţa unei fapte ilicite, vinovăţia, existenţa unui prejudiciu patrimonial şi legătura de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu.

În speţă, instanţa de apel a acordat despăgubiri reclamantei, fără a reţine însă în ce constă legătura de cauzalitate fapta ilicită şl prejudiciu, de altfel reclamanta nu a făcut dovada faptului că i s-a produs un prejudiciu prin fapta sa.

Se poate astfel observa că, pornind de la această premisă, şi anume că este obligatorie acordarea de despăgubiri, instanţa de apel a reţinut în baza unei prezumţii simple, conform susţinerilor acesteia, că orice scădere a veniturilor reclamantei la produsul de îngheţată, în discuţie, trebuie să fie considerată ca fiind cauzată de fapta ilicită a pârâtei, fără a avea în vedere că, în aceeaşi perioadă, au scăzut în aceeaşi măsură veniturile la toate produsele de îngheţată ale reclamantei.

Drept urmare, veniturile reclamantei erau în scădere dinainte de a exista produsului pârâtei, scăderea fiind chiar mai mare în perioada anterioară.

Or, atâta vreme cât legea nu condiţionează exercitarea acţiunii în contrafacere de existenţa unui prejudiciu material, înseamnă că nu întotdeauna se produce un prejudiciu material.

Întrebarea care se pune este dacă în urma anulării unei mărci, trebuie reţinut în mod obligatoriu faptul că s-a cauzat un prejudiciu material titularului dreptului.

Recurenta-pârâtă subliniază faptul că în considerentele deciziei de casare s-a reţinut faptul că reclamanta nu a pretins un prejudiciu moral.

Având în vedere că hotărârea recurată a fost pronunţată în urma rejudecării apelului, ca efect al admiterii recursurilor formulate de ambele părţi, în analiza legalităţii hotărârii apelate, recurenta-pârâtă identifică, la rândul său, aspectele esenţiale stabilite prin decizia de casare, care au delimitat limitele rejudecării cauzei.

În primul rând, instanţa supremă a considerat ca fiind corectă soluţia instanţei de apel în ceea ce priveşte înlăturarea modulul de calcul propus de reclamantă şi anume aplicarea marjei de profit a reclamantei la vânzările totale anuale ale pârâtei.

Se poate observa că argumentele reţinute de instanţa de recurs în respingerea ca nefondat a acestui motiv invocate de reclamantă a avut la bază următoarele argumente:

Pe temeiul art. 14 alin. (1) din O.U.G. nr. 100/2005, din perspectiva caracterului real al prejudiciului, instanţa de recurs a reţinut că: "Aplicând acest criteriu şi raportându-l la vânzările şi profitul efectiv înregistrat de către reclamantă anterior anului 2009 a ajuns la concluzia că prejudicial astfel determinat nu este real (cert), că reclamanta nu l-ar fi putut suferi efectiv, media vânzărilor fiind de aproape opt ori mai mare decât ceea ce a obţinut reclamanta în anii 2007-2008, iar media profitului de aproape două ori mai mare.

Caracterul cert al prejudiciului presupune ca acesta este sigur atât în privinţa existenţei, cât şi în privinţa posibilităţii de evaluare. Or, un astfel de prejudiciu, aşa cum a fost menţionat de reclamantă, nu a existat în realitate şi nici nu este sigur că se va produce în viitor. Acesta este motivul pentru care înlăturarea acestui criteriu este legală, acest criteriu de determinare a prejudiciului nerespectând condiţia ca prejudicial să fie real."

Prin aceeaşi decizie de casare, s-a reţinut că: "Potrivit considerentului 26 al Directivei 2004/48/CE, transpusă prin O.U.G. nr. 100/2005, scopul reglementărilor referitoare la modalitatea de evaluare a daunelor-interese în cazul încălcării dreptului de proprietate industrială cu intenţie (directă sau indirectă) nu este acela de a introduce obligaţia de a prevedea daune interese punitive, ci de a permite despăgubirea pe criterii obiective."

În al doilea rând, s-a reţinut că şi faptul că pierderea capacităţii distinctive a mărcii, diluţia acesteia, nu pot face obiectul cauzei, câtă vreme acestea ţin de un prejudiciu moral, care însă nu a fost solicitat şi, ca atare, nici nu poate face obiectul criticilor reclamantei.

În al treilea rând, instanţa supremă a stabilit că "trebuia identificat, conform susţinerilor recurentei reclamante, dacă anumite cheltuieli indirecte au fost incluse în contabilitatea firmei, din eroare sau nu, în categoria cheltuielilor directe, cu consecinţe asupra determinării în mod corect a beneficiului injust obţinut de către pârâtă prin folosirea fără drept a semn ului în cauză."

În rejudecare însă, instanţa de apel a apreciat ca nu se poate reţine cu temei că A. ar fi obţinut profit la nivelul cheltuielilor directe.

Or, cu privire ia această chestiune, instanţa de apel a dispus efectuarea unei expertize judiciare, în cadrul căreia a fost încuviinţat obiectivul nr. 1.

În acest context, experţii judiciari au concluzionat nu au existat cheltuieli indirecte incluse, în contabilitatea pârâtei, în categoria cheltuielilor directe, şi, ca atare, nu există consecinţe asupra determinării în mod corect a beneficiului obţinut de către pârâtă prin folosirea fără drept a semnului în cauză.

Recurenta-pârâtă consideră că trebuie observat şi faptul că, în ceea ce priveşte obiectivul nr. 1, expertul parte al apelantei-reclamante nu a formulat o opinie separată, ceea ce înseamnă că şi-a însuşit concluziile raportului de expertiză judiciară, spre deosebire de alte răspunsuri la care a formulat opinie separată. De asemenea, recurenta-pârâtă subliniază faptul că în rejudecarea apelului, apelanta a renunţat la cererea de efectuare a contraexpertizei contabile, ceea ce însemnă că şi-a însuşit concluziile raportului de expertiză efectuat în cauză.

În al patrulea rând, arată recurenta-pârâtă, cu referire la criteriul avut în vedere de instanţa de apel în primul ciclu procesual, trebuie avut în vedere că în decizia de casare, instanţa supremă a reţinut că nu se poate reţine că raportarea instanţei de apel, pentru a determina câştigul pierdut de reclamantă ca urmare a încălcării dreptului său de marcă de către pârâtă, la media celor doi ani anterior începerii încălcării ar reprezenta un criteriu nelegal, însă a concluzionat că "aspectele corespunzătoare care ar fi trebuit să fie luate în considerare la determinarea prejudiciului real, conform art. 14 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 100/2005, trebuie indicate în concret de parte, care are şi obligaţia să dovedească existenţa lor în mod concret."

Se poate observa că motivul pentru care a fost admis recursul pârâtei este cel reţinut la fila x din decizia nr. 1960/22.05.2018 şi anume "modalitatea de stabilire a prejudiciului", reţinând că "pentru cazul în care, în rejudecare, instanţa de apel va ajunge la concluzia că acest criteriu de evaluare a despăgubirilor este favorabil reclamantei (s.n. pierderea câştigului), urmează să se verifice dacă situaţia de fapt prezentată în susţinerea acestui motiv de recurs reprezintă o greşeală de calculare a acestui prejudiciu."

Cu toate acestea, instanţa de apel, în rejudecare, a interpretat că trebuie pornit de la premisa că trebuie să existe în mod obligatoriu un prejudiciu material şi, în raport de această premisă, s-a statuat că orice diminuare a veniturilor reclamantei este o consecinţă a anulării mărcii pârâtei pentru motive de similaritate cu marca reclamantei, chiar dacă veniturile reclamantei erau anterior în scădere.

Recurenta-pârâtă mai arată că instanţa de apel a reţinut că "Din completarea la expertiza efectuată în cauză, răspunsurile 3 şi 4 la obiectivele stabilite de A., se observă că profiturile apelantei reclamante rezultate din vânzarea de îngheţată B. au scăzut, începând cu 2009, când intimata-pârâta a început să producă sortimentul de îngheţată "C. de la A. - B.".

Or, această concluzie este prezentată fragmentat, creându-se aparenţa că abia începând cu anul 2009 au scăzut veniturile reclamantei, când, în realitate, veniturile acesteia erau în scădere şi înainte de anul 2009.

În aceste condiţii, în mod greşit instanţa de apel a reţinut că pierderea câştigului suferită de către reclamantă în intervalul 2009-2013, trebuie stabilită din media vânzărilor de îngheţată B. pe anii 2007-2008 şi care este de 249.209,5 RON (388.017 RON + 200.402 RON: 2) şi că, pe calea unei prezumţii simple, această sumă ar fi putut fi realizată de către reclamantă şi în perioada în litigiu, 2009-2013.

Raportându-se la media făcută între veniturile anilor 2007-2008, se ajunge implicit la concluzia că şi scăderea veniturilor din anul 2008 faţă de anul 2007 este imputabilă tot pârâtei, ceea ce este în mod evident nereal; totodată, prin prezumţia simplă a instanţei se ajunge la concluzia eronată că în anul 2009, în mod evident, ar fi trebuit să existe o creştere a veniturilor faţă de anul 2008, câtă vreme suma avută în vedere ca baza de referinţă şi anume 249.209,5 RON este mai mare decât cea obţinută în anul 2008, şi anume 200.402 RON.

Făcându-se această medie a veniturilor din anii 2007-2008, fără a avea în vedere scăderea din anul 2008 faţă de anul 2007, în mod artificial instanţa a stabilit că în anul 2009 trebuia să existe o creştere faţă de anul 2008 şi că în anii următori această creştere trebuie să se menţină, chiar dacă reclamanta înregistra scăderi ale veniturilor la toate produsele sale.

Nu există niciun alt argument reţinut de instanţa de apel în privinţa existenţei prejudiciului şi a legăturii de cauzalitate cu fapta ilicită, decât aceea că orice scădere trebuie imputată pârâtei.

În tabelul nr. 2 din raportul de expertiză se arată că profitul total realizat de reclamantă în anii 2009-2014 este de 236.072 RON.

În opinia recurentei-pârâte, raţionamentul instanţei de apel este total eronat, întrucât nu a existat o scădere mai mare a profitului obţinut de reclamantă pentru produsul B., faţa de celelalte produse de îngheţată, scăderea şi creşterea vânzărilor de îngheţată fiind determinată în mod evident de alţi factori.

Or, câtă vreme au fost reţinute prevederile art. 998-999 C. civ. privind angajarea răspunderii civile delictuale, trebuia să se facă dovada existenţei unui raport de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu, întrucât pentru a fi angajată răspunderea unei persoane nu este suficient să existe, pur şi simplu, fără legătură între ele, o faptă ilicită şi un prejudiciu suferit.

Astfel cum rezultă din raportul de expertiză efectuat în cauză, înainte ca societatea pârâtă să devină producător de îngheţată, rezultatele financiare ale reclamantei indicau ca veniturile obţinute de aceasta erau într-o evidentă pantă descrescătoare, atât în privinţa veniturilor generale obţinute pentru toate tipurile de produse, cât şi în privinţa produsului de îngheţată în discuţie,

Este evident că atâta vreme cât la nivelul anilor 2007-2008, veniturile reclamantei erau într-o evidentă scădere, cauza acestei scăderi nu are nicio legătură cu activitatea pârâtei, neexistând la acea dată nicio faptă ilicită imputabilă acesteia, în condiţiile în care cea mai mare scădere a veniturilor reclamantei este anterioară existenţei pe piaţă a produsului pârâtei.

Recurenta-pârâtă mai susţine că nu poate fi validat argumentul instanţei de apel potrivit căruia, atâta vreme cât şi ulterior anului 2008 veniturile reclamantei ar fi fost tot în scădere, înseamnă că din anul 2009 scăderea îi este imputabilă pârâtei, cum nu se poate avea ca referinţă de calcul media veniturilor pe anii 2007-2008, întrucât, în această modalitate, îi este imputată pârâtei şi scăderea din anul 2008 faţă de anul 2007.

Media veniturilor pe anii 2007-2008 ar fi putut fi un punct de referinţă numai în măsura în care în această perioadă reclamanta ar fi avut venituri constante la acest produs, sau ar fi existat o creştere în anul 2008, faţă de anul 2007 şi începând cu anul 2009 să existe descreştere.

A contrario, s-ar deduce faptul că, validând acesta raţionament al instanţei de apel, dacă nu ar fi existat produsul de îngheţată al pârâtei, cu siguranţă veniturile reclamantei din produsul respectiv nu ar fi scăzut sau chiar ar fi fost în creştere, ceea ce, în mod evident, nu numai că nu este logic, dar nici nu corespunde exigenţelor prevăzute de art. art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005.

Raţionamentul aplicat de instanţa de apel ar fi putea fi considerat valid numai în măsura în care în anii 2007-2008 ar fi existat o creştere a veniturilor reclamantei, iar începând cu anul 2009, an în care pârâta a început să producă, veniturile reclamantei ar fi scăzut şi mai mult, dacă ar fi scăzut la acest produs de îngheţată şi nu la toate tipurile de îngheţată, cum este în cazul de faţă.

Aşa fiind, acest raţionament ar fi fost valabil numai în ipoteza în care scăderea ar fi vizat numai produsul de îngheţată în discuţie şi nu toate produsele reclamantei.

Faptul că veniturile din îngheţată aferente ultimilor 2 ani anteriori pot reprezenta un criteriu în stabilirea prejudiciului, nu înseamnă că nu trebuie analizat în concret dacă acest prejudiciu este suferit, în mod real ca urmare a încălcării săvârşite.

A acorda o despăgubire la nivelul valorii totale a produselor comercializate ar reprezenta acordarea unui prejudiciu eventual, speculativ şi nu unul cert.

Analizând acest criteriu chiar şi prin comparaţie cu celelalte sortimente de îngheţată produse şi comercializate de reclamantă în aceeaşi perioadă, se poate observa că veniturile obţinute pentru niciunul dintre produsele reclamantei nu au realizat un salt de o astfel de anvergură.

În acest sens, recurenta-pârâtă face trimitere şi la susţinerile reclamantei din Raportul Consiliului de Administraţie din anul 2009, în care se arată care este piaţa de desfacere (zona de est a ţării), precum şi faptul că aceasta nu livrează la nivel naţional, întrucât nu îndeplineşte condiţiile solicitate de marile lanţuri de magazine; or, aceste constatări contrazic teoria potrivit căreia aceasta marcă ar fi recunoscută la nivel naţional şi că cele două produse s-ar fi întâlnit pe o piaţă concurentă.

Mai mult, din înscrisul emis de reclamantă denumit "Memorandum întocmit pentru admiterea acţiunilor emise de S.C. Bucovina S.A. pe AeRO, piaţa de acţiuni a Bursei de Valori Bucureşti"- anul 2016, rezultă că, şi în opinia reclamantei, pârâta S.C. A. S.R.L. nu se situează printre competitorii pe piaţa de îngheţată . În acelaşi înscris, la fila x, pct. 9 se menţionează că principalii clienţi sunt cei din zona de est a ţării.

Anularea mărcii nu presupune de la sine că reclamanta a suferit un prejudiciu, iar din această perspectivă, coexistenţa celor două mărci în intervalul 2009-2013 nu trebuie să se transforme într-un demers al reclamantei cu caracter speculativ. Or, din această perspectivă se poate observa că vânzările reclamantei la produsul de îngheţată au scăzut în anul 2008 faţă de anul 2017 de la 388.217 RON la 200.402 RON, iar în această perioadă nu exista produsul pârâtei. Cea mai mare scădere a vânzărilor reclamantei la acest produs a avut loc înainte ca pârâta să comercializeze îngheţată (orice tip de îngheţată), întrucât A. nu a avut o fabrică de îngheţată până în anul 2009.

Ca atare, scăderea din în anul 2008 faţă de anul 2007 nu îi este imputabilă pârâtei şi, drept urmare, nu se poate aprecia că veniturile din 2007 ar putea fi un punct de referinţă în stabilirea pierderii suferite de reclamantă începând cu anul 2009, câtă vreme în 2008 a avut venituri considerabil mai mici, fără vreo vină a pârâtei.

Aşadar, media veniturilor anilor 2007-2008 nu poate reprezenta un criteriu obiectiv, în sensul clarificat de Înalta Curte de Casaţi şi Justiţie prin decizia de casare, câtă vreme acesta scădere a avut la bază alte motive decât cele imputate pârâtei, aspect care rezultă chiar din cuprinsul raportului de expertiză unde se menţionează că: "rata profitului din valoarea produsul îngheţată B. în anul 2007 a fost de 33,78%, iar în anul 2008 de 38,90 %. Însă, în valoare absolută, profitul a scăzut de la 131.094 RON în anul 2007, la 77.973 RON în anul 2008, datorită scăderii veniturilor obţinute din vânzarea acestui produs."

Recurenta-pârâtă observă că dacă se raportează la media veniturilor obţinute în anii 2009-2013, se poate constata că în niciun an nu a existat o scădere atât de mare ca cea din anii 2007-2008; pe de altă parte, cea mai mare creştere a vânzărilor la produsul reclamantei a fost în anul 2012, când, faţă de anul 2011, vânzările în discuţie, au crescut de la 111.132 RON la 271.332 RON, adică cu mai mult de 150%, iar în acest interval exista şi produsul comercializat de reclamantă.

În perioada 2009-2014 vânzările recurentei-pârâte sunt în aceeaşi măsură mai mari şi în ceea ce priveşte celelalte produse de îngheţată ale sale comparativ cu celelalte produse de îngheţată ale Bucovina S.A..

Vânzările A. S.R.L. sunt realizate prin magazine proprii şi prin reţeaua proprie de distribuţie, reţea care nu coincide cu zona în care Bucovina S.A îşi desface produsul B., reclamata procedând la desfacerea produselor sale prin alţi distribuitori care au propria strategie pentru vânzarea produsului B..

Ca urmare, nerealizarea unor vânzări mai mari din sortimentul B. nu se datorează comercializării de către A. S.R.L. a produsului C. de la A.-B., ci se poate datora fie unei capacităţi prea mici de producţie, fie unei cereri prea mici a sortimentului de către distribuitorii Bucovinei, fie unor preţuri prea mari practicate de aceştia, fie calităţii produsului B. comparativ cu alte produse similare existente pe aceeaşi piaţă.

Or, chiar dacă s-ar reţine ca fiind valabil raţionamentul instanţei de apel, totuşi trebuie avut în vedere că pentru a nu-i imputa pârâtei pierderea din anul 2008, instanţa de apel trebuia să aplice cota de profit nu la media anilor 2007-2008, ci doar la anul 2008.

Astfel cum rezultă şi din decizia de casare, în raport de această modalitate de stabilire a prejudiciului şi de criticile formulate de pârâtă, a fost admis şi recursul său.

Recurenta-pârâtă susţine că instanţa de apel a făcut o greşită aplicare şi a prevederilor art. 274 şi 276 din C. proc. civ., critici pe care le dezvoltă pe temeiul art. 304 pct. 9,

Susţine că în mod greşit i-au fost acordate reclamantei cheltuieli de judecată în sumă de 54.857,98 RON reprezentând diferenţă necompensată, în condiţiile în care valoarea prejudiciului acordat a fost de 93.811,78 RON;

Se poate observa că instanţa de apel a reţinut că reclamantei i-au fost ocazionate cheltuieli de judecată în sumă de 116.047 RON, iar pârâtei 61.190 RON, iar în urma compensării acestora, pârâta a fost obligată la plata sumei de 54.856 RON.

Însă, din valoarea pretenţiilor pretinse de reclamantă şi anume 200.000 euro, au fost admise pretenţii în sumă de 93.811,78 RON, echivalent a 19.302 euro, deci acţiunea reclamantei a fost admisă într-un procent de 9,6 % din pretenţiile formulate.

Trebuie observat şi faptul că valoarea cheltuielilor de judecată acordate reclamantei reprezintă astfel 58% din valoarea litigiului, fiind în mod evident disproporţionate.

Ca atare, şi cheltuielile de judecată constând în taxe de timbru judiciar, onorarii experţi judiciari, onorarii avocat trebuiau acordate în acelaşi procent cu cel în care a fost admisă acţiunea.

În raport de prevederile art. 276 C. proc. civ., atunci când pretenţiile fiecărei părţi au fost încuviinţate numai în parte, cum este cazul reclamantei, care a pretins un prejudiciu de 200.000 euro şi i s-a acordat un procent de 9,6 % din ceea ce din ceea ce a solicitat, cheltuielile de judecată trebuiau acordate tot în parte şi abia apoi trebuiau aplicate regulile compensării.

Într-adevăr, onorariul stabilit în contractul de asistenţă juridică are natura preţului pentru serviciile prestate de către avocat clientului său, având la bază înţelegerea cu clientul, însă, neminimalizând munca avocatului intimatei şi stăruinţa sa în realizarea obiectivului propus, în demararea tuturor acţiunilor judiciare, totuşi acestea trebuie să fie suportate pentru partea din acţiunea ce i-a fost respinsă de reclamantă, în baza contractului de asistentă juridică, şi nu puse în sarcina părţii adverse.

Reducerea onorariului avocaţial de către instanţă, nu va avea niciun efect asupra raportului avocat-client.

În speţă, chiar dacă reclamanta a beneficiat pe tot parcursul procesului, de asistenţă juridică specializată şi că onorariul de avocat fixat de comun acord de client şi avocat corespunde exigenţelor exercitării profesiei de avocat, cheltuielile de judecată la care este obligată cealaltă parte trebuie să respecte caracterul rezonabil, dar şi să fie proporţional cu valoarea litigiului.

Drept urmare, se impunea compensarea cheltuielilor părţilor în integralitate, dat fiind că acţiunea a fost admisă doar în parte.

Soluţia şi considerentele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

Examinând decizia recurată prin prisma criticilor formulate, prin raportare la actele şi lucrările dosarului, precum şi la dispoziţiile legale aplicabile, Înalta Curte apreciază că recursul declarat de pârâta S.C. A. S.R.L. este nefondat, iar recursul reclamantei S.C. Bucovina S.A. va fi admis, pentru considerentele ce urmează.

Se reţine că recurenta-reclamantă a procedat la încadrarea propriilor critici în motivele de nelegalitate reglementate de art. 304 pct. 7, 8 şi 9 din C. proc. civ. din 1865, iar recurenta-pârâtă, în motivul de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 din acelaşi cod.

În aplicarea dispoziţiilor art. 306 alin. (3) din C. proc. civ., Înalta Curte apreciază că, întrucât reclamanta invocă argumente prin care susţine nerespectarea deciziei de casare pronunţate în primul ciclu procesual, imputându-i instanţei de apel încălcarea prevederilor art. 315 din C. proc. civ., aceste critici sunt susceptibile de încadrare în motivul de casare prevăzut de art. 304 pct. 5 din acelaşi cod, astfel încât, vor fi analizate din această perspectivă.

Similar, pârâta invocă nu numai aspecte prin care se susţine motivul de recurs de la art. 304 pct. 9 din C. proc. civ., ci, în privinţa criticilor privind cheltuielile de judecată, Înalta Curte constată că acestea sunt susceptibile de încadrare în motivul de nelegalitate de la art. 304 pct. 5 din C. proc. civ.

Astfel cum ambele recurente susţin, prin decizia de casare instanţa de recurs a dat dezlegări asupra anumitor probleme de drept ce au fost deduse judecăţii prin motivele de recurs ale părţilor, dezlegări ce erau obligatorii pentru instanţa de rejudecare, potrivit celor prevăzute de art. 315 alin. (1) din C. proc. civ.

Totodată, din considerentele deciziei de casare rezultă şi limitele rejudecării cauzei în apel.

În această etapă procesuală, astfel cum reiese fără echivoc şi din considerentele deciziei de casare, chestiunea litigioasă rămasă în dezbatere priveşte exclusiv modalitatea de stabilire a prejudiciului reclamantei produs de către pârâtă prin activitatea de încălcare a drepturilor sale exclusive asupra mărcii "B.", reclamanta formulând cererea de acordare a acestor daune-interese, în temeiul art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005.

Recurenta-reclamantă, în esenţă, susţine critici prin care tinde a demonstra că în mod nelegal instanţa de apel a aplicat criteriul câştigului nerealizat, înlăturând, prin greşita aplicare a legii, criteriul "beneficiilor injuste" obţinute de către pârâtă prin activitatea de contrafacere, în timp ce pârâta, între altele, formulează critici prin care tinde la respingerea acestui ultim capăt al cererii de chemare în judecată (obligarea sa la plata unor daune-interese) chiar prin aplicarea criteriului reţinut de instanţa de apel - "pierderea câştigului" de către reclamantă, întrucât scăderea veniturilor sau câştigurilor reclamantei în perioada de referinţă a speţei - 2009 - 2014 - nu a fost cauzată de activitatea sa, circumscrisă contrafacerii.

Ambele criterii menţionate sunt prevăzute cu caracter exemplificativ de art. 14 alin. (2) din O.U.G. nr. 100/2005, fiind, aşadar, criterii legale de cuantificare a daunelor-interese pe care titularul unei mărci le poate pretinde de la contrafăcător, dacă a suferit un prejudiciu real prin activitatea de încălcare a drepturilor sale exclusive asupra mărcii.

În primul ciclu procesual, instanţa de apel a înlăturat criteriul propus de reclamantă (aplicarea marjei de profit a reclamantei la vânzările totale anuale ale pârâtei), acesta fiind apreciat ca nelegal, întrucât nu respecta cerinţa caracterului real (cert) al prejudiciului produs reclamantei, dezlegare confirmată şi de instanţa de casare.

Prin decizia de casare însă, Înalta Curte a mai stabilit şi că:

"Nu se poate reţine că raportarea instanţei de apel pentru a determina câştigul pierdut de către reclamantă ca urmare a încălcării dreptului său la marcă de către pârâtă la media celor doi ani anterior începerii încălcării ar reprezenta un criteriu nelegal, atâta timp cât prin această raportare instanţa de apel a determinat cu cât au scăzut vânzările reclamantei de la momentul începerii încălcării drepturilor reclamantei şi atâta timp cât în cauză prin criteriile alternative propuse de către reclamantă, care respectă prevederile art. 14 alin. (1), nu s-a putut determina un cuantum al despăgubirilor mai mare.

Aspectele corespunzătoare care ar fi trebuit să fie luate în considerare la determinarea prejudiciului real, conform art. 14 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 100/2005, trebuie indicate de către parte, care are şi obligaţia să dovedească existenţa lor în mod concret."

Înalta Curte constată, că prin aceste dezlegări, instanţa de casare a reţinut că aplicarea criteriului câştigului pierdut de reclamantă prin raportare la media celor doi ani anteriori începerii încălcării, din perspectiva art. 14 alin. (2) din O.U.G. nr. 100/2005, reprezintă un criteriu legal ce poate fi valorificat în cauză dacă acesta face parte dintre criteriile alternative propuse de reclamantă pentru cuantificarea despăgubirilor solicitate de la pârâtă, dacă se stabileşte cu cât au scăzut vânzările reclamantei de la momentul începerii încălcării de către pârâtă a drepturilor sale, precum şi că acesta poate fi valorificat în cauză în măsura în care nu se poate determina un cuantum mai mare al despăgubirilor, prin aplicarea unui alt criteriu dintre cele permise de lege şi propuse de către reclamantă.

Deşi de importanţă subsidiară în raport cu soluţia ce se va pronunţa asupra recursul reclamantei în valorificarea criteriului legal al beneficiilor injuste ale recurentei-pârâte, Înalta Curte apreciază că cele arătate anterior sunt suficiente prin el însele pentru a se înlătura criticile pârâtei, dezvoltate pe temeiul art. 304 pct. 9 din C. proc. civ., prin care tinde la schimbarea modalităţii de aplicare a criteriului câştigului nerealizat de către reclamantă, prin raportare la veniturile sale doar în anul 2008, iar nu la media veniturilor din cei doi ani anteriori începerii activităţii de contrafacere (2007-2008), întrucât aceasta este o chestiune intrată sub autoritate de lucru judecat, pe care instanţa de apel în rejudecare nu o putea reevalua.

De asemenea, Înalta Curte apreciază că recurenta-pârâtă formulează şi alte critici cu încălcarea efectelor obligatorii ale dezlegărilor date de instanţa de recurs prin decizia de casare, critici prin care susţine neîndeplinirea tuturor condiţiilor răspunderii civile delictuale, reluând astfel ideea suprapunerii depline a cererii de chemare în judecată cu o cerere prin care se tinde la angajarea răspunderii civile delictuale, exclusiv în temeiul normelor de drept naţional - art. 998-999 din C. civ. din 1864.

Or, şi cu privire la aceste chestiuni, pe care, de altfel, recurenta-pârâtă le-a invocat în mod identic şi în recursul promovat împotriva deciziei pronunţate în apel în primul ciclu procesual, instanţa de recurs, prin decizia de casare, a statuat astfel:

"În ceea ce priveşte motivul de recurs prin care se susţine greşita aplicare a prevederilor art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005 şi a art. 998 C. civ., sunt de reţinut următoarele.

Acţiunea în contrafacere are un înţeles autonom în dreptul Uniunii Europene din perspectiva Directivei 2004/48/CE (transpusă cu unele greşeli de traducere în O.U.G. nr. 100/2005), în sensul că este acţiunea menită să repare şi să preîntâmpine încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală, fără a distinge dacă persoana care a încălcat dreptul avea sau nu o marcă înregistrată care a fost anulată sau chiar are o marcă înregistrată ulterioară, care nu a fost anulată.

Condiţiile impuse pentru acordarea despăgubirilor pentru încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală sunt cele care se regăsesc la art. 13 din Directivă.

În cazul anulării unui act juridic, condiţiile în care se face repararea prejudiciului se raportează de regulă la premisa producerii prejudiciului printr-o faptă licită, dar nu se exclude situaţia producerii prejudiciului ca urmare a săvârşirii unei fapte ilicite.

În ceea ce priveşte aplicarea art. 13 din Directivă (art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005) se constată că acesta conţine norme speciale legate de condiţiile acordării şi determinării prejudiciului, derogatorii de la dreptul comun atât al raportului obligaţional rezultat dintr-o faptă licită, cât şi al celui rezultat dintr-o faptă ilicită.

Astfel, criticile recurentei-pârâte legate de greşita interpretare şi aplicare a art. 998 C. civ. sunt neavenite, susţinerile în fapt urmând a fi analizate în contextul art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005."

Drept urmare, criticile recurentei-pârâte cu acelaşi obiect şi în această etapă procesuală nu ar putea fi evaluate, întrucât se opun dispoziţiile art. 315 alin. (1) din C. proc. civ., fiind dezlegări intrate, de asemenea, sub autoritatea de lucru judecat.

Acelaşi impediment de reanalizare în prezentul recurs va fi reţinut şi cu privire la criticile recurentei-reclamante prin care reiterează chestiuni ce ţin de evaluarea unor eventuale daune morale sau diluţia mărcii sale ori scăderea puterii sale distinctive în perioada contrafacerii săvârşite de către pârâtă, având în vedere că şi cu privire la această eventuală componentă a prejudiciului, instanţa de casare a statuat deja astfel:

"Pierderea capacităţii distinctive a mărcii, diluţia acesteia, în cazul în care s-ar fi apreciat că s-ar fi arătat concret în ce constau şi că ar fi dovedite în cauză, ţin de producerea unui prejudiciu moral. Or, în cauză nu s-a reţinut de către instanţele de fond că s-ar fi solicitat şi acordarea de despăgubiri pentru producerea unui prejudiciu moral, ci doar a unui prejudiciu material, inclusiv în apel reclamanta criticând neacordarea despăgubirilor pentru prejudiciul material produs.

Ca atare, referirile din recursul reclamantei la neevaluarea de către instanţa de apel a elementelor care ţin de producerea unui prejudiciu moral, inclusiv la statuarea în echitate când nu s-ar putea face distincţia între prejudiciul moral şi cel material, nu respectă limitele efectului devolutiv al apelului, prevăzute de art. 294 şi 295 C. proc. civ.

În consecinţă, motivele de recurs ce privesc aceste aspecte sunt nefondate."

Înalta Curte reţine că recurenta-reclamantă, în dezvoltarea motivului de recurs întemeiat pe prevederile art. 304 pct. 9 din C. proc. civ. aduce în dezbatere caracterul cumulativ sau alternativ al criteriilor de evaluare a daunelor-interese pretinse de la pârâtă în temeiul art. 14 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 100/2005, în speţă, criteriul câştigului nerealizat de reclamantă (aplicat de instanţa de rejudecare) şi criteriul beneficiilor injuste ale pârâtei din activitatea de contrafacere (a cărui aplicare o solicită reclamanta, criticând ca nelegală înlăturarea acestuia de la aplicare de instanţa de apel).

Cu privire la acest aspect, se poate constata că formularea din art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005 nu este una lipsită de echivoc, dat fiind caracterul exemplificativ al ipotezelor enumerate la alin. (2) lit. a) din această normă.

Astfel, art. 14 alin. (2) lit. a) din Ordonanţă (corespunzător art. 13 din Directiva 2004/48/CE) prevede după cum urmează:

"(2) La stabilirea daunelor-interese instanţa judecătorească va lua în considerare:

a) toate aspectele corespunzătoare, cum ar fi consecinţele economice negative, în special, pierderea câştigului suferită de partea vătămată, beneficiile realizate în mod injust de către persoana care a încălcat un drept de proprietate industrială protejat şi, după caz, elemente, altele decât factorii economici, cum ar fi prejudiciul moral cauzat titularului dreptului încălcat."

Pentru a se conchide asupra caracterului alternativ sau cumulativ al acestor criterii, Înalta Curte constată că sunt edificatoare în acest sens cele explicitate prin considerentul 26 din Preambului Directivei (pe care Ordonanţa o transpune), potrivit căruia, pentru repararea prejudiciului "valoarea daunelor-interese acordate titularului dreptului ar trebui să ia în considerare toate aspectele corespunzătoare, cum ar fi câştigul nerealizat de titularul dreptului sau beneficiile fără justă cauză realizate de contravenient şi, dacă este cazul, orice prejudiciu moral este cauzat titularului dreptului."

În consecinţă, procedând la interpretarea gramaticală a acestui considerent, dată fiind prezenţa conjuncţiei cu funcţie disjunctivă "sau", rezultă că cele două variante normative ce se regăsesc la art. 13 din Directivă, chiar exemplificative fiind, se exclud, astfel încât, nu pot fi invocate în mod cumulativ.

Cum reclamantul, titular al mărcii încălcate, este cel care formulează cererea de daune-interese, rezultă că acestuia îi revine alegerea aplicării oricăruia dintre criteriile enumerate de această normă.

O atare opţiune a titularului mărcii ţine de strategia procesuală pe care o preconizează, precum şi de anticiparea efortului probator în oricare dintre ipoteze (chiar luând în considerare şi toate facilităţile de probaţiune prevăzute de Ordonanţă), dar nu în ultimul rând, de amploarea contrafacerii, caz în care, în mod evident, criteriul beneficiilor injuste ale contrafăcătorului va fi mult mai atractiv şi favorabil titularului dreptului de proprietate intelectuală încălcat.

Prin urmare, dacă daunele - interese sunt acordate prin valorificarea unuia dintre aceste criterii legale alternative, titularul mărcii nu poate pretinde acordarea unor daune-interese şi în baza altui criteriu legal dintre cele enumerate la art. 14 alin. (2) lit. a), nefiind permisă aplicarea lor simultană, astfel cum tinde recurenta-reclamantă.

Este de precizat că titularul dreptului de proprietate intelectuală poate invoca unul sau mai multe dintre criteriile legale prevăzute exemplificativ la art. 14 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 100/2005 (lit. b) a normei neintrând în discuţie în cauză), însă, la momentul aplicării normei, opţiunea aplicării doar a unuia dintre cele invocate îi aparţine, în funcţie de care dintre acestea îi este mai favorabil.

Implicit, această dezlegare a fost dată şi în decizia de casare prin care s-a apreciat că nu este nelegală modalitatea de determinare a prejudiciului în aplicarea criteriului câştigului nerealizat de reclamantă (modalitate redată mai sus), însă acesta va fi aplicat, dacă în cauză nu rezultă despăgubiri mai mari din verificarea unui alt criteriu dintre cele invocate şi probate de reclamantă.

În acest context, Înalta Curte constată că recurenta-reclamantă, invocând încălcarea deciziei de casare (art. 304 pct. 5), contradicţii în cadrul considerentelor deciziei recurate (art. 304 pct. 7), dar şi greşita aplicare a art. 14 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 100/2005 (art. 304 pct. 9), susţine că, în speţă, era operant în mod eficient criteriul beneficiilor injuste realizate de către pârâtă, în detrimentul criteriului pierderii câştigurilor sale, aplicat în concret de instanţa de rejudecare.

Către o atare finalitate, recurenta-reclamantă susţine că instanţa de apel, în verificarea prioritară a criteriului beneficiilor injuste ale pârâtei, a încălcat cele statuate prin decizia de casare, premisă ce a determinat stabilirea concluziei eronate a împrejurării că pârâta nu a înregistrat beneficii în intervalul de interes pentru speţă (2009-2014), ci, dimpotrivă, a înregistrat pierderi în activitatea sa economică.

În legătură cu acest aspect, instanţa de casare, în analiza recursului reclamantei, a stabilit astfel:

"Pentru a obţine beneficiul injust din profitul obţinut din vânzarea produselor purtând semnul care încălca marca reclamantei trebuiau scăzute doar cheltuielile aferente produsului în cauză.

Potrivit doctrinei contabile, în funcţie de modul de repartizare a acestora, cheltuielile sunt: directe şi indirecte; cheltuielile directe se individualizează pe produs sau grupe de produse omogene, lucrări, servicii, comenzi şi, de aceea, se pot include în costul acestora (de ex., materii prime, materiale şi salariaţii implicaţi direct în producţie); cheltuielile indirecte sunt comune mai multor produse ori grupe de produse şi, pentru aceasta, trebuie să fie repartizate asupra produselor indirect, pe baza unor criterii de repartizare.

Instanţa de apel a reţinut că din opinia separată a expertului asistent G., ar reieşi că pârâta a avut pierderi din vânzarea sortimentului de îngheţată B. şi la nivelul cheltuielilor directe, dar nu a motivat de ce a reţinut concluzia din opinia separată, iar nu cele constatate de către ceilalţi experţi.

Pe de altă parte, trebuia identificat, conform susţinerilor recurentei reclamante, dacă anumite cheltuieli indirecte au fost incluse în contabilitatea firmei, din eroare sau nu, în categoria cheltuielilor directe, cu consecinţe asupra determinării în mod corect a beneficiului injust obţinut de către pârâtă prin folosirea fără drept a semnului în cauză."

În consecinţă, pentru respectarea criteriului proporţionalităţii între drepturile încălcate şi daunele acordate consacrat de art. 3 alin. (2) din O.U.G. nr. 100/2005, instanţa de casare a stabilit că, în verificarea criteriului beneficiilor injuste ale pârâtei, va fi necesar ca din veniturile pârâtei din comercializarea produselor contrafăcute să fie scăzute doar cheltuielile aferente produsului în cauză (îngheţata C. de la A. B. comercializată în intervalul de referinţă de către pârâtă), sens în care, s-a stabilit în sarcina instanţei de rejudecare, verificarea includerii eronate sau nu a unor cheltuieli indirecte de către pârâtă în categoria cheltuielilor directe.

În legătură cu cel din urmă aspect, Înalta Curte, prin decizia de casare, a explicitat fiecare categorie enunţată - cheltuieli directe şi cheltuieli indirecte -în acord cu doctrina contabilă, reflectată şi în cuprinsul Ordinului nr. 1826/2003 pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri referitoare la organizarea şi conducerea contabilităţii de gestiune, adoptat de Ministerul Finanţelor Publice, publicat în Monitorul oficial nr. 23 din 12 ianuarie 2004, potrivit căruia:

"2.3. - Gruparea cheltuielilor în vederea calculării costurilor

Pentru calculul costurilor bunurilor, lucrărilor, serviciilor şi al costurilor perioadei, cheltuielile înregistrate în contabilitatea financiară după natura lor se grupează în contabilitatea de gestiune astfel:

cheltuieli directe;

cheltuieli indirecte;

cheltuieli de desfacere;

cheltuieli generale de administraţie.

Cheltuielile directe sunt acele cheltuieli care se identifică pe un anumit obiect de calculaţie (produs, serviciu, lucrare, comandă, fază, activitate, funcţie, centru etc.) încă din momentul efectuării lor şi ca atare se includ direct în costul obiectelor respective.

Cheltuielile directe cuprind: costul de achiziţie al materiilor prime şi materialelor directe consumate, energia consumată în scopuri tehnologice, manopera directă (salarii, asigurări şi protecţia socială etc.), alte cheltuieli directe.

Cheltuielile indirecte sunt acele cheltuieli care nu se pot identifica şi atribui direct pe un anumit obiect de calculaţie, ci privesc întreaga producţie a unei secţii sau a persoanei juridice, în ansamblul ei.

Cheltuielile indirecte cuprind:

regia fixă de producţie, formată din cheltuielile indirecte de producţie care rămân relativ constante indiferent de volumul producţiei, cum ar fi: amortizarea utilajelor şi echipamentelor, întreţinerea secţiilor şi utilajelor, precum şi cheltuielile cu conducerea şi administrarea secţiilor;

regia variabilă de producţie, care constă în cheltuielile indirecte de producţie, care variază în raport cu volumul producţiei, cum ar fi: cheltuielile indirecte cu consumul de materiale şi forţa de muncă.

Atunci când costurile de producţie, de prelucrare nu se pot identifica distinct pentru fiecare produs în parte, acestea se alocă pe baza unor procedee raţionale aplicate cu consecvenţă (procedeul diviziunii simple, procedeul cantitativ, procedeul indicilor de echivalenţă, procedeul echivalării cantitative a produsului secundar cu produsul principal, procedeul deducerii valorii produselor secundare etc.)."

În aplicarea celor stabilite de instanţa de casare, curtea de apel, la termenul din 14.02.2019 a dispus completarea expertizei efectuate la prima instanţă, încuviinţând ambelor părţi obiective proprii (cele ale reclamantei fiind clarificate prin încheierea din 23.05.2019), precum şi participarea a câte unui consilier parte în beneficiul ambelor părţi.

Ulterior efectuării lucrării, au fost încuviinţate părţilor obiecţiuni la raportul de expertiză, la care experţii desemnaţi în cauză au răspuns.

Recurenta-reclamantă impută instanţei de apel încălcarea celor stabilite prin decizia de casare, în aplicarea criteriului beneficiilor injuste ale pârâtei din activitatea de contrafacere, precum şi contradicţii în ansamblul considerentelor deciziei recurate, bazate pe valorificarea expertizei efectuate în dosar.

În primul rând, recurenta reclamantă susţine că instanţa de apel nu se putea raporta, în soluţionarea cauzei, decât la expertiza efectuată în apel, în rejudecare, nu şi la expertiza efectuată la tribunal.

O atare critică susceptibilă de analizare din perspectiva art. 304 pct. 5 din Codul de procedură civilă, este nefondată, întrucât, astfel cum s-a arătat, curtea de apel, în rejudecare, în acord cu dispoziţiile art. 295 alin. (2) din C. proc. civ., a dispus completarea expertizei efectuate la prima instanţă şi nu a încuviinţat efectuarea unei noi expertize, acesta fiind motivul pentru care, iniţial, s-a dispus efectuarea adresei către experţii de la prima instanţă, unii dintre aceştia fiind ulterior înlocuiţi, în condiţiile legii.

Aşa fiind, Înalta Curte constată că, din acest punct de vedere, sunt respectate exigenţele art. 261 pct. 5 din C. proc. civ., iar trimiterile din cuprinsul motivării deciziei recurate şi la expertiza efectuată la prima instanţă, sunt de natură, din punct de vedere procedural, a susţine argumentaţia juridică ce trebuie concepută pe baza probelor legal administrate şi dobândite cauzei.

În ceea ce priveşte fondul acestor evaluări realizate de curtea de apel, recurenta-reclamantă, în esenţă, a imputat instanţei că a preluat concluziile expertizei, fără a le cenzura sau fără a evalua critic această probă, respectiv prin aplicarea celor stabilite prin îndrumarul de casare şi a dispoziţiilor legale incidente, concluzionând astfel în mod nelegal că, în toată perioada de referinţă a cauzei, pârâta nu a realizat beneficii în acest interval, ci pierderi ce totalizează 4.808.282 RON.

Cu toate acestea, instanţa a omis constatarea experţilor care au arătat în cuprinsul expertizei că pârâta, la nivelul anului 2012, a realizat, din comercializarea sortimentului de îngheţată contrafăcut, un profit în sumă de 138.720 RON.

Din acest punct de vedere, Înalta Curte reţine, pe temeiul art. 304 pct. 7 din C. proc. civ., că, în mod corect recurenta-reclamantă susţine că deşi curtea de apel a reţinut că în anul 2012 pârâta a înregistrat din vânzarea produselor contrafăcute profit în suma menţionată, curtea de apel nu a constatat că, fie şi numai această sumă, era superioară celei reţinute şi acordate reclamantei de instanţa de apel în rejudecare, prin aplicarea criteriului pierderii câştigurilor reclamantei, anume de 93. 811,78 RON cu titlu de despăgubiri (defavorabil acesteia, chiar şi în acest context).

Or, un astfel de raţionament vădeşte greşita înlăturare a criteriului beneficiilor injuste şi, totodată, şi încălcarea deciziei de casare care a stabilit că se va aplica criteriul pierderii câştigului reclamantei, în perioada de referinţă, dacă prin aplicarea altui criteriu dintre cele invocate de reclamantă, nu va fi rezultat o despăgubire mai mare.

Drept urmare, deşi cu valoare intermediară această concluzie, Înalta Curte reţine că, procedând în acest fel instanţa de apel a făcut o greşită aplicare a criteriului beneficiilor injuste, întrucât a permis pârâtei reducerea pierderilor pentru întregul interval de referinţă pentru speţă (2009- 2014), prin reţinerea beneficiilor realizate injust (noţiune mai cuprinzătoare decât aceea de profit), fie şi numai în anul 2012, prin contrafacerea mărcii reclamantei; reducerea pierderilor în această modalitate reprezintă un avantaj economic de natură a se fi încadrat în noţiunea de beneficii injuste obţinute din activitatea ilicită de contrafacere şi pe care, prin raţionamentul său, instanţa de apel i-a permis pârâtei a-l păstra.

Înalta Curte apreciază că, într-adevăr, noţiunea de "beneficii injuste" realizate de către persoana care a încălcat un drept de proprietate industrială protejat, permite a se susţine cu real temei că, această noţiune include orice beneficiu sau avantaj economic, patrimonial, iar nu numai profitul realizat de către cel care a desfăşurat o activitate de contrafacere, întrucât legiuitorul a inserat în conţinutul normei această sintagmă de "beneficii injuste" din activitatea de contrafacere (ori beneficii realizate fără justă cauză, potrivit Directivei), iar nu pe cea de profit.

Concluzia se justifică prin aceea că beneficiu înseamnă orice câştig, folos sau avantaj de natură economică, iar nu numai echivalentul în bani al acestora, reflectat ca atare în contabilitatea contrafăcătorului; pe de altă parte, atare calificare este permisă şi de instituţia juridică a subrogaţiei reale cu titlu universal - înlocuirea unor bunuri (sume de bani încasate din activitatea de contrafacere) cu alte bunuri sau servicii (cele corespunzătoare cheltuielilor indirecte sau diminuarea ori acoperirea unor pierderi în activitatea economică curentă).

Deşi noţiunea de "beneficiu injust" nu este o una economică sau contabilă, cu toate acestea, pentru stabilirea înţelesului său conceptual, este necesar a se face apel la noţiuni economice cu valoare de instrumente de interpretare, pentru ca, în raport de conţinutul acestora, să se poată realiza aprecierea critică a acestora, cu rezultatul includerii sau a excluderii lor din categoria beneficiilor injuste ale contrafăcătorului, obţinute din desfăşurarea activităţii de contrafacere (beneficii la care nu ar fi avut acces în cazul în care nu desfăşura activitatea prin încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală ale uni concurent).

Or, un astfel de instrument util îl constituie OMFP nr. 1826/2003 prin care la pct. 2.3 se definesc noţiunile contabile de cheltuieli directe şi cheltuieli indirecte.

Cu titlu de principiu, prin îndrumarul de casare, s-a stabilit că pentru a se obţine beneficiul injust al pârâtei din veniturile rezultate din vânzarea produselor purtând semnul care încălca marca reclamantei, trebuie scăzute doar cheltuielile aferente produsului în cauză.

În plus, instanţa de casare a stabilit în sarcina instanţei de rejudecare să se verifice dacă în contabilitatea pârâtei au fost incluse, din eroare sau nu, în categoria cheltuielilor directe anumite cheltuieli indirecte ale acesteia.

Înalta Curte apreciază că pentru realizarea acestei verificări, instanţa de apel era ţinută să analizeze raportul de expertiză pe baza înţelesului deja explicitat al acestor categorii de cheltuieli (directe şi indirecte), indiferent dacă acestea se regăseau reflectate în contabilitatea pârâtei ca atare, în concordanţă cu OMFP nr. 1826/2003, sau într-o manieră defectuoasă ori doar proprie pârâtei, şi independent de împrejurarea dacă o astfel de partajare a fost realizată sau nu de comisia de experţi.

Se constată însă, potrivit celor susţinute de către recurenta-reclamantă, că instanţa de apel a preluat constatarea experţilor cu privire la modalitatea de reflectare scriptică în contabilitatea pârâtei a acestor cheltuieli şi şi-a însuşit concluzia acestora în mod necritic (din răspunsul la obiectivul 1), experţii concluzionând că în contabilitatea pârâtei nu au fost incluse eronat cheltuieli indirecte în categoria cheltuielilor directe, întrucât în contabilitatea pârâtei nu sunt evidenţiate cele două categorii de cheltuieli.

Înalta Curte constată că instanţa de apel nu a analizat această concluzie în ansamblul răspunsului experţilor la toate obiectivele încuviinţate şi în legătură cu elucidarea tezei probatorii ce trebuia urmărită în cauză, anume determinarea beneficiilor injuste ale pârâtei din activitatea de contrafacere, în aplicarea art. 14 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 100/2005.

Astfel, recurenta-reclamantă arată prin motivele de recurs că, deşi în cuprinsul lucrării (Anexa 4 la raport) experţii au evidenţiat că în perioada de referinţă (2009-2014) veniturile totale ale pârâtei din vânzarea produselor contrafăcute a fost de 13.421.6811ei, iar cheltuielile directe, aferente îngheţatei din litigiu, au fost în cuantum de 7.703.796 RON, instanţa de apel nu a constatat beneficiile injuste ale pârâtei care rezultau de aici, în sumă de 5.717.885 RON.

Mai mult decât atât, curtea de apel a reţinut că, din ansamblul activităţii pârâtei, în intervalul de referinţă, aceasta a înregistrat pierderi de 4.808.282 RON, având în vedere că aceasta şi-a acoperit totalul cheltuielilor doar în proporţie de 75,78 % din venituri, întrucât a făcut nu numai achiziţii de materii prime, salarii etc. pentru producerea îngheţatei în litigiu, ci şi achiziţii de mijloace fixe (11.081.844 RON), cheltuieli cu punerea în funcţiune a acestora, cu achiziţionarea unor obiecte de inventar (2.911.228 RON), majoritatea acestora fiind în prezent amortizate, dar au fost incluse pe costuri în perioada 2009-2014 pe baza unor chei raţionale, întrucât nu au fost casate (răspunsul experţilor la obiectivul 3 al completării expertizei).

Aşa fiind, Înalta Curte constată că, deşi instanţa de apel a reţinut că experţii au admis că din venituri pârâta a efectuat cheltuieli cu achiziţionarea de mijloace fixe, cu punerea în funcţiune a acestora, cu achiziţionarea de obiecte de inventar, au consemnat şi faptul că în costurile produselor contrafăcute au fost incluse şi cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe; totodată, aceeaşi comisie de experţi a menţionat că aceste cheltuieli nu au fost reflectate ca atare în contabilitatea pârâtei, anume ca alocări pentru achiziţionarea de mijloace fixe şi, pe de altă parte, că nu au putut stabili din care venituri au fost efectuate achiziţiile pentru tehnologizarea şi crearea liniilor de producţie ale pârâtei.

Or, în contextul în care, potrivit distincţiilor de la pct. 2.3 din OMFP nr. 1826/2003, cheltuielile cu amortizarea utilajelor şi echipamentelor fac parte din categoria cheltuielilor indirecte (regia fixă de producţie, cheltuieli care rămân relativ constante), Înalta Curte constată că instanţa de apel era ţinută să cenzureze concluzia experţilor în sensul că în categoria cheltuielilor directe nu au fost incluse şi cheltuieli indirecte; se constată, de altfel că această corectă distincţie se evidenţiază şi în opinia separată chiar a expertului parte al pârâtei .

În plus, fără o cenzură de legalitate, instanţa de apel a acceptat şi concluziile experţilor de la obiectivul nr. 2, stabilind în consecinţa acestei constatări, anume că, din veniturile obţinute de pârâtă din sortimentul de îngheţată contrafăcut nu au fost folosite sume de bani pentru achiziţionarea de mijloace fixe sau obiecte de inventar.

Astfel, experţii judiciari au arătat în cadrul răspunsului la obiectivul nr. 2 al lucrării, că intimata nu are o evidenţă distinctă a fluxului de bani aferentă activităţii de producţie şi comercializare pentru îngheţată, astfel că, sunt în imposibilitatea de a stabili dacă au existat sume de bani alocate de către societate din veniturile obţinute din comercializarea aceluiaşi sortiment de îngheţată pentru achiziţionarea de mijloace fixe şi obiecte de inventar ori destinate pentru acoperirea unor cheltuieli aferente acestora, cum ar fi, exemplificativ, cheltuieli cu amortizarea, punerea în funcţiune, piese de schimb etc.

Or, această concluzie contabilă trebuia transpusă în plan juridic, astfel încât, instanţa de apel, pe baza naturii juridice a banilor - bunuri fungibile, de gen şi consumptibile -, putea concluziona că este absolut indiferentă împrejurarea dacă pârâta a achiziţionat sau nu mijloace fixe şi obiecte de inventar chiar din veniturile sau sumele încasate efectiv din vânzarea sortimentului de îngheţată "C. de la A. B." sau din sumele efectiv încasate din comercializarea, de exemplu, a celorlalte sortimente de îngheţată ale sale (E. şi F.).

În acest sens, era suficient să se constate că din veniturile obţinute de pârâtă din sortimentul de îngheţată contrafăcut, cheltuielile directe au fost sub nivelul acestora (13.421.681 RON faţă de 7.703.796 RON), astfel încât nimic nu se opunea ca excedentul (5.717.885 RON) să fie folosit pentru dotarea sa industrială, indiferent în ce cont bancar pârâta dispunea de aceste sume.

Drept urmare, excluzând o atare analiză, instanţa de apel a înlăturat în mod nelegal aplicabilitatea criteriului legal al beneficiilor injuste obţinute de către pârâtă şi a permis acesteia păstrarea unor beneficii obţinute ilicit, dintr-o activitate desfăşurată prin încălcarea drepturilor reclamantei asupra mărcii.

Chiar dacă se constata că suma de 5.717.885 RON provenind din veniturile generate de vânzarea sortimentului de îngheţată "C. de la A. B." a fost folosită pentru achiziţionarea de mijloace fixe, obiecte de inventar etc. (bunuri cu privire la care opera o subrogaţie reală cu titlu universal sau înlocuirea în cadrul unui patrimoniu a unei valori cu o altă valoare, noua valoare economică substituindu-se situaţiei juridice a celei pe care a înlocuit-o) sau că valoarea investiţiilor pârâtei a fost în mare parte deja amortizată (prin includerea costurilor de amortizare în costurile produselor în discuţie, potrivit celor deja arătate), se poate observa că instanţa de apel a prezervat pârâtei un dublu beneficiu injust, având în vedere că acesta a fost obţinut din încălcarea drepturilor mărcii reclamantei.

Pe de o parte, pârâta păstrează mijloacele fixe şi bunurile de inventar pe care le-a achiziţionat (având în vedere că nu au fost casate, fiind folosite şi în prezent, astfel cum s-a reţinut de instanţa de apel), iar pe de altă parte, valoarea acestora este deja recuperată prin amortizare (total sau majoritar), în intervalul de referinţă al speţei.

Înalta Curte constată că deşi, iniţial, prin cererea de chemare în judecată reclamanta a solicitat despăgubiri în sumă de 200.000 euro, aceasta şi-a restrâns pretenţiile la nivelul sumei de 841.300 RON, în limitele căreia a timbrat, sumă pe care a solicitat-o de la pârâtă cu titlu de despăgubiri, ceea ce reprezintă o solicitare parţială a beneficiile injuste ale pârâtei.

Cum pretenţia dedusă judecăţii prin acest capăt de cerere este inferioară cel puţin sumei de 5.717.885 RON rămase după deducerea cheltuielilor directe din totalul vânzărilor produsului contrafăcut, Înalta Curte apreciază că această constatare este suficientă pentru admiterea în integralitate a cererii reclamantei de acordare a daunelor-interese pe baza criteriului beneficiilor injuste, în temeiul art. 14 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 100/2005.

Drept urmare, se apreciază că "pierderea câştigului" reclamantei, criteriul alternativ verificat în cauză, la cererea reclamantei, nu este operant în speţă, având în vedere că suma reţinută de instanţa de apel şi acordată acesteia (93.811,78 RON), de asemenea, este inferioară celei rezultate din analiza precedentă, criteriul beneficiilor injuste fiind mai favorabil reclamantei.

Faţă de toate aceste considerente, în aplicarea art. 314, art. 312 alin. (1) şi (3) rap. la art. 304 pct. 5, 7 şi 9 din C. proc. civ., Înalta Curte va admite recursul reclamantei, va modifica în parte decizia recurată, în sensul că se va dispune obligarea pârâtei S.C. A. S.R.L. la plata sumei de 841.300 RON către reclamanta S.C. Bucovina S.A., cu titlu de despăgubiri, sumă ce constituie doar o parte dintre beneficiile obţinute în mod injust de către pârâtă, dar reprezintă totalitatea pretenţiilor reclamantei formulate în cauză.

În temeiul dispoziţiilor art. 274 din C. proc. civ., se va dispune obligarea aceleiaşi pârâte la achitarea unor cheltuieli de judecată către reclamantă în sumă totală de 116.047,98 RON, constând în taxă judiciară de timbru achitată la prima instanţă, în apel şi în recurs - primul ciclu procesual, onorarii de avocat şi onorarii de expertiză (fond şi apel, în ambele cicluri procesuale), precum şi onorariu de avocat în recurs, primul ciclu procesual, conform copiilor dovezilor şi centralizatorului de la dosar apel rejudecare, din suma totală rezultată din centralizator fiind eliminată suma de 11.900 RON, aferentă unui onorariu de avocat achitat de reclamantă anterior iniţierii procesului de faţă.

Se vor păstra celelalte dispoziţii ale deciziei recurate.

De asemenea, în baza aceluiaşi temei legal - art. 274 din C. proc. civ., recurenta-pârâtă va fi obligată la plata cheltuielilor de judecată efectuate de către recurenta-reclamantă şi în această etapă procesuală, în sumă de 17.693 RON, constând în taxă judiciară de timbru şi onorariu de avocat, potrivit dovezilor de la dosar recurs, secţia a II-a civilă, de unde cauza a fost scoasă de pe rol şi trimisă secţiei I civile, în considerarea competenţei materiale procesuale a acestei secţii, la nivelul căreia funcţionează complete specializate în materia proprietăţii intelectuale.

În ceea ce priveşte recursul pârâtei, acesta va fi respins ca nefondat, în temeiul art. 312 alin. (1) din C. proc. civ., întrucât celelalte critici ale sale privesc aspecte de fond în legătură cu celălalt criteriu consacrat de art. 14 alin. (2) lit. b) din O.U.G. nr. 100/2005, înlăturat de la aplicare în recursul reclamantei; totodată, pârâta a susţinut şi critici referitoare la modalitatea în care instanţa de apel a dispus compensarea cheltuielilor de judecată efectuate în cauză de către părţi, însă, aplicarea dispoziţiilor art. 276 din C. proc. civ. nu mai poate opera, în condiţiile în care pretenţiile reclamantei au fost admise în totalitate.

Recurenta - pârâtă, prin recursul propriu, tindea la diminuarea sumei la care a fost obligată prin decizia recurată, cu titlu de despăgubiri (93.811,78 RON), sumă inferioară celei stabilite în favoarea reclamantei prin prezenta decizie, în aplicarea criteriului beneficiilor injuste obţinute de pârâtă din contrafacere (841.300 RON), astfel încât, Înalta Curte constată că motivele sale de recurs nu mai au obiect, în prezenţa admiterii recursului reclamantei.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge, ca nefondat, recursul declarat de pârâta S.C. A. S.R.L. împotriva deciziei civile nr. 292A/C din data de 5 noiembrie 2020 a Curţii de Apel Oradea, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal.

Admite recursul formulat de reclamanta S.C. Bucovina S.A. împotriva aceleiaşi decizii.

Modifică în parte decizia recurată, astfel:

Obligă pe pârâta S.C. A. S.R.L. la plata sumei de 841.300 RON către reclamanta S.C. Bucovina S.A., cu titlu de despăgubiri.

Obligă pe pârâta S.C. A. S.R.L. la plata sumei de 63.894 RON către reclamanta S.C. Bucovina S.A., reprezentând cheltuieli de judecată.

Menţine celelalte dispoziţii ale deciziei recurate.

Obligă pe recurenta-pârâtă S.C. A. S.R.L. la plata sumei de 17.693 RON către recurenta-reclamantă S.C. Bucovina S.A., reprezentând cheltuieli de judecată efectuate în recurs.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 20 aprilie 2021.