EU Trademark Infringement: Burden of Proof for Product Authenticity and Unauthorized Use of Identical Marks

Şedinţa publică din data de 22 decembrie 2020

Asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

I. Circumstanţele cauzei.

1. Obiectul cererii de chemare în judecată

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti la data de 29 mai 2017 sub nr. x/2017, reclamanta A. a solicitat, în contradictoriu cu pârâtul B., ca, prin hotărârea ce se va pronunţa:

- să se constate că produsele reţinute de către autorităţile vamale, conform notificării Direcţiei Regionale Vamale Bucureşti nr. 308ot/BM/21.04.2017, aduc atingere drepturilor exclusive de proprietate intelectuală deţinute de reclamantă asupra mărcilor nr. x/28.01.1999 şi nr. x/21.12.2004;

- să se dispună interzicerea importului şi a comercializării neautorizate, de către pârât, a produselor reţinute de către autorităţile vamale conform notificării Direcţiei Regionale Vamale Bucureşti nr. 308ot/BM/21.04.2017, purtând semne identice sau similare mărcilor nr. x/28.01.1999 şi nr. x/21.12.2004 aparţinând reclamantei;

- să se dispună interzicerea producerii, importului, distribuirii, comercializării, publicităţii şi a oricăror acte de folosinţă, în activitatea comercială a pârâtului, a produselor purtând fără drept semne identice sau similare mărcilor nr. x/28.01.1999 şi nr. x/21.12.2004, aparţinând reclamantei;

- obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

2. Hotărârea pronunţată în primă instanţă

Prin sentinţa nr. 1819 din 28 noiembrie 2017, astfel cum a fost îndreptată prin încheierea din data de 22 mai 2018, Tribunalul Bucureşti, secţia a III - a civilă a admis cererea; a constatat că mărfurile reţinute de către autorităţile vamale, conform notificării Direcţiei Regionale Vamale Bucureşti nr. 308ot/BM/21.04.2017 încalcă drepturile reclamantei asupra mărcilor nr. x/28.01.1999 şi nr. x/21.12.2004; a fost obligat pârâtul să înceteze importul şi comercializarea neautorizată, a produselor reţinute de către autorităţile vamale conform notificării Direcţiei Regionale Vamale Bucureşti nr. 308ot/BM/21.04.2017 încalcă drepturile reclamantei asupra mărcilor sub nr. x/28.01.1999 şi nr. x/21.12.2004, aparţinând reclamantei; a fost obligată pârâta să înceteze producerea, importul, distribuirea, comercializarea, publicitatea şi orice acte de folosinţă, în activitatea comercială a pârâtului, a produselor purtând fără drept semne identice sau similare mărcilor nr. x/28.01.1999 şi nr. x/21.12.2004, aparţinând reclamantei.

3. Hotărârea pronunţată în apel

Prin decizia nr. 496 A din 27 martie 2019, Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă a admis apelul declarat de pârâtul B. împotriva sentinţei civile nr. 1819 din 28 noiembrie 2017, pronunţate de Tribunalul Bucureşti, secţia a III-a civilă. A schimbat în tot sentinţa apelată, în sensul că a respins acţiunea, ca neîntemeiată.

4. Calea de atac formulată în cauză

Împotriva deciziei Curţii de Apel Bucureşti a declarat recurs reclamanta A., criticând soluţia pentru nelegalitate pe temeiul art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ.

Prin motivele de recurs, s-a susţinut încălcarea de către instanţa de apel a prevederilor art. 9 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2017/1001 privind marca Uniunii Europene (în continuare Regulamentul mărcii UE), ce a reprezentat temeiul de drept al acţiunii prin care s-a reclamat încălcarea drepturilor exclusive de proprietate intelectuală conferite reclamantei de mărcile UE.

Instanţa de apel a stabilit în sarcina titularului de marcă europeană îndeplinirea unei condiţii suplimentare, neprevăzute de lege, anume că sarcina probării caracterului contrafăcut al produsului revenea reclamantei, respectiv dovedirea faptului negativ a lipsei oricărei autorizări a pârâtului în folosirea mărcilor reclamantei.

În dezacord cu motivarea instanţei de apel, norma de drept material stabileşte în sarcina titularului de marcă europeană îndeplinirea doar a două condiţii, şi anume: dovada dreptului exclusiv de proprietate intelectuală asupra mărcii europene invocate şi dovedirea situaţiei de fapt constând în existenţa actelor de folosinţă a unui semn identic sau similar mărcilor europene invocate, în legătură cu produse identice sau similare cu mărcile titularului.

Împrejurarea că, potrivit aceluiaşi text, actele de folosinţă pe care titularul mărcii este îndreptăţit să le interzică trebuie să fie efectuate de terţ fără consimţământul titularului mărcii nu semnifică, însă, impunerea titularului de marcă a dovezii faptului negativ privind lipsa consimţământului acordat terţului pentru actele de folosinţă ale mărcilor înregistrate.

Recurenta a precizat că ambele instanţe de fond au făcut o corectă apreciere a situaţiei de fapt, suficientă pentru incidenţa în cauză a normei menţionate. Astfel, s-a reţinut existenţa unui act de folosinţă a unui semn identic cu marca înregistrată pentru produse identice cu cele pentru care marca are protecţie, actul de folosinţă fiind unul de import, instanţa de apel arătând chiar că "numărul carcaselor de cheie achiziţionate generează prezumţia unui act de comerţ".

Cât priveşte conceptul de "caracter contrafăcut al produselor" utilizat de instanţa de apel, din considerentele deciziei rezultă că s-a distins între două tipuri de acţiuni în justiţie pentru protecţia drepturilor conferite de marcă, una privind protejarea împotriva "produselor contrafăcute" şi o a doua privind protejarea împotriva produselor "importate în UE fără acordul titularului de marcă". Instanţa omite în schimb să precizeze care sunt temeiurile de drept distincte care deosebesc cele două tipuri de acţiuni identificate de instanţă.

Art. 9 alin. (2) din Regulamentul mărcii UE nu foloseşte termenul de produs contrafăcut sau acte de contrafacere. Legea romană privind mărcile şi indicaţiile geografice, precum şi Regulamentul, se limitează la definirea conţinutului dreptului exclusiv de exploatare a mărcii de către titular prin menţionarea dreptului de a interzice oricărui terţ să efectueze acte de folosinţă a mărcii în mod identic sau similar, pentru produse identice sau similare.

Într-o analiză mai permisivă a considerentelor, distincţia avută în vedere vizează situaţiile de fapt deosebite între ele după cum fabricarea şi prima punere pe piaţă a produselor purtând semne identice sau similare cu marca a fost făcută cu sau fără acordul titularului. În cazul aşa numitelor importuri paralele în spaţiul UE, doar actul primei puneri pe piaţă UE este lipsit de acordul titularului, nu şi prima punere pe piaţă în general.

Atât "importurile paralele", cât şi "contrafacerile" nu sunt fapte încadrabile în ipoteze juridice distincte cu reglementări diferite, ci ambele reprezintă situaţii particulare ale ipotezei unice descrise de temeiul de drept dat de art. 9 din Regulament, respectiv sunt acte de folosinţă ale unui semn identic sau similar cu marca pentru produse identice sau similare cu cele pentru care este deţinută protecţia.

Distincţia dintre cele două ipoteze are cel mai adesea valoare doctrinară. În ambele situaţii, temeiul juridic este acelaşi, raportat la aceeaşi situaţie de fapt, respectiv folosirea de către terţi a unui produs purtând un semn identic sau similar cu marca titularului, ipoteză în care intră atât "produsul contrafăcut", cât şi cel "original" care a fost pus pe piaţa din afara Uniunii Europene. Prin natura sa, un produs contrafăcut nu a fost pus pe piaţa UE cu acordul titularul de marcă.

Distincţia îşi găseşte o valoare juridică doar în circumstanţele invocării de către pârât în apărarea sa a excepţiei privind epuizarea drepturilor conferite de marcă după prima comercializare autorizată în spaţiul Uniunii Europene, situaţie reglementată de art. 15 din Regulamentul mărcii UE, deşi, chiar şi în acest context, nimic nu-1 împiedică pe titularul mărcii ca în acţiunea în contrafacere îndreptată împotriva unor produse "contrafăcute" să invoce lipsa consimţământului său pentru prima comercializare a acestora în spaţiul UE dacă pârâtul invocă epuizarea drepturilor conferite de marcă. Nici articolul 15 din Regulamentul mărcii UE privind epuizarea dreptului la marcă şi nici art. 9 citat anterior nu fac o astfel de distincţie.

Sub aspectul situaţiei de fapt reclamate, reclamanta a făcut referire la caracterul contrafăcut al produselor întrucât ele sunt produse contrafăcute, adică produse care nu au fost fabricate cu acordul titularului de marcă şi nu au fost niciodată autorizate pentru a fi comercializate în nicio piaţă din lume.

În ceea ce priveşte sarcina probei în privinţa existenţei sau inexistenţei unei autorizări de folosire a semnului identic sau similar cu marca, prin decizia recurată s-a stabilit că sarcina probării caracterului contrafăcut al produsului revenea reclamantei", dar şi că nu s-a dovedit caracterul contrafăcut al produselor.

În lumina clarificărilor terminologice anterioare, din decizia de apel se înţelege că era în sarcina titularului de drepturi obligaţia de a proba că actele de folosinţă ale produselor purtând semne identice au fost făcute în mod neautorizat şi că produsele au fost realizate şi puse pe piaţă fără acordul titularului.

Titularul de marcă a negat existenţa vreunei autorizări în legătură cu actele de folosire a unui semn identic cu mărcile sale, a negat existenţa oricărei autorizări pentru fabricarea şi comercializarea produselor din prezenta cauză, fiind, în schimb, într-o imposibilitate juridică obiectivă de a proba faptul negativ al lipsei oricărei autorizări.

În acţiunea în contrafacere, sarcina probei privind existenţa unei autorizări pentru folosirea mărcii aparţine pârâtului şi nu reclamantului. Aceasta realitate juridică a fost o constantă doctrinară şi jurisprudenţială, atât la nivel naţional, cât şi european.

În ultimii 15 ani, jurisprudenţa românească nu a mai cunoscut soluţii similare tocmai ca urmare a multiplelor soluţii pronunţate în sens contrar de-a lungul anilor. Lămurirea acestui aspect a revenit în prim-plan odată cu pronunţarea deciziei recurate.

Caracterul de a fi contrafăcut al unui produs nu este o situaţie de fapt ce poate fi dovedită cu probe specifice, ci este o situaţie juridică în care se situează autorul actelor de folosinţă neautorizată a mărcii cu titularul de marcă, în legătură cu produsele care poartă marca. Produsele nu poartă nici drepturi, nici obligaţii, ci doar persoanele aflate în raportul juridic dedus judecăţii au atât drepturile cât şi obligaţiile în legătură cu produsele.

Astfel, un produs este considerat contrafăcut nu în raport cu anumite standarde tehnice sau anumiţi parametri funcţionali sau estetici, ci în raport cu existenţa sau inexistenţa unor raporturi juridice între titularul dreptului asupra mărcii şi cel ce săvârşeşte acte de folosire a mărcii în legătură cu produsele, ori în raport cu autorul acestuia din urmă, şi anume producătorul sau furnizorul său.

În lipsa unor astfel de acorduri de folosire a mărcilor, produsele sunt contrafăcute, iar actele de folosinţă săvârşite de pârât sunt acte de contrafacere.

Pentru identitate de raţiune, situaţia rămâne aceeaşi şi în jurisprudenţa actelor de încălcare a mărcilor pentru ipoteza "importurilor paralele", discuţia făcându-se tot pe existenţa sau inexistenţa unei autorizări din partea titularului de marcă.

În toate situaţiile, cel care trebuie să probeze legitimitatea actelor de folosinţă este autorul acestora pentru a se opune cu succes exercitării de către titularul mărcii a caracterului exclusiv şi absolut al dreptului de proprietate intelectuală. Astfel, pârâtul este cel ţinut a se apăra prin arătarea titlului în baza căruia folosinţa sa este legitimă, fie ca urmare a existenţei unui drept propriu în legătură cu dreptul, fie ca urmare a incidenţei în cauză a uneia dintre excepţiile legale de la exercitarea caracterului exclusiv şi absolut al dreptului cum ar fi "excepţia de epuizare a dreptului la marcă".

Epuizarea dreptului la marcă ca urmare exercitării de către titularul mărcii a primului act comercial nu este o pretenţie dedusă judecăţii de către reclamantul titular de marcă, nu face parte din condiţiile cerute de art. 9 din Regulamentul mărcii UE, ci este o apărare a pârâtului, invocată pe cale de excepţie odată cu susţinerea că bunurile reţinute de autorităţile vamale ar fi originale.

Fiind o apărare, reprezintă o pretenţie a pârâtului dedusă judecăţii, iar probaţiunea ei cade în sarcina acestuia, potrivit art. 249 C. proc. civ.

Cu titlu de exemplu, recurenta a invocat decizia civilă nr. 363/A din 20 octombrie 2005 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, în care s-au menţionat următoarele:

"Cum însă reclamanta a susţinut că mărfurile au fost produse şi comercializate fără autorizarea sa, era în sarcina pârâtei să facă dovada faptului pozitiv contrar. Nu i se poate pretinde reclamantei, care este titularul mărcii, să facă dovada că nu a autorizat utilizarea unui semn identic cu marca de către pârâtă, ceea ce reprezintă un fapt negativ."

5. Procedura de filtru

Raportul întocmit în cauză, în condiţiile art. 493 alin. (2) şi (3) C. proc. civ. a fost analizat în completul filtru, fiind comunicat părţilor, iar prin încheierea din 6.10.2020, completul de filtru a admis în principiu recursul declarat de reclamanta A. şi a fixat termen de judecată în şedinţă publică, pentru judecata pe fond a recursului, pe temeiul art. 493 alin. (7) C. proc. civ., nefiind incidentă niciuna dintre ipotezele prevăzute la alin. (5) sau alin. (6) din aceeaşi normă.

6. Apărările formulate în cauză

Intimatul-pârât B. a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea recursului formulat de reclamanta A., ca nefondat.

Recurenta-reclamantă A. a depus răspuns la întâmpinare prin care a solicitat respingerea apărărilor intimatului, ca neîntemeiate.

II. Soluţia şi considerentele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

Examinând decizia recurată, prin prisma criticilor formulate şi prin raportare la actele şi lucrările dosarului şi la dispoziţiile legale aplicabile, Înalta Curte, în majoritate, constată următoarele:

Prin decizia recurată, evocându-se fondul cauzei, cererea de chemare în judecată a fost respinsă ca neîntemeiată, cu motivarea că reclamanta nu a dovedit caracterul contrafăcut al produselor în legătură cu care s-a pretins încălcarea dreptului la marcă, deşi îi revenea sarcina probării acestui aspect şi nici nu a invocat în cauză problema comercializării în spaţiul Uniunii Europene fără acordul titularului dreptului la marcă.

Prin motivele de recurs, s-a susţinut, în esenţă, că reclamantei, ca titular al dreptului asupra unor mărci ale Uniunii Europene, i s-a impus, cu încălcarea legii, dovedirea absenţei consimţământului său la utilizarea de către pârât a produselor pe care este aplicat un semn identic sau similar cu mărcile, adică dovedirea unui fapt negativ. Recurenta a invocat, totodată, aplicarea greşită a legii şi în ceea ce priveşte conceptul de "caracter contrafăcut al produsului".

Criticile recurentei sunt fondate.

Instanţa de apel a făcut distincţie în funcţie de caracterul autentic sau fals al produselor pârâtului, din moment ce, reproşând reclamantei nedovedirea caracterului contrafăcut al produselor pârâtului, invocat prin cererea de chemare în judecată, a reţinut că reclamanta s-a opus efectuării expertizei solicitate de pârât cu scopul de a se stabili dacă produsele sunt sau nu originale, iar probele administrate au relevat că produsele puteau fi la fel de bine originale.

Aşadar, s-a considerat că denunţarea unei încălcări a dreptului la marcă pe temeiul art. 9 din Regulament poate viza exclusiv "produse contrafăcute" în înţelesul de imitaţii ale unor produse protejate printr-un drept la marcă.

Or, din cererea de chemare în judecată rezultă că reclamanta, solicitând încetarea de către pârât a utilizării semnului identic sau similar cu mărcile înregistrate pe numele reclamantei, pe temeiul art. 9 din Regulamentul nr. 207/2009 privind marca comunitară, a invocat contrafacerea lato sensu a mărcilor, care include orice fel de atingere adusă dreptului la marcă, indiferent dacă produsele terţului au fost sau nu fabricate de către titularul mărcii ori cu acordul acestuia.

Astfel, art. 9 alin. (1) din Regulamentul nr. 207/2009 (ce coincide în conţinut cu art. 9 alin. (2) din actuala reglementare în materia mărcii Uniunii Europene, respectiv Regulamentul nr. 1001/2017) reglementează prerogativele recunoscute titularului unei mărci a Uniunii Europene, care decurg din dreptul exclusiv asupra mărcii.

Potrivit normei, "Fără a aduce atingere drepturilor titularilor dobândite înainte de data depunerii cererii sau de data de prioritate a mărcii UE, titularul respectivei mărci UE are dreptul să împiedice orice terţ să utilizeze un semn în cadrul comerţului, fără consimţământul său, pentru produse sau servicii în cazul în care: a) semnul este identic cu marca UE şi este utilizat pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care marca UE este înregistrată; b) semnul este identic sau similar cu marca UE şi este utilizat în legătură cu produsele sau serviciile care sunt identice sau similare cu produsele sau serviciile pentru care marca UE este înregistrată, în cazul în care există un risc de confuzie din partea publicului; riscul de confuzie cuprinde riscul de asociere între semn şi marcă; c) semnul este identic sau similar cu marca UE, indiferent dacă este utilizat sau nu pentru produse sau servicii care sunt identice, similare sau nu sunt similare cu cele pentru care marca UE este înregistrată, în cazul în care aceasta se bucură de renume în Uniune şi, prin utilizarea semnului fără motiv justificat, se obţin foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau renumele mărcii UE ori se aduce atingere acestuia."

O normă similară se regăseşte şi în Legea nr. 84/1998 (art. 36), aplicabilă în cazul unei mărci naţionale.

Într-un asemenea cadru procesual, este evident că reclamantei, pe temeiul art. 249 C. proc. civ., îi revine sarcina de a proba întrunirea condiţiilor prevăzute de Regulament pentru ca instanţa de judecată să dispună încetarea de către un terţ a utilizării neautorizate a mărcii.

Astfel, titularul mărcii Uniunii Europene trebuie să probeze folosirea de către pârât, în cadrul comerţului, a unui semn identic/similar cu marca pentru produse şi sau servicii identice/similare. În plus, în ipoteza de la lit. b), trebuie dovedit riscul de confuzie, iar în cazul de la lit. c), în care nu este necesară producerea unui risc de confuzie, se impun a fi probate cerinţele specifice de aplicare a normei.

Norma citată nu face niciun fel de distincţie în funcţie de caracterul de imitaţie sau autentic al produselor terţului, fiind suficientă îndeplinirea în mod cumulativ a cerinţelor sus - menţionate.

În acest context, după cum s-a subliniat în mod corect prin motivele de recurs, faţă de condiţiile legale ce trebuie întrunite pentru ca actele de utilizare a mărcii de către terţ să constituie o încălcare a dreptului la marcă, desprinse din conţinutul explicit al art. 9 din Regulament, este ineficientă simpla apărare a pârâtului în sensul că produsele pe care este aplicată marca de către terţ sunt originale, în sensul că au fost fabricate cu consimţământul titularului mărcii.

În schimb, acest aspect ar avea relevanţă dacă pârâtul ar invoca, în acelaşi timp, chestiunea "importului paralel" sau epuizarea dreptului în privinţa mărcilor pe care se fundamentează pretenţiile deduse judecăţii, pe temeiul art. 13 din Regulamentul nr. 207/2009 (ce corespunde art. 15 din Regulamentul nr. 1001/2017, cu diferenţa că acesta se referă la Spaţiul Economic European - SEE, nu numai la spaţiul Uniunii Europene, aspect, de altfel, consacrat jurisprudenţial în contextul vechilor reglementări).

Norma instituie o situaţie de excepţie de la exclusivitatea dreptului la marcă, în sensul că "Dreptul conferit de marca comunitară nu permite titularului să interzică folosirea acesteia pentru produse care au fost introduse pe piaţă în Comunitate sub această marcă de către titularul mărcii sau cu acordul său."

După cum s-a arătat în mod constant în jurisprudenţa CJUE, norma permite titularului să-şi comercializeze produsele în afara SEE, fără ca această comercializare să conducă la epuizarea dreptului în interiorul SEE. Neepuizarea dreptului titularului de a se opune la importul efectuat fără consimţământul său de produse comercializate cu acordul său în afara SEE semnifică dreptul titularului de a controla prima punere pe piaţă a produselor pe care este aplicată marca, în interiorul SEE, care include Uniunea Europeană.

În situaţia în care titularul a comercializat produse purtând marca în afara SEE, consimţământul său la punerea în comerţ nu poate fi prezumat, sarcina probei revenind terţului care invocă existenţa consimţământului titularului (hotărârea din data de 20.11.2001 în cauzele conexe C -414/99, C - 415/99 şi C-416/99 Zino Davidoff ş.a., pct. 54).

Această regulă suportă excepţii, cazuri în care sarcina probei este împărţită, însă numai dacă sunt întrunite anumite condiţii, care presupun, totuşi, dovedirea unor indicii de către terţ (hotărârea din data de 8.04.2003 pronunţată în cauza C-244/00 Van Doren).

De asemenea, pentru a se vorbi despre consimţământ, existenţa acestuia trebuie dovedită pentru fiecare exemplar al produsului în legătură cu care se invocă epuizarea dreptului (hotărârea din data de 1.07.1999 pronunţată în cauza C-173/98 Sebago).

Din cele expuse anterior, rezultă că, în mod evident, problema epuizării dreptului la marcă se referă la produse originale, respectiv fabricate de titular sau cu acordul său, dar această chestiune poate face doar obiectul unei apărări de fond, fiind vorba despre o situaţie de excepţie de la regula exclusivităţii dreptului la marcă, atunci când se urmăreşte comercializarea în Uniunea Europeană a produselor pe care este aplicată marca, importate din afara Uniunii, precum în speţă, pârâtul tinzând la introducerea produselor în România, aşadar, în Uniunea Europeană, din afara acestui spaţiu.

Astfel, nu i se reproşa titularului mărcii neaducerea în discuţie a chestiunii importului paralel, ca temei de fapt al pretenţiilor sale, iar acesta nici nu poate fi sancţionat prin respingerea cererii pentru nedovedirea caracterului autentic al produselor, aspect nerelevant, în absenţa unei apărări de fond referitoare la epuizarea dreptului la marcă pentru produsele reţinute în vamă, în legătură cu care se intenţionează introducerea în România în scop de comerţ.

Mai mult decât atât, chiar dacă s-ar reţine caracterul original al produselor pârâtului şi s-ar ignora absenţa unei apărări de fond explicite pe aspectul epuizării dreptului la marcă, sarcina probei ar privi existenţa consimţământului titularului mărcii şi ar reveni pârâtului, potrivit celor deja expuse în prezenta decizie.

După cum s-a arătat, în mod corect, prin motivele de recurs, din punctul de vedere al titularului, ar fi vorba despre un fapt negativ, atât timp cât afirmă că nu a autorizat această utilizare, caz în care nu s-ar putea pretinde titularului să probeze absenţa consimţământului său, terţul fiind cel care trebuie să probeze faptul pozitiv contrar, anume existenţa acordului titularului la utilizare.

Se impune a se sublinia faptul că motivele de recurs şi, în consecinţă, analiza acestora, s-au raportat la considerentele redate în decizia recurată. Nu a fost relevat vreun alt considerent, de fapt sau de drept, a cărui expunere în decizia de apel, ca o garanţie a procesului echitabil, să permită formularea de critici părţii nemulţumite.

Prin urmare, chestiunea incidenţei şi a modului de aplicare în cauză a Regulamentului (UE) nr. 608/2013 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către autorităţile vamale şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1383/2003 nu a format obiectul analizei instanţei de apel şi nici nu poate conduce la expunerea în prezenta decizie a unor considerente decisive pentru soluţia pronunţată, în absenţa unei învestiri prin motivele de casare.

În cele ce succed, se va face referire la Regulamentul nr. 608/2013 doar pentru epuizarea problematicii referitoare la bunuri reţinute de autorităţile vamale, ţinând cont şi de faptul că a fost invocat ca temei de drept al cererii de chemare în judecată.

În acest context, Înalta Curte apreciază că aplicarea Regulamentului în privinţa bunurilor pârâtului, reţinute în vamă şi vizate de pretenţiile reclamantei în prezenta cauză, nu poate fi pusă în discuţie în cadrul procesual fixat prin cererea de chemare în judecată, cu consecinţe asupra sarcinii probei.

Astfel, art. 1 alin. (5) prevede că "Prezentul regulament nu se aplică mărfurilor care au fost fabricate cu consimţământul titularului de drepturi…", iar potrivit considerentului (6) din preambul, "Mărfurile care fac obiectul comerţului paralel ilegal, adică mărfurile care au fost fabricate cu consimţământul titularului de drepturi, dar au fost introduse pe piaţă pentru prima dată în Spaţiul Economic European fără consimţământul acestuia (…) sunt fabricate ca mărfuri autentice şi, prin urmare, nu este adecvat ca autorităţile vamale să îşi concentreze eforturile asupra acestui tip de mărfuri".

Cu toate acestea, nu poate fi ignorat că Regulamentul are ca obiect doar "condiţiile şi procedurile de intervenţie a autorităţilor vamale", după cum se prevede în mod explicit în art. 1 alin. (1). Din acest punct de vedere, în considerentul (10) din preambul se arată clar că "Prezentul regulament conţine numai norme procedurale destinate autorităţilor vamale. Prin urmare, prezentul regulament nu prevede niciun fel de criterii de stabilire a existenţei unei încălcări a unui drept de proprietate intelectuală".

În consecinţă, în acţiunea de drept comun având ca obiect încetarea încălcării dreptului la marcă în privinţa unor produse ale unui terţ, pe care este aplicată marca şi care au fost reţinute în vamă ca reprezentând mărfuri susceptibile a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală şi care ar urma să intre pe piaţă în Uniunea Europeană, sunt incidente normele de drept substanţial ce prevăd criteriile de stabilire a existenţei unei încălcări a unui drept la marcă, respectiv cele din Regulamentul mărcii Uniunii Europene în speţă. În acest caz, se verifică doar întrunirea cerinţelor de aplicare ale acestui regulament, potrivit celor expuse în prezenta decizie.

Instanţa de judecată astfel învestită nu poate cenzura modul de aplicare a Regulamentului nr. 608/2013 de către autorităţile vamale, pentru a stabili domeniul de aplicare al acestuia, aspect care formează, eventual, obiectul unor căi de atac deschise împotriva deciziilor administrative ale autorităţilor vamale.

Pentru aceeaşi raţiune, caracterul autentic sau fals al produselor nu ar trebui să constituie o chestiune litigioasă nici dacă instanţa este învestită cu o apărare de fond a pârâtului, în acţiunea de drept comun a titularului mărcii, referitoare la epuizarea dreptului la marcă, potrivit celor expuse în prezenta decizie, în măsura în care deciziile administrative sunt definitive, fie pentru că nu au fost contestate, fie pentru că au fost confirmate de instanţă, iar bunurile continuă să fie reţinute în vamă.

Chiar dacă s-ar considera că originea produselor poate forma obiectul cercetării instanţei, faptul că nu poate fi pusă în discuţie incidenţa Regulamentului nr. 608/2013 conduce la o prezumţie în sensul că bunurile nu sunt autentice, sarcina probei contrare revenind pârâtului, care afirmă caracterul original, şi nu titularului mărcii.

Faţă de toate considerentele expuse, Înalta Curte, în majoritate, constată că recursul este fondat şi îl va admite ca atare, urmând a dispune casarea deciziei şi trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeaşi curte de apel, pe temeiul art. 497 C. proc. civ.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

În majoritate:

Admite recursul declarat de reclamanta A. împotriva deciziei nr. 496A din 27 martie 2019 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă.

Casează decizia şi trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi curte de apel.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 22 decembrie 2020.

Cu opinia separată în sensul respingerii recursului ca nefondat.

Considerentele pentru care am apreciat că recursul este nefondat sunt următoarele.

În cadrul recursului s-a susţinut existenţa motivului de nelegalitate prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ. prin aceea că prin decizia atacată ar fi fost încălcate prevederile art. 9 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2017/1001 privind marca Uniunii Europene [care corespunde art. 9 alin. (1) din Regulamentul (CE) 207/2009 privind marca comunitară], sub mai multe aspecte.

Recurenta a susţinut, în primul rând, că instanţa de apel ar fi stabilit în sarcina titularului de marcă europeană îndeplinirea unei condiţii suplimentare, neprevăzute de lege, şi anume aceea a probării caracterului contrafăcut al produsului revenea reclamantei, adică a dovedirii faptului negativ al lipsei oricărei autorizări a pârâtului de folosire a mărcilor reclamantei.

În prealabil, cu privire la această primă susţinere a recurentei, se constată că este inexactă, având în vedere că, aşa cum reiese din motivarea instanţei de apel, aceasta a reţinut că nu s-ar fi dovedit caracterul contrafăcut, în sensul că produsele în cauză nu ar fi fost originale. Această semnificaţie rezultă în mod expres din considerentele instanţei de apel în cadrul cărora s-a reţinut că "cel care a solicitat expertizarea carcaselor de cheie pentru a se verifica dacă acestea sunt sau nu originale a fost pârâtul, în timp ce reclamanta s-a opus."

Astfel, instanţa de apel nu a reţinut, contrar susţinerilor recurentei, că reclamantul ar fi trebuit să facă dovada "faptului negativ al lipsei oricărei autorizări a pârâtului în folosirea mărcilor reclamantei".

Instanţa de apel a menţionat, de altfel, în mod expres că reclamanta nu a invocat prin cererea de chemare în judecată situaţia de fapt a comercializării în spaţiul UE fără acordul titularului de marcă, acesta fiind cazul în care s-ar fi pus problema dovedirii autorizării pârâtului de a introduce pe piaţă pentru prima dată în SEE mărfuri fabricate cu consimţământul titularului de drepturi şi a sarcinii acestei probe.

Mai mult, sarcina probei nu ţine de condiţiile necesare ce trebuie să fie îndeplinite pentru a se constata existenţa unui drept al reclamantului şi a actelor de încălcare a acestuia din partea pârâtului, ce se regăsesc în dreptul substanţial, ci de dreptul procesual, de dovedirea situaţiei de fapt pretinse în cererea de chemare în judecată, care stă la baza verificării îndeplinirii condiţiilor legale pentru aplicarea normei de drept material invocată.

Recurenta a susţinut, în al doilea rând, că instanţa de apel a interpretat greşit conceptul de "caracter contrafăcut al produselor" făcând o distincţie între două tipuri de cereri de chemare în judecată pentru protecţia drepturilor conferite de marcă, una privind protejarea împotriva "produselor contrafăcute" şi o a doua privind protejarea împotriva produselor "importate în UE fără acordul titularului de marcă", fără a preciza care sunt temeiurile de drept distincte care deosebesc cele două tipuri de acţiuni identificate de instanţă.

Sub acest aspect este de reţinut că, în esenţă, recurenta susţine greşita identificare de către instanţa de apel a cauzei cererii de chemare în judecată.

În acest context este relevant următorul paragraf din decizia recurată:

"În prealabil, Curtea observă că cererea de chemare în judecată şi hotărârea primei instanţe au fost întemeiate exclusiv pe caracterul contrafăcut al produselor reţinute de către autorităţile vamale, fără a se face referire la un alt posibil temei de drept al acţiunii, respectiv la importarea in spaţiul UE fără acordul titularului de marcă. Deşi acest din urmă argument a fost evocat în răspunsul la întâmpinare, nu a învestit instanţele, judecata fiind limitată doar la natura contrafăcută a bunurilor achiziţionate de pârât de pe platforma C.."

Deşi nu a menţionat expres, prin acest paragraf instanţa de apel a stabilit limitele judecării apelului date de cauza cererii de chemare în judecată, conform art. 478 alin. (3) C. proc. civ.

Cauza cererii de chemare în judecată rezidă în situaţia de fapt calificată juridic, elemente care trebuie să se regăsească în conţinutul acestei cereri, conform art. 194 alin. (1) lit. d) C. proc. civ.

Aşa cum rezultă din motivarea deciziei atacate, instanţa de apel a considerat cererea de chemare în judecată neîntemeiată, făcând distincţie între două cauze ale cererii de chemare în judecată, şi anume interzicerea importului, comercializării etc. a unor produse originale, purtând marca în cauză, fabricate într-un stat terţ cu acordul titularului de marcă, dar cu privire la care nu există acordul titularului de marcă pentru a fi introduse pe piaţa UE (reglementare destinată permiterii titularului să controleze prima introducere pe piaţă în SEE a produselor care poartă marca sa), respectiv interzicerea importului, comercializării etc. a unor produse contrafăcute în sens strict, adică a unor produse neautentice, fabricate fără acordul titularului de marcă.

Instanţa de apel a considerat că cererea formulată de către reclamant are drept cauză (situaţia de fapt calificată juridic) cea de-a doua situaţie menţionată anterior.

Acesta este contextul în care instanţa de apel a ajuns la concluzia că nu s-a dovedit o primă condiţie în legătură cu cauza cererii de chemare în judecată menţionată anterior, şi anume ca produsele purtând mărcile în cauză să fie neautentice, adică fabricate fără acordul titularului de marcă, fapt ce a dus la respingerea cererii ca neîntemeiată.

Premisa de la care a plecat instanţa de apel, şi anume a cauzei cererii de chemare în judecată ce rezidă în interzicerea importului, comercializării etc. a unor produse contrafăcute în sens strict, a unor produse neautentice, fabricate fără acordul titularului de marcă, este corectă raportat la conţinutul cererii de chemare în judecată.

Astfel, reclamantul a invocat faptul că la data de 10.05.2017, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 608/2013, respectiv ale Legii nr. 344/2005, şi în baza cererii de intervenţie vamală, autorităţile vamale din cadrul Direcţiei Regionale Vamale Bucureşti - Biroul Vamal de Frontieră Otopeni Mărfuri au reţinut de la numitul B. [Anexa nr. 2 - Notificarea Direcţiei Regionale Vamale Bucureşti nr. 308ot/BM/21.04.2017], ca fiind susceptibile să aducă atingere unui drept de proprietate intelectuală, un număr de 22 de produse constând în carcase chei auto.

De asemenea, a mai arătat că aceste produse poartă fără drept semne identice şi/sau similare cu mărcile reclamantei nr. x/28.01.1999 şi nr. x/21.12.2004, fiind produse identice acelora pentru care deţine protecţie exclusivă (clasa 12 - automobile şi părţi componente) şi că faptele pârâtului intră sub incidenţa art. 9 alin. (2) lit. a), b) şi c) din Regulamentul nr. 207/2009 privind marca Uniunii Europene, având în vedere identitatea semnelor aplicate pe produsele reţinute şi mărcile înregistrate; identitatea produselor; existenţa riscului de confuzie; renumele mărcilor.

În motivarea cererii de chemare în judecată s-au mai arătat următoarele argumente relevante pentru analiza de faţă:

"Prin aplicarea mărcilor reclamantei pe produsele reţinute se creează impresia că este vorba despre produse ce provin de la titularul mărcii sau că există o autorizare din partea titularului de marcă pentru importul şi comercializarea respectivelor produse. Astfel, publicul, la vederea produselor importate şi comercializate de pârât, va avea tendinţa să le asocieze cu aceeaşi sursă comercială. În aceste condiţii, consumatorul poate fi uşor indus în eroare cu privire la provenienţa produselor importate/comercializate de pârâtă.

Identitatea/similaritatea semnelor folosite de pârât cu mărcile reclamantei, suprapuse renumelui de care se bucură mărcile acesteia din urmă, conduc la o asociere involuntară din partea consumatorilor cu mărcile înregistrate. În acest mod, pârâtul profită cu uşurinţă şi pe nedrept de renumele mărcilor reclamantei. O astfel de folosire a mărcilor de renume de către pârât pentru propriile produse va conduce la o pierdere a distinctivităţii mărcilor, constând în diluţia capacităţii acestora de a evoca în mintea consumatorilor o sursă şi identitate unică a produselor ca provenind de la compania reclamantă.

Mărcile reclamantei reprezintă drepturi exclusive de proprietate intelectuală, iar importul şi comercializarea neautorizată de către pârât a unor produse ce poartă fără drept semne identice sau similare cu mărcile înregistrate reprezintă un act de punere în circulaţie prin care se aduce atingere acestor drepturi."

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 9 din Regulamentul nr. 207/2009 privind marca Uniunii Europene, art. 23, 29 din Regulamentul (UE) nr. 608/2013, art. 11, 16 şi 17 din Legea nr. 344/2005.

Potrivit art. 9 alin. (1) şi (2) (Dreptul conferit de marca comunitară) din Regulamentul nr. 207/2009 privind marca comunitară:

"(1) O marcă comunitară conferă titularului său un drept exclusiv. Titularul este îndreptăţit să interzică oricărui terţ să folosească, fără acordul său, în comerţ:

(a) un semn identic cu marca comunitară pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care este înregistrată;

(b) un semn pentru care, din cauza identităţii sau similitudinii sale cu marca comunitară şi din cauza identităţii sau similitudinii produselor sau serviciilor acoperite de marca comunitară şi de semn, există un risc de confuzie pentru public; riscul de confuzie cuprinde riscul de asociere între semn şi marcă;

(c) un semn identic sau similar cu marca comunitară pentru produse sau servicii care nu sunt similare cu cele pentru care este înregistrată marca comunitară, atunci când aceasta este de notorietate în Comunitate şi când folosirea semnului fără motiv întemeiat generează un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii comunitare sau aduce atingere acestora.

(2) În temeiul alin. (1) pot fi interzise, printre altele, următoarele:

(a) aplicarea semnului pe produse sau pe ambalajul acestora;

(b) oferirea produselor, introducerea lor pe piaţă sau deţinerea lor în aceste scopuri, ori oferirea sau asigurarea de servicii sub semnul respectiv;

(c) importul sau exportul de produse sub acest semn;

(d) utilizarea semnului în documentele de afaceri şi publicitate."

În ceea ce priveşte Regulamentul (UE) nr. 608/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 iunie 2013, acesta priveşte asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către autorităţile vamale şi conţine şi norme de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1383/2003 al Consiliului.

Potrivit paragrafului 6 al preambulului acestui regulament:

‹‹Încălcările care au rezultat din aşa-numitul comerţ paralel ilegal şi "depăşiri" sunt excluse din domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 1383/2003. Mărfurile care fac obiectul comerţului paralel ilegal, adică mărfurile care au fost fabricate cu consimţământul titularului de drepturi, dar au fost introduse pe piaţă pentru prima dată în Spaţiul Economic European fără consimţământul acestuia, şi "depăşirile", adică mărfurile care sunt fabricate de o persoană autorizată în mod corespunzător de un titular de drepturi să fabrice o anumită cantitate de mărfuri, peste cantităţile asupra cărora se convenise de către respectiva persoană şi titular, sunt fabricate ca mărfuri autentice şi, prin urmare, nu este adecvat ca autorităţile vamale să îşi concentreze eforturile asupra acestui tip de mărfuri. Prin urmare, comerţul paralel ilegal şi "depăşirile" ar trebui să fie, de asemenea, excluse din domeniul de aplicare al prezentului regulament ››.

De asemenea, potrivit articolului 2 alin. (1) pct. 5 lit. (a) (Definiţii)

‹‹În sensul prezentului regulament:

(…) 5. "mărfuri contrafăcute" înseamnă:

(a) mărfuri care fac obiectul unui act de încălcare a drepturilor de marcă în statul membru în care sunt găsite mărfurile şi pe care este aplicat fără autorizare un semn identic cu o marcă înregistrată în mod corespunzător pentru acelaşi tip de mărfuri sau care nu pot fi distinse, în aspectele lor esenţiale, de o astfel de marcă;

(…)››.

În ceea ce priveşte Legea nr. 344 din 29 noiembrie 2005 aceasta priveşte unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire.

Potrivit art. 2 alin. (1) şi (2) şi art. 3 alin. (1) pct. 11 lit. a) din Lege:

"Art. 2. - (1) Prezenta lege nu se aplică mărfurilor care sunt obiect al dreptului de proprietate intelectuală protejat şi care au fost fabricate cu consimţământul titularului dreptului, dar se află fără consimţământul acestuia în una dintre situaţiile la care face referire art. 1.

(2) Prezenta lege nu se aplică mărfurilor la care se referă alin. (1), care sunt fabricate sau sunt protejate de un alt drept de proprietate intelectuală, în alte condiţii decât cele convenite cu titularul dreptului."

"Art. 3. - (1) În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:

11. mărfuri contrafăcute:

a) orice marfă, inclusiv ambalajul său, care poartă, fără autorizare, o marcă identică ori care nu se deosebeşte în aspectele sale esenţiale de o marcă de produs sau de serviciu legal înregistrată pentru acelaşi tip de marfă şi care, din acest motiv, încalcă drepturile titularului acestei mărci."

Art. 9 din Regulamentul nr. 207/2009 privind marca comunitară constituie dreptul comun în ceea ce priveşte conţinutul dreptului conferit de marca comunitară/marca Uniunii Europene şi modalitatea de protejare a acestuia.

Totuşi, aplicarea acestui text de lege poate produce efecte mai întinse sau mai restrânse în funcţie de circumstanţele de fapt ale fiecărui litigiu indicate în cererea de chemare în judecată, şi de celelalte temeiuri de drept invocate de către reclamant, aşa cum s-a întâmplat în prezenta cauză.

Or, aşa cum rezultă atât din situaţia de fapt menţionată în cererea de chemare în judecată, cât şi din temeiurile de drept invocate, reclamantul şi-a circumscris pretenţiile doar la produsele pe care este aplicat fără autorizare un semn identic cu o marcă înregistrată în mod corespunzător pentru acelaşi tip de mărfuri, care se încadrează în definiţia mărfurilor contrafăcute în sens strict, în înţelesul reţinut de dispoziţiile legale speciale menţionate anterior.

Faptul că cererea de chemare în judecată a privit doar situaţia produselor contrafăcute în sens strict, menţionat anterior, este confirmat de apărările reclamantului din răspunsul la întâmpinarea depusă de către pârât prin care a susţinut că produsele sunt originale, iar nu contrafăcute. Astfel, prin aceste apărări reclamantul a arătat că rezultă că produsele nu sunt originale din disproporţia dintre preţul cu care pârâtul a achiziţionat produsele şi preţul la care se comercializează cele originale (paragrafele 2, 3). De asemenea, reclamantul a mai susţinut că " chiar dacă ne-am fi confruntat cu situaţia importării unui produs "original" situaţia juridică a acestuia nu s-ar fi schimbat, iar acţiunea ar fi avut aceeaşi finalitate (…)" (paragraful 7).

De altfel, ţinând cont că potrivit art. 11 alin. (1) din Legea nr. 344/2005 dacă, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării privind reţinerea mărfurilor şi/sau suspendarea operaţiunii de vămuire, titularul dreptului nu face dovada formulării unei acţiuni civile în justiţie autoritatea vamală dispune eliberarea mărfurilor şi/sau acordarea liberului de vamă, dacă celelalte condiţii legale sunt îndeplinite, este explicabilă formularea prezentei cereri de chemare în judecată având cauza menţionată anterior şi atitudinea procesuală a reclamantului manifestată în cuprinsul răspunsului la întâmpinare.

Ca atare, în mod corect a reţinut instanţa de apel că reclamantul nu a înţeles să învestească instanţa de judecată cu o cerere prin care să pretindă încălcarea drepturilor conferite de marcă care constau în controlarea primei introduceri pe piaţă în SEE a produselor care poartă marca sa şi să se opună primei introduceri pe piaţă în Spaţiul Economic European, fără consimţământul său, a unor produse originale care poartă această marcă (import paralel).

În cadrul unei astfel de acţiuni pârâtul s-ar putea apăra susţinând epuizarea dreptului la marcă privind acele produse, cu condiţia dovedirii de către acesta a faptului că acele produse au fost puse deja pe piaţă în SEE de către titularul de marcă sau cu consimţământul său.

În schimb, în cazul unei cereri cum este cea de faţă, prin care s-a pretins că produsele în cauză nu sunt originale, o astfel de apărare din partea pârâtului ar fi fost un nonsens, având în vedere că este puţin probabilă situaţia în care titularul mărcii să fie de acord cu introducerea pe piaţă a unor produse fabricate fără acordul său pe care este aplicată fără autorizare marca respectivă (produse contrafăcute în sens strict).

În consecinţă, în mod corect a reţinut instanţa de apel că în speţă trebuia să se facă dovada faptului că produsele în cauză nu sunt originale, aceasta fiind una dintre condiţiile cumulative ce trebuiau dovedite pentru a ajunge la concluzia temeiniciei cererii de chemare în judecată, raportat la cauza cererii de chemare în judecată menţionată anterior.

Sub acest aspect, instanţa de apel a reţinut că fotografiile ataşate nu revelează în sine că cele 22 carcase cheie ar fi fost contrafăcute, iar identitatea semnelor nu înseamnă că produsele nu puteau fi la fel de bine originale, că reclamanta nu a adus în sprijinul susţinerilor sale referitoare la caracterul contrafăcut al produselor decât prezumţia ce ar rezulta din preţul scăzut al carcaselor de cheie auto, respectiv 220 dolari SUA pentru 22 bucăţi, adică 10 dolari SUA/produs, dar că această prezumţie a fost anihilată de argumentul plauzibil al apelantului-pârât potrivit căruia preţul scăzut se datorează faptului că produsele erau defecte, aspect reliefat şi pe platforma online de pe care le-a achiziţionat.

Mai mult, pârâtul a susţinut şi dovedit faptul că codul care se regăseşte pe cheile care fac obiectul litigiului corespunde cu cel din catalogul A., ceea ce ar confirma faptul că sunt originale, susţinere care nu a fost combătută de către reclamantă.

Pentru toate aceste considerente, recursul trebuia respins ca nefondat, nefiind îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ.