Whether "any commercial act" in a trademark counterfeiting ban includes returning seized goods to the foreign supplier

Şedinţa publică din data de 13 octombrie 2020

Asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

I. Circumstanţele cauzei

I.1. Obiectul cereri de chemare în judecată:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti, secţia a V-a civilă la data de 11.08.2015, reclamanta A., în contradictoriu cu pârâta S.C. B. S.R.L. a solicitat:

- interzicerea importului, exportului, distribuţiei, comercializării, precum şi a oricărui alt act de comerţ cu produse ce poartă semne identice sau similare cu mărcile comunitare, figurative A.. nr. x, GX nr. x, POWERED by A. nr. x, A., nr. x şi marca figurativă, înregistrată la nivel internaţional POWERED by A. nr. x, atât de la societatea C., cât şi de la orice altă societate din afara spaţiului Uniunii Europene, care nu au fost puse în comerţ în Uniunea Europeană, cu acordul titularului de marcă;

- interzicerea importului, exportului, distribuţiei, comercializării, precum şi a oricărui alt act de comerţ, inclusiv a finalizării operaţiunilor de vămuire a celor 100 de pompe de apă, reţinute conform Deciziei nr. 9569/D101-2015/13.07.2015 de către Biroul Vamal de Frontieră Constanţa Sud, care poartă mărcile menţionate mai sus, care nu au fost puse în comerţ în Uniunea Europeană cu acordul titularului de marcă şi a căror stare a fost modificată sau alterată după punerea lor în comerţ,

- obligarea pârâtei de a prezenta originea comercială a produselor purtând mărcile mai sus menţionate, reţinute de către Biroul Vamal de Frontieră Constanţa Sud, prin Decizia nr. 9569/D101-2015/13.07.2015, având în vedere alterarea codurilor de pe produse;

- obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

I.2. Hotărârea pronunţată în primă instanţă

Prin sentinţa nr. 1647/22.12.2015, Tribunalul Bucureşti, secţia a V-a civilă a admis, în parte, acţiunea, a interzis importul mărfurilor din Decizia nr. 9569/D101-2015/13.07.2015, a obligat pe pârâta S.C. B. S.R.L. să prezinte documentele privind originea mărfurilor, a respins acţiunea în rest, ca neîntemeiată, şi a fost obligată pârâta la plata sumei de 9.000 RON cheltuieli de judecată.

I.3. Hotărârea pronunţată în apel

Prin decizia nr. 884 A din 16.11.2016, Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă a respins excepţia tardivităţii apelului incident şi a respins, ca nefondat, apelul incident formulat de pârâta S.C. B. S.R.L..

A admis apelul formulat de reclamanta A. şi a schimbat în parte sentinţa apelată, în sensul că, a interzis pârâtei importul, exportul, distribuţia, comercializarea, precum si efectuarea oricărui act de comerţ cu produse ce poartă semne identice sau similare cu mărcile comunitare figurative x, y, z, w şi marca figurativă internaţională Powered By t care nu au fost puse în comerţ în UE cu acordul titularului de marcă.

A interzis pârâtei importul, exportul, distribuţia, comercializarea, precum şi efectuarea oricărui act de comerţ, inclusiv a finalizării operaţiunilor de vămuire a pompelor de apa reţinute conform Deciziei nr. 9569/D101-2015/13.07.2015 de către Biroul Vamal Constanţa Sud care poartă mărcile sus-menţionate.

Prin aceeaşi decizie, a obligat pârâta la 10.235,01 RON cheltuieli de judecată în prima instanţă şi la 12.502,28 RON cheltuieli de judecată solicitate în apel.

Celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate au fost menţinute.

Prin cererea trimisă prin poştă la 27.05.2019 şi înregistrată la Curtea de Apel Bucureşti la data de 30.05.2019, pârâta S.C. B. S.R.L. a solicitat instanţei lămurirea dispozitivului deciziei civile nr. 884A din 16.11.2016, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă, în sensul de a se clarifica dacă prin dispozitivul deciziei, instanţa a interzis pârâtei în afară de importul, exportul, distribuţia, comercializarea, precum şi efectuarea oricărui act de comerţ, inclusiv posibilitatea reexportului mărfurilor către societatea chineză D. - operaţiune distinctă de import sau export, precum şi dacă limitarea priveşte inclusiv reexportul, care, în sens tehnic, ar însemna reversul finalizării operaţiunii de vămuire începute, mai exact, să lămurească instanţa care este limita finalizării operaţiunilor de vămuire a pompelor de apă.

Printr-o altă cerere transmisă prin poştă la 10.06.2019 şi înregistrată la Curtea de Apel Bucureşti la data de 13.06.2019, pârâta S.C. B. S.R.L. a formulat o nouă cerere de lămurire a dispozitivului deciziei civile nr. 884A din 16.11.2016 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă, în sensul de a preciza dacă instanţa a înţeles sau nu să includă în sfera interdicţiilor şi retrimiterea bunurilor în ţara de origine a furnizorului (China), operaţiune care nu implică finalizarea operaţiunilor de vămuire, fiind chiar incompatibilă cu aceasta.

Prin cererea înregistrată la data de 6.06.2019 şi o altă cerere cu conţinut identic, înregistrată la data de 15.06.2019, pârâta S.C. B. S.R.L. a arătat că renunţă la judecata cererii de lămurire a dispozitivului deciziei civile nr. 884A din 16.11.2016 transmisă la data de 27.05.2019, solicitând să se ia act de această solicitare chiar şi în lipsa sa.

Având în vedere existenţa celor două cereri de lămurire a dispozitivului şi a cererii de a se renunţa la judecată doar în privinţa celei dintâi înregistrate, precum şi împrejurarea că cea de-a doua cerere a fost înregistrată înainte de a se lua act de renunţarea petentei la judecarea primei cereri, instanţa a apreciat că, în realitate, este vorba de o modificare a cererii de lămurire a dispozitivului, astfel că, cererea cu care este legal investită este cea trimisă prin poştă la data de 10.06.2019.

Prin încheierea din 19 septembrie 2020, Curtea de Apei Bucureşti, secţia a IV-a civilă a respins cererea de lămurire a dispozitivului deciziei 884A/16.11.2016, formulată de pârâta S.C. B. S.R.L..

Prin aceeaşi decizie, pârâtă S.C. B. S.R.L. a fost obligată la plata sumei de 5.917,71 RON către reclamanta A., cu titlu de cheltuieli de judecată.

Împotriva încheierii sus-menţionate, pârâta a declarat recurs.

II. Calea de atac formulată în cauză

Împotriva încheierii de şedinţă din data de 18 septembrie 2019 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă, pronunţate în dosarul nr. x/2015 a declarat recurs pârâta S.C. B. S.R.L.

II.1. Motivele de recurs

Prin cererea de recurs, recurenta-pârâtă a invocat incidenţa dispoziţiilor art. 488 alin. (1) pct. 5 şi 8 C. proc. civ., susţinând, în esenţă, următoarele:

- prin pronunţarea încheierii de respingere a cererii de lămurire, instanţa a lărgit sfera actelor interzise dincolo de ceea ce s-a solicitat prin cererea de chemare în judecată, extinzând efectele dincolo de Spaţiul Economic European, ceea ce conduce şi la încălcarea principiului disponibilităţii prevăzut de art. 9 C. proc. civ.

- instanţa a dat noi dezlegări problemelor litigioase prin aceea că a extins sfera obligaţiilor de a nu face dincolo de limitele drepturilor corelative de care se bucură adversarul său, A., iar în urmă hotărârii de respingere a cererii de lămurire i s-a creat o situaţie mai grea, fiindu-i interzise şi operaţiuni în afara spaţiului UE;

- există contradicţii vădite între considerentele deciziei nr. 884A/2016 şi considerentele încheierii recurate, cu privire la noţiunea de acte de comerţ interzise;

- obligaţiile care i-au fost impuse prin dispozitivul deciziei nr. 884A/2016 sunt corelative dreptului titularului drepturilor de marcă şi, prin urmare, nu pot fi mai restrictive decât permit limitele acestui drept;

- instanţa de judecată nu putea să aibă în vedere prin dispozitivul deciziei şi interdicţia de a întoarce bunurile în China, la importator, de vreme ce o astfel de operaţiune nu constituie un export de bunuri, astfel cum este prevăzut în dispoziţiile art. 36 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 84/1998 şi în reglementările vamale şi nu implică, ci chiar exclude, finalizarea operaţiunilor de vămuire, expres interzise prin dispozitiv.

În concluzie, recurenta pârâtă susţine că cererea de lămurire se referă strict la operaţiunea de retrimitere a bunurilor în China, fără finalizarea operaţiunii de vămuire (fără ca bunurile să pătrundă pe teritoriul Uniunii Europene, cu respectarea drepturilor titularului de drepturi de proprietate intelectuală).

Recurenta anexează motivelor de recurs, copia cererii de intervenţie accesorie formulată de A. în dosarul nr. x/2018 aflat pe rolul Tribunalului Constanţa.

II.2. Apărările formulate în cauză

Intimata-reclamantă a formulat întâmpinare, în termen legal, comunicată recurentei-pârâte, care nu a formulat răspuns la întâmpinare.

II.3. Procedura de filtru

Raportul întocmit în cauză, în condiţiile art. 493 alin. (2) şi (3) C. proc. civ. a fost analizat în completul filtru, fiind comunicat părţilor, iar prin încheierea din 23 iunie 2020, completul de filtru a admis în principiu recursul declarat de pârâtă şi a fixat termen de judecată la data de 13 octombrie 2020, în şedinţă publică, cu citarea părţilor.

II.4. Soluţia şi considerentele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

Examinând decizia recurată, precum şi actele şi lucrările dosarului, pe baza criticilor formulate prin motivele de recurs şi prin raportare dispoziţiile legale aplicabile în cauză, se apreciază că recursul declarat de pârâta S.C. B. S.R.L. este nefondat, pentru considerentele ce urmează.

Înalta Curte constată că procedura pusă la îndemâna părţilor prin dispoziţiile art. 443 din C. proc. civ. priveşte situaţia în care sunt necesare lămuriri cu privire la înţelesul, întinderea sau aplicarea dispozitivului hotărârii ori dacă acesta cuprinde dispoziţii contradictorii, astfel încât, oricare dintre părţi poate solicita instanţei care a pronunţat hotărârea, să lămurească dispozitivul sau să înlăture dispoziţiile potrivnice.

Prin cererea adresată instanţei de apel la data de 10.06.2019, pârâta S.C. B. S.R.L. a formulat o cerere de lămurire a dispozitivului deciziei civile nr. 884A din 16.11.2016, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă, în sensul de a preciza dacă instanţa a înţeles sau nu să includă în sfera interdicţiilor şi retrimiterea bunurilor în ţara de origine a furnizorului (China), operaţiune care nu implică finalizarea operaţiunilor de vămuire, fiind chiar incompatibilă cu aceasta.

Prin urmare, în termenii în care a fost formulată (modificată), pârâta a urmărit lămurirea dispozitivului deciziei pronunţate de curtea de apel asupra căii de atac, iar nu înlăturarea unor dispoziţii potrivnice din cuprinsul acestuia.

Decizia civilă nr. 884A din 16.11.2016, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă are următoarea formulare, în ceea ce priveşte partea sa dispozitivă, ce se bucură de executorialitate: interzice pârâtei importul, exportul, distribuţia, comercializarea, precum şi efectuarea oricărui act de comerţ cu produse ce poartă semne identice sau similare cu mărcile comunitare figurative x, y, z, w şi marca figurativă internaţională powered by t, care nu au fost puse în comerţ în UE cu acordul titularului de marcă.

De asemenea, prin dispozitivul aceleiaşi decizii, s-a interzis pârâtei importul, exportul, distribuţia, comercializarea, precum şi a efectuarea oricărui act de comerţ, inclusiv finalizarea operaţiunilor de vămuire a pompelor de apă reţinute conform Deciziei nr. 9569/D101-2015/13.07.2015 de către Biroul Vamal Constanta Sud care poartă mărcile A..

În aceste condiţii, Înalta Curte constată că prima dispoziţie are caracter general vizând stabilirea unei obligaţii în sarcina pârâtei de a nu face, generic, niciun act de comerţ cu produse ce poartă semne identice sau similare cu mărcile comunitare figurative şi marca figurativă internaţională, individualizate în cuprinsul dispozitivului şi care aparţin reclamantei, care nu au fost puse în comerţ în UE cu acordul titularului de marcă.

A doua dispoziţie se referă în concret la mărfurile prin care s-a adus atingere drepturilor exclusive ale titularului mărcilor şi care au fost reţinute conform Deciziei nr. 9569/D101-2015/13.07.2015 de către Biroul Vamal Constanţa Sud, mărfuri în legătură cu care s-a interzis pârâtei efectuarea oricărui act de comerţ, dar şi acte de comerţ exemplificative, cum sunt: importul, exportul, distribuţia, comercializarea, inclusiv finalizarea operaţiunilor de vămuire.

Recurenta-pârâtă urmăreşte, în special, lămurirea celei de a doua dispoziţii, susţinând că retrimiterea mărfurilor la producătorul chinez în vederea rezilierii contractului nu intră sub incidenţa interdicţiilor stabilite prin dispozitivul deciziei date în apel, sens în care a solicitat confirmarea instanţei, pe calea cererii promovate în temeiul art. 443 din C. proc. civ.

Înalta Curte constată însă că în mod corect instanţa de apel, prin încheierea recurată, a constatat că dispozitivul deciziei civile nr. 884A din 16.11.2016 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă nu conţine neclarităţi de natură a fi elucidate prin admiterea cererii de lămurire, întrucât interdicţia stabilită prin dispozitiv, în concordanţă cu prevederile art. 36 şi 38 din Legea nr. 84/1998, precum şi cu art. 9 şi 13 din Regulamentul CE nr. 207/2009, vizează efectuarea oricărui act de comerţ cu produsele puse în circulaţie în Uniunea Europeană fără acordul titularului (precum cele reţinute la vamă prin Decizia indicată), iar nu numai interdicţia de efectuare a oricăror acte de comerţ cu acele mărfuri ori altele care poartă semne identice sau similare mărcilor reclamantei, exclusiv pe teritoriul Uniunii Europene, ci şi în afara ei.

Actul de contrafacere sancţionat prin admiterea cererii l-a constituit încercarea de punere în comerţ de către pârâtă, în Uniunea Europeană şi în Spaţiul Economic European, a mărfurilor reţinute la vamă, purtând semne identice sau similare mărcilor deţinute de reclamantă (comunitare şi internaţională), cu ignorarea dreptului exclusiv al titularului mărcilor de a controla prima intrare a produselor sale pe teritoriul Uniunii, soluţie impusă de aplicarea dispoziţiilor art. 36 şi 38 din Legea nr. 84/1998 (în cazul mărcii internaţionale) şi de art. 9 şi 13 din Regulamentul CE nr. 207/2009 (pentru mărcile Uniunii Europene, aparţinând reclamantei).

În aceste condiţii, Înalta Curte constată că instanţa de apel s-a pronunţat în limitele cererii de lămurire formulate de către pârâtă, cu deplina respectare a principiului disponibilităţii, enunţat de art. 9 din C. proc. civ.

Contrar celor susţinute de către recurentă, prin soluţionarea cererii, instanţa de apel nu a adăugat actelor de comerţ care îi erau deja interzise prin dispozitivul deciziei civile nr. 884A din 16.11.2016, cu atât mai mult cu cât soluţia de respingere a cererii de lămurire, nu este compatibilă cu o atare finalitate; drept urmare, nici nu s-a creat pârâtei o situaţie mai grea prin soluţionarea cererii de lămurire.

Nu pot fi primite nici criticile prin care recurenta tinde a susţine că există contradicţii între considerentele deciziei nr. 884A/2016 şi considerentele încheierii recurate, cu privire la noţiunea de acte de comerţ interzise, întrucât, pe de o parte, obiectul prezentului recurs îl reprezintă încheierea de şedinţă din data de 18 septembrie 2019 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă, iar o atare susţinere nu este de natură a se constitui într-o critică la adresa încheierii.

Dimpotrivă, instanţa de apel s-a raportat la cele deja stabilite prin decizia pronunţată asupra apelului, explicând caracterul general al interdicţiei de a efectuat orice acte de comerţ cu mărfurile reţinute la vamă, precum şi cu orice alte produse care poartă semne identice sau similare cu mărcile reclamantei, în cazul în care acestea au fost puse în comerţ în Uniunea Europeană, fără acordul reclamantei.

Sub această interdicţie, ca efect al admiterii cererii în contrafacere, intră inclusiv interdicţia de a întoarce bunurile în China, fiind lipsite de relevanţă distincţiile făcute de recurenta-pârâtă prin referirea la noţiunile de export, reexport sau retrimitere, cum corect a constatat curtea de apel, întrucât din moment ce interdicţia vizează genul (orice acte de comerţ), ea este aplicabilă oricărei specii care se încadrează în gen (export, reexport, trimitere sau retrimitere în China, distribuţie, import, finalizarea operaţiunilor de vămuire etc.).

Având în vedere aceste considerente, Înalta Curte, în aplicarea dispoziţiilor art. 497 rap. la art. 496 alin. (1) din C. proc. civ., va respinge ca nefondat recursul pârâtei, în cauză nefiind întrunit niciunul dintre cazurile de casare susţinute de aceasta - art. 488 alin. (1) pct. 5 sau 8 din acelaşi Cod.

În temeiul art. 453 din C. proc. civ., se va dispune obligarea recurentei la plata cheltuielilor de judecată efectuate de către intimată în această etapă procesuală, însă, cu aplicarea dispoziţiilor art. 451 alin. (2) C. proc. civ., la solicitarea recurentei.

Drept urmare, Înalta Curte va dispune reducerea cuantumului cheltuielilor de judecată efectuate de intimata-reclamantă, decurgând din plata onorariului de avocat (7.203,55 RON), la un nivel rezonabil, proporţional cu dificultatea redusă a apărărilor din aceasta etapă procesuală şi cu volumul de activitate al apărătorilor intimatei, pentru susţinerea poziţiei procesuale a acesteia.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

În majoritate:

Respinge ca nefondat recursul declarat de pârâta S.C. B. S.R.L. împotriva încheierii de şedinţă din data de 18 septembrie 2019 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă, pronunţate în dosarul nr. x/2015.

Obligă pe recurenta-pârâtă S.C. B. S.R.L. la plata către intimata-reclamantă A. a sumei de 3.500 RON, reprezentând cheltuieli de judecată, reduse, conform art. 451 alin. (2) C. proc. civ.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 13 octombrie 2020.

Cu opinie separată în sensul admiterii recursului şi casării încheierii recurate, cu trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeaşi curte de apel.

Considerentele pentru care am apreciat că recursul trebuia admis sunt următoarele.

Recursul a fost formulat împotriva încheierii din 18 septembrie 2019 prin care Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă a respins cererea de lămurire a dispozitivului deciziei 884/A/16.11.2016 formulată de pârâta S.C. B. S.R.L..

Prin decizia nr. 884 A din 16.11.2016, Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă a respins excepţia tardivităţii apelului incident şi a respins, ca nefondat, apelul incident formulat de pârâta S.C. B. S.R.L..

A admis apelul formulat de reclamanta A. şi a schimbat în parte sentinţa apelată, în sensul că a interzis pârâtei importul, exportul, distribuţia, comercializarea, precum si efectuarea oricărui act de comerţ cu produse ce poartă semne identice sau similare cu mărcile comunitare figurative x, y, z, w şi marca figurativă internaţionala Powered By t care nu au fost puse în comerţ în UE cu acordul titularului de marcă.

A interzis pârâtei importul, exportul, distribuţia, comercializarea, precum si efectuarea oricărui act de comerţ, inclusiv a finalizării operaţiunilor de vămuire a pompelor de apa reţinute conform Deciziei nr. 9569/D101-2015/13.07.2015 de către Biroul Vamal Constanta Sud care poarta mărcile sus-menţionate.

Prin aceeaşi decizie, a obligat pârâta la 10.235,01 RON cheltuieli de judecată în prima instanţă şi la 12.502,28 RON cheltuieli de judecata solicitare în apel. Celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate au fost menţinute.

Curtea de Apel Bucureşti s-a considerat învestită legal cu cererea trimisă prin poştă la data de 10.06.2019, prin care s-a solicitat lămurirea dispozitivului deciziei menţionate anterior în sensul de a preciza dacă instanţa a înţeles sau nu să includă în sfera interdicţiilor şi retrimiterea bunurilor în ţara de origine a furnizorului (China), operaţiune care nu ar implica finalizarea operaţiunilor de vămuire, fiind chiar incompatibilă cu aceasta.

În motivarea încheierii din 18 septembrie 2019 Curtea de Apel Bucureşti a reţinut că cererea de lămurire este vădit nefondată întrucât nu există nimic neclar sau nelămurit în dispozitivul deciziei.

Curtea de apel a reţinut două argumente principale:

1. reexportul/retrimiterea/înapoierea mărfurilor intră în sfera noţiunii de "act de comerţ", întrucât constituie o manifestare de voinţă realizată de petentă în cadrul şi în legătură cu activitatea sa comercială. Prin urmare, nici o astfel de operaţiune nu poate fi realizată de petentă cu privire la mărfurile reţinute conform Deciziei nr. 9569/D101-2015/13.07.2015, din moment ce prin decizia civilă sus-menţionată i s-a interzis orice act de comerţ cu privire la aceste bunuri;

2. referirea în dispozitiv la teritoriul Uniunii Europene s-a făcut în contextul cererii analizate şi soluţionate de instanţă, iar nu în sensul susţinut de petentă, care nu are nicio legătură cu limitele în care instanţa a fost învestită şi în care a analizat cauza.

În prealabil, este de reţinut că potrivit art. 443 C. proc. civ. în cazul în care sunt necesare lămuriri cu privire la înţelesul, întinderea sau aplicarea dispozitivului hotărârii părţile pot cere instanţei care a pronunţat hotărârea să lămurească dispozitivul. Textul are în vedere caracterul neclar al dispozitivului. Prin procedura de lămurire a dispozitivului instanţa nu poate să modifice hotărârea a cărei lămurire se cere.

În ceea ce priveşte primul argument, este de reţinut că instanţa de apel a pornit strict de la conţinutul interdicţiei care se regăseşte în dispozitivul deciziei nr. 884/A/16.11.2016, şi anume interdicţia de efectuare a oricărui act de comerţ, făcând abstracţie de obiectul litigiului care a dus la pronunţarea acestei hotărâri.

Astfel, aşa cum rezultă din considerentele deciziei nr. 884/A/16.11.2016, aceste interdicţii au fost dispuse în temeiul art. 36 din Legea nr. 84/1998 şi art. 9 din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 privind marca comunitară, care conţine în esenţă aceleaşi dispoziţii cu cele ale legii naţionale.

Ca atare, interpretarea dispoziţiei de interzicere a oricărui act de comerţ trebuie să se facă nu prin raportare la înţelesul acestei noţiuni din dreptul comercial în general, ci prin raportare la înţelesul acestei noţiuni aşa cum a fost interpretat în mod autonom în jurisprudenţa CJCE/CJUE.

Potrivit art. 36 alin. (2) lit. a) din Legea 84/1998, forma în vigoare la data cererii de chemare în judecată titularul mărcii poate cere instanţei judecătoreşti competente să interzică terţilor să folosească, în activitatea lor comercială, fără consimţământul său un semn identic mărcii, pentru produse sau servicii identice celor pentru care marca a fost înregistrată.

Conform art. 36 alin. (3) din Legea 84/1998 " În aplicarea alin. (2), titularul mărcii poate cere să fie interzise terţilor, în special, următoarele acte:

a) aplicarea semnului pe produse sau pe ambalaje;

b) oferirea produselor sau comercializarea ori deţinerea lor în acest scop sau, după caz, oferirea sau prestarea serviciilor sub acest semn;

c) punerea în liberă circulaţie, exportul, importul, plasarea sub un regim vamal suspensiv sau economic, precum şi acordarea oricărei alte destinaţii vamale, aşa cum acestea sunt definite în reglementările vamale, produselor sub acest semn;

d) utilizarea semnului pe documente sau pentru publicitate."

Din aceste dispoziţii legale, ce reprezintă transpunerea directivelor Uniunii Europene în materie, reiese că premisa dispunerii interdicţiilor prevăzute exemplificativ la alin. (3) (ce reprezintă tipuri de utilizare - Hotărârea din 12 noiembrie 2002 Arsenal Football Club C-206/01, punctul 38, Hotărârea din 17 martie 2005, Gillette Company şi Gillette Group Finland, C-228/03, punctul 28, Hotărârea din 25 ianuarie 2007 Adam Opel, C-48/05, punctul 16) rezidă în verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (2), actele ce reprezintă interdicţiile propriu-zise fiind destinate a fi date în aplicarea alin. (2) şi în limitele de protecţie ale dreptului la marcă.

Or, în temeiul acestor dispoziţii legale naţionale şi comunitare/ale Uniunii Europene, titularul mărcii are dreptul să interzică utilizarea de către un terţ, fără consimţământul său, a unui semn identic cu marca respectivă, atunci când această utilizare are loc în cadrul comerţului, priveşte produse şi servicii identice cu cele pentru care este înregistrată marca şi aduce atingere sau poate aduce atingere funcţiilor mărcii (a se vedea în special Hotărârea din 11 septembrie 2007, Céline, C-17/06, punctul 16, Ordonanţa din 19 februarie 2009, UDV North America, C-62/08, punctul 42, precum şi Hotărârea din 18 iunie 2009, L’Oréal şi alţii, C-487/07, punctul 58).

Din această jurisprudenţă rezultă că titularul mărcii nu se poate opune utilizării unui semn identic cu marca dacă această utilizare nu este susceptibilă să aducă atingere niciuneia dintre funcţiile acesteia (Hotărârile Arsenal Football Club, punctul 54, precum şi L’Oréal şi alţii, punctul 60).

Utilizarea unui semn identic cu marca, în sensul menţionat anterior, are loc în cadrul comerţului în măsura în care această utilizare are loc în contextul unei activităţi comerciale ce vizează un avantaj economic, iar nu în domeniul privat (Hotărârea din 12 noiembrie 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, punctul 40, şi Hotărârea Céline, citată anterior, punctul 17, precum şi Ordonanţa UDV North America, punctul 44), iar "contextul activităţii comerciale" este dependent de punerea pe piaţă a respectivului produs.

Acţiunile enumerate, şi anume aplicarea semnului pe produse sau pe ambalajul acestora, oferirea spre vânzare a produselor sau a serviciilor sub semnul respectiv, importul sau exportul de produse sub semnul respectiv şi utilizarea semnului în documentele de afaceri şi în publicitate, constituie utilizări pentru produse sau servicii (a se vedea Hotărârile Arsenal Football Club, punctul 41, şi Adam Opel, punctul 20).

Ca atare, premisa dispunerii interdicţiei de efectuare a oricărui act de comerţ, inclusiv a finalizării operaţiunilor de vămuire a pompelor de apa reţinute conform Deciziei nr. 9569/D101-2015/13.07.2015 de către Biroul Vamal Constanta Sud care poartă mărcile în cauză este aceea ca această utilizare ("actul de comerţ"), alături de celelalte condiţii menţionate anterior, să fie susceptibilă să aducă atingere uneia dintre funcţiile mărcii, raportat la situaţia de fapt care se regăseşte în cererea de chemare în judecată.

Or, atâta timp cât prin cererea de chemare în judecată nu s-a solicitat în mod expres interzicerea reexportului sau a înapoierii bunurilor în China, nu s-a verificat nici dacă acest tip de utilizare a mărcii, care potrivit susţinerilor recurentei constituie o repunere în situaţia anterioară ca urmare a rezoluţiunii contractului, întruneşte condiţiile pentru a se considera că este susceptibilă să aducă atingere vreuneia dintre funcţiile mărcii, dacă reprezintă o utilizare pentru produse sau servicii şi dacă are loc în contextul unei activităţi comerciale (punerea pe piaţă/punerea în liberă circulaţie) ce vizează un avantaj economic, iar nu în domeniul privat.

Mai este de reţinut că instanţa de apel nu a negat faptul că noţiunea de export este diferită de noţiunea de reexport sau de înapoiere/retrimitere a bunurilor care nu pot fi considerate importate în Uniunea Europeană, considerând că această analiză este nerelevantă, astfel că nu se impune verificarea susţinerilor din recurs legate de acest aspect.

În consecinţă, acest prim argument al instanţei nu întruneşte condiţiile legale pentru a fi reţinut în sprijinul soluţiei din dispozitiv.

În ceea ce priveşte al doilea argument prin care s-a susţinut nerelevanţa, raportat la cererea de lămurire formulată, a trimiterii din dispozitivul deciziei nr. 884 A din 16.11.2016 la teritoriul Uniunii Europene, sunt de reţinut următoarele.

Interdicţiile au fost dispuse ca urmare a faptului că instanţa de apel a constatat, în principal, faptul că s-a încercat punerea pe piaţa UE a unor produse purtând mărcile invocate de către reclamantă, fabricate într-un stat terţ, fără a exista acordul reclamantei pentru a fi introduse pe piaţa UE.

Faptul că titularul mărcilor impusese prin contract să fie aplicată şi o altă marcă pe produsele în care erau încorporate motoarele care purtau mărcile reclamantei - condiţie care nu ar fi fost îndeplinită, dar care oricum putea fi remediată cu uşurinţă - este nerelevant, atâta timp cât, chiar dacă ar fi fost îndeplinită, nu se putea trece peste faptul că reclamanta nu îşi dăduse acordul pentru ca respectivele produse să fie comercializate în Uniunea Europeană, întrucât a considerat că acestea nu întrunesc cerinţele legale specifice pentru a fi comercializate pe această piaţă.

De altfel, această premisă este reţinută şi în considerentele încheierii atacate, astfel: "fapta de încălcare imputată în cauză a fost aceea de import paralel, adică de introducere sau încercare de introducere în Uniunea Europeană a unor mărfuri pe care titularul mărcii nu le-a pus în circulaţie pe acest teritoriu şi cu privire la care nu si-a dat acordul de a fi introduse pe acest teritoriu."

Or, în jurisprudenţa instanţelor UE s-a reţinut că titularul unei mărci se poate opune primei introduceri pe piaţă în Spaţiul Economic European, fără consimţământul său, a unor produse originale care poartă această marcă (ORDONANŢA 28 octombrie 2010, cauza C-449/09, Canon Kabushiki Kaisha vs. IPN Bulgaria OOD) prin invocarea prevederilor referitoare la drepturile conferite de marcă. În cadrul acestei hotărâri s-au mai reţinut următoarele:

"23 În hotărâri ulterioare, Curtea a precizat că, având în vedere Hotărârea Silhouette International Schmied, citată anterior, efectul Directivei 89/104 este de a limita epuizarea dreptului conferit titularului mărcii numai la cazurile în care produsele au fost introduse pe piaţă în SEE şi de a permite astfel acestui titular să controleze prima introducere pe piaţă în SEE a produselor care poartă marca sa (Hotărârea din 20 noiembrie 2001, Zino Davidoff şi Levi Strauss, C-414/99-C-416/99, Rec., p. I-8691, punctul 33, Hotărârea din 8 aprilie 2003, Van Doren + Q, C-244/00, Rec., p. I-3051, punctul 26, precum şi Hotărârea din 30 noiembrie 2004, Peak Holding, C-16/03, Rec., p. I-11313, punctul 36).

24 Rezultă că, în cazul în care produsele care poartă o marcă nu au fost introduse anterior pe piaţă în SEE de titularul acestei mărci sau cu consimţământul său, articolul 5 din Directiva 89/104 conferă titularului menţionat un drept exclusiv care îi permite să interzică oricărui terţ, între altele, să importe produsele în cauză, să le ofere spre vânzare, să le introducă pe piaţă sau să le deţină în aceste scopuri (a se vedea Hotărârea Peak Holding, citată anterior, punctul 34).

25 Din ansamblul acestei jurisprudenţe rezultă că, în ipoteza în care instanţa de trimitere ar stabili, în urma verificării situaţiei de fapt vizate la punctul 20 din prezenta ordonanţă, că IPN Bulgaria se pregăteşte să introducă pe piaţă în SEE produsele în discuţie în cauza principală sau să ofere spre vânzare ori să vândă aceste produse unui alt operator care, cu siguranţă, le va introduce pe piaţă în SEE, concluzie din care ar rezulta, având în vedere elementele de fapt necontestate din acţiunea principală, că ar fi vorba despre o primă introducere pe piaţă în SEE a unor produse originale fără consimţământul titularului mărcii, ar trebui să se aplice jurisprudenţa potrivit căreia titularul menţionat se poate opune respectivei introduceri pe piaţă."

Ca atare, finalitatea demersurilor titularului dreptului în acest caz este împiedicarea introducerii pe piaţa UE a produselor originale care ar fi încălcat dreptul titularului de a controla prima introducere pe piaţă în UE a produselor care poată marca sa, iar măsurile dispuse pentru prevenirea încălcării trebuie să fie proporţionale astfel încât să nu limiteze libertatea comerţului.

Acest drept este justificat printre altele de îndeplinirea funcţiei mărcii de garantare a calităţii produselor, având în vedere că pe anumite pieţe sunt impuse standarde mai înalte de calitate pentru ca produsele să poată fi comercializate, cum sunt în speţă cerinţele legale cu privire la emisii, nivel de zgomot, etc.

Astfel, măsurile care fost dispuse în temeiul art. 36 alin. (3) din Legea nr. 84/1998 şi ale art. 9 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 privind marca comunitară sunt destinate să preîntâmpine încălcarea dreptului titularului mărcii de a controla prima introducere pe piaţă în SEE a produselor care poartă marca sa.

Ca atare, atâta timp cât prin cererea de chemare în judecată nu s-a solicitat în mod expres interzicerea reexportului sau a înapoierii bunurilor în China, nu s-a verificat nici dacă acest tip de utilizare a mărcii, care potrivit susţinerilor recurentei constituie o repunere în situaţia anterioară ca urmare a rezoluţiunii contractului, este de natură să ducă la încălcarea dreptului titularului mărcii de a controla prima introducere pe piaţă în SEE a produselor care poartă marca sa.

Or, acest drept este încălcat doar dacă aceste acţiuni sunt direcţionate în sensul punerii în vânzare a unor mărfuri pe teritoriul UE.

În consecinţă, în mod nelegal, instanţa de apel, când a soluţionat cererea de lămurire a dispozitivului, a considerat nerelevante, raportat la obiectul litigiului, aceste argumente ale pârâtei.

Ţinând cont că acestea sunt singurele considerente avute în vedere la soluţionarea cererii de lămurire a dispozitivului, considerente în cadrul cărora, pe de o parte, instanţa de apel nu a interpretat în mod legal limitele interdicţiei de efectuare a oricărui act de comerţ cu produsele în cauză raportat la cauza cererii de chemare în judecată, iar pe de altă parte, a înlăturat în mod nelegal ca nerelevantă soluţionării cererii condiţia referitoare la limitele teritoriale ale dreptului reclamantului de a controla prima introducere pe piaţă în UE a produselor care poată marca sa, se impunea admiterea recursului şi trimiterea cauzei spre rejudecare, fiind fondate motivele de recurs întemeiate pe prevederile art. 488 alin. (1) pct. 5 referitoare la greşita interpretare a art. 443 C. proc. civ. şi pct. 8 C. proc. civ.