Supreme Court allows patent priority claim when domestic law lacks specific internal priority rules.

Postanowienie z dnia 26 listopada 1996 r.

III RN 34/96

Jeśli prawo krajowe nie przewiduje wyraźnych skutków zastrzeżenia

wewnętrznego pierwszeństwa patentowego, to wówczas zgłoszenie dalsze w

Polsce i innym kraju (będącym członkiem MZOLP) należy rozpatrywać jako dwa

niezależne zgłoszenia korzystające z tej samej daty pierwszeństwa.

Przewodniczący SSN: Janusz Łętowski (sprawozdawca), Sędziowie: SN Adam

Józefowicz, NSA Jerzy Sulimierski.

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 1996 r. sprawy

Włodzimierza G., [...] na postanowienie Urzędu Patentowego RP w Warszawie z dnia

11 października 1995 r. [...] o odmowie przyznania uprzedniego pierwszeństwa ze

zgłoszenia dokonanego w Polsce [...] na skutek rewizji nadzwyczajnej Prezesa Urzędu

Patentowego [...] od postanowienia Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym z

dnia 15 marca 1996 r. [...]

postanowił:

u c h y l i ć zaskarżone postanowienie Komisji Odwoławczej przy Urzędzie

Patentowym z dnia 15 marca 1996 r. [...] i poprzedzające je postanowienie Urzędu

Patentowego z dnia 11 października 1995 r. [...] i przekazać sprawę do ponownego

rozpoznania przez Urząd Patentowy.

Uzasadnienie

Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej wniósł w dniu 13 września 1996 r. rewizję nadzwyczajną od postanowienia Komisji Odwoławczej przy Urzędzie

Patentowym [...] z dnia 15 marca 1996 r. [...] i postanowienia Urzędu Patentowego z 11

października 1995 r. [...] o odmowie przyznania uprzedniego pierwszeństwa ze

zgłoszenia dokonanego w Polsce [...].

Zgodnie ze stanowiskiem rewidującego zaskarżone postanowienia rażąco

naruszają prawo przez błędną wykładnię art. 25 ustawy z dnia 19 października 1972 r.

o wynalazczości (jednolity tekst: Dz. U. z 1993 r., Nr 26, poz.117 - w związku z art. 3 tej

ustawy). W konsekwencji na podstawie art. 117 ustawy o wynalazczości w związku z

art. 393 KPC wniósł on o uchylenie zaskarżonych postanowień i przekazanie sprawy do

ponownego rozpoznania przez Urząd Patentowy.

Stan faktyczny sprawy przedstawiał się następująco:

Włodzimierz L.G., Miami, Stany Zjednoczone Ameryki, posiadający obywatelstwo polskie zgłosił dnia 4 grudnia 1992 r. [...] w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej wynalazek pt. "Sposób odwadniania produktów, urządzenie do odwadniania oraz produkt o zmniejszonej zawartości wody". Zgłoszenie zawierało trzy

kategorie wynalazku: sposób, urządzenie i produkt.

Dnia 1 grudnia 1993 r. zostało złożone w Urzędzie Patentowym RP, jako

urzędzie przyjmującym, zgłoszenie międzynarodowe [...] z zastrzeżeniem uprzedniego

pierwszeństwa wynikającego ze zgłoszenia [...], z wyznaczeniem 29 krajów - stron

Układu o współpracy patentowej (PCT - zał. do Dz. U. z 1991 r. Nr 70), w tym Polski,

oraz dwóch organizacji regionalnych.

Urząd Patentowy RP postanowieniem z dnia 11 października 1995 r. odmówił

przyznania uprzedniego pierwszeństwa ze zgłoszenia [...]. W uzasadnieniu postanowienia Urząd Patentowy stwierdził, że przy zachowaniu określonych warunków,

zgłaszający może ubiegać się o przyznanie uprzedniego pierwszeństwa, ale ze

zgłoszenia dokonanego za granicą.

Zgłaszający zażalił się na powyższe postanowienie do Komisji Odwoławczej przy

Urzędzie Patentowym podnosząc, że określone w art. 25 ustawy o wynalazczości

kryteria niezbędne do skorzystania z uprzedniego pierwszeństwa zostały przez niego

spełnione, bowiem jest obywatelem państwa należącego do Międzynarodowego

Związku Ochrony Własności Przemysłowej i ubiega się o przyznanie pierwszeństwa ze

zgłoszenia dokonanego w Polsce, a więc państwie również należącym do tego

Związku.

Komisja Odwoławcza przy Urzędzie Patentowym uznała, że nie ma podstaw do

uwzględnienia zażalenia z następujących powodów. Korzystanie z uprzedniego

pierwszeństwa dla zgłoszeń dokonanych w ramach Układu o współpracy patentowej

PCT jest uregulowane w art. 8 ust. 2 pkt b tego Układu, w myśl którego jeżeli w zgłoszeniu międzynarodowym zastrzega się pierwszeństwo ze zgłoszenia krajowego

dokonanego w wyznaczonym państwie, to warunki i skutki zastrzeżenia pierwszeństwa

w tym państwie reguluje jego prawo krajowe. Z kolei art. 25 ustawy o wynalazczości

stanowi między innymi, że obywatelom państw obcych należących do Międzynarodowego Związku Ochrony Własności Przemysłowej przysługuje na zasadach

określonych w umowach międzynarodowych pierwszeństwo do uzyskania patentu w

Rzeczypospolitej Polskiej według daty pierwszego prawidłowego zgłoszenia wynalazku

w celu uzyskania ochrony w jednym z tych państw, jeżeli zgłoszenia wynalazku w

Urzędzie Patentowym dokonają w okresie dwunastu miesięcy od tej daty (zgłaszający

dokonał zgłoszenia w terminie). Zdaniem Komisji Odwoławczej przepis ten jednoznacznie wyodrębnia państwa obce należące do tego Związku i Rzeczpospolitą Polską

jako kraj, w którym zgłaszający ubiega się o pierwszeństwo wynikające ze zgłoszenia

wynalazku w jednym z tych państw obcych. W konsekwencji trafny jest, zdaniem

Komisji, pogląd Urzędu Patentowego, że zgłaszający może skorzystać w Polsce tylko z

pierwszeństwa wynikającego ze zgłoszenia wynalazku dokonanego wcześniej za

granicą, a nie w Polsce. Zdaniem Komisji odmienna wykładnia art. 25 ustawy o

wynalazczości byłaby zaprzeczeniem zasady uprzedniego pierwszeństwa i mogłaby

prowadzić do uzyskania przez jednego zgłaszającego podwójnej ochrony na to samo

rozwiązanie, co byłoby całkowicie nieuzasadnione.

Zgodnie ze stanowiskiem rewidującego, oba postanowienia są niezgodne z

prawem, albowiem przyjęta w nich wykładnia art. 25 ustawy jest dowolna, nie znajduje

oparcia w treści tego przepisu, powodując zarazem sprzeczność z art. 8 PCT.

Brak jest podstaw do uznania, że art. 25 przesądza o odmowie przyznania

obywatelowi polskiemu, dla zgłoszenia w trybie PCT, pierwszeństwa w Polsce z

wcześniejszego zgłoszenia dokonanego przez niego również w Polsce (pierwszeństwo

wewnętrzne), skoro kwestii pierwszeństwa dla obywatela polskiego oraz owego wew-

nętrznego pierwszeństwa przepis ten w ogóle nie reguluje. Stanowi jedynie szczególną

regulację uprawnień zgłaszających, będących obywatelami państw obcych. Trzeba

dodać, iż przepis ten nie jest sprzeczny z Konwencją paryską z 20 marca 1983 r. o

ochronie własności przemysłowej (Dz. U. z 1975 r., Nr 9, poz. 51), bowiem Konwencja

określa jedynie minimum uprawnień, jakie państwa należące do Związku powinny

przyznać takim zgłaszającym.

Podstawą przyznania pierwszeństwa, również wewnętrznego, jest przepis art. 8

ust. 2 pkt b ratyfikowanego przez Polskę Układu o współpracy patentowej (PCT).

Stanowi on, że zgłoszenie międzynarodowe, dla którego zastrzega się pierwszeństwo z

jednego lub więcej wcześniejszych zgłoszeń wniesionych w umawiającym się państwie

lub dla umawiającego się państwa, może zawierać wyznaczenie tego państwa. Jeżeli w

zgłoszeniu międzynarodowym zastrzega się pierwszeństwo z jednego lub więcej

zgłoszeń krajowych, wniesionych w wyznaczonym państwie lub dla wyznaczonego

państwa albo też gdy zastrzega się pierwszeństwo ze zgłoszenia międzynarodowego, w

którym wyznaczone zostało tylko jedno państwo, to warunki i skutki zastrzeżenia

pierwszeństwa w tym państwie reguluje prawo krajowe tego państwa.

Zgodnie zatem ze zdaniem drugim tego przepisu, prawo krajowe może regulować łącznie warunki i skutki zastrzeżenia pierwszeństwa w tym państwie. Warunki i

skutki, o których mowa w zdaniu drugim, nie mogą być jednak rozumiane jako brak

warunków, a tylko zakaz stosowania normy zdania pierwszego. Taka wykładnia, łącznie

z zaprezentowaną przez Komisję Odwoławczą wykładnią art. 25 ustawy o

wynalazczości prowadzi do naruszenia normy umowy międzynarodowej, a zgodnie z

art. 3 ustawy o wynalazczości, przepisy tej ustawy nie naruszają postanowień zawartych w umowach międzynarodowych.

Rewidujący stwierdza w konsekwencji, że jeśli prawo krajowe nie przewiduje

określonych warunków i skutków dla zastrzegania pierwszeństwa wewnętrznego, a nie

przewiduje, to należy przyjąć, że oba zgłoszenia (jeżeli żadne z nich nie zostanie w toku

postępowania przez zgłaszającego wycofane) trzeba rozpatrywać odrębnie jak dwa

zgłoszenia niezależne, korzystające z tej samej daty pierwszeństwa.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Rewizja jest uzasadniona, a argumenty w niej zawarte - przekonujące. W ocenie

Sądu Najwyższego jako prawną podstawę przyznania pierwszeństwa (również

wewnętrznego) należy przyjąć powołany przez rewidującego przepis art. 8 ust. 2 pkt b

Układu o Współpracy Patentowej (PCT). Zgodnie z tym przepisem możliwe jest

zastrzeżenie w zgłoszeniu międzynarodowym pierwszeństwa wyraźnie określonego

państwa, a wówczas warunki i skutki takiego zastrzeżenia reguluje prawo krajowe tego

państwa. Jeśli - tak jak w rozpatrywanym wypadku - prawo krajowe nie przewiduje

wyraźnych skutków zastrzeżenia pierwszeństwa wewnętrznego, wówczas rzeczywiście

oba zgłoszenia trzeba rozpatrywać tak, jak zgłoszenia niezależne, korzystające z

identycznej daty pierwszeństwa. Wskazane orzeczenie należy zatem ocenić jako

rażąco naruszające prawo. Sąd Najwyższy podziela też pogląd rewidującego, iż

naruszenie przez Polskę zobowiązań wynikających z zawartej umowy międzynarodowej

może być ocenione jako naruszenie interesu RP i w tej sytuacji orzekł jak w sentencji.