3-04-16/5 · Tallinna Halduskohus Tallinna kohtumaja

KOHTUOTSUS

EESTI VABARIIGI NIMEL

Kohus

Tallinna Halduskohus

Kohtunik

Dagmar Maastik

Otsuse tegemise aeg ja koht

5.juunil 2007.a. Tallinnas

Haldusasja number

3-04-16

Haldusasi

A&Ü Majandustarkvara OÜ kaebus Majandus- ja Kommuni-

katsiooniministeeriumi tööstusomandi apellatsioonikomisjoni

31.10.2003.a. otsuse nr 509-o tühistamiseks

Asja läbivaatamise kuupäev

28.05.2007.a.

Kohtuistungist osa võtnud

menetlusosalised

kaebaja A&Ü Majandustarkvara OÜ esindajad Alo Toom ja

patendivolinik Mari Toomsoo, vastustaja Majandus- ja Kom-

munikatsiooniministeeriumi tööstusomandi apellatsioonikomis-

joni esindaja Tanel Kalmet,

kolmanda isiku PC Ekspert Pluss OÜ esindajad Kristjan Leppik

ja patendivolinik Urmas Kauler

RESOLUTSIOON

Jätta kaebus rahuldamata.

Välja mõista A&Ü Majandustarkvara OÜ-lt PC Ekspert Pluss

OÜ kasuks 10 000(kümme tuhat) krooni menetluskulusid.

Edasikaebamise kord

Kohtuotsuse peale võib esitada apellatsioonkaebuse vahetult

Tallinna Ringkonnakohtule 30 päeva jooksul otsuse avalikult

teatavakstegemisest arvates.

ASJAOLUD

18.07.2001.a. otsusega nr 7/M200000318 registreeris Patendiamet A&Ü Majandustarkvara OÜ

nimele kaubamärgi "ARVUTISALONG PC expert + kuju" teenuseklassis 42(arvutitarkvara ku-

jundus, hooldamine, ajakohastamine ja konsultatsioonid, andmebaaside taastamine, arvutiprog-

rammide koostamine, arvutite rent). PC Ekspert Pluss OÜ vaidlustas otsuse Majandus-ja

Kommunikatsiooniministecriumi tööstusomandi apellatsioonikomisjonis.

31.10.2003.a. otsusega nr 509-o rahuldas apellatsioonikomisjon PC Ekspert Pluss OÜ kaebuse,

tühistas vaidlustatud haldusakti ning tegi Patendiametile ettepaneku teha uus otsus. Otsuse nr

509-o kohaselt on Patendiamet rikkunud kaubamärgiseaduse(KaMS) § 8 lg 1 p 2, mille kohaselt

ei registreerita kaubamärke, mis on identsed või äravahetamiseni sarnased või assotsieeruvad

teise isiku nimele samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks registreeritud või

registreerimiseks esitatud varasema kaubamärgiga, kui registreerimiseks puudub teise isiku

kirjalik luba. Lähtudes kombineeritud kaubamärkide "PC EXPERT pluss + kuju" ja

"ARVUTISALONG PC expert + kuju" reproduktsioonidest, on võrreldavad kaubamärgid

assotsieeruvad. Mõlema tähise domineerivaks elemendiks on suurte trükitähtedega kirjutatud

tähed „PC“ koos seonduva sõnaga „EXPERT“. Asjaolu, et PC Ekspert Pluss OÜ kaubamärgis on

sõna „EXPERT“ kirjutatud trükitähtedega ja A&Ü Majandustarkvara OÜ kaubamärgis

kirjatähtedega, ei erista sõnade kirjapilti märgatavalt. Esimeses kaubamärgis olev plussmärk (+)

ja teises kaubamärgis olev sõna „ARVUTISALONG“ jäävad eelnimetatud elementide kõrval

vähemärgatavateks. Samas on kaubamärkide disain oluliselt erinev, mis välistab võrreldavate

kaubamärkide käsitamise äravahetamiseni sarnastena. Vaatamata kaubamärkide teostuse ja

disaini erinevustele on domineeriva sõnalise elemendi „PC EXPERT“ esinemine mõlemas

kaubamärgis piisav, et tarbija, nähes mõlemaid kaubamärke eri aegadel või üheskoos, looks ala-

teadvuses seose mõlema kaubamärgi vahel. PC Ekspert Pluss OÜ kaubamärk on registreeritud

klassis 9(arvutitarkvara; arvutid, raalid; printrid; programmid; CD-ROM-id;skannerid; modemid;

monitorid; klaviatuurid; andmetöötlusseadmed jne). Samas on A&Ü Majandustarkvara OÜ

kaubamärgi klassis 42 loetletud teenused iseloomult väga sarnased PC Ekspert Pluss OÜ

registreeritud kaubamärgi vastavate kaupadega, kuivõrd arvutikaupade ja tarkvara

valmistajad/tootjad pakuvad sageli klientidele ka arvutite rentimist, arvutiprogrammide

koostamist, arvutitarkvara hooldamist jms. teenuseid. Seetõttu tuleb kõnealuseid kaupu ja

teenuseid käsitada samaliigilistena KaMS § 8 lg 1 p 2 mõttes. Registreerides assotsieeruva

kaubamärgi erinevate äriühingute nimele, kusjuures nende äriühingute poolt pakutavad kaup ja

teenus on samaliigilised, pole tagatud KaMS-i põhieesmärk – eristada ühe ettevõtja poolt

pakutavaid kaupu ja teenuseid teiste ettevõtjate poolt pakutud kaupadest ja teenustest. PC Ekspert

Pluss OÜ kaubamärk on varasem - registreerimise taotlus saabus 19.11.1998.a., samas kui A&Ü

Majandustarkvara OÜ esitas selle alles 28.02.2000.a. PC Ekspert Pluss OÜ pole andnud A&Ü

Majandustarkvara OÜ-le luba tema varasema kaubamärgiga assotsieeruva kaubamärgi

registreerimiseks samaliigilistele kaupadele/teenustele. Kaebuse menetluse käigus on A&Ü

Majandustarkvara OÜ esitanud tõendeid, millest nähtuvalt võis kaubamärk "ARVUTISALONG

PC expert + kuju" kaubamärgitaotluse esitamise ajal olla üldtuntud tööstusomandi kaitse Pariisi

konventsiooni(edaspidi „Pariisi konventsioon“) art 6 bis mõttes, kuid kaubamärgi registreerimi-

sega seotud materjalist ega Patendiameti 28.02.2003.a. kirjast ei nähtu, et Patendiamet oleks kau-

bamärgi registreerimisel tegelikult kontrollinud selle võimalikku üldtuntust Pariisi konventsiooni

art 6 bis mõttes

MENETLUSOSALISTE SEISUKOHAD

Kaebaja palub vaidlustatud otsus tühistada ja kohustada apellatsioonikomisjoni tegema uut

otsust. Vastustaja on oluliselt rikkunud menetlusnorme, vääralt kohaldanud materiaalõiguse

norme ning ebaõigesti hinnanud tõendeid. Otsuses kirjeldatud asjaolud ei vasta tegelikkusele, ka-

jastamata on jäetud ning moonutatud mitmeid olulisi asjaolusid. Asja arutamine ei alanud 5.09.

2003.a., nagu märgitud otsuses, vaid 21.03.2003.a. apellatsioonikomisjoni istungil, kus komisjon

otsustas asja arutamise katkestada, et anda kolmandale isikule võimalus esitada tõendeid oma

kaebuses esitatud väidete tõendamiseks. Seega 5.09.2003.a. istungil jätkati asja arutamist. See

asjaolu on tähtis, kuna apellatsioonikomisjoni põhimääruse(edaspidi „põhimäärus“) p-st 21

tulenevalt võib kaebust muuta ja täiendada enne kaebuse arutamist apellatsioonikomisjonis,

esitades sellekohase kirjaliku avalduse ja vajalikud dokumendid. Kuivõrd kõnealusel juhul algas

kaebuse arutamine komisjonis 21.03.2003.a., võis kolmas isik oma kaebuses teha muudatusi ja

täiendusi kuni selle kuupäevani. PC Ekspert Pluss OÜ täiendas kaebust uute argumentidega aga

ka 5.09.2003.a., esitades esmakordselt väite, et peab kaubamärgitaotluses nr M200000318

kujutatud kaubamärki oma kaubamärgiga nr 32695 ka assotsieeruvaks. Seega täiendas kolmas

isik kaebust KaMS §-s 8 lg 1 p 2 sätestatud uue alusega, mida aga põhimääruse p 21 kohaselt

polnud enam võimalik teha. Ent isegi kui lugeda 5.09.2003.a. kaebuse arutamise alguseks, poleks

vastustaja tohtinud kolmanda isiku kaebuse täiendust asja materjali juurde võtta. Põhimääruse p

21 kohaselt saab komisjonile esitatud kaebust muuta ja täiendada üksnes sellekohase kirjaliku

avaldusega. PC Ekspert Pluss OÜ ei esitanud vastustajale avaldust, et ta soovib kaebust muuta

või täiendada, vaid üksnes kirjalikud teesid, milles polnud sõnagagi avaldatud soovi kaebuse

muutmiseks/täiendamiseks, kolmanda isiku uued seisukohad olid nagu muuseas esitatud läbisegi

teesidega. Pealegi esitas PC Ekspert Pluss OÜ oma uued seisukohad komisjonile ja teistele

menetlusosalistele alles peale kaebuse arutamise jätkamise algust, seega menetlusstaadiumis, kus

see põhimääruse p 21 kohaselt polnud enam võimalik. Vastustaja kaebaja sellekohaseid

vastuväiteid üldse ei käsitlenud, vaid hindas ka kaubamärkide "ARVUTISALONG PC expert +

kuju" ja "PC EXPERT + + kuju" võimaliku assotsieeruvust ning rahuldas kaebuse just

sellepärast, et pidas kaubamärke assotsieeruvateks. Sellega rikkus vastustaja põhimääruse p 39,

mille kohaselt apellatsioonikomisjon vaatab kaebuse läbi ainult selles soovitud ulatuses, lähtudes

komisjonile esitatud tõenditest. Põhimääruses sätestatud menetlusreeglid on apellatsiooniko-

misjonile järgimiseks kohustuslikud.

Otsuses pole märgitud, et istungist võttis osa lisaks kaebaja lepingulisele esindajale ka tema

seaduslik esindaja Alo Toom, kes selgitas muuhulgas, miks ei saa kaubamärgiga nr 32695 hõl-

matud kaupu pidada samaliigilisteks kaubamärgitaotlusega nr M200000318 hõlmatud teenustega.

Seega pole ka võimalik kontrollida, kas vastustaja nõustus või ei nõustunud A.Toomi seletusega.

Otsusest nähtuvalt kuulati ära vaid kaebaja üks esindaja, mis tähendab, et teise esindaja selgitusi

ei ole ilmselt peetud kuulamisväärilisteks. Seega pole vastustaja analüüsinud kõiki asjaolusid ja

tõendeid igakülgselt, täielikult ja objektiivselt ning vaidlustatav otsus ei tugine kaebuse

arutamisel kindlaks tehtud asjaoludele, nagu nõuab põhimääruse p 42.

Vastustaja on vääralt kohaldanud KaMS § 8 lg 1 p 2. Kaebaja kaubamärki ei saa pidada

assotsieeruvaks kolmanda isiku kaubamärgiga. Kuigi apellatsioonikomisjon väidab otsuses, et

lähtus kombineeritud kaubamärkide reproduktsioonidest, nähtub haldusakti põhjendustest, et

tegelikult on vastustaja lähtunud üksnes sõnalise elemendi "PC EXPERT" esinemisest

kaubamärkides. Selline lähenemine on aga otseses vastuolus KaMS §-ga 8 lg 1 p 2, mille

kohaselt peavad assotsieeruvad olema kaubamärgid, mitte selle üksikud osad. Kaubamärkide

terviklikkusest lähtumise nõuet rõhutab veel KaMS § 5 lg 8, kus on sõnaselgelt öeldud, et

registreeritud kaubamärgi õiguskaitse ulatuse määramisel võetakse aluseks kaubamärgi

reproduktsioon, s.o kaubamärgi kogu väliskuju, millisena ta on registrisse kantud. Seega ei ole

kolmandal isikul ainuõigust mitte sõnaühendi "PC EXPERT" kasutamiseks, vaid üksnes

registrisse kantud kaubamärgi kasutamiseks. Komisjon on otsuses ka ise tunnistanud, et

võrreldavate kaubamärkide teostus ja disain on erinev. Jääb arusaamatuks, millised õiguslikud

alused võimaldasid vastustajal eelistada võrreldavate kaubamärkide sõnalist osa kaubamärkide

muudele osadele. Olulisem on just võrreldavate kaubamärkide kujunduslik külg, kuna nende

sõnalised osad koosnevad üksnes sõnadest, mis ei ole kuigi loomingulised, on laialdaselt kasu-

tatavad igapäevakeeles ega seostu iseenesest konkreetse ettevõtja kaubamärgiga. Kaebaja

sellekohastele seisukohtadele pole komisjon andnud mingit hinnangut. Et sõnaline element "PC

EXPERT" on olemuslikult tavapärane ja arvutikaupade liiki näitav, kinnitavad ka Patendiameti

eksperdi seisukohad kaubamärgitaotluse nr M200000318 ekspertiisimenetluses. Ekspert leidis, et

kaebaja kaubamärgi üldtuntuse tõttu on võimalik anda kaubamärgile õiguskaitse laiendatud

ulatuses, s.o määrata mittekaitstavaks osaks mitte sõnaline element "PC EXPERT" tervikuna,

vaid sõnad "PC" ja "EXPERT" eraldi. Samas pole kolmas isik esitanud mingeid tõendeid selle

kohta, et ka tema kaubamärk "PC EXPERT + + kuju" võiks olla käsitatav kasvõi vähimalgi

määral tuntuna.

Pole esitatud ainsatki tõendit, mis tõendaks vaatlusaluste kaubamärkide assotsieeruvust. Kuna

erinevad inimesed tajuvad assotsiatsioone erinevalt, pole pelgalt kaubamärkide vaatlemise teel

võimalik teha kaugeleulatuvaid järeldusi, kas mingid kaubamärgid on omavahel assotsieeruvad.

Seda on võimalik välja selgitada üksnes vastavate küsitluste, uuringute vms analüüsimise teel,

mida aga pole tehtud. Järelikult baseerub otsus assotsieeruvuse küsimuses üksnes oletustele ja

subjektiivsetele kriteeriumitele, mis ei ole kooskõlas KaMS § 8 lg 1 p 2 sisuga ning komisjoni

varasema praktikaga, kus komisjon on korduvalt toonitanud, et kaubamärkide assotsieeruvuse

tuvastamiseks ei piisa üksnes märkide sarnasuse/erinevuse analüüsist(otsused nr 277-o, nr 327-

o, nr 392-o, nr 496-o, nr 638-o, nr 672-o). Kuna kaebaja on kasutanud oma kaubamärki juba

aastast 1997, siis pidanuks kaebuse apellatsioonikomisjonis arutamiste ajaks juba olema esinenud

juhtumeid, kus üldsus oleks kolmanda isiku ja kaebaja kaubamärke seostanud. Kuivõrd aga

komisjonile mingeid sellekohaseid tõendeid ei esitatud, oleks vastustaja pidanud asuma

seisukohale, et selliseid juhtumeid polegi aset leidnud ning kaubamärgid pole assotsieeruvad.

Klassis 42 loetletud kaebaja teenused pole iseloomult sugugi sarnased klassis 9 nimetatud

kaupadega, vaid sarnanevad üksnes kirjapandud sõnade grammatilise ülesehituse poolest.

Arvutitarkvara programmeerijat, kes tähistab kaubamärgiga oma arvutiprogrammi kui kauba, ei

saa samastada isikuga, kes osutab hooldus- või konsultatsiooniteenuseid seoses erinevate

arvutiprogrammidega. Kui isik soovib saada ainuõigust kaubamärgile nii arvutiseadmete

valmistamisel(klass 9) kui ka erinevate arvutitega seonduvate teenuste osutamisel (klass 42),

tulebki kaubamärk registreerida mõlemas klassis. Vaid ühes klassis kaubamärgi registreerimine ei

anna ainuõigust kasutada kaubamärki teises klassis ega vastupidi. Muidu puuduks kaupadel ja

teenustel vahetegemisel ning märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rah-

vusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppel igasugune mõte. Registreerides kaubamärgi "PC

EXPERT + + kuju" klassis 9, sai kolmas isik üksnes ainuõiguse tähistada oma kaupa, s.o

arvutitega seonduvaid seadmeid, mida ta ise valmistab, mitte aga ainuõigust osutada arvutialaseid

teenuseid kaubamärgi "PC EXPERT + + kuju" all. Põhjendamatu on vastustaja väide, et

arvutikaupade ja tarkvara valmistajad/tootjad pakuvad sageli klientidele ka arvutite rentimist,

arvutiprogrammide koostamist, arvutitarkvara hooldust jms. teenuseid. Eestis ei tegele mitte

ükski ettevõtja arvutiseadmete tootmisega. Arvutisalongid tegelevad küll arvutite

komplekteerimisega, kuid seda üksnes välismaiste tootjate detailidest.

Alusetu on vastustaja seisukoht, et Patendiamet pole kontrollinud kaebaja kaubamärgi

võimalikku üldtuntust Pariisi konventsiooni artikli 6 bis tähenduses. Kaubamärgitaotluse nr

M200 000318 registreerimisega seotud materjalist nähtub, et Patendiamet kontrollis kaubamärgi

"ARVUTISALONG PC expert + kuju" üldtuntust, leidis, et nimetatud kaubamärk on tõepoolest

üldtuntud ning otsustas, et kaubamärgi registreerimine ei anna ainuõigust tähiste PC ja EXPERT

eraldi ja sõna ARVUTISALONG kasutamiseks.

Vastustaja palub jätta kaebus rahuldamata. Komisjon pole protseduurireegleid rikkunud. PC

Ekspert Pluss OÜ 2.11.2001.a. esialgne kaebus, ning sellele 15.11.2001.a. esitatud täiendus, olid

vormistatud ebakorrektselt, samas sisaldas kaebus nõuet kontrollida Patendiameti otsust muuhul-

gas KaMS § 8 lg 1 p 2 alusel. Viidatud sätte kohaselt kaubamärgina ei registreerita "kaubamärke,

mis on identsed või äravahetamiseni sarnased või assotsieeruvad teise isiku nimele samaliigiliste

kaupade või teenuste tähistamiseks registreeritud või registreerimiseks esitatud varasema kauba-

märgiga, kui registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba". Tallinna Halduskohus on oma

otsustes korduvalt kinnitanud, et komisjon on asja sisulisel arutamisel kohustatud arvestama kõigi

kaebuse esitaja väidetega, ükskõik kas need esitatakse koos esialgse kaebusega või hiljem.

Teadaolevalt esmakordselt märkis Tallinna Halduskohus seda 12.01.1999.a. otsuses haldusasjas

nr 3- 639/98.

Vastustaja ei nõustu kaebaja seisukohaga, et tema kaubamärki ei saa pidada assotsieeruvaks

kolmanda isiku kaubamärgiga. Lähtudes kombineeritud kaubamärkide "PC EXPERT pluss + +

kuju" ja ARVUTISALONG PC expert + kuju" reproduktsioonidest on võrreldavad kaubamärgid

assotsieeruvad. Mõlema tähise domineerivaks elemendiks on suurte trükitähtedega kirjutatud

tähed "PC" koos seonduva sõnaga "EXPERT". Asjaolu, et kolmanda isiku kaubamärgis on sõna

"EXPERT" kirjutatud trükitähtedega, kaebaja kaubamärgis aga kirjatähtedega, ei erista sõnade

kirjapilti märgatavalt. Kaebaja kaubamärgis esinev sõna "ARVUTISALONG" ning kolmanda

isiku kaubamärgi koosseisus olev plussmärk jäävad eelnimetatud elementide kõrval vähemärgata-

vateks. Kujunduslikult on võrreldavad kaubamärgid erinevad, mis ei võimalda käsitada neid

äravahetamiseni sarnastena. Samas ei saa aga see asjaolu välistada kaubamärkide assotsieeruvust,

mis ei pea ilmtingimata eeldama nende identsust või äravahetamiseni sarnasust. Komisjon tuvas-

tas kaubamärkide assotsieeruvuse, lähtudes nende sõnalisest osast, tuvastades, et võrrelda-

vad kaubamärgid ei ole äravahetamiseni sarnased. KaMS ei nõua kaubamärkide assotsieeruvuse

tõendamist spetsiaalsete tarbija-uuringute või ekspertiisiga. Kaebaja viidatud komisjoni otsustes

on üldjuhul viidatud asjaolule, et kaebaja ei ole tõendanud kaubamärkide assiotsieeruvust,

kontekstis, mille puhul ilmneb, et komisjon pole niisugust assotsieeruvust leidnud ning kuna

kaebuses pole esitatud tõendeid kaubamärkide assotsieeruvuse kohta, puudub ka

vajadus/võimalus kaebaja argumente analüüsida. Erandiks on otsus 392-0, kuid seal pole kaebuse

aluseks KaMS § 8 lg 1 p 2, vaid § 8 lg 1 pp 3 ja 4, mistõttu see otsus ei tule praeguses vaidluses

arvesse.

Kombineeritud kaubamärkidega "PC EXPERT pluss + kuju" ja ARVUTISALONG PC expert +

kuju" tähistatud kaupu ja teenuseid tuleb käsitada samaliigilistena KaMS § 8 lg 1 p 2 mõttes. Mõ-

ningatel juhtudel võib kaupa pidada teenusega samaliigiliseks ja vastupidi. Sama kinnitab ka rah-

vusvaheline praktika ning Maailma Tööstusomandi Organisatsiooni(WIPO) soovitused. WIPO

käsiraamatu "Introduction to Trademark Law & Practice. The Basic Concepts" p 10.3.3. kohaselt

võivad kaubamärk ja teenindusmärk olla omavahel äravahetamiseni sarnased juhul, kui nende all

pakutavad kaubad ning osutatavad teenused on oma olemuselt sellised, et tava-arusaama kohaselt

võib neid vastavalt pakkuda või osutada üks ettevõtja. Arvestades võrreldavate kaubamärkidega

tähistatud kaupade ja teenuste eripära arvutustehnika valdkonnas, esineb kõnealusel juhul

kaupade ja teenuste samaliigilisus. Kolmanda isiku kaubamärk "PC EXPERT pluss + kuju" on

registreeritud järgmiste 9. klassi liigitatud kaupade suhtes: arvutitarkvara; arvutid, raalid;

printerid; programmid; CD-ROM-d; skannerid; modemid; monitorid; klaviatuurid;

andmetöötlusseadmed; kompaktplaadid; lindiseadmed; mikroprotsessorid; arvutiriistvara;

arvutiprogrammid, salvestatud tekstitöötlusvahendid; arvuti mäluseadmed; arvutuskettad;

disketid; faksiaparaadid; hiired; helkurid; kassetid; kettad (optilised ja

magnetilised); heliplaadid; häireseadmed; alarmseadmed; identifitseerimiskaardid; isi-

kukaardid; juhtmed; kaitse- ja turvavõrgud; tulemüürid; ühenduskaablid; võrgukaablid;

märkmikarvutid; sülearvutid; telefonid; tarkvara; kellad; kõlarid; helitehnikaseadmed;

võrgusüsteemid. Samas otsustas Patendiamet registreerida Eestis hilisema kaubamärgi

"ARVUTISALONG PC ekspert + kuju" kaebaja nimele klassis 42 arvutitarkvara hooldamise,

ajakohastamise, kujunduse ja konsultatsioonid, andmebaaside taastamise, arvutiprogrammide

koostamise ning arvutite rendi. Vastustaja on endiselt seisukohal, et vähemalt osa vaidlusaluse

kaubamärgiga "ARVUTISALONG PC ekspert + kuju" tähistatud teenuseid klassis 42(näit. arvu-

tiprogrammide koostamine) on samaliigilised kaubamärgiga "PC EXPERT pluss + kuju" tähis-

tatavate kaupadega kaubaklassis 9(arvutiprogrammid) KaMS § 8 lg 1 p 2 mõttes, sest

arvutiprogrammide koostamise lõppproduktiks on arvutiprogrammid. Samale järeldusele võivad

tulla ka tarbijad.

Vastustaja möönab, et kaebuse lisadest 6-8 nähtuvalt Patendiamet tõenäoliselt käsitles

kaubamärgiekspertiisi käigus kaubamärgi "ARVUTISALONG PC expert + kuju" üldtuntust

seoses kaubamärgis esineva sõnaühendi "PC ekspert" kaitstavaks/mittekaitstavaks määramise

otsustamisega, mis aga ei kajastu Patendiameti 28.02.2003.a. kirjas nr. 7/M200000318. Samas ei

muuda see, et Patendiamet lähtus kaubamärgi "ARVUTISALONG PC ekspert + kuju" osaks

oleva sõnaühendi "PC ekspert" kaitstavaks/mittekaitstavaks määramise otsustamisel kaubamärgi

"ARVUTISALONG PC ekspert + kuju"

üldtuntusest, olematuks või põhjendamatuks asjaolu, et kaubamärgi "ARVUTISALONG PC

ekspert + kuju" registreerimine kaebaja nimele on vastuolus KaMS §-ga 8 lg 1 p 2, kuna see

kaubamärk on assotsieeruv varasema kaubamärgiga "PC EXPERT pluss + kuju" ning võr-

reldavate kaubamärkidega tähistatakse kaupu ja teenuseid, mis on samaliigilised KaMS § 8 lg 1 p

2 mõttes. Mõlemad nimetatud asjaolud on komisjon oma otsuses tuvastanud.

Vastustaja tunnistab, et istungil viibinute nimekirjast on eksituse tõttu välja jäänud A & Ü

Majandustarkvara OÜ esindaja A.Toom, kes tegelikult istungil osales. Kuid komisjon kuulas ära

ka A.Toomi seisukohad ning arvestas neid otsuse tegemisel.

Kolmas isik palub jätta kaebus rahuldamata. Apellatsioonikomisjoni väidetavad olulised

menetlusnormide rikkumised ei viinud õigusvastase lahendi tegemiseni. Kuna kolmas isik esitas

komisjonile kaebuse põhjendusel, et Patendiameti otsusega rikutakse kolmandale isikule

kuuluvaid kaubamärgi registreeringust nr 32695 ja ärinimest tulenevaid õigusi, pidi komisjon

kaebust menetledes kontrollima vaidlustatud otsuse võimalikku vastuolu KaMS §-s 8 lg 1 pp 2 ja

5 sätestatud kõikidele tingimustele, sealhulgas tuvastama, kas vaidlustatud kaubamärk on assotsi-

eeruv varasema samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks registreeritud või registreerimi-

seks esitatud kaubamärgiga. Kuigi otsuses nr 509-o pole märgitud kaebaja juhatuse liikme nime

või tema tsitaati, ei tähenda see, et komisjon poleks analüüsinud kõiki asjaolusid ja tõendeid

igakülgselt, täielikult ja objektiivselt ning otsus ei tugineks kaebuse arutamisel kindlaks tehtud

ajaoludele. Otsus tehti kollegiaalselt komisjoni esimehe, aseesimehe ja kolme liikme poolt, kelle

pädevuses pole põhjust kahelda.

Komisjon on õigesti tuvastanud Patendiameti otsuse vastuolu KaMS §-s 8 lg 1 p 2 sätestatuga.

Kolmanda isiku varasem kaubamärk „PC EXPERT“ on kaitstud tervikuna, kusjuures kaubamärgi

registreerimine ei anna ainuõigust tähiste PC ja + kasutamiseks. Kolmas isik pole andnud

kaebajale luba kaubamärgi "ARVUTISALONG PC expert + kuju" registreerimiseks. Väär on

kaebaja järeldus, et komisjon on lähtunud üksnes sõnalise elemendi „PC EXPERT“ esinemisest

kõnealuses kaubamärgis. Komisjon pole tähiste kui tervikute võimaliku assotsieeruvuse

tuvastamisel tuginenud üksnes üksikutele kaubamärgi elementidele, vaid on võrrelnud tähiseid

reproduktsioonidel kujutatutena. Komisjon tuvastas kaubamärkide assotsieeruvuse tulenevalt

sõnalistest osadest, mille esinemine kaubamärkide koosseisus tekitab kaubamärkidevahelisi

assotsieeruvaid seoseid. Assotsieeruvuse tuvastamiseks pole tingimata vaja läbi viia küsitlusi ja

uuringuid. Tähiste võrdlemisel on oluline tuvastada assotsieeruvuse võimalus, s.o. KaMS § 8 lg 1

p 2 kohaldamise primaarseks eelduseks pole faktiline olukord, vaid tõenäosuse esinemine – see

tuleneb juba § 8 pealkirjast „Suhtelised õiguskaitset välistavad asjaolud“. Nimetatud normi

seadusandja poolne sisu ja mõte on selgemini lahti kirjutatud praegu kehtivas KaMS-i

redaktsioonis, kus samasse sättesse on sisse viidud tõenäosuse esinemise tingimus. Tallinna

Halduskohus on 30.06.2003.a. otsuses haldusasjas nr 3-1061/ 2003 tuvastanud, et konkreetne

kaup ja konkreetne teenus võivad olla samaliigilised. Kolmanda isiku isiku kaubamärk on

registreeritud kaupade suhtes, mis on samaliigilised kaebaja registreerimistaotluses loetletud tee-

nustega, kuivõrd arvutikaupade ja tarkvara valmistajad/tootjad pakuvad sageli klientidele ka

arvutite rentimist, arvutiprogrammide koostamist, arvutitarkvara hooldust-ajakohastamist-

kujundust -konsultatsioone, taastavad arvutite ja vastavate programmide abil andmebaase,

misläbi tarbijad võivad teha järelduse, et need tooted ja teenused pärinevad ühelt ja samalt või

omavahel seotud ettevõtetelt.

Kaebaja viited oma kaubamärgi registreerimistaotluse menetluse kestel võimaliku üldtuntuse

fakti tuvastamise kohta on asjakohatud, kuna praegusel juhul on tegemist kahe kaubamärgi oma-

vahelise kollisiooni tuvastamise, mitte kaebaja kaubamärgi üldtuntuks tunnistamisega, mida kae-

baja pole ka taotlenudki.

KOHTU PÕHJENDUSED

Kaebaja väidab, et kolmas isik ei võinud 5.09.2003.a. apellatsioonikomisjoni istungil enam oma

kaebust täiendada põhjendusega, et kaebaja kaubamärk assotsieerub tema kaubamärgiga. Kaebaja

viitab sel ajal kehtinud põhimääruse punktile 21, mille kohaselt komisjonile esitatud kaebust võib

muuta ja täiendada enne kaebuse arutamist, esitades sellekohase kirjaliku avalduse ja vajalikud

dokumendid. Seega pidanuks kolmas isik kaebaja arvates esitama oma täienduse juba enne 21.03.

2003.a., mil komisjon alustas asja arutamist.

Kohus selle seisukohaga ei nõustu. Kõnealune põhimäärus on välja antud kuni 30.04. 2004.a.

kehtinud KaMS-i alusel ja täitmiseks. Nimetatud seaduses reguleeris kaubamärgivaidluste

lahendamist apellatsioonikomisjonis ainult § 35, mis aga ei sätestanud, kuidas toimub

kaebuse muutmine ja täiendamine. Samas lubasid ja lubavad nii halduskohtumenetluse

seadustik kui ka tsiviilkohtumenetluse seadustik muuta vastavalt kaebust ning hagi alust,

eset ja suurendada nõuet kuni kohtuvaidluseni. Pole ühtegi mõistlikku põhjendust, miks

apellatsioonikomisjonile kaebuse esitamisel peaksid kaebaja õigused kaebuse muutmiseks ja

täiendamiseks olema oluliselt piiratumad, kui apellatsioonikomisjoni otsuse peale kohtule

kaebuse esitamisel. Kohtu arvates pole põhimääruse p 21 kooskõlas õiguse üldpõhimõtete-

ga. 15.11.2001.a. apellatsioonikomisjonile esitatud kaebuses vaidlustas kolmas isik kaebaja

kaubamärgi KaMS § 8 lg 1 p 2 alusel põhjendusega, et kaubamärgis olev tähis „PC

EXPERT“ on äravahetamiseni sarnane kolmanda isiku registreeritud varasema kauba-

märgiga „PC EXPERT pluss“ ning kaebaja kaubamärgi registreerimiseks puudus kolmanda

isiku kirjalik luba. Osundatud säte kehtis järgmises sõnastuses: „Kaubamärgina ei

registreerita kaubamärke, mis on identsed või äravahetamiseni sarnased või assotsieeruvad

teise isiku nimele samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks registreeritud või

registreerimiseks esitatud varasema kaubamärgiga, kui registreerimiseks puudub teise

isiku kirjalik luba“. Assotsieeruvuse põhjenduse esitas kolmas isik asja arutamise ajal

komisjoni istungil, väljumata seejuures esialgse kaebuse aluseks olnud KaMS § 8 lg 1 p 2

raamest. Komisjon pole kaebaja ja kolmanda isiku kaubamärkide võimalikku

assotsieeruvust hinnates ületanud kaebuse piire. Kui kaebaja vajas täiendavalt aega

kolmanda isiku kaebuse täiendusele vastuväidete esitamiseks, pidanuks ta taotlema kaebuse

arutamise edasilükkamist, kuid kaebaja seda ei teinud.

KaMS § 8 lg 1 p 2 käsitleb olukorda, kus üks kaubamärk on registreeritud ning teise re-

gistreerimistaotlus menetlemisel. Registreeritud kaubamärki saab kahjustada ka assotsieeruva

kaubamärgi registreerimisel teise kauba/teenuse klassis. Kaebaja arvates pole klassis 42 loetletud

teenused iseloomult sugugi sarnased klassis 9 nimetatud kaupadega, vaid sarnanevad üksnes

kirjapandud sõnade grammatilise ülesehituse poolest.

Kohus seda seisukohta ei jaga. Samaliigilisust saab vaadelda samaaegselt nii kaupade kui ka

teenuste suhtes. Vaidlustatud otsuse tegemise ajal kehtinud KaMS § 4 lg 1 kohaselt on kauba- ja

teenindusmärk(edaspidi: kaubamärk) tähis, mida füüsiline või juriidiline isik kasutab või kavat-

seb kasutada majandus- ja äritegevuses oma kaupade või teenuste eristamiseks teiste füüsiliste

või juriidiliste isikute samaliigilistest kaupadest ja teenustest. Kaubamärgi omaduseks on see, et

teatud kasutamise aja järel hakatakse konkreetset kaubamärki seostama konkreetse äriühingu

tegevusega. Sellele seostamisele pole üldjuhul omane kaupade ja teenuste täpne eristamine.

Käsitletaval juhul on tegemist kahe oma olemuselt sarnaste kaupade ja teenustega. Kolmanda

isiku kaubamärk on registreeritud klassis 9(arvutitarkvara; arvutid, raalid; printerid; programmid;

CD-ROM-d; skannerid; modemid; monitorid; klaviatuurid; andmetöötlusseadmed; kompakt-

plaadid; lindiseadmed; mikroprotsessorid; arvutiriistvara; arvutiprogrammid, salvestatud teksti-

töötlusvahendid; arvuti mäluseadmed; arvutuskettad; disketid; faksiaparaadid; hiired; helkurid;

kassetid; kettad(optilised ja magnetilised); heliplaadid; häireseadmed; alarmseadmed;

identifitseerimiskaardid; isikukaardid; juhtmed; kaitse- ja turvavõrgud; tulemüürid;

ühenduskaablid; võrgukaablid; märkmikarvutid; sülearvutid; telefonid; tarkvara; kellad; kõlarid;

helitehnikaseadmed; võrgusüsteemid). Kaebaja kaubamärgi klassis 42 loetletud

teenused(arvutitarkvara hooldamine, ajakohastamine, kujundus ja konsultatsioo-

nid, andmebaaside taastamine, arvutiprogrammide koostamine ning arvutite rent) on iseloomult

väga sarnased kolmanda isiku registreeritud kaubamärgi vastavate kaupadega, sest arvutikaupade

ja tarkvara valmistajad/tootjad/edasimüüjad pakuvad sageli klientidele ka arvutite rentimist,

arvutiprogrammide koostamist, arvutitarkvara hooldamist jms. teenuseid ning näiteks

arvutiprogrammi koostamise tulemuseks ongi kolmanda isiku kaubamärgi klassis 9 registreeritud

kaup – arvutiprogramm. Seetõttu tuleb kõnealuseid kaupu ja teenuseid käsitada samaliigilistena

KaMS § 8 lg 1 p 2 mõttes. Registreerides assotsieeruvad kaubamärgi ja teenindusmärgi erinevate

äriühingute nimele, kusjuures nende äriühingute poolt pakutav kaup ja osutatav teenus on

samaliigilised, pole enam tagatud KaMS §-st 4 lg 1(kehtiva KaMS §-st 3) tulenev kaubamärgi kui

tähise eesmärk.

Assotsieeruvuse tuvastamiseks pole tingimata vaja läbi viia küsitlusi ja uuringuid. Kaubamärgi

võrdlemisel varasema kaubamärgiga on vaja välja selgitada assotsiatsioonid, mis isikul tekivad

uue kaubamärgiga kokku puutudes. Kui need assotsiatsioonid võimaldavad kaubamärgid omava-

hel segamini ajada, on kaubamärgid assotsieeruvad. Kohus nõustub vastustajaga, et lähtudes

kombineeritud kaubamärkide "PC EXPERT + + kuju" ja "ARVUTISALONG PC expert + kuju"

reproduktsioonidest, on võrreldavad kaubamärgid assotsieeruvad. Mõlema tähise domineerivaks

elemendiks on suurte trükitähtedega kirjutatud tähed „PC“ koos seonduva sõnaga „EXPERT“.

Asjaolu, et kolmanda isiku kaubamärgis on sõna „EXPERT“ kirjutatud trükitähtedega ja kaebaja

kaubamärgis kirjatähtedega, ei erista sõnade kirjapilti märgatavalt. Esimeses kaubamärgis olev

plussmärk (+) ja teises kaubamärgis olev sõna „ARVUTISALONG“ jäävad eelnimetatud

elementide kõrval vähemärgatavateks. Samas on kaubamärkide disain oluliselt erinev, mis vä-

listab võrreldavate kaubamärkide käsitamise äravahetamiseni sarnastena. Vaatamata kaubamärki-

de teostuse ja disaini erinevustele on domineeriva sõnalise elemendi „PC EXPERT“ esinemine

mõlemas kaubamärgis piisav, et tarbija, nähes mõlemaid kaubamärke eri aegadel või üheskoos,

looks alateadvuses seose mõlema kaubamärgi vahel. Komisjon tuvastas kaubamärkide

assotsieeruvuse tulenevalt sõnalistest osadest, mille esinemine kaubamärkide koosseisus tekitab

kaubamärkidevahelisi assotsieeruvaid seoseid.

Kolmanda isiku kaubamärk on varasem - registreerimise taotlus saabus 19.11.1998.a., samas kui

kaebaja esitas selle alles 28.02.2000.a. Kolmas isik pole andnud kaebajale luba oma varasema

kaubamärgiga assotsieeruva kaubamärgi registreerimiseks samaliigilistele kaupadele/teenustele.

Seejuures ei oma tähtsust, kas kaubamärk "ARVUTISALONG PC expert + kuju" oli kaubamär-

gitaotluse esitamise ajal üldtuntud Pariisi konventsiooni art 6 bis mõttes või mitte. Seni kuni kol-

manda isiku kaubamärgi registreerimist pole kehtetuks tunnistatud ja kaubamärki registrist

kustutatud, ei saaks kaebaja ka oma kaubamärgi üldtuntuse korral kaitset registreeritud

kaubamärgi omaniku nõude vastu. Kaebaja küll taotles kolmanda isiku kaubamärgi

registreerimise täielikult kehtetuks tunnistamist, kuid 31.10.2006.a. otsusega nr 776-o tunnistas

apellatsioonikomisjon kaubamärgi "PC EXPERT + + kuju" registreerimise üksnes osaliselt

kehtetuks, määratledes kaubamärgi mittekaitstava osa järgmiselt: „kaubamärgi registreerimine ei

anna ainuõigust sõnade PC ja EXPERT ning tähise + kasutamiseks“(tl II-15-19). Kaebaja ei ole

seda otsust vaidlustanud.

Meelevaldne on kaebaja väide, et kuivõrd otsuses pole märgitud, et istungist võttis osa lisaks

kaebaja lepingulisele esindajale ka tema seaduslik esindaja Alo Toom, siis järelikult ei peetud ka

tema istungil antud selgitusi kuulamisväärilisteks ning seega ei tugine otsus kaebuse arutamisel

kindlaks tehtud asjaoludele. Ei KaMS ega ka põhimäärus nõua otsuses istungil viibinud

menetlusosaliste esindajate nimede äramärkimist. Kui komisjon siiski otsustas nimed kirja panna,

tulnuks fikseerida muidugi kõikide istungist osavõtnute nimed. Selge on aga ka see, et A.Toomi

nime pole välja jäetud tahtlikult, vaid hooletusest ning see fakt iseenesest ei anna tunnistust

kaebuse menetluse õigusvastasusest.

Vastavalt halduskohtumenetluse seadustiku §-le 92 lg 7 tuleb kaebajalt kolmanda isiku kasuks

menetluskuludena välja mõista 10 000 kr esindaja kulusid.

Kohtunik: D.Maastik