Pouring Shot Chocolate Logo Trademark Infringement Preliminary Injunction

Handelsgericht

1. Kammer

HSU.2021.12

Entscheid vom 23. Juli 2021

Besetzung Oberrichter Dubs, Präsident Gerichtsschreiberin Ruff

Gesuchstellerin A. AG ________ vertreten durch Dr. iur. Peter Schramm und M.A. HSG in Law and Economics Louisa Galbraith, Rechtsanwälte, Schiffbaustrasse 2, Postfach 1765, 8031 Zürich

Gesuchsgegne- B. AG ________ rin 1

Gesuchsgegne- B. DL AG ________ rin 2

1 und 2 vertreten durch Dr. iur. Christoph Gasser und M.A. HSG in Law and Economics Thierry Burnens, Rechtsanwälte, St. Annagasse 9, Postfach 1162, 8021 Zürich 1

Gegenstand Summarisches Verfahren betreffend Verletzung von Markenrecht sowie Verstoss gegen das Verbot des unlauteren Wettbewerbs

Der Präsident entnimmt den Akten:

1. Die Gesuchstellerin ist eine Aktiengesellschaft schweizerischen Rechts mit Sitz in T.. Sie bezweckt im Wesentlichen den Erwerb, die Veräusserung und die Verwaltung von Beteiligungen aller Art, den Erwerb, die Verwaltung und die Vergabe von Immaterialgüterrechten sowie die Fabrikation und den Verkauf von Nahrungsund Genussmitteln, insbesondere von Schokoladeartikeln (Gesuchsbeilage [GB] 4).

2. 2.1. Die Gesuchsgegnerin 1 ist eine Aktiengesellschaft schweizerischen Rechts mit Sitz in U.. Sie bezweckt im Wesentlichen den Handel mit und den Vertrieb von foodund non-food-Artikeln für die Unternehmensgruppe B. (GB 8).

2.2. Die Gesuchsgegnerin 2 ist eine Aktiengesellschaft schweizerischen Rechts mit Sitz in U.. Auch sie bezweckt im Wesentlichen den Handel mit und den Vertrieb von foodund non-food-Artikeln für die Unternehmensgruppe B. (GB 9).

3. 3.1. Die Gesuchstellerin ist Inhaberin der nebenstehenden, am

23. März 2018 im Markenregister unter der Nummer 720337 für Waren und Dienstleistungen der Klasse 30, unter anderem Schokolade, hinterlegten Bildmarke. In Anlehnung an die Ausdrucksweise der Gesuchstellerin wird dieses Zeichen im Folgenden "Pouring Shot" genannt (vgl. Gesuch Rz. 29).

3.2. Die Gesuchstellerin produziert und vertreibt seit vielen Jahren Schokoladenkugeln bzw. kugelförmige Pralinen unter der Bezeichnung "Lindor-Kugeln". Sie bietet diese in verschiedenen Verpackungen an, von denen viele gut sichtbar das sogenannte "Pouring Shot"-Logo aufweisen, so beispielsweise die folgenden aus dem Jahr 2020 (vgl. Gesuch Rz. 30):

4. Die Gesuchsgegnerinnen vertreiben in ihren Schweizer Ladengeschäften seit Dezember 2020 Schokoladekugeln unter der Bezeichnung "Zartschmelzende Kugeln" in den drei Sorten "Vollmilch", "Weiss" und "Zartbitter", auf deren Verpackung ebenfalls ein "Pouring Shot"-Logo aufgedruckt ist (vgl. Gesuch Rz. 63):

Die drei Sorten Schokoladenkugeln in den obenstehenden Verpackungen wurden auch online unter "www.b.ch" im Aktionsprospekt für den Zeitraum vom 17. bis 22. Dezember 2020 beworben (GB 3).

5. 5.1. Mit Gesuch vom 29. März 2021 (Postaufgabe: gleichentags) stellte die Gesuchstellerin folgende Rechtsbegehren:

"1. Den Gesuchsgegnerinnen sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag der Nichterfüllung, mindestens aber CHF 5'000.00, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse vorsorglich zu verbieten, Schokoladenkugeln in Verpackungen gemäss nachstehender Abbildung in der Schweiz zu bewerben, anzupreisen, einzuführen, zu lagern, anzubieten und/oder zu verkaufen:

2. Unter Kostenund Entschädigungsfolgen (inkl. MwSt) zulasten der Gesuchsgegnerinnen."

Zur Begründung brachte sie im Wesentlichen vor, die Gesuchsgegnerinnen vertrieben in ihren Ladengeschäften in der Schweiz seit Dezember 2020 Schokoladenkugeln unter der Bezeichnung "Zartschmelzende Kugeln", die sich optisch stark an die Form und Ausstattung der "Lindor-Kugeln" anlehnten und insbesondere das markenrechtlich geschützte "Pouring Shot"-Logo der Gesuchstellerin beinahe identisch übernähmen. Sie sei seit über

55 Jahren mit runden Pralinen aus "Lindor"-Schokolade auf dem Markt vertreten. Heute produziere sie über sechs Milliarden "Lindor-Kugeln" pro Jahr und vertreibe diese in annähernd 100 Ländern. Die "Lindor-Kugeln" seien eines der wichtigsten Produkte und Aushängeschild der Gesuchstellerin und hätten im Jahr 2020 in der Schweiz im Pralinensegment einen Marktanteil von 20 % gehalten. Sie biete die "Lindor-Kugeln" in charakteristischen Verpackungen mit grossem Wiedererkennungswert an. Diesen Verpackungen sei gemeinsam, dass sie alle prominent das "Pouring Shot"-Logo aufwiesen. Dieses sei durch nationale und internationale Marken geschützt, die jeweils unter anderem für Schokolade in Klasse 30 Schutz beanspruchten. So sei die Gesuchstellerin Inhaberin der am 23. März 2018 hinterlegten und am 28. August 2018 eingetragenen Schweizer Marke CH 720337 gemäss nebenstehender Abbildung. Die Marke beanspruche Schutz für ausgewählte Waren in Klasse 30, namentlich Schokolade. Sie benutze dieses Logo seit über zehn Jahren und auch heute noch intensiv für das Angebot und die Bewerbung ihrer "Lindor- Kugeln" prominent, konstant und unverkennbar auf nahezu allen verfügbarbaren "Lindor-Kugel-Verpackungen". Das "Pouring Shot"-Logo werde aber nicht nur auf Produkteverpackungen verwendet, sondern seit vielen Jahren auch als alleinstehendes Logo aufwändig in der Werbung eingesetzt. Entgegen der Behauptung der Gesuchsgegnerinnen seien in der Schweiz weder das "Pouring Shot"-Logo noch sonstige Abbildungen, die ein Einfliessen von Flüssigkeit in ein Schokoladenprodukt zeigten, marktüblich. Auch

zeige das "Pouring Shot"-Logo offensichtlich weder eine übliche Darstellung einer Schokoladenpraline noch gar den Herstellungsprozess einer solchen, zumal der Flüssigkeitsstrahl überdimensioniert sei und die Kugel nicht bloss fülle, sondern überfülle. Die Gesuchsgegnerinnen böten ihre "Zartschmelzenden Kugeln" in den drei Sorten "Vollmilch", "Weiss" und "Zartbitter" an. Die Verpackungen aller drei Sorten enthielten eine beinahe identische Imitation des "Pouring Shot"-Logos und lehnten sich auch farblich und grafisch an den jeweiligen Produktauftritt der Gesuchstellerin an. Damit schüfen die Gesuchsgegnerinnen eine Verwechslungsgefahr und lehnten sich unnötig an die Produktausstattungen der Gesuchstellerin an.

5.2. Mit Gesuchsantwort vom 12. Mai 2021 beantragten die Gesuchsgegnerinnen:

"1. a) Das Gesuch der Gesuchstellerin vom 29. März 2021 sei abzuweisen.

b) Eventualiter sei den Gesuchsgegnerinnen anstelle eines vorsorglich zu verfügenden Verbots gemäss Ziff. 1 des Gesuchs der Gesuchstellerin vom 29. März 2021 die Leistung einer angemessenen Sicherheit aufzuerlegen.

c) Subeventualiter sei ein vorsorglich zu verfügendes Verbot gemäss Ziff. 1 des Gesuchs der Gesuchstellerin vom 29. März 2021 von der von der Gesuchstellerin zu erbringenden Leistung einer Sicherheit von mindestens CHF 10'000 abhängig zu machen.

2. Unter Kostenund Entschädigungsfolgen (inkl. MWST) zu Lasten der Gesuchstellerin."

Die Gesuchstellerinnen bestreiten, mit dem Verkauf ihrer "J.D. GROSS- Pralinen" ("Zartschmelzende Kugeln") Rechtsverletzungen zu begehen (Gesuchsantwort Rz. 15). Sie behaupten, die gesuchstellerische Marke Nr. 720337 sei nichtig, denn das Zeichen sei Gemeingut. Die "Pouring Shot"-Fotografie zeige den üblichen Vorgang zur Herstellung einer Schokoladenpraline. Die Gesuchstellerin trachte mit ihrem Gesuch danach, einen Ausschnitt aus einer eigenen Fotografie, die den Herstellungsvorgang einer Schokoladenkugel zeige, zu monopolisieren. Der Fotografieausschnitt sei nicht unterscheidungskräftig und habe keine Kennzeichnungskraft. Weiter bringen die Gesuchsgegnerinnen vor, beide Parteien verwendeten unterschiedliche fotografische Wiedergaben des Herstellungsvorgangs ihrer Schokoladenkugeln. Zudem benutzten sie ihre eigene Fotografie des Herstellungsvorgangs ihrer Schokoladenkugeln auf ihren Verpackungen nicht isoliert, sondern zusammen mit weiteren Merkmalen zu informativen bzw. dekorativen Zwecken, womit kein kennzeichenrechtlicher Gebrauch vorliege. Eine Markenrechtsverletzung sei also ausgeschlossen. Auch ein lauterkeitsrechtlicher Verstoss liege nicht vor, weil die Gesuchs-

gegnerinnen mit ihrer informativen bzw. dekorativen Verwendung der Fotografie ihres Herstellungsvorgangs keine anlehnende bzw. vergleichende Werbung betrieben.

5.3.

Mit Eingabe vom 21. Mai 2021 reichte die Gesuchstellerin eine Noveneingabe betreffend den Report einer Onlinebefragung des Marktforschungsinstituts LINK vom 6. Mai 2021 ein.

5.4.

Mit Eingabe vom 3. Juni 2021 reichten die Gesuchsgegnerinnen eine Stellungnahme zur Eingabe der Gesuchstellerin vom 21. Mai 2021 sowie eine Noveneingabe betreffend Zugang einer Postsendung sowie eines Beschlusses des Hanseatischen Oberlandesgerichts vom 16. November 2016 ein.

Der Präsident zieht in Erwägung:

1. Prozessvoraussetzungen Das Gericht prüft die Prozessvoraussetzungen von Amtes wegen (Art. 60 ZPO). Darunter fallen namentlich ein schutzwürdiges Interesse der gesuchstellenden Partei (Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO) sowie die örtliche und die sachliche Zuständigkeit des angerufenen Gerichts (Art. 59 Abs. 2 lit. b ZPO).

1.1. Zuständigkeit

1.1.1. Örtlich Für den Erlass vorsorglicher Massnahmen ist zwingend das Gericht am Ort, an dem die Zuständigkeit für die Hauptsache gegeben ist oder am Ort, wo die Massnahme vollstreckt werden soll, zuständig (Art. 13 ZPO). Dies gilt auch für den Erlass superprovisorischer Massnahmen. Der Ort der Hauptsache bestimmt sich nach den allgemeinen und besonderen Bestimmungen der ZPO zum Gerichtsstand. Laut Art. 36 ZPO ist für Klagen aus unerlaubter Handlung das Gericht am Wohnsitz oder Sitz der geschädigten Person oder der beklagten Partei oder am Handlungsoder am Erfolgsort zuständig. Unter den Gerichtsstand von Art. 36 ZPO fallen auch immaterialgüterrechtliche sowie wettbewerbsrechtliche Verletzungsklagen nach UWG.1 Der Handlungsort liegt dort, wo die unerlaubte Handlung begangen wurde bzw. – soweit ein Unterlassungsdelikt zur Diskussion steht – dort wo die unterlassene Handlung hätte ausgeführt werden müssen. Als Erfolgsort gilt der Ort, an dem das geschützte Rechtsgut verletzt wurde bzw. bei präventiven Klagen dort, wo die Schädigung einzutreten droht.2

CHEVALIER/HEDINGER, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (Hrsg.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2016, Art. 36 N. 12 m.w.N.

2 KUKO ZPO-HAAS/STRUB, 3. Aufl. 2021, Art. 36 N. 18 ff.

Die Gesuchstellerin legt glaubhaft dar, dass die Gesuchsgegnerinnen die streitgegenständlichen Schokoladenprodukte im Kanton Aargau angeboten haben (vgl. GB 2 f.), womit jedenfalls ein Handlungsund Erfolgsort im Kanton Aargau anzunehmen ist. Die örtliche Zuständigkeit der aargauischen Gerichte ist begründet.

1.1.2. Sachlich Für markenrechtliche Streitigkeiten ist gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a ZPO eine einzige kantonale Instanz zuständig. Dasselbe gilt gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. d ZPO bezüglich lauterkeitsrechtlicher Ansprüche, sofern der Streitwert mehr als Fr. 30'000.00 beträgt. Im Kanton Aargau liegt die sachliche Zuständigkeit für im summarischen Verfahren zu entscheidende Streitigkeiten nach Art. 5 Abs. 1 lit. a und d ZPO beim Einzelrichter des Handelsgerichts (Art. 6 Abs. 4 lit. a ZPO i.V.m. § 12 Abs. 1 lit. a und § 13 Abs. 1 lit. a EG ZPO).

Lautet das Rechtsbegehren nicht auf eine bestimmte Geldsumme, so setzt das Gericht den Streitwert nach richterlichem Ermessen fest, sofern sich die Parteien darüber nicht einigen oder ihre Angaben offensichtlich unrichtig sind (Art. 91 Abs. 2 ZPO). Die Gesuchstellerin macht markenund lauterkeitsrechtliche Ansprüche geltend. Den Streitwert schätzt sie auf Fr. 100'000.00, was bezüglich der vorliegenden Streitsache jedenfalls nicht offensichtlich unrichtig erscheint. Die Gesuchsgegnerinnen erklären, eine verlässliche Schätzung des Streitwerts sei zur Zeit nicht möglich, die Angabe der Gesuchstellerin bewege sich aber im Rahmen der bundesgerichtlichen Rechtsprechung. Die Angabe der Gesuchstellerin erscheint nicht offensichtlich unrichtig und wird von den Gesuchsgegnerinnen auch nicht grundsätzlich bestritten. Demgemäss ist der Streitwert mit Fr. 100'000.00 einzusetzen.

1.1.3. Fazit Im Ergebnis ist der Einzelrichter des Handelsgerichts des Kantons Aargau in der vorgelegten Streitsache örtlich und sachlich zuständig.

1.2. Rechtsschutzinteresse Ein rechtlich schutzwürdiges Interesse3 an der Gutheissung einer Unterlassungsklage besteht nur, wenn das behaupteterweise widerrechtliche Verhalten der Gegenpartei, auf welches die Rechtsbegehren gerichtet sind, im Zeitpunkt der Urteilsfällung unmittelbar droht.4 Dies ist der Fall, wenn ihr bisheriges oder ihr aktuelles Verhalten die künftige Rechtsverletzung ernsthaft befürchten lassen (Erstbegehungsgefahr), oder wenn die Gefahr einer Wiederholung früherer Verletzungshandlungen besteht (Wiederholungsgefahr). Letztere ist in der Regel schon anzunehmen, wenn die Gegenpartei die Widerrechtlichkeit des beanstandeten Verhaltens bestreitet, ist doch in

3 Vgl. dazu DAVID/FRICK/KUNZ/STUDER/ZIMMERLI, SIWR I/2, 3. Aufl. 2011, N. 271 ff.; SHK MSchG- STAUB, 2. Aufl. 2017, Art. 55 N. 49 ff. je m.w.N.

4 BGE 128 III 96 E. 2e, 124 II 72 E. 2a.

einem solchen Fall zu vermuten, dass sie es im Vertrauen auf dessen Rechtmässigkeit weiterführen wird.5 Das wird rechtsprechungsgemäss angenommen, wenn die Beklagte bzw. Gesuchsgegnerin die – wenigstens potentielle – Widerrechtlichkeit des beanstandeten Verhaltens bestreitet, selbst wenn sie dieses zwischenzeitlich im Rahmen des hängigen Verfahrens eingestellt hat.6

Die Gesuchstellerin bringt vor, auf ihr Abmahnschreiben vom 18. Januar 2021 (GB 63) hätten die Gesuchsgegnerinnen in ihrem Antwortschreiben vom 27. Januar 2021 (GB 59) der Marke CH 720337 die Rechtsbeständigkeit abgesprochen und die markenrechtliche Verwechslungsgefahr sowie einen Verstoss gegen das UWG bestritten (Gesuch Rz. 74, 76). Die Gesuchsgegnerinnen bestreiten diese Behauptungen nicht, sondern quittieren sie lediglich mit "Keine Bemerkungen" (Gesuchsantwort Rz. 83, 85). Damit halten sie die Bestreitungen gemäss ihrem Schreiben vom 27. Januar 2021 (GB 59) aufrecht. Sie bringen auch nicht vor, den Vertrieb der angegriffenen Ausstattungen eingestellt zu haben. Auch in der Gesuchsantwort vom

12. Mai 2021 bestreiten die Gesuchsgegnerinnen einleitend, mit dem Verkauf ihrer "J.D. GROSS-Pralinen" ("Zartschmelzende Kugeln") Rechtsverletzungen zu begehen (Rz. 15). Angesichts dieses Verhaltens ist die für Unterlassungsansprüche erforderliche Wiederholungsgefahr ohne Weiteres zu bejahen.

1.3. Ergebnis Die weiteren Prozessvoraussetzungen geben zu keinen Bemerkungen Anlass. Auf das Gesuch ist einzutreten.

2. Noveneingaben Am 21. Mai 2021 reichte die Gesuchstellerin eine Noveneingabe ein. Am

3. Juni 2021 reichten auch die Gesuchsgegnerinnen eine Noveneingabe ein. Mangels Relevanz für den vorliegenden Entscheid kann die Prüfung der Zulässigkeit dieser Eingaben unterbleiben.

3. Vorsorgliche Massnahmen Gemäss Art. 261 Abs. 1 ZPO trifft das Gericht die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist (lit. a) und ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (lit. b).

3.1. Allgemeine Voraussetzungen Die Anordnung vorsorglicher Massnahmen ist an folgende Voraussetzungen geknüpft: a) die Verletzung oder Gefährdung eines materiellen Anspruchs [sog. Hauptsachenprognose bzw. Verfügungsanspruch], b) die

5 BGE 124 III 72 E. 2a, 116 II 357 E. 2a S. 359; DAVID/FRICK/KUNZ/STUDER/ZIMMERLI (FN. 3),

N. 273.

6 BGE 128 III 96 E. 2e; SHK MSchG-STAUB (Fn. 3), Art. 55 N. 49 ff. m.w.N.

drohende oder aktuelle Verletzung des zu schützenden Rechts hat einen nicht leicht wieder gutzumachenden Nachteil zur Folge [sog. Nachteilsprognose bzw. Verfügungsgrund] sowie c) die zeitliche Dringlichkeit.7 Schliesslich hat die anzuordnende vorsorgliche Massnahme verhältnismässig zu sein.8

3.2. Glaubhaftmachung Die gesuchstellende Partei muss glaubhaft machen, dass die den Erlass vorsorglicher Massnahmen begründenden Tatsachen vorliegen.9 Glaubhaft gemacht ist eine Behauptung, wenn der Richter von ihrer Wahrheit nicht völlig überzeugt ist, sie aber überwiegend für wahr hält, obwohl nicht alle Zweifel beseitigt sind. Für das Vorhandensein der behaupteten Tatsache müssen folglich gewisse Elemente sprechen, auch wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sich diese nicht verwirklicht haben könnten.10

4. Hauptsachenprognose

4.1. Allgemeines Wegen der mit vorsorglichen Vollstreckungsmassnahmen (Leistungsmassnahmen) in der Regel verbundenen einschneidenden Konsequenzen für die Gesuchsgegnerin setzt eine positive Hauptsachenprognose voraus, dass der geltend gemachte Anspruch nicht nur nicht aussichtslos, sondern unter den behaupteten tatsächlichen Voraussetzungen und bei summarischer Prüfung als rechtlich begründet erscheint.11

Die Gesuchstellerin beantragt mit Rechtsbegehren-Ziff. 1, den Gesuchsgegnerinnen den Vertrieb von Schokoladenkugeln in drei konkret bezeichneten Verpackungen und weitere mit dem Vertrieb zusammenhängende Unterstützungshandlungen zu verbieten. Sie begründet ihr Rechtsbegehren einerseits mit markenrechtlichen Ansprüchen zufolge Verletzung ihrer Rechte an der Schweizer Marke Nr. 720337 ("Pouring Shot"-Logo ohne Farbanspruch) und andererseits mit lauterkeitsrechtlichen Ansprüchen wegen Verwechslungsgefahr mit der Ausstattung (Verpackung) ihrer "Lindor- Kugeln" sowie unnötiger Anlehnung an diese Ausstattung. Die behaupteten Anspruchsgrundlagen gilt es nachfolgend zu prüfen.

7 Vgl. hierzu HUBER, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (Fn. 1), Art. 261 N. 17 ff. und Art. 265 N. 7 ff.; BSK ZPO-SPRECHER, 3. Aufl. 2017, Art. 261 N. 10 ff. und Art. 265 N. 6 ff.; ZÜR- CHER, in: Brunner/Gasser/Schwander (Hrsg.), Schweizerische Zivilprozessordnung, 2. Aufl. 2016, Art. 261 N. 5 ff. je m.w.N.

8 Vgl. HUBER (Fn. 7), Art. 261 N. 23; BSK ZPO-SPRECHER (Fn. 7), Art. 261 N. 10 ff.; ZÜRCHER (Fn. 7), Art. 261 N. 33 ff.

9 HUBER (Fn. 7), Art. 261 N. 25.

10 BGE 130 III 321 E. 3.3; BÜHLER, Beweismass und Beweiswürdigung bei Gerichtsgutachten, in:

Fellmann/Weber (Hrsg.), Tagungsband HAVE, Der Haftpflichtprozess, Tücken der gerichtlichen Schadenserledigung, 2006, S. 43; HUBER (Fn. 7), Art. 261 N. 25.

11 BGE 131 III 473 E. 2.3, 104 Ia 408 E. 5; HUBER (Fn. 7), Art. 262 N. 15; BSK ZPO-SPRECHER (Fn. 7), Art. 261 N. 65.

4.2. Sachlegitimation Die Aktivlegitimation der Gesuchstellerin zur Geltendmachung der Rechte aus der Marke Nr. 720337 und der lauterkeitsrechtlichen Ansprüche aus ihren Warenausstattungen ist ausgewiesen (vgl. GB 14).

Die Gesuchstellerin wirft implizit die Frage der Passivlegitimation auf, indem sie erklärt, sie gehe gestützt auf den Umstand, dass die Gesuchsgegnerinnen gemeinsam unter der Bezeichnung "B. Schweiz" auftreten und das Impressum der Website "www.b.ch" "B. Schweiz" als deren Betreiberin nennt, davon aus, dass beide für die Angebote auf dieser Website verantwortlich seien. Gleichenorts werde die Gesuchsgegnerin 2 zudem als Betreiberin der B.-Filialen aufgeführt (Gesuch Rz. 27). Einerseits haben die Gesuchsgegnerinnen laut dem jeweiligen Eintrag im Handelsregister denselben Unternehmenszweck (vgl. GB 8 und 9). Andererseits bestreiten sie nicht, gemeinsam für die Angebote auf der Website "www.b.ch" verantwortlich zu sein. Ebenso bleibt unbestritten, dass die Gesuchsgegnerin 2 Betreiberin der Schweizer B.-Filialen und insbesondere der B.-Filiale Muri (AG) ist (Gesuchsantwort Rz. 15). Demzufolge sind sowohl die Gesuchsgegnerin 1 als auch die Gesuchsgegnerin 2 passivlegitimiert.

4.3. Unterlassungsanspruch aus Markenrecht

4.3.1. Parteibehauptungen Die Gesuchstellerin bringt vor, sie produziere und biete seit über fünfundfünfzig Jahren Schokoladenkugeln aus "Lindor"-Schokolade. Sie biete diese "Lindor-Kugeln" in charakteristischen Verpackungen an, die alle prominent das "Pouring Shot"-Logo aufwiesen. Dieses sei durch nationale und internationale Marken geschützt. Sie sei Inhaberin der am 23. März 2018 hinterlegten und am 28. August 2018 eingetragenen Schweizer Marke Nr. 720337, welche in Klasse 30 Schutz beanspruche für Kaffee, Tee, Kakao und Kaffee-Ersatzmittel; Reis; Tapioka und Sago; Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Schokolade; Speiseeis; Zucker, Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz; Senf; Essig, Sossen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis. Weiter behauptet die Gesuchstellerin, sie benutze das "Pouring Shot"-Logo schon seit über zehn Jahren und auch heute noch intensiv für das Angebot und die Bewerbung ihrer "Lindor-Kugeln". Das Logo werde auf den verschiedensten Arten von Verpackungen aller Sorten von "Lindor-Kugeln" prominent, konstant und unverkennbar gebraucht. Die Gesuchstellerin gibt an, sie verwende das "Pouring Shot"- Logo aber nicht nur auf Produkteverpackungen, sondern seit vielen Jahren auch als alleinstehendes Logo in der Werbung sowohl in Zeitschriften, Flyern, Programmheften und Katalogen als auch als grosse Abbildung auf Plakaten im Innenund Aussenbereich. Entgegen der Behauptung der Gesuchsgegnerinnen seien in der Schweiz weder das "Pouring Shot"-Logo noch die Verwendung von sonstigen Abbildungen, die ein Einfliessen von Flüssigkeit in ein Schokoladenprodukt zeigten, marktüblich. So fänden sich beispielsweise im gesamten Online-Sortiment von C. und D. ausser den gesuchstellerischen keine weiteren Produkte mit einem solchen Element.

Die Gesuchstellerin behauptet weiter, sie erziele mit dem Verkauf ihrer "Lindor"-Produkte beträchtliche Jahresumsätze. Im Geschäftsjahr 2016 habe sie erstmals über eine Milliarde Umsatz mit "Lindor"-Produkten erzielt. Die "Lindor-Kugeln" seien ein absolutes Aushängeschild der Gesuchstellerin. Im Geschäftsjahr 2020 habe sie damit im Pralinensegment in der Schweiz mit 20 % den grössten Marktanteil gehalten, während beispielsweise die vergleichbar bekannten Pralinen "Ferrero Rocher" einen Marktanteil von 3.7 % erreicht hätten.

Die Gesuchsgegnerinnen bestreiten die Rechtsbeständigkeit der Marke Nr. 720337. Diese gehöre dem Gemeingut an und sei daher nichtig. Weiter weise die Gesuchstellerin keinen hinreichenden Gebrauch der "Pouring Shot"-Fotografie nach. Sie belege keinen durchgehenden Einsatz über zehn Jahre; so fehlten Geschäftskundenkataloge aus den Jahren 2013, 2014, 2015 und 2021, was zum Nachweis der Kennzeichnungskraft nicht genüge. Zudem beschränke sich die Gesuchstellerin auf Seiten, auf denen Verpackungen mit der "Pouring Shot"-Fotografie abgebildet seien. Zwangsläufig enthielten diese Seiten aber auch Abbildungen von Verpackungen ohne die fragliche Fotografie. Auch belege die Gesuchstellerin das mengenmässige und territoriale Ausmass der Verbreitung dieser nur in deutscher Sprache vorgelegten Geschäftskundenkataloge nicht. Die "Pouring Shot"-Fotografie werde auf den Verpackungen der Gesuchstellerin nicht "prominent, konstant und unverkennbar" verwendet, sondern sei bloss eines von zahlreichen Gestaltungsmerkmalen auf gewissen von vielen Verpackungen für Schokoladekugeln der Gesuchstellerin. Weiter erklären die Gesuchsgegnerinnen, die Gesuchstellerin bewerbe ihre "Pouring Shot"-Fotografie nicht hinreichend. Die im Recht liegenden Belege zeigten, dass die "Pouring Shot"-Fotografie nie in Alleinstellung verwendet werde. Die Plakatwerbung sei zeitlich nicht belegt und beschränke sich auf die Stadt V. und das Betriebsgebäude in T.. Belastbare Belege für andere Örtlichkeiten, namentlich in den anderen Sprachregionen fehlten. Aus dem behaupteten weltweiten Umsatz von über 1 Mrd. im Jahr 2016 lasse sich angesichts der unterschiedlichen Verpackungen nicht auf die angebliche Wahrnehmung der "Pouring Shot"-Fotografie durch die massgeblichen Verkehrskreise in der Schweiz schliessen. Zudem seien Schokolade in Kugelform und das Einfliessen von beispielsweise schokoladenhaltigen Flüssigkeiten in oder auf Schokoladenkugeln marktüblich. Aus einer Fotografie aus der Werbung der Gesuchstellerin ergebe sich, dass das "Pouring Shot"-Logo den Herstellungsvorgang der gesuchstellerischen Schokoladenkugeln zeige.

4.3.2. Rechtliches Die Gesuchstellerin ist Inhaberin der schwarz-weiss hinterlegten Bildmarke Nr. 720337 gemäss nebenstehender Abbildung (sog. "Pouring Shot"-Logo; GB 14). Deren Rechtsbeständigkeit vorausgesetzt kann die Gesuchstellerin als Markeninhaberin gestützt auf Art. 13 Abs. 2 MSchG anderen verbieten, ein Zeichen

zu gebrauchen, das nach Art. 3 Abs. 1 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen ist. Das trifft namentlich auf Zeichen zu, die eine Verwechslungsgefahr schaffen, indem sie mit einer älteren Marke identisch und für gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind (Art. 3 Abs. 1 lit. b MSchG) oder indem sie einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind (Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG). Ohne Farbanspruch, d.h. schwarz-weiss hinterlegte Zeichen sperren verwechselbare Zeichen in allen denkbaren farblichen Ausführungen.12

4.3.3. Rechtsbeständigkeit / Nichtigkeit der Marke Nr. 720337

4.3.3.1. Parteibehauptungen Die Gesuchstellerin behauptet im Wesentlichen, ihr Bildzeichen sei schutzfähig, denn es sei erstens nicht freihaltebedürftig und zweitens unterscheidungskräftig. Das "Pouring Shot"-Logo sei keine übliche Darstellung für Schokoladenprodukte, sondern einzigartig. Es zeige weder ein Produkt selbst noch eine Herstellungsweise für Schokoladenkugeln. Es sei ein Fantasiezeichen und bestehe aus einem verglichen mit der Kugel überdimensionierten Flüssigkeitsstrahl, der, sollte er als solcher wahrgenommen werden, quasi von oben aus dem Nichts komme und die Kugel nicht bloss fülle, sondern überfülle, so dass die Flüssigkeit in Ansammlungen auf der Kugel stehen bleibe.

Die Gesuchsgegnerinnen bestreiten die Rechtsbeständigkeit der gesuchstellerischen Marke Nr. 720337. Das Zeichen sei Gemeingut und die Marke daher nichtig. Die "Pouring Shot"-Fotografie sei ein Ausschnitt aus einer Fotografie, die die Gesuchstellerin im Rahmen der Herstellung ihrer Schokoladenkugeln erstellt habe, um ihre Kundschaft über dieses Verfahren in Kenntnis zu setzen. Die "Pouring Shot"-Fotografie zeige den üblichen Vorgang zur Herstellung einer Schokoladenpraline und diene der Gesuchstellerin offensichtlich dazu, das nicht monopolisierbare Produktionsverfahren ihrer Schokoladenkugeln zu offenbaren. Das Einfüllen eines Lebensmittelbestandteils, vorwiegend eines flüssigen, in einen anderen Lebensmittelbestandteil sei marktüblich.

4.3.3.2. Zeichen des Gemeinguts Gemäss Art. 2 lit. a MSchG sind Zeichen, die Gemeingut sind, vom Markenschutz ausgeschlossen, sofern sie sich nicht im Verkehr durchgesetzt haben. Der Ausdruck "Gemeingut" ist ein Sammelbegriff für beschreibende Angaben, Freizeichen sowie elementare Zeichen. Die absoluten Ausschlussgründe dienen der Verhinderung von markenmässigen Fehlmonopolisierungen.13 Fehlt einem älteren, zum Gemeingut gehörenden Zeichen schon die rechtserhaltende Verkehrsdurchsetzung, erübrigt sich eine Prüfung des Tatbestands der Verwechslungsgefahr.14 Somit ist vorab die

12 MARBACH, SIWR III/1, 2. Aufl. 2009, N. 486.

13 MARBACH, SIWR III/1 (Fn. 12), N. 243.

14 BSK MSchG-STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, 3. Aufl. 2017, Art. 3 N. 13 (3. Lemma).

Schutzfähigkeit der Marke Nr. 720337 zu prüfen, denn die Eintragung der Marke schafft kein wohlerworbenes Recht am Ausschliesslichkeitsanspruch, sondern steht unter dem Vorbehalt anderer Beurteilung durch den Zivilrichter. Dem Eintragungsentscheid des Instituts für Geistiges Eigentum (IGE) kommt dabei für den Zivilrichter keine bindende Wirkung zu.15 Allerdings ist ungeklärt, ob der Massnahmenrichter an die Eintragung eines Zeichens als durchgesetzte Marke gebunden ist, zumal hier der Verfügungsanspruch ebenfalls nur glaubhaft zu machen ist (vgl. Art. 261 Abs. 1 ZPO).16

Der Tatbestand des Gemeinguts schliesst einerseits grundsätzlich Zeichen vom Markenschutz aus, für die ein Freihaltebedürfnis besteht.17 Dabei wird zwischen absolut und relativ freihaltebedürftigen Zeichen unterschieden.

Absolut freihaltebedürftig sind jene Zeichen, die für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Geschäftsverkehr unentbehrlich und den Mitbewerbern mangels gleichwertiger Alternativen zur freien Verfügung stehen müssen.18 Ein bloss relatives Freihaltebedürfnis besteht, wenn die Marktbeteiligten an einem Zeichen zwar ein wesentliches Gebrauchsinteresse haben, das Zeichen aber trotz seiner Banalität in einem konkreten Zusammenhang im geschäftlichen Verkehr nicht absolut erforderlich ist, da es nicht allgemein gebräuchlich ist und durch gleichwertige Zeichen ersetzt werden kann.19 Die Beurteilung des Freihaltebedürfnisses erfolgt aus der Sicht des Konkurrenten.20

Andererseits werden vom Markenschutz Zeichen ausgeschlossen, denen keine Unterscheidungskraft zukommt. Das trifft auf Zeichen zu, die wegen ihres Erscheinungsbildes oder ihres sachlichen bzw. beschreibenden Gehalts nicht geeignet sind, die für die Monopolisierung vorausgesetzte markenspezifische Unterscheidungsfunktion zu erfüllen. Markenrechtliche Unterscheidungskraft hat ein Zeichen nur, wenn es sich derart in der Erinnerung einprägt, dass der Adressat die damit gekennzeichneten Produkte eines bestimmten Unternehmens in der Fülle des Angebots jederzeit wieder finden kann.21 Die Beurteilung der Unterscheidungskraft geschieht aus der Sicht des Konsumenten.22

Bilder sind wie alle anderen Zeichen dann schutzfähig, wenn sie nicht freihaltebedürftig sind und die erforderliche Unterscheidungskraft aufweisen.

Aufgrund der Vielfalt der Gestaltungsmöglichkeiten von Bildzeichen schliesst der freihaltebedürftige oder beschreibende Charakter des Motivs allein den Markenschutz noch nicht aus. Daher hat sich die Beurteilung an

15 BGE 140 III 297 E. 5.1.

16 Vgl. W YSS, Die Verkehrsdurchsetzung im schweizerischen Markenrecht, 2013, S. 177.

17 MARBACH, SIWR III/1 (Fn. 12), N. 257.

18 BSK MSchG-STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER (Fn. 14), Art. 2 N. 58.

19 BSK MSchG-STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER (Fn. 14), Art. 2 N. 50.

20 MARBACH, SIWR III/1 (Fn. 12), N. 247 f.

21 BGE 140 III 109 E. 5.3.2, 137 III 403 E. 3.3.2 m.w.N.

22 MARBACH, SIWR III/1 (Fn. 12), N. 248.

der konkret gewählten grafischen Gestaltung zu orientieren. Ein Bildzeichen ist eintragungsfähig, sobald es unterscheidungskräftig gestaltet ist.23 Dem Spezialitätsprinzip folgend ist der markenrechtliche Schutz an die vom hinterlegten Zeichen beanspruchten Waren und Dienstleistungen gebunden. Daher erfolgt die Prüfung der absoluten Ausschlussgründe nie abstrakt, sondern immer konkret in Bezug auf die eingetragenen Ansprüche.24 Bezüglich des jüngeren Zeichens ist im Verletzungsverfahren demgegenüber auf diejenigen Waren und Dienstleistungen abzustellen, für die das jüngere Zeichen tatsächlich gebraucht wird oder für die eine Verwendung droht.25

4.3.3.3. Würdigung

4.3.3.3.1. Markenauftritt der Gesuchstellerin Die gesuchstellerische Marke Nr. 720337 ist eine reine Bildmarke und beansprucht Schutz für folgende Waren und Dienstleistungen der Klasse 30:

Kaffee, Tee, Kakao und Kaffee-Ersatzmittel; Reis; Tapioka und Sago;

Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Schokolade; Speiseeis; Zucker, Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver;

Salz; Senf; Essig, Sossen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis. Strittig ist vorliegend die Verwendung dieses Bildzeichens im Zusammenhang mit Schokoladenkugeln bzw. kugelförmigen Schokoladenpralinen. Die absoluten Ausschlussgründe sind daher spezifisch in Bezug auf den eingetragenen Anspruch für Schokolade zu prüfen.

Die Hell-Dunkel-Kontraste der in Schwarz-Weiss gehaltenen Grafik sind so ausgestaltet, dass sie einen Lichteinfall von links oben suggerieren und die Grafik dreidimensional erscheinen lassen. Diese zeigt (von unten nach oben) einen auf dem Scheitelpunkt auf einer Ebene stehenden Kugelabschnitt, dessen Höhe den Radius überschreitet. Auf der nach oben gerichteten Schnittkante befindet sich ein wulstartiger Ring, auf dem ein kleinerer, mit dem Scheitelpunkt nach oben gerichteter Kugelabschnitt mit gerundeter Schnittkante sitzt. Aus dem Scheitelpunkt ragt ein bikonkaver, stielartiger Balken, dessen Höhe die Höhe aller drei anderen Elemente zusammen leicht übertrifft. Die untere Kante des stielartigen Balkens ist in etwa horizontal und ungefähr einen Viertel so lang ist wie der Durchmesser des unteren Kugelabschnitts. Die längere obere Kante ist von links unten nach rechts oben abgeschrägt.

Auf den Schutzanspruch für Schokolade bezogen kann darin eine stilisierte Darstellung eines von oben auf eine Schokoladenkugel auftreffenden Strahls einer zähen Flüssigkeit bzw. flüssiger Schokolade, der den oberen Teil der Kugel in zwei Lagen mit zäher Flüssigkeit bzw. Schokolade bedeckt, gesehen werden. Dass es sich dabei um eine im oberen Teil geöffnete Schokoladekugel (d.h. einen Hohlkugelabschnitt) handelt, in die von

23 MARBACH, SIWR III/1 (Fn. 12), N. 316.

24 BSK MSchG-STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER (Fn. 14), Art. 2 N. 16.

25 BSK MSchG-STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER (Fn. 14), Art. 3 N. 122.

oben mittig flüssige Schokolade oder eine andere zähflüssige Füllung eingegossen wird, ist eine Interpretation der Gesuchsgegnerinnen und lässt sich der Darstellung nicht entnehmen.

4.3.3.3.2. Freihaltebedürfnis Die Gesuchsgegnerinnen behaupten, die Marke sei nicht rechtsbeständig. Die Gesuchstellerin versuche einen Ausschnitt aus einer Fotografie zu monopolisieren, die sie im Rahmen der Herstellung ihrer Schokoladekugeln zur Orientierung ihrer Kundschaft über das nicht monopolisierte Herstellungsverfahren erstellt habe. Zum Beweis legen die Gesuchsgegnerinnen eine Fotografie der Gesuchstellerin ins Recht (AB 3). Zudem stellen sie der Marke der Gesuchstellerin einen Ausschnitt aus der vorgenannten Fotografie gegenüber und behaupten, das hinterlegte Zeichen sei ein seitenverkehrter Abzug des Ausschnitts aus Antwortbeilage 3. Sie folgern daraus, die Marke der Gesuchstellerin zeige den Herstellungsvorgang. Sie habe keine Unterscheidungskraft. Zudem bestehe ein Freihaltebedürfnis.

Antwortbeilage 3 zeigt einen Maître Chocolatier, der von einem auf Kopfhöhe gehaltenen Schneebesen braune Flüssigkeit bzw. flüssige Schokolade auf eine auf Brusthöhe auf einer Fläche stehende Schokoladenkugel fliessen lässt, so dass deren oberer Teil von zwei Lagen Schokolade bedeckt wird (vgl. AB 3). Selbst wenn die Marke der Gesuchstellerin das Spiegelbild des Ausschnitts aus der Fotografie gemäss Antwortbeilage 3 wäre (was aufgrund der unterschiedlichen Proportionen der Flüssigkeitsstrahle allerdings als wenig glaubhaft erscheint), ist jedenfalls nicht glaubhaft, dass die genannte Fotografie tatsächlich die Art und Weise der Herstellung der gesuchstellerischen Schokoladenkugeln zeigt. Vielmehr ist notorisch, dass grosse Hersteller von Schokoladenprodukten wie die Gesuchstellerin Massenware wie Schokoladenkugeln oder kugelförmige Schokoladenpralinen nicht von Hand in Einzelanfertigung mit wenig geeigneter Gerätschaft produzieren. Mangels entsprechender Belege gelingt es den Gesuchsgegnerinnen nicht, glaubhaft darzulegen, dass das "Pouring Shot"-Logo den Herstellungsprozess der gesuchstellerischen Schokoladenkugeln bzw. kugelförmigen Schokoladenpralinen zeigt.

Inwiefern das gesuchstellerische Zeichen im Wirtschaftsverkehr aus der Sicht des massgeblichen Verkehrskreises der Konkurrenten (Produzenten, Distributoren etc.) mangels gleichwertiger Alternativen von wesentlichem Interesse oder gar unentbehrlich und daher vom Markenschutz ausgeschlossen sein sollte, ist nicht ersichtlich und wird von den Gesuchsgegnerinnen auch nicht weiter dargetan. Im Ergebnis ist das "Pouring Shot"-Logo nicht freihaltebedürftig. Das gälte im Übrigen selbst dann, wenn das gesuchstellerische Zeichen einen Ausschnitt aus dem Produktionsprozess von Schokoladenkugeln zeigen würde.

4.3.3.3.3. Unterscheidungskraft Die Funktion der Marke besteht darin, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden (Art. 1 Abs. 1 MSchG). Sie ist Erkennungszeichen für eine bestimmte Betriebsherkunft. Die Unterscheidungskraft beschreibt die konkrete Unterscheidungseignung eines Zeichens. Dieses erfüllt seine markenmässige Unterscheidungsfunktion dann, wenn die massgebenden Verkehrskreise darin einen Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen erkennen.26 Auszugehen ist vom Warenund Dienstleistungsverzeichnis der älteren Marke. Die aktuellen und potenziellen Abnehmer der normativ objektiviert definierten Waren und/oder Dienstleistungen bilden die massgeblichen Verkehrskreise.27 Die Marke der Gesuchstellerin beansprucht u.a. Schutz für Schokolade. Schokolade ist ein Massenartikel des täglichen Bedarfs und wird im Lebensmittelhandel namentlich von Grossverteilern angeboten, daneben aber beispielsweise auch von Spezialitätengeschäften und Kiosken. Es ist deshalb von den Durchschnittsverbrauchern bzw. dem allgemeinen Publikum als massgeblichen Verkehrskreisen auszugehen.

Die gesuchstellerische Marke ist ein reines Bildzeichen. Dieses zeigt nicht die schlichte Abbildung der mit der Marke beanspruchten Ware "Schokolade". Vielmehr handelt es sich um eine grafische Komposition in Form einer stilisierten Darstellung eines von oben auf eine Kugel auftreffenden Strahls einer zähen Flüssigkeit, der den oberen Teil der Kugel in zwei Lagen mit zäher Flüssigkeit überdeckt. Es dürfte zwar durchaus gewollt sein, dass die Durchschnittsverbraucher bzw. das allgemeine Publikum darin einen auf eine Schokoladenkugel auftreffenden Strahl flüssiger Schokolade erkennen. Das bedeutet aber nicht, dass dem Zeichen keine Unterscheidungskraft zukommen könnte. Denn die Komposition vermittelt namentlich auch aufgrund der durch die Hell-Dunkel-Kontraste erzielten dreidimensionalen Wirkung einen originellen Gesamteindruck. Das Zeichen ist geeignet, sich in der Erinnerung des allgemeinen Publikums bzw. der Durchschnittsverbraucher so einzuprägen, dass diese die damit gekennzeichneten Produkte eines bestimmten Unternehmens in der Fülle des Angebots jederzeit wieder finden können.28 Dank seiner Formgebung und Ausgestaltung ist das Zeichen unterscheidungskräftig.

4.3.3.4. Ergebnis Zusammenfassend ist die Marke der Gesuchstellerin einerseits nicht freihaltebedürftig. Andererseits verfügt sie über Unterscheidungskraft. Das Zeichen ist nicht Gemeingut und geniesst grundsätzlich markenrechtlichen Schutz. Damit erübrigt sich eine Prüfung der Verkehrsdurchsetzung.

26 BSK MSchG-STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER (FN. 14), Art. 2 N. 68.

27 SHK MSchG-JOLLER, 2. Aufl. 2017, Art. 3 N. 51.

28 Vgl. BGE 140 III 109 E. 5.3.2; BGE 137 III 403 E. 3.3.2 m.w.N.

4.3.4. Verwechslungsgefahr

4.3.4.1. Rechtliches Die Gesuchstellerin stützt ihren Anspruch auf Art. 13 Abs. 2 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG, wonach die Markeninhaberin anderen verbieten lassen kann, Zeichen zu gebrauchen, die der älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Die Verwechslungsgefahr ist unmittelbar, wenn die eingetragene Marke und das beanstandete Zeichen nicht unterschieden werden können. Sie ist mittelbar, wenn die Abnehmer die beiden Zeichen zwar unterscheiden können, aufgrund ihrer Ähnlichkeit aber davon ausgehen, dass die gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen vom gleichen Unternehmen stammen.29 Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne ist gegeben, wenn die angesprochenen Abnehmer wenigstens davon ausgehen, dass die gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen von rechtlich, wirtschaftlich oder organisatorisch miteinander verbundenen Unternehmen stammen.30 Ob eine Verwechslungsgefahr vorliegt oder nicht, ist eine Rechtsfrage. Bei deren Beurteilung sind die Gleichartigkeit der Warenbzw. Dienstleistungen, die Kennzeichnungskraft und die Zeichenähnlichkeit zu berücksichtigen.31 Zum Verhältnis zwischen den Kriterien der Identität oder Gleichartigkeit der Waren bzw. Dienstleistungen und der Zeichenähnlichkeit hält das Bundesgericht fest, das Risiko von Verwechslungen werde umso grösser, je näher sich die Waren oder Dienstleistungen sind, für welche die eingetragene Marke registriert ist. Daher habe sich auch das jüngere Zeichen von der älteren Marke entsprechend stärker abzuheben, um eine Verwechslungsgefahr zu bannen.32

4.3.4.2. Gleichheit oder Gleichartigkeit der Waren Nach dem Spezialitätsprinzip ist eine Marke nur in Bezug auf die in der Markeneintragung beanspruchten Waren und Dienstleistungen geschützt.33 Demgegenüber ist im Verletzungsverfahren beim jüngeren Zeichen auf diejenigen Waren und Dienstleistungen abzustellen, für die das jüngere Zeichen tatsächlich verwendet wird oder für die eine Verwendung droht.34 Bei der Beurteilung von Identität oder Gleichartigkeit von Waren bildet die Analyse der Produkte Ausgangsund Kernpunkt der Prüfung.35

Die gesuchstellerische Marke beansprucht u.a. Schutz für Schokolade. Die Gesuchsgegnerinnen verwenden ihr Zeichen auf den Verpackungen der von ihnen angebotenen und vertriebenen "Zartschmelzenden Kugeln". Sowohl bei den von der Gesuchstellerin angebotenen und vertriebenen

29 SHK MSchG-JOLLER (Fn. 27), Art. 3 N. 22 ff. m.w.N.

30 SHK MSchG-JOLLER (Fn. 27), Art. 3 N. 28 ff. m.w.N.

31 BGE 122 III 382 E. 2a; SHK MSchG-JOLLER (Fn. 27), Art. 3 N. 45 ff.

32 BGE 122 III 382 E. 3a.

33 BSK MSchG-STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER (Fn. 14), Art. 2 N. 16.

34 BSK MSchG-STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER (FN. 14), Art. 3 N. 122; BGer 4A_617/2017 vom

27. April 2018 E. 3.1.1.

35 MARBACH (Fn. 12), N. 817 ff..

"Lindor-Kugeln" als auch bei den "Zartschmelzenden Kugeln" der Gesuchsgegnerinnen handelt es sich um Schokoladenkugeln. Es herrscht Warenidentität.

4.3.4.3. Massgebliche Verkehrskreise Die Verwechslungsgefahr ist gestützt auf das Verständnis und die Aufmerksamkeit der im Einzelfall angesprochenen aktuellen und potentiellen Verkehrskreise zu beurteilen. Weil der Schutzbereich der älteren Marke zu beurteilen ist, bestimmt deren Warenund Dienstleistungsverzeichnis normativ die massgebenden Verkehrskreise.36 Wie gezeigt bestehen diese im Zusammenhang mit dem von der gesuchstellerischen Marke beanspruchten Schutz für Schokolade aus den Durchschnittsverbrauchern bzw. dem allgemeinen Publikum (vgl. vorne E. 4.3.3.3).37 Schokolade ist ein Massenartikel des täglichen Bedarfs und wird von den massgebenden Verkehrskreisen regelmässig ohne besondere Aufmerksamkeit und mit einem geringen Unterscheidungsvermögen gekauft. Die Gefahr der Verwechslung ist daher nach einem besonders strengen Massstab zu beurteilen.38

4.3.4.4. Kennzeichnungskraft der Marke Nr. 720337 Die Kennzeichnungskraft bestimmt den Schutzumfang einer Marke mit. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke.39 Bei schwachen Marken genügen schon bescheidene Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen, starken Marken steht ein erweiterter Schutzbereich zu. Die Kennzeichnungskraft bezieht sich auf die konkrete Geltung eines Zeichens – im Unterschied zur Unterscheidungskraft des Zeichens als konkreter Eignung zur Unterscheidbarkeit von damit bezeichneten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens.40 Als schwach gelten u.a. Marken, deren wesentliche Bestandteile gemeinfrei sind oder sich eng an gemeinfreie Bestandteile anlehnen.41 Im Vordergrund stehen Bestandteile mit beschreibendem Gehalt.

Bei Bildzeichen hat sich die Beurteilung an der konkret gewählten grafischen Gestaltung zu orientieren (vgl. Abbildung vorne E. 4.3.2). Die gesuchstellerische Marke ist ohne Farbanspruch in Schwarz-Weiss gehalten.

Die Hell-Dunkel-Kontraste sind so ausgestaltet, dass sie einen Lichteinfall von links oben suggerieren und die Grafik dreidimensional erscheinen lassen. Diese zeigt (von unten nach oben) einen auf dem Scheitelpunkt auf einer Ebene stehenden Kugelabschnitt, dessen Höhe den Radius überschreitet. Auf der nach oben gerichteten Schnittkante befindet sich ein wulstartiger Ring, auf dem ein kleinerer, mit dem Scheitelpunkt nach oben

36 BSK MSchG-STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER (Fn. 14), Art. 3 N. 162.

37 SHK MSchG-JOLLER (Fn. 27), Art. 3 N. 51.

38 BSK MSchG-STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER (Fn. 14), Art. 3 N. 167.

39 BGE 122 III 382 E. 2a.

40 Wobei dies in diesem Stadium nicht mehr zu prüfen ist: Fehlt es nämlich einem Zeichen an Unterscheidungskraft, kommt es als Marke von vornherein nicht in Frage (vgl. dazu SHK MSchG- JOLLER [Fn. 27], Art. 3 N. 70 f.).

41 MARBACH (Fn. 12), N. 981.

gerichteter Kugelabschnitt mit gerundeter Schnittkante sitzt. Aus dem Scheitelpunkt ragt ein bikonkaver, stielartiger Balken. Dessen untere Kante verläuft in etwa horizontal. Ihre Länge entspricht ungefähr einem Viertel des Durchmessers des unteren Kugelabschnitts. Die längere obere Kante verläuft schräg von links unten nach rechts oben. Im Zusammenhang mit dem Schutzanspruch für Schokolade kann darin eine stilisierte Darstellung eines von oben auf eine Schokoladenkugel auftreffenden Strahls einer zähen Flüssigkeit, namentlich flüssiger Schokolade, die den oberen Teil der Kugel in zwei Lagen mit bedeckt, gesehen werden. Von den drei Elementen Kugel, Überdeckung und Strahl dominiert keines. Die Komposition wirkt harmonisch und proportional stimmig. Im Gesamteindruck greift sie nicht auf vorbekannte Formen zurück und wirkt entsprechend originell, ohne aber einen Fantasiegehalt aufzuweisen, der sie besonders auffallen liesse.42

Insgesamt kommt der gesuchstellerischen Marke somit durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu. Demgemäss ist auch von einem durchschnittlich grossen Schutzbereich auszugehen. Für die gesuchsgegnerischen Zeichen bedeutet das, dass nicht schon bescheidene Abweichungen von der gesuchstellerischen Marke genügen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen.

4.3.4.5. Zeichenähnlichkeit

4.3.4.5.1. Rechtliches Eine Marke geniesst in der Ausgestaltung Schutz, wie sie im Markenregister eingetragen ist. Bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit ist deshalb in Bezug auf die zu schützende ältere Marke einzig von deren Registereintrag auszugehen.43 Bezüglich des angefochtenen Zeichens wird im Verletzungsprozess hingegen vom tatsächlichen oder drohenden Gebrauch ausgegangen.44 Die Zeichenähnlichkeit beurteilt sich dabei nach Massgabe des Gesamteindrucks der zu vergleichenden Zeichen im Erinnerungsbild der massgeblichen Verkehrskreise.45

Diese Massgeblichkeit des Gesamteindruckes schliesst nicht aus, dass ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke dominierend wirken. Im Gegenteil wird der Gesamteindruck einer Marke gerade durch deren kennzeichnungskräftige Elemente geprägt, während schwache oder gemeinfreie Elemente ihn weniger zu beeinflussen vermögen.46 Bei Marken, die mehrere Bestandteile enthalten, ist deshalb vorab im Sinne eines gedanklichen Zwischenschritts die Kennzeichnungskraft der einzelnen Bestandteile zu bestimmen.47

42 Vgl. BGer 4A_330/2014 vom 4. Dezember 2014 E. 3.1 m.w.N.

43 BSK MSchG-STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER (Fn. 14), Art. 3 N. 37 m.w.H.

44 BSK MSchG-STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER (Fn. 14), Art. 3 N. 39 m.w.H.

45 BSK MSchG-STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER (Fn. 14), Art. 3 N. 40; MARBACH (Fn. 12), N. 995.

46 BVGer B-2711/2016 vom 12. Dezember 2016 E. 6.2 m.w.N.

47 SHK MSchG-JOLLER (Fn. 27), Art. 3 N. 81 f.; BVGer B-5786/2011 vom 23. November 2012

E. 4.1.

4.3.4.5.2. Würdigung Zu vergleichen ist die gesuchstellerische Bildmarke Nr. 720337 mit den drei von den Gesuchsgegnerinnen verwendeten "Pouring Shot"-Logos. Folgende Zeichen stehen sich also gegenüber:

Die gesuchstellerische Bildmarke besteht grundsätzlich aus drei Elementen (von unten nach oben): Einer auf einer Ebene stehenden Kugel, einer mehrfach wulstartigen Bedeckung und einem daraus nach oben ragenden, bikonkaven, stielartigen Balken. Durch die unterschiedliche Hell-Dunkel- Färbung und den angedeuteten Schattenwurf wirkt das Zeichen dreidimensional. Wird es im Zusammenhang mit dem Angebot von Schokoladeartikeln verwendet, werden grosse Teile der angesprochenen Verkehrskreise, bestehend aus den Durchschnittskonsumenten und dem allgemeinen Publikum, darin die stilisierte Darstellung eines von oben auf eine Schokoladenkugel auftreffenden Strahls flüssiger Schokolade erkennen, die den oberen Teil der Kugel bedeckt. Keines der drei Elemente dominiert den Gesamteindruck.

Die Gesuchsgegnerinnen verwenden die angegriffenen Zeichen auf der Verpackung der in drei Sorten erhältlichen "Zartschmelzen Kugeln". Die in Dunkelbraun, Hellbraun und Beige gehaltenen Zeichen der Gesuchsgegnerinnen sind der gesuchstellerischen Marke nicht nur ähnlich, sondern in weiten Teilen gleich. So werden die Komposition aus drei Elementen (Kugel, wulstartige Bedeckung, stielartiger Balken) und deren Ausgestaltung (die Kugel steht auf einer Ebene und trägt eine mehrfach wulstartige Bedeckung und einen daraus nach oben ragenden, bikonkaven, stielartigen Balken) eins zu eins übernommen. Wie die verletzte Bildmarke wirken auch die gesuchsgegnerischen Zeichen durch die jeweils unterschiedliche Hell- Dunkel-Färbung und den angedeuteten Schattenwurf dreidimensional. Wiederum dominiert keines der drei Elemente den Gesamteindruck. Unterschiede zur gesuchstellerischen Marke weisen die angegriffenen Zeichen nur insoweit auf, als der Flüssigkeitsstrahl in Relation zur Kugel etwas dünner wirkt und die Ränder der Bedeckung nicht ringartig, sondern unregelmässig wellenartig gehalten sind. Zudem sind die hellen Stellen zur Erzeugung des dreidimensionalen Eindrucks auf der Komposition anders verteilt. Die beiden Zeichen können zwar im direkten Vergleich trotz der grossen Ähnlichkeit unterschieden werden. Der abstrakte Vergleich genügt aber

nicht.48 Beim allein entscheidenden Vergleich des Gesamteindrucks der rivalisierenden Zeichen im Erinnerungsbild der massgeblichen Verkehrskreise dürfte eine Unterscheidung kaum mehr möglich sein. Dementsprechend reichen die wenigen geringfügigen Abweichungen der gesuchsgegnerischen Zeichen bei weitem nicht aus, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit von der gesuchstellerischen Marke zu erreichen. Damit schaffen die gesuchsgegnerischen Zeichen eine Verwechslungsgefahr;

der Gesuchstellerin steht folglich gestützt auf ihre Bildmarke Nr. 720337 ein Verbotsanspruch gegen die Gesuchsgegnerinnen zu.

4.3.5. Ergebnis Zusammenfassend ist die klägerische Marke rechtsbeständig und originär durchschnittlich kennzeichnungskräftig. Die in der Markeneintragung beanspruchten Waren und die unter Verwendung des angegriffenen Zeichens angebotenen und vertriebenen Waren sind identisch. Die Zeichen der Gesuchsgegnerinnen sind der Marke der Gesuchstellerin sehr ähnlich. Die massgeblichen Verkehrskreise werden kaum in der Lage sein, in ihrem Erinnerungsbild die gesuchsgegnerischen Zeichen von der Marke der Gesuchstellerin zu unterscheiden. Damit schaffen die Gesuchsgegnerinnen eine Verwechslungsgefahr. Zu deren Abwehr gewährt die Marke Nr. 720733 der Gesuchstellerin einen Verbotsanspruch gegen die Gesuchsgegnerinnen. Die Hauptsachenprognose fällt demgemäss positiv aus.

5. Nachteilsprognose

5.1. Parteibehauptungen Die Gesuchstellerin behauptet, die Gesuchsgegnerinnen schüfen mit der Verwendung des hochgradig ähnlich gestalteten und fast identischen "Pouring Shot"-Logos die Gefahr, dass die Schweizer Abnehmer deren "Zartschmelzende Kugeln" mit den "Lindor-Kugeln" der Gesuchstellerin verwechselten bzw. in Zusammenhang brächten. Dies verletze ihre Markenrechte. Die im Markt hervorgerufenen Fehlvorstellungen führten zu einer Marktverwirrung und damit zu immateriellen geldwerten Schädigungen.

Der Schaden könne in der Regel nicht gemessen, sondern bloss geschätzt werden, weil dessen Höhe schwer nachzuweisen sei. Darin sei der nicht leicht wiedergutzumachende Nachteil zu erkennen.

Die Gesuchsgegnerinnen erwidern, ein nicht leicht wiedergutzumachender Schaden sei nicht erkennbar und auszuschliessen. Marktverwirrung sei keine eigene Schadensposition. Zudem wären sie in der Lage, einen allfälligen Schaden zu ersetzen und auch bereit und in der Lage, Sicherheit nach Art. 261 Abs. 2 ZPO zu leisten.

5.2. Rechtliches Neben der Hauptsachenprognose hat die Gesuchstellerin glaubhaft zu machen, dass ihr aus der Verletzung eines ihr zustehenden Anspruchs ein

48 MARBACH (Fn. 12), N. 990.

nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (Art. 261 Abs. 1 lit. b ZPO). Gleich wie bei der Hauptsachenprognose sind bei der Nachteilsprognose an die nicht leichte Ersetzbarkeit des drohenden Nachteils strengere Anforderungen zu stellen, wenn die vorsorgliche Vollstreckung eines Anspruchs verlangt wird. In solchen Fällen müssen die Interessen der Parteien sorgfältig gegeneinander abgewogen werden. Nach Lehre und Rechtsprechung liegt ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil vor, wenn dieser nicht oder nur schwer mit Geld ausgeglichen werden kann.49 Das ist im Kennzeichenrecht gegeben, wenn ein Kennzeichen geschwächt wird, etwa durch eine sog. Marktverwirrung.50 Als nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil gilt auch eine Einbusse von Goodwill aufgrund minderwertiger Leistungen eines Konkurrenten.51 Mögliche Rufschädigungen, Kundenverluste oder entgangene Gewinne stellen nach der Rechtsprechung zwar mit Geld grundsätzlich ausgleichbare Nachteile dar. Jedoch gelten diese künftigen Einbussen ebenfalls als kaum berechenund nachweisbar, so dass regelmässig auch in einer solchen Konstellation ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil angenommen wird.52

5.3. Würdigung Die Gesuchsgegnerinnen schaffen durch die Verwendung ihrer "Pouring Shot"-Zeichen auf den Verpackungen ihrer Schokoladenkugeln bei den Durchschnittsverbrauchern bzw. beim allgemeinen Publikum die Gefahr einer Verwechslung mit den Schokoladenkugeln der Gesuchstellerin, deren Verpackungen mit dem "Pouring Shot"-Logo gemäss Marke Nr. 720377 versehen sind. Es droht eine Marktverwirrung, was für sich alleine genommen bereits einen nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil darstellt.

Die angesprochenen Konsumenten gehen aufgrund der starken Ähnlichkeit der Zeichen und der Identität der angebotenen Waren davon aus, dass die mit den Zeichen der Gesuchsgegnerinnen versehenen Dienstleistungen ebenfalls von der Gesuchstellerin stammen oder mindestens, dass die Gesuchsgegnerinnen mit der Gesuchstellerin in irgendeiner Form unternehmensmässig verbunden sind. Angesichts der mit den potentiellen Fehlzurechnungen verbundenen Gefahr der Verwässerung der Kennzeichnungskraft der gesuchstellerischen Marke Nr. 720733 sind Nachteile für die Gesuchstellerin absehbar. Es ist gerichtsnotorisch (vgl. Art. 151 ZPO), dass Schadenersatzklagen bei Verletzung von Immaterialgüterrechten meistens sehr aufwändig und nicht einfach zu führen sind. Insbesondere kann eine mögliche Verwässerung der Marke der Gesuchstellerin sowie eine mögliche Rufschädigung nicht ohne weiteres in Geld gemessen und damit ersetzt werden. Der dadurch entstandene Schaden lässt sich erfahrungsgemäss selbst mit grossem Werbeaufwand nachträglich kaum mehr gut machen. Damit fällt auch die Nachteilsprognose positiv aus.

49 Vgl. BGE 108 II 228 E. 2b und c; BAUDENBACHER/GLÖCKNER, in: Baudenbacher (Hrsg.), Lauterkeitsrecht, 2001, Art. 14 N. 22.

50 ALDER, Der einstweilige Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, 1993, S. 87 f.

51 Vgl. ALDER (Fn. 50), S. 88.

52 HUBER (Fn. 7), Art. 261 N. 20 ff.; BSK ZPO-SPRECHER (Fn. 7), Art. 261 N. 25.

6. Dringlichkeit

6.1. Parteibehauptungen Die Gesuchstellerin behauptet, die von den Gesuchsgegnerinnen geschaffene Marktverwirrung wirke sich auf den Absatz ihrer Produkte nachteilig aus und führe zu einer Verwässerung und Schädigung des guten Rufs der "Lindor-Kugeln". Ein weiteres Zuwarten, insbesondere das Abwarten eines rechtskräftigen Urteils in der Hauptsache, sei nicht zumutbar. Folglich liege die vorausgesetzte Dringlichkeit vor. Die Gesuchsgegnerinnen äussern sich nicht zur Dringlichkeit.

6.2. Rechtliches An die Glaubhaftmachung der zeitlichen Dringlichkeit sind keine allzu hohen Anforderungen zu stellen. Grundsätzlich ist die Dringlichkeit immer dann gegeben, wenn ein ordentlicher Prozess deutlich länger dauern würde als das Massnahmeverfahren.53 Eine Verwirkung der zeitlichen Dringlichkeit infolge Zeitablaufs bemisst sich folglich nicht an einer abstrakten Zeitspanne, sondern ausschliesslich an der voraussichtlichen Dauer des Hauptprozesses.54 Damit dürfte es schon jahrelanger Untätigkeit bedürfen, bis einer gesuchstellenden Person im Massnahmeverfahren Rechtsmissbrauch infolge Zeitablaufs vorgeworfen werden kann, so dass auf ihr Massnahmegesuch nicht einzutreten wäre.55

6.3. Würdigung Die Gesuchstellerin gibt an, Ende Dezember 2020 erstmals vom Angebot der "Zartschmelzenden Kugeln" durch die Gesuchsgegnerinnen erfahren zu haben. Am 18. Januar 2021 liess sie der Gesuchsgegnerin 1 ein erstes Abmahnschreiben zukommen (GB 63). Das Antwortschreiben der Gesuchsgegnerin 1 vom 27. Januar 2021 war abschlägig. Mit dem vorliegenden Verfahren könnte die Gesuchstellerin rund sieben Monate nach der behaupteten Entdeckung ihrer Markenrechtsverletzung und rund sechs Monate nach der ersten Abmahnung der Gesuchsgegnerin 1 ein vorsorgliches Verbot erwirken. Dies ist wesentlich früher als der Zeitpunkt, in dem ein Urteil in einem ordentlichen Verfahren zu erwarten wäre. Denn wegen des üblicherweise doppelten Schriftenwechsels sowie mindestens einer Verhandlung dauern Immaterialgüterverletzungsprozesse erfahrungsgemäss deutlich länger als ein Jahr. Die zeitliche Dringlichkeit ist offensichtlich gegeben.

7. Verhältnismässigkeit

7.1. Parteibehauptungen Die Gesuchsgegnerinnen erklären, mit einem vorsorglichen Verbot zum Gebrauch ihrer Verpackungen müsste ihr ganzer diesbezüglicher Vorrat

53 DAVID/FRICK/KUNZ/STUDER/ZIMMERLI (Fn. 3), N. 622.

54 RÜETSCHI, Die Verwirkung des Anspruchs auf vorsorglichen Rechtsschutz durch Zeitablauf, sic!

2002, S. 422.

55 DAVID/FRICK/KUNZ/STUDER/ZIMMERLI (Fn. 3), N. 622 m.w.N.

vernichtet werden. Dies wäre unverhältnismässig, beabsichtigten sie doch, zum 1. Juli 2021 anstelle der streitgegenständlichen neue Verpackungen auf den Markt zu bringen.

7.2. Rechtliches Im Rahmen der Abwägung zwischen den Interessen der Gesuchstellerin und jenen der Gesuchsgegnerinnen darf die anzuordnende Massnahme nicht weiter gehen, als es zum vorläufigen Schutz des durch die Gesuchstellerin glaubhaft gemachten Anspruchs notwendig ist.56 Sie hat sich auf das Notwendige zu beschränken.57

7.3. Würdigung Das Interesse der Gesuchstellerin, den Gesuchsgegnerinnen den Gebrauch der Marke Nr. 720337 ("Pouring Shot"-Logo; GB 14) im Zusammenhang mit dem Anbieten und Vertreiben von Schokoladenkugeln zu verbieten, ist ausgewiesen. Der mit einem vorsorglichen Verbot verbundene Eingriff in die Rechte der Gesuchsgegnerinnen beschränkt sich auf das Notwendige und behindert sie nicht übermässig. Nachdem die Gesuchsgegnerinnen Kund gegeben haben, ab dem 1. Juli 2021 ihre Schokoladenkugeln in anderen Verpackungen anzubieten und zu verkaufen, und dieser Tag mittlerweile seit drei Wochen verstrichen ist, kann sie die Anordnung des beantragten Verbots in ihrer wirtschaftlichen Betätigung kaum mehr beeinträchtigen. Die Massnahme erweist sich als verhältnismässig.

8. Sicherheitsleistung

8.1. Keine Sicherheitsleistung durch die Gesuchsgegnerinnen Mit Eventualbegehren Ziff. 1. b) beantragen die Gesuchsgegnerinnen in ihrer Gesuchsantwort vom 12. Mai 2021 gestützt auf Art. 261 Abs. 2 ZPO, es sei ihnen anstelle eines vorsorglich zu verfügenden Verbots gemäss gesuchstellerischem Antrag die Leistung einer angemessenen Sicherheit aufzuerlegen. Im Rahmen der Nachteilsprognose wurde erläutert, dass eine mögliche Verwässerung der Marke der Gesuchstellerin sowie eine mögliche Rufschädigung nicht ohne weiteres in Geld gemessen und damit ersetzt werden kann und sich der dadurch entstandene Schaden erfahrungsgemäss selbst mit grossem Werbeaufwand nachträglich kaum mehr gut machen lässt (vgl. vorne E. 5.2). Weil ein potenzieller Schaden kaum berechnet werden kann, kommt eine Sicherheitsleistung durch die Gesuchsgegnerinnen nach Art. 261 Abs. 2 ZPO vorliegend nicht in Betracht.

Der Antrag auf Sicherheitsleistung durch die Gesuchsgegnerinnen ist abzuweisen.

8.2. Keine Sicherheitsleistung durch die Gesuchstellerin Mit Subeventualbegehren Ziff. 1. c) beantragen die Gesuchsgegnerinnen in ihrer Gesuchsantwort vom 12. Mai 2021 gestützt auf Art. 264 Abs. 1

56 HUBER (Fn. 7), Art. 261 N. 23 m.w.N.

57 BSK ZPO-SPRECHER (Fn. 7), Art. 261 N. 112a.

ZPO, es sei ein vorsorglich zu verfügendes Verbot gemäss gesuchstellerischem Antrag von einer von der Gesuchstellerin zu leistenden Sicherheit von mindestens Fr. 10'000.00 abhängig zu machen. Sie begründeten dies mit einem Verlust von etwa Fr. 6'000.00, der entstehen würde, wenn sie ihr auf fünf Wochen ausgelegtes Lager an angegriffenen, leichtverderblichen Schokoladenkugeln nicht mehr verkaufen könnten, und einem Schaden aus Entsorgungskosten und Gewinnausfall während der Umsatzlücke bis zur Einführung der neuen Verpackungen von rund Fr. 4'000.00. Nachdem die Gesuchsgegnerinnen in der Gesuchsantwort selber erklärten, ihre "Zartschmelzenden Kugeln" ab dem 1. Juli 2021 in neuen Verpackungen anzubieten, fehlt ihnen ein schützenswertes Interesse an der anbegehrten Sicherheitsleistung. Das Rechtsschutzinteresse ist Prozessvoraussetzung.

Ist es zu Beginn des Prozesses vorhanden, fällt es aber während desselben dahin, ist auf den betreffenden Antrag nicht einzutreten.

Demgemäss ist auf den Antrag auf Sicherheitsleistung durch die Gesuchstellerin nicht einzutreten.

9. Zwischenergebnis Dem Gesagten zufolge sind sämtliche Voraussetzungen für den Erlass vorsorglicher Massnahmen erfüllt. Ausgangsgemäss ist Rechtsbegehren Ziff. 1 des Gesuchs vom 29. März 2021 materiell gutzuheissen und den Gesuchsgegnerinnen zu verbieten, Schokoladenkugeln in den von der Gesuchstellerin bezeichneten Verpackungen zu bewerben, anzupreisen, einzuführen, zu lagern, anzubieten und/oder zu verkaufen. Der Eventualantrag Ziff. 1 b) der Gesuchsantwort vom 12. Mai 2021 ist abzuweisen, auf den Subeventualantrag Ziff. 1 c) ist nicht einzutreten. Bei diesem Verfahrensausgang erübrigt sich die Prüfung von Ansprüchen aus Lauterkeitsrecht.

10. Direkte Vollstreckung

10.1. Antrag und Stellungnahme der Parteien Die Gesuchstellerin beantragt, dass neben dem Verbot bereits Vollstreckungsmassnahmen angeordnet werden sollen, nämlich eine Ordnungsbusse von F. 1'000.00 pro Tag, mindestens aber Fr. 5'000.00 sowie die Strafandrohung der Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall. Die Gesuchsgegnerinnen äussern sich nicht zu den Vollstreckungsmassnahmen.

10.2. Rechtliches Das Gericht, das eine vorsorgliche Massnahme anordnet, trifft auch die erforderlichen Vollstreckungsmassnahmen (Art. 267 ZPO).58 Art. 343 Abs. 1 ZPO enthält eine abschliessende Aufzählung der möglichen Vollstreckungsmassnahmen. Darunter fallen insbesondere die Strafandrohung gemäss Art. 292 StGB (lit. a ZPO), eine Ordnungsbusse bis zu Fr. 5'000.00

58 SCHNEUWLY/VETTER, Die Realvollstreckung handelsgerichtlicher Entscheide, in: Jusletter 5. September 2016, Rz. 17.

(lit. b) sowie eine Ordnungsbusse bis zu Fr. 1'000.00 für jeden Tag der Nichterfüllung (lit. c). Bei der Wahl der Vollstreckungsmassnahme ist die zur Durchsetzung wirksamste Anordnung zu wählen, wobei dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit Rechnung zu tragen ist.59 Sind keine Tatsachen erkennbar, welche die Vollstreckungsanträge als unverhältnismässig erscheinen lassen, hat sich das Gericht an diesen zu orientieren. Sofern sich die Gegenpartei nicht zu den Vollstreckungsmassnahmen äussert, läuft dies im Ergebnis darauf hinaus, dass das Gericht von den beantragten Vollstreckungsmassnahmen nur dann abweichen wird, wenn die Unverhältnismässigkeit offensichtlich ist.60 Verschiedene Massnahmen können miteinander kombiniert werden.61 Allerdings ist zu berücksichtigen, dass Ordnungsbussen gemäss Bundesgericht anhand des "objektiven Ausmasses der Zuwiderhandlung" auszufällen sind.62 Die Androhung von Ordnungsbussen sollte daher stets den gesetzlich vorgesehen Zusatz "bis zu" enthalten oder es ist auf die Nennung eines konkreten Betrages gänzlich zu verzichten.63

10.3. Würdigung Die anbegehrten Vollstreckungsmassnahmen und deren Kombination erscheinen nicht offensichtlich unverhältnismässig. Die Androhung der Ordnungsbussen hat allerdings jeweils mit dem Zusatz "bis zu" zu erfolgen. Zur Durchsetzung des vorsorglichen Unterlassungsverbots sind den verantwortlichen Organen der Gesuchsgegnerinnen für jeden einzelnen Fall der Zuwiderhandlung deshalb die Straffolgen nach Art. 292 StGB sowie den Gesuchsgegnerinnen eine Ordnungsbusse von bis zu Fr. 1'000.00 für jeden einzelnen Fall der Zuwiderhandlung (vgl. Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO)

anzudrohen.

10.4. Prosequierungsfrist Laut Art. 263 ZPO ist der Gesuchstellerin eine Frist zur Anhebung der Klage im ordentlichen Verfahren anzusetzen und für den Säumnisfall das Dahinfallen der vorsorglichen Massnahmen anzudrohen. In Würdigung der Umstände rechtfertigt sich eine Prosekutionsfrist in der Grössenordnung von drei Monaten. Konkret ist der Gesuchstellerin Frist zur Einreichung der ordentlichen Klage bis zum 29. Oktober 2021 anzusetzen.

11. Prozesskosten

11.1. Verlegung Abschliessend sind die Prozesskosten zu verlegen. Diese bestehen aus den Gerichtskosten und der Parteientschädigung (Art. 95 Abs. 1 ZPO) und

59 STAEHELIN, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (Fn. 1), Art. 343 N. 14.

60 SCHNEUWLY/VETTER (Fn. 58), Rz. 29.

61 STAEHELIN (Fn. 59), Art. 343 N. 15.

62 BGE 142 III 587 E. 6.2.

63 SCHNEUWLY/VETTER (Fn. 58), Rz. 29.

werden der unterliegenden Partei auferlegt (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Gesuchsgegnerinnen unterliegen vollständig und haben die Prozesskosten zu tragen.

11.2. Gerichtskosten Die Gerichtskosten bestehen einzig aus der Entscheidgebühr (Art. 95 Abs. 2 lit. b ZPO), welche sich nach § 8 VKD bemisst. Sie wird in Berücksichtigung des verursachten gerichtlichen Aufwands und angesichts von Schwierigkeit und Umfang der Streitigkeit auf Fr. 6'000.00 festgesetzt und mit dem von der Gesuchstellerin geleisteten Kostenvorschuss in gleicher Höhe verrechnet (Art. 111 Abs. 1 Satz 1 ZPO). Die Gesuchgegnerinnen haben der Gesuchstellerin den Betrag von Fr. 6'000.00 in solidarischer Haftbarkeit direkt zu ersetzen.

11.3. Parteientschädigung Die Parteientschädigung besteht aus den Kosten der berufsmässigen Vertretung der Gesuchstellerin (Art. 95 Abs. 3 lit. b ZPO). Bei ihrer Festsetzung ist vom Streitwert auszugehen (vgl. Art. 105 Abs. 1 ZPO sowie §§ 3 ff.

AnwT). Die Gesuchstellerin schätzt den Streitwert auf Fr. 100'000.00. Die Gesuchsgegnerinnen erklären, aktuell sei eine verlässliche Streitwertschätzung nicht möglich; die Angabe der Gesuchstellerin bewege sich aber im Rahmen der bundesgerichtlichen Rechtsprechung. Demgemäss ist von einem Streitwert von Fr. 100'000.00 auszugehen. Die Parteientschädigung bemisst sich nach der Grundentschädigung gemäss § 3 Abs. 1 lit. a Ziff. 6 AnwT in Höhe von Fr. 12'930.00. Damit sind eine Rechtsschrift und eine Verhandlung abgegolten (§ 6 Abs. 1 AnwT). Dem Umstand, dass keine Verhandlung durchgeführt worden ist, wird mit einem Abzug von praxisgemäss 20 % Rechnung getragen (§ 6 Abs. 2 AnwT). Zu beachten ist weiter der Summarabzug nach § 3 Abs. 2 AnwT, welcher vorliegend auf 50 % festgesetzt wird. Zuzüglich eines pauschalen Auslagenersatzes von 3 % (§ 13 AnwT) beträgt die Parteientschädigung gerundet Fr. 5'327.00. Diesen Betrag haben die Gesuchsgegnerinnen der Gesuchstellerin zu bezahlen (Art. 111 Abs. 2 ZPO). Die Gesuchstellerin hat nicht behauptet, dass und weshalb ein Unternehmen ihrer Grösse nicht mehrwertsteuerpflichtig sein sollte. Entsprechend ist nicht glaubhaft gemacht, dass sie nicht vorsteuerabzugsberechtigt wäre, sodass auf der Parteientschädigung kein Mehrwertsteuerzuschlag zuzusprechen ist.64

11.4. Vorbehalt Eine abweichende Kostenverteilung in einem allfälligen Hauptprozess ist für den Fall vorzubehalten, dass dieser vor dem Handelsgericht des Kantons Aargau durchgeführt würde.

64 Vgl. Merkblatt zur Frage der Berücksichtigung der Mehrwertsteuer bei der Bemessung der Parteientschädigung der Gerichte des Kantons Aargau vom 11. Januar 2016: https://www.ag.ch/media/kanton_aargau/jb/dokumente_6/obergerichte/handelsgericht/Merkblatt_MwSt.pdf (letztmals besucht am 23. Juli 2021).

Der Präsident erkennt:

1. 1.1. In Gutheissung des Gesuchs vom 29. März 2021 wird den Gesuchsgegnerinnen unter Androhung der Bestrafung der verantwortlichen Organe im Widerhandlungsfall nach Art. 292 StGB und einer Ordnungsbusse von bis zu Fr. 5'000.00 sowie einer Ordnungsbusse von bis zu Fr. 1'000.00 für jeden Tag der Nichterfüllung mit sofortiger Wirkung vorsorglich verboten, in der Schweiz Schokoladenkugeln in Verpackungen gemäss nachfolgender Abbildung zu bewerben, anzupreisen, einzuführen, zu lagern, anzubieten und/oder zu verkaufen:

1.2. Art. 292 StGB lautet:

" Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft."

2. Der Gesuchstellerin wird Frist bis zum 29. Oktober 2021 angesetzt, um Klage im ordentlichen Verfahren anzuheben. Im Säumnisfall fällt die in vorstehender Dispositiv-Ziff. 1.1 angeordnete vorsorgliche Massnahme dahin.

3. Die Gerichtskosten von Fr. 6'000.00 werden den Gesuchsgegnerinnen auferlegt. Sie werden mit dem von der Gesuchstellerin bezahlten Kostenvorschuss in gleicher Höhe verrechnet. Die Gesuchsgegnerinnen haben der Gesuchstellerin den Betrag von Fr. 6'000.00 in solidarischer Haftbarkeit direkt zu ersetzen.

4. Die Gesuchsgegnerinnen haben der Gesuchstellerin eine Parteientschädigung in der richterlich festgesetzten Höhe von Fr. 5'327.00 zu bezahlen.

5. Eine abweichende Verteilung der Gerichtsund Parteikosten des Massnahmenverfahrens in einem allfälligen Hauptprozess bleibt für den Fall vorbehalten, wo dieser vor dem Handelsgericht des Kantons Aargau durchgeführt wird.

Zustellung an:  die Gesuchstellerin (Vertreter; zweifach)  die Gesuchsgegnerinnen (Vertreter; dreifach)

Mitteilung an:  die Obergerichtskasse

Rechtsmittelbelehrung für die Beschwerde in Zivilsachen (Art. 72 ff., Art 90 ff. BGG)

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen, von der schriftlichen Eröffnung der vollständigen Ausfertigung des Entscheids an gerechnet, die Beschwerde an das Schweizerische Bundesgericht erhoben werden.

Die Beschwerde ist schriftlich oder in elektronischer Form beim Schweizerischen Bundesgericht einzureichen. Die Beschwerdeschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschriften bzw. eine anerkannte elektronische Signatur zu enthalten. In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Entscheid verfassungsmässige Rechte (Art. 98 ff. BGG) verletzt. Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in den Händen hat; ebenso ist der angefochtene Entscheid beizulegen (Art. 42 BGG).

Aarau, 23. Juli 2021

Handelsgericht des Kantons Aargau

1. Kammer Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin:

Dubs Ruff