Appeal dismissed; trademark cancellation requires abstract comparison, while infringement needs concrete use facts.

I. Pritožba zoper izpodbijano II. točko izreka sodbe se zavrne in se v tem delu potrdi sodba sodišča prve stopnje.

II. Tožeča stranka sama nosi svoje stroške pritožbenega postopka.

[JEDRO]

Pri tožbenemu zahtevku za izbris znamke gre za „golo“ primerjavo znakov in kategorij registriranih znamk po ustrezni klasifikaciji v registru. Zato pri odločanju o tem tožbenem zahtevku sploh ni odločilno, kakšni (če sploh kateri) izdelki ali storitve se prodajajo pod to blagovno znamko.

Abstraktni dejanski stan, ki ga pokriva zahtevek na prepoved uporabe znaka, se razlikuje od tistega pri zahtevku na izbris znamke iz registra. To izhaja že iz jezikovne razlage določbe 119. člena ZIL-1. Z zahtevkom na prepoved uporabe znaka je mogoče prepovedati zgolj že uporabljani znak. Kadar pa do uporabe znaka sploh še ni prišlo, bi se z ugoditvijo zahtevku na prepoved uporabe znaka toženi stranki („nekdanji imetnici pravkar izbrisane znamke“) prepovedovala povsem abstraktna in hipotetična možnost uporabe znaka. Odločanje sodišča v takšnem primeru bi predstavljalo odločanje o tožbenem zahtevku, ki pravzaprav sploh ni podprt s konkretnim dejanskim stanom. Čemu takemu pa sodno varstvo ni namenjeno.

[OBRAZLOŽITEV]

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijano sodbo odločilo, da:

- se iz registra znamk pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino izbriše znamka „A“ v sliki, št. 000, za vse izdelke, ki jih ta znamka pokriva (I. točka izreka),

- se zavrne tožbeni zahtevek tožnice, naj se toženki na slovenskem trgu prepove uporabljati znak „A“, ki je vsebovan v znamki št. 000, za označevanje vseh izdelkov, ki jih pokriva ta znamka (II. točka izreka) in

- vsaka stranka krije svoje pravdne stroške (III. točka izreka).

2. Zoper zavrnilni del sodbe in zoper odločitev o stroških, to je zoper II. in III. točko izreka, se je pravočasno pritožila tožeča stranka zaradi bistvenih kršitev določb pravdnega postopka in zmotne uporabe materialnega prava. Predlagala je, da pritožbeno sodišče pritožbi ugodi in izpodbijano sodbo spremeni tako, da v celoti ugodi tožbenemu zahtevku tožeče stranke. Podredno je predlagala, da pritožbi ugodi in izpodbijano sodbo razveljavi in zadevo vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje. Priglasila je pritožbene stroške.

3. Pritožba je bila vročena toženi stranki, ki nanjo ni odgovorila.

4. Pritožba ni utemeljena.

5. Postopek v tej zadevi se vodi v zvezi z zahtevkom tožeče stranke po 119. členu ZIL-1 - tožba za izbris znamke iz registra. Za obravnavani primer relevantna b) točka prvega odstavka 119. člena ZIL-1 določa, da se tožba za izbris znamke iz registra in prepoved uporabe znaka lahko vloži pri pristojnem sodišču, če je bila znamka ob upoštevanju datuma vložitve prijave registrirana v nasprotju s 44. členom tega zakona (tj. relativni razlogi za zavrnitev znamke) razen v primerih iz 139. člena tega zakona.

6. Sodišče prve stopnje je tožbeni zahtevek na prepoved uporabe znaka zavrnilo zaradi pomanjkanja trditev tožeče stranke o tem, da bi tožena stranka sporni znak res uporabljala.

7. Tožeča stranka v pritožbi vztraja, da je takrat, ko so podane predpostavke za izbris znamke iz registra, treba avtomatično ugoditi tudi zahtevku na prepoved uporabe znaka. To naj bi izhajalo že iz gramatikalne razlage določbe 119. člena ZIL-1 („in“ v uvodnem stavku prvega odstavka tega člena).

8. Pritožbeno sodišče ugotavlja, da je pritožbena teza tožeče stranke zmotna. Tožbeni zahtevek na izbris znamke po b) točki prvega odstavka 119. člena ZIL-1 je utemeljen, če so ob registraciji znamke glede na datum vložene prijave podani relativni razlogi za zavrnitev znamke. Takšnemu tožbenemu zahtevku je mogoče ugoditi, če obstaja enakost/podobnost med primerjanima znakoma in enakost/podobnost blaga ali storitev, ki jih ščitita blagovni znamki glede na ustrezni razred Nicejske klasifikacije (prim. a) in b) točko prvega odstavka 44. člena ZIL-1). Pri tožbenemu zahtevku za izbris znamke gre torej za „golo“ primerjavo znakov in kategorij registriranih znamk po ustrezni klasifikaciji v registru. Zato pri odločanju o tem tožbenem zahtevku sploh ni odločilno, kakšni (če sploh kateri) izdelki ali storitve se prodajajo pod to blagovno znamko.(1)

9. Abstraktni dejanski stan, ki ga pokriva zahtevek na prepoved uporabe znaka, pa se razlikuje od tistega pri zahtevku na izbris znamke iz registra. To izhaja že iz jezikovne razlage določbe 119. člena ZIL-1. Z zahtevkom na prepoved uporabe znaka je mogoče prepovedati zgolj že uporabljani znak. Kadar pa do uporabe znaka sploh še ni prišlo, bi se z ugoditvijo zahtevku na prepoved uporabe znaka toženi stranki („nekdanji imetnici pravkar izbrisane znamke“) prepovedovala povsem abstraktna in hipotetična možnost uporabe znaka. Odločanje sodišča v takšnem primeru bi predstavljalo odločanje o tožbenem zahtevku, ki pravzaprav sploh ni podprt s konkretnim dejanskim stanom. Čemu takemu pa sodno varstvo ni namenjeno. Ker tožeča stranka toženi stranki v obravnavani zadevi uporabe znaka sploh ni očitala, saj o tem ni podala relevantnih trditev, je odločitev sodišča prve stopnje o zavrnitvi tožbenega zahtevka pravilna.

10. Sklicevanje tožeče stranke na odločitev Vrhovnega sodišča v zadevi III Ips 91/2013 ni utemeljeno, saj tudi iz te odločbe ne izhaja, da je treba obema zahtevkoma po 119. členu ZIL-1 ugoditi hkrati in avtomatično. V citirani zadevi se je postavljalo vprašanje obsega varstva znamki Skupnosti tožeče stranke, ki svoje znamke ni uporabljala na trgu Republike Slovenije, zanjo pa je veljala pravna fikcija o uporabi znamke zaradi njene uporabe v nekaterih ostalih državah članicah EU.

11. Sodišče prve stopnje se je v oporo svojemu stališču, da je funkcija sodnega varstva zgolj v odpravi in preprečevanju konkretnih kršitev, sklicevalo na odločbo Vrhovnega sodišča III Ips 36/2008, ki je bila sicer izdana pri obravnavi zahtevka po 121. členu ZIL-1 (tožba na kršitev pravic). Da kateremukoli tožbenemu zahtevku ni mogoče ugoditi, ne da bi bil podan konkretni dejanski stan, je bilo že obrazloženo. Zato je zgrešen pritožbeni očitek, da je sodišče prve stopnje s sklicevanjem na navedeno zadevo, ki je bila izdana po drugi pravni podlagi, „odločalo v nasprotju in mimo postavljenega zahtevka“. Pravna podlaga namreč ni del zahtevka (tretji odstavek 180. člena ZPP).

12. Ker uveljavljani pritožbeni razlogi niso podani in ker pritožbeno sodišče ni zasledilo kršitev, na katere pazi sodišče po uradni dolžnosti (drugi odstavek 350. člena ZPP), je pritožbo kot neutemeljeno zavrnilo in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje (353. člen ZPP). Sodišče je odgovarjalo zgolj na pritožbene razloge, ki so po njegovi oceni odločilnega pomena (prvi odstavek 360. člena ZPP).

13. Tožeča stranka s pritožbo ni uspela, zato sama nosi svoje pritožbene stroške (prvi odstavek 165. člena v zvezi s prvim odstavkom 154. člena ZPP).

Op. št. (1): Prim. stališča v zadevah: VS RS III Ips 91/2013 in VSL I Cpg 686/2005.