Patent invention compensation in absence of contract: 40% award quashed and case remanded for objective criteria determination

Brevet de invenţie aplicat în procesul de producţie în afara unui cadru contractual. Criterii de stabilire a cuantumului despăgubirilor bănești cuvenite inventatorilor.

Cuprins pe materii : Drept civil. Dreptul proprietăţii intelectuale. Brevet de invenţie. Drepturi patrimoniale. Folosirea fără drept a invenţiei.

Index alfabetic : Brevet de invenţie.

- inventator

- drepturi patrimoniale

- despăgubiri

Legea 64/1991 : art. 5 alin.(6), art. 36,

art.62 (art. 63 în urma republicării)

În lipsa unui acord al părţilor concretizat într-un contract, revine instanţei de judecată posibilitatea ca, la sesizarea oricăreia dintre părţi, să stabilească cuantumul drepturilor bănești cuvenite inventatorilor, urmare a aplicării invenţiei de către unitate.

La calcularea acestor drepturi, trebuie să se aibă în vedere efectele economice rezultate din exploatarea brevetului sau aportul economic al invenţiei, așa cum prevede art. 36 alin.(2) din Legea 64/1991.

Instanţa trebuie să aplice pe cât posibil criterii obiective în determinarea acestui cuantum, criterii care pot viza utilitatea și valoarea invenţiei, raţionalizări și economii obţinute în procesul de producţie ca urmare a aplicării invenţiei sau, eventual, valorificarea produselor obţinute prin aplicarea invenţiei.

Notă : Legea nr. 64/1991 a fost republicată în baza Legii nr. 28/2007, în M.Of. nr. 541 din 8.08.2007, iar în urma renumerotării articolelor, art. 62 a devenit art. 63, păstrând același conţinut.

ÎCCJ, Secţia civilă și de proprietate intelectuală, decizia civilă nr. 2551 din 15 aprilie 2008

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bacău, reclamanţii A.V., D.I., N.M. (în calitate de moștenitoare a defunctului N.G.), O.I., P.M. si V.M. (în calitate de moștenitoare a defunctului V.N.) au chemat în judecată S.C. C. S.A. Borzești și au solicitat să se dispună obligarea pârâtei la plata sumelor cuvenite reclamanţilor, rezultate din aplicarea în producţie fără acordul reclamanţilor, a brevetului de invenţie nr. l10038-Bl pentru anul 2003, sume

ce se ridică la valoarea de 324.480 lei.

Reclamanţii arată că la data de 29.12.1995 a fost emis brevetul de invenţie nr. 11 0038-B1 pentru "procedeu de obţinere a gamabutirolactonei, prin hidrogenarea anhidridei maleice".

În fiecare an s-a efectuat un calcul al drepturilor bănești cuvenite inventatorilor, după cum urmează : pentru anul 2000 s-a convenit 7% din valoarea avantajelor economice obţinute, afectate de cheltuielile financiare aferente, având ca reper anul 1991, cu o pondere de cheltuieli financiare de 26,81 % ; pentru anul 2001, a fost păstrat procentul de 7% din valoarea avantajelor economice care au fost de 4.412.394.542 lei vechi, cu cheltuieli financiare de exploatare de 25,8% rezultând 3.273.996.175 lei vechi ; pentru anul 2002 s-au calculat avantajele economice în cuantum de 3.047.953.856 lei vechi. În schimb, de această dată, ponderea cheltuielilor financiare cu exploatarea a fost de 83,94%.

Dat fiind procentul foarte ridicat al cheltuielilor financiare, reclamanţii nu au fost de acord cu încheierea unui alt contract și, în această situaţie, pârâta a folosit invenţia fără acordul reclamanţilor.

Reclamanţii au solicitat ca la stabilirea drepturilor ce li se cuvin să nu se fie luate în calcul cheltuielile financiare, ci numai cuantumul avantajelor economice și au arătat că, dată fiind atitudinea pârâtei, în anul 2003 nu s-a putut finaliza un nou contract de cesiune a brevetului.

Se solicită ca pârâta să fie obligată la plata unei cote de 40% din avantajele economice rezultate în urma aplicării invenţiei în anul 2003.

Prin sentinţa civilă nr. 1466/2006, Tribunalul Bacău a admis acţiunea și a obligat pârâta să plătească reclamanţilor suma de 1.367,046.941,31 ROL, cu titlu de despăgubiri civile.

 Tribunalul a avut în vedere prevederile art. 61, art. 66 și art. 67 din

Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie și dispoziţiile Regulamentului de aplicare a acestei legi aprobat prin HG nr.152/1992, care prevăd că drepturile autorului unei invenţii se stabilesc prin contract încheiat între acesta și societatea care o aplică, iar în caz de neînţelegeri despăgubirile se determină în funcţie de rezultatele economice obţinute de acea societate.

Instanţa a reţinut că pârâta a aplicat în cursul anului 2003, în procesul de producţie, brevetul de invenţie al cărui autori sunt reclamanţii și faţă de împrejurarea că negocierile dintre părţi cu privire la suma cuvenită autorilor-reclamanţi au eșuat, a apreciat că procentul de 40% solicitat de reclamanţii autori ai brevetului de invenţie este corect, astfel încât a obligat pârâta la plata către aceștia a sumei de 136.704,69 RON, stabilită prin raportul de expertiză contabilă efectuat în cauză.

Prin decizia civilă nr. 322 din 3 septembrie 2007, Curtea de Apel Bacău

a respins ca nefondat apelul declarat de pârâta S.C. C. S.A. Borzești.

Răspunzând motivului de apel prin care se invoca încălcarea de către prima instanţa a principiului contradictorialităţii și al dreptului la apărare, Curtea de Apel a reţinut că acesta este neîntemeiat, întrucât pârâta a fost legal citată, a depus întâmpinare și acte în susţinerea apărării și a fost reprezentată.

Motivul de apel conform căruia reclamanţilor li s­au acordat neîntemeiat drepturile de autor pe anul 2003 în procent de 40% din valoarea avantajelor economice, fără a se avea în vedere cheltuielile financiare, a fost deasemenea considerat ca neîntemeiat.

Instanţa de apel a reţinut că în absenţa unui cadru contractual, drepturile bănești cuvenite autorului unei invenţii se stabilesc în condiţiile Legii nr.64/1991 și ale Regulamentului de aplicare a Legii, aprobat prin HG. nr. 152/1991, în raport de rezultatele economice obţinute de societatea

utilizatoare a brevetului.

În speţă, potrivit expertizei contabile efectuate la instanţa de fond, avantajele economice obţinute de aceasta, în urma utilizării brevetului intimaţilor au fost stabilite la cuantumul de 3.417.617.358,29 lei, cuantum apropiat celui stabilit de însăși apelantă pentru anul precedent.

S-a considerat ca nefiind pertinentă susţinerea conform căreia în cursul anului 2003 a utilizat brevetul de invenţie doar pentru o perioadă limitată de timp și nu la parametrii optimi întrucât, din înscrisul înregistrat la societatea apelată cu nr. PO 229/22.02.2005 rezultă că în anul 2003 instalaţia a funcţionat conform parametrilor din descrierea brevetului.

 Împotriva acestei decizii, a declarat recurs pârâta S.C. C. S.A. Borzești,

formulând următoarele critici de nelegalitate, întemeiate pe dispoziţiile art. 304 pct. 9 C.p.c.:

Se arată că plata drepturilor de autor pentru anul 2003, în procent de 40% din valoarea netă a avantajelor economice, este lipsită de fundament deoarece pentru funcţionarea acestei fabricaţii, S.C. C. S.A. Borzești a efectuat cheltuieli financiare, care se regăsesc în valoare neta a avantajelor economice.

Solicitarea reclamanţilor de a li se plăti " 40% din avantajele economice rezultate în urma aplicării invenţiei în anul 2003", este total neîntemeiată și pentru că anterior anului 2003, s-au acordat drepturi bănești în următoarele procente : 10% din valoarea economiilor realizate, cu condiţia să nu se depășească 10% din valoarea profitului net, valabil pentru anii 1995, 1996, anul 1997 fiind fără profit și 7% din valoarea avantajelor economice afectate cu cheltuielile financiare aferente pentru anul 1998.

Recurenta susţine că în raport cu anii precedenţi, pretenţiile inventatorilor depășesc limita rezonabilului, cu atât mai mult cu cât procedeul a fost folosit doar în ultimele trei luni ale anului 2003 și nu la parametrii din brevet.

Se mai arată că raportul de expertiză contabilă nu este concludent întrucât nu ia în calcul cheltuielile financiare, iar instanţa de apel a soluţionat cauza în baza acestui raport, luând în considerare doar drepturile pretinse de reclamanţi, fără a ţine cont de faptul că inventatorii aveau și obligaţii corelative acestor drepturi și anume obligaţia să suporte o parte din cheltuielile financiare făcute cu exploatarea invenţiei, respectiv o cotă de 40% din valoarea cheltuielilor financiare.

Analizând decizia recurată în limita criticilor formulate, Înalta Curte reţine că recursul este fondat și determină admiterea recursului pentru următoarele considerente:

Așa cum rezultă din conţinutul brevetului nr. 110338B1, invenţia "procedeu de obţinere a gamabutirolactonei, prin hidrogenarea anhidridei maleice" a fost realizată de către A.V., D.I., N.G., O.I., P.M. și V.N. la solicitarea pârâtei S.C. C. S.A. Borzești.

Prin contractul de negociere nr. 173 din 15.02.1996 s-a convenit ca drepturile bănești cuvenite inventatorilor conform art. 39 din Legea 64/1991 să se acorde „pentru o perioadă de 5 ani, începând cu anul 1995” și să reprezinte ”10% anual din valoarea economiilor rezultate, comparativ cu anul anterior aplicării invenţiei, cu condiţia să nu se depășească 10% din valoarea

profitului net.”

Drepturile cuvenite inventatorilor s-au renegociat, încheindu-se contractul nr. J287 din 24.11.1998, prin care pârâta s-a obligat să plătească reclamanţilor drepturi bănești reprezentând „7% din valoarea avantajelor economice afectată cu cheltuielile financiare aferente.” Durata contractului a fost stabilită pentru o perioadă de 5 ani, începând cu anul 1998.

În anul 2003 invenţia a fost aplicată în ultimele 3 luni ale anului. Prin adresa nr. PO 1286 din 7.10.2003, inventatorii solicită unităţii negocierea unui nou contract, fără însă a preciza care este valoarea drepturilor bănești pe care le pretind sau modalitatea de calculare a acestora.

Aceeași poziţie a reclamanţilor este exprimată și prin adresele din 24.11.2003 și din 20.01.2005, pentru ca prin adresa din 25.04.2005 să se solicite „reluarea discuţiilor”, făcându-se referire la „cele stabilite în întâlnirea din 22.02.2005” și să se solicite stabilirea unei date pentru negocieri și comunicarea ponderii cheltuielilor financiare în cheltuielile de producţie.

În urma comunicării ponderii cheltuielilor financiare ca fiind de 40%, prin adresa nr. 6109/31.05.2005, inventatorii aduc la cunoștinţa pârâtei că nu pot semna „actul adiţional”. Pârâta comunică inventatorilor, prin adresa din 10.06.2005 invitaţia „de a analiza împreună cu compartimentul specializat problemele de natură economică în vederea detensionării situaţiei și semnării actului adiţional și ulterior negocierea unui nou contract”.

În răspunsul comunicat la 20.06.2005, reclamanţii își exprimă acordul de a participa la o întrunire a Comisiei de Negociere, așa încât sunt invitaţi la data de 29.06.2005 la ședinţa Comisiei de Negociere care își propune „negocierea drepturilor cuvenite autorilor ca urmare a aplicării brevetului 110338 în anul 2003 și încheierea unui nou contract pentru întreaga perioadă de valabilitate a brevetului începând cu anul 2004.”

În urma ședinţei Comisiei de Negociere, se încheie „procesul verbal nr. 2” din cuprinsul căruia rezultă că „autorii brevetului au propus ca drepturile cuvenite autorilor pentru anul 2003 să fie în procent de 40% din valoarea netă a avantajelor economice”, menţionându-se că „valoarea netă a avantajelor reprezintă valoarea brută a economiilor minus 40% din cheltuielile financiare”. Poziţia pârâtei a fost aceea de a propune încheierea unui act adiţional la contractul anterior care să cuprindă același condiţii de plată a drepturilor bănești.

Înalta Curte apreciază că au relevanţă în soluţionarea litigiului următoarele dispoziţii legale:

”Pentru invenţiile create și realizate în condiţiile art. 5 alin.(1) cu clauză contrară și, respectiv, ale art. 5 alin.(2) inventatorul beneficiază de drepturi patrimoniale stabilite pe bază de contract încheiat cu solicitantul sau, după caz, cu titularul brevetului.

Drepturile patrimoniale se stabilesc în funcţie de efectele economice și/sau sociale rezultate din exploatarea brevetului sau în funcţie de aportul economic al invenţiei”(art.39 din Legea 64/1991, în numerotarea existentă la data sesizării instanţei).

În cauză, așa cum rezultă din înscrisurile depuse, pentru perioada pentru care reclamanţii solicită plata drepturilor bănești cuvenite, raporturile contractuale anterioare încetaseră, prin expirarea termenului pentru care acestea fuseseră convenite.

Instanţele au fost chemate în prezentul litigiu să determine întinderea drepturilor bănești cuvenite inventatorilor în lipsa unor raporturi contractuale și, din această perspectivă, se impune ca în prealabil să se stabilească dacă instanţa poate avea o astfel de prerogativă, de suplinire a unui acord contractual în această materie, care este baza (modul de calcul) și care sunt

criteriile de determinare a cuantumului acestor drepturilor bănești.

În acord cu instanţele anterioare, Înalta Curte apreciază că, în lipsa unui acord al părţilor concretizat într-un contract, revine instanţei de judecată posibilitatea ca, la sesizarea oricăreia dintre părţi, să stabilească cuantumul drepturilor bănești cuvenite inventatorilor, urmare a aplicării invenţiei de către unitate.

În acest sens sunt prevederile art. 5 alin.(6) din Legea 64/1991 care permit instanţei de judecată să stabilească, în lipsa acordului părţilor, preţul contractului privind invenţia salariatului ca și dispoziţiile art.62 din același act normativ.

În ceea ce privește modul de calcul al acestor drepturi și cuantumul lor, Legea stabilește numai că: ”drepturile patrimoniale se stabilesc în funcţie de efectele economice și/sau sociale rezultate din exploatarea brevetului sau în funcţie de aportul economic al invenţiei”, fără a preciza însă și care este procentul în limita căruia aceste drepturi salariale pot fi recunoscute.

Este însă indiscutabil că la calcularea acestor drepturi instanţa trebuie să aibă în vedere efectele economice rezultate din exploatarea brevetului sau aportul economic al invenţiei, așa cum prevede art. 36 alin.(2) din Legea 64/1991.

În aplicarea acestui text legal în cauză, instanţa avea obligaţia de a stabili, în prealabil, care este cuprinsul criteriilor prevăzute de lege și anume: ”efectele economice și/sau sociale rezultate din exploatarea brevetului” și „aportul economic al invenţiei” iar apoi, pe bază de expertiză să determine care este, în cauză, întinderea acestor parametrii.

Prima instanţă a încuviinţat ca obiectiv al expertizei contabile „stabilirea valorilor economice rezultate ca urmare a aplicării invenţiei pe anul 2003”, fără însă a argumenta de ce acesta ar reprezenta sensul noţiunilor de ”efectele economice și/sau sociale” și „aportul economic” folosite de legiuitor în cuprinsul art. 36 alin.(2) din Lege.

Totodată, instanţa a ignorat poziţia exprimată de reclamanţi sub acest aspect în cuprinsul procesului verbal întocmit la data de 28.06.2005, în care autorii invenţiei solicitând 40% din „valoarea netă a avantajelor economice”, au arătat că prin „valoare netă a avantajelor” urmează a se înţelege „valoarea

brută a economiei minus 40% cheltuieli financiare”.

În ceea ce privește cuantumul drepturilor solicitate de inventatori, instanţele au încuviinţat cererea reclamanţilor de fixare a acestui cuantum la 40% din valoarea economiilor, fără a argumenta în vreun fel care sunt criteriile în raport cu care acest cuantum solicitat de reclamanţi apare ca fiind legal.

Este adevărat că în cauză nu există un acord de voinţă al părţilor în determinarea cuantumului drepturilor cuvenite inventatorilor, însă aceasta nu trebuie să lase loc arbitrariului. Instanţa trebuie să aplice pe cât posibil criterii obiective în determinarea acestui cuantum, criterii care pot viza utilitatea și valoarea invenţiei, raţionalizări și economii obţinute în procesul de producţie ca urmare a aplicării invenţiei sau, eventual, valorificarea produselor obţinute prin aplicarea invenţiei.

Nu în ultimul rând vor putea fi avute în vedere, sub aspectul întinderii drepturilor cuvenite inventatorilor, raporturile contractuale anterioare existente între părţi precum și raporturi contractuale ale unităţii cu alţi salariaţi inventatori pentru invenţii apropriate ca natură și importanţă cu cea realizată de reclamanţi.

În toate cazurile însă, instanţa va trebui să-și motiveze hotărârea atât sub aspectul criteriilor în funcţie de care s-a oprit la un anumit cuantum al drepturilor stabilite pentru inventatori, cât și sub aspectul întinderii acestor

drepturi.

Pe cale de consecinţă, reţinând că în cauză s-a făcut o greșită aplicare a prevederilor art. 36 alin.(2) din Legea 64/1991, că instanţa a încuviinţat acordarea drepturilor bănești cuvenite inventatorilor în cuantumul solicitat de aceștia, fără a administra probe pentru stabilirea acestui cuantum și fără a identifica criterii de determinare a cuantumului acordat, Înalta Curte apreciază că nu a existat o cercetare a fondului litigiului, astfel încât în baza art. 304 pct. 9 C.p.c. raportat la art. 312 alin.(3) C.p.c., a admis recursul declarat de pârâtă și a casat hotărârea recurată. În baza art. 297 C.p.c., a fost admis apelul declarat de pârâtă, a fost desfiinţată sentinţa Tribunalului Bacău și a fost trimisă cauza spre rejudecare la aceeași instanţă.