Weak trademark protection scope: infringement requires heightened similarity and excludes validity review in counterfeiting actions

Marcă având un slab caracter distinctiv. Protecţie dată de înregistrare. Imposibilitatea analizării legalităţii în cadrul acţiunii în contrafacere

Cuprins pe materii : Drept civil. Dreptul proprietăţii intelectuale. Marcă. Drepturi conferite de marcă.

Index alfabetic: Marcă.

- drept exclusiv de folosire.

- protecţia mărcii.

- semn similar cu marca.

- risc de confuzie.

Legea nr. 84/1998 : art. 35

Câtă vreme semnul în litigiu este înregistrat ca marcă, aceasta înregistrare creează o prezumţie de validitate și obligă la recunoașterea mărcii, chiar dacă aceasta este o marca slabă.

Pentru a considera că există contrafacere în cazul unui semn aflat în conflict cu o marcă slabă, este necesar ca între ele să existe un mai mare grad de similaritate decât cel cerut în mod obișnuit, avându-se în vedere nivelul scăzut al distinctivităţii mărcii care se pretinde a fi încălcată și care atrage o protecţie mai puţin întinsă.

O marcă, chiar calificată ca fiind una slabă, se bucură de protecţie în faţa unui semn similar până la confuzie.

ICCJ, Secţia civilă și de proprietate intelectuală, decizia civilă nr. 2186 din 1 aprilie 2008

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului București, reclamanta S.C. B. S.A. a chemat in judecată S.C. E. S.A. și a solicitat să se dispună interzicerea comercializării de către pârâtă pe piaţa românească a produselor purtând denumirile „Sirop pătlagină”, „Sirop pătlagină și mugur de brad”, „Sirop pătlagină, muguri de plop și propolis”, „Sirop pătlagină și propolis”, „Sirop pătlagină și propolis pentru diabetici” și „Sirop pătlagină si usnea barbata”. S-a solicitat totodată ca instanţa să dispună măsura confiscării produselor puse în circulaţie de către pârâtă sub aceste însemne și a oricăror alte variante ale respectivelor produse.

Reclamanta a arătat că este titulara certificatului de înregistrare nr. 3Rl212 pentru marca „Sirop pătlagină”, ceea ce îi acordă un drept de folosinţa

exclusiv asupra respectivului semn.

Pârâta comercializează pe piaţa românească de medicamente diverse produse sub numele de „Sirop pătlagină”, identic cu marca deţinută de S.C. B. S.A., și anume: „Sirop pătlagină”, „Sirop pătlagină și mugur de brad”, „Sirop pătlagină, muguri de plop și propolis”, „Sirop pătlagină și propolis”, „Sirop pătlagină și propolis pentru diabetici”, „Sirop pătlagină si usnea barbata”, încălcând astfel prevederile art. 35 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 84/1998 și aducând prin aceasta grave prejudicii reclamantei.

Se mai arată că pârâta folosește pentru aceeași linie terapeutică produse având denumiri asemănătoare, astfel concepute încât prezintă un risc mare de confuzie în rândul cumpărătorilor care cunosc marca „Sirop pătlagină” produsă de S.C.B. S.A. încă din anul 1977.

Prin sentinţa civilă nr. 1657/2006, Tribunalul București, a admis în parte cererea formulată de reclamantă și a interzis pârâtei S.C. E. S.A. comercializarea pe piaţa românească a produselor purtând mărci identice sau similare cu marca reclamantei „Sirop pătlagină”.

A fost respins ca neîntemeiat capătul de cerere privind confiscarea produselor puse in circulaţie de către pârâtă purtând mărci identice sau similare cu marca reclamantei.

Tribunalul a reţinut că reclamanta este titulara mărcii „Sirop pătlagină”, astfel cum s­a dovedit cu certificatul de înregistrare a mărcii, emis de Oficiul de Stat pentru Invenţii și Mărci nr. 3R1212, marca beneficiind de protecţie pe teritoriul României.

Conform dispoziţiilor art. 35 din Legea nr. 84/1998, înregistrarea mărcii conferă titularului un drept exclusiv asupra mărcii, acesta având posibilitatea de a cere să fie interzise terţilor comercializarea, importul sau exportul

produselor purtând acel semn.

Pârâta a comercializat pe piaţa românească produse purtând semnele grafice ce reprezintă marca reclamantei, fără ca acest lucru să fie încuviinţat de titulara mărcii, ceea ce poate crea un risc de confuzie indirectă pentru consumatorul mediu, incluzând și riscul de asociere cu marca reclamantei.

Prin urmare, Tribunalul a reţinut ca fiind dovedite actele de contrafacere prevăzute de art. 35 alin.(2) lit. b din Legea nr. 84/1998 și a admis capătul de cerere privind interzicerea comercializării, făcând aplicarea dispoziţiilor art. 35 alin.(3) din Legea nr. 84/1998.

În privinţa capătului de cerere prin care s-a solicitat confiscarea produselor puse in circulaţie de către pârâtă purtând mărci identice sau similare cu marca reclamantei, Tribunalul a apreciat că această măsură reparatorie este specifică acţiunii penale, astfel încât a respins acest capăt de cerere ca neîntemeiat.

Prin decizia civila nr. 145 A din 11 iunie 2007, Curtea de Apel București, a admis apelul declarat de S.C. E. S.A. împotriva sentinţei Tribunalului București și a schimbat in tot sentinţa apelată în sensul că a respins ca neîntemeiata acţiunea.

Curtea de apel a considerat ca nefondate susţinerile pârâtei potrivit cărora marca reclamantei nu ar beneficia de mecanismele de protecţie prevăzute de Legea nr. 84/1998 pentru considerente ce ţin de neîndeplinirea condiţiilor de fond prevăzute de art. 5 lit. b) și c) din acest act normativ deoarece prin prevederile art. 4 coroborat cu art. 35 alin. (1) din Legea nr. 84/1998, se recunoaște dreptul exclusiv asupra mărcii titularului înregistrării ei și, implicit, se recunoaște acestuia accesul la mecanismele de protecţie conferite de lege pentru asigurarea acestui exerciţiu al dreptului său.

 Cât privește însă consistenţa protecţiei de care se bucură marca înregistrată în favoarea reclamantei, "Sirop de pătlagină", Curtea a apreciat că este una redusă, în condiţiile în care evocă întocmai conţinutul/compoziţia produsului pe care se aplică, deci caracteristici ale acestuia.

Instanţa de apel a considerat că marca având astfel de caracteristici este una slabă și nu poate constitui temei pentru ca titularul ei să obţină interzicerea utilizării de către alţi comercianţi a respectivelor cuvinte uzuale, cu atât mai mult cu cât ele sunt asociate cu alte cuvinte care asigură deopotrivă comunicarea unor caracteristici ale produsului.

Prin urmare, Curtea de apel a constatat că, deși există similaritate între

denumirile pe care pârâta le utilizează și care conţin în structura lor cuvintele "sirop" și "pătlagină", și marca înregistrată "Sirop de pătlagină" al cărei titular este reclamanta, nu se poate reţine că pârâta, prin activitatea de comercializare a respectivelor produse, ar fi adus atingere drepturilor reclamantei în condiţiile în care cele două cuvinte comune (identice) evocă în mod neechivoc anumite caracteristici ale produselor pe care se aplică și, ca

atare, asigură o distinctivitate redusă.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs reclamanta S.C.B. S.A., întemeiat pe prevederile art. 304 pct. 9 C.p.c., formulând următoarele critici de nelegalitate :

În mod greșit instanţa de apel consideră că deși există similaritate între denumirile pe care pârâta le utilizează și care conţin în structura lor cuvintele "sirop" și "pătlagină", și marca înregistrată „Sirop pătlagină” al cărei titular este reclamanta, marca S.C.B. S.A. înregistrată la OSIM "asigură o distinctivitate redusă" și că datorită caracterului slab al mărcii înregistrate în favoarea reclamantei, aceasta nu îi asigură protecţie pentru denumiri sau produse similare.

Recurenta arată că o marcă înregistrată acordă protecţie totală deţinătorului ei împotriva folosirii acesteia de către terţi și conferă un drept exclusiv asupra produselor sau serviciilor aflate sub aceasta denumire, iar în conformitate cu prevederile art. 35 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 84/1998 "titularul mărcii poate cere instanţei judecătorești competente să interzică terţilor să folosească, în activitatea lor comercială, fără consimţământul titularului: un semn care, dată fiind identitatea sau asemănarea produselor sau serviciilor cărora li se aplică semnul cu produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată, ar produce în percepţia publicului un risc de

confuzie, incluzând și riscul de asociere a mărcii cu semnul".

Se mai arată că prin însăși înregistrarea de către OSIM a mărcii „Sirop pătlagină”, această autoritate a recunoscut caracterul distinctiv al mărcii și că Legea nr. 84/1998 nu face distincţie în ceea ce privește protecţia unei mărcii în funcţie de caracterul "slab" sau „tare” al acesteia. Or, prin folosirea de către un terţ a mărcii „Sirop pătlagină” al cărei titular este S.C.B. S.A., se poate crea un risc de confuzie indirectă pentru consumatorul mediu, incluzând și riscul de

asociere cu marca deţinuta de S.C.B. S.A.

Analizând decizia recurată în limita criticilor formulate prin motivele de recurs, Înalta Curte a reţinut următoarele:

Potrivit art. 35 din Legea 84/1998 „înregistrarea mărcii conferă titularului un drept exclusiv asupra mărcii”. Dreptul dobândit prin înregistrare asupra unei mărci este un drept cu caracter absolut care poate fi opus concurenţilor ce exercită o industrie identică sau similară cu cea a titularului

mărcii.

Este necontestat în cauză că reclamanta este titulara mărcii „Sirop pătlagină”, prin înregistrarea mărcii la OSIM, aceasta dobândind un drept exclusiv de folosire asupra semnului înregistrat ca marcă.

Este de asemenea indiscutabil că cenzurarea legalităţii înregistrării acestui semn ca marcă nu poate fi realizată în prezentul litigiu. Premisa de la care trebuie să pornească cercetarea temeiniciei pretenţiilor reclamantei este aceea că la momentul înregistrării, semnul îndeplinea toate condiţiile necesare pentru a fi înregistrat ca marcă.

Prin urmare, având drept premise faptul că reclamanta este titulara mărcii „Sirop pătlagină” și legalitatea înregistrării semnului ca marcă, pentru soluţionarea litigiului este necesar a determina întinderea protecţiei de care se bucură marca în litigiu.

Fără a antama problema legalităţii înregistrării semnului ca marcă, Înalta Curte apreciază, în acord cu considerentele cuprinse în decizia recurată, că marca in litigiu este o marcă slabă, dat fiind caracterul evocator, puţin distinctiv al semnelor care o compun.

Însă, câtă vreme semnul în litigiu este înregistrat ca marcă, aceasta înregistrare creează o prezumţie de validitate și obligă la recunoașterea mărcii, chiar dacă aceasta este o marca slabă.

Pentru a considera că există contrafacere în cazul unui semn aflat în conflict cu o marcă slabă, este necesar ca între ele să existe un mai mare grad de similaritate decât cel cerut în mod obișnuit, avându-se în vedere nivelul scăzut al distinctivităţii mărcii care se pretinde a fi încălcată și care atrage o protecţie mai puţin întinsă.

În cauză, pârâta nu a contestat comercializarea sub denumirile de „Sirop pătlagină”, „Sirop pătlagină și mugur de brad”, „Sirop pătlagină, muguri de plop și propolis”, „Sirop pătlagină și propolis”, „Sirop pătlagină și propolis pentru diabetici”, „Sirop pătlagină si usnea barbata” de produse din aceeași clasă cu cele comercializate de reclamantă.

Prin urmare, se constată că există identitate între marca reclamantei și

unul din semnele folosite de pârâta pentru produsele sale - și anume „sirop de pătlagină”-, ambele având același conţinut și o grafică identică. Celelalte semne utilizate de pârâtă conţin pe lângă cuvintele ce intră în compunerea mărcii reclamantei și alte cuvinte, respectiv „mugur de brad”, „muguri de plop și propolis”, „propolis” „propolis pentru diabetici” și „usnea barbata”.

Înalta Curte apreciază că, în cazul produselor comercializate sub denumirea „sirop pătlagină”, identitatea dintre cuvintele ce intră în compunerea mărcii reclamantei și cele ce compun semnul utilizat de pârâtă și identitatea grafică dintre acestea sunt în măsură să creeze o confuzie între cele doua semne aflate în conflict.

Marca reclamantei, chiar calificată ca fiind una slabă se bucură de protecţie în faţa unui semn similar până la confuzie, astfel încât, în mod corect tribunalul a apreciat ca întemeiată cererea reclamantei în ceea ce privește interzicerea comercializării de către pârâtă pe piaţa românească de produse purtând mărci identice cu marca reclamantei „Sirop pătlagină”.

În ceea ce privește celelalte semne utilizate de pârâtă, respectiv „Sirop pătlagină și mugur de brad”, „Sirop pătlagină, muguri de plop și propolis”, „Sirop pătlagină și propolis”, „Sirop pătlagină și propolis pentru diabetici”, „Sirop pătlagină si usnea barbata”, Înalta Curte constată ca fiind legală hotărârea instanţei de apel. Aceste semne, au in compunerea lor și alte cuvinte pe lângă cele ce alcătuiesc marca reclamantei, prezenţa lor determinând o suficientă distinctivitate a respectivelor semne, în măsură să înlăture protecţia de care se bucură marca reclamantei, marcă cu un slab

caracter distinctiv.

În consecinţă, în baza art. 304 pct. 9 C.p.c., Înalta Curte a admis recursul și a modificat în parte decizia recurată în sensul că, în temeiul art. 296 C.p.c., a schimbat în parte sentinţa Tribunalului București.

Pentru considerentele anterior expuse, a interzis pârâtei S.C. E. S.R.L. comercializarea pe piaţa românească a produselor purtând mărci identice cu marca reclamantei „Sirop pătlagină”. Au fost menţinute celelalte dispoziţii ale deciziei prin care s-a confirmat soluţia primei instanţe de respingere ca neîntemeiată a cererii reclamantei sub aspectul interzicerii comercializării de către pârâtă pe piaţa românească a produselor purtând mărci similare cu marca reclamantei și de confiscare a produselor puse în circulaţie de către pârâtă, purtând mărci identice sau similare cu marca reclamantei.