Bad-faith “Arcada” trademark registration annulled; appeal dismissed with costs

Dreptul proprietăţii intelectuale. Înregistrarea cu rea credinţă a unei mărci. Anularea înregistrării.

Cuprins pe materii. Dreptul proprietăţii intelectuale. Înregistrarea cu rea credinţă a unei mărci. Anularea înregistrării.

Index alfabetic. Dreptul proprietăţii intelectuale.

- Marcă

- Rea-credinţă

- Anulare marcă

Legea nr. 84/1998: art. 48

Existenţa unor societăţi comerciale românești, care utilizează un nume comercial identic și un semn identic cu funcţia de marcă, promovat într-o campanie publicitară pe teritoriul ţării, nu putea fi ignorată de un comerciant de bună-credinţă, care în mod obișnuit este preocupat de a-și distinge printr-un semn propriu produsele și serviciile de cele identice ori similare ale altor întreprinzători și nu de a alege un semn care să creeze confuzie în rândul consumatorilor.

Prin urmare, alegerea de către o societate comercială a aceluiași semn pentru înregistrarea sa ca marcă pentru produse identice și similare nu poate fi rezultatul unei simple coincidenţe, ci un act deliberat, prin care s-a urmărit cu rea-credinţă să profite de cunoașterea acestuia în rândul segmentului de public relevant, fapt ce duce la aplicarea dispoziţiilor art. 48 alin. (1) lit. c din Legea nr. 84/1998 și la anularea mărcii astfel înregistrată.

Î.C.C.J, Secţia civilă și de proprietate intelectuală, decizia nr. 6375 din 5 iunie 2009.

Prin sentinţa civilă nr.1358 din 23 octombrie 2007, Tribunalul București, Secţia a IV-a civilă a admis în parte acţiunea formulată de reclamantele S.C. ARCADA S.R.L. și S.C. ARCADA COMPANY S.A. împotriva pârâţilor S.C. GALMOPAN S.A. și Oficiul de Stat pentru Invenţii și Mărci - O.S.I.M., a dispus anularea mărcii „Arcada" înregistrată pe numele primei pârâte, a respins cererea de obligare a O.S.I.M. privind publicarea hotărârii în B.O.P.I. și înscrierea menţiunii de anulare în Registrul Naţional al Mărcilor, obligând-o totodată pe pârâta S.C. GALMOPAN S.A. la plata sumei de 12156 lei cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunţa această hotărâre, tribunalul a reţinut următoarele:

Reclamanta S.C. Arcada S.R.L. a fost înfiinţată în anul 1991 și desfășoară sub acest nume comercial activităţi legate de servicii de proiectare, execuţie, întreţinere și reparare de construcţii civile și industriale, construcţii de clădiri și lucrări de geniu, drumuri, poduri și căi ferate, construcţii hidrotehnice, lucrări de instalaţii electrice, servicii de alimentaţie publică, morărit și panificaţie, producţie și comercializare de mărfuri alimentare, de patiserie, cofetărie, cereale, plante tehnice etc.

Reclamanta S.C. Arcadia Company S.A. a fost înfiinţată în anul 1994, iar din luna octombrie 2004 desfășoară activităţi de producţie și comercializare de produse de panificaţie, de patiserie și alte produse alimentare.

Pârâta S.C. Galmopan S.A. este la rândul său o societate comercială ce desfășoară activităţi în zona serviciilor de alimentaţie publică, morărit, panificaţie, producţie și comercializare de produse de panificaţie, patiserie și alte produse alimentare.

În afară de faptul că reclamantele au inclus în numele comercial sintagma „Arcada", acestea au și folosit pe o perioadă îndelungată respectiva denumire asociată produselor și serviciilor lor, căpătând notorietate și bucurându-se astfel de o protecţie independentă de orice formalitate de înregistrare.

În atare situaţie, înregistrarea de către pârâtă a mărcii „Arcada" s-a făcut cu rea-credinţă, nu în scopul de a-și individualiza și distinge propriile produse, ci de a beneficia de cunoașterea largă de către publicul consumator a acestui nume.

Reaua-credinţă rezultă cu atât mai mult cu cât cererea de înregistrare a mărcii a fost depusă de către pârâtă în plină campanie publicitară începută de reclamante în luna octombrie 2004, campanie menită să lanseze gama de produse de panificaţie și alte produse de patiserie prin reţeaua de comercializare și transport propriu.

S-a mai arătat că „Arcada" este o denumire fantezistă, neuzuală, distinctivă pentru produsele cărora se aplică, fiind ușor de reţinut și având o rezonantă deosebită.

Înregistrarea de către pârât a aceleiași denumiri ca marcă nu poate constitui o simplă coincidenţă, ci un demers deliberat care se înscrie în afara regulilor bunei-credinte sau a uzanţelor cinstite între comercianţi.

În drept, tribunalul și-a întemeiat hotărârea pe dispoziţiile art. 23 din Legea nr.84/1998, ale Legii nr.26/1990 și ale art.48 lit.c din Legea nr.84/1998.

Referitor la capetele de cerere respinse, tribunalul a arătat că potrivit Regulii 32 alin. (5) din H.G. nr.833/1998 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr.84/1998, hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă prin care titularul a fost decăzut din drepturile conferite de marcă sau prin care marca a fost anulată se va comunica la O.S.I.M. de către persoana interesată, iar O.S.I.M. va publica hotărârea în B.O.P.I. și va face menţiune despre aceasta în Registrul Naţional al Mărcilor.

Prin decizia civilă nr. 140 din 12 iunie 2008, Curtea de Apel București, Secţia a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală a respins ca nefondat apelul declarat de către pârâta S.C. Galmopan S.A. împotriva sentinţei.

Pentru a decide astfel, curtea a reţinut următoarele:

În ceea ce privește competenţa materială a secţiei civile a tribunalului pentru soluţionarea prezentei cauze, excepţia invocată de pârâtă este nefondată, deoarece în cauză sunt aplicabile dispoziţiile art.2 lit.b Cod procedură civilă și art.34 alin. (2) din Legea nr.304/2004.

Nefiind vorba despre un litigiu comercial, nici excepţia prematurităţii acţiunii nu este fondată, deoarece prevederile art.7201 Cod procedură civilă, ce reglementează procedura concilierii prealabile, sunt aplicabile doar cauzelor comerciale.

Nici parcurgerea procedurii administrative a opoziţiei în faţa O.S.I.M. sau rezultatul acestei proceduri nu prezintă relevanţă pentru promovarea unei cereri în anularea înregistrării mărcii.

Pe fond, curtea de apel a reţinut că soluţia primei instanţe este legală și temeinică.

Dată fiind activitatea comercială susţinute de reclamante în aceeași arie geografică în care își desfășoară activitatea pârâta, în mod corect s-a stabilit reaua-credinţă a pârâtei la înregistrarea mărcii, în sensul cunoașterii deţinerii de către reclamante a dreptului de proprietate intelectuală asupra numelui comercial „Arcada".

Acest argument este suficient pentru a se reţine reaua-credinţă a pârâtei, chiar și în situaţia în care s-ar aprecia că notorietatea mărcii „Arcada" pentru zona judeţului Galaţi nu a fost îndeajuns dovedită.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs pârâta S.C. Galmopan S.A. Galaţi, invocând următoarele motive:

1.Excepţia de necompetenţă materială a secţiei civile a Tribunalului București a fost greșit respinsă, întrucât cererea având ca obiect anularea înregistrării mărcii este de natură comercială, marca fiind componentă a fondului de comerţ; în plus, titularul mărcii este un comerciant, iar reclamantele sunt de asemenea societăţi comerciale.

Chiar dacă în H.G. nr.833/1998 se prevede competenţa secţiei civile a Tribunalului București, pentru considerente arătate, curtea de apel trebuia să constate că respectivul act normativ nu poate adăuga la lege conform art.125 alin. (3) din Constituţie și să admită excepţia necompetenţei materiale a secţiei civile.

2. Excepţia inadmisibilităţii acţiunii în raport de dispoziţiile art.23 din Legea nr.84/1998, a fost de asemenea greșit respinsă.

Redând textul de lege menţionat, recurenta susţine că reclamantele aveau de ales între a formula opoziţie sau acţiune în anulare. Potrivit principiului electa una via, reclamantele au făcut opoziţie, dar cererile lor au fost respinse ca tardive.

Cum împotriva deciziilor O.S.I.M. nu s-a formulat contestaţie, prezenta acţiune apare ca fiind inadmisibilă.

3. În raport de dispoziţiile art.7201 Cod procedură civilă și dată fiind calificarea ca litigiu comercial a pricinii susţinută de către recurentă, curtea de apel trebuia să constate că în speţă nu s-a îndeplinit procedura prealabilă și să admită pe cale de consecinţă excepţia prematurităţii acţiunii.

4. Pe fond, recurenta susţine că acţiunea reclamantelor trebuia respinsă ca nefondată.

Pe de o parte, recurenta susţine că a urmat procedura legală de înregistrare a mărcii, în cursul căreia nu s-a formulat opoziţie de către reclamante, ceea ce îi conferă prioritate la înregistrare, potrivit art.9 din Legea nr.84/1998.

La data înregistrării mărcii, singura care avea interese comerciale manifestate în vreun fel și care putea fi cunoscută de un potenţial concurent, era recurenta S.C. Galmopan S.A.

Reclamantele nu și-au manifestat în niciun fel interesul comercial pentru piaţa românească de o manieră care să permită altor posibili comercianţi să cunoască acest lucru.

Recurenta arată că nu a avut posibilitatea de a cunoaște interesul comercial al reclamantelor pentru piaţa română, fapt care exclude intenţia sa de a îndepărta prin înregistrarea mărcii un potenţial concurent pe această piaţă.

Pe de altă parte, recurenta susţine că includerea denumirii „Arcada" în componenţa numelui comercial nu le scutea pe reclamante să solicite înregistrarea mărcii la O.S.I.M.

Susţinerile acestora referitoare la notorietatea mărcii sunt total nefondate, notorietatea fiind definită de lege în alt sens decât au înţeles să o definească reclamantele prin cererea de chemare în judecată.

Recurenta solicită admiterea recursului, modificarea în tot a ambelor hotărâri și respingerea acţiunii ca nefondată.

În drept invocă dispoziţiile art.304 pct.7,8 și 9 Cod procedură civilă.

Intimatele reclamante au depus la dosar întâmpinare, solicitând respingerea recursului ca nefondat și menţinerea deciziei atacate ca fiind legală.

De asemenea, au solicitat obligarea recurentei la plata cheltuielilor de judecată.

Recursul este nefondat, nefiind incidente dispoziţiile art.304 pct.9 C.pr.civ cărora li se circumscriu criticile formulate:

1 .Excepţia de necompeteţă materială a Tribunalului București - secţia a IV-a civilă a fost corect respinsă.

În primul rând, la nivelul tribunalelor și curţilor de apel nu se poate vorbi despre o competenţă materială a secţiilor, împărţirea pe secţii a acestor instanţe fiind un aspect care ţine de organizarea administrativă.

Prin urmare, ceea ce se putea invoca ar fi fost doar excepţia de necompetenţă a tribunalului, ceea ce nu este cazul, deoarece cauza s-a judecat în primă instanţă la Tribunalul București, instanţă desemnată prin art.45 din Legea nr.84/1998 să judece acţiunile având ca obiect anularea înregistrării mărcilor.

2.În ceea ce privește calificarea litigiului, este vorba despre un litigiu în materia dreptului de proprietate intelectuală, mai exact materia proprietăţii industriale.

Cu privire la astfel de litigii, Codul de procedură civilă prevede expres, în art.2 pct.l lit.e, competenţa tribunalului de a le soluţiona în primă instanţă, reglementare distinctă de cea privitoare la procesele și cererile în materie comercială, cuprinsă în lit.a a aceluiași articol.

Dacă legiuitorul ar fi înţeles să includă cererile în materia proprietăţii industriale în categoria celor comerciale a nu ar fi prevăzut distinct competenţa judecării lor în articolul menţionat.

De aici rezultă că și excepţia inadmisibilităţii acţiunii a fost legal respinsă, procedura prealabilă prevăzută de art.7201 C.pr.civ. fiind obligatorie numai în litigiile comerciale.

3.Nici excepţia inadmisibilităţii acţiunii nu putea fi primită, deoarece nu există nici un text de lege care să prevadă că partea care a utilizat opoziţia la înregistrare și nu a contestat soluţia de respingere a opoziţiei nu poate formula, ulterior înregistrării mărcii, acţiune în anulare.

Dimpotrivă, art.25 din Legea nr.84/1998 prevede că, dacă opoziţiile sunt întemeiate, comisia de examinare decide respingerea mărcii; în continuare se arată că decizia de respingere a înregistrării mărcii - și nu cea de respingere a opoziţiei - poate fi contestată de solicitantul mărcii, în termenul și cu procedura prevăzută la art.80, adică pe calea contestaţiei la comisia de reexaminare.

Or, opozantul nu se află în această situaţie, el având deschisă calea acţiunii în anulare, atât în ipoteza în care nu a formulat opoziţie, cât și în aceea în care opoziţia i-a fost respinsă.

4.Pe fond, la situaţia de fapt reţinută, curtea de apel a aplicat corect dispoziţiile legale incidente, menţinând hotărârea de anulare a înregistrării mărcii pentru rea-credinţă.

Astfel, s-a reţinut că atât reclamantele și pârâta sunt competitori pe aceeași piaţă - a producţiei și comercializării de produse de panificaţie, de patiserie și alte produse alimentare, că elementul verbal „Arcada", pe care pârâta l-a înregistrat ca marcă, este numele comercial al reclamantelor, că reclamantele au utilizat acest nume și ca marcă anterior datei la care pârâta a depus la O.S.I.M. cererea de înregistrare , dată la care reclamantele desfășurau o amplă campanie de promovare a produselor și serviciilor proprii sub același semn și ca este vorba despre un element fantezist în raport de produsele și serviciile protejate.

În atare situaţie, este corectă concluzia că alegerea de către pârâtă a aceluiași semn pentru înregistrarea sa ca marcă pentru produse identice și similare nu poate fi rodul unei simple coincidenţe, ci un act deliberat, prin care a urmărit cu rea-credinţă să profite de cunoașterea acestuia în rândul segmentului de public relevant.

Apărarea în sensul că pârâta ar fi fost în imposibilitate de a cunoaște intenţia reclamantelor de a acţiona pe piaţa românească nu poate fi primită.

Existenţa unor societăţi comerciale românești, care utilizează un nume comercial identic și un semn identic cu funcţia de marcă, promovat într-o campanie publicitară pe teritoriul ţării, nu putea fi ignorată de un comerciant de bună-credinţă, care în mod obișnuit este preocupat de a-și distinge printr-un semn propriu produsele și serviciile de cele identice ori similare ale altor întreprinzători și nu de a alege un semn care să creeze confuzie în rândul consumatorilor.

Date fiind cele reţinute, în mod legal s-au aplicat dispoziţiile art.48 alin.1 lit.c din Legea nr. 84/1998 și s-a anulat înregistrarea mărcii „Arcada" de către pârâtă.

În acest context, faptul că semnul „Arcada" utilizat de reclamante nu ar fi devenit o marcă notorie ori acela că reclamantele au omis să-l înregistreze la O.S.I.M. înaintea pârâtei nu au relevanţă.

Aceste critici ar fi putut fi valorificate în ipoteza în care anularea s-ar fi dispus pentru existenţa unui conflict cu o marcă notorie sau cu una anterior înregistrată, în condiţiile art.48 alin.1 lit.b din Legea nr.84/1998.

Pentru aceste considerente, în baza art.312 C.pr.civ., Înalta Curte a menţinut decizia și a respins recursul ca nefondat.

În baza art.274 C.pr.civ., Înalta Curte a obligat-o pe recurentă la plata sumei de 7048,54 lei cheltuieli de judecată către intimata S.C. Arcada Company S.A., reprezentând onorariul de avocat.