Industrial property rights vs. commercial emblem: exclusion of emblem from prior rights protection for trademark annulment

Similaritate între un semn folosit ca emblemă și un semn înregistrat ca marcă. Identitate de servicii. Utilizarea emblemei pentru identificarea serviciilor oferite de comerciant. Lipsa protecției juridice.

Cuprins pe materii : Drept civil. Dreptul proprietății intelectuale. Marcă.

Index alfabetic : marcă

- emblemă

Legea nr. 84/1998, art. 47

Legea nr. 26/1990, art.21, art. 30

În cazul unei mărci înregistrată anterior modificării Legii nr. 84/1998 prin Legea nr. 66/2010, preexistența unei embleme constituie un motiv de anulare a înregistrării mărcii, ca drept anterior dobândit, doar dacă dreptul asupra emblemei ar reprezenta un ”drept de proprietate industrială protejat”, în termenii art. 48 alin. (1) lit. e) din legea nemodificată.

Or, dreptul asupra emblemei nu poate fi calificat ca fiind un drept de proprietate industrială, asemenea brevetelor de invenţie, mărcilor, desenelor sau modelelor, întrucât întruneşte doar unul dintre atributele unui drept de proprietate, respectiv folosinţa, ce nu generează un monopol exclusiv de exploatare asupra semnului ce constituie emblema, precum în cazul celorlalte drepturi de proprietate industrială. Dreptul de folosinţă exclusivă la care se referă art. 30 alin. (4) din Legea nr. 26/1990 permite titularului să se opună oricărei atingeri aduse dreptului său şi să obţină despăgubiri pentru încălcarea acestuia, însă pe temeiul unei acţiuni în concurenţă neloială, ceea ce înseamnă că încetarea ori înlăturarea actelor de încălcare, precum şi repararea daunelor, vor putea fi cerute doar împotriva unui concurent care utilizează un alt element de identificare (funcție îndeplinită de emblemă) a comerciantului, în niciun caz împotriva titularului unei mărci.

Dreptul asupra unei embleme ar putea conduce la anularea unei mărci ulterior înregistrate cu rea-credință, dar, în acest caz, intenția frauduloasă nu poate fi reținută atunci când riscul de confuzie, provenind din similaritatea semnelor în conflict și identitatea serviciilor pentru care este folosită emblema, respectiv este înregistrată marca, este generat de utilizarea în concret a emblemei în alt scop decât acela pentru care a fost înregistrată, anume ”pentru servicii” (cu titlu de marcă) și nu pentru identificarea titularului.

Secția I civilă, decizia nr. 2551 din 25 aprilie 2013

Prin sentinţa nr. 361 din 1.03.2011 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia a IV-a civilă, a fost admisă cererea formulată la data de 18.11.2010 de către reclamanta SC D. SRL, în contradictoriu cu pârâta SC D.D.S. SRL şi, în consecinţă, s-a dispus anularea înregistrării mărcii Daniel de Silver, cu nr. 106353.

În motivarea sentinţei, s-a reţinut că, în temeiul art. 47 alin. (1) lit. b) cu referire la art. 6 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 84/1998, art. 47 alin. (1) lit. c) şi e) din aceeaşi lege, reclamanta a pretins că înregistrarea mărcii încălca drepturile sale dobândite anterior cu privire la emblema folosită în legătură cu servicii de taximetrie, oferite în principal pe raza municipiului Cluj Napoca, prin aplicarea acesteia pe portierele maşinilor.

Reclamanta a invocat dreptul său anterior deţinut asupra emblemei înregistrate la data de 30.04.1999, constând dintr-o formă geometrică ovală, de culoare roşie, pe care este înscris cu culoare alba semnul DIESEL, alături de numerele de telefon la care poate fi apelat serviciul de taximetrie.

Tribunalul a arătat că emblema este semnul sau denumirea care deosebeşte un comerciant de un altul de acelaşi gen - conform art. 30 din Legea nr.26/1990 republicată, constituie obiect al protecţiei proprietăţiiindustriale, alături de firma sau numele comercial al acesteia, iar prin înregistrarea la Registrul Comerţului conferă titularului un drept de folosinţă exclusivă.

Înscrierea firmei şi a emblemei în Registrul Comerţului este condiţionată de îndeplinirea anumitor cerinţe prescrise de lege, emblema urmând a îndeplini aceleaşi condiţii de validitate ca şi firma. Astfel, pentru a fi înregistrată în Registrul Comerţului, potrivit Normelor Metodologice nr. 773, emblema trebuie să fie disponibilă, distinctivă şi licită. Prin urmare, pentru a fi înscrisă, emblema trebuie să se deosebească de emblemele înscrise în acelaşi registru al comerţului, pentru acelaşi fel de comerţ, precum şi de emblemele altor comercianţi de pe piaţa unde comerciantul îşi desfăşoară activitatea (conform art. 43 alin. 1 din Legea nr. 26/1990), înscrierea să nu aducă atingere dispoziţiilor imperative ale legii sau bunelor moravuri.

Cercetarea disponibilităţii şi distinctivităţii firmei şi emblemei se face în raport cu firmele şi emblemele anterior înregistrate la oficiul registrului comerţului din judeţul la care s-a depus cererea de înregistrare/rezervare,iar în ipoteza în care se solicită verificarea şi rezervarea firmei pe raza mai multor judeţe sau la nivel naţional, cererea se soluţionează de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. Ca element al fondului de comerţ, obiect de proprietate industrială şi mijloc de identificare a comerciantului, emblema este protejată în scopul înlăturării oricărei confuzii în rândul consumatorilor, în vederea asigurării unei pieţe concurenţiale loiale.

Prin urmare, în timp ce emblema are menirea de a diferenţia comercianţii, mărcile sunt destinate a diferenţia produsele sau serviciile de aceeaşi natură ale comercianţilor. Un comerciant îşi poate înregistra ca marcă numele comercial sau emblema, dar folosirea numelui comercial sau emblemei unui comerciant, apropriate ca atare sau într-o modalitate ce dă naştere confuziei, nu este posibilă, legea mărcilor, în art. 47 alin. (1) lit. b) şi e), declarând anulabile mărcile ce încalcă un drept de proprietate industrială anterior protejat.

Verificând semnele în conflict, tribunalul a constatat puternica asemănare a acestora, care, asociată serviciilor identice prestate de părţi, competitori pe piaţa de taximetrie din Municipiul Cluj Napoca, dă naştereconfuziei in rândul consumatorilor.

Astfel, în prezent, emblema SC D. SRL constă din forma geometrică ovală, de culoare roşie, pe care sunt scrise cu culoare albă semnul DIESEL, numărul principal de telefon şi alte patru numere de telefon secundare.

Emblema este aplicată pe portierele maşinilor de culoare galbenă utilizate pentru prestarea serviciilor de taximetrie, în principal pe raza municipiului Cluj Napoca.

Marca înregistrată a pârâtei constituie o marcă combinată cu un element grafic având aceeaşi formă geometrică, de culoare roşie, pe care este scris cu aceleaşi caractere, de aceeaşi dimensiune, cu aceeaşi culoare alba, cu cele ale semnului DIESEL, semnul DANIEL, iar dedesubt, cu aceleaşi caractere, dar de dimensiuni mult mai mici, semnul DE SILVER.

În prezent, marca pârâtei constă din aceeaşi formă geometrică ovală, de culoare roşie, pe care sunt scrise cu culoare albă semnul DANIEL, numărul principal de telefon şi alte patru numere de telefon secundare. Semnul DE SILVER este scris cu caractere mult mai mici, făcându-l greu observabil în contextul mărcii.

La nivel global, similaritatea vizuală este pregnantă, cele două semne, determinând aceeaşi impresie de ansamblu, elementele verbale diferite DIESEL şi DANIEL, prin modalitatea identică de scriere, prin aşezarea lor în aceeaşi poziţie în cadrul elementului figurativ nefiind de natură a asigura mărcii distinctivitate.

Pârâta foloseşte acelaşi mod de expunere a mărcii, marca fiind aplicată pe portierele maşinilor de culoare galbenă utilizate pentru prestarea serviciilor de taximetrie, în principal pe raza municipiului Cluj Napoca.

Tribunalul a conchis în sensul că dreptul de folosinţă exclusivă asupra emblemei a fost obţinut de reclamantă anterior datei depozitului cererii de înregistrare a mărcii, iar marca înregistrată este inaptă a îndeplinifuncţia de a distinge între serviciile de taximetrie oferite de pârâtă de serviciile de taximetrie oferite de reclamantă, din cauza similarităţii sale cu emblema şi a modului identic de folosire a acestora, fiind îndeplinitecondiţiile prevăzute de art. 47 alin. (1) lit. b) şi e) din Legea nr. 84/1998, în sensul anulării înregistrării mărcii DANIEL DE SILVER.

În ceea ce priveşte reaua - credinţă la înregistrarea mărcii, invocată drept motiv de anulare pe temeiul art. 47 lit. c) din Legea nr. 84/1998, s-a apreciat că relevantă în cauză este calitatea de comercianţi a ambelor părţi, care sunt, totodată, competitori pe piaţa serviciilor de transport şi taximetrie, desfășurându-și activitatea pe raza aceluiaşi oraş, Cluj Napoca.

În acest context, aprecierea conduitei părţii acuzate de a fi acţionat cu rea - credinţă urmează a se analiza cu exigenţă sporită, dată fiind obligaţia legală a comercianţilor de a-şi desfăşura activitatea cu bună credinţă şi potrivit uzanţelor cinstite, în limitele unei concurenţe loiale.

Prin probele administrate în cauză, reclamanta a dovedit că reaua-credinţă a pârâtei constă în cunoştinţa pe care a avut-o la data efectuării depozitului de înregistrare a mărcii că semnul depus era folosit anterior de reclamantă, iar prin înregistrarea acestuia ca marcă s-a urmărit un scop ilicit, acela de a crea confuzie în rândul consumatorilor, de eliminare de pe piaţa a unui concurent, în condiţiile eludării regulilor concurenţei loiale.

Convingerea tribunalului s-a fundamentat pe raporturile anterioare ale părţilor şi atitudinea culpabilă a pârâtei la data înregistrării mărcii.

Astfel, în calitate de concurentă pe piaţa serviciilor de taximetrie, pârâta cunoştea emblema reclamantei înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Cluj în anul 1999, folosită prin aplicare pe portiereleautoturismelor: forma geometrică ovală, culoarea fondului roşu, culoarea albă a literelor cu care este scris semnul DIESEL, caracterele şi dimensiunea literelor, numărul de telefon, aşa cum rezulta din Actul adiţional la statutul SC R.T. SRL, autentificat sub nr. xx95/1999, a certificatului de înscriere menţiuni din 6.02.2003 şi a fotografiilor anexate.

Pârâta avea cunoştinţă şi de faptul că semnul DIESEL, folosit în cadrul emblemei, era înregistrat de reclamantă ca marca verbală, nr. 048868 din 27.11.2000, pentru clasa de servicii 39.

Mai mult decât atât, împotriva pârâtei, la data de 18.05.2009, prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, întocmit în dosarul nr. xx8/P/2007, se dispunea punerea în mişcare a acţiunii penale şitrimiterea în judecată a inculpatului O.D.P., în calitate de administrator al SC P.T. SRL (denumirea comercială anterioară a pârâtei SC D.D.S. SRL), în contradictoriu cu partea vătămată SC D. SRL, pentru săvârşirea infracţiunilor de contrafacere a unei mărci şi concurenţă neloială prin folosirea semnului DIESEL în legătură cu servicii de taximetrie.

La data de 9.11.2009, în vederea stingerii procesului penal, reclamanta şi pârâta (sub denumirea anterioară SC P.T. SRL) au încheiat un contract de tranzacţie, prin care pârâta s-a obligat să nu mai folosească semnul DIESEL pe caroseria autoturismelor folosite pentru servicii de taximetrie sau alte denumiri asemănătoare ce ar putea crea confuzie cu denumirea DIESEL.

Aparent, în considerarea obligaţiei asumate prin tranzacţia încheiată, pârâta a procedat la înregistrarea unei noi embleme, la data de 16.11.2009 având însă aceeaşi forma geometrică cu a reclamantei, culoarea fondului gri pe care este scris semnul DANIEL DE SILVER cu culoarea literelor roşu şi numărul de telefon.

La aceeaşi dată, pârâta a depus cererea de înregistrare a mărcii combinate DANIEL DE SILVER, pentru clasa de servicii 39. Marca depusă spre înregistrare nu reproduce emblema pârâtei, ci este asemănătoare emblemei reclamantei, având aceeaşi formă geometrică, cu fond de culoare roşie, iar elementul verbal DANIEL este scris cu litere de culoare albă, cu aceleaşi caractere şi aceleaşi dimensiuni cu cele folosite de reclamantă în cadrul emblemei sale DIESEL.

Ulterior, pârâta, prin cererea de menţiuni din data de 30.11.2009, înscrisă la RC la data de 7.12.2009, a modificat emblema astfel: fondul are culoarea albă, elementul verbal DANIEL conform înţelegerii scrise a părţilor, în scopul evitării oricărei asocieri sau confuzii între semnele utilizate de părţi. La data de 4.10.2010, pârâta a solicitat încă o dată modificarea emblemei, într-o formă asemănătoare mărcii depuse spre înregistrare şi emblemei reclamantei, astfel - forma geometrică identică, acelaşi fond de culoare roşie, elementul verbal DANIEL fiind scris cu litere de culoare albă, cu aceleaşi caractere şi aceleaşi dimensiuni cu cele folosite dereclamantă pentru a scrie pe emblemă semnul DIESEL.

Faptele pârâtei constând în modificarea succesivă a emblemei, precum şi depunerea spre înregistrare a mărcii în forma descrisă, puternic similară cu emblema deţinută de reclamantă, pentru servicii identice cu cele prestate de reclamantă, cu încălcarea convenţiei părţilor născute într-un litigiu anterior ce viza tot o încălcare a dreptului exclusiv al reclamantei asupra emblemei şi mărcii sale evidenţiază reaua-credinţă a pârâtei laînregistrarea mărcii.

Marca este definită ca un semn susceptibil de reprezentare grafică servind la diferenţierea de către public a produselor şi serviciilor unui comerciant de produsele şi serviciile similare ale altor comercianţi, marcaindicând aşadar originea comercială a produsului.

Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene a subliniat la rândul său, prin hotărârile pronunţate, că funcţia esenţială a mărcii este aceea de a garanta consumatorului sau utilizatorului date privind identitatea de origine a produsului sau serviciului desemnat de marcă, permiţându-i să distingă fără confuzie acest produs sau serviciu de cele ce au o altă provenienţă.

O altă funcţie a mărcii o reprezintă şi funcţia de concurenţă, ce garantează că toate produsele şi serviciile ce o poartă provin de sub controlul unei singure întreprinderi.

Cele două funcţii esenţiale ale mărcii determină scopul legal al folosirii mărcii constând în utilizarea sa exclusivă pentru indicarea originii comerciale a produselor şi serviciilor şi nu pentru alte scopuri, cum ar fiîndepărtarea de pe piaţă a unui concurent existent sau potenţial care foloseşte acea marcă pe o alta piaţă naţională.

Practicile cinstite în materie comercială exclud preluarea unui semn distinctiv folosit de un concurent, în cunoştinţă de cauză, pentru crearea unei confuzii şi îndepărtarea acestuia pe o piaţă în care nu şi-a protejat marca.

Astfel, toate faptele pârâtei relevă o practică neloială constantă, în încercarea de a folosi ca elemente de identificare atât a identităţii sale de comerciant, cat şi a serviciilor prestate, semne pregnant similare cu cele ale reclamantei - folosirea anterioară a elementului verbal DIESEL, înregistrarea unei mărci, ulterior convenţiei încheiate de părţi şi contrar obligaţiei asumate de a se evita orice confuzie sau asociere, diferită de propria emblema, dar asemănătoare cu emblema reclamantei. Încălcarea obligaţiei asumate prin contractul de tranzacţie încheiat cu reclamanta de a nu folosi pe caroseria autoturismelor folosite pentru servicii de taximetrie alte denumiri asemănătoare ce ar putea crea confuzie cu denumirea DIESEL şi a obligației asumate prin înţelegerea scrisă de a folosi culorile alb şi albastru pentru emblema sa, demonstrează intenţia pârâtei de a crea şimenţine confuzia cu privire la originea serviciilor de taximetrie în rândul consumatorilor, majoritatea din municipiul Cluj-Napoca.

Prin decizia nr. 5 din 17.01.2012, Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale a respins, ca nefondat, apelul formulat de pârâtă împotriva sentinţei sus menţionate.

Instanţa de apel a apreciat că este nefondată lipsa de interes a reclamantului de a solicita anularea mărcii înregistrate de pârâtă, deoarece cererea este întemeiată pe drepturile asupra emblemei, independent de existenţa mărcii, iar marca şi emblema au funcţii diferite şi conferă drepturi distincte. Dacă şi în ce măsură pârâta va putea folosi emblema pe care o are înregistrată este un aspect care nu înlătură interesul reclamantei în a solicita şi obţine anularea mărcii prin care este încălcat dreptul reclamantei asupra propriei embleme, înlăturând astfel o sursă de încălcare a acestui drept.

În orice caz, nu se poate susţine că ar fi lipsită de interes o cerere prin care se urmăreşte a se pune capăt încălcării unui drept doar pentru faptul că acelaşi drept mai este potenţial încălcat şi în altă modalitate decât cea care se urmăreşte a fi înlăturată prin respectiva cerere de chemare în judecată.

Este reală susţinerea că legea aplicabilă litigiului de faţă este cea de la momentul înregistrării mărcii a cărei anulare se solicită, însă dispoziţiile cuprinse în art. 6 alin. (4) lit. b) şi c) din Legea nr. 84/1998 republicată au corespondent în dispoziţiile art. 48 alin. (1) lit. e) şi parţial d) din Legea nr. 84/1998, astfel cum era în vigoare la momentul înregistrării mărcii în litigiu. Practic, în legea republicată au fost enumerate expres, în cadrul condiţiilor de înregistrare a mărcilor, elemente care în forma anterioară a legii nu erau enumerate în cadrul condiţiilor de înregistrare, însă aceste condiţii erau implicite, întrucât aceleaşi elemente erau prevăzute ca temeiuri de anulare a mărcilor înregistrate cu încălcarea acestor elemente.

În plus, dispoziţiile art. 48 alin. (1) lit. d) şi e) din Legea nr. 84/1998 în vigoare la data înregistrării mărcii au devenit, după republicare, art. 47 alin. (1) lit. d) şi e).

De asemenea, art. 47 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998 este fostul art. 48 alin. (1) lit. c) din aceeaşi lege, înainte de republicarea acesteia cu renumerotarea articolelor, renumerotare impusă de modificările aduse prin Legea nr. 66/2010.

Însă, faptul că au fost indicate texte din Legea nr. 84/1996, în forma pe care aceasta o are după modificarea ce s-a realizat prin Legea nr. 66/2010, este irelevant în cauză, întrucât textele invocate ca temei alanularii înregistrării mărcii pârâtei se regăsesc în ambele forme ale legii.

Prin urmare, Curtea a corectat doar temeiurile juridice ale anulării, ca fiind dispoziţiile art. 48 alin. (1) lit. c) şi e) din Legea nr. 84/1998, astfel cum erau în vigoare la momentul înregistrării mărcii în litigiu, fără ca acest lucru să fie de natură a schimba soluţia pronunţată.

Cât priveşte susţinerile privind fondul cauzei, Curtea a constatat că sunt nefondate, deoarece dreptul asupra emblemei constituie un drept de proprietate industrială, alături de firmă sau nume comercial, fiindenumerată alături de celelalte drepturi de proprietate industrială în art. 21 lit. c) din Legea nr. 26/1990.

Pe de altă parte, chiar dacă funcţiile emblemei şi ale mărcii nu sunt identice, în prezenta cauză, având în vedere şi obiectul de activitate al celor două părţi, nu exista nicio diferenţă între modurile de utilizare ale emblemei şi mărcii, iar pentru consumator nu există nicio diferenţă între cele două elemente de identificare - a comerciantului şi a serviciului oferit - întrucât diferenţierea între mai multe firme care oferă servicii de transport în regim de taxi se realizează de către consumator prin observarea elementelor de identificare afişate pe mijlocul de transport prin intermediul căruia este prestat serviciul respectiv, fiind indiferent pentru el dacăelementul de identificare afişat este înregistrat ca marcă sau ca emblemă. Practic, consumatorul, raportându-se la elementele de identificarea aplicate pe maşinile de transport identifică atât serviciul prestat, cat şi pe prestatorul acestuia.

A fost respinsă şi susţinerea în sensul că utilizarea emblemei de către reclamantă ar fi improprie, întrucât este aplicată pe autoturisme care nu sunt proprietatea reclamantei şi, prin urmare, nu fac parte din fondul de comerţ. Or, indiferent cui aparţine dreptul de proprietate asupra autoturismelor cu care reclamanta prestează serviciile de taximetrie, acestea fac parte din fondul de comerţ în temeiul unor raporturi care oferăreclamantei folosinţă respectivelor autoturisme în vederea desfăşurării activităţii, fondul de comerţ putând fi alcătuit şi din bunuri care nu sunt proprietatea comerciantului respectiv, dar care, în temeiul unor raporturi juridice, pot fi folosite de comerciantul în cauză pentru desfăşurarea comerţului său.

A fost înlăturată şi susţinerea potrivit căreia reclamanta ar folosi abuziv emblema pe care o are înregistrată, în sensul că o foloseşte în alt scop decât cel prevăzut de lege, având în vedere cele reţinute mai sus înlegătură cu specificul activităţii de taximetrie şi cu relevanţa pentru consumator a elementelor de identificare.

În mod corect a reţinut prima instanţă că între cele două semne în conflict există similaritate şi, totodată, că asemănarea dintre ele precum şi modul identic de folosire determină existența unui risc de confuzie.

Astfel, în mod corect s-a reţinut în analiza similarităţii semnelor că forma ovala, culoarea roşie a fondului, culoarea albă a literelor sunt identice pentru semnele în conflict, iar mărimea şi forma literelor, precum şi modul de dispunere în cadrul semnelor a elementului dominant din componenţa elementelor verbale (DANIEL şi DIESEL) sunt extrem de asemănătoare.

Nu trebuie comparate părţile din elementele verbale DANIEL DE SILVER cu RAPID TAXI. Astfel, în ansamblul semnelor, elementele verbale DE SILVER şi RAPID TAXI nu sunt cele dominante, întrucât niciuna dintre părţi nu a conceput semnele în conflict de aşa natură încât aceste elemente să fie primele vizibile şi, prin urmare, determinante. Atât „DE SILVER", cât şi „RAPID TAXI" sunt scrise cu litere mult mai mici decât „DANIEL" şi „DIESEL", astfel că pot fi percepute doar la o analiză atentă, ce nu este specifică consumatorului de servicii de taximetrie. Or, elementele care domină cele două semne sunt forma şi culoarea fondului, forma şi culoarea literelor şi componentele elementelor verbale „DANIEL" şi „DIESEL", acestea din urmă având acelaşi număr de litere, aceeaşi dispunere în cadrul semnelor, acelaşi mod de scriere şi identice prima şi ultimele două litere.

Prin urmare, consumatorul obişnuit de servicii de taximetrie poate confunda cu uşurinţă cele două semne, asemănările dintre cele fiind evidente.

Analiza similarităţii semnelor în conflict şi a riscului de confuzie nu se poate realiza prin raportare la activitatea desfăşurată pe bază de comandă telefonică, întrucât consumatorul care apelează un anumit număr nu o face prin raportare la marcă sau la emblemă, iar cele două părţi nu primesc comenzi telefonice la acelaşi număr pentru se putea pune problema analizei similarităţii doar din punct de vedere fonetic, aşa cum pretinde apelanta.

Este adevărat că, în cuprinsul considerentelor, după descrierea mărcii pârâtei, prima instanţă, în paragraful următor, a reţinut ca elemente ale mărcii şi numerele de telefon, însă aceasta constituie o simpla eroare materială, acest paragraf referindu-se la emblema pârâtei, aspect care rezultă din împrejurarea că paragraful începe prin sintagma „în prezent", adică după modificări succesive, modificări care, din descrierea situaţiei de fapt reţinute, rezultă că au privit emblema pârâtei.

Însă, nu se poate reţine că analiza similarităţii s-a realizat de către instanţă prin raportare la embleme, întrucât elementele analizate în această analiză sunt elementele cuprinse în marca pârâtei, în raport cu elementele cuprinse în emblema reclamantei.

Referitor la susţinerea apelantei în sensul că din analiza similarităţii ar trebui exclus elementul DIESEL, întrucât „este lipsit de distinctivitate în ceea ce priveşte diferenţierea serviciilor de taximetrie, fiind descriptiv cu privire la una din caracteristicile serviciului", Curtea a constatat că aceasta susţinere nu poate fi primită din două motive.

Astfel, sub un prim aspect, DIESEL nu este un element care diferenţiază serviciile de taximetrie, ci un element care diferenţiază motoarele de un anumit tip de alte motoare, sub aspectul principiilor de funcţionare şi a combustibilului folosit. De altfel, consumatorul de servicii de taximetrie este interesat strict de calitatea şi preţul serviciului, iar nu de caracteristicile tehnice sau performanțele motoarelor cu care sunt dotate autoturismele şi nici de combustibilul folosit de acestea.

În al doilea rând, elementul verbal „DIESEL" este deja înregistrat ca marcă pentru servicii din clasa 39, iar până la o eventuală anulare a acestuia se bucură de prezumţia că îndeplineşte toate condiţiile de înregistrare ale unei mărci, inclusiv distinctivitatea.

În ceea ce priveşte reaua - credinţă a pârâtei la înregistrarea mărcii în litigiu, aceasta a fost în mod corect reţinută de către prima instanţă, deoarece, din probele administrate, a rezultat că pârâta cunoştea existenţa mărcii DIESEL, precum şi existența emblemei folosite de reclamantă. De asemenea, îşi asumase prin tranzacţie obligaţia de a nu mai folosi „semnul DIESEL pe caroseria autoturismelor sau alte denumiri asemănătoare ce ar putea crea confuzie cu denumirea DIESEL".

După asumarea acestei obligaţii însă, a solicitat înregistrarea mărcii în litigiu, marcă prin care, datorită modului de concepere şi de folosire, creează confuzie cu emblema înregistrată şi folosită de reclamantă şi, prin aceasta, creează confuzie în rândul consumatorilor cu privire la prestatorul serviciului de taximetrie oferit.

Reaua-credinţă la înregistrare nu există doar în situaţia în care prin înregistrarea unei mărci se urmăreşte împiedicarea activităţii unui alt comerciant, ci şi atunci când prin înregistrare se urmăreşte a se profita deconfuzia între propriile servicii oferite cu cele ale unui comerciant care oferă acelaşi tip de servicii, dar care este mai cunoscut pe piaţa relevantă. Reaua-credinţă rezultă nu doar din împrejurarea că s-a depus laînregistrare ca marcă un semn puternic similar emblemei reclamantei şi într-o combinaţie de culori identică, dar şi cu încălcarea unei înţelegeri anterioare intervenite cu privire la culorile pe care pârâta avea să lefolosească în viitor pentru a evita confuzia între serviciile oferite de cele două părţi. Or, în condiţiile în care scopul respectivei înţelegeri a fost acela de a evita pe viitor posibilele confuzii în rândul consumatorilor cu privire laidentitatea prestatorului serviciilor oferite, alegerea cu ocazia înregistrării marţii exact a combinaţiei de culori folosite de către reclamanta, în aceeaşi combinaţie fond-scriere, alăturate celorlalte elemente identice sau similare(forma ovală, modalitatea de scriere a elementelor verbale) denotă că la înregistrarea mărcii s-a urmărit tocmai evitarea efectelor înţelegerilor intervenite anterior şi, prin urmare, s-a urmărit perpetuarea respectivei confuzii.

Nu este contestat dreptul administratorului apelantei-pârâte asupra prenumelui său, însă folosirea acestui prenume ca element al unei mărci nu se poate face decât în aşa fel încât să nu fie încălcat un alt drept, preexistent respectivei mărci.

Referitor la invocarea de către apelantă a dispoziţiilor art. 38 din Legea nr. 84/1996, în contextul discuţiei referitoare la dreptul administratorului sau asupra prenumelui, Curtea a constatat că în cauză nu se regăseşte ipoteza avută în vedere de textul legal invocat, acesta privind situaţia în care titularul unei mărci nu poate împiedica un terţ să folosească numele titularului mărcii respective, şi nu conflictul între o emblemă şi o marca înregistrată ulterior.

Împotriva deciziei menţionate, a declarat recurs pârâtul, criticând-o pentru nelegalitate în temeiul dispoziţiilor art. 304 pct. 1, 3, 5, 7, 8 şi 9 C.proc.civ. şi susţinând următoarele:

Instanţa de apel a procedat, din oficiu, la îndreptarea sentinţei atacate, sub aspectul modificării temeiurilor de drept pe care se bazează, cu nerespectarea dispoziţiilor art. 281 şi 2811 C.proc.civ., a dispoziţiilor imperative privind competenţa şi alcătuirea instanţei în ceea ce priveşte procedura îndreptării hotărârilor judecătoreşti.

Din considerentele deciziei atacate, reiese că instanţa de apel a „corectat temeiurile juridice ale anulării, ca fiind dispoziţiile art. 48 alin. (1) lit. c) şi e) din Legea nr. 84/1998, astfel cum era în vigoare la momentul înregistrării mărcii în litigiu".

Chiar dacă s-ar considera că împrejurarea că prima instanţă nu a înţeles să aplice legea care era de fapt incidentă în cauză ar fi o eroare materială, instanţa de apel tot nu putea ea însăşi să îndrepte hotărârea.Astfel, pe de o parte, cererea de îndreptare a hotărârii se judecă de instanţa care a dat respectiva hotărâre, de un complet în compunerea prevăzută de lege pentru darea hotărârii în pricina respectivă, în proceduraprevăzută de art. 281 C.proc.civ., şi nu de instanţa de control judiciar. Soluţia dată cererii de îndreptare trebuie menţionată în minută, sub sancţiunea nulităţii hotărârii pronunţate.

Hotărârea cuprinde motive contradictorii, deoarece instanţa de apel a motivat respingerea excepţiei lipsei de interes a reclamantei prin faptul că marca şi emblema au funcţii diferite şi conferă drepturi distincte, pentru ca apoi să reţină că, în cauză, având în vedere obiectul de activitate al părţilor, nu există nici o diferenţă între emblemă şi marcă.

Or, este evident că fie marca şi emblema conferă drepturi echivalente (aşa cum susţine reclamanta în cererea introductivă de instanţă), caz în care cererea este lipsită de interes, ori marca şi emblema conferă drepturi diferite, caz în care nu este corectă utilizarea emblemei ca marcă.

Instanţa de apel nu poate aprecia într-un fel drepturile conferite când analizează o excepţie şi în alt fel atunci când analizează fondul. Drepturile sunt conferite de lege şi au acelaşi conţinut indiferent de momentul când instanţa face aprecierea.

De asemenea, instanţa de apel a reţinut în mod greşit că prima instanţă ar fi analizat comparativ, sub aspectul similarităţii, emblema reclamantei cu marca pârâtei (a cărei anulare făcea obiectul judecăţii), când în realitate, comparaţia s-a făcut între embleme, cu consecinţa că a dedus în mod greşit din această apreciere similaritatea mărcii pârâtei cu emblema reclamantei.

Hotărârea conţine motive străine de natura pricinii, deoarece instanţa de apel a respins argumentul privind lipsa de distinctivitate a cuvântului DIESEL, în ceea ce priveşte serviciile de taximetrie, cu argumentul că acesta ar fi înregistrat ca marcă (şi astfel, implicit, distinctiv), în condiţiile în care reclamanta nu şi-a întemeiat acţiunea pe dreptul său la marcă, ci exclusiv pe dreptul său asupra emblemei.

În acelaşi timp, prezumţia de distinctivitate a semnului înregistrat ca marcă este una relativă - altfel invocarea lipsei distinctivităţii ca motiv de anulare a înregistrării mărcii nu ar fi posibilă -, pârâta răsturnând această prezumţie prin apelul formulat.

Străine de natura pricinii sunt şi aprecierile faţă de emblema pârâtei, atât timp cât nu s-a solicitat anularea emblemei, dar în considerarea căreia ambele instanţe de fond au procedat atât la analiza similarităţii semnelor în conflict, cât şi la analiza relei-credinţe la înregistrarea mărcii.

Mai mult, în analiza presupusei relei-credinţe a pârâtei, ambele instanţe de fond au apreciat că reaua-credinţă la înregistrarea mărcii ar fi dovedită de modificările succesive aduse emblemei pârâtei, precum şi depresupusa încălcare a obligaţiilor asumate prin contractul de tranzacţie şi care se refereau tot la emblema, şi nu la marca pârâtei.

Instanţa de apel a interpretat greşit contractul de tranzacţie încheiat, printre alţii, de către reclamantă şi pârâtă, neluând în seamă natura contractului, ce presupune concesii reciproce făcute de părţi, între care şiconcesia reclamantei cu privire la acordul dat pârâtei de a funcţiona sub semnul a cărui anulare o cere, mai puţin culoarea fondului, interpretând contractul ca dând naştere la obligaţii doar în sarcina pârâtei.

Reclamanta, prin administrator, a consimţit expres la utilizarea de către pârâtă a denumirii „SC D.D.S. SRL" şi a emblemei deja înregistrate (formă ovală, elementul verbal DANIEL DE SILVER, scris cu caractere „Cooper" şi dispus exact ca în marca şi emblema actuală), cu singura modificare referitoare la combinaţia de culori, reclamanta solicitând ca pârâta să adopte o emblemă în culorile alb-albastru (caractere albe, fond albastru).

Obligaţiile asumate priveau emblema, şi nu marca, astfel că ele nu erau opozabile în ceea ce priveşte înregistrarea mărcii (depusă spre înregistrare de altfel înainte de solicitarea reclamantei cu privire la combinaţia de culori alb-albastru).

Hotărârea a fost pronunţată cu încălcarea legii, în condiţiile în care temeiurile de drept sunt greşite, iar unul dintre temeiurile de drept invocate de reclamantă în cerere şi pe care ambele instanţe de fond şi-au bazat hotărârile nu există în legea în forma aplicabilă speţei.

Deşi admite că legea aplicabilă litigiului de faţă este cea de la momentul înregistrării mărcii a cărei anulare se solicită, totodată că hotărârea primei instanţe este întemeiată greşit pe o lege într-o formăinexistentă la data naşterii raportului litigios, instanţa de apel nu a admis apelul, în sensul desfiinţării hotărârii, ci a „îndreptat" ea însăşi din oficiu sentinţa, în sensul corelării prevederilor legale pe care ea se întemeia cu oaltă formă a legii, aplicabilă din punct de vedere temporal.

Procedând în acest fel, instanţa de apel a ignorat că posibilitatea opunerii unui „alt semn utilizat în activitatea comercială" la înregistrarea mărcii a fost introdusă abia în legea republicată, neaplicabilă litigiului defaţă, iar referirea instanţei de fond la corespondenţa cu art. 48 alin. (1) lit. d) este nefondată.

Este nefondat argumentul instanţei de apel potrivit căruia, de fapt, această posibilitate exista şi sub legea veche, ea fiind „implicită" în prevederile art. 48 alin. (1) lit. e).

Legea nouă prevede o condiţie pentru opunerea acestui tip de drept anterior la înregistrarea mărcii - „dacă (...) acel semn utilizat conferă titularului său dreptul de a interzice utilizarea mărcii ulterioare", condiţie pecare legea anterioară nu o conţinea; or, nu poate fi extinsă prin analogie doar o parte a prevederii legale.

De altfel, din dreptul de folosinţă exclusivă reglementat astfel, nu rezultă în mod direct şi obligatoriu caracterul de drept de proprietate industrială al firmei şi al emblemei, iar argumentul derivă inclusiv din menţionarea în mod distinct a mărcii de fabrică sau de comerţ faţă de firmă şi emblemă.

Deşi numele comercial este protejat de Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale, nu de aceeaşi protecţie se bucură şi emblema comercială, pentru a cărei protecţie persoana interesată poate folosi acţiunea în concurentă neloială, exercitată împotriva celui care uzurpă emblema înregistrată legal de un alt comerciant.

Instanţa de apel a apreciat greşit natura drepturilor conferite de emblema comercială, ca fiind fie în sensul susţinut chiar de reclamantă în acţiunea introductivă de instanţă - caz în care, în mod greşit, a respins excepţia lipsei de interes - fie în sensul neechivalenţei între dreptul la marcă şi dreptul asupra emblemei - caz în care în mod greşit a respins argumentul subscrisei privind abuzul de drept comis de reclamantă şiimposibilitatea opunerii acestei utilizări abuzive unei utilizări legale de către pârâtă.

Instanţa de apel a apreciat, într-o primă fază, că dreptul asupra emblemei şi dreptul asupra mărcii sunt distincte şi diferite.

În acest caz, aşa cum concluziona şi CJUE în cauza Celine, cele două tipuri de drepturi pot intra în conflict doar în situaţia în care emblema ar fi folosită pentru a diferenţia produse sau servicii, aşadar doar în situaţiile în care emblema ar fi utilizată ca marcă. Şi în acele situaţii conflictul există doar în situaţia în care marca şi emblema sunt identice şi ar fi vorba despre o utilizare pentru produse care aduce atingere sau este susceptibilă să aducă atingere funcţiilor mărcii.

În speţă, nu se poate vorbi despre utilizarea emblemei de către reclamantă pentru identificarea fondului de comerţ. Dacă autoturismele pe care semnul înregistrat ca emblemă este aplicat, ar fi în proprietateareclamantei (ceea ce nu este cazul, reclamanta oferind doar serviciile de dispecerat pentru autoturisme proprietatea altor persoane fizice sau juridice), aceste autoturisme ar fi elemente componente ale fondului de comerţ, fără a putea identifica fondul de comerţ.

Atât pârâta, cât şi reclamanta, utilizează semnele respective pentru desemnarea serviciilor de taximetrie oferite, astfel încât reclamanta nu utilizează emblema în scopul prevăzut de legiuitor pentru aceasta, anumeindicarea locaţiei unui fond de comerţ, ci cu titlu de marcă, dar fără a avea un drept în acest sens, în timp ce pârâta utilizează marca proprie dobândită prin înregistrare.

Titularul unui drept exercitat într-un alt scop decât cel prevăzut de legiuitor (aşadar prin abuz de drept) nu poate să anuleze un drept dobândit potrivit legii şi exercitat corect, potrivit scopului său. Mai mult, nu s-arputea admite ca titularul unei embleme care nu a fost examinată din punctul de vedere al distinctivităţii, disponibilităţii şi liceităţii potrivit Legii nr. 84/1998 să se prevaleze de utilizarea în alt scop a semnului (adică utilizareaemblemei nu ca emblemă, ci ca marcă) pentru a împiedica utilizarea unui alt semn, protejat ca marcă urmare a îndeplinirii condiţiilor legale.

Practica instanţei de apel arată că nu poate fi vorba de o utilizare în acelaşi scop a emblemei şi mărcii, cele două având finalităţi diferite şi neinterferate, chiar pe piaţa serviciilor de taximetrie, Curtea de Apel Bucureşti considerând că emblema şi marca au funcţii diferite şi emblema nu poate fi opusă mărcii.

Nu poate fi primit nici argumentul potrivit căruia utilizarea emblemei ca marcă de către reclamantă nu ar fi abuzivă pentru că un consumator nu face diferenţa între cele două utilizări, deoarece, pe de-o parte, consumatorul nu ştie că una dintre utilizări este abuzivă, iar, pe de altă parte, abuzul de drept constă în încălcarea limitelor interne ale unui drept conferit de lege, deturnarea acestuia de la scopul urmărit de legiuitor,independent de poziţia consumatorilor cu privire la aceasta.

Instanţa de apel nu a ţinut cont de faptul că utilizarea emblemei de către reclamantă se face cu încălcarea prevederilor imperative ale art. 43 alin. (2) din Legea nr. 26/1990, protejând o utilizare abuzivă a unui drept şi sancţionând o utilizare legală, în scopul şi spiritul legii a unui alt drept.

În ceea ce priveşte similaritatea dintre emblemă şi marcă, instanţa de apel, în mod greşit, s-a raportat la modul în care emblema reclamantei este folosită, şi nu la modul în care este înregistrată la Registrul Comerţului.

Chiar dacă s-ar admite că o comparaţie a emblemei cu marca ar fi posibilă şi că o astfel de comparaţie s-ar conduce după testele stabilite de CJUE pentru comparaţia mărcilor similare, concluzia instanţei cu privire la similaritatea emblemei reclamantei cu marca pârâtei tot nu ar fi corectă.

În cazul mărcilor combinate, elementul verbal este cel dominant, fiind cel care se întipăreşte în mintea consumatorului relevant la aprecierea globală a mărcilor în conflict, or în speţă, aceste elemente verbale sunt diferite din punct de vedere vizual, fonetic şi conceptual.

Distinctivitatea elementului grafic este şi ea redusă, având în vedere că pe aceeaşi piaţă (servicii de taximetrie în municipiul Cluj-Napoca) 7 din cele 8 firme prezente au aplicate pe portiera autoturismelor un semn alcătuit dintr-o formă ovală. 4 din 8 folosesc combinaţia roşu cu alb (3 folosesc combinaţia roşu cu galben), ceea ce indică faptul că puterea distinctivă a acestor elemente este foarte scăzută.

În mod nelegal a considerat instanţa de apel că elementul verbal DIESEL nu ar fi lipsit de distinctivitate, deoarece acest cuvânt diferenţiază tipuri de motor, iar nu servicii de taximetrie, consumatorul fiind interesat doar de calitatea şi preţul serviciului, iar nu de tipul de motor şi combustibil utilizat. Reclamanta însăşi recunoaşte că a ales acest cuvânt pentru a desemna maşinile pe motorină pe care le folosea, acesta fiind şi motivul pentru care putea oferi un preţ mai bun. Or, dat fiind interesul consumatorului de servicii de taximetrie pentru preţ, semnul verbal DIESEL este lipsit de distinctivitate în ceea ce priveşte diferenţierea serviciilor de taximetrie, fiind descriptiv cu privire la una dintre caracteristicile serviciului. Ca atare, acest element verbal trebuia, potrivit criteriilor stabilite de CJUE, eliminat din comparaţie.

Aşadar, în analiza similarităţii, ar fi trebuit să se compare similaritatea elementului verbal „DANIEL DE SILVER" cu elementul verbal „RAPID TAXI", elemente complet diferite din punct de vedere vizual, fonetic şi conceptual.

Mai mult, instanţa de apel a greşit şi nesocotind faptul că majoritatea activităţii de taximetrie desfăşurată de părţi are loc pe bază de comandă telefonică, caz în care chiar instanţa de apel recunoaşte că nu poate exista confuzie având în vedere că nu se foloseşte nici emblema şi nici marca.

În ceea ce priveşte reaua - credinţă a pârâtei la înregistrarea mărcii, instanţa de apel a nesocotit criteriile de determinare a acesteia din hotărârea CJUE pronunţată în cauza Goldhase, în condiţiile în care doar prima parte a primului factor (din cele 3 menţionate în hotărâre) a fost dovedit.

De fapt, în speţă, niciuna dintre cele trei condiţii impuse de CJUE nu este îndeplinită.

Deşi pârâta cunoştea existenţa emblemei şi a mărcii verbale DIESEL, avea cunoştinţă şi despre faptul că emblema nu poate fi utilizată pentru diferenţierea serviciilor (aşa cum, contrar scopului intenţionat de legiuitor, o folosea şi o foloseşte în continuare reclamanta), totodată că nu poate exista nici o confuzie între marca pârâtei, pe de-o parte, şi emblema respectiv, marca reclamantei, pe de altă parte.

Pârâta nu a avut niciodată intenţia de a bloca reclamanta din utilizarea în continuare a emblemei şi mărcii sale, neîntreprinzând niciodată nimic în acest sens.

Emblema reclamantei se bucură de protecţie în temeiul prevederilor Legilor nr. 31/1990 şi nr. 26/1990, în sensul că prin înregistrarea emblemei reclamanta poate să se opună înregistrării oricărei embleme identice sau similare pe raza Oficiului Registrului Comerţului Cluj.

Or, marca pârâtei este compusă din prenumele administratorului său, nume care se bucură de protecţie juridică în temeiul Decretului nr. 31/1954, al Codului Civil şi a cărui folosire, inclusiv ca marcă, nu poate fi cenzurată de reclamantă, dreptul de a-şi înregistra şi utiliza propriul nume ca marcă fiind recunoscut de art. 3 lit. a) şi art. 38 din Legea nr. 84/1998.

Pe de altă parte, libertatea comerciantului de a-şi utiliza numele în comerţ, ca firmă, emblemă sau marcă, este recunoscută în România încă de la 1840 prin primul Cod comercial. Cazurile în care utilizarea propriului nume este interzisă sunt, în dreptul continental, strict limitate şi presupun, ca o condiţie esenţială identitatea între numele comerciantului şi semnul opus acestuia.

S-a apreciat în mod greşit că se poate reţine existenţa relei-credinţe şi atunci când prin înregistrare se urmăreşte a se profita de confuzia între propriile servicii cu cele ale unui alt comerciant.

Legea a stabilit expres că, în cazul în care se doreşte oprirea sau prevenirea confuziei între două semne, temeiul este acţiunea în anulare pe motive relative sau în contrafacere (dar nicidecum anulare pe motiv de rea-credinţă), iar practica a arătat că simpla similaritate a semnelor/mărcilor nu este suficientă pentru a se putea reţine reaua-credinţă, fiind nevoie de identitatea semnelor.

Examinând decizia recurată în raport de criticile formulate şi actele dosarului, Înalta Curte a constatat că sunt fondate exclusiv criticile întemeiate pe dispoziţiile art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă.

Se constată, în primul rând, că nu sunt fondate criticile pe care recurenta le-a întemeiat pe cazurile descrise de art. 304 pct. 1, 3 şi 5 C.proc.civ., în legătură cu modalitatea în care instanţa de apel a determinat dispoziţiile legale incidente în cauză.

Din considerentele deciziei de apel, rezultă că instanţa a apreciat că Tribunalul a stabilit în mod corect legea aplicabilă raportului juridic dedus judecăţii, în raport de data formulării cererii de chemare în judecată, chiar dacă a tăcut referire la forma actuală a legii.

Instanţa de apel a menţinut, aşadar, soluţia primei instanţe ca fiind legală şi temeinică, motiv pentru care a substituit considerentele tribunalului pe aspectul legii aplicabile, considerând că forma actuală a Legii nr. 84/1998 este rezultatul unei simple renumerotări a articolelor după republicare, fără să conţină modificări de substanţă.

Contrar susţinerilor recurentei, aceste considerente ale deciziei de apel nu reflectă o îndreptare a vreunei erori materiale din motivarea sentinţei apelate, în sensul art. 281 C.pr.civ., care să fi impus parcurgerea procedurii reglementate de această normă. În realitate, instanţa de apel a evocat fondul cauzei, în condiţiile art. 295 alin. (1) C.pr.civ., confirmând atât situaţia de fapt stabilită, cât şi aplicarea legii de către prima instanţă.

Drept urmare, susţinerile recurentei sunt nefondate, cât timp nu se pune problema încălcării art. 281 C.pr.civ., urmând ca legalitatea aprecierii privind întrunirea cerinţelor prevăzute de norma de drept substanţial de la data formulării cererii de chemare în judecată să fie cercetată în contextul motivului de recurs descris de art. 304 pct. 9 C.pr.civ.

În al doilea rând, nu sunt fondate nici criticile referitoare la inserarea în decizia recurată a unor motive contradictorii, în condiţiile în care instanţa de apel a reţinut, atât în analiza excepţiei lipsei de interes, cât şi în analiza fondului cauzei, că marca şi emblema au funcţii diferite.

Motivarea respingerii excepţiei invocate de către pârâtă a constat, în esenţă, în lipsa de relevanţă a existenţei emblemei pârâtei pentru aprecierea încălcării de către pârâtă, prin înregistrarea mărcii, a drepturilorreclamantei, deoarece finalitatea cererii în anularea acestei înregistrări este aceea a înlăturării unei surse de încălcare a dreptului, independent de alte posibile asemenea surse.

Legalitatea acestei aprecieri a instanţei de apel nu va fi cenzurată de către instanţa de recurs, în absenţa unor critici pe acest aspect, motivele de recurs referitoare la excepţia lipsei de interes fiind formulate exclusiv din perspectiva cazului descris de art. 304 pct. 7 C.pr.civ., astfel cum s-a arătat anterior.

Este adevărat, astfel cum susţine recurenta, că instanţa de apel a reţinut că nu există vreo diferenţă între modurile de utilizare a emblemei şi a mărcii, din perspectiva percepţiei consumatorului, însă atare evaluare urmează a fi verificată, sub aspectul legalităţii, în contextul motivului de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 C.pr.civ., şi nu al celui de la pct. 7 al aceleiaşi norme.

Celelalte critici întemeiate pe art. 304 pct. 7, vizând inserarea unor motive contradictorii ori străine de natura pricinii, precum şi cele pe care recurenta le-a încadrat în cazul descris de art. 304 pct. 8 C.pr.civ., sunt legate de fondul cauzei, respectiv de modul în care instanţa de apel a comparat semnele în conflict.

Dată fiind finalitatea acestora, se impune cu prioritate analiza susţinerilor din motivarea recursului referitoare la aplicarea legii de drept material de către instanţa de apel, întrucât este necesar a se stabili temeiuljuridic aplicabil cererii de chemare în judecată din cauză şi îndreptăţirea reclamantei de a solicita anularea înregistrării mărcii pârâtei, în contextul art. 304 pct. 9 C.pr.civ., înainte de a se cerceta legalitatea analizei fondului dreptului dedus judecăţii.

Se va porni de la premisa că legea aplicabilă litigiului este cea de la data înregistrării mărcii combinate „DANIEL DE SILVER", a cărei anulare se solicită în cauză, aprecierea cu acest obiect a instanţei de apel nefiind contestată prin motivele de recurs.

Prin cererea de chemare în judecată formulată la data de 18.11.2010, reclamanta a solicitat anularea înregistrării mărcii combinate „DANIEL DE SILVER" nr. 106353, cu protecţie de la data depozitului - 16.11.2009, marcă înregistrată la data de 16.02.2010. Drept motive de nulitate s-au invocat preexistența drepturilor reclamantei asupra unei embleme similare, precum şi reaua - credinţă a pârâtei la înregistrarea mărcii.

La data înregistrării mărcii de către pârâtă, Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice nu fusese încă modificată prin Legea nr. 66/2010 - în vigoare din 9.05.2010.

Comparând art. 48 alin. (1) din legea nemodificată, care reglementează motivele de anulare a înregistrării unei mărci, cu norma corespondentă din lege modificată, respectiv art. 47 alin. (1), se constată că, într-adevăr, conţinutul celor două norme este identic, astfel cum a reţinut instanţa de apel, după cum urmează:

„Orice persoană interesată poate cere Tribunalului Bucureşti anularea înregistrării mărcii pentru oricare dintre motivele următoare:

a) înregistrarea mărcii s-a făcut cu nerespectarea dispoziţiilor art. 5 alin. 1;

b) înregistrarea mărcii s-a făcut cu nerespectarea dispoziţiilor art. 6;

c) înregistrarea mărcii a fost solicitată cu rea-credinţă;

d) înregistrarea mărcii aduce atingere dreptului la imagine sau numelui patronimic al unei persoane;

e) înregistrarea mărcii aduce atingere unor drepturi anterior dobândite cu privire la o indicaţie geografică protejată, un desen sau un model industrial protejat sau alt drept de proprietate industrială protejat ori cu privire la undrept de autor."

Constatarea anterioară ar fi suficientă pentru reţinerea, drept temei al cererii în anularea mărcii pentru preexistența emblemei reclamantei, a prevederilor art. 48 (actual 47) alin. (1) lit. e) doar dacă dreptul asupra uneiembleme ar reprezenta un „drept de proprietate industrială protejat" în termenii normei în discuţie.

Or, această apreciere a instanţei de apel, contestată prin motivele de recurs, este nelegală, pentru considerente ce urmează a fi expuse.

Argumentul pentru care instanţa de apel a considerat astfel a fost includerea emblemei în enumerarea drepturilor de proprietate industrială din art. 21 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului.

Or, art. 21 nu conţine o enumerare a drepturilor de proprietate industrială, ci a unor „semne distinctive asupra cărora societatea comercială, regia autonomă, organizaţia cooperatistă sau comerciantul persoană fizică sau asociaţie familială are un drept", semne printre care este menţionată şi emblema (alături de brevete de invenţii, mărci de fabrică, de comerţ şi de serviciu, denumiri de origine, indicaţii de provenienţă, firma) şi în legătură cu care se înregistrează menţiuni în registrul comerţului.

Este de necontestat că emblema constituie un semn asupra căruia o persoană de natura celor indicate anterior are un drept, dar un drept de folosinţă exclusivă, astfel cum prevede art. 30 alin. (4) din Legea nr.26/1990, dobândit prin înscrierea semnului în registrul comerţului.

Or, de esenţa drepturilor de proprietate industrială este întrunirea cumulativă a atributelor posesiei, folosinţei şi dispoziţiei, întocmai ca în cazul oricărui drept de proprietate privată, atribute ce pot fi exercitate înmod exclusiv şi absolut. În acest sens, este de menţionat că Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale, prin Declaraţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale adoptată în anul 2000, defineşte conceptul de „proprietateintelectuală" ca fiind „orice obiect de proprietate, care este admis de comun acord ca fiind de natură intelectuală şi susceptibil de a fi protejat."

Dreptul asupra emblemei nu poate fi calificat ca fiind un drept de proprietate industrială, asemenea brevetelor de invenţie, mărcilor, desenelor sau modelelor, întrucât întruneşte doar unul dintre atributele unui drept de proprietate, respectiv folosinţa, ce nu generează un monopol exclusiv de exploatare asupra semnului ce constituie emblema, precum în cazul celorlalte drepturi de proprietate industrială.

Prin lege nu a fost conturat un regim juridic de protecţie a drepturilor asupra emblemei similar celui recunoscut drepturilor de proprietate industrială menţionate anterior. Dreptul de folosinţă exclusivă la care sereferă art. 30 alin. (4) din Legea nr. 26/1990 permite titularului să se opună oricărei atingeri aduse dreptului său şi să obţină despăgubiri pentru încălcarea acestuia, însă pe temeiul unei acţiuni în concurenţă neloială, ceeace înseamnă că încetarea ori înlăturarea actelor de încălcare, precum şi repararea daunelor, vor putea fi cerute doar împotriva unui concurent care utilizează un alt element de identificare a comerciantului (funcţieîndeplinită de emblemă), în niciun caz împotriva titularului unei mărci.

Aşadar, nu există nici un indiciu al intenţiei legiuitorului de a asimila dreptul asupra emblemei unui drept de proprietate industrială, în absenţa unui regim juridic de protecţie din care să reiasă existenţa unui monopolasupra exploatării semnului.

De altfel, nu există nicio dispoziţie legală, în legislaţia naţională ori în reglementările internaţionale ce fac parte din dreptul intern, prin care dreptul asupra unei embleme să fi fost calificat ca fiind un drept de proprietate industrială.

Astfel, dreptul asupra unei embleme nu este menţionat printre drepturile care beneficiază de „protecţia proprietăţii industriale" în cuprinsul art. 1 alin. 2 din Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţiiindustriale din 1883 (sunt menţionate limitativ brevetele de invenţie, modelele de utilitate, desenele şi modelele industriale, mărcile de fabrică sau de comerţ, mărcile de serviciu, numele comercial şi indicaţiile deprovenienţă sau denumirile de origine, protecţia vizând şi reprimarea concurenţei neloiale).

Mai mult, în cuprinsul Directivei 2008/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 octombrie 2008 de apropiere a legislaţiilor statelor membre cu privire la mărci se face o distincţie clară între „un semnutilizat în lumea afacerilor" (art. 4 alin. 4 lit. b), din categoria cărora face parte, tară dubiu, o emblemă, şi „un drept de proprietate industrială" (art. 4 alin. 4 lit. c).

Astfel, art. 4 alin. (4) lit. c) prevede că „utilizarea mărcii poate fi interzisă în temeiul unui drept anterior, altul decât drepturile menţionate la alineatul 2 şi la litera (b) din prezentul alineat, respectiv: (i) un drept la nume; (ii) un drept la imagine; (iii) un drept de autor; (iv) un drept de proprietate industrială". Drepturile menţionate în art. 4 alin. 2 vizează „mărcile anterioare", în timp ce drepturile menţionate în art. 4 alin. 4 lit. b sunt „drepturile la o marcă neînregistrată sau la un alt semn utilizat în lumea afacerilor". Ca atare, drepturile de proprietate industrială sunt considerate drepturi distincte de drepturile la un „semn utilizat în lumea afacerilor", printre care şi emblema.

Directiva, ca izvor al dreptului Uniunii Europene, nu produce, ca regulă, efect direct în dreptul intern, în acest sens fiind necesară transpunerea sa în ordinea juridică internă, însă instanţele naţionale au obligaţia de a interpreta legislaţia naţională prin prisma normelor europene şi de a nu aplica dreptul naţional contrar prevederilor din directivă. Această obligaţie este una de rezultat, astfel cum este consacrată în jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

Drept urmare, prevederile Legii nr. 84/1998, chiar în forma anterioară celei adoptate prin Legea nr. 66/2010, prin care a fost transpusă directiva, nu ar putea fi interpretate într-un sens contrar celui reieşit din directivă, astfel cum s-a arătat anterior (fiind vorba despre o situaţie juridică ulterioară aderării României la Uniunea Europeană, respectiv înregistrarea mărcii pârâtei la data de 16.02.2010).

Din această perspectivă, se observă că distincţiile cuprinse în directivă, astfel cum au fost menţionate anterior, au fost preluate ca atare în Legea nr. 66/2010, de modificare a Legii nr. 84/1998, astfel încât şi dinactualul art. 6 alin. (4) lit. b) şi c) rezultă cu claritate că dreptul decurgând dintr-un „semn utilizat în activitatea comercială" (lit. b) este prevăzut distinct de "un drept de proprietate industrială" (lit. c) ca potenţial motiv denulitate a înregistrării unei mărci ulterioare.

Din acest motiv, instanţa de apel a considerat greşit că dreptul asupra unei embleme reprezintă un drept de proprietate industrială, totodată, a apreciat eronat că art. 6 alin. (4) lit. b) şi c) din legea republicată îşi arecorespondentul în fostul art. 48 alin. (1) lit. e) (parţial, şi lit. d), incident în cauză.

Art. 6 alin. (4) nu are nicio corespondenţă cu forma anterioară a legii, cât timp a fost conturat prin transpunerea în legislaţia naţională a directivei. Cât priveşte art. 6 în forma nemodificată a legii, a cărui încălcarereprezenta un motiv de anulare a înregistrării unei mărci, în conformitate cu art. 48 alin. (1) lit. b), nu viza decât mărci anterior înregistrate, nu şi drepturi asupra altor semne utilizate în comerţ.

Faţă de considerentele expuse, se constată că instanţa de apel a făcut o aplicare nelegală a dispoziţiilor art. 48 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 84/1998 în forma nemodificată, nefiind întrunite în cauză cerinţele acestei norme pentru anularea mărcii pârâtei.

În ceea ce priveşte modul de aplicare a prevederilor art. 48 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998 nemodificată, se apreciază că, în mod greşit, instanţa de apel a confirmat hotărârea primei instanţe privind întrunireacerinţelor de aplicabilitate a acestei norme, în sensul existenţei relei -credinţe a pârâtei la momentul înregistrării mărcii „DANIEL DE SILVER".

Cercetarea legalităţii deciziei recurate în acest context presupune verificarea criteriilor de apreciere a relei - credinţe aplicate de către instanţa de apel, pornind de la situaţia de fapt deja stabilită, ce nu poate fireapreciată de către această instanţă de control judiciar, întrucât o asemenea evaluare vizează temeinicia, şi nu legalitatea hotărârii, astfel încât excede cazurilor de recurs prevăzute de art. 304 C.proc.civ. Acest cadru nu este, însă, incompatibil cu relevarea anumitor fapte sau împrejurări deja reţinute, în contextul criteriilor de apreciere a relei - credinţe.

Determinarea criteriilor relevante nu poate ignora jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, în primul rând cea în care s-au configurat factorii pertinenţi ce trebuie luaţi în considerare în aprecierea relei-credinţe la data depunerii cererii de înregistrare a unui semn ca marcă, în special decizia pronunţată la data de 11 iunie 2009, în cauza C - 529/07 (Chocoladefabriken Lindt & Sprungli AG contra Franz Hauswirth GmbH), la care s-a făcut, de altfel, referire în întâmpinarea formulată de către intimata - reclamantă.

Nu mai puţin, însă, se impune raportarea la acele decizii pronunţate de Curtea de Justiţie referitoare la protecţia recunoscută semnelor distinctive utilizate în comerţ, altele decât mărcile, pentru considerente ceurmează a fi expuse, ţinându-se cont de motivele de recurs pe acest aspect.

Prin hotărârea pronunţată în cauza C - 529/07, menţionată anterior, Curtea de la Luxemburg a arătat că pentru aprecierea existenţei relei-credinţe a solicitantului unei mărci, instanţa naţională trebuie să ia în considerare toţi factorii pertinenţi specifici speţei şi existenţi la momentul depunerii cererii de înregistrare a unui semn ca marcă.

Chiar dacă hotărârea a fost pronunţată în interpretarea Regulamentului nr. 40/94 privind marca comunitară, nu există nicio raţiune pentru interpretarea diferită a noţiunii de „rea - credinţă" în privinţa mărcilor naţionale, prin intermediul art. 4 alin. (4) lit. g) din Directiva 2008/95/CE de apropiere a legislaţiilor statelor membre cu privire la mărci, ce coincide în conţinut cu art. 48 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998, precum şi cu art. 52 alin. (1) lit. b) din Regulamentul privind marca comunitară. Ambele acte comunitare fac parte din ordinea juridică a Uniunii şi urmăresc acelaşi obiectiv, anume instituirea şi funcţionarea pieţei interne, astfel încât este necesară aplicarea coerentă a diferitelor norme din legislaţia Uniunii în materia mărcilor.

Printre factorii pertinenţi la care Curtea a făcut referire în hotărârea menţionată, au fost indicaţi în mod explicit următorii: împrejurarea că solicitantul are sau trebuie să aibă cunoştinţă de faptul că un terţ utilizeazăcel puţin într-un stat membru un semn identic sau similar pentru un produs identic sau similar ce poate conduce la confuzie cu semnul a cărui înregistrare se cere; intenţia solicitantului de a-1 împiedica pe acest terţ săutilizeze un astfel de semn în continuare, precum şi nivelul de protecţie juridică de care beneficiază semnul terţului şi semnul a cărui înregistrare se solicită.

După cum, în mod corect, s-a relevat prin întâmpinarea reclamantei, aceşti factori nu au caracter exhaustiv, fiind posibilă reţinerea şi a altor elemente considerate relevante în speţă, însă verificarea celor expres inserate în dispozitivul hotărârii Curţii este obligatorie.

În contextul acestei verificări obligatorii, această instanţă de recurs apreciază că, în raport de datele speţei, nu sunt întrunite cerinţele existenţei unei intenţii frauduloase a pârâtei la data cererii de înregistrare a mărcii, precum şi a existenţei şi a nivelului protecţiei juridice a semnului utilizat de către terţ, pentru considerente ce urmează a fi expuse.

Este de precizat, în prealabil, că instanţa de apel, confirmând considerentele primei instanţe pe acest aspect, a apreciat, comparând marca pârâtei cu emblema utilizată de către reclamantă, că semnele în conflict sunt similare, iar serviciile pentru care a fost înregistrată marca pârâtei sunt identice cu cele pentru care este utilizat semnul reclamantei (servicii de taximetrie), existând, de asemenea, un risc de confuzie în rândul consumatorilor în privinţa provenienţei serviciilor.

O asemenea analiză este pertinentă, în contextul criteriilor de apreciere a relei - credinţe la înregistrarea mărcii, astfel cum acestea au fost enunţate anterior, deoarece, în absenţa riscului de confuzie, reaua - credinţă ar fi exclusă.

Prin motivele de recurs a fost criticată aprecierea instanţelor de fond privind existenţa similarităţii semnelor în conflict (implicit, existenţa riscului de confuzie şi a relei - credinţe la înregistrarea mărcii), cu toateacestea, nu se va proceda la cercetarea legalităţii aprecierii instanţei de apel pe atare aspect în condiţiile în care concluzia deja arătată (aceea a neîntrunirii celorlalte cerinţe menţionate anterior) subzistă chiar dacă ar fiîntrunit riscul de confuzie.

După cum rezultă din hotărârea Curţii de Justiţie, existenţa unei intenţii frauduloase nu poate fi prezumată din simpla cunoaştere a utilizării semnului similar pentru servicii identice, atare intenţie trebuind a fi probatădistinct de prima cerinţă şi apreciată ca atare.

Astfel, faptul reţinut de către instanţa de apel, anume că pârâta cunoştea existenţa emblemei folosite de către reclamantă (ce includea denumirea DIESEL) - fapt necontestat prin motivele de recurs -, nu estesuficient pentru existenţa relei - credinţe, fiind necesar a se dovedi că intenţia pârâtei, la momentul cererii de înregistrare a mărcii, a fost una frauduloasă, de a-şi crea un avantaj comercial, profitând de semnulpreexistent, pe care îl parazitează, în acest fel, sub o aparenţă de legalitate.

O atare intenţie frauduloasă nu poate fi, însă, reţinută atunci când riscul de confuzie, provenind din similaritatea semnelor în conflict şi identitatea serviciilor pentru care este folosit semnul reclamantei, respectiveste înregistrată marca pârâtei, este generat de utilizarea în concret a emblemei înregistrate, în alt scop decât acela pentru care acest semn a fost înregistrat

În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 26/1990, „Emblema este semnul sau denumirea care deosebeşte un comerciant de un altul de acelaşi gen", ceea ce înseamnă că emblema îndeplineşte funcţia de identificare a comerciantului, şi nu a produselor sau a serviciilor ce intră în obiectul de activitate al acestuia.

Această funcţie este subliniată şi în jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, invocată prin motivele de recurs şi la care s-a făcut referire şi prin întâmpinare, respectiv în hotărârea pronunţată la data de 11 septembrie 2007 în cauza C - 17/06 (Celine) şi în deciziile acolo citate.

Astfel, s-a arătat că o emblemă nu are, în sine, funcţia de a distinge produse sau servicii, deoarece are ca obiect desemnarea unui fond de comerţ, astfel încât, atunci când utilizarea unei embleme se limitează ladesemnarea unui fond de comerţ, această utilizare nu ar putea fi considerată ca având loc „pentru produse sau servicii". În schimb, atunci când un terţ aplică semnul care constituie denumirea sa socială, numele său comercial sau emblema sa pe produsele pe care le comercializează, are loc o utilizare „pentru produse" (paragrafe 19 - 22).

Ca atare, atunci când semnul este utilizat în cadrul comerţului prin aplicarea sa pe autoturismele cu care profesionistul persoană juridică îşi desfăşoară activitatea de prestare servicii taximetrie, are loc o utilizare „pentru servicii", ceea ce înseamnă că nu are loc o utilizare cu titlu de emblemă, ci cu titlu de marcă, pentru că doar în acest ultim caz consumatorii ar putea interpreta semnul ca desemnând provenienţa serviciilor în cauză (paragraf 27 hotărârea din cauza Celine), cât timp emblema nu îndeplineşte funcţia de a distinge între serviciile oferite de mai mulţi competitori pe aceeaşi piaţă a serviciilor.

Instanţa de apel a reţinut în cauză că reclamanta utilizează semnul ce constituie emblema sa, astfel cum a fost înregistrată în registrul comerţului (semn având o formă ovală, colorat în roşu şi compus din elementul verbal Diesel, scris cu culoare albă, cu o anumită mărime şi formă a literelor), prin aplicarea sa pe autoturismele cu care prestează servicii de taximetrie. A apreciat, însă, înlăturând susţinerile pârâtei pe acest aspect, că nu este vorba despre o folosire a emblemei în alt scop, deoarece în cadrul serviciilor de taximetrie consumatorul nu percepe nicio diferenţă între marcă şi emblemă, diferenţierea între mai multe firme care oferă servicii de transport în regim de taxi realizându-se de către consumator prin observarea elementelor de identificare afişate pe mijlocul de transport.

Aceste considerente ale instanţei de apel sunt de natură să elimine orice distincţie între diferitele semne utilizate în comerţ, nu numai între marcă şi emblemă, ci şi între firmă şi emblemă sau firmă şi marcă. Or, fiecare dintre aceste semne îndeplineşte o funcţie specifică, dintre acestea doar marca având rolul de a distinge produse sau servicii şi de a garanta consumatorului provenienţa acestora. Alături de emblemă, firma reprezintă un element distinct de identificare a comerciantului (art. 30 alin. 1 din Legea nr. 26/1990), deci şi acesta îndeplineşte funcţii diferite de cele ale unei mărci.

Ştergerea oricărei diferenţieri în percepţia consumatorului în privinţa modului de utilizare a fiecăruia dintre semnele menţionate este explicabilă prin modul concret de utilizare de către reclamantă a semnului, respectiv cu un alt scop decât acela urmărit la înregistrarea emblemei, şi nu prin specificul activităţii de taximetrie. Plasarea pe autoturisme a denumirii societăţii de transport reprezintă chiar o obligaţie pentru prestatorul deservicii, după cum rezultă din Regulamentul - cadru pentru organizarea şi executarea serviciului de transport public local în regim de taxi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Cluj Napoca nr. 109/2010, însă în acest scop este suficientă indicarea firmei.

Faptul că reclamanta a ales, pentru a respecta această obligaţie, să utilizeze chiar semnul pe care 1-a înregistrat ca emblemă, denotă utilizarea semnului cu un alt scop decât cel urmărit la înregistrarea emblemei şi nu justifică recunoaşterea unei protecţii dincolo de limitele protecţiei legale, rezultate din dispoziţiile Legii nr. 26/1990.

Din considerentele expuse, rezultă că utilizarea unei embleme este incompatibilă cu o intenţie frauduloasă la înregistrarea unei mărci, dat fiind că emblema şi marca au funcţii diferite, iar faptul că, în speţă, utilizarea de către reclamantă a semnului ce corespunde emblemei înregistrate este susceptibilă de a produce un risc de confuzie în rândul consumatorilor este explicabilă prin utilizarea emblemei în alt scop decât cel pentru careemblema a fost înregistrată, confuzia nefiind imputabilă titularului mărcii a cărei înregistrare se solicită a se anula în cauză.

Chiar dacă argumentele expuse sunt suficiente pentru conturarea soluţiei ce se impune a fi adoptată, respectiv respingerea cererii de anulare a înregistrării mărcii, poate fi menţionat şi faptul că instanţa de apel nu a reţinut niciun element de fapt din care să reiasă că intenţia solicitantului mărcii nu a fost aceea ca marca să-şi îndeplinească funcţiile specifice, anume de a garanta consumatorului sau utilizatorului final identitatea originii serviciului, ci aceea de a produce confuzie cu emblema reclamantei, urmărind eliminarea, discreditarea sau parazitarea acestui concurent pe aceeaşi piaţă a serviciilor.

Faţă de considerentele expuse, Înalta Curte, în aplicarea art. 312 alin. (1) cu referire la art. 304 pct. 9 C.pr.civ., a admis recursul, a modificat în tot decizia recurată şi, în baza art. 296 C.pr.civ., a admis apelul declarat de pârâtă împotriva sentinţei nr. 361 din 1 martie 2011 a Tribunalului Bucureşti, pe care o a schimbat-o în tot, în sensul că a respins ca neîntemeiată cererea formulată de reclamantă.