Material jurisdiction for trademark annulment actions: commercial versus civil competence

Acţiune pentru anularea înregistrării unei mărci, potrivit art.48 din Legea nr.84/1998 privind mărcile și indicaţiile geografice.

Competenţa materială

În raport cu natura actului litigios, soluţionarea acţiunii este de competenţa instanţei comerciale și nu a celei civile.

Secţia civilă, decizia nr.4400 din 3 decembrie 2002

Reclamanta Spirits Internaţional N.V.T.E. Rotterdam, prin mandatar ROMINVENT SA, a chemat în judecată pârâtele S.C. „Prodal 94” SRL și Oficiul de Stat pentru Invenţii și Mărci pentru ca, prin sentinţa ce instanţa va pronunţa, să dispună anularea mărcii înregistrate „STALINSKAYA”, marcă verbală nr.depozit 38.330 nr.de marcă 25674, eliberată de Oificiul pentru Invenţii și Mărci și obligarea acesteia la radierea mărcii.

În motivarea acţiunii, reclamanta arată că mandatara este titulara mărcii „STOLICHNAYA RUSSIAN VODKA” nr.571311, înregistrată pe cale internaţională prin intermediul Aranjamentului de la Madrid, la 21 ianuarie 1991, având ca ţară desemnată și România. Realizând un scurt istoric al apariţiei primului lot de „VODKA STOLICHNAYA” produsă în U.R.S.S. ca ţară de origine, la distileria Leningrad, reclamanta învederează că pârâta S.C. „Prodal 94” SRL a înregistrat marca „STALINSKAYA”, OSIM-ul acordându-i acesteia certificatul de înregistrare, cu încălcarea dispoziţiilor legale, generând astfel o confuzie cu marca originală „STOLICHNAYA”.

Se mai susţine că pârâta SC „Prodal 94” SRL cu rea-credinţă a promovat o politică de acaparare a pieţii de desfacere cu produsul „STALINSKAYA” .

Prin sentinţa civilă nr.1417din 19 noiembrie 2001 Tribunalul București- Secţia a III-a civilă a respins acţiunea, reţinând, în considerentele sentinţei, că marca „STALINSKAYA” a fost înregistrată la 8 februarie 1996, acţiunea în anulare putând fi exercitată în termen de 5 ani, conform art.48 din Legea 84/15 aprilie 1998, astfel că este prescris dreptul material la acţiune, faţă de data introducerii acesteia, 30 mai 2001.

Prin decizia 155 A din 25 martie 2002 a Curţii de Apel București - Secţia a III-a civilă s-a admis apelul declarat de reclamantă, s-a anulat sentinţa primei instanţe iar, pe fond, s-a respins excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune, s-a admis acţiunea dispunându-se anularea mărcii înregistrate „Stalinskaya”, marcă verbală nr.depozit 38330 – nr.marcă 25673, emisă de O.S.I.M. și obligând pe pârâtul Oficiul de Stat pentru Invenţii și Mărci să radieze marca „Stalinskaya” nr.25673 din Registrul Naţional al Mărcilor.

Împotriva deciziei a declarat recurs pârâta S.C. „Prodal 94” SRL criticând soluţia instanţei cu privire la aplicarea greșită a legii, în circumscrierea motivului prevăzut de art.304 pct.9 din Codul de procedură civilă.

În concret, sunt aduse critici referitoare la: stabilirea datei de la care începe să curgă termenul de prescripţie al dreptului material la acţiune în anularea unei mărci, aprecierea greșită a existenţei relei-credinţe a pârâtei SC Prodal 94 SRL în raport de similitudinile ce caracterizează cele două mărci: „Stalinskaya” și „Stolichnaya” și a împrejurării că aceasta a fost pe deplin dovedită; omisiunea cercetării cauzelor de nulitate ale înregistrării mărcii în raport de prevederile legale care reglementau condiţiile de formă și de fond pe care trebuia să le îndeplinească marca în puterea Legii 28/1967; nepronunţarea instanţei asupra înscrisurilor existente la dosar, ignorând astfel apărările formulate în cauză, (art.304 pct 10 din Codul de procedură civilă).

Prealabil analizei motivelor de recurs, Curtea apreciază incidenţa în cauză a prevederilor art.3o6 alin (2) din Codul de procedură civilă, punând în dezbaterea părţilor motivul de ordine publică al competenţei materiale de soluţionare a cauzei.

Astfel, în raport de obiectul acţiunii introductive de instanţă, de natura raporturilor juridice ce caracterizează acţiunea în anularea mărcii, urmează a se admite recursul, a se casa ambele hotărâri pronunţate în cauză, constatând necompetenţa materială a instanţelor civile care au judecat pricina faţă de prevederile Legii 84/1998, publicate în Monitorul Oficial nr.161din 23 aprilie 1998 ce reglementează regimul mărcilor și indicaţiilor geografice.

Marca este definită, în art.3 al Legii nr.84/1998, ca fiind un semn susceptibil de reprezentare grafică servind la deosebirea produselor sau a serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele aparţinând altor persoane.

În înţelesul conturării raporturilor ce deservesc activităţi comerciale, generate de scopul pentru care sunt create producţia proprie și a unor terţi -import, export, publicitate și reclamă, transport, îmbuteliere, depozitare, - este notorie funcţia de comercialitate.

Subiectele raportului juridic sunt subiecte de drept comercial, desfășurând fapte de comerţ, în speţă comercializarea băuturilor industriale și naturale, în înţelesul prevăzut de art.3 din Codul comercial.

În chiar cererea înregistrată la 8 februarie 1996, pârâta S.C. Prodal 94 SRL se individualizează ca subiect de înregistrare a mărcii constând din denumirea „STALINSKAYA” cu element figurativ pentru clase de produse și/sau servicii: clasa 33: băuturi alcoolice industriale și naturale și produse de vin, în general; clasa 35: comercializarea producţiei proprii și a unor terţi: import, export, publicitate și reclamă ; clasa 39: transport, îmbuteliere și depozitare, constituindu-se depozitul nr.38330.

În argumentarea funcţiei comercialităţii și cu privire la marca aflată în conflict, reclamanta Spirits Internaţional N.V.T.E. Rotterdam, prin mandatar autorizat „ROMINVENT” SA, este de menţionat că și aceasta se individualizează cu marca „STOLICHNAYA RUSSIAN VODKA” nr.571311 aceasta din urmă numai pentru clasa 33 de produse, faţă de clasele de produse și servicii 33, 35 și 39 ale mărcii descrise anterior, și anume „STALINSKAYA”.

Referitor la natura dreptului de marcă, este de precizat că, asemenea tuturor drepturilor de proprietate industrială, acesta a început prin a fi definit ca drept de proprietate, pentru ca, apoi, să fie încadrat în categoria specială a drepturilor denumite intelectuale, de clientelă sau de monopol. În ultima vreme, în contextul finalităţii urmărilor, acesta trebuie privit, potrivit scopului său, ca un drept accesoriu, pentru că legătura sa cu fondul de comerţ este direct proporţională atunci când interesul liberei circulaţii a produselor o impune.

În noua reglementare, intrată în vigoare la 15 iulie 1998, prin Legea nr.84/1998 privind mărcile și indicaţiile geografice, se stipulează normele de competenţă materială, în art.48, potrivit cu care „orice persoană interesată poate cere Tribunalului Municipiului București anularea înregistrării mărcii”.

Așadar, dispoziţiile Legii 84/1998, ca și celelalte legi speciale referitoare la drepturile de creaţie intelectuală și cele de proprietate industrială, stabilesc, în primă instanţă, competenţa materială deplină a Tribunalului București, fără însă a prevedea și secţia (civilă sau comercială) a acestuia.

Pentru a stabili și secţia competentă, este necesar a se determina natura civilă sau comercială a raportului litigios.

În evidenţierea caracterului comercial al raportului juridic dedus judecăţii trebuie arătate o serie de caracteristici de mărci, astfel cum este reglementată.

Chiar dacă dreptul asupra mărcii este de natură patrimonială, prin specificul activităţii sub care se derulează raporturile juridice asupra mărcilor - de producţie, comercializare, import, export, natura patrimonială - acesta trebuie privit într-o legătură indisolubilă cu natura comercială, determinată de rolul mărcilor pe piaţa liberă.

În această interpretare, chiar dacă mărcile de fabrică, de comerţ sau de servicii, ca și brevetele de invenţie, inovaţie, desenele și modelele industriale etc. sunt drepturi de creaţie intelectuală și de proprietate industrială, cererile având ca obiect înregistrarea, anularea sau valorificarea mărcilor, ca elemente ale fondului de comerţ, sunt, așadar, de natură comercială și aparţin jurisdicţiei speciale de drept comercial, fiind date în competenţă Secţiei comerciale a Tribunalului București.

În consecinţă, dispoziţiile art.32 alin.1 din Regulamentul de aplicare a Legii 84/1998, aprobat prin HG nr.833/1998, care atribuie competenţa soluţionării cererilor în anularea înregistrării unei mărci Secţiei civile a Tribunalului București, exced prevederilor art.48 alin.1 din lege (care nu stipulează expres „secţia civilă”), astfel că aceste norme nu pot fi aplicate, ele nefiind date în executarea legii, iar, pe de altă parte, printr-un act administrativ nu se poate reglementa competenţa materială a instanţelor judecătorești, stabilită numai prin lege, conform art.125 alin.3 din Constituţie.

De altfel, natura comercială a litigiului este dată nu numai de faptul că marca de fabrică, comerţ sau de servicii este un element incorporal al fondului de comerţ, dar și de împrejurarea că subiectele raportului juridic litigios sunt două societăţi comerciale – SC „Prodal 94” SRL și Spirits Internaţional N.V.T.E. Rotterdam, prin mandatar autorizat S.C. „ROMINVENT” SA, ambele titulare de mărci și care se bucură de prezumţia generală de comercialitate a actelor recunoscute de art. 4 din Codul comercial.

În concluzie faţă de consideraţiile evocate în temeiul art.313 din Codul de procedură civilă, Curtea a admis recursul, a casat hotărârile în discuţie și a trimis cauza spre soluţionare, în primă instanţă, Tribunalului București, Secţia Comercială.