Claimant's trademark revocation action fails; defendant's mark upheld for justified non-use under contra non valentem

Dreptul la marcă reglementat prin Legea nr. 84/1998. Consecinţele nefolosirii mărcii.

Cuprins pe materii. Dreptul de proprietate intelectuală. Dreptul la marcă reglementat prin Legea nr. 84/1998. Consecinţele nefolosirii mărcii.

Index alfabetic.

- Dreptul la marcă.

Legea nr. 84/1998: art. 45 alin. (1) lit. a

Dreptul de folosire a unei mărci încetează, conform art. 45 alin. (1) lit. a din Legea nr. 85/1998, dacă, fără motive justificate, marca nu a făcut obiectul unei folosiri într-o perioadă neîntreruptă de cinci ani. Sancţiunea decăderii din drepturile conferite de marcă nu poate opera împotriva unui titular care a avut certitudinea acordării protecţiei – în speţă de 10 ani – abia de la data admiterii înregistrării mărcii în Registrul Naţional al Mărcilor, iar nu de la data cererii de obţinere a protecţiei.

Î.C.C.J., Secţia civilă și de proprietate intelectuală, decizia nr. 10466 din 12 decembrie 2005.

La 6 mai 2004 pe rolul Tribunalului București, reclamanta SC Moara Loulis SA a solicitat, în contradictoriu cu Oficiu de Stat pentru Invenţii și Mărci, decăderea pârâtei SC Rieni Drinks SA din drepturile conferite de marca OLA nr.36235, în privinţa clasei 30, pentru produsul făină.

În motivarea acţiunii, al cărei temei în drept a fost art.45 lit.a din Legea nr.84/1998 privind mărcile și indicaţiile geografice, s-a susţinut că reclamanta produce făină cu această marcă, iar pârâta refuză să-i dea în folosinţă marca OLA pentru făină, pe care o deţine, dar nu a folosit-o niciodată efectiv.

Tribunalul București, secţia a V-a civilă, prin sentinţa civilă nr.1061 din 22 decembrie 2004, a respins ca neîntemeiată acţiunea.

Instanţa a reţinut, în esenţă, că cererea pârâtei de înregistrare a mărcii OLA nr.36235 a fost admisă la protecţie la data de 18 august 2000 și a fost publicată în Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală – secţiunea Mărcii nr.4/2000, iar certificatul de înregistrare a mărcii a fost eliberat de Oficiul de Stat pentru Invenţii și Mărci la data de 10 octombrie 2000, către pârâtă.

Ca atare, nu sunt întrunite cerinţele art.45 lit.a din Legea nr.84/1998 care să justifice decăderea pârâtei din dreptul la marcă, timp de cinci ani, datorită incertitudinii în legătură cu aproprierea mărcii până la data înregistrării mărcii în Registrul Naţional al Mărcilor. Acest fapt a determinat instanţa să aprecieze că lipsa de folosinţă este justificată la data introducerii acţiunii.

Apelul declarat de reclamantă a fost admis, prin decizia civilă nr. 265 din 30 iunie 2005 pronunţată de Curtea de apel București, secţia a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală. A fost schimbată în parte sentinţa, în sensul că acţiunea a fost respinsă ca prematur formulată.

În motivarea deciziei, instanţa de apel, reţinând drept corectă situaţia de fapt și interpretarea în drept a primei instanţe, a considerat că numai după împlinirea termenului de 5 ani, ce curge de la data publicării mărcii în Registrul Naţional, cererea poate fi analizată pe fond, până atunci fiind calificată ca prematură.

Împotriva acestei decizii, au declarat recurs atât reclamanta SC Loulis cât și pârâta SC Rieni Drinks.

În dezvoltarea recursului său, reclamanta a susţinut, în esenţă, că este greșită aprecierea instanţelor privind curgerea termenului de 5 ani prevăzut de art.45(1) lit.a din Legea nr.84/1998 cel mai devreme de la data înregistrării mărcii în Registrul Naţional al Mărcilor; în realitate, termenul curge de la data obţinerii protecţiei de către pârâtă (8 octombrie 1996), în cel mai rău caz, de la intrarea în vigoare a Legii nr.84/1998 (23 iulie 1998). Ca atare, se solicită modificarea deciziei și pe fond admiterea acţiunii, interesul său – care produce făină sub numele OLA din luna august 2002 – fiind evident.

În recursul său, pârâta SC Rieni Drinks SA susţine că, în apel, în mod greșit acţiunea a fost respinsă ca prematură, în condiţiile în care toate probele privind fondul litigiului fuseseră administrate.

Cu privire la recursul reclamantei, Înalta Curte constată că acesta este nefondat, urmând a fi respins, pentru următoarele considerente, care motivează deopotrivă, admiterea recursului pârâtei:

Pârâta SC Rieni Drinks SA este titulara dreptului la marca nr.36235 OLA verbală albă pe fond albastru, dobândind protecţie pe teritoriul României pe termen de zece ani de la data de 8 octombrie 1996 pentru mai multe clase de produse și servicii, inclusiv clasa 30 (cafea, ceai, zahăr, orez, tapioca, sagou, înlocuitori de cafea, făină și preparate făcute din cereale, pâine, miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt, sare, muștar, oţet, sosuri, mirodenii, gheaţă).

Cererea de înregistrare, depusă la data menţionată, i-a fost aprobată pârâtei abia în anul 2000, astfel cum este necontestat.

La data de 16 martie 2004, titulara mărcii i-a comunicat reclamantei că prin folosirea mărcii OLA săvârșește acte de concurenţă neloială, sancţionate atât de legislaţia internă, cât și de Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale din 1983, revizuită. Ca atare, a invitat-o pe SC Moara Loulis SA să soluţioneze pe cale amiabilă diferendul.

În urma eșuării acestei căi de negociere, reclamanta a promovat acţiunea de faţă, prin care pretinde apărarea pe cale judiciară a dreptului său de a produce în continuare făină marca OLA, cu motivarea că pârâta nu a folosit timp de 5 ani de la data acordării protecţiei dreptul conferit de marcă.

Cum bine au reţinut ambele instanţe, sancţiunea decăderii din drepturile conferite de marcă (consacrată pentru prima dată prin Legea nr.84/1998) nu poate opera împotriva unui titular care abia în anul 2000 a avut certitudinea acordării acestei protecţii, căci contra non valentem non currit praescriptio.

În tăcerea legii speciale sub aspectul menţionat, conduita pasivă a pârâtei se încadrează în limitele prevăzute de legea generală și de principiile de drept ale exercitării unui drept.

În limitele celor zece ani pentru care s-a acordat protecţie dreptului la marca OLA pârâtei, aceasta are libertatea de a uza de dreptul conferit, neputând fi sancţionată pentru abuz.

În aplicarea art.45(1) lit.a din Legea nr.84/1998, invocat de recurenta-reclamantă, trebuie verificat dacă cerinţele acestui text sunt sau nu îndeplinite, verificare pe care pertinent și corect prima instanţă a făcut-o:

Conform acestui text de lege, orice persoană interesată poate solicita Tribunalului București, oricând în cursul duratei de protecţie a mărcii, decăderea titularului din drepturile conferite de marcă dacă fără motive justificate, marca nu a făcut obiectul unei folosiri efective pe teritoriul României într-o perioadă neîntreruptă de 5 ani, pentru produsele sau serviciile pentru care aceasta a fost înregistrată .

Reclamanta susţine că este o asemenea persoană interesată, în sensul textului legal anterior redat, cu motivarea că produce ea însăși făină marca OLA din august 2002.

Chiar noţiunea de „persoană interesată” este discutabilă în speţă, atâta timp cât, potrivit unei interpretării tradiţionale, interesul promovării unei acţiuni în justiţie trebuie să fie, printre altele, juridic și legitim, adică în concordanţă cu legea și cu regulile de convieţuire socială.

În speţă, cum a rezultat din expunerea rezumată a lucrărilor dosarului, abia după ce a fost sesizată că practică concurenţă neloială, folosind o marcă al cărei titular era o altă persoană, reclamanta și-a vădit interesul în decăderea pârâtei din dreptul de a folosi marca.

O altă caracteristică a interesului care se cere a fi întrunită pentru promovarea oricărei acţiuni este aceea de a fi născut și actual. Demersul la justiţie este substitutul „războiului” (bellum iustus quibus est necessitas). Cum nu există „război preventiv”, nu există nici „proces preventiv”.

Reclamanta nu are un interes născut și actual pentru a fi protejat juridicește.

Acţiunea de faţă nu se poate încadra printre cele care – prin excepţie – pot fi promovate cu caracter preventiv, cum ar fi cele prevăzute de art.110 Cod procedură civilă.

Dincolo de inexistenţa unui interes legitim și actual din analiza pertinentă pe care instanţa de fond a făcut-o, rezultă că nici cealaltă condiţie, prevăzută de textul special al art.45(1) lit.a din lege, nu este îndeplinită.

Într-adevăr, s-a demonstrat că nefolosirea de către pârâtă a mărcii pentru produsul făină nu poate fi calificată ca „fără motive justificate”, pentru a atrage decăderea, astfel cum solicită reclamanta.

Fiind realizată o judecată în fond, în mod corect acţiunea a fost respinsă ca nefondată de către Tribunalul București, a cărui sentinţă, fiind legală și temeinică, va fi păstrată în urma respingerii recursului reclamantei și a admiterii recursului pârâtei.