Trademark registration held void for bad faith after associate filer sought to block magazine publisher's use.

Marcă Reaua credinţă la înregistrarea unei mărci.

Cuprins pe materii. Dreptul proprietăţii intelectuale. Marcă. Reaua credinţă la înregistrarea unei mărci.

Index alfabetic. Dreptul proprietăţii intelectuale.

- Marcă.

- Reaua credinţă la înregistrarea unei mărci.

Legea nr. 84/1998: art. 48 lit.c

Este de rea-credinţă persoana care înregistrează o marcă nu pentru a-și distinge propriile produse sau servicii, fără a avea cunoștinţă că această marcă este deja folosită în activitatea altui comerciant, ci tocmai pentru a-și apropria pe nedrept o marcă utilizată chiar de societatea comercială al cărei asociat convenise să devină și, în virtutea dreptului exclusiv de titular al mărcii, de a împiedica pe viitor folosirea liberă a acesteia de către respectiva societate comercială.

Î.C.C.J., Secţia civilă și de proprietate intelectuală, decizia nr. 6427 din 30 iunie 2006

Prin sentinţa civilă nr. 750 din 17 decembrie 2003, Tribunalul București, secţia a V-a civilă a admis acţiunea formulată de S.C. ALEX TRADING S.R.L. și S.C. SEARĂ DE SEARĂ S.R.L. împotriva OFICIULUI DE STAT PENTRU INVENȚII ȘI MĂRCI și a lui I.C.I. și a dispus anularea înregistrării mărcii SEARĂ DE SEARĂ nr. 47809 din 2 mai 2001.

Pentru a pronunţa această hotărâre, tribunalul a reţinut următoarea situaţie de fapt:

Pârâtul I.C.I. a depus cererea de înregistrare a mărcii naţionale SEARĂ DE SEARĂ la data de 2 mai 2001, fiindu-i eliberat certificatul de înregistrare nr. 47809 din 2 mai 2001.

La data la care a solicitat înregistrarea, pârâtul I.C.I.avea cunoștinţă de faptul că marca era folosită, fără a fi înregistrată, de către S.C. ALEX TRADING S.R.L, care încheiase la data de 24 aprilie 2001 un contract de tipărire a revistei cu S.C. EUROPOLIS S.R.L., un contract de publicitate cu firma GRUP MEDIA SUD, primul număr al revistei „Seară de seară” având ca editor pe reclamantă și apărând anterior depunerii cererii de înregistrare a mărcii.

Mai mult, ulterior apariţiei revistei, pârâtul a devenit asociat al S.C. SEARĂ DE SEARĂ S.R.L., care a preluat editarea revistei.

Pârâtul a recunoscut că nu a avut acordul asociaţilor la înregistrarea în nume propriu a mărcii în litigiu.

Este adevărat că, la momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii, SC SEARĂ DE SEARĂ S.R.L. nu fusese înfiinţată, însă calitatea de asociat a pârâtului în cadrul societăţii și faptul că această societate a preluat editarea revistei „SEARĂ DE SEARĂ” de la S.C. ALEX TRADING S.R.L. coroborate cu faptul că, ulterior înregistrării, pârâtul nu a folosit marca, ci a notificat administratorului S.C. SEARĂ DE SEARĂ S.R.L. oferta de a cesiona marca, sunt de natură a contura reaua-credinţă a pârâtului la înregistrarea mărcii.

În drept, tribunalul și-a întemeiat hotărârea pe dispoziţiile art. 48 lit. c din Legea nr. 84/1998, care sancţionează cu nulitatea înregistrarea mărcii cu rea-credinţă.

Prin decizia civilă nr. 2653 din 15 decembrie 2004, Curtea de Apel București, secţia a III-a civilă și pentru cauze cu minori și familie a respins ca nefondat apelul declarat de pârât împotriva sentinţei.

Pe baza analizei tuturor probelor administrate, curtea de apel a reţinut, ca și prima instanţă, că pârâtul a fost de rea-credinţă la înregistrarea mărcii.

În motivarea deciziei curtea de apel a reţinut că, în aprecierea atitudinii titularului mărcii, relevantă este folosinţa exercitată anterior depunerii cererii de înregistrare și că sub acest aspect situaţia de fapt nu este contestată.

Astfel, înţelegerea dintre cei patru parteneri, viitori asociaţi ai S.C. SEARĂ DE SEARĂ S.R.L., pentru editarea revistei, a intervenit în martie-aprilie 2001, iar primul număr al revistei a apărut la 1 mai 2001, tipărit de S.C. EUROPOLIS 90 SRL; chiar contractul de prestări servicii încheiat de pârât cu S.C. CONCEPT MULTIMEDIA este datat 5 aprilie 2001.

Materializarea proiectului de editare și tipărire a revistei echivalează cu acte de folosinţă asupra semnului însuși, ulterior apropriat ca marcă de către S.C. ALEX TRADING S.R.L. care, deși s-a ocupat doar de tipărire, este menţionat drept editor pe coperta revistei. Această firmă a fost utilizată cu acordul tuturor celor implicaţi în proiect, temporar, până la înfiinţarea S.C. SEARĂ DE SEARĂ S.R.L.

Implicarea pârâtului în acest proiect, pe care l-a cunoscut în detaliu, este de natură să prezume intenţia de apropriere frauduloasă, abuzivă, a semnului prin constituirea depozitului pe numele său, în scopul dobândirii de drepturi exclusive asupra acestuia.

Această concluzie se impune cu atât mai mult cu cât semnul a fost destinat a fi utilizat de către S.C. SEARĂ DE SEARĂ S.R.L., iar unul dintre asociaţi i-a privat pe ceilalţi de exerciţiul drepturilor specifice dreptului la marcă.

Curtea a mai reţinut că notificarea trimisă de pârât, ca răspuns la o altă notificare expediată de reclamantă cu mai mult de un an în urmă, prin care pârâtul își exprimă disponibilitatea de a cesiona marca, denotă intenţia titularului mărcii nu de a utiliza marca potrivit finalităţii sale, aceea de a distinge produse sau servicii, ci de a o înstrăina tocmai pentru persoanei potenţial îndreptăţite la dobândirea acesteia.

Împotriva deciziei date în apel a declarat recurs pârâtul, invocând următoarele motive:

1.Motivul prevăzut de art. 304 pct. 8 C.pr.civ.

Recurentul arată că, deși instanţa a fost sesizată cu o cerere de anulare a mărcii SEARĂ DE SEARĂ, atât tribunalul cât și curtea de apel au comis o gravă eroare, schimbând natura și înţelesul juridic al actului dedus judecăţii, în sensul că au făcut abstracţie și confuzie între dreptul de autor și dreptul la marcă.

În continuare, recurentul expune argumentele pentru care instanţele trebuiau să reţină că lui i-a aparţinut exclusiv ideea creării mărcii SEARĂ DE SEARĂ și tot el este cel care a avut o contribuţie esenţială la crearea și promovarea acestei mărci, obţinerea dreptului la marcă fiind o consecinţă logică a muncii și activităţii sale ca specialist media.

Recurentul mai susţine că S.C. ALEX TRADING SA.R.L. a folosit denumirea „SEARĂ DE SEARĂ”, macheta grafică, și proiectul întregii reviste, fără a avea un drept în acest sens, ci doar acordul pârâtului, ceea ce nu poate crea un drept prioritar asupra mărcii.

2. Motivul prevăzut de art. 304 pct.9 C.pr.civ.

Recurentul susţine că în mod greșit instanţa de apel a reţinut reaua sa credinţă, consemnând date inexacte în motivarea deciziei.

Totodată, instanţa nu a făcut distincţia între folosirea unei denumiri, în cazul de faţă „SEARĂ DE SEARĂ” și dreptul de proprietate asupra mărcii SEARĂ DE SEARĂ.

În opinia recurentului, titularul dreptului de proprietate asupra mărcii nu este acela care comercializează această marcă, ci acela care a conceput marca.

Recursul estenefondat și va fi respins pentru următoarele considerente:

Art. 304 pct. 8 C.pr. civ. nu este incident în cauză, deoarece reclamantele au sesizat instanţa cu o cerere de anulare a înregistrării unei mărci, iar tribunalul și curtea de apel s-au pronunţat asupra valabilităţii acestui act juridic, fără a schimba în vreun fel natura sau înţelesul acestuia.

De asemenea, câtă vreme instanţele s-au pronunţat exclusiv asupra valabilităţii înregistrării mărcii, nu se poate pune problema ca instanţele să fi făcut vreo confuzie cu dreptul de autor.

Așa cum corect au sesizat reclamatele prin întâmpinare, cel care face confuzie între dreptul la marcă și dreptul de autor este pârâtul.

Astfel, în opinia recurentului, persoana care are ideea creării unei mărci și, eventual, o și realizează din punct de vedere grafic este „autor” al mărcii și are dreptul la înregistrarea acesteia în calitate de titular.

Nu este exclus ca, în anumite împrejurări, persoana care creează un semn susceptibil de a fi înregistrat ca marcă să fie și cea care are dreptul să solicite înregistrarea acesteia, dar nu aceasta este situaţia în speţă.

În cauza dedusă judecăţii nu se pune problema dacă pârâtul are vreun drept de autor, pe care să-l fi dobândit în calitate de autor, cu alte cuvinte dacă a realizat sau nu o operă originală de creaţie intelectuală, a cărei protecţie să o poată invoca din perspectiva Legii nr. 8/1996 a dreptului de autor și drepturilor conexe dreptului de autor, ci dacă pârâtul avea sau nu dreptul de a solicita înregistrarea mărcii SEARĂ DE SEARĂ pe numele său, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicaţiile geografice.

Pe baza probelor administrate, instanţa de apel a stabilit, confirmând soluţia tribunalului, că pârâtul nu avea acest drept și că, atunci când a solicitat înregistrarea mărcii, a acţionat cu rea-credinţă.

Înalta Curte constată că, în raport de situaţia de fapt reţinută - a cărei modificare printr-o reapreciere a probelor nu este posibilă în recurs, cale de atac limitată la motive de nelegalitate – instanţa de apel a aplicat corect dispoziţiile legale incidente, respectiv pe cele ale art. 48 lit. c din Legea nr. 84/1998.

Astfel, ceea ce a reţinut prima instanţă și a confirmat și instanţa de apel este că:

Marca SEARĂ DE SEARĂ a fost concepută, pe baza unei înţelegeri intervenite între pârât și alte trei persoane în luna martie-aprilie 2001, în ideea utilizării ei ca titlu pentru o revistă.

S-a mai convenit ca realizarea acestui proiect să se facă prin intermediul unei societăţi comerciale, care urma să poarte aceeași denumire „SEARĂ DE SEARĂ” și ai cărei asociaţi să fie aceleași patru persoane.

Până la înfiinţarea acestei societăţi comerciale, cei patru parteneri au fost de acord ca apariţia pe piaţă a revistei să se facă prin intermediul S.C. ALEX TRADING S.R.L., ceea ce s-a și întâmplat.

Printr-un act adiţional asociaţii au convenit ca S.C. SEARĂ DE SEARĂ S.R.L. să completeze obiectul de activitate cu: spectacole, activităţi de artă, gestionare a sălilor de spectacole etc.

Așadar, marca SEARĂ DE SEARĂ a fost destinată să protejeze produsele și serviciile unui comerciant, S.C. SEARĂ DE SEARĂ S.R.L. și să îndeplinească astfel funcţia specifică oricărei mărci, aceea de a distinge produsele sau serviciile unui întreprinzător de produsele sau serviciile altor întreprinzători.

În timp ce marca era deja folosită ca semn distinctiv pentru revista SEARĂ DE SEARĂ, unul din parteneri, pârâtul, a solicitat și a obţinut înregistrarea pe numele său a mărcii, pe care s-a arătat ulterior dispus să o cesioneze reclamantei S.C. SEARĂ DE SEARĂ S.R.L., al cărei asociat devenise între timp.

În mod corect au interpretat instanţele conduita pârâtului ca fiind una de rea-credinţă, deoarece acesta nu a înregistrat marca pentru a-și distinge propriile produse sau servicii, fără a avea cunoștinţă că această marcă este deja folosită în activitatea altui comerciant, ci tocmai pentru a-și apropria pe nedrept o marcă utilizată chiar de societatea comercială al cărei asociat convenise să devină și, în virtutea dreptului exclusiv de titularului mărcii, de a împiedica pe viitor folosirea liberă a acesteia de către respectiva societate comercială.

Din perspectiva legalităţii dobândirii dreptului la marcă nu are nicio relevanţă faptul că pârâtul a avut ideea creării mărcii sau a contribuit, exclusiv ori decisiv, la crearea machetei acesteia.

Cu atât mai puţin este relevant faptul că pârâtul a fost cel care s-a ocupat de realizarea revistei, având cunoștinţele de specialitate necesare.

Toate aceste aspecte prezintă importanţă numai în cadrul relaţiilor dintre partenerii de afaceri, în funcţie de modul în care au convenit să se implice fiecare în derularea proiectului comun.

Ceea ce este relevant în cauză este faptul că pârâtul a cunoscut, la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii SEARĂ DE SEARĂ pentru produse și servicii din clasele 16, 35, 39, 41, împrejurarea că aceasta era deja folosită ca semn distinctiv de către un comerciant pentru produse și servicii identice sau similare.

În mod legal au aplicat instanţele dispoziţiile art. 48 lit. c din Legea nr. 84/1998 și au dispus anularea înregistrării mărcii pentru rea-credinţă.

Motivul de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 C.pr.civ. este nefondat, astfel încât, Înalta Curte a respins recursul și a menţinut decizia atacată.