Patent Damages Claim Time-Barred; Stamp Tax Order Annulled on Partial Appeal

Brevet de invenţie. Prescripţia dreptului la acţiune în cazul încălcării drepturilor patrimoniale conferite de calitatea de titular de brevet. Protecţia provizorie acordată solicitantului de brevet.

Cuprins pe materii. Dreptul proprietăţii intelectuale. Brevet de invenţie. Prescripţia dreptului la acţiune în cazul încălcării drepturilor patrimoniale conferite de calitatea de titular de brevet. Protecţia provizorie acordată solicitantului de brevet.

Cuprins pe materii. Dreptul proprietăţii intelectuale.

- Brevet de invenţie.

- Prescripţia dreptului la acţiune în cazul încălcării drepturilor patrimoniale conferite de calitatea de titular de brevet.

- Protecţia provizorie acordată solicitantului de brevet.

Legea nr. 64/1991: art. 23, art. 31, art. 34, art. 37, art. 58

Decretul 167/1958: art. 1, art. 3, art. 7

Conform art. 34 din Legea nr. 64/1991, cu începere de la data publicării cererii de brevet, cererea asigură în mod provizoriu solicitantului protecţia conferită potrivit dispoziţiilor art. 33, cu excepţia cazurilor în care cererea de brevet de invenţie a fost respinsă, retrasă sau declarată ca fiind considerată retrasă.

Faptul că protecţia este condiţionată de acordarea brevetului nu are în nici un caz drept efect suspendarea termenului de prescripţie a dreptului la acţiune în cazul unei eventuale încălcări a drepturilor inventatorului, ci pe acela că, în cazul respingerii, retragerii sau declarării ca fiind retrasă a cererii de brevet, solicitantul este lipsit retroactiv de protecţia conferită în mod provizoriu pe durata soluţionării cererii.

Numai executarea titlului pentru despăgubirile acordate în baza art. 34 este afectată de condiţia suspensivă a eliberării brevetului, conform art. 58 din lege.

Î.C.C.J., Secţia civilă și de proprietate intelectuală, decizia nr. 5452 din 2 iunie 2006.

La 22 octombrie 2003, P.G. a chemat în judecată S.C. RBG PHOENIX S.A. Baia Mare, solicitând instanţei să o oblige pe pârâtă la plata sumei de 999.870.000 de lei, echivalentul sumei de 30.000 dolari SUA, cu titlul de drepturi patrimoniale cuvenite reclamantului din exploatarea de către pârâtă a invenţiei brevetate de O.S.I.M. în favoarea reclamantului, sub nr. 116676/B1/2001.

Prin sentinţa civilă nr. 366 din 26 martie 2004, Tribunalul Maramureș, secţia civilă a respins acţiunea ca tardiv formulată.

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa a reţinut următoarele:

În cauza de faţă, dreptul la acţiune s-a născut la expirarea lunii iunie 2000, aceasta fiind ultima lună în care părţile au recunoscut că pârâta a exploatat creaţia intelectuală a reclamantului.

În drept, sunt aplicabile dispoziţiile art. 1, ale art. 3 și ale art. 7 din Decr. nr. 167/1958, în sensul că dreptul la acţiune având un obiect patrimonial se stinge prin prescripţie dacă nu a fost exercitat în termenul de 3 ani stabilit de lege.

Din iulie 2000 și până în 22 octombrie 2003, când reclamantul a înregistrat la Tribunal cererea de chemare în judecată au trecut mai mult de 3 ani, situaţie în care reclamantul nu-și mai poate valorifica dreptul său faţă de pârâtă.

Instanţa a mai reţinut că din luna noiembrie 2002, când reclamantul a primit brevetul de invenţie, și până la 1 iulie 2003, când s-a împlinit termenul de prescripţie pentru acţiunea în pretenţii, reclamantul a avut suficient timp pentru a-și valorifica în justiţie drepturile patrimoniale decurgând din exploatarea de către pârâtă a invenţiei.

Prin decizia civilă nr. 1349/A din 2 iunie 2004, Curtea de Apel Cluj, secţia civilă a respins ca nefondat apelul declarat de reclamant împotriva sentinţei și l-a obligat pe reclamant să plătească suma de 28 802 400 de lei, diferenţă de taxă judiciară de timbru datorată pentru prima instanţă.

Pentru a pronunţa această decizie, curtea de apel a reţinut următoarele:

După cum arată însuși reclamantul în cuprinsul acţiunii sale, cererea de brevet pentru invenţia „Sistemul pentru acţionare electrică cu controler de comandă a utilajelor metalurgice” a fost înregistrată la O.S.I.M. sub nr. 97-02218 din 3 decembrie 1997, care reprezintă data de depozit.

Reclamantul susţine că, din acest moment și până în luna iunie 2000, pârâta a utilizat invenţia în procesul tehnologic și a obţinut importate beneficii, fără să-i acorde drepturile patrimoniale cuvenite.

Așadar, pretenţiile de 999.870.000 lei, echivalentul a 30.000 dolari SUA se referă la perioada decembrie 1997- iunie 2000.

Potrivit art. 34 din Legea nr. 64/1991, începând de la data publicării cererii de brevet, în conformitate cu art. 23 din aceeași lege, cererea asigură solicitantului în mod provizoriu protecţia conferită potrivit art. 33, cu excepţia cazurilor în care cererea de brevet a fost respinsă.

Drepturile patrimoniale ale inventatorului sunt recunoscute prin art. 37 din actul normativ menţionat, iar conform art. 58 titularul brevetului are dreptul la despăgubiri potrivit dreptului comun.

Așa cum a argumentat și prima instanţă, pretenţiile deduse judecăţii sunt supuse prescripţiei dreptului a acţiune în conformitate cu dispoziţiile art. 1 și ale art. 7 din Decretul nr. 167/1958, iar conform art. 3 din același decret, termenul de prescripţie este de 3 ani și începe să curgă de la data când se naște dreptul la acţiune.

Curtea de apel a înlăturat susţinerea apelantului potrivit căreia termenul de prescripţie este unul special, de 20 de ani, reglementat de art. 31 alin. (1) din Legea nr. 64/1991, deoarece acest text se referă la durata de protecţie a brevetului de invenţie.

Durata de protecţie, în care titularul brevetului are un drept exclusiv de exploatare a invenţiei, nu poate fi confundată cu instituţia prescripţiei dreptului la acţiune, iar Legea nr. 64/1991 nu conţine referitor la prescripţie dispoziţii speciale și derogatorii de la dreptul comun în materie.

Tribunalul a stabilit că termenul de prescripţie a început să curgă la sfârșitul lunii iunie 2000, ultima lună în care pârâta a exploatat creaţia intelectuală a reclamantului, în vreme ce apelantul susţine că dreptul la acţiune s-a născut la data aprobării brevetului de invenţie, prin hotărârea publicată în B.O.P.I. nr. 4/2001 și comunicată acestuia în noiembrie 2002.

În acest sens, apelantul a susţinut că drepturile sale patrimoniale au fost afectate de o condiţie suspensivă, aceea a obţinerii brevetului de invenţie, fiind aplicabile dispoziţiile art. 7 alin. 3 din Decretul nr. 167/1958.

Curtea de apel arată însă că, în realitate, drepturile reclamantului nu sunt supuse unei condiţii suspensive, ci unei condiţii rezolutorii, care nu afectează și nu suspendă dreptul la acţiune al titularului. Această interpretare se deduce din prevederile art. 34 din Legea nr. 64/1991, care statuează asupra protecţiei provizorii asigurate solicitantului de brevet. Așadar, drepturile patrimoniale, derivate din dreptul exclusiv de exploatare a brevetului de invenţie, se cuvin reclamantului provizoriu încă de la data publicării cererii de brevet, dată la care s-a născut și dreptul la acţiune, condiţia rezolutorie fiind aceea a respingerii cererii de brevet.

În același sens, sunt și prevederile art. 58 alin. 3 din lege, care stabilesc obligaţia de despăgubire în raport de dreptul comun, titlul pentru plata despăgubirilor fiind executoriu după eliberarea brevetului.

Faţă de cele reţinute, în mod legal prima instanţă a stabilit că termenul de prescripţie era deja împlinit la data introducerii acţiunii.

În ceea ce privește timbrajul cererii de chemare în judecată, curtea de apel a reţinut că, în formularea iniţială, art. 61 din Legea nr. 64/1991 a stabilit că litigiile cu privire la drepturile izvorâte din brevetul de invenţie, inclusiv cele patrimoniale, nu sunt supuse taxei de timbru.

Legea nr. 146/1997, prin art. 30 alin. 2 liniuţa 4, a abrogat în mod expres art. 61 din Legea nr. 64/1991, fără ca în cuprinsul ei să prevadă scutirea de taxă de timbru în situaţia unor astfel de litigii.

Acţiunea reclamantului a fost înregistrată la data de 22 octombrie 2003, moment la care era supusă taxei judiciare de timbru și timbrului judiciar, calculate în funcţie de valoarea pretenţiilor bănești, conform art. 2 alin. 1 din Legea 146/1997.

Cum reclamantul a achitat o taxă judiciară de timbru de numai 342.000 lei, în baza art. 20 alin. 5 din Legea nr. 146/1997, curtea de apel a dispus ca acesta să achite diferenţa în cuantum de 28 802 400 lei.

Împotriva deciziei instanţei de apel a declarat recurs reclamantul P.G., invocând următoarele motive:

1. Decizia este nelegală prin prisma obligării sale la plata sumei de 28.802.400 de lei, diferenţă de taxă judiciară de timbru pentru prima instanţă.

În primul rând, instanţa de apel nu a pus în discuţia părţilor necesitatea completării timbrajului, pentru ca apelantul reclamant să se poată pronunţa asupra acestui aspect, în condiţiile în care taxa judiciară de timbru acceptată de aceeași instanţă pentru judecarea apelului a fost de 171.000 lei.

Pe de altă parte, obligarea apelantului la plata taxei judiciare de timbru la valoarea pretenţiilor încalcă dispoziţiile art. 5 lit. b din Legea nr. 146/1997, care stabilesc o taxă în cuantum fix de 342 000 lei pentru cererile privind recunoașterea calităţii de inventator, de titular de brevet, a drepturilor născute din brevetul de invenţie, din contractele de cesiune și licenţă, inclusiv drepturile patrimoniale ale inventatorului.

2. În mod nelegal, instanţa de apel a considerat, ca și prima instanţă, că acţiunea este prescrisă.

În primul rând, deși instanţa de apel reţine că art. 34 din Legea nr. 64/1991 asigură în mod provizoriu protecţia conferită cu începere de la data publicării cererii de brevet, în mod nelegal consideră prescris dreptul la acţiune în condiţiile în care, de la data publicării cererii de brevet și până la data introducerii acţiunii s-a scurs un interval mai mic de 3 ani.

Astfel, cererea de brevet de invenţie a fost publicată la 30 aprilie 2001, așa cum rezultă din adresa nr. 1006976/2 martie 2001 emisă de O.S.I.M. și din copia brevetului de invenţie acordat, iar acţiunea a fost introdusă pe rolul Tribunalului Maramureș la data de 22 octombrie 2003.

În mod nelegal, instanţa de apel a luat în calcul ca dată de publicare a cererii de brevet luna iulie 1999, lună în care s-ar fi împlinit termenul prevăzut de art. 23 alin. 1 din Legea nr. 64/1991.

Nici reţinerea primei instanţe în sensul că termenul de prescripţie curge începând cu luna iunie 2000 nu este legală, câtă vreme doar cu începere de la data publicării cererii de brevet se conferă o protecţie provizorie solicitantului.

Recurentul susţine că acordarea brevetului de invenţie constituie o condiţie suspensivă iar nu una rezolutorie, iar condiţia suspensivă conform art. 1017 Cod civil este acel eveniment viitor și incert de a cărui îndeplinire depinde nașterea actului juridic.

Condiţia suspensivă presupune că actul juridic nu-și produce efectele, acestea fiind sub semnul întrebării, cu consecinţa faptului că creditorul nu poate cere executarea obligaţiei, iar prescripţia dreptului la acţiune nu începe să curgă.

Cele susţinute se coroborează, în opinia recurentului, cu dispoziţiile art. 58 alin. 4 din Legea nr. 64/1991, potrivit cărora titlul pentru plata despăgubirilor este executoriu după eliberarea brevetului.

Fiind în prezenţa unei condiţii suspensive, sunt aplicabile prevederile art. 7 alin. 3 din Decretul nr. 167/1958 potrivit cărora, dacă dreptul este sub condiţie suspensivă, prescripţia începe să curgă de la data când s-a împlinit condiţia, text care are corespondent și în dispoziţiile art. 1885 alin. 1 Cod civil.

Recurentul solicită admiterea recursului, casarea deciziei, admiterea apelului, anularea sentinţei și trimiterea cauzei spre rejudecare pentru evocarea fondului.

Analizând decizia prin prisma celor două motive de recurs invocate, Înalta curte constată următoarele:

1.Primul motiv de recurs este întemeiat.

Într-adevăr, fără a pune în discuţia reclamantului necesitatea completării taxei judiciare de timbru datorate, instanţa de apel l-a obligat pe acesta în mod nelegal la plata unei sume pe care nu o datorează.

Curtea de apel a reţinut că, în formularea iniţială, art. 61 din Legea nr. 64/1991 a stabilit că litigiile cu privire la drepturile izvorâte din brevetul de invenţie, inclusiv cele patrimoniale, nu sunt supuse taxei de timbru și că Legea nr. 146/1997, prin art. 30 alin. 2 liniuţa a 4, a abrogat în mod expres art. 61 din Legea nr. 64/1991, fără ca în cuprinsul ei să prevadă scutirea de taxă de timbru în situaţia unor astfel de litigii.

Ceea ce a omis însă curtea de apel este faptul că, prin art. II din Legea nr. 203/2002, prin care s-a modificat Legea nr. 64/1991 - text care nu este încorporat în textul republicat al legii modificate, drept pentru care se aplică în continuare ca dispoziţii proprii ale Legii nr. 203/2002 – s-au abrogat dispoziţiile art. 30 alin. 2 liniuţa a 4-a din Legea nr. 146/1997 cu modificările și completările ulterioare.

Au rămas, în schimb, în vigoare dispoziţiile art. 5 lit. b din Legea nr. 146/1997, care prevăd o taxă judiciară de timbru fixă pentru toate cererile având ca obiect recunoașterea calităţii de inventator, de titular de brevet, a drepturilor născute din brevetul de invenţie, din contractele de cesiune și licenţă, inclusiv drepturile patrimoniale ale inventatorului.

Cuantumul acestei taxe era, la data introducerii acţiunii, de 342 000 lei și, cum obiectul acesteia îl constituie valorificarea drepturilor patrimoniale ale inventatorului, acţiunea a fost legal timbrată.

Soluţia de obligare a reclamantului la plata sumei de 28 802 400 lei încalcă dispoziţiile art. 5 lit. b din Legea nr. 146/1997, făcând incident motivul de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 C. pr. civ.

2. Cel de-al doilea motiv de recurs este neîntemeiat.

Durata de protecţie a unui brevet de invenţie este intervalul de timp în care titularului de brevet îi sunt recunoscute drepturile patrimoniale și nu se confundă cu termenul de prescripţie a dreptului la acţiune pentru încălcarea acestor drepturi.

În interiorul duratei de protecţie a invenţiei, pentru fiecare încălcare a unui drept patrimonial curge un termen de prescripţie distinct, după regulile prevăzute de Decretul nr. 167/1958.

Conform art. 34 din Legea nr. 64/1991, cu începere de la data publicării cererii de brevet, cererea asigură în mod provizoriu solicitantului protecţia conferită potrivit dispoziţiilor art. 33, cu excepţia cazurilor în care cererea de brevet de invenţie a fost respinsă, retrasă sau declarată ca fiind considerată retrasă.

În speţă, invenţia reclamantului a beneficiat de protecţie provizorie începând cu luna iunie 1999, care, conform susţinerilor ambelor părţi, este data publicării cererii de brevet și nu începând cu 30 aprilie 2001, care este data publicării hotărârii de acordare a brevetului.

Faptul că protecţia este condiţionată de acordarea brevetului nu are în nici un caz drept efect suspendarea termenului de prescripţie a dreptului la acţiune în cazul unei eventuale încălcări a drepturilor inventatorului, ci pe acela că, în cazul respingerii, retragerii sau declarării ca fiind retrasă a cererii de brevet, solicitantul este lipsit retroactiv de protecţia conferită în mod provizoriu pe durata soluţionării cererii.

Numai executarea titlului pentru despăgubirile acordate în baza art. 34 este afectat de condiţia suspensivă a eliberării brevetului, conform art. 58 din lege.

În speţă, protecţia conferită reclamantului s-a consolidat prin hotărârea de cordare a brevetului, publicată în BOPI la data de 30 aprilie 2001, urmată de eliberarea brevetului de invenţie nr. 116676 B1 – „Sistem pentru acţionare electrică cu controler de comandă a utilajelor metalurgice”.

Durata de protecţie a brevetului de invenţie este, conform art. 31 din Legea nr. 64/1991, de 20 de ani începând cu data de depozit, care este, în cazul de faţă, 3 decembrie 1997.

Reclamantul se plânge de încălcarea drepturilor sale patrimoniale conferite de calitatea de titular de brevet în perioada 3 decembrie 1997- iunie 2000.

Cum este vorba despre încălcarea unor drepturi patrimoniale, dreptul la acţiune se prescrie în termen de trei ani, conform art. 1 și ale art. 3 din Decretul nr. 167/1958.

În raport de ceste dispoziţii legale, corect au stabilit instanţele că inclusiv pentru ultima pretinsă încălcare, din luna iunie 2000, dreptul la acţiune s-a prescris la 1 iulie 2003.

În atare condiţii, acţiunea înregistrată pe rolul tribunalului la data de 22 octombrie 2003 a fost în mod legal respinsă pe cale de excepţie.

Pentru considerentele arătate, Înalta Curte a admis recursul și a casat în parte decizia atacată, numai în ceea ce privește dispoziţia referitoare la obligarea reclamantului la plata sumei de 28 802 400 lei diferenţă de taxă judiciară de timbru, pe care o va înlătura.

Înalta Curte a menţinut celelalte dispoziţii ale deciziei instanţei de apel.