Trademark nullity for bad faith registration by former associate: independent ground of nullity distinct from prior rights

Marcă. Reaua credinţă a fostului asociat la înregistrarea mărcii.

Cuprins pe materii. Dreptul proprietăţii intelectuale. Marcă. Reaua credinţă a fostului asociat la înregistrarea mărcii.

Index alfabetic. Dreptul proprietăţii intelectuale.

- Marcă.

- Reaua credinţă a fostului asociat la înregistrarea mărcii.

Legea nr. 84/1998: art. 6, art. 48

Înregistrarea unei mărci cu încălcarea anteriorităţii alteia sau a unei mărci identice ori similare cu o marcă notorie în România constituie motiv de nulitate reglementat distinct de art.48 alin.1 lit.b din Legea nr.84/1998, care face trimitere la dispoziţiile art.6 din aceeași lege.

Așadar, existenţa unui motiv de nulitate separat, care presupune potrivit art.48 alin.1 lit.c, înregistrarea mărcii cu rea-credinţă, dă legitimare în promovarea acţiunii oricărei persoane interesate (astfel cum rezultă din alin.1 al art.48).

Î.C.C.J., Secţia civilă și de proprietate intelectuală, decizia nr. 5140 din 26 mai 2006

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului București, Secţia a III-a civilă sub nr.1312/8.02.2002, reclamanta S.C. J.G. SRL a chemat în judecată pe pârâta S.C. J.G.Services SRL, solicitând să se dispună anularea mărcii înregistrate pe numele pârâtei sub nr.M.2001/00984, în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială nr.10/2001.

S-a invocat faptul că înregistrarea mărcii s-a făcut de către pârâtă cu rea-credinţă.

Pe cale reconvenţională, pârâta a cerut obligarea reclamantei la încetarea actelor de încălcare a dreptului ei la marcă, precum și la plata de daune morale și materiale în cuantum de 50.000.000 lei.

Prin sentinţa civilă nr.873 din 11iunie 2002 Tribunalul București, Secţia a III-a civilă a respins cererea principală ca lipsită de interes și cererea reconvenţională, ca neîntemeiată.

În motivarea soluţiei s-a reţinut că reclamanta nu-și justifică interesul promovării cererii în anulare, câtă vreme aceasta nu a făcut dovada că are o protecţie anterioară a aceleiași mărci sau a uneia similare și nici nu a adresat vreo cerere OSIM-ului, în vederea obţinerii unei protecţii viitoare.

Cu privire la cererea reconvenţională, s-a reţinut caracterul ei neîntemeiat, deoarece nu s-a făcut dovada că reclamanta ar folosi în continuare marca pârâtei și nici dovada prejudiciilor materiale și morale pretinse.

Apelul declarat împotriva acestei sentinţe de către reclamantă a fost admis de către Curtea de Apel București, Secţia a IV-a civilă, care a anulat hotărârea primei instanţe, reţinându-se cauza pentru evocarea fondului.

Instanţa a constatat greșita apreciere asupra lipsei de interes în condiţiile în care a rezultat că reclamanta a utilizat marca J.G. anterior înregistrării ei de către pârâtă, interesul fiind astfel justificat pe temeiul art.48 lit.c din Legea nr.10/2001.

Ca atare, instanţa de apel a admis acţiunea principală și a dispus anularea înregistrării mărcii cu nr.M.2001/00984 din Buletinul Oficial de Proprietate Industrială nr.10/2001, pe numele pârâtei. A fost respinsă ca neîntemeiată cererea reconvenţională.

Pentru pronunţarea acestei soluţii, instanţa a reţinut că, în speţă, sunt aplicabile dispoziţiile art.48 alin.1 lit.c din Legea nr.84/1998, întrucât înregistrarea mărcii de către pârâtă s-a făcut cu rea-credinţă, adică urmărindu-se în mod conștient, crearea unui prejudiciu societăţii reclamante.

În acest sens, s-a constatat că depozitul a fost constituit de către pârâtă la OSIM la data de 7 martie 2001 pentru înregistrarea mărcii individuale combinate, constând în denumirea J.G., cu element figurativ, după ce aceeași marcă, având aceleași caracteristici (caractere, culori și format) fusese folosită de către reclamantă, încă din 1998, ca semn distinctiv pentru afacerile desfășurate în domeniul poligrafic (pentru aceeași clasă de produse pentru care s-a făcut înregistrarea mărcii pe numele pârâtei).

De asemenea, s-a reţinut că asociatul unic al societăţii pârâte a avut calitatea de asociat în societatea reclamantă constituită în anul 1998, fiind deci evident că pârâta a cunoscut la momentul înregistrării mărcii că semnul din care aceasta se compune era folosit dinainte de un alt comerciant.

Raporturile existente între părţi înainte de înregistrarea mărcii - faptul că asociatul unic al societăţii pârâte a fost iniţial asociat la societatea reclamantă, de unde fusese exclus - au impus concluzia fraudei comise de pârâtă la înregistrarea mărcii folosite de o societate concurentă.

Acest aspect a rezultat de altfel și din atragerea de către pârâtă a clientelei reclamantei, prin profitarea de confuzia creată asupra comerciantului (ordine de plată și avize poștale emise pe numele pârâtei ajungând la sediul reclamantei).

Faptul că semnul distinctiv utilizat de reclamantă nu a fost înregistrat pe teritoriul României ca marcă, s-a apreciat că nu are nici o relevanţă din punct de vedere al motivului de nulitate reglementat de art.48 alin.1 lit.c din Legea nr.84/1998, care vizează orice atitudine culpabilă a unui comerciant, săvârșită în scopul prejudicierii unui concurent care a folosit anterior semnul distinctiv.

Împotriva deciziei a declarat recurs pârâta S.C. J.G.Services SRL care a invocat dispoziţiile art. 304 pct. 9 și 10 C.pr.civ., criticile privind următoarele aspecte:

- Greșita apreciere asupra relei-credinţe în sensul art.48 alin.1 lit.c din Legea nr.84/1998, în condiţiile în care buna-credinţă se prezumă până la proba contrară, prezumţie care nu a fost răsturnată.

S-a pretins de asemenea, nesocotirea dispoziţiilor Legii nr.84/1998 care consacră, în ce privește dreptul exclusiv al unei mărci, sistemul atributiv, în sensul că acestea nu pot fi folosite decât după înregistrare și în favoarea persoanei care îndeplinește această formalitate, actele de folosire anterioară înregistrării nefiind opozabile ca anteriorităţi.

S-a arătat că există o deosebire clară între o marcă notorie și un semn distinctiv, siglă, pe care l-a folosit reclamanta.

- Instanţa a comis o confuzie în momentul în care a sugerat că pârâta ar fi eludat regulile concurenţei loiale, dovada contrară fiind reprezentată de sentinţa civilă nr.4506 din 30mai 2001 a Tribunalului București, Secţia a V-a Comercială, prin care s-au respins pretenţiile S.C. J.G. SRL privitoare la concurenţa neloială.

Recursul este nefondat.

- Instanţa de apel a făcut o corectă aplicare a dispoziţiilor art.48 alin.1 lit.c din Legea nr.84/1998 care sancţionează cu nulitatea înregistrarea cu rea-credinţă a unei mărci.

Deși buna-credinţă, ca atitudine subiectivă, este prezumată într-adevăr, conform susţinerilor recurentei, în speţă s-a făcut dovada contrară a acesteia.

Astfel cum în mod corect s-a reţinut, relaţiile existente anterior între părţi (asociatul unic al pârâtei fiind iniţial asociat în cadrul societăţii reclamante, de unde a fost exclus) au permis cunoașterea faptului că marca a cărei înregistrare a fost obţinută în anul 2001, era folosită în fapt, încă din 1998, de către societatea reclamantă.

Împrejurarea că reclamanta nu obţinuse anterior o protecţie a acestei mărci sau că marca nu era una notorie – în sensul art.3 lit.c din Legea nr.84/1998 – nu pot duce la înlăturarea motivului de nulitate reglementat de art.48 alin.1 lit.c.

Astfel, textul de lege nu condiţionează invocarea nulităţii pe acest aspect de obţinerea unei protecţii anterioare de către solicitant ori de caracterul notoriu al mărcii.

Înregistrarea mărcii cu încălcarea anteriorităţii alteia sau a unei mărci identice ori similare cu o marcă notorie în România constituie motiv de nulitate reglementat distinct de art.48 alin.1 lit.b care face trimitere la dispoziţiile art.6 din Legea nr.84/1998 (unde se enumeră printre motivele de refuz a înregistrării mărcii și cele sus-menţionate).

Așadar, existenţa unui motiv de nulitate separat, care presupune potrivit art.48 alin.1 lit.c, înregistrarea mărcii cu rea-credinţă, dă legitimare în promovarea acţiunii oricărei persoane interesate (astfel cum rezultă din alin.1 al art.48).

În speţă, interesul reclamantei a fost justificat așa cum s-a menţionat, de împrejurarea folosirii în fapt a aceleiași mărci cu 3 ani înaintea înregistrării acesteia de către pârâtă.

- Este de asemenea, neîntemeiată critica formulată în condiţiile art.304 pct.10 C.pr.civ.

Deși în motivele de recurs nu se arată în mod expres ce mijloc de probă hotărâtor nu a fost analizat de către instanţă, rezultă din conţinutul acestora că se face referire la o sentinţă a secţiei comerciale a Tribunalului București, potrivit căreia au fost respinse pretenţiile reclamantei privitoare la concurenţa neloială, ce ar fi fost practicată de către pârâtă.

O asemenea hotărâre statuând aspecte legate de practicile comerciale ale recurentei-pârâte, nu putea influenţa, în sensul schimbării, soluţia dată în legătură cu anularea înregistrării mărcii.

Astfel cum s-a arătat, considerentul determinant pentru care s-a admis acţiunea principală, a fost acela al înregistrării mărcii în condiţiile cunoașterii folosirii acesteia de către o altă persoană juridică.

Consecinţele înregistrării mărcii constând în confuzia creată în rândul clienţilor (dovadă ordinele de plată și avizele poștale care au sosit la sediul reclamantei, dar pe numele pârâtei) nu au fost aspecte analizate în sentinţa invocată. Instanţa în cadrul acelui proces a fost învestită cu verificarea faptelor de concurenţă neloială constând în denigrarea societăţii, acapararea agresivă a clienţilor, practicarea de preţuri de dumping.

În consecinţă, deși instanţa nu a făcut referire la sentinţa menţionată de către recurentă, analiza acestui mijloc de probă nu era hotărâtor pentru dezlegarea pricinii, în sensul dispoziţiilor art.304 pct.10 C.pr.civ.

Pentru considerentele arătate, criticile formulate au fost găsite neîntemeiate, astfel încât recursul va fi respins.