Trademark infringement: risk of confusion and distinctiveness of minor distinguishing element between identical goods

Marcă. Riscul de confuzie generat de folosirea unui semn identic sau asemănător cu cel utilizat de titular.

Cuprins pe materii. Dreptul proprietăţii intelectuale. Marcă. Riscul de confuzie generat de folosirea unui semn identic sau asemănător cu cel utilizat de titular.

Index alfabetic. Dreptul proprietăţii intelectuale.

- Marcă.

- Riscul de confuzie generat de folosirea unui semn identic sau asemănător cu cel utilizat de titular.

Legea nr. 84/1998. art. 35

Potrivit art.35 alin.2 lit.b din Legea nr.84/1998 privind mărcile și indicaţiile geografice, înregistrarea mărcii conferă titularului său un drept exclusiv asupra mărcii, titularul mărcii putând cere instanţei judecătorești competente să interzică terţilor să folosească în activitatea lor comercială, fără consimţământul titularului, un semn care, dată fiind identitatea sau asemănarea cu marca ori dată fiind identitatea sau asemănarea produselor sau serviciilor cărora li se aplică semnul cu produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată, ar produce în percepţia publicului un risc de confuzie, incluzând și riscul de asociere a mărcii cu semnul.

Riscul de confuzie la care se referă dispoziţia legală incidentă nu se apreciază exclusiv în funcţie de spaţiul comercial ori canalul de distribuţie al produselor care poartă însemnul în discuţie, acesta fiind doar unul din criterii.

La aprecierea riscului de confuzie se analizează în primul rând asemănările și apoi deosebirile, riscul de confuzie fiind generat de elementele comune ale semnelor în discuţie, semne privite și percepute de publicul obișnuit în ansamblu și nu ca elemente componente sau mai mult, prin prisma elementelor de detaliu care nu au un caracter predominant.

Î.C.C.J., Secţia civilă și de proprietate intelectuală, decizia nr. 4908 din 19 mai 2006.

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului București - secţia a-VI-a comercială, reclamanta S.C. The Polo/Lauren Co. L.p. a chemat în judecată pe pârâta S.C. Polo Giyim Sanayi Vetigaret SRL solicitând pronunţarea unei hotărâri prin care să se constate că mărfurile importate de către pârâtă și reţinute de către autorităţile vamale aduc atingere drepturilor sale exclusive de proprietate intelectuală deţinute asupra mărcilor „Polo Sport” și „Polo Jeans” (cu element figurativ) și să se dispună interzicerea importului și a comercializării neautorizate de către pârâtă a produselor purtând mărci identice sau similare mărcilor indicate.

Prin sentinţa civilă nr.3646 din 18 martie 2003, Tribunalul București, secţia a VI-a comercială s-a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Constanţa, faţă de sediul principal al pârâtei.

Tribunalul Constanţa, Secţia comercială prin sentinţa civilă nr.8266/COM din 13 noiembrie 2003 a admis acţiunea, constatând că mărfurile importate de către pârâtă și reţinute de către autorităţile vamale aduc atingere dreptului de proprietate intelectuală al reclamantei deţinut asupra mărcilor „Polo Sport” și „Polo Jeans” (cu element figurativ).

S-a dispus interzicerea importurilor și a comercializării produselor purtând mărci similare mărcilor indicate.

Pentru pronunţarea acestei sentinţe instanţa a avut în vedere următoarele:

Reclamanta a dobândit dreptul de proprietate intelectuală asupra mărcilor Polo Sport și Polo Jeans prin înregistrare la OSIM, conform certificatelor nr.24007/1995 și nr.49804/2002, înregistrări care îi conferă un drept exclusiv asupra acestor mărci.

Pârâta nu deţine un certificat de înregistrare pentru aceste mărci iar simpla depunere a cererii de înregistrare nu asigură protecţie în sensul art.35 și urm. din Legea nr.84/1998.

Cu referire la prevederile art.6 lit.e din Legea nr.84/1998 se arată că ambele societăţi litigante comercializează produse de îmbrăcăminte iar mărcile similare utilizate – Polo Sport, Polo Jeans (cu element figurativ) și Polo G.Sport, Polo G Jeans (uneori cu element figurativ) sunt de natură să creeze în rândul consumatorilor, chiar avizat, confuzie cu privire la proveninenţa produselor sau impresia că există o conexiune cu oferta reclamantei concurente.

În aceste condiţii s-a făcut aplicarea art.35 alin.2 din Legea nr.84/1998 care sancţionează utilizarea de către terţi, în activitatea lor comercială, fără consimţământul titularului a unui semn identic sau asemănător cu marca pentru produse sau pentru servicii diferite de cele pentru care marca este înregistrată, când aceasta din urmă a dobândit un renume în România și dacă, din folosirea semnului, fără motive întemeiate, vor putea profita de caracterul distinctiv sau de renumele mărcii sau folosirea semnului ar cauza titularului mărcii un prejudiciu, un semn care, dată fiind identitatea sau asemănarea cu marca ori dată fiind identitatea sau asemănarea produselor sau mărcilor cărora li se aplică semnul cu produsele sau mărcile pentru care marca a fost înregistrată ar produce în percepţia publicului un risc de confuzie, incluzând și riscul de asociere a mărcii cu semnul.

Prin decizia civilă nr.292/COM din 21 octombrie 2004 pronunţată de Curtea de Apel Constanţa, Secţia comercială s-a respins ca nefondat apelul formulat de pârâta S.C. „Polo Giyim Sanayi Ve Ticaret” SRL Constanţa împotriva sentinţei pronunţată de tribunal, reţinându-se următoarele considerente:

Expertiza judiciară efectuată în cauză a concluzionat că există un risc major de confuzie între denumirile „POLO SPORT”/„POLO G SPORT” și între „POLO Jeans”/„POLO G JEANS”.

Mărcile Polo G. (GARAGE) se diferenţiază faţă de celelalte mărci ale The Polo Lauren Co. datorită elementului de individualizare care este Garage.

Mărcile sunt asemănătoare datorită elementului semnificativ „Polo” prezent în cele două mărci.

Prin analizarea comparativă a mărcilor „Polo Sport”, „Polo G Sport” și „Polo Jeans”, „Polo G.Jeans”, cele din urmă mărci incluzând „G” au fost respinse de OSIM de la înregistrare, datorită mărcilor anterioare, pe motivele prevăzute de art.6 lit.a și lit.c din Legea nr.84/1998.

Astfel, lit.a a art.6 din Legea nr.84/1998 reglementează situaţia în care o marcă este identică cu o marcă anterioară iar produsele sau serviciile pentru care înregistrarea mărcii a fost cerută sunt identice cu cele pentru care marca anterioară este protejată.

Totodată, art.6 lit.c din aceeași lege reglementează situaţia în care marca este similară cu o marcă anterioară și este destinată a fi aplicată unor produse sau servicii identice sau similare dacă există un risc de confuzie pentru public, incluzând și riscul de asociere cu marca anterioară.

Reţinându-se aceste considerente, s-a apreciat de către instanţa de apel că în mod corect s-a constatat de către instanţa de fond că produsele importate de către pârâtă aduc atingere dreptului de proprietate intelectuală al reclamantei și pe cale de consecinţă s-a dispus interzicerea importului și a comercializării acestora.

Împotriva deciziei de apel a declarat recurs pârâta, criticând-o pentru următoarele motive care au constituit și motive de apel.

1. În cauză este necesară efectuarea unei expertize tehnice care să stabilească dacă există elemente care individualizează bunurile aparţinând celor două mărci.

La dosarul cauzei s-au depus expertize extrajudiciare care au concluzii sensibil contradictorii iar art.15 din Legea nr.202/2000 precizează expres „că în cazul în care s-a stabilit, prin expert autorizat de instanţă, că mărfurile aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală....”.

2. Cu referire la prevederile art.35 din Legea nr.84/1998 se invocă faptul că elementul esenţial al cauzei este existenţa sau inexistenţa riscului de confuzie între „Polo Sport”- „Polo G. Sport” și respectiv „Polo Jeans” – „Pop G.Jeans” iar în cauză au fost depuse două expertize extrajudiciare care concluzionează diferit cu privire la existenţa riscului de confuzie.

Produsele mărcii înregistrate internaţional „Polo Garage” se comercializează numai prin magazine intitulate „Polo Garage”, astfel că este exclus ca un consumator intrat într-un astfel de magazin să creadă că se află în faţa unor produse „Polo/Lauren”.

În cadrul OSIM sunt înregistrate 11 mărci destinate produselor de îmbrăcăminte, acoperământ pentru cap și încălţăminte care conţin cuvântul „Polo” iar pentru a evita confuzia reclamanta a înregistrat marca „Polo” cu element figurativ. Aceeași delimitare a mărcii care folosește cuvântul „Polo” este făcută și de recurentă prin introducerea cuvântului „Garage”.

Majoritatea firmelor consacrate folosesc gamele „Jeans”, „Sport”, „Classic” și toate își delimitează produsele prin cuvinte sau elemente figurative pentru a nu fi confundate calitatea, designul sau renumele. Reclamanta-intimată își individualizează produsul din gamele „Jeans” și „Sport” prin folosirea expresiei „Lauren”.

Cu referire la prevederile art.3 din Legea nr.84/1998 care definesc marca, se invocă faptul că cele două societăţi ce folosesc generic marca „Polo” și-au individualizat în amănunt produsele și mărcile, tocmai pentru a se elimina orice confuzie pentru consumatori.

Analizând decizia recurată în raport de criticile formulate, Înalta Curte constată:

1. La cererea formulată de către pârâtă, instanţa de apel a încuviinţat efectuarea unei expertize tehnice de specialitate ale cărei obiective au fost fixate de către apelanta-recurentă iar unul dintre obiective a fost să se stabilească dacă există riscul de confuzie.

Prin motivele de recurs se reiau criticile de apel referitoare la necesitatea efectuării unui raport de expertiză – critică și cerere căreia instanţa de apel i-a dat curs dispunând efectuarea unui raport de expertiză.

Curtea constată că prin cererea formulată în recurs pârâta-recurentă nu a făcut decât să reia critica de apel, fără a formula în vreun fel critici cu privire la încălcarea vreunui drept procedural.

2. Potrivit art.35 al.2 lit.b din Legea nr.84/1998 privind mărcile și indicaţiile geografice, înregistrarea mărcii conferă titularului său un drept exclusiv asupra mărcii, titularul mărcii putând cere instanţei judecătorești competente să interzică terţilor să folosească în activitatea lor comercială, fără consimţământul titularului, un semn care, dată fiind identitatea sau asemănarea cu marca ori dată fiind identitatea sau asemănarea produselor sau serviciilor cărora li se aplică semnul cu produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată, ar produce în percepţia publicului un risc de confuzie, incluzând și riscul de asociere a mărcii cu semnul.

Prin motivele de recurs, pârâta-apelantă acreditează ideea că în condiţiile în care produsele sale sunt comercializate numai prin magazine intitulate „Polo Garage” este exclus ca un consumator intrat într-un astfel de magazin să creadă că este vorba de un produs al reclamantei.

Riscul de confuzie la care se referă dispoziţia legală incidentă și care constituie obiectul de analiză în litigiul de faţă, nu se apreciază exclusiv în funcţie de spaţiul comercial/ori canalul de distribuţie al produselor care poartă însemnul în discuţie, acesta fiind doar unul din criterii.

Pârâta-apelantă invocă faptul că nu există riscul de confuzie între „Polo Sport” - „Polo G.Sport” și respectiv „Polo Jeans” – „Polo G.Jeans” – primele combinaţii fiind utilizate de către reclamanta-intimată, în timp ce celelalte două sunt utilizate de către pârâta-apelantă.

La fel ca și expertul de specialitate, Înalta Curte reţine următoarele considerente asupra riscului de confuzie care poate interveni în cauză:

La aprecierea riscului de confuzie se analizează în primul rând asemănările și apoi deosebirile.

Cuvântul „Polo” din marca deţinută de către reclamanta-intimată reprezintă și elementul principal al mărcii, element care se întâlnește și în marca folosită de către recurenta-pârâtă componentele „Jeans” și „Sport” (utilizate de către ambele părţile) dând o specialitate mărcii cu privire la categoria produsului respectiv.

Având în vedere că între mărcile în discuţie există un grad ridicat de similaritate, diferenţa cu grad redus relevată de către pârâta-recurentă nu este în măsură să neutralizeze gradul ridicat de similaritate și inclusiv riscul de confuzie directă sau indirectă.

În ceea ce privește elementul de diferenţiere „G” inclus în marca produselor importate de către recurenta-pârâtă, se constată că acesta nu creează o individualizare a denumirii iar caracterul „G” este departe de a fi predominant și de aceea nu poate conferi distinctivitate denumirii utilizată pentru produsele importate de către recurenta-pârâtă.

Percepţia publicului, a cumpărătorilor, nu poate fi modificată de acest element de diferenţiere și de detaliu care constă în caracterul „G”.

Riscul de confuzie este generat de elementele comune ale semnelor în discuţie, semne privite și percepute de publicul obișnuit în ansamblu și nu ca elemente componente sau mai mult, prin prisma elementelor de detaliu care nu au un caracter predominant.

Având în vedere și categoria de produse pe care sunt aplicate mărcile în discuţie (produse de îmbrăcăminte) consumatorul obișnuit român, vizat de produsele care poartă semnele în discuţie, va cumpăra un produs Polo G. Sport/Polo G.Jeans putând considera că va cumpăra un produs Polo Sport/Polo Jeans sau având aceeași provenienţă iar pentru acestea din urmă beneficiază de protecţie pe teritoriul României numai intimata-reclamantă. Confruntat cu produse identice sau similare purtând semnele în discuţie același consumator poate considera și că între cei doi producători ar exista anumite legături economice sau de altă natură, fiind astfel în situaţia ambelor forme de confuzie, atât directă cât și indirectă.

Aceasta pentru că percepţia mărcilor în mintea consumatorului obișnuit al categoriei de produse în discuţie joacă un rol decisiv în aprecierea riscului de confuzie și acest consumator, în mod normal, percepe marca în întregul ei și nu îi analizează diferitele detalii. De asemenea, consumatorul obișnuit este considerat ca fiind în mod rezonabil informat și în mod rezonabil atent și circumspect.

În aprecierea riscului de confuzie trebuie să se ţină seama de faptul că acest consumator obișnuit are rareori șansa de a face o comparaţie directă între diferitele mărci și trebuie să acorde încredere imaginii lor imperfecte, pe care o păstrează în memorie.

De altfel, riscul de confuzie cu mărcile deţinute de către reclamanta-intimată a fost reţinut și de OSIM care a respins cererile formulate de către recurenta-pârâtă pentru înregistrarea mărcilor verbale „Polo G Sport” și „Polo G Jeans”, apreciind riscul de confuzie pentru produse identice sau similare din clasa 25.

Faptul că ar mai exista și alte firme care utilizează pentru produse identice sau similare mărci care cuprind elementul „Polo” nu prezintă relevanţă în cauză atâta timp cât cadrul procesual al litigiului este fixat de reclamantă iar aceasta invocă încălcarea drepturilor sale de proprietate intelectuală protejate pe teritoriul României prin Legea nr.84/1998 numai în raport cu recurenta.

Constatând, prin urmare, că în cauză s-a făcut o corectă aplicare a dispoziţiilor art.35 alin.2 lit.b din Legea nr.84/1998 privind mărcile și indicaţiile geografice, ceea ce atrage caracterul nefondat al criticilor ce se circumscriu motivului de recurs prevăzut de art.304 pct.9 C.pr.civ., Curtea a dispus respingerea recursului ca nefondat.