Trademark "Auto Magic" infringement claim rejected for dissimilar auto services; appeal dismissed with costs.

14. Marcă. Oferirea sau prestarea de servicii, folosind produse purtând o marcă înregistrată de un terț.

Cuprins pe materii : Drept civil; Dreptul proprietății intelectuale; Marcă; Drept exclusiv asupra mărcii; Servicii distincte de cele pentru care a fost înregistrată marca și care sunt protejate prin marcă.

Index alfabetic : Dreptul proprietății intelectuale ;

- Marcă ;

- Dreptul exclusiv asupra mărcii ;

Legea nr. 84/1998 : art. 35 alin. 2 lit. a lit. b

Potrivit art. 35 alin. (2) al Legii nr. 84/1998, titularul mărcii poate cere instanței să interzică terților să folosească în activitatea lor comercială, fără consimțământul său „a) un semn identic cu marca pentru produse sau servicii identice cu acelea pentru care marca a fost înregistrată ; b) un semn care, dată fiind identitatea sau asemănarea produselor sau serviciilor cărora li se aplică semnul cu produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată, ar produce în percepția publicului un risc de confuzie...”

Textul art. 38 lit. c al Legii nr. 84/1998 prevede că titularul mărcii nu poate cere să se interzică unui terț să folosească în activitatea sa comercială marca, dacă aceasta este necesară pentru a indica destinația produsului sau a serviciului.

În speță, pârâta nu desfășoară activității din gama celor protejate de marcă ci doar le folosește în desfășurarea activității sale.

Oferirea sau prestarea de servicii, folosind produse purtând marca în litigiu, reprezintă o încălcare a dispozițiilor art. 35 din Legea nr. 84/1998 numai dacă se realizează prin asocierea cu semnul protejat prin marcă.

ICCJ, Secția civilă și de proprietate intelectuală, decizia civilă nr. 3709 din 8 mai 2007

Prin sentința comercială nr. 12075 din 1 noiembrie 2004, Tribunalul București, secția a VI-a comercială a respins ca neîntemeiată cererea formulată de reclamanta SC A.M.E. SRL în contradictoriu cu pârâta SC M.R. SRL.

Pentru a se pronunța astfel, instanța a reținut următoarele:

Reclamanta a solicitat instanței ca prin hotărârea ce se va pronunța să i se

interzică pârâtei să utilizeze semnul „Auto Magic” motivat de faptul că în baza certificatului de înregistrare marca nr. 52046 din 30 aprilie 2002 a obținut protecția pe teritoriul României a mărcii Auto Magic pentru clasa de produse 35: publicitate, import – export numai pentru produsele de întreținere și recondiționare cosmetică auto, s-a solicitat obligarea la daune interese și la plata cheltuielilor de judecată.

Reclamanta a arăta că pârâta are același obiect de activitate, că folosește un semn identic cu marca Auto Magic, în mod neautorizat, acționând în mod neloial.

Prin întâmpinarea depusă, pârâta a arătat că reclamanta nu a efectuat procedura prealabilă a concilierii, și că nu prestează serviciile protejate de marca Auto Magic ci doar în cadrul activității de întreținere auto, folosește ca și alte societăți, produsele marca Auto Magic.

La termenul din 10 mai 2004 s-a respins excepția prematurității acțiunii,

iar la termenul din ședința publică de la data de 25 octombrie 2004,

reclamanta a declarat că renunță la capătul de cerere privind obligarea pârâtei la daune interese.

Marca Auto Magic a fost înregistrată pe teritoriul României pentru serviciile de „publicitate” import – export numai pentru produsele de întreținere și recondiționare cosmetică auto și nu pentru serviciile prestate de pârâtă: întreținere, recondiționare și cosmetică auto.

Din probele administrate în cauză nu a reieșit că pârâta desfășoară activității din gama celor protejate de marcă, ci doar le folosește în desfășurarea activității sale.

S-a mai reținut că publicitatea pe care pârâta o efectuează este menită să popularizeze serviciile sale – întreținere și cosmetică auto – și nu serviciile pentru care reclamanta are protecție pe teritoriul României.

Prin decizia comercială nr. 795 din 18 noiembrie 2005, Curtea de Apel

București, secția a VI-a comercială a respins apelul declarat de reclamantă și a obligat-o la plata sumei de 2000 RON cheltuieli de judecată către pârâtă.

Pentru a se pronunța astfel, instanța de apel a reținut că apelul nu este fondat, că pârâta desfășoară servicii distincte de cele pentru care a fost înregistrată și care sunt protejate prin marca Auto Magic astfel că nu sunt aplicabile dispozițiile art. 35 alin. (2) lit. a și lit. b din Legea nr. 84/1998.

S-a mai reținut că nu s-a dovedit prin înscrisurile depuse că pârâta ar efectua o publicitate produselor Auto Magic, că folosirea de produse marca Auto Magic, nu înseamnă același lucru cu folosirea semnului Auto Magic protejat prin marca înregistrată la OSIM. Oferirea sau prestarea de servicii folosind produse Auto Magic reprezintă o încălcare a dispozițiilor art. 35 din Legea nr. 84/1998 numai dacă se realizează prin asocierea cu semnul protejat prin marcă.

În final s-a arătat că hotărârea instanței de fond este legală și în raport de dispozițiile art. 274 c.pr.civ., instanța a fost obligată la 2000 RON cheltuieli de judecată, efectuate în apel.

Împotriva hotărârii pronunțate de instanța de apel, reclamanta SC A.M.E. SRL – București a formulat recurs înregistrat la Secția Comercială a Înaltei Curți de Casație și Justiție și care prin încheierea nr. 4065 din 8 decembrie 2006 a fost scos de pe rol și trimis la Secția Civilă a Înaltei Curți de Casație și Justiție.

În motivarea recursului întemeiat pe dispozițiile art. 304 pct. 8 și pct. 9 C.pr.civ., s-a arătat că în mod greșit s-a interpretat certificatul de înregistrare emis de OSIM și s-a apreciat că în cauză nu sunt incidente dispozițiile art. 35 alin. (2) lit. a și lit. b din Legea nr. 84/1998.

Pârâta desfășoară servicii identice și asemănătoare cu cele pentru care recurenta are înregistrată marca.

S-a mai arătat că în baza art. 274 alin. (3) C.pr.civ., instanța avea

posibilitatea să micșoreze onorariul de avocat în raport cu totalul onorariilor minimale, acesta fiind nejustificat de mare în raport cu cheltuielile de judecată și cu munca depusă de avocat.

Recursul va fi respins ca nefondat pentru următoarele considerente:

Certificatul de înregistrare emis de OSIM îi conferă reclamantei, în calitate de titulară a mărcii, un drept exclusiv de a folosi, pe o perioadă de 10 ani, începând cu data de 30 aprilie 2002, această marcă, numai pentru clasa de servicii pentru care a fost înregistrată.

Acestea sunt de publicitate, import-export numai pentru produsele de întreținere și recondiționare auto.

Pârâtă desfășoară o activitate de întreținere și reparare a automobilelor

precum și cosmetică auto, folosind o gamă de produse printre care și produsele marca Auto Magic.

Rezultă astfel că cele două activități desfășurate de societăți sunt distincte și nu se poate reține că instanța de apel a dat o interpretare greșită certificatului de înregistrare la OSIM, pentru a putea fi incidente dispozițiile art. 304 pct. 8 C.pr.civ.

Cu privire la motivul de recurs prevăzut la art. 304 pct. 9 C.pr.civ.

Din probele administrate de reclamanta nu rezultă că aceasta a dovedit aspectul nelegal și neloial al folosirii semnului Auto Magic de către pârâtă.

În aceste condiții nu se poate reține că în cauză au fost aplicate greșit dispozițiile art. 35 din Legea nr. 84/1998, astfel că nu se poate reține incidența motivului de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 C.pr.civ.

Referitor la cheltuielile de judecată, în mod corect au fost aplicate dispozițiile art. 274 C.pr.civ.

Față de cele arătate, recursul reclamantei, în raport de dispozițiile art. 312 C.pr.civ., s-a respins ca nefondat și în raport de dispozițiile art. 274 C.pr.civ. recurenta a fost obligată la plata sumei de 2000 lei, cheltuieli de judecată efectuate în recurs.