Industrial Design Infringement: Appeal Allowed, Lower Court Decision Quashed, and Case Remanded for Retrial

Desen industrial. Acţiune pentru interzicerea utilizării desenului industrial pentru care s-a constituit depozit naţional reglementar

Cuprins pe materii. Desen industrial. Acţiune pentru interzicerea utilizării desenului industrial pentru care s-a constituit depozit naţional reglementar

Index alfabetic.

- desen industrial

- depozit regulamentar

Legea nr. 129/1992 modificată și completată: art. 33, art. 37

După publicarea cererii, solicitantul înregistrării se poate opune utilizării de către terţ a desenului sau modelului industrial pe care dorește să-l protejeze, inclusiv prin intentarea unei acţiuni în justiţie și că, dacă are câștig de cauză, eventualul titlu executoriu pe care-l obţine nu-l poate valorifica decât după eliberarea certificatului de protecţie și doar dacă acesta se eliberează.

Protecţia provizorie conferită de art.37 nu are nicio influenţă asupra perioadei de valabilitate a certificatului de protecţie și, de aici, asupra perioadei de protecţie în care titularul beneficiază de dreptul exclusiv de exploatare prevăzut de art.33.

Î.C.C.J, Secţia civilă și de proprietate intelectuală, decizia nr. 3007 din 14 mai 2010.

Prin acţiunea înregistrată la 1 februarie 2006, reclamantul P.I. a chemat în judecată pe pârâta Administraţia Străzilor București, solicitând instanţei ca, prin hotărârea ce o va pronunţa, să interzică pârâtei folosirea desenului industrial pentru care s-a constituit pe numele său depozitul naţional reglementar nr.F2005 0523 din 17 iunie 2005 la Oficiul de Stat pentru Invenţii și Mărci – O.S.I.M., să o oblige pe pârâtă la plata sumei de 190.000 lei pentru folosirea fără drept a desenului, la distrugerea tuturor produselor contrafăcute, precum și la plata cheltuielilor de judecată.

Prin sentinţa civilă nr.74 din 7 iunie 2006, Tribunalul București, Secţia a IV-a civilă a respins acţiunea ca neîntemeiată.

Pentru a pronunţa această sentinţă tribunalul a reţinut următoarele:

La data de 17 iunie 2005 a fost constituit la O.S.I.M. depozitul naţional reglementar nr.F 2005 0523 pentru desenul industrial „balustradă protecţie autostradă”, conţinând trei modele, titularii cererii de înregistrare și, totodată, autorii acestuia fiind reclamantul P.I. și numitul R.A.D.

Prin actul de cesiune încheiat la 1 septembrie 2005, acesta din urmă a cesionat reclamantului în totalitate drepturile asupra modelului industrial.

Anterior depunerii cererii de înregistrare, S.C. PRO-LEM S.R.L. al cărei reprezentant legal este reclamantul, a fost declarată câștigătoare a unui contract cu Administraţia Semafoare, Marcaje Rutiere, absorbită ulterior de pârâtă conform H.G. CMB nr.175 din 4 august 2005, între cele două persoane juridice încheindu-se contractul de execuţie lucrări nr.14, având ca obiect executarea, finalizarea și întreţinerea unui număr de 266 bucăţi balustrade de protecţie.

Acestea au fost recepţionate conform procesului-verbal de recepţie preliminară la data de 13 iunie 2005 și respectiv 4 august 2005.

Reclamantul a susţinut că, eludând dreptul său de proprietate intelectuală asupra desenului industrial protejat prin depunerea cererii de înregistrare la O.S.I.M, pârâta a comandat și altor societăţi comerciale de execuţie un număr mare de balustrade, care au fost montate pe întreaga suprafaţă a municipiului București, pârâta însăși recunoscând montarea a 1806 bucăţi.

În drept, tribunalul a reţinut că potrivit art.2 din Legea nr.129/1992 modificată, titlul de protecţie este certificatul de înregistrare a desenului sau modelului industrial care conferă titularului un drept exclusiv de exploatare pe teritoriul României.

Art. 20 din lege prevede că cererea de înregistrare a desenului sau modelului industrial se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială – B.O.P.I. în termen de 6 luni de la data constituirii depozitului reglementar, iar conform art.37 în cazul cererii de înregistrare publicată potrivit art. 23, persoana fizică sau persoana juridică îndreptăţită la eliberarea certificatului beneficiază provizoriu de aceleași drepturi conferite titularului în temeiul art.2 și art. 29, începând cu data constituirii depozitului reglementar și până la eliberarea certificatului de înregistrare.

Alin. (2) al aceluiași articol prevede că încălcarea acestor dispoziţii atrage pentru persoane inovate obligaţia pentru despăgubire potrivit dreptului comun; titlul pentru plata despăgubirilor se poate executa numai după eliberarea certificatului de înregistrare.

Așadar, conchide tribunalul, protecţia provizorie este condiţionată de publicarea cererii – ce poate avea loc într-un interval cuprins între 6 și 12 luni de la data constituirii depozitului – fiind recunoscute cu efecte retroactiv începând cu data constituirii depozitului.

În speţă, reclamantul nu a dovedit prin probele administrate că montarea balustradelor pietonale s-a efectuat de către pârâtă ulterior publicării cererii sale de înregistrare a desenului.

Mai mult, prin apărările formulate pârâta a arătat că de la data notificării sale nu a mai procedat la comandarea altor balustrade, fapt implicit recunoscut și de reclamant care, la interogatoriul propus spre a fi luat pârâtei a circumstanţiat perioada în care pârâta a executat balustradele ca fiind 13 iunie 2005 – septembrie 2005.

Așadar, la data montării de către pârâtă a balustradelor pietonale executate de alte firme, în afară de cea reprezentată legal de reclamant, cererea de depozit naţional reglementar nu fusese publicată, întrucât nu expirase termenul de 6 luni de la data înregistrării cererii, așa încât reclamantul nu se putea prevala de un drept de proprietate intelectuală, ci avea eventual la dispoziţie o acţiune civilă în pretenţii întemeiată pe contractul încheiat cu pârâta.

Prin decizia civilă nr.115A din 2 iunie 2009, Curtea de Apel București, Secţia a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală a respins ca nefondat apelul declarat de reclamant împotriva sentinţei, cu următoarea motivare:

În speţă se pune problema dacă, după data de 22 august 2005, când a fost notificată de către reclamant cu privire la cererea de înregistrare formulată la O.S.I.M., publicarea în B.O.P.I. intervenind după această dată, pârâta a comandat altor societăţi comerciale să execute și să monteze gardurile care fac obiectul protecţiei.

Nu se pune problema dacă pârâta a executat sau montat gardurile după această dată, pe de o parte pentru că aceste operaţiuni nu au fost efectuate de pârâtă, iar pe de altă parte , pentru că, atât timp cât aceste operaţiuni s-au efectuat în baza unor contracte semnate anterior, nu i se poate imputa acesteia pasivitatea reclamantului în protejarea drepturilor care i se cuvin.

Din înscrisurile depuse la dosar în ambele faze procesuale rezultă că toate lucrările au fost comandate anterior datei notificării reclamantului.

Faptul că o parte din acestea au fost recepţionate ulterior nu înseamnă că pârâta se face vinovată de încălcarea dreptului exclusiv al reclamantului, relevant fiind momentul încheierii contractului.

Pârâta s-a ocupat doar de comandarea balustradelor, nu de executarea și montarea lor.

Aceste consideraţii sunt confirmate și de rezoluţia din 12 aprilie 2007 a Parchetului de pe lângă Tribunalul București, prin care s-a dispus neînceperea urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracţiunii de contrafacere a desenului sau modelului industrial prevăzută de art.51 din Legea nr.129/1992.

În apel, reclamantul și-a restrâns pretenţiile doar la modelul nr.3 și la contractele nr.25 din 28 iulie 20905 și nr.21 din 20 iulie 2005, cărora le corespund procesele verbale de recepţie din 5 noiembrie 2006 și 31 ianuarie 2007, precizând că despăgubirea solicitată corespunde acestora. Această valoare nu poate reprezenta însă despăgubiri pentru folosirea fără drept a unui model industrial, ci valoarea materialelor din care s-au produs gardurile, a executării, montării și întreţinerii acestora.

Valoarea pentru folosirea unui model industrial nu poate fi mai mare decât suma pe care ar fi obţinut-o reclamantul dacă și-ar fi dat acordul pentru această folosire, atât timp cât nu a precizat că ar fi suferit o pagubă.

Împotriva deciziei a declarat recurs reclamantul, invocând în drept dispoziţiile art.304 pct.8 și 9 Cod procedură civilă, fără a dezvolta separat cele două motive de recurs invocate.

În motivarea cererii, recurentul susţine că instanţele au interpretat greșit art.23 din Legea nr.129/1992 atunci când au arătat că reclamantul nu poate beneficia de protecţie provizorie asupra desenului industrial câtă vreme nu au trecut 6 luni de la data înregistrării cererii pentru a fi publicată.

Articolul menţionat specifică fără echivoc că publicarea cererii în B.O.P.I. se face în maximum 6 luni de la data constituirii depozitului reglementar, ceea ce nu înseamnă că trebuie în mod necesar să treacă 6 luni.

Și art.33 al Legii nr.129/1992 a fost greșit interpretat atunci când s-a reţinut că reclamantul nu beneficiază de protecţie, deoarece după data notificării pârâtei, 22 august 2005, nu a mai încheiat niciun contract.

Potrivit textului de lege menţionat, pe întreaga perioadă de valabilitate certificatul de înregistrare conferă titularului un drept exclusiv de exploatare a desenului sau modelului industrial, titularul având dreptul de a interzice terţilor să efectueze o serie de acte, respectiv reproducerea, fabricarea, comercializarea, folosirea acestuia.

Conform art. 38 din lege, perioada de valabilitate a unui certificat este de 10 ani de la data constituirii depozitului reglementar.

Cum contractele nr.21 și 25 au fost încheiate de către pârâtă în vederea efectuării și montării balustradelor la data de 20 și, respectiv 28 iulie 2005, iar recepţia lucrărilor s-a făcut la 5 octombrie 2006 și respectiv la 31 ianuarie 2007, este evident că aceste activităţi sunt cuprinse în perioada de valabilitate a certificatului.

În ceea ce privește suma pretinsă cu titlu de despăgubire, recurentul arată că aceasta este exact suma pe care ar fi trebuit să o încaseze în calitate de titular al modelului protejat.

Astfel, recurentul arată că acordul său pentru folosirea modelului industrial ce îi aparţine nu ar fi putut fi mai ieftin decât preţul din contract și că lucrarea comandată de pârâtă ar fi fost mult mai scumpă dacă la preţul din contract se adăuga și valoarea cerută de către autorul modelului folosit pentru a-și da acordul.

Recurentul solicită admiterea recursului, modificarea în tot a hotărârii atacate, admiterea apelului, schimbarea în tot a sentinţei, admiterea acţiunii și obligarea pârâtei la plata sumei de 239.917 lei reprezentând contravaloarea a 600 de balustrade, deși intimata a recunoscut la interogatoriu montarea a 1806 bucăţi.

Intimata nu a depus la dosar întâmpinare.

Recursul este fondat și va fi admis pentru următoarele considerente:

În primul rând, se impun câteva clarificări în legătură cu legea aplicabilă și terminologia specifică speţei.

Actul normativ aplicabil în cauză îl reprezintă Legea nr.129/1992 privind protecţia desenelor și modelelor, care la data săvârșirii pretinselor acte de contrafacere avea titulatura „Legea nr.129/1992 privind protecţia desenelor și modelelor industriale”, modificarea fiind operată prin Legea nr.280/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.129/1992, care a vizat și aspecte de fond.

În aplicarea principiului neretroactivităţii legii civile, Înalta Curte va avea în vedere prevederile legale în redactarea anterioară modificării actului normativ.

De asemenea, deși atât părţile litigante cât și instanţele anterioare oscilează în folosirea termenilor „desen industrial” și, respectiv, „model industrial”, din certificatul de înregistrare nr.016197 emis de O.S.I.M. și pe care își întemeiază reclamantul pretenţiile rezultă că acesta are ca obiect trei modele industriale, purtând denumirea „gard protecţie pietonală”.

În ceea ce privește criticile de nelegalitate formulate de recurent acestea sunt întemeiate.

Ceea ce interesează în speţă este dacă pârâta a săvârșit acte de încălcare a dreptului de proprietate industrială aparţinând reclamantului în perioada de protecţie prevăzută de lege și nu cum greșit a reţinut curtea de apel, în perioada ulterioară notificării adresate de reclamant pentru încetarea actelor de contrafacere.

Drepturile asupra desenelor și modelelor industriale sunt recunoscute și protejate pe teritoriul României prin înregistrarea la O.S.I.M., așa cum se prevede în art. 1 al Legii nr.129/1992.

Dreptul exclusiv al titularului de exploatare a desenului sau modelului industrial și de a se opune exploatării acestuia de către terţi este prevăzut de art. 33 al legii pe întreaga perioadă de valabilitate a certificatului de înregistrare.

Această perioadă este prevăzută în art. 38 al legii, ca fiind de 10 ani de la data constituirii depozitului reglementar, putând fi reînnoită de 3 ori pe perioade de câte 5 ani.

Conform art. 37 din lege, de aceleași drepturi conferite de art.33 beneficiază persoana fizică sau persoana juridică îndreptăţită la eliberarea certificatului de înregistrare, de la data publicării cererii până la eliberarea certificatului de înregistrare, cu excepţia cazurilor în care cererea de înregistrare a fost respinsă sau retrasă.

Alin. (2) al acestui text de lege prevede că încălcarea dispoziţiilor alin.(1) atrage pentru persoanele vinovate obligaţia de despăgubire potrivit dreptului comun; titlul pentru plata despăgubirilor se poate executa numai după eliberarea certificatului de înregistrare a desenului sau modelului industrial.

Referitor la publicare, art. 23 prevede că datele bibliografice ale cererii de înregistrare a desenului sau modelului industrial, precum și reproducerea, fotografia sau orice reprezentare grafică a acestuia se publică în B.O.P.I. al O.S.I.M., în termen de maxim 6 luni de la data constituirii depozitului reglementar.

Din ansamblul acestor reglementări rezultă că art.37 din Legea nr.129/1992 prevede o protecţie provizorie a drepturilor asupra desenului sau modelului industrial, care începe la data publicării cererii în B.O.P.I. și care se consolidează retroactiv numai în cazul eliberării certificatului de înregistrare a desenului sau modelului industrial, în urma analizei pe fond a condiţiilor legale și, după caz, a opoziţiilor care se formulează și respectării de către titular a celorlalte formalităţi ulterioare prevăzute de lege.

Aceasta înseamnă că, după publicarea cererii, solicitantul înregistrării se poate opune utilizării de către terţ a desenului sau modelului industrial pe care dorește să-l protejeze, inclusiv prin intentarea unei acţiuni în justiţie și că, dacă are câștig de cauză, eventualul titlu executoriu pe care-l obţine nu-l poate valorifica decât după eliberarea certificatului de protecţie și doar dacă acesta se eliberează.

Protecţia provizorie conferită de art.37 nu are nicio influenţă asupra perioadei de valabilitate a certificatului de protecţie și, de aici, asupra perioadei de protecţie în care titularul beneficiază de dreptul exclusiv de exploatare prevăzut de art.33.

În speţă, reclamantul s-a adresat instanţei reclamând încălcarea dreptului său asupra modelului industrial protejat, după publicarea cererii în B.O.P.I. nr.9/2005, dar înainte de eliberarea certificatului, prevalându-se de dispoziţiile art.37 din lege.

În cazul său protecţia s-a consolidat, deoarece a obţinut „Certificatul de înregistrare desen model industrial nr.016197” la data de 21 iunie 2006 pentru modelele industriale cu denumirea „gard protecţie pietonală”, astfel cum sunt descrise în schiţa anexă, fapt pe care l-a adus la cunoștinţa instanţei de apel, depunând la dosar copia certificatului și anexele.

În atare situaţie, curtea de apel trebuia să constate că, din punct de vedere al momentului intentării acţiunii, reclamantul s-a conformat prevederilor art.37, sesizând instanţa după publicarea cererii, iar pe fond să analizeze pretenţiile reclamantului în raport de data pretinselor acte de contrafacere și de perioada de protecţie a drepturilor conferite de certificat, de 10 ani de la data depozitului reglementar.

Or, curtea de apel s-a raportat la data notificării pârâtei de către reclamant, despre care a arătat că este oricum anterioară celei publicării în B.O.P.I., iar în respingerea apelului a considerat relevant faptul că pârâta nu a mai încheiat contracte de comandă cu terţii pentru executarea și montarea de garduri de protecţie pietonală, după 22 august 2005, procedând astfel contrar prevederilor legale anterior menţionate.

În ceea ce privește conţinutul protecţiei, art.33 din Legea nr.129/1992 prevede că, pe întreaga perioadă de valabilitate certificatul de înregistrare conferă titularului un drept exclusiv de exploatare a desenului sau modelului industrial și dreptul de a interzice să efectueze fără consimţământul său, următoarele acte: reproducerea, fabricarea, comercializarea sau oferirea spre vânzare, folosirea, importul sau stocarea în vederea comercializării, oferirea spre vânzare sau folosirea unui produs în care desenul sau modelul industrial este încorporat sau la care se aplică.

Dat fiind acest conţinut larg al protecţiei, faptul că pârâta nu a mai încheiat contracte de comandă după data publicării în B.O.P.I. a cererii de înregistrare, reţinut de curtea de apel, nu este suficient pentru a se reţine netemeinicia pretenţiilor reclamantului.

Astfel, trebuia verificat dacă actele imputate de reclamant pârâtei în legătură cu utilizarea modelului industrial ce face obiectul judecăţii au fost săvârșite de aceasta, dacă vizează perioada de protecţie și dacă se înscriu în vreuna din categoriile enumerate de art.33 din Legea nr.129/1992.

În funcţie și de celelalte circumstanţe ale cauzei, se va stabili, după caz, îndreptăţirea și întinderea despăgubirilor cuvenite reclamantului, în limitele cererii sale restrânse în apel.

Pentru aceste considerente, în temeiul art.304 pct.9 Cod procedură civilă și, dat fiind că potrivit art. 314 Cod procedură civilă Înalta Curte hotărăște asupra fondului numai în situaţia în care casează hotărârea atacată în scopul aplicării corecte a legii la împrejurări de fapt ce au fost deplin stabilite ceea ce nu este cazul în speţă, instanţa, a admis recursul declarat de reclamant, a casat decizia și a trimis cauza spre rejudecare la aceeași curte de apel.