Trademark infringement via commercial name: whether inclusion of a registered mark in a firm name creates risk of confusion regarding commercial origin

Marcă. Conflict cu un nume comercial.

Cuprins pe materii. Dreptul proprietăţii intelectuale. Marcă. Conflict cu un nume comercial.

Index alfabetic. Dreptul proprietăţii intelectuale.

- Marcă.

- Conflict cu un nume comercial.

Legea nr. 84/1998: art. 35

Directiva nr. 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988: art. 5 alin. (1)

Potrivit jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, este vorba de o utilizare pentru produse care aduce atingere sau este susceptibilă să aducă atingere funcţiilor mărcii când un terţ aplică semnul care constituie denumirea sa socială, numele său comercial sau emblema sa pe produsele pe care le comercializează; dar, chiar în lipsa aplicării semnului are loc o utilizare „pentru produse sau servicii” în sensul art.5 alin. (1) din Directiva nr. 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988, atunci când terţul utilizează semnul respectiv, astfel încât se stabilește o legătură între semnul care constituie denumirea socială, numele comercial sau emblema terţului și produsele comercializate sau serviciile furnizate de terţi .

Curtea a mai arătat că revine instanţei de trimitere sarcina să verifice dacă utilizarea semnului constituie o utilizare pentru produsele respective în sensul art.5 alin.1 din Directivă și dacă utilizarea semnului aduce atingere sau este susceptibilă să aducă atingere funcţiilor mărcii și, în special funcţiei sale esenţiale, aceea de a garanta consumatorilor provenienţa produselor sau serviciilor.

Î.C.C.J, Secţia civilă și de proprietate intelectuală, decizia nr. 1070 din 19 februarie 2010.

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Vâlcea, Secţia comercială, reclamanta S.C VINEXPERT S.R.L. a chemat în judecată pe pârâta S.C. RVE - ROMVINEXPERT S.R.L., solicitând instanţei să constate că denumirea de comerciant a pârâtei încalcă dreptul la marcă al reclamantei și să se interzică folosirea de către pârâtă a mărcii VINEXPERT în denumirea sa comercială.

Prin sentinţa civilă nr. 894 din 23 octombrie 2008 Tribunalul Vâlcea, Secţia civilă a respins acţiunea reclamantei ca neîntemeiată și a obligat-o pe aceasta la plata sumei de 1.883,47 lei în favoarea pârâtei, sumă ce reprezintă cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunţa această hotărâre, tribunalul a reţinut următoarele:

Examinând denumirile celor două firme, nu se poate reţine existenţa unei asemănări care să poată crea confuzie în rândul consumatorilor.

Cuvântul menţionat, „VINEXPERT" este combinat de pârâtă cu elemente în plus, respectiv cele două cuvinte „RVE" și "ROM", dar și liniuţa de unire între ele, RVE - ROMVINEXPERT.

Atribuirea menţiunilor în plus prin adaosul celor două cu separate prin liniuţă în componenţa de numire asigură pârâtei un caracter propriu și inconfundabil, stabilind diferenţa între denumirea sa comercială și marca înregistrată de reclamantă.

Cele două societăţi comerciale sunt distincte și prin sediile situate în localităţi diferite, prin obiectul de activitate, prin emblemele sub care acestea își desfășoară activitatea și se angajează în raporturi cu terţii, care nu au niciun fel de asemănare. Cuvintele din cuprinsul acestor embleme sunt redactate diferit, cu caractere diferite și cu o înălţime a literelor diferită. Pentru reclamantă, la mijlocul emblemei de formă dreptunghiulară scrisul este cu litere mari de tipar - în linie dreaptă, în timp ce la pârâtă scrisul este în formă de cerc, având în mijloc un element figurativ ce sugerează un pahar cu vin de culoare roșie, purtând deasupra menţiunea „RVE".

Situaţia prezentată de reclamantă nu se încadrează în dispoziţiile art. 35 alin. (2) din Legea nr.84/1998, aceasta nefacând dovada că sunt îndeplinite cumulativ prevederile acestui text de lege și nici intenţia pârâtei de a-și apropria semnul distinctiv utilizat de reclamantă.

În consecinţă, câtă vreme pârâta nu încalcă nicio prevedere legală sau un drept al intimatei care să poată conduce la măsura solicitată de reclamantă, tribunalul a respins cererea ca neîntemeiată.

Prin decizia civilă nr.35 din 12 februarie 2009 Curtea de Apel Pitești, Secţia civilă, pentru cauze privind conflictele de muncă și asigurări sociale și pentru cauze cu minori și de familie a admis apelul declarat de reclamantă, a schimbat în tot a sentinţa, a admis acţiunea, a constatat că numele comercial al pârâtei S.C. RVE-ROMVINEXPERT S.RL. încalcă drepturile exclusive asupra mărcii reclamantei S.C VINEXPERT S.RL., pentru care există certificatul de înregistrare la O.S.I.M. nr. 60671 din l8 decembrie 2003 și a obligat-o pe pârâtă la încetarea folosirii denumirii, ca nume comercial în activitatea economică.

Pentru a decide astfel, curtea de apel a avut în vedere următoarele considerente:

Principiile de drept stabilite în jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie în aprecierea conflictului dintre marcă și nume comercial sunt aplicabile în speţă, scopul articolului 5 (1) din Directiva Consiliului Europei nr. 89/104/EEC, transpus în legislaţia română prin dispoziţiile art. 35 din Legea nr. 84/1998, fiind acela de a proteja funcţia mărcii de indicare a origini comerciale.

În toate situaţiile în care o marcă anterioară intră în conflict cu un semn folosit în activitatea comercială de către un terţ se aplică regulile din articolul 35, indiferent dacă semnul este nume comercial sau nu, tocmai pentru a se putea evita producerea unui risc de confuzie între titularul mărcii și cel care folosește semnul.

În situaţia în care semnul este un nume comercial sunt avute în vedere prevederile art. 6 din Directivă (corespunzător art. 38 din lege română), care impun o condiţie suplimentară: verificarea loialităţii folosii semnului.

Conform jurisprudenţei constante a C.J.C.E., respectiv a deciziei cadru în această materie (cazul C-17/06 Celine) există patru condiţii pentru aplicarea protecţiei mărcii în conflictul cu un semn, pentru toate cazurile prevăzute la art. 5 lit. a și lit. b, toate acestea fiind îndeplinite în speţă.

Astfel, nu s-a contestat că pârâta își folosește numele comercial în activitatea comercială. Ca atare, este îndeplinită prima condiţie a folosirii însemnului ca nume comercial în activitatea comercială.

Cea de a doua condiţie, a folosirii fără consimţământul titularului mărcii este, de asemenea, îndeplinită, neafirmându-se că ar fi existat consimţământul reclamantei la înregistrare.

Pârâta a avut iniţial denumirea identică cu a reclamantei și urmare a notificării trimise de reclamantă, prin care i-a solicitat schimbarea denumirii iniţiale, din S.C. VINEXPERT S.R.L., s-a conformat acestei solicitări, modificând astfel denumirea în S.C RVE – ROMVINEXPERT, considerând astfel că emblemele și denumirile celor două societăţi distincte, determinat și de faptul că au sediile în localităţi diferite, dar și obiectul de activitate.

Această operaţiune a fost efectuată la data de 11 aprilie 2006, conform certificatului de înmatriculare preschimbat, sediul societăţii pârâte fiind stabilit în municipiul Drăgășani, judeţul Vâlcea.

Chiar și atunci când semnul nu este fixat pe produsul oferit în mod efectiv spre comercializare, există o folosire a acestuia „în legătură cu bunurile sau serviciile” în sensul Directivei.

Contrar celor reţinute de prima instanţă, se constată că atunci când un terţ folosește semnul într-un asemenea mod, se stabilește o legătură între semnul care constituie numele comercial al terţului și bunurile comercializate sau serviciile pe care le prestează terţul.

In speţă, se constată că prin înregistrarea de către pârâtă a denumirii Vinexpert în componenţa denumirii sale mai sus arătate, au fost încălcate dispoziţiile art. 8 din Legea nr. 148/2000, care interzice publicitatea de natură a crea confuzie pe piaţă între cel care apelează la această operaţiune și un concurent sau între mărcile de comerţ, denumirile comerciale sau alte semne distinctive, profitându-se astfel de renumele unei mărci de comerţ și denumirea comercială, creându-se astfel un prejudiciu titularului mărcii.

Numele comercial este folosit de către pârâtă în activitatea comercială, pentru a desemna și a face cunoscute potenţialilor clienţi serviciile prestate de aceasta.

Și condiţia care privește capacitatea semnului de a afecta funcţia mărcii de garantare a originii a fost analizată în mod greșit de către tribunal, deși era îndeplinită.

În aplicarea condiţiei menţionate se poate face distincţie după cum marca și semnul sunt sau nu identice sau numai similare, riscul de confuzie fiind sau nu prezumat și în funcţie de identitatea produselor.

Tribunalul a ignorat criteriile stabilite de CJCE în jurisprudenţă și a făcut o greșită aplicare a dispoziţiilor art. 35 lit. b din Legea nr. 84/1998.

Existenţa sau inexistenţa riscului de confuzie, ce trebuie stabilită în funcţie de identitatea sau similaritatea semnului cu marca, este o chestiune distinctă, care nu înlătură aplicarea criteriilor menţionate.

Câtă vreme elementele dominante ale mărcii și semnului sunt identice – Vinexpert - existenţa riscului de confuzie nu poate fi pusă la îndoială.

Prima instanţă a reţinut în mod eronat că emblemele sub care cele două societăţi își desfășoară activitatea și se angajează în raporturi cu terţii sunt diferite, neavând nicio asemănare, cuvintele din embleme fiind redactate diferit, având caractere diferite, iar înălţimea literelor folosite este alta, constatând astfel că nu poate exista conflict între marca anterior înregistrată și numele comercial, de vreme ce cele două semne comerciale au funcţii diferite potrivit legii.

Considerentele deciziei apelate în acest sens contravin principiilor de drept menţionate, instanţa având obligaţia de a trata numele comercial ca pe orice semn distinctiv și de a stabili dacă prin modul de folosire al acestuia de către intimată, acesta putea fi perceput ca și marcă pentru serviciile oferite clienţilor.

Numele comercial identifică comerciantul, în mod direct, în relaţiile sale cu clienţii și partenerii de afaceri, iar marca identifică comerciantul prin prisma produselor și serviciilor acestuia, individualizându-l în raport cu alţi comercianţi.

Specificul speţei constă în faptul că societatea pârâtă își desfășoară activitatea în domeniul fabricării băuturilor alcoolice distilate, a alcoolului etilic de fermentaţie, a vinurilor, a cidrului și a altor vinuri din fructe. In obiectul de activitate intră și comerţul cu ridicata, nespecializat de produse alimentare, băuturi, tutun, comerţ cu amănuntul al băuturilor, fără a folosi un semn distinctiv, altul decât numele comercial.

In cazul serviciilor, marca este acel semn pe care comerciantul îl aduce la cunoștinţa consumatorului, pe orice cale, pentru a realiza în acest fel o asociere între serviciul oferit și un anumit semn.

Reclamanta a înregistrat marca „Vinexpert" S.RL. la Oficiul Registrului Comerţului București la data de 4 martie 2004 și la Oficiul de Stat pentru Invenţii și Mărci la data de 18 decembrie 2003, așa cum rezultă din certificatul de înregistrare nr.60671, având ca obiect de activitate băuturi alcoolice, comercializare, publicitate, ambalare, depozitare, transport, sediul firmei fiind în municipiul București.

Cuvântul „Vinexpert" îndeplinește funcţiile specifice mărcii, de individualizare a serviciilor și poate intra în conflict cu orice altă marcă anterioară folosită pentru servicii similare, dovedirea funcţiei de marcă nefiind în acest caz intrinsec legată de operaţiunea materială de aplicare a semnului pe produs sau ambalajul acestuia.

Împotriva deciziei a declarat recurs pârâta S.C. RVE - Romvinexpert S.R.L., invocând în drept dispoziţiile art.304 pct.9 Cod procedură civilă.

În dezvoltarea motivului de recurs invocat, recurenta arată că decizia atacată încalcă art. 5 din Directiva Consiliului Europei nr. 89/104/EEC, transpusă în legislaţia românească prin dispoziţiile art. 35 din Legea nr. 84/1998.

Conform jurisprudenţei constante a Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene, pentru aplicarea protecţiei mărcii în conflictul cu un nume comercial, trebuie îndeplinite patru condiţii, iar în speţă nu sunt îndeplinite.

Recurenta susţine că:

Numele comercial a fost obţinut cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.

Cu adresa nr.134439 din 8 august 2007 Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a comunicat pârâtei că s-a rezervat denumirea societăţii comerciale S.C. RVE - Romvinexpert S.R.L. după ce s-a primit răspuns de la toate oficiile judeţene, inclusiv de la cel al municipiului București.

Între denumirea pârâtei și cea a reclamantei nu se creează o confuzie referitoare la siglă, obiect de activitate, etc.

Cuvântul VINEXPERT este combinat de pârâtă cu elemente în plus, respectiv RVE și ROM , dar și cu cratimă între ele, ceea ce asigură un caracter propriu și inconfundabil și stabilește diferenţe între denumirea comercială și marca înregistrată.

Cele două societăţi comerciale sunt distincte și prin sediile lor, situate în localităţi diferite, prin obiectul lor de activitate, prin emblemele pe care le folosesc și prin modul de redactare al cuvintelor din cele două embleme.

Reclamanta nu a făcut dovada existenţei condiţiilor prevăzute de art. 35 din Legea nr. 84/1998 și nici a intenţiei pârâtei de a-și apropria în vreun fel semnul distinctiv utilizat de reclamantă.

Recurenta solicită admiterea recursului și modificarea deciziei, în sensul respingerii apelului și obligării intimatei la plata cheltuielilor de judecată.

Intimata S.C. Vinexpert S.R.L. nu a depus la dosar întâmpinare dar, prin concluziile scrise depuse la dosar, a solicitat respingerea recursului ca nefondat și obligarea recurentei la plata cheltuielilor de judecată.

Recursul este, într-adevăr, nefondat și va fi respins pentru următoarele considerente:

Pentru a stabili dacă numele comercial al pârâtei încalcă dreptul la marcă al reclamantei, curtea de apel a efectuat o analiză pertinentă cu privire la: anterioritatea mărcii reclamantei, similaritatea celor două semne, produsele și serviciile protejate de marcă, obiectul de activitate al pârâtei și folosirea numelui comercial în activitatea comercială a pârâtei.

Aspectele referitoare la emblemele celor două părţi litigante, la comparaţia dintre numele lor comerciale, la folosirea mărcii pentru publicitate, deși au fost invocate de reclamantă în acţiune sau de pârâtă în apărare nu au nicio relevanţă în soluţionarea prezentei cauze.

Criticile formulate de pârâtă în recurs nu pot fi primite, cu consecinţa modificării deciziei, deoarece la situaţia de fapt reţinută, au fost corect aplicate dispoziţiile legale incidente în cauză.

1.Critica referitoare la ignorarea caracterului legal al înregistrării numelui comercial în raport de dispoziţiile incidente și de verificările efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului este nefondată, deoarece prin decizia recurată nu s-a reţinut că ar fi fost încălcate dispoziţiile Legii nr. 26/1990 privind Registrul Comerţului.

Astfel, potrivit art. 38 alin. (1) din Legea nr. 26/1990, orice firmă nouă trebuie să se deosebească de cele existente, prin firmă înţelegându-se conform art. 30 alin. (1) numele sau, după caz, denumirea sub care un comerciant își exercită comerţul.

Potrivit art. 39 alin. (1) oficiul va refuza înscrierea unei firme care, neintroducând elemente deosebite în raport cu altele deja înregistrate, poate produce confuzie cu acestea, iar alin.8 al aceluiași articol prevede că verificarea disponibilităţii firmei se face de către oficiul registrului comerţului înainte de întocmirea actelor constitutive ori de modificare a firmei.

Așadar, disponibilitatea verificată de oficiu și care a permis pârâtei să-și înregistreze numele comercial RVE - ROMVINEXPERT S.R.L. a privit exclusiv inexistenţa unei firme anterioare identice sau similare, și nu existenţa unei mărci anterioare cu care ar fi putut intra în conflict.

Or, ceea ce s-a reţinut în speţă și a condus la soluţia admiterii acţiunii a fost împrejurarea că la data înregistrării numelui comercial de către pârâtă, 4 martie 2004, exista deja o marcă aparţinând reclamantei, ce fusese înregistrată la data de 18 decembrie 2003 la Oficiul de Stat pentru Invenţii și Mărci, iar elementul verbal al mărcii VINEXPERT a fost inclus în numele comercial fără acordul titularului.

2.Cu privire la posibilitatea identificării unui conflict între marcă și nume comercial, curtea de apel a ţinut seama în mod corect jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene – actualmente Curtea de Justiţie a Uniunii Europene – reflectată în cauza C-17/06 Celine, iar jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie și Justiţie-secţia civilă și de proprietate intelectuală este în același sens (dec.nr.3826/2007, dec.nr.4705/2007, dec.nr.2828/2007 etc.)

În cauza citată, prin hotărârea din 11 septembrie 2007, C.J.C.E. a stabilit că:

Utilizarea de către un terţ care nu a fost autorizat în acest scop a unei denumiri sociale, a unui nume comercial sau a unei embleme identice cu marca anterioară, în cadrul unei activităţi de comercializare a unor produse identice cu cele pentru care a fost înregistrată această marcă constituie o utilizare pe care titularul mărcii respective este îndreptăţit să o interzică în conformitate cu art.5 alin.1 lit.a din prima Directivă 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislaţiilor statelor membre cu privire la mărci, în cazul în care este vorba de o utilizare pentru produse care aduce atingere sau este susceptibilă să aducă atingere funcţiilor mărcii.

În considerentele acestei decizii Curtea a arătat ce se înţelege prin „utilizare pentru produse sau servicii” în sensul art. 5 alin. (1) din Directivă:

Are loc o astfel de utilizare când un terţ aplică semnul care constituie denumirea sa socială, numele său comercial sau emblema sa pe produsele pe care le comercializează (paragr.22).

Dar, chiar în lipsa aplicării semnului are loc o utilizare „pentru produse sau servicii” în sensul art.5 alin.1 din Directivă atunci când terţul utilizează semnul respectiv astfel încât se stabilește o legătură între semnul care constituie denumirea socială, numele comercial sau emblema terţului și produsele comercializate sau serviciile furnizate de terţi (paragr.23).

Curtea a mai arătat că revine instanţei de trimitere sarcina să verifice dacă utilizarea semnului constituie o utilizare pentru produsele respective în sensul art.5 alin.1 din Directivă (paragr.24) și dacă utilizarea semnului aduce atingere sau este susceptibilă să aducă atingere funcţiilor mărcii și, în special funcţiei sale esenţiale, aceea de a garanta consumatorilor provenienţa produselor sau serviciilor (pargr. 26 și 28).

3. În speţă, curtea de apel a efectuat tocmai o asemenea verificare, comparând numele comercial al pârâtei cu marca reclamantei, obiectul de activitate al pârâtei cu produsele și serviciile pentru care s-a înregistrat marca și modul în care utilizarea numelui comercial, ce include în componenţa sa marca verbală a reclamantei, poate afecta identificarea produselor sau serviciilor reclamantei din punctul de vedere al sursei de provenienţă.

Critica potrivit căreia între numele comercial S.C. RVE- ROMVINEXPERT S.R.L. și marca VINEXPERT nu există risc de confuzie, date fiind diferenţele care există între cele două elemente verbale nu poate fi primită.

În mod corect s-a reţinut nu doar că cele două semne sunt similare, dar că între ele există o puternică asemănare, dată de elementul dominant comun VINEXPERT. Acest cuvânt constituie marca reclamantei și a fost inclus practic în numele comercial al pârâtei.

Adăugarea grupurilor de litere RVE și ROM nu înlătură similaritatea dintre cele două semne astfel încât, așa cum susţine recurenta, numele său comercial să dobândească un caracter propriu și inconfundabil.

Ceea ce contează în analiza riscului de confuzie sunt în primul rând asemănările și nu deosebirile.

Redarea elementului verbal al mărcii cu alte caractere ori fonturi, în cadrul unei embleme comerciale utilizată de pârâtă nu prezintă nicio relevanţă. O asemenea analiză ar fi fost pertinentă în cazul în care s-ar fi pus problema contrafacerii unui element figurativ.

Între obiectul de activitate al pârâtei – fabricarea băuturilor alcoolice distilate, a alcoolului etilic de fermentaţie, a vinurilor, a cidrului și a altor vinuri din fructe; comerţ cu ridicata, nespecializat de produse alimentare, băuturi, tutun; comerţ cu amănuntul al băuturilor, etc. – și produsele și serviciile pentru care a fost înregistrată marca reclamantei – băuturi alcoolice, comercializare, publicitate, ambalare, depozitare, transport – există o strânsă legătură.

Utilizarea de către pârâtă în activitatea sa comercială a numelui sub care s-a înregistrat nu a fost contestată.

Faţă de cele reţinute, concluzia existenţei riscului de confuzie în ceea ce privește sursa de provenienţă a produselor și serviciilor celor doi întreprinzători este corectă.

Un consumator mediu din cadrul segmentului de public relevant nu ar putea să conștientizeze că băuturile alcoolice în legătură cu care se utilizează semnul VINEXPERT au o altă sursă de provenienţă decât cele în legătură cu care se utilizează semnul RVE-ROMVINEXPERT.

Prin urmare, în mod corect s-a reţinut că pârâta folosește fără drept marca reclamantei, pe care a inclus-o în numele comercial, în legătură cu propriile produse sau servicii, ceea ce atrage incidenţa art.35 alin. (2) lit. b din Legea nr. 84/1998.

Pentru aceste considerente, având în vedere că motivul de recurs întemeiat pe dispoziţiile art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă nu este incident în cauză, în baza art. 312 Cod procedură civilă, Înalta Curte a menţinut decizia și a respins recursul ca nefondat.

În baza art. 274 Cod procedură civilă, Înalta Curte a obligat pe recurenta la plata sumei de 2000 lei, cheltuieli de judecată către reclamantă, reprezentând onorariul avocatului care a întocmit concluziile scrise