Trademark cancellation: effective use of combined marks via altered colors, typography, and association with dominant licensed signs

Decăderea din drepturile asupra unei mărci internaționale pe teritoriul României ca urmare a neîndeplinirii condiției folosirii efective prin alterarea caracterului distinctiv al mărcii. Contract de licență asupra mărcii. Folosirea mărcii în asociere cu o altă marcă.

Cuprins pe materii : Dreptul proprietății intelectuale. Marcă.

Index alfabetic : marcă internațională

- decădere

- licență exclusivă a unei mărci

- caracter distinctiv

Legea nr. 84/1998, art. 2, art. 43, art. 46, art. 47, art. 48

În situația încheierii unui contract de licență, prin care s-a prevăzut că marca TOTAL va fi folosită exclusiv în asociere cu marca Colgate, rezultă că folosirea mărcii Colgate Total (dublată fiind și de obţinerea unor titluri legale de protecţie de către presupusul licenţiat) reprezintă acte de folosire a propriilor mărci ale Companiei C., iar nu a mărcii TOTAL de vreme ce și-a apropriat-o prin înregistrarea familiei de mărci COLGATE TOTAL.

Folosirea mărcii TOTAL împreună sau prin alăturarea ei mărcii sau semnului COLGATE nu poate fi calificată drept o folosire care diferă de cea înregistrată în favoarea pârâtei prin anumite elemente ce nu alterează caracterul distinctiv al mărcii TOTAL, întrucât varianta concretă de folosire (sub forma Colgate Total) trebuie apreciată pornindu-se de la percepţia globală a acestui semn prin raportare la standardul consumatorul mediu, apreciere care relevă, în ansamblul semnului, caracterul dominant al denumirii Colgate, în timp ce marca Total este partea insuficient perceptibilă, dat fiind caracterul evocator al semnului în sine; însă, acest caracter evocator (în sensul unor calităţi depline, atotcuprinzătoare, exhaustive, eficiente ale produsului astfel marcat) conduce la reţinerea caracterului slab al protecţiei conferite de titlul de proprietate intelectuală, iar nu la constatarea întrunirii cerințelor art. 46 alin. (1) lit.b) din Legea nr. 84/1998.

O marcă trebuie să fie folosită în culorile în care a fost înregistrată, așa cum rezultă și din Manualul OHIM referitor la Opoziţie, Partea a VI-a, Dovada folosirii. Prin urmare, folosirea mărcii Total, care are pe lângă o anumită grafie a cuvântului (majuscule) și culorile revendicate roșu și alb, literele fiind scrise în culoarea roșie pe fond alb, de către un terț în cuprinsul mărcii sale, Colgate Total, pe ambalajele produselor de igienă dentară, în sensul folosirii grafiei mărcii Total cu majusculă doar la începutul cuvântului, înclinat spre dreapta și fără a fi reprezentată în culoarea roșie, ci în culorile auriu și alb, nu poate fi considerată ca nealterând caracterul distinctiv al mărcii și nu reprezintă o folosire asimilată unei folosiri efective a acesteia, în sensul art. 46 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 84/1998 de natură a împiedica decăderea titularului din dreptul asupra mărcii.

Secția I civilă, decizia nr. 450 din 27 ianuarie 2012

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului București, la data de 21.09.2004, reclamanta SC GSK SRL a chemat în judecată pârâtele T. SA și Oficiul de Stat pentru Invenţii și Mărci, solicitând să se dispună decăderea titularului din drepturile conferite de marca TOTAL, înregistrată internaţional în condiţiile Aranjamentului de la Madrid, obligarea OS1M la radierea mărcii internaţionale TOTAL nr. R402409 în toate clasele pentru care a fost înregistrată în Registrul Naţional al Mărcilor și comunicarea decăderii titularului către Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale, în temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1) lit. a) și lit. b) din Legea nr. 84/1998, privind mărcile și indicaţiile geografice, precum și a Regulii nr. 32 din HG nr. 833/1998, privind Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998.

În motivarea cererii sale, reclamanta a arătat că pârâta este titulara mărcii internaţionale TOTAL nr. R402409 înregistrată la data de 25.10.1973 pentru clasele de produse 01, 03, 04 și 19 și reînnoită, la data de 25.10.1993, pentru 20 de ani.

Deoarece în conformitate cu regula nr. 36 din HG 833/1998 înregistrarea internaţională la OMPI a unei mărci a cărei protecţie se extinde și pe teritoriul României, după caz, conform art. 3 din Aranjamentul de la Madrid sau conform art. 3 din Protocolul referitor la Aranjament, produce aceleași efecte ca în cazul în care marca ar fi fost depusă direct la OSIM pârâta urmează a fi decăzută din drepturile asupra mărcii pe teritoriul României, deoarece, pe de o parte, nu a utilizat timp de 5 ani marca TOTAL pentru clasele de produse și servicii pentru care aceasta a fost înregistrată, iar pe de altă parte, marca verbală TOTAL a devenit uzuală în vorbirea curentă în comerţul cu produsele și serviciile pentru care a fost înregistrată.

Privitor la calculul termenului de 5 ani, se arată că acesta începe cu data depunerii cererii, potrivit art. 4

pct. 1 din Aranjamentul de la Madrid, astfel că în cazul mărcii R 402409 TOTAL efectele protecţiei în România

încep la data de 25.10.1993.

Potrivit art. 47 din Legea nr. 84/1998, „dovada folosirii mărcii incumbă titularului acesteia și poate fi tăcută prin orice mijloc de probă”' iar folosirea trebuie să fie neechivocă și serioasă.

În cel de-al doilea motiv al cererii, reclamanta arată că denumirea TOTAL a devenit uzuală în comerţul cu produsele și serviciile pentru care a fost înregistrată. Fiind o marcă verbală, alcătuită exclusiv din cuvântul Total, nu este sub nicio formă o marcă distinctivă, ci reprezintă un cuvânt uzual în vorbirea curentă în legătură cu comerţul cu produsele și serviciile pentru care a fost înregistrată.

Din punct de vedere conceptual, marca verbală are un singur cuvânt lipsit de elemente dominante sau de elemente distinctive faţă de înţelesul din limbajul curent și, mai mult, cuvântul este perceput de publicul relevant ca descriind caracteristica produselor și serviciilor protejate prin marcă; în prezent, cuvântul Total este inclus în alte mărci verbale formate din mai multe cuvinte și înregistrate pentru aceleași clase de produse și servicii ca și marca pârâtei, astfel că, odată în plus marca a pierdut funcţia sa esenţială de identificare și diferenţiere a produselor unui producător.

Mai arată reclamanta că menţinerea unui monopol asupra unui cuvânt uzual în vorbirea curentă, în beneficiul unui singur beneficiar, este contrar uzanţei liberei concurenţe.

Prin sentinţa civilă nr. 1198/2005, Tribunalul București a admis excepţia lipsei de interes și a respins cererea de decădere, întemeiată pe art. 45 alin.(1) lit. a) din Legea nr. 84/1998, ca lipsită de interes, a respins ca neîntemeiată cererea de decădere întemeiată pe art. 45 alin.(1) lit. b) din lege, a respins ca neîntemeiat petitul 2 al acţiunii.

Prin decizia civilă nr. 238/2006, Curtea de Apel București a admis apelul, a desfiinţat sentinţa civilă nr. 1198/2005 și a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare primei instanţe pentru cercetarea unitară a fondului, reţinând că interesul actual al reclamantei în acţiunea în decăderea titularului mărcii este analizat din perspectiva folosului patrimonial pe care terţul l-ar putea obţine în mod legitim, prin pronunţarea decăderii.

Împotriva acestei decizii, pârâta a declarat recurs, soluţionat de Înalta Curte prin decizia civilă nr. 133/2008, în sensul respingerii recursului ca nefondat.

În rejudecare, prin sentinţa civila nr. 344 din 12.03.2009 pronunţata de Tribunalul București, Secţia a V-a civilă a fost respinsă ca neîntemeiată acţiunea formulată de reclamantă.

Tribunalul a reţinut că pârâta T. SA este titulara dreptului asupra mărcii internaţionale TOTAL nr. R 402409, marca fiind înregistrată la 25.03.1973 pentru clasele 1, 3, 4 și 19, cu extinderea protecţiei și pentru România, reînnoită pentru 20 de ani, la 25.10.1993.

Prin hotărârile instanţelor de casare s-a reţinut că reclamanta justifică interesul procesual în declanșarea acţiunii în decădere, potrivit art. 45 alin.(1) din Legea nr. 84/1998.

Pe fondul cauzei, prima instanţă a reţinut că dovezile administrate de pârâtă, în contextul art. 47 din Legea nr. 84/1998, Tribunalul a apreciat că aceasta a probat utilizarea efectivă, serioasă și reală a mărcii de către titular.

Astfel, cu referire la produsele din clasele 1, 4, 19, înlăturând proba cu facturile depuse la dosar, dat fiind că acestea nu atestă comercializarea unor produse ale mărcii litigioase, instanţa a reţinut că pârâta a utilizat marca pe teritoriul României, potrivit extraselor din presă și afișelor publicitare, aplicate pe mașinile distribuitorilor prin care pârâta a făcut publicitate produselor sale. Deși unele dintre anunţurile și afișele publicitare cuprind și elemente ale altor mărci Total, aparţinând pârâtei, instanţa a stabilit ca nu aceste dovezi vor fi reţinute ca atestând folosirea efectivă a mărcii.

Cu privire la produsele din clasa 3, s-a constatat că sunt incidente prevederile art. 46 alin.(1) lit. a) din lege, pârâta dovedind prin contractul încheiat cu societatea C.P., că marca litigioasă a fost folosită de un terţ, cu consimţământul titularului acesteia. Potrivit clauzelor convenţionale, părţile contractante au stabilit utilizarea mărcilor Colgate și Total, în asociere, pentru produsele destinate îngrijirii orale, inclusiv pentru cele din clasa 3. Astfel, art. 1 lit. a) din contract prevede că „T. îi acordă C., pe durata de derulare a prezentului contract, dreptul unic și exclusiv de a utiliza marca Total în asociere cu marca Colgate".

Potrivit art. 13 lit. a) din contract, durata convenţiei este de 10 ani, contractul fiind încheiat la 11.08.1995, iar împrejurarea că acesta a fost pus în executare rezultă din analiza ambalajelor produselor „Colgate Total", depuse la dosarul cauzei.

Termenul de 5 ani, stabilit de art. 45 alin.(1) lit. a) din lege, curge, ca regulă, de la data înregistrării mărcii, cu excepţia înregistrărilor anterioare intrării în vigoarea Legii nr. 84/1998, când calculul are în vedere momentul începerii activităţii actului normativ, pentru a nu se încălca principiul neretroactivităţii legii.

Cum, în speţă, perioada de derulare a contractului cuprinde și perioada după care Legea nr. 84/1998 a intrat în vigoare, instanţa a reţinut că pârâta a făcut dovada folosirii efective a mărcii, pe teritoriul României, într-un interval neîntrerupt de 5 ani.

În consecinţă, susţinerile reclamantei referitoare la incidenţa art. 45 alin.(1) lit. a) din lege, au fost considerate neîntemeiate.

II. Cu privire la cel de-al doilea motiv al acţiunii în decădere, întemeiat pe dispoziţiile art. 45 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 84/1998, tribunalul a reţinut că reclamanta face trimitere la motivele de excludere de la protecţia mărcii reglementate în articolul 5 al legii, susţinând că marca Total, compusă dintr-un singur cuvânt, nu este sub nici o formă o marcă distinctivă, ci reprezintă un cuvânt uzual în vorbirea curentă, în legătură cu comerţul cu produsele și serviciile pentru care a fost înregistrată.

S-a apreciat că încălcarea art. 5 din lege la înregistrarea mărcii nu poate fi, însă, invocată în cadrul

acţiunii în decădere. Potrivit art. 48 lit. a) din lege, nerespectarea art. 5 alin.(1) poate fi invocată doar în cadrul unei acţiuni în anularea înregistrării mărcii.

Sancţiunea decăderii pentru degenerarea mărcii are la bază ideea că titularul unei mărci are obligaţia de a nu-și utiliza marca în așa fel încât publicul să înţeleagă că este vorba de o denumire a produsului și obligaţia pozitivă de a folosi, alături de marcă, o desemnare generică, potrivită pentru produs. Astfel, titularul ar fi decăzut din dreptul asupra unei mărci devenită uzuală ori generică, prin folosinţa generalizată. În plus, s-a constatat că reclamanta nici nu a arătat în ce sens marca Total a devenit uzuală și generică, prin folosinţă generalizată, și nici la care produse s-ar referi această folosinţă uzuală.

Împotriva acestei sentinţe, reclamanta a formulat apel.

Prin decizia civilă nr. 249A din 2 noiembrie 2010 a Curţii de Apel București, Secţia a IX a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, apelul a fost respins ca nefondat, reținându-se următoarele:

Cu privire la criticile vizând modul de soluţionare a cererii de constatare a decăderii întemeiat pe dispoziţiile art. 45 alin.(1) lit. a) din Legea nr. 84/1996, Curtea a constatat că acestea sunt neîntemeiate.

Apelanta a susţinut că intimata-pârâtă nu a folosit niciodată, după data reînnoirii, marca TOTAL pe teritoriul României prin circuitele comerciale, pentru produsele pentru care marca a fost înregistrată, astfel încât consumatorii nu au cunoștinţă de această marcă și de produsele care au fost protejate.

Instanţa de apel a reţinut că reclamantă a solicitat aplicarea unei sancţiuni prevăzute de Legea nr. 84/1998. Ca atare, calculul termenului de 5 ani prevăzut de art. 45 alin.(1) lit. a) din lege nu poate avea ca moment de pornire, așa cum a susţinut apelanta, o dată anterioară celei de intrare în vigoare a legii care conţine sancţiunea invocată de apelantă. Întrucât marca în litigiu este o marcă înregistrată anterior intrării în vigoare a Legii nr. 84/1998 și care își producea efectele pe teritoriul României anterior acestui moment, instanţa de apel a stabilit că analiza privind folosirea mărcii trebuie să vizeze doar perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a Legii nr. 84/1998 și data formulării cererii de chemare în judecată.

Din probele administrate, instanţa de apel a apreciat că pârâta a făcut dovada folosirii mărcii în litigiu pentru produsele pentru care a fost înregistrată.

Astfel, în ceea ce privește produsele din clasele 1, 04 si 19 au fost depuse la dosar planșe foto din care rezultă aplicarea mărcii în litigiu pe panouri publicitare, pe mașinile distribuitorilor, precum și materiale publicitare privind produsele comercializate sub marca Total. De asemenea, au fost depuse facturi emise în anii 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 (precum și 2005), care atestă comercializarea pe teritoriul României a produselor pârâtei.

S-a apreciat că facturile menţionate, în sine, nu fac dovada folosirii mărcii în litigiu, însă, coroborate cu celelalte probe administrate, sunt de natura să probeze folosirea mărcii.

Astfel, facturile sunt emise de societăţi comerciale care apar în planșele foto depuse ca fiind distribuitori

ai produselor TOTAL. Totodată, produsele comercializate și pentru care au fost emise facturile respective apar în

cataloagele de prezentare ca fiind produse ale pârâtei (ex. RUBIA TIR), din cataloagele de prezentare rezultând că ambalajele acestor produse poartă marca în litigiu.

Prin urmare, din această perspectivă, Curtea a constatat că, în mod eronat, prima instanţă a înlăturat facturile din elementele probatorii reţinute, întrucât acestea, chiar dacă nu fac în mod direct proba utilizării mărcii în litigiu, conduc totuși la probarea acestei utilizări în coroborare cu celelalte probe administrate.

Pe de altă parte, a fost înlăturată susţinerea apelantei în sensul că din probele administrate ar rezulta folosirea doar a altor mărci aparţinând pârâtei și cuprinzând cuvântul TOTAL, iar nu folosirea mărcii în litigiu.

Astfel, marca în litigiu este compusă din cuvântul TOTAL, pentru scrierea căruia se folosește o anumită grafie, existând totodată și două culori revendicate: alb și roșu.

S-a apreciat că din probele administrate rezultă că marca a fost folosită ca atare și prin aplicarea acesteia în scop publicitar pe mașinile distribuitorilor din România, precum și prin folosirea sa într-o formă diferită

de cea înregistrată, formă care însă nu alterează caracterul distinctiv al acesteia. De asemenea, cuvântul TOTAL, cu grafia protejată prin marca în litigiu, intră și în compunerea altor mărci aparţinând pârâtei, mărci care, însă, cuprind și elemente figurative.

Faţă de aceste constatări, instanţa de apel a reţinut că, în cauză, sunt incidente dispoziţiile art. 46 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 84/1998, potrivit cărora „Este asimilată folosirii efective a mărcii: ... b) folosirea mărcii sub o formă care diferă de aceea înregistrată prin anumite elemente ce nu alterează caracterul distinctiv al acesteia.”

Apelanta a mai susţinut că nu s-a făcut dovada folosirii mărcii pentru toate cele trei clase analizate, însă instanţa de apel, din probele administrate, a apreciat că rezultă folosirea efectivă pentru produse din clasa 04 - uleiuri, lubrifianţi, dar și pentru produse din clasele 1 și 19, ca produse complementare celor din clasa 04, în sensul că parte din uleiurile și lubrifianţii produși de pârâtă, sunt destinaţi utilajelor destinate industriei și

agriculturii (clasa 01) și utilajelor folosite în construcţii (clasa 19).

În ceea ce privește utilizarea mărcii în litigiu pentru produse din clasa 03, Curtea a constatat că în mod corect prima instanţă a reţinut că dovada acestei utilizări a fost făcută prin contractul de licenţa încheiat de pârâtă cu compania C.P.

Astfel, urmare a acestui contract, compania C.P. a comercializat produse din clasa 03 în a căror denumire a fost inclusă și marca TOTAL aparţinând pârâtei.

Nu are relevanţă împrejurarea că utilizarea s-a realizat în asociere cu marca COLGATE, întrucât aceasta asociere nu este de natură să înlăture îndeplinirea cerinţei legale, respectiv, folosirea efectivă a mărcii în litigiu, fiind astfel incidente dispoziţiile art. 46 alin.(1) lit. a) din Legea nr. 84/1998: „Este asimilată folosirii efective a mărcii: a) folosirea mărcii de către un terţ, cu consimţământul titularului acesteia,”

Susţinerea apelantei în sensul că, de fapt, nu a fost utilizată marca TOTAL, ci marca COLGATE TOTAL aparţinând companiei C. P., a fost înlăturată pe baza prevederilor contractului de licenţă și colaborare, potrivit căruia (art. 16), C.P. s-a obligat să renunţe la marca COLGATE TOTAL și să folosească marca TOTAL, doar în condiţiile stipulate în contractul de licenţa și colaborare din 1995.

Totodată, împrejurarea că marca în litigiu a fost folosită în asociere cu marca COLGATE nu poate fi reţinută ca element care înlătură folosirea efectivă mărcii, având în vedere că titularul mărcii poate folosi el însuși sau își poate da consimţământul pentru ca marca sa să fie folosită de un terţ, inclusiv, în asociere cu altă marca.

În consecinţă, instanţa de apel a constatat că în mod corect tribunalul a respins ca neîntemeiat primul capăt al cererii de chemare în judecată.

În privinţa criticilor vizând modul de soluţionare a capătului de cerere referitor la decăderea pârâtei din dreptul la marca în litigiu, în condiţiile art. 45 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 84/1998, instanţa de apel a constatat că și acestea sunt nefondate.

Astfel, apelanta a susţinut că nu a invocat în cererea de chemare în judecată încălcarea art. 5 din Legea nr. 84/1994.

Curtea de apel a constat că în cererea de chemare în judecată, în justificarea cererii de decădere a pârâtei din dreptul la marcă, pe motiv că ar fi devenit uzuală în comerţul cu produsele și serviciile pentru care a fost înregistrată, reclamanta a prezentat și dezvoltat argumentele pentru care marca nu îndeplinește condiţiile prevăzute de art. 5 alin.(1) lit. a), c) și d) din Legea nr. 84/1998, în același sens fiind și jurisprudenţa citată în susţinerea acestui capăt de cerere, respectiv, în domeniul refuzului de înregistrare a unei mărci, iar nu în materia decăderii din dreptul la marca legal înregistrată.

De altfel, și în dezvoltarea acestui motiv de apel, reclamanta s-a referit tot la neîndeplinirea de către marca în litigiu a condiţiilor prevăzute de art. 5 alin.(1) lit. a), c) și d), invocându-se, în plus, și lipsa caracterului distinctiv al mărcii, cauză de refuz la înregistrare [art. 5 alin. (1) lit. b)] și, respectiv, de anulare a înregistrării mărcii.

Or, astfel cum corect a stabilit și prima instanţă, aceste susţineri ar putea fundamenta, eventual, o cerere în anularea înregistrării mărcii, iar nu una în decădere, întemeiată pe dispoziţiile art. 45 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998, cerere cu care instanţa a fost învestită.

Instanţa de apel a reţinut că ipoteza prevăzută de art. 45 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998 este aceea în care marca a fost legal înregistrată, îndeplinind condiţiile de înregistrare însă, după momentul înregistrării, marca a devenit, ca urmare a acţiunii sau inacţiunii titularului, uzuală în comerţul cu un produs sau un serviciu pentru care a fost înregistrată, situaţie în care cuvântul înregistrat ca marcă ajunge să desemneze, prin el însuși, produsul de tipul celui ce a fost comercializat sub marca respectiva.

Reclamanta-apelantă nu a arătat în ce mod cuvântul TOTAL, înregistrat ca marcă, ar fi devenit uzual în

comerţul cu un produs pentru care a fost înregistrată și nu a făcut vreo dovada în sensul că în limbajul curent cuvântul TOTAL ar fi ajuns să desemneze produsele comercializate sub aceasta marcă.

Împotriva acestei decizii, reclamanta a promovat recurs întemeiat pe ipoteza de la art. 304 pct. 7 și pct.9 C.proc.civ.

Recurenta a susţinut că pârâta era ţinută să facă dovada folosirii mărcii TOTAL în mod distinct pentru fiecare clasă de produse pentru care operează protecția mărcii înregistrate internaţional, respectiv, clasa 1, 3, 4 și 19.

Astfel, în ce privește clasa 3: produse de igienă și îngrijire a dinţilor, recurenta învederează că prin decizia recurată au fost încălcate prevederile art. 46 alin. (2) lit. a) din Legea 84/1998.

Intimata pârâta este titulara mărcii TOTAL nr. R 402 409, având culori revendicate alb și roșu și o grafie specială.

Societatea C.P. este titulara mărcilor Colgate, a mărcii verbale COLGATE TOTAL și a 8 mărci combinate COLGATE TOTAL, care produc efecte și pe teritoriul României.

Prin contractul de licenţă și colaborare dintre C.P. și T. S.A. intervenit la data de 11.08.1995, părţile au convenit că T. S.A. acordă companiei C.P., dreptul unic și exclusiv de a utiliza marca TOTAL în asociere cu marca COLGATE, pentru produse destinate îngrijirii orale. Prin același contract, părţile au fost de acord că marca TOTAL nu poate fi utilizată în alt mod decât în asociere cu marca COLGATE, fără ca aceasta să împiedice T. S.A. sau o altă societate afiliată să comercializeze orice produse destinate îngrijirii orale.

Recurenta precizează că prin contractul menţionat nu se stipulează pentru care dintre numeroasele mărci TOTAL care oferă protecţie produselor din clasa 03 pârâta acordă societăţii C.P. dreptul de utilizare.

Or, așa cum a precizat și intimată în apel, folosirea mărcilor verbale TOTAL de către C.P., prin alăturarea respectivelor mărci propriei mărci Colgate a dus la formarea unei noi mărci: COLGATE TOTAL.

T.F., companie din același grup cu T. S.A. descrie în motivele de apel formulate de aceasta într-un alt litigiu între părţi (dosar nr. 33121/3/2006), modalitatea în care s-au folosit mărcile COLGATE TOTAL.

Pe de altă parte, pârâta din prezenta cauză, alături de T.F. și C.P., afirmă în cuprinsul recursului formulat de acestea în cadrul dosarului nr. 88/2005, având ca obiect acţiune în contrafacere, că „în baza drepturilor dobândite prin licenţierea mărcilor TOTAL, precum și în temeiul drepturilor proprii de proprietate intelectuală asupra mărcilor COLGATE TOTAL, C.P. a început comercializarea inclusiv în România a cunoscutei paste de dinţi Colgate Total.

Prin urmare, pârâta din prezenta cauză recunoaște în cadrul acţiunii în contrafacere introduse de aceasta, că utilizarea mărcii COLGATE TOTAL pe teritoriul României s-a făcut în baza drepturilor de proprietate intelectuală proprii Companiei C.P. Or, în conformitate cu dispoziţiile art. 1204 C.civ., mărturisirea făcută de o parte înainte de începerea sau pe parcursul unei judecăţi îi este pe deplin opozabilă părţii care făcut-o. Recurenta arată că, deși este vorba despre o mărturisire extrajudiciară, întrucât este făcută în cadrul altui dosar, este pe deplin valabilă și în cadrul prezentului litigiu dintre părţi deoarece este făcută în scris.

În acest context, recurenta susţine că existenţa, folosirea și aplicarea mărcilor COLGATE TOTAL asupra

unor produse, exclude posibilitatea folosirii mărcii TOTAL asupra acelorași produse, marca fiind mijlocul de recunoaștere a unei categorii de produse sau servicii.

În același timp, marca definește imaginea și reputaţia produselor/serviciilor în ochii consumatorilor și permite diferenţierea lor, aceasta fiind și funcţia principală a unei mărci: identificarea unui produs sau serviciu, astfel încât, consumatorii să poată distinge între produsele similare sau identice.

Prin urmare, folosirea mărcii trebuie să aibă ca efect îndeplinirea funcţiei principale a acesteia, anume de a identifica și delimita un produs determinat ca aparţinând unui anumit comerciant de alte produse din aceeași

categorie, prin aceasta obţinând un avantaj economic.

Faptul că utilizarea mărcii reprezintă a obligaţie a titularului acesteia rezultă din reglementarea de către legiuitor a sancţiunii pentru neuz, anume decăderea, prevăzută expres de art. 46 din Legea nr. 84/1998 (forma actuală a legii).

Pârâta a argumentat folosirea mărcii TOTAL nr. R 402 409 prin faptul că a încheiat Contractul de Licenţă cu societatea C.P., astfel încât s-ar încadra în ipotezele prevăzute de art. 46 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 84/1998, care stabilește că un caz asimilat folosirii mărcii, îl reprezintă acordarea consimţământului ca un terţ să exploateze marca.

Recurenta susţine că actul juridic pe care pârâta s-a întemeiat nu constituie o licenţă propriu-zisă, pentru că : pe de-o parte, nu se identifică în mod clar marca ce face obiectul licenţei, în condiţiile în care compania T. S.A. este titulara mai multor mărci pentru aceeași clasă de produse 03 ; pe de altă parte, se prevede că marca TOTAL nu poate fi utilizată decât în asociere cu marca COLGATE ; însăși pârâta recunoaște că în urma acestui contract au luat naștere o serie de 8 mărci distincte COLGATE TOTAL, înregistrate de Compania C.P.

Recurenta apreciază că dreptul care, în realitate, a fost acordat prin Contractul de Licenţă este folosirea de către Compania C.P. a semnului TOTAL și nicidecum a vreunei mărci TOTAL, semn care, așa cum recunoaște și pârâta intimată, a fost înglobat de marca COLGATE, creându-se astfel cele 8 mărci distincte COLGATE TOTAL.

Pe de altă parte, semnul TOTAL cuprins de marca COLGATE TOTAL nu coincide cu reprezentarea grafică a mărcii TOTAL nr. R 402 409 care are o grafie specială (scris drept și cu un anumit format) și culorile revendicate - alb și roșu. Or, semnul TOTAL atașat mărcii COLGATE are o grafie diferită (înclinat spre dreapta și cu alt format) și culori cu totul diferite.

Nu se poate susţine nici că deosebirile dintre semnele grafice menţionate nu sunt de natură a altera

caracterul distinctiv al mărcii, întrucât acestea sunt semne cu totul diferite, singurul element comun fiind cuvântul TOTAL, or în speţă, marca ce face obiectul decăderii nu este una verbală, ci una cu elemente particulare, constând într-o grafie specială și culori revendicate, menite în primul rând să o diferenţieze de celelalte mărci verbale TOTAL.

În opinia recurentei, înregistrarea mărcilor COLGATE TOTAL și folosirea acestora asupra produselor de igienă orală, exclude în mod categoric folosirea concomitentă a mărcii TOTAL nr. R 402 409.

În consecinţă, instanţa de apel a încadrat în mod nelegal efectele acestui contract încheiat între T. S.A. și C.P. în cazurile de folosire asimilată a mărcii prin licenţiere, prevăzut de art. 46 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 84/1998 și, prin urmare, a încălcat si dispoziţiile alin. (1) lit. a) când a reţinut că pârâta a făcut dovada folosirii mărcii nr. 402 409 pentru produse din clasa 03, întrucât singurele dovezi aduse în cauză au fost în sprijinul folosirii mărcilor COLGATE TOTAL, iar nu TOTAL.

În ce privește produsele din clasele 1 - produse chimice destinate industriei, 4 - uleiuri și lubrifianţi și 19 - materiale de construcţii de drumuri, recurenta susţine incidenţa atât a motivului de recurs prevăzut de art. 304 pct. 7, dar și de art. 304 pct. 9 C.proc.civ., hotărârea fiind dată cu încălcarea art. 1182 C.civ. și a art. 46 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998.

Prin reglementarea decăderii în cuprinsul textului anterior menţionat legiuitorul a instituit în sarcina titularului mărcii obligaţia folosirii acesteia, folosire care, pentru a fi considerată o efectivă exploatare a mărcii, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii : folosirea mărcii să fie reală și neechivocă ; folosirea mărcii să fie publică și serioasă și să fie efectuată pentru produsele pentru care marca a fost înregistrată ; dovezile de folosire a mărcii trebuie să fie pe teritoriul României, jurisdicţie în care mărcile sunt opuse la înregistrare; dovezile de folosire trebuie să acopere o perioadă continuă de 5 ani de folosire a mărcii, anterioară datei de publicare a mărcii contestate.

Recurenta arată că în faza de judecată în primă instanţă s-au depus o serie de înscrisuri, reprezentând fotografii, broșuri de prezentare produse, articole din ziare și facturi cu privire la care s-a pretins că ar face dovada folosirii mărcii TOTAL nr. R 402 409 cu privire la clasele de produse 1, 4 și 19.

Dintre acestea, instanţa de fond a eliminat în mod corect și legal, atât facturile (care făceau dovada comercializării unor produse din alte clase și care poartă alte mărci), cât și o parte din anunţurile și afișele publicitare (care se refereau la mărcile nr. 813234 și nr. 554367), iar instanţa de apel în mod greșit a reţinut că în mod indirect, în coroborare cu celelalte probe, și acestea fac proba utilizării mărcii pentru clase 01, 04 și 19.

În aceste condiţii, recurenta arată că dovada utilizării „efective, serioase și reale” a mărcii Total pentru clasele de produse 1, 4 și 19 potrivit instanţei a constat în : înscrisuri - articole de ziar care fac referiri la prezenţa grupului T. pe piaţă din România, prin achiziţionarea firmei românești L. SA Brașov - care în mod evident nu fac dovada folosirii efective a mărcii TOTAL nr. R 402 409, cu privire la care s-a solicitat decăderea ; afișele publicitare aplicate de mașinile distribuitorilor ; anunţurile publicitare în număr de 6 care ar trebui să facă dovada utilizării efective și serioase a unor produse din trei clase de produse pe o perioadă de 5 ani.

Pentru clasa 4 de produse:

Recurenta susţine caracterul echivoc al probelor produse de pârâtă în sprijinul dovedirii folosirii mărcii, pentru că cele câteva fotografii depuse la dosar nu sunt în măsură să ateste dovedirea folosirii serioase și efective a folosirii mărcii TOTAL nr. R 402 409, întrucât nu au dată certă în sensul prevăzut de art. 1182 C.civ.

Analizând modalităţile în care un înscris dobândește dată certă, se poate observa că, în speţă, înscrisurile au dobândit dată certă la momentul depunerii lor în dosar, ceea ce reprezintă o dată ulterioară celei pentru care ar fi trebuit să se facă dovada folosirii efective a mărcii. Așadar, înscrisurile depuse de pârâta nu îndeplinesc condiţia de a avea dată certă pentru perioada în care se susţine că marca ar fi fost folosită, astfel

încât instanţa de apel în mod greșit și-a întemeiat soluţia pe aceste înscrisuri, contrar prevederilor art. 1182 C.civ.

Recurenta precizează că societatea T.F., din cadrul aceluiași grup cu T. S.A., a depus același set de înscrisuri pentru dovedirea folosirii efective a alte două mărci verbale, anume 2R 398150 și 2R174838, într-un alt litigiu dintre părţi.

De asemenea, recurenta susţine că a depus la dosar dovezi contrare, în sensul că în fotografiile prezentate de T. S.A., în fapt, apar alte mărci ale societăţii pârâte, mărci figurative, anume: marca TOTAL IR 554377 cu element figurativ (trei dungi de culoare bleumarin, roșu și portocaliu) și scris roșu; marca TOTAL IR 813234, cu element figurativ (un glob) în culorile revendicate (roșu, bleumarin, portocaliu albastru) și scris roșu.

Faţă de aceste precizări, reiese că aceste probe ar fi trebuit să vină în sprijinul concluziei că pârâta a exploatat alte mărci sau semne a căror titulară este, sau, în subsidiar, instanţa de apel ar fi trebuit să constate caracterului cel puţin echivoc al folosirii mărcii de către T. S.A., așa cum reiese din probele administrate, probe pe care însă instanţa le-a înlăturat în mod complet nemotivat, devenind astfel incident și motivul de nelegalitate prevăzut de art. 304 pct. 7 C.proc.civ.

Asupra acestui motiv, instanţa de apel a concluzionat doar că, în fapt, fotografiile menţionate ca reprezentând alte două mărci, prezintă marca în discuţie cu anumite modificări care nu sunt de natură a altera caracterul distinctiv al acesteia.

Cum marca ce face obiectul cauzei nu este o marcă verbală ci are o grafie specială și culori revendicate alb și roșu, rezultă că în mod greșit instanţa a aplicat prevederile art. 46 alin. (2) lit. a), deoarece așa-zisele alterări neesenţiale, calificate astfel de instanţa de apel, constituie de fapt alterări atât de importante încât rezultanta nu se mai identifică deloc cu marca TOTAL nr. R 402 409.

Recurenta susţine că din cele relevate reiese că decizia recurată s-a dat cu încălcarea dispoziţiilor imperative ale art. 46 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 84/1998, întrucât folosirea altor mărci nu poate constitui în același timp și folosirea, în formă alterată a mărcii TOTAL nr. R 402 409. Numai în măsura în care nu este prezentată altă marcă se poate face analiza referitoare la modificarea mărcii care nu e în măsură să altereze caracterul distinctiv al acesteia.

Pe de altă parte, folosirea echivocă a unei mărci echivalează cu lipsa totală a folosirii și este susceptibilă de a duce la decăderea titularului din dreptul la marcă.

Pentru clasa 1 - produse chimice pentru agricultură și industrie ș.a. și clasa 19 - produse pentru construcţia de drumuri, recurenta susţine incidenţa motivelor de recurs prevăzute art. 304 pct. 7 și 9 C.proc.civ.

Instanţa de apel a reţinut că din probele administrate rezultă folosirea efectivă pentru produse din clasa 04 - uleiuri, lubrifianţi, însă și pentru produse din clasele 01 și 19, ca produse complementare celor din clasa 04, în sensul că parte din uleiurile și lubrifianţii produși de pârâtă sunt destinaţi utilajelor destinate industriei și agriculturii (clasa 01) și utilajelor folosite în construcţii (clasa 19), ceea ce nici chiar pârâta intimată nu a invocat, după cum raţionamentul nu este susţinut de vreun text legal.

În ce privește motivul de decădere ca urmare a faptului că marca a devenit uzuală, recurenta susţine incidenţa motivului de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 C.proc.civ.

Din acest punct de vedere, instanţa de apel a reţinut că reclamanta nu a făcut dovada faptului că marca TOTAL a devenit uzuală în comerţul cu un produs pentru care a fost înregistrată sau că a ajuns să desemneze produsele comercializate sub această marcă.

Raportat la clasele de produse și servicii pentru care marca TOTAL a fost înregistrată constată că aceasta este compusă exclusiv dintr-un singur cuvânt, nefiind o marcă distinctivă, întrucât reprezintă un cuvânt uzual în vorbirea curentă în legătură cu comerţul cu produsele și serviciile pentru care a fost înregistrată, culorile revendicate nefiind o măsură să îi confere caracter distinctiv.

Din perspectivă conceptuală, marca verbală TOTAL nr. R 402 409 are un singur înţeles în limba română, fiind lipsit de elemente dominante sau de elemente distinctive, faţă de înţelesul din limbajul curent.

Termenul este uzual în vorbirea curentă pentru desemnarea calităţii sau caracteristicilor intrinseci ale unui produs sau serviciu, anume, un produs având o acţiune sau o funcţie completă, sau un serviciu total, complet, deplin, săvârșit, astfel încât, este lipsită de caracter distinctiv astfel încât consumatorii unui produs al unui serviciu să-l poată identifica sau diferenţia de un alt produs sau serviciu al altui comerciant. Marca TOTAL informează direct consumatorii despre caracteristicile produselor și serviciilor, pierzând astfel funcţia esenţială de identificare și diferenţiere a produselor unei întreprinderi, de cele ale altei întreprinderi, având aceleași caracteristici, așa cum este prevăzut prin art. 2 din lege.

În aceste condiţii, se permite unui singur comerciant să deţină monopolul asupra unui termen utilizat în vorbirea curentă, de către oricare comerciant, pentru a desemna calitatea produselor și serviciilor proprii.

Recurenta conchide în sensul că instanţa restrânge în mod nepermis, printr-o interpretare gramaticală excesiv de riguroasă, întinderea câmpului de aplicare al art. 46 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 34/1998 și face, în consecinţă, o greșită aplicare a acestor dispoziţii legale în speţa de faţă.

Intimata pârâtă SC T. SA a invocat excepţia inadmisibilităţii recursului [excepţie recalificată de instanţă ca fiind cea a nulităţii căii de atac, în raport de prevederile art. 306 alin. (3) C.proc.civ.].

Excepţia nulităţii a fost respinsă ca neîntemeiată, întrucât cele dezvoltate în cuprinsul memoriului de recurs, pe lângă împrejurarea că au fost încadrate de recurenta însăși în ipotezele de nelegalitate din art. 304 pct. 7 și pct. 9 C.proc.civ., Înalta Curte a constatat că această calificare este corespunzătoare fiecăreia dintre cele două motive de casare, fiind susceptibile de analiză pe temeiul acestor două texte, astfel cum va reieși din analiza lor efectivă, potrivit celor ce urmează :

Recursul formulat este fondat.

Examinând decizia recurată pe baza celor invocate prin motivele de recurs, Înalta Curte a constatat a fi incidente tezele reglementate de art. 304 pct. 7 și pct.9 C.proc.civ., sens în care a dispus modificarea hotărârii instanţei de apel.

Cererea formulată de reclamanta GSK privind decăderea pârâtei SC T. SA din drepturile asupra mărcii TOTAL înregistrată internaţional nr. R 402 409 din 25.10.1973 (reînnoită la 25.10.1993 pentru 20 de ani) pentru clasele de produse 1, 3, 4 și 19 ale Clasificării de la Nisa a avut două temeiuri: art. 46 alin. (1) lit. a) - nefolosirea nejustificată mărcii un interval neîntrerupt de 5 ani, anterior introducerii cererii de chemare în judecată pentru produsele sau serviciile pentru care aceasta a fost înregistrată și art. 46 alin. (1) lit. b) din Legea 84/1998, republicată (fost art. 45) - caracterul uzual al mărcii dobândit după înregistrare, ca urmare a acţiunii sau inacţiunii titularului, fiecare dintre cele două ipoteze având parametri diferiţi de evaluare.

Potrivit art. 2 din Legea 84/1998, marca în discuţie este una combinată întrucât cuprinde un element verbal (TOTAL) reprezentat într-o anumită grafie, dar având și culori revendicate alb și roșu (fonturile fiind roșii, plasate pe fond alb).

Astfel cum corect susţine recurenta, pentru înlăturarea sancţiunii decăderii (din perspectiva oricăruia dintre cele două temeiuri juridice), în contextul art. 46 alin. (4) (normă corespunzătoare art. 47 din forma anterioară a Legii 84/1998) care plasează în sarcina titularului mărcii proba folosirii ei (sau a modalităţii de utilizare), trebuie administrate dovezi pentru fiecare dintre clasele de produse și/sau servicii asupra cărora operează protecţia mărcii, în speţă: 1, 3, 4 și 19.

În contextul art. 46 alin. (1) lit. a) din Legea 84/1998, republicată, pentru produsele din clasa 3 – de igienă și îngrijire a dinţilor, instanţa de apel a reţinut ca fiind probată folosirea efectivă a mărcii în condiţiile art. 46 alin. (2) lit. a) și d) din lege care prevede ipoteze echivalente de folosire efectivă a mărcii, anume, în situaţia folosirii mărcii sub o formă ce diferă de cea înregistrată prin anumite elemente ce nu alterează caracterul distinctiv al acesteia (lit. a) și/sau folosirea mărcii de către un terţ având consimţământul titularului (lit. d), cele două ipoteze fiind invocate cumulat de către pârâtă și analizate ca atare de instanţa de apel.

Deși, în principiu, nimic nu se opune ca cele două variante ale folosirii asimilate utilizării efective a unei mărci să fie invocate concomitent, Înalta Curte a constatat că instanţa de apel era ţinută, în mod necesar, să pornească, în verificarea incidenţei acestor norme, de la actul material de folosire a mărcii căruia legea îi conferă efecte identice unei folosiri efective, întrucât singurele acte de folosire a mărcii TOTAL pentru produsele din clasa 3 invocate de către pârâtă, sunt cele realizate de terţul C.P., astfel încât, modalitatea concretă de folosire de către acest terţ era cea care trebuia analizată din perspectiva art. 46 alin. (2) lit. a) din Legea 84/1998, republicată.

În acest sens, pârâta s-a prevalat de „contractul de licenţă și colaborare” dintre C.P. și T. S.A. intervenit la data de 11.08.1995, prin care părţile au convenit că „T. S.A. acordă companiei C.P., dreptul unic și exclusiv de a utiliza marca TOTAL în asociere cu marca COLGATE, pentru produse destinate îngrijirii orale. Prin același contract, părţile au fost de acord că marca TOTAL nu poate fi utilizată în alt mod decât în asociere cu marca COLGATE, fără ca aceasta să împiedice T. S.A. sau o altă societate afiliată să comercializeze orice produse destinate îngrijirii orale”; se constată că din cuprinsul contractului nu reiese pentru care dintre mărcile TOTAL ale pârâtei s-a încheiat acest acord dintre părţi.

Ca urmare a acestei convenţii, astfel cum recurenta a susţinut și cum reiese din cele susţinute de T.F. în cuprinsul motivelor de apel concepute împotriva sentinţei civile nr. 444/2009 a Tribunalului București, Secţia a IV-a Civilă, posibil a fi reţinute și în cauza de faţă în temeiul art. 1204 C.civ., cum corect indică recurenta, compania C.P. și-a înregistrat mai multe mărci în baza cărora realizează acte de exploatare a drepturilor sale exclusive dobândite asupra acestor mărci.

În acest context se constată, că instanţa de apel, în determinarea noţiunii de licenţă exclusivă a unei mărci, a ignorat dispoziţiile art. 43 alin. (3) lit. a) din Legea 84/1998, republicată care prevăd că pe durata contractului de licenţă, licenţiatul este obligată să: „folosească pentru produsele cărora li se aplică marca, numai marca ce face obiectul contractului de licenţă, având totuși libertatea de a aplica pe aceste produse semne indicând că el este fabricantul acestora.”

Însă, observându-se termenii convenţiei dintre T. SA și compania C.P., în sensul că marca TOTAL va fi folosită exclusiv în asociere cu marca Colgate, reiese că folosirea mărcii Colgate Total (dublată fiind și de obţinerea unor titluri legale de protecţie de către presupusul licenţiat) reprezintă acte de folosire a propriilor mărci ale Companiei C., iar nu a mărcii TOTAL de vreme ce și-a apropriat-o prin înregistrarea familiei de mărci COLGATE TOTAL.

În atare context, nu se poate stabili concluzia că utilizarea mărcilor Colgate Total (care antrenează

drepturi exclusive proprii pentru titularul acestor mărci) nu reprezintă acte de exploatare a mărcilor de către titularul lor (Compania C.), ci acte de folosire a mărcii TOTAL (în numele și pe seama SC T. SA) în condiţiile art. 46 alin. (2) lit. a) din legea republicată.

În același timp, nici dacă s-ar izola împrejurarea înregistrării de către Compania C.P. a propriilor sale mărci Colgate Total și ar fi evaluate actele de folosire a semnului Colgate Total de către C.P., cu acordul titularului mărcii TOTAL, acestea, de asemenea, nu ar fi susceptibile de încadrare în dispoziţiile art. 46 alin. (2) lit. a) din Legea 84/1998, republicată.

Astfel, folosirea mărcii TOTAL împreună sau prin alăturarea ei mărcii sau semnului COLGATE nu poate fi calificată drept o folosire care diferă de cea înregistrată în favoarea pârâtei prin anumite elemente ce nu alterează caracterul distinctiv al mărcii TOTAL, întrucât varianta concretă de folosire invocată a pârâtă (sub forma Colgate Total) trebuie apreciată pornindu-se de la percepţia globală a acestui semn prin raportare la standardul consumatorul mediu, apreciere care relevă, în ansamblul semnului, caracterul dominant al denumirii Colgate, în timp ce marca Total este partea insuficient perceptibilă, dat fiind caracterul evocator al semnului în sine; însă, acest caracter evocator (în sensul unor calităţi depline, atotcuprinzătoare, exhaustive, eficiente ale produsului astfel marcat) conduce nu la concluzia constatării îndeplinirii cerinţelor art. 46 alin. (1) lit. b) din Legea 84/1998 (astfel cum se va arăta în considerente ulterioare), ci la reţinerea caracterului slab al protecţiei conferite pârâtei de titlul său de proprietate intelectuală – certificatul de înregistrare internaţională nr. R 402 409.

Pe de altă parte, marca pârâtei are pe lângă o anumită grafie a cuvântului (majuscule) și culorile revendicate roșu și alb, literele fiind scrise în culoarea roșie pe fond alb, în timp ce terţul C.P. în cuprinsul mărcii sale Colgate Total folosește pe ambalajele produselor de igienă dentară particula Total grafiată în sensul redat (majusculă doar la începutul cuvântului), înclinat spre dreapta și fără a fi reprezentată în culoarea roșie.

Or, așa cum rezultă și din Manualul OHIM referitor la Opoziţie, Partea a VI-a, Dovada folosirii, o marcă trebuie să fie folosită în culorile în care a fost înregistrată; doar variaţiile nesemnificative de nuanţe și intensitate ale culorii (culorilor) reprezintă folosirea sub o formă ce nu alterează caracterul distinctiv al acesteia, în timp ce folosirea doar în alb și negru a unei mărci având culori revendicate, nu reprezintă o folosire asimilată unei folosiri efective a mărcii în discuţie; ca atare, în mod similar, se revelează concluzia că folosirea unei mărci în culorile auriu și alb, în timp ce culorile revendicate ale mărcii sunt roșu și alb, nu poate fi considerată ca nealterând caracterul distinctiv al mărcii analizate; în plus, și modificarea proporţiei culorilor revendicate (în cazul unor combinaţii de culori), când această când această distribuire între două sau mai multe culori a fost înregistrată ca atare, alterează în mod substanţial caracterul distinctiv al mărcii, după cum reiese din același manual anterior

menţionat.

Pe de altă parte, aceleași dovezi (contractul de licenţă și colaborare dintre T. SA și C.P.) au fost invocate în sensul art. 46 alin. (2) lit. d) din Legea 84/1998 și de T.F., companie din același grup cu T. S.A., în apărarea formulată în dosarul soluţionat în apel prin decizia civilă nr. 252A/2010 de Curtea de Apel București, Secţia a IX-a Civilă și pentru Cauze privind Proprietatea Intelectuală.

Această constatare, reunită cu susţinerea părţilor în sensul nesoluţionării irevocabile a acelui litigiu, permite Înaltei Curţi constatarea că cele acolo statuate (asimilarea încheierii cu C.P. a contractului menţionat și a efectelor generate de acesta, unei folosiri efective a mărcii TOTAL) nu se opun în prezenta cauză cu puterea lucrului judecat, la data soluţionării prezentului recurs.

În consecinţă, Înalta Curte a constatat că instanţa de apel în mod greșit a reţinut incidenţa în cauză a art. 46 alin. (2) lit. a) și d) din Legea 84/1998, republicată, întrucât a ignorat semnificaţiile specifice ce decurg din jurisprudenţa OHIM și a Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene a noţiunilor proprii materiei în discuţie, respectiv, cea de folosire efectivă a unei mărci și a cazurilor asimilate acesteia, constatări care ar fi permis salvgardarea mărcii de la aplicarea sancţiunii decăderii pentru clasa 3.

În ce privește clasa 4 de produse – uleiuri și lubrifianţi (ca și pentru celelalte două clase 1 și 19 asupra cărora poartă marca nr. R 402 409), recurenta a invocat incidenţa motivelor de recurs prevăzute de art. 304 pct. 7 și pct.9 C.proc.civ.

Pentru a nu opera sancţiunea decăderii este necesară exploatarea efectivă a mărcii, ceea ce presupune ca folosirea mărcii să fie reală și neechivocă, să fie publică și serioasă și să fie efectuată pentru produsele pentru care marca a fost înregistrată, folosire ce trebuie să se situeze într-un interval care să nu permită cumularea unei perioade neîntrerupte de 5 ani de nefolosire a mărcii, anterior introducerii acţiunii în decădere.

Potrivit normei de la art. 46 alin. (4) din Legea 84/1998 (fost art. 47, forma anterioară a legii), pârâta a administrat proba cu înscrisuri, reprezentând fotografii, broșuri de prezentare produse, articole din ziare și facturi cu privire la care s-a pretins că ar face dovada folosirii mărcii TOTAL nr. R 402 409 cu privire la clasele de

produse 1, 4 și 19.

Dintre acestea, instanţa de apel a reţinut cu privire la facturi (înscrisuri cu dată certă) că, deși nu sunt emise pentru produse marcate cu marca TOTAL, astfel cum ea face obiectul certificatului de înregistrare internaţională nr. R 402 409, folosirea efectivă a mărcii pentru care se solicită decăderea, rezultă din coroborarea acestora cu celelalte probe ale cauzei.

Facturile menţionate privesc comercializarea unor produse sub denumirile Rubia, Azolla, Quartz, Q 300, etc, niciuna dintre ele nemenţionând uleiuri TOTAL, astfel că, acestea nu puteau fi considerate dovezi ale folosirii efective ale mărcii TOTAL pentru uleiuri și lubrifianţi (clasa 4 de produse), întrucât denumirile înscrise în facturi nu se încadrează în niciuna dintre ipotezele descrise de art. 46 alin. (2) din Legea 84/1998.

În plus, astfel cum s-a menţionat în practicaua încheierii redactate cu ocazia dezbaterii pricinii în primă instanţă în primul ciclu procesual din 20.10.2005, pârâta a susţinut că mărcile Rubia și Azolla sunt mărci secundare ale mărcii Total, fără a preciza că ale mărcii nr. 554367, iar nu a celei din cauza de faţă; chiar dacă aceste facturi nu puteau fi asociate unui alt drept de proprietate intelectuală al pârâtei (marca 554367), administrarea acestor înscrisuri se plasa sub semnul echivocului în absenţa unui element de legătură cu marca R 402 409.

Pe de altă parte, așa cum instanţele de fond au reţinut, pârâta intimată este titulara mai multor mărci TOTAL, între care și cele cu nr. 813234 și 554367, mărci combinate, cu culori revendicate și elemente figurative, redate ca atare în celelalte înscrisuri de care pârâta s-a prevalat în baza art. 46 alin.(4) din lege, iar instanţa în mod nelegal le-a încadrat în noţiunea de folosire efectivă a mărcii R 402 409.

Aceste alte înscrisuri sunt articole de ziar care fac referiri la prezenţa grupului T. pe piaţă din România, prin achiziţionarea firmei românești L. SA Brașov, ceea ce nu oferă vreun indiciu în sensul utilizării mărcii în discuţie, în contextul aceluiași art. 46 alin. (2) din Legea 84/1998 (folosire asimilată folosirii efective a mărcii) și cu atât mai puţin nu se înscrie în noţiunea de folosire efectivă, directă, neechivocă a mărcii R 402 409.

Celelalte înscrisuri – afișele publicitare aplicate pe mașinile distribuitorilor produselor pârâtei și cele 6 anunţuri publicitare, astfel cum susţine recurenta, nu pot fi considerate înscrisuri cu dată certă care să fie utilă obiectivului dovedirii folosirii efective a mărcii în perioada de 5 ani anterioară introducerii cererii de chemare în judecată (21.09.2004), având în vedere ipotezele în care un înscris dobândește dată certă, potrivit art. 1182 C.civ., text a cărui incidenţă instanţa de apel trebuia să o constate în vederea administrării valabile a acestor probe ca înscrisuri; or, aplicând regulile stipulate în norma menţionată, rezultă că aceste înscrisuri au dobândit dată certă la momentul depunerii lor în dosarul de faţă – 20.04.2005.

Deși nici fotografiile depuse de pârâtă, nu îndeplineau condiţia de a avea dată certă și de a privi o perioadă neîntreruptă de 5 ani anterioară prezentării cererii de decădere, așa cum prevede art. 46 alin. (1) lit. a) din Legea 84/1998 (constare suficientă pentru înlăturarea lor ca probe cu înscrisuri), cu atât mai puţin nu puteau fi încadrate în ipoteza art. 46 alin. (2) lit. b) din lege, astfel cum a reţinut curtea de apel.

Dacă pârâta nu a făcut dovada folosirii efective a mărcii pentru produsele din clasa 4, Înalta Curte a apreciat că nu mai este necesară analiza motivului de recurs privind dovedirea folosirii mărcii și pentru clasele 1 și 19 pe criteriul complementarităţi lor cu cele din clasa 4, întrucât premisa nu s-a menţinut.

S-au înlăturat ca nefondate criticile privind greșita aplicare a dispoziţiilor art. 46 alin. (1) lit. b) din Legea

84/1998, pe de o parte, pentru că fiind întrunite cerinţele decăderii în temeiul art. 46 alin. (1) lit. a) nu mai este necesară și analiza motivului de decădere subsidiar al dobândirii, după data înregistrării, caracterului uzual de către marcă urmare a acţiunii sau inacţiunii titularului său, iar pe de altă parte, pentru aceea că susţinerea recurentei a fost în sensul că ab initio semnul TOTAL înregistrat internaţional în favoarea pârâtei nu a avut caracter distinctiv, iar nu că a devenit uzuală în comerţul cu produsele pentru care a fost înregistrată, sens în care dispune art. 46 alin. (1) lit. b) din lege; din acest punct de vedere, instanţa de apel în mod legal a calificat aceste motive invocate de reclamantă ca fiind susceptibile de a susţine o cerere de anulare a mărcii pe temeiul art. 47 alin. (1) lit. a) rap. la art. 5 alin. (1) lit. c) din Legea 84/1998, iar nu de decădere din drepturile dobândite de titular prin înregistrarea ei.

Având în vedere toate aceste considerente, Înalta Curte, în baza art. 312 alin.(1) și (3) rap. la art. 304 pct. 7 și pct.9 C.proc.civ., a admis recursul formulat de reclamantă și a modificat în tot decizia recurată, astfel: în baza art. 296 C.proc.civ. s-a admis apelul promovat de aceeași reclamantă, sentinţa apelată a fost schimbată în tot, în sensul admiterii cererii, astfel că, pe fond, s-a dispus decăderea pârâtei SC T. SA, pe teritoriul României, din drepturile asupra mărcii internaţionale R 402 409 din 25.10.1973 (reînnoită la 25.10.1993 pentru 20 de ani) pentru clasele de produse 1, 3, 4 și 19 ale Clasificării de la Nisa.