Conflict between trade name and trademarks: effect of Community trademark registration on national products and services

Asupra cauzei de față, constată următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalul București, secția a IV-a civilă, sub nr. 49788/3/2008, la data de 24 decembrie 2008, reclamanta H.R.H.L. a chemat în judecată pe pârâta SC H.R. SRL, solicitând să se dispună interzicerea folosirii, în activitatea comercială a pârâtei a tuturor și oricăror semne identice sau similare cu mărcile înregistrate în România și în Comunitatea Europeană de către reclamantă, efectuarea înregistrării în Registrul Comerțului a modificării denumirii comerciale a pârâtei, în sensul eliminării sintagmei H.R. din denumirea sa comercială, publicarea hotărârii judecătorești, pe cheltuiala pârâtei, într-un ziar de largă circulație națională; cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că în România există un singur restaurant H.R.C. deschis cu acordul acesteia, și anume restaurantul situat în București, (în Parcul Herăstrău), aparținând societății comerciale M.D., prin intermediul unei francize. Reclamanta este persoană juridică înregistrată în Registrul Companiilor din Marea Britanie din data de 19 iunie 1985 sub denumirea H.R.C.L., pentru activități de tipul restaurantelor. Prin înregistrarea denumirii sale comerciale, H.R. SRL, Pârâta încalcă drepturile exclusive ale reclamantei asupra numelui comercial. Reclamanta este singura deținătoare a drepturilor asupra denumirii H.R., în România, astfel că, prin înregistrarea denumirii comerciale H.R. SRL pârâta a adus și aduce în continuare atingere drepturilor exclusive ale reclamantei asupra numelui său comercial precum și asupra drepturilor exclusive ale acesteia asupra mărcilor sale cu aceeași denumire.

Reclamanta este titulară a numeroase mărci înregistrate la nivel național și comunitar, care îi conferă în România drepturi exclusive asupra denumirilor H.R., respectiv H.R.C. pentru o gamă foarte largă de produse și servicii. În concluzie, așa cum a arătat mai sus, în prezent, mărcile H.R., respectiv, H.R.C., sunt înregistrate și protejate în diverse forme și sintagme, cu efecte pe teritoriul României.

Prin folosirea denumirii H.R., atât în cadrul denumirii sale H.R. SRL cât și în oferirea serviciilor de restaurant sub denumirea H.R.C.P. și a produselor de îmbrăcăminte sub denumirea H.R., pârâta încalcă drepturile exclusive ale reclamantei asupra familiei de mărci H.R.

În anul 1996 asociatul unic al pârâtei a deschis un restaurant care funcționează și în prezent, restaurantul H.R.C.P. Reaua-credință a asociatului unic al pârâtei la înregistrarea denumirii comerciale H.R. SRL, precum și în alegerea denumirii restaurantului H.R.C.P. este dovedită de faptul că acesta avea cunoștință de renumele internațional al brandului H.R.

Reclamanta mai arată că pârâta a recunoscut faptul că încalcă drepturile de proprietate industrială ce îi aparțin.

În drept, reclamanta a invocat dispozițiile art. 2, art. 22-23, art. 35, art. 83 și art. 86 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice; art. 25 alin. (1) și art. 31 din Legea nr. 29/1990 privind Registrul Comerțului art. 1 - 3 și art. 5 din Legea nr. 11/1991 privind concurența neloială, art. 8 și 10 bis din Convenția de la Paris, art. 11, alin. (2) din Constituția României.

Prin sentința civilă nr. 1527 din 22 decembrie 2009, Tribunalul București, secția a IV-a civilă a admis acțiunea, a interzis pârâtei folosirea în activitatea sa comercială a oricăror semne identice sau similare cu mărcile H.R. înregistrate în România de către reclamantă, respectiv, aplicarea semnelor pe produse sau pe ambalaje; oferirea produselor sau comercializarea ori deținerea lor în acest scop; oferirea sau prestarea serviciilor sub aceste semne; oferirea sau exportul de produse sub aceste semne; utilizarea semnelor pe documente sau pentru publicitate, a obligat pârâta la modificarea numelui comercial, în sensul eliminării sintagmei H.R. din componența acestuia, a dispus publicarea, pe cheltuiala pârâtei, a hotărârii judecătorești într-un ziar de largă circulație națională, a obligat pârâta să plătească reclamantei suma de 5.383 dolari SUA în lei, la cursul B.N.R. din ziua plății, cu titlu de cheltuieli de judecată.

În motivarea sentinței s-au reținut următoarele.

Utilizarea de către un întreprinzător a unui nume comercial identic sau similar cu o marcă, aparținând altuia, poate să creeze confuzie cu privire la originea bunurilor sau serviciilor acestora și, implicit, un conflict între cele două drepturi de proprietate industrială, pentru rezolvarea căruia se poate face apel la justiție.

Art. 35 alin. (1) din Legea nr. 84/1998 se referă la folosirea semnului identic sau similar mărcii „pentru produse sau servicii identice, similare sau, după caz, diferite, iar alin. (2) exemplifică actele de folosire a semnului care pot fi interzise în condițiile alin. (1). Chiar dacă nu se precizează expres, din exprimarea utilizată de legiuitor reiese că actele incriminate sunt de folosire a semnului ca marcă, a cărui funcție specifică este aceea de distingere a produselor sau serviciilor unui întreprinzător de cele ale altuia, în timp ce numele comercial identifică întreaga activitate a unei societăți comerciale, fără a se face în mod necesar referire la bunurile sau serviciile care intră în obiectul său de activitate.

În speță, ceea ce a solicitat reclamanta prin petitul acțiunii a fost nu interzicerea utilizării de către pârâtă a semnului ca marcă, ci constatarea faptului că acest semn, înregistrat ca nume comercial, încalcă prin el însuși dreptul la marcă și să interzică pârâtei utilizarea acestuia ca nume comercial. Prin formularea cererii de chemare în judecată, reclamanta a invocat două temeiuri anume, art. 35 din Legea nr. 84/1998 și art. 5 din Legea nr. 11/1991, în ambele situații prevalându-se de drepturile sale exclusive dobândite prin înregistrarea mărcii și invocând, în prima situație, conflictul dintre marca sa și numele comercial al pârâtei dobândit ulterior înregistrării mărcii – din perspectiva contrafacerii – iar pentru cea de-a doua ipoteză, folosirea de către pârâtă a propriei firme de o manieră susceptibilă a produce confuzie cu marca reclamantei – concurență neloială.

În ceea ce privește contrafacerea reclamată, prima instanță a apreciat că sunt aplicabile regulile operante în materia proprietății industriale: prioritatea la înregistrare, riscul de confuzie derivat din identitatea sau asemănarea numelui cu marca și principiul specialității.

Referitor la prioritatea de înregistrare, reclamanta opune pârâtei o marcă anterioară numelui comercial dobândit de aceasta în anul 1999, condiția fiind, prin urmare, îndeplinită.

De asemenea și principiul specialității este o regulă ce se verifică în cauză, ambele părți desfășurându-și activitatea parțial în același domeniu – restaurante. Astfel, reclamanta, s-a înființat sub denumirea H.R.H.L. încă din anul 1984 (din 23 februarie 1984 conform Registrului Companiilor din Marea Britanie). În schimb, pârâta s-a înființat în anul 1999 sub denumirea H.R. SRL (Anexa l la acțiune, răspunsurile pârâtei la întrebările 7 și 9 din interogatoriu). Atât Marea Britanie cât și România sunt membre ale Convenției de la Paris din 1883 pentru protecția proprietății intelectuale; prin urmare, pârâta a încălcat drepturile reclamantei decurgând din aplicabilitatea art. 8 din Convenția de la Paris, care prevede că „numele comercial va fi protejat în toate țările Uniunii de la Paris, fără obligația de depunere sau de înregistrare, indiferent de faptul că el face sau nu parte dintr-o marcă de fabrică sau de comerț”.

Tribunalul a reținut că elementele principale ale denumirii reclamantei (H.R.) se regăsesc în integralitate în cadrul denumirii pârâtei; s-a apreciat că celelalte elemente au o mai mică importanță fiind denumiri generice, comune, care nu diferențiază persoanele juridice între ele, ci relevă numai forma de organizare (Holding” - companie deținătoare de acțiuni în alte companii; „Limited” - companie cu răspundere limitată potrivit dreptului englez; SRL - societate cu răspundere limitată, potrivit dreptului român).

Ambele companii, atât reclamanta cât și pârâta au ca obiect de activitate principal servicii în domeniul restaurantelor.

Tribunalul a apreciat că numele comercial al pârâtei intră în conflict cu mărcile anterior înregistrate de reclamantă.

Astfel, s-a constatat că reclamanta este titulara a 5 mărci naționale H.R. și a 31 mărci comunitare conținând sintagma H.R. în diverse combinații verbale și figurative. Prima marcă înregistrată în Romania în anul 1989 este marca H.R.C. pentru „servicii privind restaurantele și cocteiluri” precum și pentru „articole de îmbrăcăminte și încălțăminte”. Cea de-a doua, înregistrată în Romania în anul 1994 este marca H.R.C., pentru „servicii pentru distracții și amuzament”. Ulterior, în anii 2006 și 2007 reclamanta a mai înregistrat 3 mărci naționale, fiecare dintre ele reluând inclusiv produsele și serviciile anterior protejate, iar de la 01 ianuarie 2007 și-au extins efectele în România toate cele 31 de mărci înregistrate de aceasta la nivel comunitar.

Conform declarațiilor preluate în presă ale asociatului unic și administratorului pârâtei, domnul V.S., acesta a deschis în anul 1996 un restaurant pe care l-a denumit H.R.C.P. faptă de natură să aducă atingere drepturilor reclamantei.

Potrivit înscrisurilor depuse de reclamantă la dosar, a rezultat că pârâta a utilizat atât înainte de demararea acțiunii, cât și pe parcursul acesteia, denumirea de restaurant H.R.C.P. fără ca acțiunea de față să o determine să înceteze încălcarea drepturilor reclamantei.

Tribunalul a apreciat că reclamanta a făcut dovada condițiilor impuse de art. 35 lit. b) din Legea nr. 84/1998, în sensul că pârâta folosește efectiv numele său comercial prin aplicare pe produsele ce intră în domeniul său de activitate pe documente sau pentru publicitate, oferind suficiente indicii instanței care să permită încadrarea acestor acte de folosință în dispozițiile art. 35 alin. (3) din lege.

Prin urmare, faptele pârâtei constând în: organizarea de evenimente în cadrul restaurantului sau sub egida societății, decorațiunile interioare și exterioare (ex. tablouri cu însemne ale restaurantelor reclamantei din Londra, Beijing, Creta, chitara de lemn situată în exterior purtând mențiunea H.R.), denumirile unor specialități din meniu (ex. I.H.R., P.H.R.), notele de plată și cărțile de vizită, alte materiale publicitare (sacoșe, cutii de chibrituri, pliculețe de zahăr, etc.), publicitatea făcută restaurantului în presă și pe Internet sub sigla H.R., toate acestea încalcă drepturile exclusive ale reclamantei asupra familiei de mărci H.R. și generează confuzie la nivelul publicului, incluzând riscul de asociere între serviciile pârâtei și serviciile reclamantei.

S-a constatat că pârâta nu a încetat nici pe parcursul soluționării cauzei să folosească însemnele de natură să încalce drepturile reclamantei, în acest sens fiind chiar înscrisurile depuse de pârâta (meniul restaurantului H.R.C.P.), precum și înscrisurile și fotografiile depuse de reclamantă odată cu acțiunea.

În consecință, instanța a dispus obligarea pârâtei să înceteze folosirea, în activitatea sa comercială, a tuturor și oricăror semne identice sau similare cu mărcile reclamantei, respectiv, aplicarea semnelor pe produse sau pe ambalaje; oferirea produselor sau comercializarea ori deținerea lor în acest scop; oferirea sau prestarea serviciilor sub aceste semne; importul sau exportul de produse sub aceste semne; utilizarea semnelor pe documente sau pentru publicitate.

Au fost înlăturate susținerile pârâtei din întâmpinare, în sensul că „dacă reclamanta ar avea un drept exclusiv asupra tuturor produselor și serviciilor din clasele 03, 06, 08, 09, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 41, 42, 43, 44 ar însemna ca majoritatea societăților comerciale din România ar rămâne fără obiect de activitate”, întrucât s-a apreciat că această afirmație este neconformă cu realitatea, având în vedere că pretențiile reclamantei au în vedere drepturile exclusive privind utilizarea denumirii H.R. asupra tuturor produselor și serviciilor menționate mai sus și protejate prin mărcile reclamantei.

În ceea ce privește acțiunea în concurență neloială, s-a reținut că, deoarece Legea nr. 11/1991 incriminează anumite fapte ca infracțiuni de concurență neloială, aceasta nu înseamnă că latura civilă a procesului penal se poate soluționa doar în cadrul unei judecăți penale. De vreme ce aceste fapte, enumerate în art. 5 din Legea nr. 11/1991, sunt susceptibile de a angaja cea mai gravă dintre formele răspunderii juridice, în mod evident ele sunt apte de a antrena și răspunderea civilă delictuală. În speță, reclamata a administrat probe în sensul constatării faptei de concurență neloială de către pârâtă.

Astfel, era necesar a folosirea numelui comercial și a modalității în care această utilizare de către pârâtă are loc, astfel încât să permită instanței stabilirea concluziei unei folosiri abuzive și de natură a produce confuzie cu folosirea legitimă de către reclamantă a propriei sale mărci sau obținerea finalității deturnării clientelei ori doar inducerea ei în eroare.

În ce privește reaua-credință a pârâtei prin asociatul unic și administratorul său, V.S., la înregistrarea denumirii comerciale H.R. SRL precum și în alegerea denumirii restaurantului H.R.C.P. fapte dovedite pe de o parte de istoria și calificarea acestuia (profesionist în domeniul activității de restaurante, angajat în cadrul unui restaurant din Statele Unite, în apropierea celui mai mare restaurant al reclamantei - răspunsurile la întrebările 1, 2, 3, 6 din interogatoriu; cetățean american, locuitor al Statelor Unite pentru o perioadă de peste 10 ani), iar pe de altă parte, de faptul că a recunoscut obligațiile sale de a înceta utilizarea mărcilor reclamantei în urma notificării și întâlnirii avute cu reprezentanții acesteia în anul 2007 (Anexele nr. 2, 3, 4 la acțiune).

S-a mai reținut că riscul de confuzie și asociere între activitatea comercială a pârâtei și mărcile reclamantei nu este un risc ipotetic, ci unul care s-a manifestat deja, așa cum s-a probat prin extrasele de pe forumurile de discuții de pe Internet dedicate restaurantelor, de unde reiese, de asemenea, că nivelul calitativ al serviciilor oferite de pârâtă este unul foarte scăzut, ceea ce afectează imaginea reclamantei și familia de mărci H.R. ale acesteia. (Anexele nr. 10 și 11 la acțiune).

Cheltuielile de judecată au fost acordate în temeiul art. 274 C. proc. civ.

Împotriva sentinței tribunalului, pârâta a declarat apel, solicitând schimbarea în tot a hotărârii și, pe fond, respingerea acțiunii.

Prin Decizia nr. 67/ A din 22 februarie 2011, Curtea de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, în unanimitate, a admis apelul formulat de apelanta-pârâtă SC H.R. SRL împotriva sentinței civile nr. 1527 din 15 decembrie 2009, pronunțată de Tribunalul București, secția a IV-a civilă, în contradictoriu cu intimata-reclamantă SC H.R.H.L.

A schimbat în parte sentința apelată, în sensul că a înlăturat interdicția dispusă în sarcina pârâtei de a oferi produse, de a le comercializa, deține în acest scop, importul sau exportul de produse sub aceste semne.

S-au menținut celelalte dispoziții ale sentinței.

Pentru a pronunța această decizie, instanța, analizând criticile formulate prin motivele de apel, a reținut următoarele:

S-a constatat a fi nefondată susținerea privind necesitatea înregistrării reclamantei la Registrul Comerțului din România pentru a fi opozabilă pârâtei denumirea acesteia, având în vedere că dispozițiile art. 1 alin. (2) și art. 8 din Convenția de la Paris privind protecția proprietății industriale.

Reclamanta s-a înființat sub denumirea H.R.H.L. încă din anul 1984 (din 23 februarie 1984 conform Registrului Companiilor din Marea Britanie), în timp ce societatea pârâtă SC H.R. SRL s-a înregistrat la Registrul comerțului la data de 10 august 1999.

Astfel cum și prima instanță a reținut, s-a constatat că elementele principale ale denumirii reclamantei (H.R.) se regăsesc în integralitate în cadrul denumirii pârâtei, celelalte elemente neavând rolul de a diferenția persoanele juridice între ele, ci de a arăta doar forma de organizare („Holding” - companie deținătoare de acțiuni în alte companii; „Limited” - companie cu răspundere limitată potrivit dreptului englez; „S.R.L.” - societate cu răspundere limitată potrivit dreptului român).

Ambele companii, atât reclamanta cât și pârâta, au ca obiect de activitate principal serviciile privind restaurantele, fapt care rezultă nu numai din situația de fapt dovedită în speță, prin probe materiale, ci și prin mărcile anterior înregistrate de reclamantă, înregistrată la 30 octombrie 1989 pentru clasele 25 și 42 (servicii privind restaurantele și cocteiluri) și înregistrată la data de 16 martie 2004 pentru clasele 9 și 41(servicii pentru distracție și amuzament), ambele mărci fiind combinate și conținând elementul verbal H.R.C.

Numele comercial al pârâtei intră în conflict cu mărcile anterior înregistrate de reclamantă din cauza similarității conceptuale dintre marcă și nume comercial, consumatorului mediu fiind tentat să considere că produsele sau serviciile cărora aceste denumiri li se aplică au o origine comercială comună.

Raportat la aceste aspecte, au fost apreciate ca nerelevante argumentele apelantei în sensul că înregistrarea societății apelante la Registrul Comerțului s-a realizat cu respectarea procedurii legale, atâta timp cât apelanta, prin folosirea acestei denumiri, încalcă numele comercial anterior al reclamantei, și cât legea nu prevede obligația celui ce se pretinde lezat de efectuarea unei înregistrări la registrul comerțului de a contesta această înregistrare într-un termen limită.

În speță, interzicerea folosirii de către societatea apelantă a denumirii a H.R. s-a dispus în temeiul art. 35 din Legii nr. 84/2008, pentru încălcarea unui drept de proprietate industrială anterior, iar nu în baza Legii nr. 26/1990, pentru a fi aplicabilă procedura prevăzută de această lege.

Curtea de apel a apreciat nu este de natură a duce la schimbarea sentinței nici susținerea în sensul că în mod nelegal s-ar fi reținut ca temei legal al admiterii acțiunii, art. 5 lit. a) din Legea nr. 11/1991, act normativ ce ar stabili infracțiunile privind combaterea concurenței neloiale, în timp ce prezentul litigiu este civil, reținându-se că în cuprinsul art. 5 sunt enumerate mai multe fapte ilicite care intră în categoria concurenței neloiale și care, din cauza pericolului social ridicat, sunt încadrate în categoria infracțiunilor.

Or, pentru cazul în care nu sunt urmărite ca infracțiuni, partea are la dispoziție prevederile art. 998, 999 C. civ. pentru a-și repara prejudiciul provocat prin săvârșirea unei astfel de fapte, o modalitatea de reparare a prejudiciului fiind și interzicerea folosirii firmei, mărcii etc., în art. 35 alin. (2) enumerându-se doar cu titlu exemplificativ actele care pot fi interzise terților care încalcă dreptul exclusiv asupra mărcii.

Curtea de apel a mai apreciat că pentru a se considera îndeplinite condițiile art. 35 alin. (1) lit. b) este necesar a se proba doar riscul de confuzie, în timp ce art. 5 lit. a) din Legea nr. 11/1991, face referire la o faptă de natură a crea confuzie; ca atare, atât timp cât a considerat îndeplinite condițiile art. 35 alin. (1) lit. b), nici nu mai era necesar să se facă trimitere la Legea nr. 11/1991, aceste mențiuni putând chiar să lipsească din hotărâre fără a-i afecta temeinicia.

În consecință, s-a apreciat că este inutil a se analiza în cadrul apelului dacă asociatul reclamantei a înregistrat sau nu cu rea credință la Registrul Comerțului societatea în cauză.

În speță, s-a făcut dovada cerințelor prevăzute de art. 35 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998, însă, în ce privește încălcarea dreptului la marcă, problema care se pune este dacă dreptul exclusiv al reclamantei asupra mărcii a fost încălcat după publicarea cererii de înregistrare a mărcii, conform art. 36 alin. (1) din Legea nr. 84/1998.

În raport de această situație, și de faptul că societatea pârâtă s-a înregistrat la Registrul comerțului la data de 10 august 1999, instanța de apel a reținut că relevante pentru cazul în speță sunt doar mărcile 13 înregistrată la 30 octombrie 1989 pentru clasele 25 și 42 (servicii privind restaurantele și cocteiluri și înregistrată la data de 16 martie 2004 pentru clasele 9 și 41 (servicii pentru distracție și amuzament), ambele mărcii fiind combinate și conținând elementul verbal H.R.C.

Marca este reprezentată atât de denumirea societății cât și de firma sub care își desfășura activitatea pârâta în localul din D.T., H.R.C.P., pentru activități de tip restaurant.

Astfel, s-a reținut că a fost probată de către reclamantă oferirea/prestarea de către pârâtă a serviciilor sub semnul înregistrat ca marcă de către reclamantă, inclusiv după formularea acțiunii, prin depunerea la dosar la data de 27 noiembrie 2009 a fotografiilor ce atestă situația existentă la data de 13 octombrie 2009, probe față de care pârâta nu a susținut, la termenul următor, că nu ar reflecta situația existentă la data pretinsă de către reclamantă.

Reclamanta a susținut în acțiune faptul că pârâta a folosit și folosește în cadrul denumirii sale sintagma H.R. pentru servicii de restaurant, fapt care aduce atingere dreptului la marcă al reclamantei.

Fotografiile depuse în apel de către apelantă pentru a proba înlăturarea, după pronunțarea sentinței, a semnelor înregistrate ca marcă de către reclamantă, care erau de natură să producă un risc de confuzie în percepția publicului, incluzând riscul de asociere între semn și marcă, conform art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998, nu sunt de natură să ducă la schimbarea sentinței, având în vedere că, pe de o parte, nu probează o situație reținută în mod greșit de către prima instanță, iar pe de altă parte, nu pot constitui decât o executare de bună voie a unei părți din sentință.

De altfel, reprezentantul apelantei, în ședința din 22 februarie 2011 a recunoscut existența însemnelor de pe geamuri.

Totodată, s-a apreciat că fotografiile menționate nu se probează decât înlăturarea reclamei luminoase H.R. aflată pe chitara amplasată pe fațada restaurantului, nu și a semnelor de pe geamuri, interiorul restaurantului, ori de pe facturi. Instanța de apel a observat că reclama luminoasă T.I.C. de pe una din laturile restaurantului este așezată peste vechea denumire, putând fi cu ușurință dezvăluită în cazul în care reclamanta nu ar beneficia de un titlu executoriu împotriva pârâtei care i-a încălcat dreptul la marcă.

Instanța de control judiciar a mai reținut că în dosarul primei instanțe s-a făcut dovada folosirii semnelor similare de natură a produce risc de confuzie și în scop publicitar, pe facturi și pe ambalaje.

În consecință, s-a apreciat că nu se impune schimbarea sentinței sub aspectul înlăturării obligației pârâtei de a oferi sau presta serviciile sale sub semnele identice sau similare cu mărcile H.R., respectiv, aplicarea semnelor pe produse sau pe ambalaje; de a oferi sau presta serviciilor sub aceste semne; de a utiliza semnele pe documente sau pentru publicitate, obligarea pârâtei la modificarea numelui comercial în sensul eliminării sintagmei H.R. din componența acestuia, publicarea, pe cheltuiala pârâtei, a hotărârii judecătorești într-un ziar de largă circulație națională.

Faptul că mai existau încă trei societăți comerciale, cuprinzând în denumirea lor și vocabulele H.R. nu înseamnă că pârâta are dreptul să le folosească la rândul său, obiectul acestui litigiu fiind contrafacerea realizată de către pârâtă.

Curtea de apel a constatat însă a fi fondate motivele de apel referitoare la interdicția dispusă în sarcina pârâtei de a oferi produse, de a le comercializa, de a le deține în acest scop, importul sau exportul de produse sub aceste semne, având în vedere că reclamanta nu a făcut dovada, conform art. 1169 C. civ. că ar avea o marcă anterioară înregistrată pentru salată și pizza, și la faptul că hard-rock (formă a muzicii rock) are un înțeles propriu în limbajul comun, nefiind un cuvânt creat de reclamanta pentru a fi asociat automat cu serviciile prestate de aceasta sub acest semn, că reclamanta nu a făcut dovada pârâta ar fi importat produse sub aceste semne sau că ar exista indicii în sensul că aceste fapte s-ar produce în viitor.

Instanța de apel a constatat că tribunalul nu a reținut faptul că reclamanta ar avea marcă înregistrată asupra chitarei de lemn situată în exterior, dar, având în vedere modul în care este folosită și recunoscută marca reclamantei, în fapt fiind amplasată pe un panou care are forma unei chitare electrice, asocierea dintre cuvintele hard rock și chitară nu poate decât să contribuie la creșterea riscului de confuzie în mintea consumatorului mediu, cu privire la originea serviciilor prestate de către pârâtă.

În ceea ce privește motivele de apel prin care sentința a fost criticată sub aspectul cuantumului cheltuielilor de judecată la care a fost obligat, instanța le-a apreciat nefondate, având în vedere că potrivit art. 274 alin. (3) C. proc. civ., mărirea sau micșorarea onorariilor avocațiale, potrivit cu cele prevăzute în tablourile onorariilor minimale, este posibilă atunci când se constată motivat, a fi nepotrivite față de valoarea pricinii sau munca îndeplinită de avocat.

Instanța de apel a constatat că specificul cauzei de contrafacere și gravitatea consecințelor decurgând din desfășurarea unei asemenea cereri, cu efecte în planul imaginii și credibilității comerciale a părții reclamate, justifică reacția acesteia de a solicita serviciile specializate ale unui cabinet avocațial în măsură să-i asigure o apărare peste gradul mediu de dificultate.

Mai mult, domeniul proprietății intelectuale este unul nou și complex, în continuă dezvoltare, care presupune o pregătire consistentă și de detaliu, peste limitele unei documentări de practică și legislație națională. Asigurarea unei asistențe judiciare specializate într-un domeniu de o atare complexitate, poate justifica stabilirea unor onorarii avocațiale peste media obișnuită.

De asemenea volumul de muncă al avocatului reclamantei reflectat și în modul în care a fost formulată și probată situația de fapt afirmată, raportat și la specificul domeniului la care s-a făcut deja referire, justifică onorariul solicitat.

În plus, faptul că sentința a fost modificată în parte, de asemenea, nu justifică diminuarea onorariului acordat de către prima instanță, având în vedere că eventuala parte din onorariu care ar corespunde acestei modificări, se compensează cu onorariul solicitat în apel de către intimata reclamanta, corespunzător părții din sentință menținută. S-a constatat că în apel cheltuielile de judecată ale apelantei au fost de 4.962 dolari SUA.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs pârâta SC H.R. SRL și reclamanta H.R. Holdings Ltd.

I. Recursul pârâtei SC H.R. SRL a fost întemeiat pe dispozițiile art. 304 pct. 9 C. proc. civ., susținându-se că decizia recurată este dată cu aplicarea greșită a legii.

Astfel, în dezvoltarea criticilor formulate, recurenta arată că instanța de apel în mod eronat a reținut că pârâta recurentă ar fi pretins ca reclamanta să se fi înregistrat la Registrul Comerțului din România, pentru a fi opozabilă terților denumirea sa.

Dimpotrivă, învederează recurenta, aceasta a dovedit că înregistrarea sa la Registrul Comerțului s-a realizat cu respectarea procedurii legale (Legea nr. 26/1990), iar dovada privind disponibilitatea firmei a fost emisă în urma verificărilor făcute de către instituția abilitată, fiind atestată prin încheierea nr. 6957/SC/1999, dată de Judecătorul delegat al Tribunalului București la O.R.C.M.B., în Dosarul nr. 6522/SC/1999 care constituie un înscris autentic și face proba până la înscrierea în fals.

În schimb, reclamanta, la data înregistrării recurentei ca societate comercială deținea două mărci naționale, înregistrate la O.S.I.M.: pentru clasa 25 - articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și pentru acoperirea capului, toate pentru bărbați femei și copii și clasa 42 - servicii privind restaurantele și cocteiluri pe seama societății H.R.C. și din 16 martie 1994 (instanța de apel reține în mod greșit data de înregistrare 16 martie 2004, în loc de 16 martie 1994), pentru clasele: 9 - benzi audio, compact discuri, video și filme și 41- servicii pentru distracții și amuzament, pe seama aceleiași societăți H.R.C., situație de care recurenta pârâtă nu a avut cunoștință.

Referitor la acest aspect recurenta a dovedit că denumirea societății reclamante, așa cum apare în titlurile de protecție a mărcilor – H.R.C., nu este identică cu cea a recurentei pârâte, neavând întrutotul aceleași vocabule.

Pe de altă parte, în mod greșit instanța de apel a reținut că ambele societăți ar avea ca obiect de activitate principal serviciile privind restaurantele, întrucât din cele 4 clase menționate la cele două mărci ale reclamantei, restaurantul nu constituie obiectul său principal de activitate, acesta fiind legat de cel privind cocteilurile, prin conjuncția copulativă „și”, ca accesoriu al celorlalte trei; de altfel, prin însăși denumirea de „Cafe”, serviciile de restaurant nu pot reprezenta un obiect principal de activitate.

În ce privește conflictul dintre marcă și numele comercial al societății, atât instanța de apel cât și tribunalul, au reținut ca principiu aplicabil prioritatea înregistrării mărcii și, în continuare, principiul specialității.

Cu privire la principiul priorității de înregistrare, recurenta arată că a invocat în apărarea sa faptul că intimata reclamantă s-a înregistrat ca societate comercială sub denumirea H.R.H.L. în Marea Britanie, fără a exista vreo înregistrare ca societate la Registrul Comerțului din țara noastră, înregistrându-și în schimb la O.S.I.M. mărcile menționate, pentru cele 4 clase.

În acest context, a susținut în apărarea sa că „în conflictul dintre un comerciant care a creat și a folosit o firmă sau emblemă, fără însă a o fi înregistrat în registrul comerțului, pe de o parte, și comerciantul care a înregistrat ulterior o firmă sau emblemă similară, pe de altă parte, acesta din urmă se bucură de protecția legi”, așa cum rezultă din lucrările de specialitate (I.B., Firma și emblema comercială; 1998 pag. 67), iar în finalul aceleiași lucrări, se arată că „dreptul asupra firmei și emblemei, ca și dreptul asupra mărcii, se dobândește în legislația noastră, prin prioritatea de înregistrare, iar nu prin prioritatea de folosință.”

Interzicerea folosirii de către recurentă a denumirii H.R. s-a dispus în temeiul art. 35 din Legea nr. 84/2008, pentru încălcarea unui drept anterior de proprietate industrială.

Or, prin Legea nr. 84/2008 se aprobă O.U.G. nr. 74/2007, care are numai 7 articole, iar nu 35, pe de o parte, iar art. 35 din Legea nr. 84/1998, reținut ca temei legal al sentinței, se referea nu la contrafacere, ci la durata, reînnoirea și modificarea înregistrării mărcii, pe de altă parte.

Totodată, în mod greșit instanța de apel a reținut că măsurii interzicerii folosirii de către pârâtă a denumirii H.R., nu-i sunt aplicabile prevederile Legii nr. 26/1990, ceea ce contravine dispozițiilor legii invocate, întrucât cel ce se consideră prejudiciat printr-o înmatriculare sau mențiune din Registrul Comerțului are dreptul de a cere radierea ei, cerere asupra căreia se va pronunța judecătorul delegat.

Recurenta mai susține că instanța de apel a înlăturat temeiul reținut de prima instanță art. 5 lit. a) din Legea nr. 11/1991, apreciind că era necesar și că aceste mențiuni puteau chiar să lipsească din hotărâre, întrucât răspunderea pârâtei a fost angajată pe temeiul art. 998 și 999 C. civ., ceea ce însă intimata - reclamantă nu a solicitat nici la fond și nici în apel.

În ceea ce privește aplicarea art. 35 alin. (1) lit. b) și art. 35 alin. (2) din Legea nr. 84/1998, ca temei al admiterii, menținută și în decizia de apel, recurența consideră că s-a făcut o greșită aplicare a legii, întrucât acest text de lege se referă la un „semn" aplicat pe produse sau pe ambalaje; or, din probele administrate nu rezultă că pârâta ar fi aplicat pe produsele sale și cu atât mai puțin pe ambalaje, mărcile reclamantei. Singurul produs ce apărea în meniu sub denumirea hard rock cafe era una din specialitățile de „pizza", produs ce nu aparține însă intimatei - reclamante.

Totodată, mai arată recurenta, a susținut în fața instanței de apel că atât fotografiile cât și înscrisurile ce au fost depuse de reclamantă, priveau o situație trecută, respectiv, până la concilierea pe care părțile au avut-o în 2007, când recurenta pârâtă a acceptat a renunța la acele pretenții, ce ar fi putut crea confuzie sau aduce prejudicii acesteia.

Instanța de apel a apreciat că fotografiile ce au fost depuse în apel nu sunt de natură de a duce la schimbarea sentinței, întrucât nu ar proba o situație reținută în mod greșit de către tribunal; or, recurenta a depus încă de la fond fotografii, iar cele din apel reluau aceleași imagini, astfel încât situația exista încă de la momentul de după concilierea din 2007 când pârâta a acceptat pretențiile intimatei - reclamante.

Ceea ce s-a recunoscut în ședința din 22 februarie 2011 a fost faptul că pe un singur geam lateral, datorită modului cum s-a scris noua denumire a restaurantului: T.I.C., ar fi apărut sub vopseaua aplicată și vechea denumire (H.R.C.), iar acest singur aspect nu poate conduce la concluzia că s-a făcut dovada folosirii unui semn ce să producă risc de confuzie.

De asemenea, este superfluă reținerea instanțelor ce fond că amplasarea unei chitare empirice pe un panou, raportat la alte imagini folosite de către reclamantă în care apare chitara alături de cuvintele H.R., ar contribui la creșterea riscului de confuzie în mintea consumatorului cu privire la originea serviciilor prestate de către recurenta pârâtă.

În consecință, recurenta arată că față de cele învederate, instanța de apel a făcut o aplicare greșită a legii, menținând în continuare celelalte dispoziții ale tribunalului, respectiv, interzicerea folosirii sintagmei H.R. și obligarea la modificarea numelui comercial.

Un ultim motiv de aplicare greșită a legii, îl constituie respingerea apelului cât privește reducerea sumei de 5.383 dolari SUA, la care a fost obligată cu titlu de cheltuieli de judecată.

Recurenta a susținut că această sumă este exagerat de mare raportat atât la obiectul litigiului cât și la activitatea pe care au prestat-o reprezentanții reclamantei la proces, soluționat în cursul aceluiași an de la depunerea acțiunii, dar având în vedere și nivelul onorariilor avocațiale practicate în mod curent.

Instanța de apel, deși a reținut că prin admiterea apelului s-a modificat în parte sentința, eventuala parte din onorariu care ar corespunde acestei modificări, s-ar compensa cu cel solicitat în apel de către intimata-reclamantă, corespunzător părții din sentința menținută, ceea ce, în opinia recurentei este neechitabil, întrucât diferența dintre cele două onorarii este deosebit de mare.

În plus, instanța în mod greșit a reținut că în apel, cheltuielile pârâtei au fost în sumă de 4.962 dolari SUA, ceea ce nu corespunde realității, întrucât nu există o asemenea dovadă.

II. Recursul formulat de reclamanta H.R.H.L., de asemenea, se întemeiază pe dispozițiile art. 304 pct. 9 C. proc. civ., susținându-se că instanța de apel a făcut o greșită aplicarea a prevederilor art. 35 alin. (1), art 36 alin. (1) din Legea nr. 84/1998, art. 1169 C. civ., art. 274 alin. (1) și art. 276 C. proc. civ.

a. Prima critică se referă la faptul ca instanța de apel a ridicat interdicția în sarcina pârâtei de a oferi produse purtând marca reclamantei, de a le comercializa sau a le deține în acest scop, stabilindu-se în mod greșit că aceasta nu ar fi făcut dovada, conform art. 1169 C. civ., că reclamanta ar deține o marcă anterioară înregistrată pentru „salată și pizza.”

Recurenta menționează că în acțiunea introductivă a arătat în detaliu și a atașat dovezile privind toate mărcile (naționale și comunitare) înregistrate pe care le deține, indicând și clasele de produse și servicii asupra cărora operează protecția în favoarea sa; se arată că înregistrarea unei mărci cu indicarea descrierii generale a clasei respective, reprezintă înregistrarea pentru toate produsele aferente acelei clase.

Cu privire la data de la care recurenta se poate prevala de drepturile sale anterioare asupra mărcilor comunitare, aceasta este data de 01 ianuarie 2007, dată de la care mărcile menționate, deși înregistrate anterior, au dobândit efecte în România prin aderarea la Uniunea Europeană; dintre mărcile sale comunitare numai ultima a fost înregistrată ulterior datei de 01 ianuarie 2007 și a avut data de publicare la 13 august 2007.

Prin urmare, mai arată recurenta, prin aplicarea dispozițiilor art. 36 alin. (1) din Legea nr. 84/1998, era îndreptățiță să solicite oricărui terț să nu folosească semne identice sau similare cu mărcile sale pentru produse identice sau similare, după data de publicare a acestora, deci, după data de 01 ianuarie 2007, respectiv 13 august 2007, în cazul ultimei mărci indicate.

Având în vedere ca data introducerii prezentei acțiuni este 24 decembrie 2008, dată situată după cea la care mărcile comunitare au devenit opozabile pârâtei, recurenta consideră că erau îndeplinite condițiile prevăzute de art. 36 alin. (1) din Legea nr. 84/1998.

Pe de altă parte, în cazul în care instanța de apel ar fi avut în vedere ca mărci anterioare numai cele două mărci înregistrate înainte de 1999 (anul înființării pârâtei), și anume: marca națională, combinată – H.R.C., înregistrată pentru produse și servicii din clasele 25 și 42, din 30 octombrie 1989; marca naționala, combinată H.R.C., înregistrată pentru produse și servicii din clasele 9 și 41, din 16 martie 1994, nici această interpretare nu putea fi primită, din mai multe considerente.

Astfel, din economia motivării reiese că instanța de apel a luat în considerare cele două mărci la momentul la care analiza încălcarea de către intimata-pârâtă a drepturilor recurentei prin denumirea dată societății comerciale și prin denumirea aplicată restaurantului, deci, nu pentru analiza situației altor încălcări prin alte acte (cum ar fi utilizarea mărcii pentru produse).

Or, art. 36 alin. (1) din Legea nr. 84/1998 se referă la data nașterii dreptului la acțiune, iar nu la data la care terțul a început actele de încălcare.

Recurenta consideră că relevant este faptul că a făcut dovada că deține 6 mărci anterioare cu efecte în România pentru clasele 29 și 30, iar la momentul introducerii acțiunii pârâtă utiliza marca reclamantei pentru produse alimentare (aspect dovedit chiar prin meniul depus de intimata-parata la instanța de fond).

În consecință, textul invocat a fost greșit aplicat de instanța de apel, astfel că, recurenta consideră că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de acesta pentru a se dispune interzicerea actelor de încălcare săvârșite de pârâtă după publicarea mărcilor sale, ultima dintre acestea devenind opozabilă intimatei-pârâte la data de 13 august 2007, deci, înainte de introducerea acțiunii.

b. A doua critică privește faptul că instanța de apel a considerat ca "hard-rock are un înțeles propriu în limbajul comun”, acesta fiind un alt argument pentru ridicarea interdicției în sarcina pârâtei, de a oferi produse, de a le comercializa sau de a le deține în acest scop.

Această concluzie a instanței de apel derivă din constatarea (eronată) potrivit căreia reclamanta nu deține o marcă anterioară pentru produse alimentare și nici nu s-ar putea considera ca efectele mărcii de servicii (cele două reținute de instanță), s-ar extinde asupra produselor; or, această concluzie nu este pertinentă având în vedere că recurenta deține protecție și pentru clasele 29 și 30, iar pe de altă parte, chiar daca instanța a considerat (din oficiu, fără a se face dovada în acest sens de către partea adversă) ca „hard-rock are un înțeles propriu în limbajul comun" recurenta învederează că elementul "hard-rock" are un înțeles propriu în domeniul muzicii și genurilor muzicale, nefiind un element comun pentru domeniul alimentar (se exemplifică marca A. pentru calculatoare).

Or, dimpotrivă, pentru domeniul restaurantelor și produselor alimentare "hard rock" este un element original, iar dacă acest semn este cunoscut pentru domeniul alimentar, se datorează nu faptului că este un element cu înțeles propriu în limbajul comun alimentar, ci activității și renumelui reclamantei, sens în care este și opinia concordantă din decizie.

c. Instanța de apel în mod nelegal a ridicat interdicția pentru pârâtă de a încălca mărcile recurentei prin import sau export de produse sub aceste semne, reținându-se că reclamanta nu a făcut dovada că pârâta ar fi importat produse sub aceste semne sau ca ar exista indicii în sensul ca aceste fapte s-ar produce în viitor.

Recurenta învederează că enumerarea actelor ce pot fi interzise terților (conform art. 35 alin. (2) din Legea nr. 84/1998) este exemplificativă, iar lipsa oricăruia dintre ele din acțiunea subscrisei ar putea fi interpretată de intimata-pârâtă ca fiind o acceptare din partea sa.

Se mai arată că scopul solicitării prin acțiune a interzicerii oricăror acte, indiferent de forma concretă a actelor de încălcare, este descurajarea oricăror încălcări, în general, având în vedere importanța domeniului și modul în care actele de încălcare pot afecta activitatea comercială a unui comerciant.

De asemenea, scopul unei hotărâri judecătorești în care sa fie menționate toate formele potențiale de încălcare poate fi privit și ca o lămurire deplină a actelor interzise (indiferent că sunt efectuate sau nu în concret) pentru a evita acțiuni succesive, în forme diferite, ale intimatei-pârâte de încălcare a drepturilor la mărcile reclamantei recurente, ceea ce ar genera noi procese între părți, lungi și costisitoare.

Recurenta mai susține că instanța de apel a evitat să se pronunțe expres în ceea ce privește reaua-credință a intimatei-pârâte la înregistrarea denumirii sale comerciale la Registrul Comerțului, în condițiile în care probele administrate dovedesc în mod clar această rea-credință, nu numai la înregistrarea denumirii comerciale, dar și prin oferirea serviciilor de restaurant sub marca reclamantei, prin aplicarea semnelor pe produse și pe ambalaje, utilizarea semnelor pe documente și pentru publicitate; atitudinea de rea credință a pârâtei persistă, având în vedere că aceasta în continuare, pe parcursul prezentului proces (început în 2008) nu a încetat utilizarea mărcilor recurentei, inscripțiile H.R. fiind în continuare prezente pe geamurile restaurantului, așa cum s-a dovedit; acest lucru contribuie la prejudicierea reclamantei și menținerea riscului de confuzie; de asemenea, pârâta utilizează în continuare mărcile reclamantei pentru salată și pizza așa cum reiese din bonurile fiscale atașate motivelor de recurs, emise în urma unor comenzi realizate în locațiile intimatei-paratei, la data de 08 iulie 2011, data recursului de față.

Pârâta este un comerciant profesionist care este, la rândul său, titular de mărci (T.I.C. marca verbală din 14 iunie 2005 și T.I.C. marcă combinată, depusă din 09 martie 2011), astfel încât, cunoaște consecințele negative ale faptelor sale pentru recurentă, dar și avantajul economic pe care îl creează utilizarea mărcilor reclamantei.

În plus, pârâta este un comerciant cu potențial economic, deținând 10 restaurante, 8 în București și 2 în alte locații: Mamaia, respectiv, Turnu Severin, iar atitudinea sa pe parcursul prezentului proces o determină pe recurentă să considere că aceasta nu va înceta actele de încălcare a drepturilor sale, inclusiv sub forma importului-exportului de produse sau servicii; pe de altă parte, practica judiciară este în sensul admiterii acțiunilor în mod generic, cu interzicerea oricăror acte care ar aduce atingere drepturilor la marcă.

d. Recurenta susține că în mod nelegal nu i-a acordat nicio sumă din cheltuielile de judecată efectuate în apel, invocându-se compensarea cu partea din sentința de fond modificată.

Sentința tribunalului a fost menținută în mare parte de către instanța de apel, concluzia fiind că decizia de fond a fost corectă în majoritatea dispozițiilor, astfel că din cele 7 cereri formulate, 5 au fost admise și 2 respinse; în plus, prin decizia recurată se mențin în mare parte concluziile instanței de fond, recurenta prezentând un calcul al proporționalității cheltuielilor efectuate și a celor care trebuiau a fi recuperate, în funcție de soluția instanței de apel asupra cererilor cu care a învestit prima instanță.

Pe de altă parte, în măsura în care instanța de recurs va admite calea de atac și va dispune respingerea apelului, cu consecința păstrării sentinței, recurenta consideră că, potrivit legii, este îndreptățită la acordarea integrală a cheltuielilor efectuate în prezenta cauza (fond, apel), avându-se în vedere criteriile legale prevăzute de art. 274 C. proc. civ., dar și faptul că toate aceste costuri ar fi putut evitate de către partea adversă, dacă ar fi urmat solicitările reclamantei din cadrul încercării de soluționare amiabilă a conflictului din anul 2007; se solicită cheltuielile de judecată efectuate și în recurs.

Recurenta reclamantă a anexat motivelor de recurs o serie de înscrisuri pe care le-a invocat în expunerea criticilor sale (filele 52-64 dosar), după cum a depus la dosar înscrisuri și ulterior – extrase de pe internet și decizii emise de O.S.I.M. (la solicitarea instanței).

Recurenta reclamantă a formulat întâmpinare la motivele de recurs ale pârâtei, în cuprinsul căreia a combătut criticile acesteia aduse deciziei pronunțate în apel, astfel că, s-a solicitat respingerea recursului pârâtei.

De asemenea, având în vedere solicitarea Înaltei Curți în sensul lămuririi mențiunii din 2008 cu privire la cesiunea mărcilor celor două mărci naționale (pe care s-a întemeiat soluția în cauză), aceasta a depus la dosar precizări scrise până la sfârșitul ședinței, anexând și decizii ale O.S.I.M. prin care se confirmă cele susținute de recurenta reclamantă în ședință publică, înainte de dezbaterea recursurilor pe fond, în sensul că cesiunea mărcilor a operat între H.R.L. și H.R.H.L. (filele 106-107), deci, către recurenta reclamantă care este titulara lor actuală, situație existentă încă de la data formulării cererii de chemare în judecată și pe tot parcursul soluționării pricinii, ceea ce justifică în cauză calitatea procesuală activă, pentru a cărei verificare instanța a solicitat aceste lămuriri.

Recursul pârâtei este nefondat, iar cel al reclamantei va fi admis pentru motivele ce se vor arăta.

I. Prin cererea dedusă judecății reclamanta a susținut că pârâta îi încalcă atât numele comercial anterior cât și dreptul asupra mărcilor sale, naționale și comunitare; s-a arătat că faptele de încălcare a drepturilor sale prioritare constau în înregistrarea în 1999 a propriului nume comercial al pârâtei (H.R.C. SRL), susținere căreia i-a corespuns capătul de cerere privind obligarea pârâtei la modificarea numelui comercial (conflictul dintre cele două nume comerciale și, în subsidiar, dintre marcă și nume comercial); totodată, reclamanta a învestit instanța și cu o cerere în contrafacerea (familiei) mărcilor sale, cerere prin care a solicitat să se dispună interzicerea folosirii de către pârâtă în activitatea sa comercială a tuturor și oricăror semne identice sau similare cu mărcile înregistrate în România și în Comunitatea Europeană, respectiv, aplicarea semnelor pe produse sau ambalaje, oferirea produselor, comercializarea ori deținerea în acest scop, oferirea sau prestarea serviciilor sub acest nume, importul sau exportul de produse sub aceste semne, utilizarea semnelor pe documente sau pentru publicitate.

Temeiul juridic al cererii a fost reprezentat, între altele, de art. 35 din Legea nr. 84/998, art. 25 alin. (1) și art. 31 din Legea 26/1990, art. 1-3, art. 5 din Legea nr. 11/1990 și art. 8 și 10 bis din Convenția de la Paris.

Prima instanță a admis cererea în totalitate, reținând că se justifică atât incidența art. 8 din Convenția de la Paris, cât și a art. 35 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/19998. În schimb, instanța de apel a înlăturat interdicția pârâtei de a oferi produse, de a le comercializa, ale deține în acest scop, importul sau exportul de produse sub aceste semne, menținându-se celelalte dispoziții ale sentinței (dispoziția referitoare la modificarea numelui comercial de către pârâtă și cheltuielile de judecată).

Recurenta pârâtă, astfel cum a procedat și în apel, reia criticile cu privire la dispoziția instanței de obligare a sa de a-și schimba numele comercial, susținând (în mod contradictoriu) pe de o parte, că nu a invocat necesitatea înregistrării reclamantei la Registrul Comerțului din România, dar și că în conflictul dintre un comerciant care a folosit o firmă sau o emblemă fără să o fi înregistrat și un alt comerciant care a înregistrat ulterior o firmă sau o emblemă similară, acesta din urmă se bucură de protecția legii.

În ambele ipoteze ale demonstrației pârâtei, în realitate, recurenta face referire la caracterul atributiv al înregistrării unei firme, reflectat și în dispozițiile Legii nr. 26/1990, dobândire ce operează, în principiu, prin înregistrarea la Registrul Comerțului.

Excepția privește împrejurarea că potrivit dispozițiilor art. 11 alin. (2) din Constituție, tratatele sau convențiile internaționale pe care România le-a ratificat sau la care a aderat fac parte din dreptul intern; or, o astfel de Convenție internațională la care România este parte (fiind ratificată prin Decretul 1177/1968) este și Convenția de la Paris din 1883 privind protecția proprietății industriale.

Ca atare, în mod corect instanțele de fond au reținut prioritatea de înregistrare a numelui comercial al recurentei reclamante (înregistrată în Marea Britanie în 1984), în aplicarea dispozițiilor art. 8 din Convenție, recurenta reclamantă neaflându-se în ipoteza descrisă de pârâtă de a se prevala de drepturile sale privind numele comercial doar pentru că aceasta a folosit (anterior înregistrării de către pârâtă) firma fără să o fi înregistrat, întrucât înregistrarea sa în Marea Britanie face opozabil numele său comercial în toate țările Uniunii de la Paris, deci, și în România.

În acest context, Înalta Curte constată că în mod legal instanțele de fond au constatat ca fiind lipsite de relevanță susținerile recurentei referitoare la respectarea dispozițiilor Legii nr. 26/1990, și în special, a celor privind verificarea disponibilității firmei (art. 39 alin. (8)), dat fiind caracterul teritorial al înregistrării pârâtei (disponibilitatea verificându-se pentru raza județului sau a Municipiului București, după caz, unde își are sediul respectivul comerciant – art. 3 din Legea nr. 26/1990), după cum nici incidența prioritară a dispozițiilor art. 25 alin. (1) din aceeași lege (cerere în justiție de radiere a înregistrării pârâtei) nu poate fi reținută, întrucât recurenta reclamantă a invocat nu numai încălcarea numelui său comercial ci și a mărcilor sale, astfel încât aceasta a fost formulată ca o cerere în contrafacere, prin formularea căreia opune atât numele său comercial prioritar dar și mărci anterioare ce îi aparțin și în legătură cu care, instanțele au aplicat principiul specialității.

Or, acțiunea în contrafacere are alți parametri de evaluare față de o cerere în justiție prin care se solicită radierea înregistrării unei firme în condițiile art. 25 alin. (1) din Legea nr. 26/1990, a cărei premisă (între altele) este conflictul dintre două nume comerciale, precum și prejudiciul produs prin efectuarea unei înmatriculări ori printr-o mențiune în registrul comerțului; ca atare, în mod corect s-a stabilit prin decizia recurată că nu sunt incidente dispozițiile Legii nr. 29/1990, cerere care, de altfel, presupunea și o altă distribuție procesuală, întrucât art. 25 alin. (3) prevede că tribunalul se pronunță asupra cererii cu citarea oficiului registrului comerțului și a comerciantului.

Înalta Curte constată că nu pot fi primite nici criticile pârâtei privind nelegala înlăturare de instanța de apel a temeiului prevăzut de art. 5 lit. a) din Legea nr. 11/1991 prin raportare dispozițiile art. 998 - 999 C. civ. (temei cu privire la care recurenta a susținut că nu a fost invocat de reclamantă prin cererea introductivă sau printr-o precizare ulterioară) – pe de o parte, pentru că recurenta pârâtă nu are interes în a susține o astfel de critică în absența unui prejudiciu procesual al său, iar pe de altă parte, cererea în contrafacere își are cauza (lato sensu) pe tărâm delictual, cum corect a reținut instanța de apel, terții având obligația generală de a respecta drepturile exclusive ale titularului unei mărci și, deci, de a se abține de orice acte de încălcare a acestora.

Astfel, în aplicarea principiului specialității mărcilor, instanțele de fond au reținut că recurenta reclamantă, pe lângă faptul că deține numele comercial anterior, este titulara mărcilor naționale H.R.C., combinate, anume, marca din 30 octombrie 1989 pentru clasele 25 și 42 (restaurante și cocteiluri), și, respectiv, marca națională din 16 martie 1994 (eroarea materială a instanței de apel semnalată de pârâtă – anul 2004 în loc de 1994 – nefiind susceptibilă de îndreptare de instanța de recurs, ca de altfel, nici cea cu privire la Legea nr. 84/2008 în locul Legii nr. 84/1998) pentru clasele 9 și 41 (distracții și amuzament).

În ce privește admiterea cererii în baza art. 35 alin. (2) lit. b) și art. 35 alin. (3) din Legea 84/1998, recurenta pârâtă susține greșita aplicare a legii, în sensul că aceste norme privesc un semn aplicat pe produse sau ambalaje.

Recurenta pârâtă a mai susținut că singurul produs ce apărea în meniu său este una dintre specialitățile de pizza, produs asupra căruia nu operează protecția conferită reclamantei prin cele două titluri, recunoscând în apel, în ședința publică din 22 februarie 2011, că pe un singur geam lateral, datorită modului în care s-a scris noua denumire a restaurantului T.I.C., ar fi vizibilă în continuare, sub vopseaua aplicată, și vechea denumire.

Și această susținere a recurentei este contradictorie.

În primul rând, așa cum deja s-a arătat, instanța de apel a înlăturat interdicția în sarcina pârâtei, de a comercializa produse, de a le deține sau oferi spre vânzare ori de a aplica semnul H.R.C. pe produse și ambalaje, precum și de a le importa sau exporta, astfel încât, Înalta Curte constată că sunt fără obiect criticile sale cu privire la aplicarea semnului pe produse (ca și celelalte ipostaze normative ale contrafacerii prevăzute la exemplificativ la art. 35 alin. (3) lit. a) – d) din Legea nr. 84/1998).

Pe de altă parte, pârâta nu contestă situația de fapt reținută de instanța de apel în sensul că, schimbându-și denumirea restaurantului din H.R.C.P. în T.I.C. după declanșarea litigiului de față, sunt încă vizibile semnele anterioare aplicate pe geamurile interioare (H.R.) ale localului, constatare care a determinat reținerea de instanța de apel a îndeplinirii cerințelor art. 35 alin. (2) lit. b) din Legea 84/1998 în legătură cu serviciile prestate în domeniul restaurantelor, dată fiind exclusivitatea drepturilor conferite reclamantei prin certificatul de înregistrare a mărcii naționale combinate din 30 octombrie 1989 pentru restaurante și cocteiluri (clasele 25 și 42 ale Clasificării de la Nisa).

Din acest punct de vedere, instanța de apel în mod legal a verificat incidența textului invocat, constatând că pârâta, prin menținerea acestor semne pe geamurile din interiorul localului, semn (H.R.) cu un grad ridicat de similaritate cu marca pârâtei (H.R.C.), pe baza prevalenței elementului dominant H.R.; totodată, acest semn este aplicat (menținut) de pârâtă în legătură cu servicii identice (restaurante-cafenea) cu cele protejate în favoarea reclamantei, astfel încât există risc de confuzie în percepția consumatorului mediu, rezonabil de atent și diligent, identitatea serviciilor permițând chiar un grad mai redus al similarității între marcă și semn.

În plus, acest amănunt reunit cu cel al oferirii spre vânzare a produselor precum pizza și salată sub același semn (astfel cum se va arăta în analiza recursului reclamantei), este de natură a compensa diminuarea riscului de confuzie ca efect al schimbării firmei după declanșarea litigiului vizibile din exteriorul locației și este de natură a confirma și folosirea de către pârâtă a numelui său comercial dincolo de funcțiile lui, într-o manieră care aduce atingere funcțiilor mărcii (criterii stabilite prin Cauza Celine a C.J.C.E.).

Prin urmare, cum cele două drepturi de proprietate intelectuală – dreptul asupra numelui comercial sau firmei și dreptul asupra mărcii au funcții diferite – primul având rolul de a identifica întreaga activități comerciale a unei societăți comerciale (fără a oferi în mod necesar indicii cu privire la bunurile sau serviciile care intră în obiectul său de activitate), în timp ce marca are drept funcție principală indicarea originii comerciale ale produselor și deci, distingerea produselor sau serviciile unui întreprinzător de cele ale altuia, cele două drepturi neputând fi substituibile și nici deturnate de la scopul pentru care legiuitorul le-a recunoscut pe fiecare în parte.

Înalta Curte va înlătura și criticile recurentei pârâte cu privire la refuzul instanței de apel de a reduce cuantumul cheltuielilor de judecată efectuate de reclamantă la prima instanță, în aplicarea dispozițiilor art. 274 alin. (3) C. proc. civ., întrucât aceasta nu este o critică de nelegalitate, ci una de netemeinicie, dezlegarea dată acesteia de curtea de apel, fiind o chestiune de apreciere, nu poate fi cenzurată în recurs, întrucât nu reprezintă o critică de nelegalitate.

II. Recursul reclamantei va fi însă admis, constatându-se a fi întrunite cerințele art. 304 pct. 9 C. proc. civ.

a. Astfel, în condițiile în care instanța de apel a reținut, ca și tribunalul că pe lângă cele două mărci naționale anterioare numelui comercial al reclamantei, aceasta mai deține și o familie de mărci comunitare (în număr de 31), în mod nelegal instanța de apel nu le-a recunoscut efectul pe teritoriul României de la data aderării sale la Uniunea Europeană la - 1 ianuarie 2007, ignorându-se dispozițiile art. 159a alin. (1) din Regulamentul mărcii comunitare nr. 40/1994, (înlocuite, în prezent, de art. 165 alin. (1) din Regulamentul nr. 207/2009), prima critică a recurentei reclamante fiind recalificată în acest sens de Înalta Curte, întrucât aspectul invocat nu este susceptibil de critică din perspectiva încălcării art. 1.169 C. civ.

Ca atare, cu ignorarea Regulamentului mărcii comunitare, instanța de apel a înlăturat interdicția dispusă de prima instanță în sarcina pârâtei privind ipotezele normative de la art. 35 alin. (3) lit. a) - d) din Legea 84/1998 în legătură cu produsele pizza și salată, întrucât, astfel cum reiese din înscrisurile anexate motivelor de recurs, depuse încă de la prima instanță, recurenta reclamantă este titulara unor drepturi exclusive asupra unor mărci verbale H.R.C., sau H.R., ori combinate, în care elementul dominant este sintagma H.R. pentru produse din clasele 29 (inclusiv salată) și 30 (inclusiv pizza); acestea sunt în număr de 6, de ex. – marca verbală comunitară H.R.C., clasa 30; marcă comunitară, combinată nr. X pentru clasa 30; marca verbală comunitară H.R., pentru clasele 29 și 30, marca combinată nr. X pentru ambele clase în discuție, etc.

În consecință, instanța de apel în mod nelegal a înlăturat dispoziția primei instanțe cu referire la produsele în discuție, anume, salată și pizza H.R., existente în meniul său și oferite spre comercializare sub semnul care este protejat ca marcă în favoarea reclamantei, stare de fapt dovedită în apel, dar și la momentul declarării recursului de față, potrivit bonului fiscal anexat motivelor de recurs, emis la data de 8 iulie 2011 – fila 58 și 60 dosar recurs; de altfel, chiar în cuprinsul memoriului recurs al pârâtei, se face referire la pizza hard rock una dintre specialitățile din meniul său.

Ca atare, în mod corect prima instanță a dispus în sensul celor prevăzute de art. 35 alin. (3) lit. a) - d) rap. la art. 35 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998, și în acest caz, verificându-se pe lângă identitatea produselor (pizza și salată) un grad ridicat de similaritate între semn și marcă (H.R. vs. H.R.C.), ori chiar identitatea între semn și marcă (H.R.), reclamanta având înregistrată marcă verbală comunitară H.R. în legătură cu care este titulara unor drepturi exclusive de exploatare, astfel cum prevede art. 35 alin. (1) din lege; în cel din urmă caz, care se circumscrie chiar dispozițiilor art. 35 alin. (2) lit. a) din lege, riscul de confuzie în percepția publicului fiind prezumat.

b. Date fiind cele reținute în soluționarea primei critici, cel de-al doilea argument susținut de reclamantă a devenit lipsit de interes, întrucât are aceeași finalitate – modificarea deciziei instanței de apel, în sensul respingerii apelului pârâtei ca nefondat; asocierea realizată de instanța de apel a sintagmei H.R. din limbajul comun cu serviciile sau produsele protejate în favoarea reclamantei, este într-adevăr improprie, câtă vreme această sintagmă ce desemnează mărcile reclamantei nu are vreo legătură evidentă cu produsele asupra cărora sunt destinate a fi aplicate, acestea fiind străine de domeniul muzical, în general, și de rock, în special, asociere care, și reală de ar fi fost ar fi putut constitui doar un argument pentru o eventuală justificarea a nivelului de distinctivitate a mărcilor reclamantei, ceea ce nu intră în discuție.

c. Referitor la ipoteza normativă de a interzice pârâtei importul și exportul de produse și servicii sub semnele H.R. – art. 35 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 84/1998, Înalta Curte constată că prin înscrisurile depuse în recurs în condițiile art. 305 C. proc. civ., recurenta reclamantă a oferit instanței indicii în sensul intențiilor recurentei pârâte de a se extinde și în afara teritoriului României (Londra – filele 127 – 129 dosar recurs).

Contrar celor susținute însă de recurenta reclamantă, pronunțarea unei hotărâri judecătorești într-o acțiune în contrafacere nu presupune emiterea unor dispoziții judiciare generice, ci titularul cererii trebuie să dovedească sau cel puțin să justifice într-o manieră rezonabilă oricare dintre ipotezele normative enumerate la art. 35 alin. (3) din legea specială în materie, după cum este liber să identifice sau să individualizeze alte fapte concrete ce constituie încălcări ale drepturilor sale exclusive, având în vedere că norma este nu una limitativă, ci exemplificativă.

Nepronunțarea instanței de apel asupra relei credințe a intimatei pârâte la momentul înregistrării denumirii sale comerciale este, față de obiectul cererii, o chestiune lipsită de relevanță, potrivit celor deja reținute; în plus, atitudinea subiectivă a pârâtei nu putea reprezentai decât o circumstanță în contextul factual al pricinii, neconstituind o cerință legală pentru constatarea incidenței vreuneia dintre normele aplicabile.

d. În ce privește critica referitoare la neacordarea cheltuielilor de judecată din apel, Înalta Curte constată că instanța de apel a făcut o greșită aplicare a dispozițiilor art. 276 C. proc. civ., norma nepermițând compensarea cheltuielilor de judecată efectuate în faze procesuale diferite (fond și apel).

Prin urmare, în temeiul art. 274 C. proc. civ., dată fiind soluția ce se va pronunța asupra recursului reclamantei, se va modifica decizia recurată și sub acest aspect, cheltuielile de judecată urmând a fi acordate intimatei reclamante în considerarea soluției de respingere a apelului pârâtei, în cuantumul ce rezultă din dovezile de la filele 33-39 dosar apel.

Față de cele ce preced, Înalta Curte, în aplicarea dispozițiilor art. 312 alin. (1) C. proc. civ. va respinge recursul pârâtei ca nefondat, și, având în vedere și prevederile art. 312 alin. (3) rap. la art. 304 pct. 9 C. proc. civ., va admite recursul formulat de reclamantă și va modifica în tot decizia recurată, în sensul că se va respinge ca nefondat apelul declarat de pârâtă, apelanta pârâtă urmând a fi obligată la 5.686,30 dolari SUA, în echivalent lei la cursul BNR la data plății, către intimata reclamantă H.R. Holdings Limited, reprezentând cheltuieli de judecată în apel.

În ce privește cheltuielile de judecată solicitate de recurenta reclamantă în recurs, în aplicarea art. 274 alin. (1) și (3) C. proc. civ., Înalta Curte va dispune obligarea recurentei pârâte la plata sumei de 3.924,60 lei cu acest titlu; s-a avut în vedere, pe de o parte, că reprezentarea în instanță a reclamantei s-a realizat prin intermediul apărătorului M.G., potrivit împuternicirii avocațiale de la fila 96 dosar recurs, precum și dovezile de la filele 113 și 114 dosar din care reiese că acestui apărător i s-a achitat suma de 3.924,60 RON de către SC P. SRL; restul dovezilor administrate din acest punct de vedere - filele 108-112, privesc efectuarea unor plăți pentru servicii juridice în acest dosar de către această din urmă societate, sumă cu care cheltuielile de judecată în recurs vor fi reduse, întrucât nu s-a justificat vreun aport al SC P. SRL în această etapă procesuală.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge ca nefondat recursul declarat de pârâta SC H.R. SRL, împotriva Deciziei nr. 67/ A din 22 februarie 2011 a Curții de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală.

Admite recursul declarat de reclamanta H.R.H.L., împotriva aceleiași decizii.

Modifică în tot decizia recurată, astfel:

Respinge ca nefondat apelul declarat de pârâta SC H.R. SRL, împotriva sentinței nr. 1527 din 22 decembrie 2009 a Tribunalului București, secția a IV-a civilă.

Obligă pe apelanta pârâtă SC H.R. SRL la 5.686,30 dolari SUA, în echivalent lei la cursul BNR la data plății, către intimata reclamantă H.R.H.L., reprezentând cheltuieli de judecată în apel.

Obligă pe recurenta pârâtă la 3.924,60 lei către recurenta reclamantă, reprezentând cheltuieli de judecată în recurs, reduse.

Irevocabilă.

Pronunțată în ședință publică, astăzi, 21 septembrie 2012.