Transitional protection certificate partially annulled following reference patent's UK judicial limitation.

A. Judecata în primă instanță

Prin acțiunea înregistrată la 30 iunie 2005, reclamanta SC G.R.R. SA a chemat în judecată pe pârâta M.C.I. și pe pârâtul O.S.I.M., solicitând instanței ca, prin hotărârea ce o va pronunța, să dispună anularea certificatului de protecție tranzitorie cu titlul „Sare monosodică a acidului 4–amino–1–hidroxibutiliden-I, 1-bisfosfonic și compoziția farmaceutică ce o conține”, a cărui titulară este pârâta.

În motivarea cererii reclamanta a arătat în esență că:

Legea nr. 93/1998 privind protecția tranzitorie a brevetelor de invenție și Normele nr. 211/1998 de aplicare a Legii nr. 93/1998 emise de O.S.I.M. nu prevăd o recunoaștere de plano a brevetului de referință și, din acest motiv, recunoașterea efectelor brevetului pe teritoriul României se face după verificarea condițiilor referitoare la noutate și la activitatea inventivă, pe care trebuie să le îndeplinească invenția pentru a fi brevetată.

În speță, însă, recunoașterea efectelor brevetului de referință, eliberat de Oficiul European de Brevete - pe teritoriul României nu s-a făcut în conformitate cu legea, deoarece invenția din acest brevet de referință nu este nouă și nu prezintă activitate inventivă.

Astfel, în ce privește revendicarea 1, la data de depozit a brevetului de referință, 9 iunie 1989, compusul chimic revendicat în acest brevet era divulgat publicului. Sarea monosodică a acidului 4-anino-l-hidroxibutiliden-l, 1-bisfosfonic și compoziția farmaceutică ce o conține au fost descrise de angajații pârâtei sub forma unui poster și a rezumatului publicat în cadrul Simpozionului „Third International Symposium on Drug Analysis”, care a avut loc în mai 1989 la Antwerp, Belgia, iar documentul distructiv de noutate a fost ulterior publicat în Journal of Pharmaceuticals & Biomedical Analysis vol. 7 nr. 12, pag. 1719-1727, 1989.

Posterul prezentat reprezintă „stadiul tehnicii” conform art. 22 alin. (1) și (2) din Normele de aplicare a Legii nr. 93/1998 privind protecția tranzitorie a brevetelor de invenție, prin aceea că compusul chimic prezentat în acest poster a fost făcut cunoscut în scris publicului prin dezvăluirea denumirii și structurii sale chimice în mai 1989, înaintea zilei de 9 iunie 1989.

A mai arătat reclamanta că, potrivit Secțiunii 3 din Normele nr. 211/1998 pentru acordarea protecției tranzitorii, O.S.I.M. poate găsi și alte documente din stadiul tehnicii care sunt anterioare datei de depozit sau de prioritate ale brevetului de referință, documente care nu au fost luate în considerare de către Oficiul European de Brevete la data acordării brevetului de referință.

Pârâta însăși a știut, la data priorității brevetului de referință, că substanța chimică din revendicarea 1 este divulgată, astfel că în forma sa depusă inițial cererea de brevet european se referea exclusiv la un procedeu de producere a acidului 4-amino-1-hidroxibutiliden-l, 1-bisfosfonic sau de săruri ale acestuia. Abia în cursul procedurii de examinare la Oficiul European de Brevete solicitanta cererii de brevet a depus la dosar revendicări în completare, în special o revendicare de substanță referitoare la compusul chimic trihidrat al sării monosodice a acidului 4-amino-1-hidroxibutiliden-l, 1-bisfosfonic.

Faptul că pârâta și-a dat acordul pentru divulgarea de către J.D.D.M. a substanței din revendicarea 1 a brevetului în mai 1989 rezultă din anexa 7 depusă de pârâtă la cererea de brevet în fața O.E.B., în care se face referire la această prezentare.

De altfel, pârâta a recunoscut divulgarea în cursul unor acțiuni în justiție din străinătate; astfel, în fața High Court of Justice din Marea Britanie a declarat că nu intenționează să mai apere aceste revendicări privind compusul chimic, iar în Germania revendicările privind produsul au fost, de asemenea, abandonate.

Referitor la activitatea inventivă, reclamanta a arătat că forma cristalină a sării monosodice trihidrat a acidului 4-amino-1-hidroxibutiliden-l, 1-bisfosfonic este divulgată și evidentă.

Privitor la revendicarea 2, reclamanta a arătat că forma unei pulberi cu curgere liberă era evidentă din stadiul tehnicii la data priorității brevetului de referință, rezultând în mod evident din cunoștințele oricărui specialist care dorește că condiționeze o pulbere sub formă de capsule.

Cât privește revendicarea 4, aceasta este în primul rând lipsită de o soluție tehnică pentru o compoziție farmaceutică, deoarece nu sunt indicate componentele acestei compoziții și nici măcar nu este amintit faptul că în compoziția farmaceutică este necesar a fi un material suport sau de diluare acceptabil din punct de vedere farmaceutic. Revendicarea 4 nu este susținută de descrierea invenției și nu îndeplinește condiția legală de a putea fi revendicată.

Administrarea orală a bifosfonaților aparținea cunoștințelor generale la data de 8 iunie 1990 și se dovedise deja că utilizarea acidului 4-amino-1-hidroxibutiliden-l, 1-bisfosfonic și a sării sale monosodice pentru tratamentul afecțiunilor legate de distrugerea excesivă a sistemului osos este eficace din punct de vedere terapeutic, fiind anticipată de brevetul GB 2 118 042/1982.

Certificatul de protecție tranzitorie RO 2.086T B nu conține nici o dezvăluire privind modul de administrare a compoziției farmaceutice revendicate, nu dezvăluie nici un dozaj al acestei compoziții pentru a obține efectul terapeutic sau preventiv revendicat în revendicarea 4 și, prin aceasta, nu sunt îndeplinite prevederile art. 26 din Norme, înțelegând prin aplicarea industrială și aplicarea terapeutică pentru o compoziție farmaceutică.

În drept, reclamanta a invocat prevederile art. 6 alin. (3) din Legea nr. 93/1998 și ale art. 24 și 25 din Normele nr. 211/1998 pentru aplicarea Legii nr. 93/1998.

La data de 8 septembrie 2005, reclamanta și-a completat cererea introductivă de instanță cu încă un motiv de anulare a certificatului de protecție tranzitorie, arătând că acesta este nul, deoarece brevetul de referință EP 0 402 152 B1, în baza căruia a fost acordat, a fost anulat pe cale judecătorească de înalta Curte de Justiție din Marea Britanie prin hotărârea HC 02C00845 din 10 februarie 2003.

Pe cale de consecință, certificatul de protecție tranzitorie rămâne fără obiect, iar efectele sale încetează de drept, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 93/1998.

Pârâta - intimată M.C.I. s-a opus admiterii pe fond a acțiunii și a invocat, de asemenea, excepțiile lipsei calității procesuale active a reclamantei și lipsei de interes, iar Tribunalul București, secția a V-a civilă, s-a pronunțat în sensul respingerii lor, prin încheierea de ședință din data de 12 ianuarie 2006.

Pe fond, prin sentința civilă nr. 724 din 8 iunie 2006 Tribunalul București, secția a V-a civilă, a respins ca neîntemeiată acțiunea.

Pentru a pronunța această hotărâre, tribunalul a reținut următoarele:

Pârâta M.C.I. a obținut în România o protecție tranzitorie pentru sarea monosodică trihidrat a acidului 4-amino-1-hidroxibutiliden-I, 1-bisfosfonic, prin recunoașterea efectelor brevetului european EP 0 402 152 B1, în baza Legii nr. 93/1998 și a Normelor nr. 211/1998, primind certificatul de protecție tranzitorie RO 2.086T B.

I. Primul motiv de anulare a protecției tranzitorii acordate societății pârâte pentru brevetul în cauză este acela că brevetul de referință EP 0 402 152 B1 a fost anulat în parte (modificat) de Înalta Curte de Justiție din Marea Britanie prin hotărârea HC 02 C 00845 din 10 februarie 2003, în sensul că revendicările nr. 1 - 4 care se referă la produsul obținut au fost eliminate din brevet.

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3) coroborate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 93/1998, o astfel de împrejurare ar fi, într-adevăr, de natură să ducă la anularea certificatului de protecție tranzitorie, câtă vreme nu mai este îndeplinită condiția privind existența în vigoare a brevetului de referință și, totodată, o astfel de cerere de anulare poate fi formulată în tot cursul duratei de protecție tranzitorie.

Însă, față din conținutul hotărârii indicate de către reclamantă, rezultă doar dispoziția de modificare a EP 0 402 152 B1, dar nu rezultă în mod clar modalitatea de modificare, făcându-se trimitere la „exemplarul din specificații anexat prezentului ordin”.

În al doilea rând, nu s-a făcut dovada caracterului executoriu al sentinței britanice invocate, deoarece nu s-a arătat în ce măsură aceasta ar mai fi supusă exercitării altor căi de atac și nici data când acest efect s-ar produce.

II. Cât privește al doilea motiv de anulare, referitor la neîndeplinirea condiției noutății revendicării 1 a brevetului de protecție tranzitorie, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) din Legea nr. 64/1991, în forma în vigoare anterior modificării prin Legea nr. 203/2002, „divulgarea invenției nu este luată în considerare în cazul în care emană de la inventator sau succesorul său în drepturi și s-a produs în intervalul de 12 luni care a precedat înregistrarea cererii de brevet de invenție sau a priorității recunoscute.”

Or, în cauză nu sunt îndeplinite condițiile impuse de textul de lege, cât privește termenul și persoana de la care a emanat divulgarea invenției.

Cel de-al treilea motiv de anulare, privitor la lipsa activității inventive face referire la trei documente anterioare: posterul prezentat Ia „Third International Symposium on Drug Analysis”, brevetul american US 4 407761/1981 care ar fi cuprins forma cristalină a sării monosodice trihidrat a acidului 4-amino-1-hidroxibutiliden-l, 1-bifosfonic și brevetul britanic GB 2 118 042/1982.

Primul document indicat a fost înlăturat ca referință pentru lipsa activității inventive.

Privitor la celelalte două documente, tribunalul a considerat că ar fi fost necesară o expertiză de specialitate, deoarece legea impune în art. 9, ca reper obiectiv pentru aprecierea activității inventive, „o persoană de specialitate în acel domeniu”.

În lipsa unei astfel de expertize instanța a reținut că, din lecturarea brevetului GB 2 118 042/1982 nu rezultă faptul că ar fi fost documentată la acea dată forma cristalina a sării monosodice trihidrat a acidului 4-amino-1-hidroxibutiliden-I, 1-bifosfonic. Mai mult, brevetul invocat nu face nici măcar referire la substanța în cauză, ci la o altă substanță (acid 4-amino-1-hidroxibutan-I, bifosfonic) și în nici un caz la forma de pulbere a acesteia.

Cel din urmă document, brevetul US 4 407 761/1981 a fost depus la dosar în limba engleză, astfel că instanța a apreciat că nu poate fi analizat nici măcar prin lecturare, iar cele două expertize extrajudiciare ce fac referire la acesta nu au fost luate în considerare, deoarece s-ar nesocoti prin aceasta principiul administrării nemijlocite a probelor.

Instanța a înlăturat, de asemenea, ca fiind vădit nefondate, susținerile reclamantei referitoare la faptul că revendicarea 4 este lipsită de o soluție tehnică pentru o compoziție farmaceutică. Aceasta deoarece, așa cum reclamanta însăși a arătat, revendicările recunoscute prin certificatul de protecție tranzitorie RO 2.086T B sunt toate revendicări de substanță și nu revendicări de procedeu, astfel că nu există nici o rațiune pentru care în cuprinsul acesteia să existe și o „soluție tehnică”.

De asemenea, nu se poate reține că revendicarea nu ar întruni condiția aplicabilității industriale, câtă vreme nu cuprinde dozajul compoziției farmaceutice sau modul de administrare, deoarece, în materia produselor farmaceutice ceea ce se protejează prin brevet este substanța activă, a cărei folosire și administrare este ulterior determinată de către producător și medic. În nici un caz aplicarea industrială nu poate fi condiționată de existența în cuprinsul revendicării a posologiei specifice compoziției farmaceutice.

B. Judecata în apel

Prin decizia civilă nr. 268/ A din 4 decembrie 2008 Curtea de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, a respins excepția privind lipsa interesului și lipsa calității procesuale active invocate de către pârâtă și, totodată, a respins apelul formulat de către reclamantă împotriva sentinței.

Pentru a pronunța această decizie, curtea de apel a avut reținut următoarele:

În fața primei instanțe, pârâta-intimată a invocat aceleași excepții, cu aceeași motivație cu cea expusă prin întâmpinarea depusă în faza apelului, iar tribunalul le-a respins.

În situația în care există o hotărâre a primei instanțe în privința respectivelor apărări formulate de către pârâtă pe calea unor excepții peremptorii, absolute, iar partea care le-a invocat nu a înțeles să atace această hotărâre corespunzător exigențelor art. 282 alin. (2) coroborat cu art. 268 alin. (1) și (3) și art. 295 alin. (1) din C. proc. civ., soluția pronunțată în privința lor a intrat în puterea lucrului judecat. Astfel, ele nu pot fi reanalizate de instanța de control judiciar, pe cale de excepție, pentru că deja au făcut obiectul unei judecăți, soluția pronunțată nefiind atacată în condițiile legii.

Pe fond, curtea de apel a considerat sentința legală și temeinică, cu următoarea motivare:

I. Cauza de nulitate a menționatului certificatul de protecție tranzitorie constând în împrejurarea că brevetul de referință în baza căruia s-a acordat ar fi fost modificat prin hotărâre judecătorească nu se verifică în speță, în raport de ansamblul probelor administrate.

Din această perspectivă, este esențial a se determina brevetul de referință în considerarea căruia a fost eliberat pârâtei-intimate certificatul de protecție tranzitorie a cărui anulare se solicită.

Din conținutul certificatului protecție tranzitorie nr. RO 2.086T B rezultă că brevetul de referință este reprezentat de brevetul european cu nr. EP 0 402 152 Bl, care a fost eliberat de către Oficiul European de Brevete, având desemnate 14 state printre care și Marea Britanie.

Potrivit art. 64 alin. (1) din Convenția privind eliberarea brevetelor europene adoptată al Munchen în anul 1973, la care România a aderat prin Legea nr. 611/2002, din ziua publicării anunțului de eliberare a brevetului european acesta conferă titularului său, în fiecare dintre statele contractante, aceleași drepturi pe care le-ar conferi un brevet național acordat în acest stat.

Pe de altă parte, prin art. 138 alin. (1) din aceeași Convenție se stabilește faptul că „(…) un brevet european poate fi declarat nul, pe baza legislației unui stat contractant, cu efect asupra teritoriului acelui stat, (....)”, iar în alin. (2) al aceluiași articol se prevede că „dacă motivele de anulare afectează doar o parte a brevetului european, anularea se va pronunța într-o limitare corespunzătoare acestui brevet. Dacă legislația națională o permite, limitarea se poate face sub forma modificării revendicărilor, a descrierii sau a desenelor”.

Constatând că brevetul de referință este unul eliberat de către O.E.B., producând efecte în mai multe state expres desemnate, nu poate fi primită susținerea reclamantei în sensul că brevetul de protecție tranzitorie în litigiu ar fi fost acordat în considerarea unui brevet de referință eliberat de autoritățile statului englez - omologul O.S.I.M. din România, așa încât limitarea/ modificarea dispusă de instanțele engleze să fie de natură a afecta beneficiul protecției tranzitorii obținute pe teritoriul României de către pârâtă.

Brevetul european conferă titularului lui, în fiecare dintre statele desemnate, aceleași drepturi pe care le-ar oferi brevetul național eliberat de acel stat, iar efectele anulării lui într-unul dintre statele desemnate - care poate avea forma limitării ori modificării brevetului european, potrivit cu legislația statului în care se dispune o asemenea măsură - sunt limitate la teritoriul respectivului stat.

În aceste condiții, este lipsit de relevanță faptul că brevetul european EP 0 402 152 Bl eliberat de către O.E.B. a fost modificat, în sensul restrângerii limitelor protecției acordate de acesta, pe teritoriul unuia dintre statele desemnate, Marea Britanie, în situația în care respectivul brevet nu și-a încetat valabilitatea/existența - cu privire la revendicările de produs analizate în speță - pe teritoriul celorlalte state desemnate, corespunzător exigențelor art. 2 alin. (2) raportat la art. 1 din Legea nr. 93/1998.

În analiza expusă s-a dat eficiență caracterului definitiv și executoriu al hotărârii pronunțate la data de 10 februarie 2003 de Înalta Curte de Justiție din Marea Britanie, în considerarea faptului că autoritățile britanice au dat eficiență acestui act de jurisdicție prin emiterea documentului cu nr. 0402152 C, care atestă amendarea brevetului european analizat în speță, în sensul în care s-a stabilit prin hotărârea judecătorească invocată de reclamantă.

Chiar în conținutul acestui din urmă document se face însă mențiunea potrivit căreia „modificarea specificației este valabilă doar pentru Marea Britanie, în conformitate cu planul de pe verso”.

II. Sub aspectul criticilor referitoare la neîndeplinirea condițiilor de brevetabilitate a invenției - respectiv, să fie nouă, să rezulte dintr-o activitate inventivă și să fie susceptibilă de aplicare industrială, curtea de apel a reținut că aceste aspecte constituie împrejurări care implică cunoașterea părerii unor specialiști, situație față de care a administrat, corespunzător prevederilor art. 201 C. proc. civ., proba cu expertiză în specialitățile farmacie și proprietate industrială.

Potrivit concluziilor raportului de expertiză întocmit de experții desemnați în cauză - astfel cum acestea au fost completate în urma încuviințării obiecțiunilor părților, dar și a chestiunilor suplimentare solicitate de instanță în privința unor aspecte din raportul inițial depus, care implicau de asemenea lămuriri din partea specialiștilor – curtea de apel a ajuns la concluzia că toate condițiile de brevetabilitate apar ca fiind îndeplinite la data cererii de cordare a protecției.

Curtea a mai considerat că declarației extrajudiciare - întocmită sub forma unui înscris sub semnătură privată - care aparține unei persoane străine de procedura de judecată aflată în curs și în privința căreia nu se verifică în vreun mod respectarea rigorilor impuse prin art. 11 - 14 din O.G. nr. 2/2000, nu i poate acorda o eficiență superioară opiniei exprimate de experții autorizați, desemnați de instanță în condițiile art. 201 și urm. C. proc. civ., spre a fi înlăturată proba științifică astfel administrat.

Judecata în recurs

Împotriva deciziei a declarat recurs reclamanta, structurându-și motivele în două categorii, și anume: motive care privesc condiții de formă și motive care privesc condiții de fond, dezvoltate după cum urmează:

I. Motive care privesc condițiile de formă

l. Hotărârea nu cuprinde motivele pe care se sprijină, în sensul art. 304 pct. 7 C. proc. civ.

În dezvoltarea acestui motiv de recurs, recurenta arată că instanța de apel nu analizat argumentele aduse de ea în susținerea afirmației potrivit căreia un brevet european, în general, nu poate fi acceptat ca brevet de referință.

Astfel, a susținut că un brevet care nu are o durată de valabilitate clar stabilită și unitară pentru întregul teritoriu pe care își produce efectele sau care nu are un conținut al protecției identic pe întregul teritoriul nu poate constitui un brevet de referință așa cum cere legea română, respectiv Legea nr. 93/1998.

Dacă brevetul european în abstract, adică având în vedere toate țările pentru care a fost acordată protecția, și nu o anumită țară determinată, ar putea constitui un brevet de referință în sensul legii române, prima problemă care s-ar pune ar fi determinarea conținutului sferei protecției acordate prin acest brevet, având în vedere faptul că pentru 12 state sunt atât revendicări de produs, cât și revendicări de procedeu, iar pentru alte două state sunt numai revendicări de procedeu, nu și revendicări de produs.

În plus, dat fiind faptul că brevetul acordat pentru Marea Britanie a fost modificat, renunțându-se la revendicările de produs, s-ar pune problema dacă această modificare nu ar trebui avută în vedere de asemenea.

Interpretarea contrară contravine art. 14 al Convenției Europene a Drepturilor Omului, deoarece produce o discriminare bazată pe proveniența brevetului de referință – după cum provine de la O.E.B. sau de la un birou național - nejustificată în vreun fel.

Certificatul de protecție tranzitorie în litigiu indică drept „brevet de invenție de referință” brevetul EP 0 402 152 Bl - țară de origine Marea Britanie (GB).

Pârâtul O.S.I.M. însuși a verificat plata anuităților în Marea Britanie, verificând așadar existența valabilă a acelui brevet.

Or, instanța de apel nu a răspuns în nici un fel acestor argumente esențiale, ci s-a mulțumit să conchidă că brevetul de referință este brevetul european în general, fiind lipsit de relevanță faptul că cel din Marea Britanie a fost modificat.

Se încalcă astfel dispozițiile art. 261 alin. (1) pct. 5 C. proc. civ., care arată că orice hotărâre civilă trebuie să cuprindă „motivele de fapt și de drept care au format convingerea instanței, cum și cele pentru care s-au înlăturat cererile părților”, iar sancțiunea aplicabilă de către instanța de recurs în examinarea neîndeplinirii „îndatoririi de a motiva hotărârea, de a o motiva clar, convingător și pertinent – în partea numită considerentele hotărârii” - care ar trebui să constituie „o garanție pentru împricinați în fața eventualului arbitrariu judecătoresc și singurul mijloc prin care se dă posibilitatea de a putea exercita real controlul judecătoresc”, conduce la modificarea în tot a acestei hotărâri.

De asemenea, în jurisprudența C.E.D.O. se arată că dreptul la un proces echitabil presupune, în principiu, motivarea hotărârilor. Justițiabilii trebuie să se convingă că s-a făcut dreptate și că judecătorul a examinat probele administrate. În plus, enunțarea problemelor de drept și de fapt pe care judecătorul s-a întemeiat trebuie să-i permită justițiabilului să aprecieze șansele de succes ale unui recurs.

Acest drept nu este absolut. Astfel, judecătorul nu trebuie să răspundă tuturor argumentelor invocate de părți. Argumentele decisive pentru soluționarea cauzei vor trebui, totuși, să-și găsească reflectare în hotărâre.

În concluzie, în lipsa analizei vreunuia dintre argumentele decisive indicate de noi în susținerea tezei că brevetul european în general nu poate fi un brevet de referință, instanța a încălcat atât dreptul intern cât și articolul 6 al C.E.D.O.

2.Hotărârea pronunțată este lipsită de temei legal și a fost pronunțată cu încălcarea și greșita aplicare a legii, motiv de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 C. proc. civ.

Legea nr. 93/1998 are în vedere brevetul prin care se protejează invenția respectivă în alte state, numit „brevet de referință” în art. 4 alin. (1), astfel:

Cererea de protecție tranzitorie, redactată în limba română, se depune la O.S.I.M., prin mandatar autorizat, și va conține:

a) solicitarea expresă de protecție tranzitorie;

b) numele sau denumirea, adresa/ sediul și semnătura titularului brevetului de invenție de referință;

c) numărul brevetului de invenție de referință și titlul invenției, perioada pentru care a fost eliberat și țara în care a fost eliberat.

Valabilitatea certificatului de protecție tranzitorie însăși depinde de valabilitatea brevetului de referință în țara de referință, conform articolului 2 alin. (2) al Legii nr. 93/1998, care prevede:

Protecția tranzitorie începe de la data depunerii cererii la O.S.I.M. și încetează la data expirării valabilității brevetului de invenție, la data anularii acestuia sau la data decăderii din drepturi a titularului de brevet, fără a putea depăși 20 de ani de la data depozitului reglementar în țara de origine.

În aceste condiții, anumite elemente cum ar fi conținutul protecției și durata de protecție a brevetului de referință și existența sa valabilă în sistemul țării de referință - adică să nu fi fost anulat sau să nu fi existat o decădere din drepturi - sunt esențiale în sistemul de protecție tranzitorie implementat de legiuitorul român.

Din aceste motive, un brevet care nu are o durată de valabilitate clar stabilită și unitară pentru întregul teritoriu pe care își produce efectele sau a cărui valabilitate nu poate fi stabilită în mod unitar pe întregul teritoriu pe care își produce efectele sau care nu are un conținut al protecției identic pe întreg teritoriul pe care își produce efectele nu poate constitui un brevet de referință așa cum cere legea română.

Brevetul european EP 0 402 152 B1 în abstract, adică având în vedere toate țările pentru care a fost acordată protecția, și nu o anumită țară determinată, nu poate constitui un brevet de referință în sensul legii române.

Dacă lucrurile ar sta altfel, prima problemă care s-ar pune ar fi determinarea conținutului, sferei protecției acordate prin acest brevet, având în vedere faptul că pentru 12 state sunt atât revendicări de produs cât și revendicări de procedeu, iar pentru alte două state sunt numai revendicări de procedeu, nu și revendicări de produs. În plus, dat fiind faptul că brevetul acordat pentru Marea Britanie a fost modificat, renunțându-se la revendicările de produs, s-ar pune problema dacă această modificare nu ar trebui avută în vedere de asemenea.

Mai mult, se pune problema ce s-ar întâmpla dacă într-unul din statele contractante s-ar prelungi durata de valabilitate a brevetului sau dacă într-unul din statele desemnate brevetul ar fi pur și simplu anulat, rămânând valabil în celelalte.

O asemenea interpretare și soluție introduce o discriminare bazată pe proveniența brevetului de referință nejustificată în vreun fel și care ar încălca flagrant articolul 14 al Convenției Europene a Drepturilor Omului combinat cu art. 1 al Primului Protocol Adițional al respectivei Convenții, precum și Protocolul 12 al respectivei Convenții contravine și jurisprudenței C.E.D.O., care, conform art. 20 din Constituție face parte din dreptul intern, legile interne trebuind să fie interpretate în conformitate cu tratatele privind drepturile omului la care România este parte.

Conform jurisprudenței Curții, nu orice diferență de tratament constituie totodată, în mod automat, o încălcare a art. 14. Trebuie stabilit că persoanele plasate în situații analoage sau comparabile se bucură de un tratament preferențial și că această distincție nu este obiectiv și rezonabil justificată, adică nu urmărește un scop legitim sau nu există un raport rezonabil de proporționalitate între mijloacele folosite și scopul vizat.

În speță este clar că pârâta s-ar bucura de un tratament preferențial față de persoanele ce invocă un brevet de referință național. Iar această diferență de tratament, bazată pe proveniența brevetului de referință (național sau european) nu este justificată în nici un fel.

În cazul de față pârâta însăși a înțeles să indice ca referință brevetul european cu efectele produse de acesta în Marea Britanie, iar nu brevetul european in abstracto, indicând expres Marea Britanie ca țară de referință, ca țară de proveniență a brevetului. Pârâta a acceptat astfel, implicit, să supună protecția tranzitorie acordată în România condițiilor de valabilitate, duratei și efectelor pe care brevetul european le are în Marea Britanie.

Mai mult, O.S.I.M. a acordat protecția tranzitorie analizând condițiile în raport de brevetul european pentru Marea Britanie, nu pentru brevetul european in abstracto - de altfel, acest lucru nu ar fi fost posibil, având în vedere că, în cazul de față, conținutul protecției este diferit pentru țările desemnate de pârâtă. De aceea, o anulare, totală sau parțială a brevetului european în Marea Britanie, lipsește de suport și protecția tranzitorie în România.

II. Motivele de recurs ce privesc condițiile de fond

1. Interpretarea greșită și aplicarea greșită a legii, în sensul art. 304 pct. 9 C. proc. civ.

În dezvoltarea acestui motiv de recurs, recurenta susține, în esență, că instanța de apel nu a avut în vedere prevederile Convenției Europene a Brevetului, la care România a aderat prin Legea nr. 611/2002 și nici practica constantă a Oficiului European de Brevete.

Potrivit art. 3 alin. (2) din Legea nr. 611/2002, în caz de conflict între prevederile Convenției privind eliberarea brevetului european și cele ale Legii nr. 611/2002 sau ale Legii nr. 64/1991, cu modificările și completările ulterioare, prevederile Convenției prevalează. Rezultă de aici importanța cunoașterii practicii Oficiului European de Brevete.

Datorită existenței acestui articol, interpretarea și aplicarea legii române anterioare se va face, așadar, în mod obligatoriu, în conformitate cu Convenția.

Convenția a jucat un rol de unificare a dreptului brevetelor din țările care au aderat la ea, acestea adoptând reglementări similare, în dreptul intern, cu cele revăzute de Convenție; de asemenea, interpretarea și aplicarea noțiunilor introduse în baza reglementărilor Convenției s-a făcut, în doctrina și practica celor state, avându-se în vedere și soluțiile pronunțate de O.E.B., deși, în general, în aceste țări, nu exista un text legal similar articolului 3 alin. (2) din Legea 611/2002 care să le oblige la acest lucru.

Or, instanța de apel nu a procedat în acest mod nici când a analizat activitatea inventivă și nici când a analizat noutatea.

2. În continuare, recurenta prezintă detaliat argumentele pentru care invenția nu întrunea, la data brevetării, cele două condiții și pe care instanța de apel nu le-a analizat, ceea ce atrage, în opinia recurentei și incidența motivului de recurs prevăzut de art. 304 pct. 7 C. proc. civ.

Aceste argumente nu vor mai fi redate în detaliu, deoarece analiza motivelor de recurs privitoare la condițiile de fond ale protecției nu vor mai fi analizate de Înalta Curte pentru considerente ce se vor arăta ulterior.

Recurenta solicită modificarea în tot a deciziei, iar, pe fond, admiterea acțiunii și anularea certificatului de protecție tranzitorie, cu obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de acest litigiu.

Intimații M.C.I. și Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci nu au depus la dosar întâmpinare.

Intimata M.C.I. a învederat că în cadrul său a avut loc o reorganizare, depunând la dosar actul constitutiv actualizat, precum și actul de adoptare al acestuia, și că se numește în prezent M.S.D.C.

Recurenta a depus un set de înscrisuri noi în baza art. 305 C. proc. civ.

Analizând motivele de recurs, Înalta Curte a considerat necesar să pună în discuția părților, cu prioritate, sesizarea instanței de contencios administrativ pentru a se pronunța asupra excepției de nelegalitate a secțiunii a 3-a din capitolul II al Normelor nr. 211/1998 emise de O.S.I.M. în aplicarea Legii nr. 93/1998.

Aceasta deoarece pe tot parcursul judecății reclamanta a susținut în mod constant că atât legea cât și normele de aplicare a acesteia prevăd un examen de fond al condițiilor de brevetabilitate cu ocazia soluționării cererii de cordare a certificatului de protecție tranzitorie, or, verificând această susținere Înalta Curte a constatat că legea nu prevede un atare examen, care este reglementat exclusiv prin normele de aplicare.

Astfel, potrivit art. 1 din Legea nr. 93/1998, statul român recunoaște o protecție tranzitorie titularilor de brevete, cu dată de prioritate anterioară datei de 21 ianuarie 1991, dintr-un stat membru al Uniunii de la Paris pentru protecția proprietății industriale sau al Organizației Mondiale a Comerțului, pentru invențiile care au ca obiect substanțele obținute prin metode nucleare, chimice, produse medicamentoase, metode de diagnosticare și tratament medical, dezinfectante, produse alimentare și condimente, precum și soiuri noi de plante, tulpini de bacterii și ciuperci, noi rase de animale și viermi de mătase.

Potrivit art. 3 din aceeași lege, protecția tranzitorie se acordă dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:

a) invenția face obiectul unui brevet de invenție în vigoare într-un stat membru al Uniunii de la Paris sau al Organizației Mondiale a Comerțului, cu dată de prioritate anterioară datei de 21 ianuarie 1991;

b) obiectul invenției nu a fost brevetat în România și se încadrează în categoriile prevăzute la art. 1;

c) produsul care face obiectul brevetului de referință nu a fost comercializat în România anterior datei de 31 decembrie 1993;

d) cererea pentru acordarea protecției tranzitorii a fost depusă într-un termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

În art. 4 se prevăd actele care trebuie depuse odată cu cererea de acordare a protecției tranzitorii, iar în art. 5 obligațiile care incumbă O.S.I.M. în soluționarea cererii.

Nici o dispoziție a legii nu prevede că, pentru acordarea protecției, în afara condițiilor menționate anterior, O.S.I.M. mai face vreo verificare de fond cu privire la condițiile de brevetabilitate pe care ar trebui să le îndeplinească invenția pentru care se cere protecție tranzitorie pe teritoriul României.

În schimb, Normele nr. 211/1998 emise de O.S.I.M. în aplicarea legii reglementează în secțiunea 1 din Capitolul II „Examinarea preliminară a cererii”, prin prisma art. 3, art. 4 și art. 5 din Legea nr. 93/1998, iar în secțiunea a 3-a a aceluiași capitol „Examinarea cu privire la îndeplinirea condițiilor de fond pentru acordarea protecției tranzitorii”.

În această din urmă secțiune sunt reglementate condițiile privind noutatea, activitatea inventivă și aplicabilitatea industrială, care sunt specifice activității de brevetare ce face obiectul Legii nr. 64/1991, dar care nu se regăsesc în Legea nr. 93/1998.

În legătură cu necesitatea sesizării instanței de contencios administrativ pentru a se pronunța asupra excepției de nelegalitate a unui act administrativ unilateral, emis anterior intrării în vigoare a Legii nr. 554/2004, Înalta Curte a avut în vedere următoarele:

Alin. (1) al art. 4 din Legea nr. 554/2004, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 262/2007, se referă doar la legalitatea unui act administrativ unilateral cu caracter individual, iar alin. al 2-lea se referă la actul administrativ unilateral, fără a face distincție după cum este cu caracter normativ sau cu caracter individual.

Pe fondul acestei reglementări au apărut în practică soluții neunitare cu privire la admisibilitatea invocării într-un litigiu pendinte a excepției de nelegalitate a unui act administrativ cu caracter normativ, cum este și cazul în speță, respectiv al Normelor nr. 211/1998 emise de O.S.I.M. în aplicarea Legii nr. 93/1998.

Pentru unificarea practicii s-a adoptat de către secția de contencios administrativ și fiscal a Î.C.C.J. soluția de principiu din data de 29 septembrie 2008, prin care s-a statuat că o astfel de excepție este admisibilă în temeiul art. 4 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 262/2007.

În ceea ce privește chestiunea dacă o astfel de excepție poate fi invocată și cu privire la acte administrative emise anterior intrării în vigoare a Legii nr. 554/2004, practica secției de contencios administrativ și fiscal a Î.C.C.J. este constantă în sens afirmativ (ex.: Decizia nr. 2767 din 17 august 2006), cu motivarea că art. 11 alin. (4) din lege prevede posibilitatea atacării oricând a actelor administrative cu caracter normativ care se consideră a fi nelegale, dar și cu aceea potrivit căreia Legea nr. 554/2002 este prin excelență procesuală și se aplică imediat, actele administrative emise anterior intrării ei în vigoare putând fi cenzurate sub aspectul legalității prin mecanismele procesuale existente la data demarării demersului judiciar.

Sesizarea instanței de contencios administrativ nu a mai fost necesară în prezenta cauză deoarece, după punerea în discuție a acestei chestiuni prealabile, prin cererea depusă la dosar la data de 15 februarie 2010, recurenta a renunțat expres la toate motivele de recurs care vizează nelegalitatea aprecierii condițiilor de fond de brevetabilitate.

Dând efect principiului disponibilității, care guvernează procesul civil, Înalta Curte a luat act de această restrângere a recursului și de faptul că a rămas învestită numai cu motivele privitoare la condițiile de formă ale menținerii certificatului de protecție tranzitorie.

În raport de cererea de recurs astfel restrânsă, intimata pârâtă a depus la dosar concluzii scrise, solicitând respingerea recursului ca nefondat, cu următoarea motivare:

1. Motivul de recurs de ordin procedural potrivit căruia hotărârea judecătorească nu ar fi motivată este neîntemeiat.

Hotărârea instanței de apel cuprinde motivele pe care se sprijină. Instanța de apel arată în mod detaliat considerentele pentru care motivele de apel invocate de apelantă sunt neîntemeiate, analizând fiecare dintre aceste motive de apel. De asemenea, instanța de apel a analizat probele administrate în cauză.

Motivarea hotărârii judecătorești nu este o problemă de volum, ci una de conținut.

Așa cum s-a arătat în literatura de specialitate, pentru ca hotărârea să fie considerată motivată, judecătorul nu trebuie să răspundă tuturor argumentelor invocate de părți, fiind suficient ca din întregul hotărârii să rezulte că a răspuns acestor argumente în mod implicit.

Recurenta reproșează instanței de apel că nu a răspuns tuturor argumentelor invocate. Or, această împrejurare nu poate constitui motiv de recurs și nu se încadrează la motivul prevăzut de art. 304 pct. 7 C. proc. civ.

De altfel, acest motiv de recurs, dacă ar fi considerat întemeiat, ar duce la casarea deciziei instanței de apel și la trimiterea cauzei spre rejudecare, iar nu la modificarea acesteia cum solicită recurenta. Chiar din împrejurarea ca recurenta solicită modificarea deciziei rezultă că nici măcar ea nu crede în temeinicia acestui pretins motiv de recurs.

2. Motivul de recurs întemeiat pe dispozițiile art. 304 pct. 9 C. proc. civ. este neîntemeiat pentru următoarele considerente:

Recurenta susține, în esență, că orice amendare a brevetului de referință britanic determină anularea certificatului de protecție tranzitorie și că instanța de judecată trebuie să dispună această anulare începând cu data de 10 februarie 2003.

Obiectul prezentei cauze îl constituie anularea certificatului de protecție tranzitorie, iar nu constatarea încetării protecției tranzitorii.

Se impune precizarea că pe parcursul procesului, reclamanta a solicitat anularea certificatului de protecție tranzitorie, pe motiv că a fost anulat brevetul de referință, pentru ca apoi să menționeze drept consecință a anulării brevetului de referință rămânerea fără obiect a certificatului de protecție tranzitorie, efectele acestuia încetând de drept.

În concluziile orale în fața instanței supreme a perpetuat această atitudine evazivă precizând că ceea ce solicită de fapt este invalidarea protecției tranzitorii.

În realitate, instituțiile juridice respective au efecte diferite și nu se pot confunda.

Ori este vorba de anulare ori de rămânere fără obiect sau de o încetare a efectelor ori invalidare. În nici un caz nu se poate pune semnul egalității între anularea certificatului de protecție tranzitorie, rămânerea sa fără obiect sau încetarea acestuia.

În cazul anulării certificatului de protecție tranzitorie, ca de altfel în cazul anulării oricărui act juridic, cauzele de anulare sunt concomitente încheierii actului. În consecință, pentru a se vorbi de anularea certificatului în litigiu trebuie mai întâi analizat dacă la data eliberării sale exista respectiva cauză de anulare, respectiv dacă brevetul de referință era anulat.

Recurenta-reclamantă a susținut că art. 6 alin. (3) din Legea nr. 93/1998 ar impune denumirea de anulare într-un sens specific, înglobând orice cauză de ineficacitate a certificatului de protecție tranzitorie și că unica acțiune având ca obiect constatarea unei asemenea cauze ar li acțiunea în anulare.

În realitate, lectura art. 6 alin. (3) nu justifică această interpretare. Astfel, potrivit textului „anularea certificatului de protecție tranzitorie pentru neîndeplinirea condițiilor prevăzute în prezenta lege se poate cere în tot cursul duratei de protecție și se judecă de către Tribunalul București”.

„Condițiile prevăzute în prezenta lege” sunt menționate în art. (3) din respectivul act normativ: „protecția tranzitorie se acordă, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții (…)”.

După cum se vede, Legea nr. 93/1998 prevede numai condiții specifice acordării protecției tranzitorii, condiții care trebuie îndeplinite la momentul acestei acordări, adică la momentul eliberării certificatului de protecție tranzitorie. Or, din conținutul condiției ca „invenția să facă obiectul unui brevet de invenție în vigoare într-un stal membru al Uniunii de la Paris sau al Organizației Mondiale a Comerțului, cu data de prioritate anterioară datei de 21 ianuarie 1991” nu rezultă că această protecție ar trebui să fie în vigoare la o altă dată decât aceea a acordării protecției. Dacă la data acordării protecției această condiție este îndeplinită, certificatul de protecție tranzitorie este acordat în mod valabil și are durata prevăzută de art. 2 alin. (2) din lege. Astfel, potrivit respectivului text „protecția tranzitorie începe de la data depunerii cererii la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci și încetează la data expirării valabilității brevetului de invenție, la data anulării acestuia sau la data decăderii din drepturi a titularului de brevet, fără a putea depăși 20 de ani de la data depozitului reglementar în țara de origine”.

Dacă recurenta reclamantă ar fi considerat că protecția ar fi încetat în temeiul acestui text atunci ar fi trebuit să introducă nu o acțiune în anulare, ci o acțiune în constatarea încetării protecției tranzitorii întemeiată pe art. 111 C. proc. civ.

În orice caz, recalificarea acțiunii în etapa recursului nu este permisă. Cel mult, în cazul în care instanța de recurs ar ajunge la concluzia că instanțele ordinare nu au calificat corect acțiunea, se pune problema casării cu trimitere spre rejudecare în vederea unei calificări corecte și a examinării fondului cauzei din perspectiva acestei calificări.

Împrejurarea că recurenta solicită invalidarea protecției tranzitorii, respectiv să se constate încetarea efectelor protecției tranzitorii, demonstrează o dată mai mult că nu există o cauză de anulare și deci acțiunea în anulare este neîntemeiată, iar soluția instanțelor judecătorești este legală.

3. Instanța a pus în discuția părților următoarea problemă: „întrucât în certificatul de protecție tranzitorie a cărui anulare se solicită este menționat ca brevet de referință un brevet european în care figurează 14 state destinatare, care este semnificația menționării în același certificat a unui singur stat ca fiind țara de origine?”

Așa cum chiar instanța a menționat, brevetul european în cauză este valabil în 14 state.

Regula în materie de brevete este că un brevet de referință este emis de autoritatea specializată a unui stat membru al Uniunii de la Paris.

Brevetele europene fac însă excepție de la această regulă, ele fiind emise de Oficiul European de Brevete, care este un organ al unei organizații interguvernamentale, respectiv Organizația Europeană de Brevete.

Brevetul astfel emis produce, în fiecare din statele membre desemnate de solicitant, efectele unui brevet național, conform art. 2 din Convenția privind eliberarea brevetelor europene.

Întrucât brevetul european nu este emis de un stat, dar are aceleași efecte ca un brevet emis în fiecare din statele desemnate, solicitantul unui certificat de protecție tranzitorie nu poate indica Organizația Europeană de Brevete ca țară în care s-a emis brevetul de referință, ci, pentru completarea formularului cererii de eliberare a unui certificat de protecție tranzitorie, el trebuie să indice una din țările desemnate prin brevetul european la alegerea sa.

În acest sens, cu prilejul concluziilor orale O.S.I.M. a confirmat că a fost aleasă Marea Britanic de către O.S.I.M., întrucât în această țară brevetul avea cea mai veche dată de prioritate, iar acest aspect interesa sub aspectul duratei protecției tranzitorii în România. Dacă ar fi fost aleasă o altă țară din cele 14, dar în care înregistrarea s-a făcut ulterior, ar fi fost depășit termenul de 20 de ani în raport cu data priorității. În condițiile în care O.S.I.M. a ales prima țară în care s-a făcut înregistrarea din cele 14, întreaga documentație solicitată s-a referit doar la Marea Britanie.

4. În speță, din actele și lucrările dosarului rezultă că nu există o hotărâre judecătorească de anulare a brevetului de referință. De altfel, cu prilejul concluziilor orale, recurenta a precizat că recunoaște acest aspect și că este vorba de o renunțare la anumite revendicări, renunțare care emană de la titularul brevetului. În opinia recurentei, însă, această renunțare determină anularea certificatului de protecție tranzitorie întrucât art. 2 alin. (2) din Legea nr. 93/1998 vizează toate cazurile în care se produc amendări ale brevetului de referință, inclusiv prin renunțări sau tranzacții. O asemenea susținere este neîntemeiată.

Este cert și recunoscut chiar de recurentă că hotărârile judecătorești invocate de ea și în raport cu care solicită invalidarea protecției tranzitorii nu au dispus anularea brevetului de referință.

Astfel, cât privește hotărârea britanică depusă la dosar - HC 03 C 02266 a Curții Regale de Justiție din Londra, aceasta se referă la un litigiu de contrafacere declanșat de M. împotriva Societății G, după cum se statuează expres în această hotărâre (a se vedea paragraful 3): acțiunea în speță se baza „pe descrierea procesului confidențial care a fost furnizată de pârât. La o consultare privind gestionarea cazului din 14 iulie acest an, înainte de notificarea dată apărării, s-a adoptat un program pentru audierea rapidă a problemei contrafacerii. S-a ordonat de asemenea, ca, dacă pârâtul contestă validitatea, hotărârea în acea problemă urma să fie suspendată până după încheierea acestui proces de contrafacere. Pârâtul a înaintat o cerere reconvențională pentru invaliditate. Pentru motivele de mai sus nu este o problemă care trebuie hotărâtă acum”.

În consecință, așa cum se arată în continuare, în respectivul litigiu nu s-a avut în vedere decât interpretarea brevetului în scopul stabilirii limitelor protecției care era necesară pentru soluționarea litigiului de contrafacere. „Construction of the patent” înseamnă „interpretarea brevetului”, iar nu „construcția brevetului”, cum în mod defectuos s-a tradus în limba română în traducerea depusă de reclamantă.

De asemenea, în cadrul litigiului din Anglia cu A.G.L. hotărârea a vizat acordarea cheltuielilor de judecată, împrejurare recunoscută, de altfel, de reclamantă în cadrul răspunsului la întrebarea nr. 2 din interogatoriu. Chiar în conținutul hotărârii instanța engleză a precizat că „este inevitabil ca în cazul soluționării unei cauze înainte de sesizarea instanței aceasta să ajungă să ia în considerare problema costurilor în necunoștință de cauză. Dacă așa cum se întâmplă în cazul de față instanța nu a văzut materialele pentru proces decât în măsura în care acestea sunt prezentate în scopul solicitării de costuri, instanța trebuie să aibă grijă să nu facă presupuneri care la o perspectivă de ansamblu asupra cauzei să se dovedească nejustificate” ( a se vedea în acest sens paragraful 11 din considerentele hotărârii). Considerentele instanței continuă cu menționarea documentului D.M., dar trebuie avut în vedere faptul că această mențiune are în vedere doar conduita procesuală a pârâtei M., care, în procesul respectiv nu a administrat probe în legătură cu acest document. Potrivit dreptului britanic o asemenea conduită procesuală este relevantă pentru aprecierea de către instanță a chestiunii cheltuielilor de judecată.

Pe prima pagină a acestei hotărâri, în traducerea depusă chiar de reclamantă, se arată că hotărârea a survenit „în urma cererii pârâtei (M.C.I.) de modificare a brevetului european (Marea Britanie)”.

Aceeași mențiune figurează și în documentul intitulat proces verbal asupra sentinței: „în urma cererii pârâtei prin notificarea de cerere din data de 28 ianuarie 2003 (…)”.

Este, așadar, neîndoielnic că modificarea brevetului britanic a survenit ca urmare a manifestării de voință a titularului său, ceea ce corespunde în terminologia legislației române a brevetelor cu o renunțare parțială la brevet, conform art. 38 din Legea nr. 64/1991.

Renunțarea la brevet nu se confundă cu anularea - art. 54 - 55 din Legea nr. 64/1991 și art. 6 alin. (3) din Legea nr. 93/1998 -, expirarea valabilității - art. 31 coroborat cu art. 25 din Legea nr. 64/1991 - sau decăderea - art. 43 alin. (3) din Legea nr. 64/1991.

În consecință, este cert și fără putință de tăgadă că a fost vorba de o renunțare la anumite revendicări, din rațiuni de politică economică, renunțare valabilă doar pe teritoriul Marii Britanii, care nu determină anularea certificatului de protecție tranzitorie.

Ca urmare, brevetul de referință s-a modificat ca urmare a acestei renunțări la o parte din revendicări dar această diminuare a protecției este rezultatul exclusiv al voinței titularului de brevet, iar nu ca urmare a unei hotărâri judecătorești de anulare.

Or, renunțarea titularului de brevet la anumite revendicări pe teritoriul anumitor state nu constituie caz de încetare a protecției tranzitorii. Astfel, potrivit art. 2 alin. (2) din Legea nr. 93/1998 protecția tranzitorie începe de la data depunerii cererii la O.S.I.M. și încetează la data expirării valabilității brevetului de invenție, la data anulării acestuia sau la data decăderii din drepturi a titularului de brevet, fără a putea depăși 20 de ani de la data depozitului reglementar în țara de origine. În speță, nu a expirat brevetul de referință, nu a fost anulat și nu este vorba nici de o decădere din drepturi a titularului său.

Întrucât vizează pierderea unui drept, textul art. 2 alin. (2) este de strictă interpretare și aplicare. Oricum, el n-ar putea fi extins prin analogie la acte voluntare cum este renunțarea la brevetul de referință, întrucât nici una dintre cele trei modalități de încetare a brevetului de referință enumerate de text nu implică o manifestare de voință a titularului, cum este cazul renunțării.

Recurenta a susținut în dezbaterile orale că noțiunea de expirare a valabilității brevetului utilizată în art. 2 alin. (2) ar trebui înțeleasă într-un sens larg, cuprinzând toate modalitățile de încetare a brevetului inclusiv renunțarea titularului. Această interpretare este contrazisă de urmarea textului. Dacă noțiunea de încetare a valabilității ar fi acoperit acest sens larg, menționarea anulării și a decăderii ar fi fost inutile, neproducând nici un efect. Or, legea nu poate fi interpretată în sensul în care nu produce nici un efect juridic. Rezultă că noțiunea de expirare a valabilității brevetului este utilizată în sens strict, după cum rezultă, de altfel, și caracterul de excepție al normei, referindu-se doar la încetarea duratei de protecție conferită prin brevetul de referință cu excluderea renunțării și a celorlalte modalități de încetare a brevetului.

Fiind vorba de o renunțare la un drept, aceasta este la rândul său de strictă interpretare și aplicare. Așa fiind, nu este vorba de o anulare a brevetului de referință, ci cel mult o renunțare la anumite revendicări pe teritoriul Marii Britanii, care nu produce nici un fel de efecte pe teritoriul României.

De altfel, așa cum corect a reținut instanța de apel în decizia pronunțată, chiar în conținutul documentului, care atestă amendarea brevetului european, se face mențiunea că „modificarea specificației este valabilă doar pentru Marea Britanic, în conformitate cu planul de pe verso”.

5. Această renunțare este ulterioară datei la care a fost acordată protecția tranzitorie și, prin urmare, nu poate determina anularea certificatului de protecție tranzitorie întrucât cauza de anulare trebuie să fie concomitentă încheierii actului. Astfel, protecția tranzitorie a fost acordată la data de 29 decembrie 2000, iar hotărârile judecătorești britanice au fost pronunțate la data de 22 noiembrie 2003 - hotărârea HC 03 C 02266 a Curții Regale de Justiție din Londra referitoare la litigiul de contrafacere declanșat de M. împotriva Societății G. și, respectiv, la 10 februarie 2003 - hotărârea pronunțată în litigiul cu A.G.L., ce a vizat acordarea cheltuielilor de judecată.

În cazul în care s-ar fi pronunțat o hotărâre de anulare a brevetului de referință, ceea ce nu este cazul în speță, respectiva hotărâre nu ar fi produs efecte în România având în vedere principiul teritorialității consacrat de art. 138 din Convenția privind eliberarea brevetelor europene, la care România a aderat prin Legea nr. 611 din 13 noiembrie 2002.

Această dispoziție legală se aplică cu prioritate în raport cu dispozițiile Legii nr. 93/1998 pentru următoarele considerente: este vorba de un act normativ ulterior Legii nr. 93/1998; acest act normativ are o forță juridică superioară Legii nr. 93/1998, fiind vorba de o Convenție europeană este vorba de o normă juridică specială în raport cu Legea nr. 93/1998, întrucât privește brevetul european.

Intimatul O.S.I.M. a formulat, de asemenea, concluzii scrise, solicitând respingerea recursului ca nefondat.

Intimatul arată că semnificația menționării în certificatul de protecție tranzitorie a unei singure țări ca țară de origine se face în scopul de a determina întinderea protecției, care începe de la data depunerii la O.S.I.M. a cererii, dar nu poate să depășească 20 de ani de la data depozitului reglementar în țara de origine.

Restul concluziilor privesc aspectele legate de examenul de fond al cererii de acordare a protecției tranzitorie, care nu mai fac obiect de analiză în recurs, astfel cum a fost restrâns.

Analizând recursul în limitele motivelor de nelegalitate menținute, Înalta Curte constată că acestea sunt în parte fondate, pentru considerentele ce se vor expune în continuare.

În ceea ce privește terminologia legată de problematica brevetului european, se va utiliza cea din Legea nr. 611/2002 privind aderarea României la Convenția privind eliberarea brevetelor europene, adoptată la Munchen la 5 octombrie 1973, precum și la Actul de revizuire a acesteia, adoptată la Munchen la 29 noiembrie 2000, adică: Convenția brevetului european, Oficiul European de Brevete, Organizația Europeană de Brevete.

1. Contrar susținerilor recurentei, hotărârea atacată cuprinde motivele pe care se sprijină, nefiind incidente prevederile art. 304 pct. 7 C. proc. civ.

Este adevărat că instanța de apel nu a răspuns tuturor argumentelor invocate de reclamantă, dar a arătat de ce, în opinia sa, există temei pentru menținerea certificatului de protecție tranzitorie, independent de hotărârile judecătorești pronunțate de instanța britanică în legătură cu brevetul din Marea Britanie.

Pentru a fi incident motivul de recurs prevăzut de art. 304 pct. 7 C. proc. civ., ar trebui ca motivele să lipsească cu desăvârșire ori să fie de o asemenea manieră concepute încât să nu se poată considera că s-a analizat apelul și să facă imposibil controlul judiciar în recurs.

O asemenea situație ar determina casarea deciziei și trimiterea cauzei spre rejudecare, chiar dacă acest motiv este prevăzut de art. 312 alin. (3) C. proc. civ. ca fiind unul de modificare a hotărârii, întrucât jurisprudența a asimilat lipsa considerentelor cu necercetarea fondului și a aplicat constant prevederile art. 312 alin. (5) C. proc. civ., când a găsit incident acest motiv de recurs.

De fapt, tratarea art. 304 pct. 7 ca motiv de modificare nu este posibilă deoarece, pentru a schimba o hotărâre, nu este suficient ca ea să fie nemotivată, ci trebuie să fie și nelegală, pentru alte motive decât cel anterior menționat.

În speță, situația de fapt a fost pe deplin stabilită, iar raționamentul instanței de apel este amplu și clar exprimat și concordă cu soluția adoptată.

Nemulțumirea reclamantei vizează, în realitate, soluția adoptată, a cărei modificare o solicită, iar criticile privitoare la nelegalitatea acesteia sunt subsumate motivului de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 C. proc. civ, în tratarea căruia Înalta Curte va avea în vedere și argumentele pretins omise de instanța de apel.

2. Cel de-al doilea motiv de recurs este fondat și va determina admiterea cererii, pentru următoarele considerente:

2.1. Acordarea protecției tranzitorii a unui brevet de invenție face obiectul unei legi speciale, Legea nr. 93/1998, care impune condiții diferite pentru acordarea protecției față de cele prevăzute în legea-cadru, Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenție.

Dacă pentru acordarea protecției prin brevet în condițiile legii-cadru O.S.I.M. este obligat să verifice, pe lângă condițiile de formă privitoare la regularitatea sesizării, condițiile de fond referitoare la noutate, activitatea inventivă și aplicabilitatea industrială, în cazul protecției tranzitorii reglementate de legea specială, ceea ce stă la baza acordării acesteia este preexistența unui brevet, cu o dată de prioritate anterioară datei de 21 ianuarie 1991, într-un stat membru al Uniunii de la Paris sau al Organizației Mondiale a Comerțului, pentru un produs sau o metodă care se încadrează în categoriile expres și limitativ prevăzute de art. 1 al legii.

Certificatul de protecție tranzitorie a fost calificat în literatura de specialitate ca fiind „o formă specifică de brevet de importațiune, cu o durată mai mică decât cea a brevetului de referință, acordat anterior într-o țară membră Uniunii de la Paris sau a Organizației Mondiale a Comerțului și care asigură o protecție tranzitorie în România, echivalentă cu cea asigurată de un brevet de invenție”.

Legătura de dependență dintre brevetul preexistent și certificatul acordat în baza acestuia este evidențiată de art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 93/1998, care prevede ca primă condiție a acordării protecție tranzitorii pe aceea ca invenția să facă obiectul unui brevet de invenție în vigoare, dar și de art. 2 al legii, care prevede că durata protecției tranzitorii încetează la data expirării brevetului de invenție, la data anulării acestuia sau la data decăderii din drepturi a titularului de brevet.

Din toate aceste dispoziții legale rezultă că este de neconceput ca certificatul de protecție tranzitorie a unui brevet de invenție să supraviețuiască brevetului de referință însuși.

2.2. În speță s-a susținut de către reclamantă că anularea parțială a brevetului de referință atrage anularea certificatului de protecție tranzitorie, acordat exact pentru acea parte a invenției care a fost lipsită de protecție.

Ca situație de fapt s-a reținut de către instanțele anterioare că certificatul de protecție tranzitorie RO 2086 T a fost acordat de O.S.I.M. pentru produsul „Sare monosodică a acidului 4-amino1-hidroxibutiliden-I, 1-bifosfonic și compoziție farmaceutică ce o conține”, cu menționarea în rubrica „brevet de referință” a numărului EP 0 402 152 B1 și a țării Marea Britanie.

S-a mai reținut că brevetul european a fost acordat pentru 14 state membre ale Convenției brevetului european.

Curtea de apel, în plus față de tribunal, a reținut și că printr-o hotărâre pronunțată de Înalta Curte a Marii Britanii brevetul european a fost amendat pe teritoriul acestui stat.

2.3. În drept, curtea de apel a considerat lipsit de relevanță faptul că într-unul din statele în pentru care s-a acordat protecție – și anume Marea Britanie - aceasta a fost restrânsă prin amendarea brevetului, câtă vreme în celelalte state brevetul a rămas intact.

Procedând astfel, curtea de apel a ignorat atât specificul brevetului european în raport cu brevetele naționale, cât și alegerea de către pârâtă a Marii Britanii, ca țară de referință a brevetului a cărui protecție tranzitorie a solicitat-o.

În ceea ce privește primul aspect, este corectă susținerea recurentei conform căreia nu brevetul european este brevet de referință, ci brevetul european acordat pentru Marea Britanie, așa cum de altfel se menționează și în certificatul de protecție tranzitorie.

Este larg acceptat în doctrină și în jurisprudență că brevetul european se prezintă ca un „mănunchi de brevete” sau „fascicul de brevete” cu efecte în statele desemnate, fiecare din acestea având valoarea unui brevet național în fiecare din țările desemnate, membre ale Convenției.

Art. 64 din Convenția Brevetului European prevede că din ziua publicării anunțului de eliberare a brevetului european, acesta conferă, în fiecare dintre statele contractante, aceleași drepturi pe care le-ar conferi un brevet național acordat în acel stat.

Conform art. 65, fiecare stat membru poate prevedea condiții suplimentare privitoare la traducere pentru validarea brevetului pe teritoriul propriu.

Autonomia pe care o capătă fiecare brevet din fascicul după eliberare rezultă și din prevederile art. 138 al Convenției privitoare la posibilitatea declarării nulității brevetului, pe baza legislației unui stat contractant, cu efect asupra teritoriului acestui stat.

De asemenea, art. 139 prevede că: „(1) în orice stat desemnat o cerere de brevet european sau un brevet european are, din punct de vedere al drepturilor anterioare, același efect pe care l-ar avea un o cerere de brevet național sau un brevet național față de o altă cerere de brevet național sau un alt brevet național; (2) o cerere de brevet național și un brevet național sunt tratate din punct de vedere al drepturilor anterioare în raport de un brevet european care desemnează acest stat contractant, ca și cum acest brevet european ar fi un brevet național.”

Din toate aceste prevederi rezultă că, după eliberarea brevetului european cu mai multe state desemnate, este posibil ca acesta să fie validat în toate statele sau doar în parte din acestea, după cum este posibil ca protecția să fie restrânsă sau anulată în tot sau în parte, în toate statele sau doar în unele.

Or, tocmai pentru a se cunoaște limitele obiectului protejat, dar și ca durată, a fost necesar ca în cererea de acordare a certificatului de protecție tranzitorie să se menționeze care din brevetele ce compun fasciculul de 14 al brevetului european urmează a fi considerat ca fiind de referință.

Care au fost rațiunile pentru care din cele 14 state desemnate pârâta a optat pentru Marea Britanie, dacă a făcut această alegere ca fiind cea mai avantajoasă din punctul de vedere al duratei protecției, dacă alegerea s-a făcut de către pârâtă în mod liber sau a acceptat doar sugestia O.S.I.M. sunt aspecte nerelevante în cauză, din moment ce pârâtei i s-a emis certificatul de protecție tranzitorie în care figurează ca brevet de referință cel cu țară destinatară Marea Britanie, iar pârâta nu l-a contestat.

Ceea ce s-a întâmplat ulterior emiterii certificatului cu acest brevet protejat tranzitoriu este însă esențial pentru a ști dacă certificatul mai poate fi menținut sau nu.

Instanța de apel a reținut că brevetul european EP 0 402 152 B1 având ca țară destinatară Marea Britanie a fost amendat prin hotărârea Înaltei Curți de Justiție a acestei țări, dar că amendarea nu are relevanță deoarece ea produce efecte doar pe teritoriul statului respectiv.

Într-adevăr, potrivit art. 138 alin. (1) din Convenție, efectele acestei amendări nu se extind asupra protecției invenției acordate în baza brevetului european în celelalte 13 state membre, ceea ce înseamnă că pârâta își are în continuare protejată invenția în alte state membre ale Convenției brevetului european, care pot fi în același timp membre ale Uniunii de la Paris sau ale Organizației Mondiale Comerțului sau ale amândurora.

Aceasta nu înseamnă însă că amendarea brevetului european pe teritoriul Marii Britanii nu produce nici un efect nici pe teritoriul României.

Protecția brevetului în România nu a fost acordată în baza Convenției Brevetului European și nici în procedura națională reglementată de Legea nr. 64/1991.

În niciuna din cele două ipoteze, amendarea brevetului în Marea Britanie, în conformitate cu legislația acelui stat, nu ar fi putut influența în nici un fel valabilitatea brevetului european cu țară destinatară România sau a brevetului românesc.

Cum însă protecția a fost obținută de pârâtă în baza Legii nr. 93/1998, adică tranzitoriu, valabilitatea certificatului de protecție tranzitorie este dependentă de cea a brevetului de referință, pentru că înseși dispozițiile legii speciale sunt în acest sens.

Nu se pune problema – așa cum susține intimata pârâtă - unui conflict între prevederile Convenției brevetului european și cele ale Legii nr. 64/1991, conflict care, potrivit art. 3 alin. (2) din Legea nr. 611/2002 privind aderarea României la C.B.E., odată constatat, s-ar rezolva în favoarea Convenției, deoarece Legea nr. 64/1991 nu este aplicabilă speței.

2.4. Pârâta a mai susținut că, în realitate, amendarea brevetului britanic nu a avut semnificația unei anulări parțiale, ci pe aceea a unei renunțări a titularului la o parte din revendicări - și, deci, la o parte din protecția invenției pe teritoriul britanic - iar renunțarea la brevet nu este enumerată de Legea nr. 93/1998 printre cauzele care ar determina încetarea protecției tranzitorii.

Acest punct de vedere nu este susținut de conținutul hotărârilor străine depuse la dosar, din care rezultă următoarele:

A.G.L., în calitate de reclamantă a chemat în judecată pe pârâta M.C.I., solicitând „revocarea” a patru revendicări din brevetul deținut de pârâtă, EP 0 402 152 B1, și anume cele de la 1 la 4.

Trebuie precizat că, deși în traducerea legalizată în limba română a hotărârii este utilizat termenul „revocare”, litigiul a avut ca obiect anularea parțială a brevetului, la care se referă art. 138 din Convenție, și nu revocarea propriu-zisă acestuia, care este reglementată de Convenție ca fiind posibilă în faza procedurii de opunere, conform art. 102, și se dispune de către Oficiul Brevetului European însuși, nu de către instanțele naționale.

Din procesul-verbal asupra sentinței din 10 februarie 2003, dată în dosarul nr. HC 02 C 00845 rezultă că Înalta Curte de Justiție din Marea Britanie a dispus „modificarea brevetului european (Marea Britanie) nr. EP 0 402 152 B1, așa cum se arată cu cerneală roșie pe exemplarul din specificații anexat prezentului ordin”.

În baza acestei hotărâri, s-a eliberat brevetul EP 0 402 152 B1 amendat, din care au fost șterse revendicările 1, 2, 3, 4.

Această hotărâre nu conține considerentele, dar întregul istoric al procesului și motivele admiterii acțiunii reclamantei rezultă dintr-o altă hotărâre a aceleiași instanțe, prin care a soluționat cererea de cheltuieli de judecată ocazionate de primul litigiu.

Astfel, din considerentele hotărârii pronunțate pe baza audierilor din 10 februarie 2003, în dosarul cu același număr, reiese că în procesul prin care reclamanta a cerut revocarea a patru revendicări din brevetul european pârâta nu afirmat independența revendicărilor 2-4, rămânând să se stabilească dacă revendicarea 1 este sau nu valabilă, revendicare privind „4-amino-1-hidroxibutilidină-I, 1-trihidrat de clorură de monosodiu acid bifosfonic cristalin”.

S-a susținut că la eliberarea brevetului nu a fost îndeplinită condiția noutății, deoarece invenția fusese dezvăluită chiar de patru din angajații pârâtei, într-un document distructiv de noutate, prezentat în cadrul unui simpozion care s-a desfășurat la Antwerp (Anvers), Belgia, între 16 și 19 mai 1989, adică înainte de data de prioritate a brevetului.

Deși inițial a încercat apărarea brevetului, la data de 2 decembrie 2002, pârâta a recunoscut publicarea anterioară (paragr.16).

Pârâta nu a oferit nici o explicație cu privire la faptul că nu a recunoscut anterior (paragr.19).

La susținerea reclamantei conform căreia, prin atitudinea sa de a recunoaște într-un stadiu avansat pretenția părții potrivnice, după administrarea de probe, pârâta a determinat cheltuieli de judecată anormal de mari, instanța a reținut că pârâta „a încercat în mod firesc să-și apere brevetul (.) Dacă această apărare ar fi reușit, ar fi avut o însemnătate comercială mare, nu numai pentru M., dar și pentru A.G.L. (…) Dacă din motive comerciale întemeiate o parte hotărăște să desfășoare litigiul într-un mod care implică refuzul obstinat de se confrunta cu realitățile, aceasta nu se poate aștepta decât să fie penalizată la costuri” (paragr.23).

Prin urmare, litigiul având ca obiect revocarea parțială a brevetului în Marea Britanie a fost pierdut de pârâta M., care la un moment dat nu a făcut decât să recunoască existența unei anteriorități distructive de noutate, ceea ce a determinat amendarea brevetului prin eliminarea primelor 4 revendicări.

Nu a fost în nici un caz vorba despere o renunțare parțială la protecția conferită de brevet, care reprezintă un act de dispoziție, voluntar, la latitudinea titularului și care produce efecte ex nunc, adică lipsește invenția de protecție doar pentru viitor.

În litigiul judecat de instanța britanică s-a invocat și s-a soluționat o cerere privitoare la însăși valabilitatea brevetului, iar prin admiterea cererii primele patru revendicări au fost anulate.

Cu alte cuvinte, a avut loc o limitare a brevetului, constatându-se că motivele de anulare vizează doar o parte a acestuia, soluție expres prevăzută de art. 138 alin. (2) din Convenție și care mai este desemnată în literatura de specialitate și în practica judiciară prin termenul „amendare”.

Anularea, ca și revocarea sunt sancțiuni specifice nu doar dreptului brevetelor de invenție, ci dreptului civil în general, care produc efecte ex tunc ; pentru partea amendată brevetul este ca și cum nu ar fi existat niciodată.

2.5. În ceea ce privește valabilitatea certificatului de protecție tranzitorie, Legea nr. 83/1998 conține următoarele prevederi relevante:

Art. 2: „protecția tranzitorie începe de la data depunerii cererii la O.S.I.M. și încetează la data expirării valabilității brevetului de invenție, la data anulării acestuia sau la data decăderii din drepturi a titularului de brevet (...)”

Art. 6 alin. (3): „anularea certificatului de protecție tranzitorie pentru neîndeplinirea condițiilor prevăzute în prezenta lege se poate cere în tot cursul duratei de protecție și se judecă de către Tribunalul București”.

Din acest din urmă text nu se poate deduce – așa cum pretinde pârâta - că anularea certificatului de protecție tranzitorie se poate dispune doar dacă se constată că la data la care s-a acordat nu erau îndeplinite condițiile prevăzute de această lege pentru admiterea cererii.

În realitate art. 2 alin. (2) urmărește să condiționeze valabilitatea certificatului de protecție tranzitorie de cea a brevetului de referință, referindu-se expres la motivele care determină încetarea protecției, fără a preciza și acțiunea care trebuie intentată pentru a se dispune o asemenea încetare.

Chiar dacă la data emiterii certificatului de protecție tranzitorie brevetul de referință apărea ca fiind în vigoare și valabil și nu s-ar putea pretinde vreo încălcare a legii de către O.S.I.M. la eliberarea sa, nu se poate face abstracție de anularea parțială ulterioară a brevetului de referință, deoarece se opune art. 2 alin. (2) al legii.

Cum însă față de brevetul de referință certificatul de protecție tranzitorie este un act subsecvent, este pe deplin aplicabil principiul de drept conform căruia anularea actului principal atrage anularea actului subsecvent: resoluto jure dantis resolvitur jus accipientis.

Acțiunea reclamantei, astfel cum a fost completată, având ca obiect anularea certificatului de protecție tranzitorie apare astfel ca fiind întemeiată atât în fapt, cât și în drept, în raport de dispozițiile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 93/1998, pe care instanța de apel trebuia să le aplice la situația de fapt reținută, situație conform căreia, prin hotărârea Înaltei Curți de Justiție a Marii Britanii, brevetul european ce stat la baza emiterii certificatului a fost amendat.

2.6. În ceea ce privește momentul începând cu care se va considera anulat certificatul de protecție tranzitorie, legiuitorul român a prevăzut expres că protecția conferită de acesta „încetează la data anulării brevetului de invenție”.

Or, în speță, anularea parțială a brevetului european de invenție s-a dispus în Marea Britanie la 10 februarie 2003, aceasta fiind și data începând cu care însăși reclamanta a solicitat să se dispună anularea certificatului de protecție tranzitorie.

2.7. Pentru aceste considerente, în baza art. 312 alin. (1) și 304 pct. 9 C. proc. civ., Înalta Curte va admite recursul și va modifica decizia.

În baza art. 296 C. proc. civ. va admite apelul, va schimba sentința și va admite în parte acțiunea completată, în sensul că va anula certificatul de protecție tranzitorie nr. RO 2.086T B cu titlul „Sare monosodică a acidului 4-amino-1-hidroxibitliden –I, 1-bifosfonic și compoziție farmaceutică ce o conține”, cu efect de le data de 10 februarie 2003.

2.7. În baza art. 274 și art. 276 C. proc. civ., Înalta Curte o va obliga pe pârâta-intimată la plata sumei de 25 000 lei cheltuieli de judecată către recurenta-reclamanta, reprezentând taxa judiciară de timbru, timbrul judiciar și parte din onorariile de avocat, dat fiind că acestea au fost percepute pentru întregul recurs, care a fost ulterior restrâns.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Admite recursul declarat de reclamanta SC G.R.R. S.A. împotriva deciziei nr. 268/ A din 4 decembrie 2008 a Curții de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală.

Modifică decizia, în sensul că:

Admite apelul declarat de aceeași reclamantă împotriva sentinței civile nr. 724 din 9 iunie 2006 a Tribunalului București, secția a V-a civilă.

Schimbă sentința, în sensul că:

Admite în parte acțiunea completată.

Anulează certificatul de protecție tranzitorie cu titlul „Sare monosodică a acidului 4 – amino – 1 – hidroxibutiliden - l, 1 - bifosfonic și compoziția farmaceutică ce o conține”, cu efect de la data de 10 februarie 2003.

Obligă pe pârâta - intimată M.S.D.C. la plata sumei de 25.000 lei cheltuieli de judecată către reclamanta - recurentă.

Irevocabilă.

Pronunțată în ședință publică, astăzi 26 februarie 2010.