Employee-inventors lack standing to claim patent rights after valid assignment contract; reversal and dismissal reinstated.

Deliberând în condițiile art. 256 C. proc. civ. asupra recursului de față, constată următoarele:

Tribunalul Gorj prin sentința civilă nr. 321 din 27 septembrie 2007 a admis excepția lipsei calității procesuale active a reclamanților și a respins acțiunea formulată de B.N., B.I., D.L.S.G., U.I., P.F., N.I.M. și P.D. împotriva pârâtelor S.N.L.O. Târgu Jiu, EMC Motru.

S-a respins totodată cererea de chemare în garanție a SC UREX Rovinari formulată de pârâta S.N.L.O. Târgu Jiu.

În motivarea sentinței instanța a reținut că reclamanții nu mai sunt îndreptățiți să solicite drepturi patrimoniale invocând ca temei Brevetul de invenție pentru invenția „cupă poligonală pentru excavator” întrucât acest brevet nu a fost emis pe numele lor. Reclamanții au avut calitatea de inventatori dar au cesionat dreptul la eliberarea brevetului în favoarea primei pârâte SC U.C. SA printr-un contract intitulat „Declarație – Înțelegere”.

S-a reținut astfel că în cauză nu sunt întrunite condițiile prevăzute de art. 32 din Legea nr. 64/1991, numai titularul de brevet putând beneficia de drepturile de exploatare a invenției pe întreaga sa durată. S-a mai reținut că cesiunea s-a făcut pe baza unui contract și a fost înregistrată la O.S.I.M., ea producând efecte de la data publicării în Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală.

Potrivit contractului, titulara brevetului s-a obligat să plătească regulat anual în cote procentuale prevăzute expres drepturile cuvenite cedenților.

Curtea de Apel Craiova prin Decizia civilă nr. 79 din 25 februarie 2008 a admis apelul reclamanților a desființat sentința instanței de fond și a trimis cauza spre rejudecare.

S-a reținut, în motivarea deciziei că potrivit art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 64/1991, dacă inventatorul este salariat, în lipsa unei prevederi contractuale mai avantajoase acestuia, dreptul la brevetul de invenție aparține salariatului pentru invențiile realizate de acesta în exercitarea funcției sale, fie în domeniul activității unității, în lipsa unei prevederi contractuale contrare.

Instanța de apel a reținut că reclamanții în calitate de inventatori au cesionat dreptul lor la înregistrarea brevetului firmei UREX Rovinari în condițiile art. 5 alin. (1) lit. b) C. civ. din Legea nr. 64/1991 concluzionând astfel că dreptul la brevetul de invenție aparține reclamanților, chiar dacă a fost cesionat de ei cu privire la înregistrarea și acordarea brevetului către o terță persoană.

Împotriva acestei decizii pârâta S.N.L.O. a declarat recurs în termenul legal prevăzut de lege.

În esență s-a criticat instanței de apel pentru greșita aplicare a dispozițiilor incidente din Legea nr. 64/1991), în cauză reclamanții nemaiavând calitatea de a solicita drepturi izvorâte din brevetul de invenție care a fost emis în beneficiul unei terțe persoane.

S-a invocat în acest sens „Declarația – Înțelegere” încheiată de reclamanți, cu SC U. Rovinari care nu le poate fi opozabilă și prin care părțile au stabilit procente din valoarea profitului obținut ceea ce exclude aplicarea art. 5 din Legea nr. 64/1991.

În drept au fost invocate dispozițiile art. 299 – 316 C. proc. civ.

Analizând decizia atacată prin prisma criticilor formulate se constată că recursul este întemeiat, criticile formulate putând fi încadrate în motivul de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 C. proc. civ.

Se constată că instanța de apel a făcut o greșită interpretare și aplicare a dispozițiilor Legii nr. 64/1991 în sensul că a considerat că reclamanții au calitatea de a solicita drepturi deduse din exploatarea invenției „lor” de la beneficiarii acesteia.

În mod corect s-a reținut că reclamanții sunt autorii invenției și că aceștia au concesionat drepturile de a obține brevetul de invenție către o terță persoană SC U. Rovinari.

În mod greșit s-a interpretat că deși există un contract între reclamanți și SC U. Rovinari cu drepturi și obligații simetrice – specifice contractelor sinalagmatice -, pentru ambele părți, se mai aplică dispozițiile art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 64/1991 în sensul că titularii brevetului pentru invenție, realizată în condițiile expres prevăzute de acest text, rămâne inventatorul și, ca urmare aceștia mai pot solicita în temeiul art. 36 din Lege drepturi patrimoniale derivate din brevet.

Art. 36 dispune:

„(1) Pentru invențiile create și realizate în condițiile art. 5 alin. (1) cu clauză contrară și, respectiv, ale art. 5 alin. (2) inventatorul beneficiază de drepturi patrimoniale stabilite pe bază de contract încheiat cu solicitantul sau, după caz, cu titularul brevetului.

(2) Drepturile patrimoniale se stabilesc în funcție de efectele economice și/sau sociale rezultate din exploatarea brevetului sau în funcție de aportul economic al invenției”.

Art. 5 alin. (1) lit. b) invocat dispune:

(1) Dacă inventatorul este salariat în lipsa unei prevederi contractuale mai avantajoase acestuia, dreptul la brevetul de invenție aparține:

(b) salariatului pentru invențiile realizate de către acesta fie în exercitarea funcției sale, fie în domeniul activității unității prin cunoașterea sau folosirea tehnicilor ori mijloacelor specifice ale unității, sau ale datelor existente în unitate, fie cu ajutorul material al acesteia, în lipsa unei prevederi contractuale contrare”.

Din economia textelor mai sus citate rezultă fără putință de îndoială că art. 36 face trimitere la invențiile create și realizate în condițiile art. 5 alin. (1) – pentru cazul în speță.

Art. 5 al. 1 invocat are însă o aplicare subsidiară, expres prevăzută atât în alin. (1) „în lipsa unei prevederi contractuale mai avantajoase (salariatului) cât și în lit. b a acestui alineat „în lipsa unei prevederi contractuale contrare”.

Or, în cauza dedusă judecății, există asemenea prevederi contractuale, contrare sub forma „Declarației – Înțelegere” încheiată de reclamanți cu o terță persoană prin care titularul brevetului devine SC U. Rovinari iar inventatorilor, pentru această cesiune, li se stabilesc în mod expres drepturi patrimoniale în sarcina titularului de brevet.

Ca urmare, reclamanții ca autori ai invenției nu au calitate procesuală activă pentru a solicita drepturi deduse din brevetul de invenție în situația în care titularul brevetului de invenție este o terță persoană cu care inventatorii au încheiat un contract de concesionare a obținerii brevetului.

Pentru considerentele arătate văzând dispozițiile art. 312 C. proc. civ. se va admite recursul, se va modifica în tot decizia atacată în sensul că se va respinge ca nefondat apelul reclamanților cu consecința păstrării sentinței civile nr. 312 din 27 septembrie 2007 a Tribunalului Gorj.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Admite recursul declarat de pârâta S.N.L.O. împotriva Deciziei nr. 79 din 25 februarie 2008 a Curții de Apel Craiova.

Modifică în tot decizia în sensul că respinge apelul declarat de reclamanți împotriva sentinței civile nr. 321 din 27 septembrie 2007 a Tribunalului Gorj.

Irevocabilă.

Pronunțată în ședință publică, astăzi 10 martie 2009.