Trademark forfeiture for non-use: two-stage analysis of distinctive character alteration when using a variant sign

Şedinţa publică din data de 4 martie 2025

Asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

I. Circumstanţele cauzei

Obiectul cererii de chemare în judecată

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti, secţia a IV-a civilă, la data de 09.10.2020, astfel cum a fost corectată prin cererea din 07.04.2021, de îndreptare a erorii materiale strecurate în cererea de chemare în judecată, reclamanta A. S.R.L. a solicitat decăderea pârâtei A. S.R.L. din drepturile conferite de marca naţională nr. x (A.) pentru toate produsele şi serviciile din clasele 16, 35, 42 şi 45 (conform Clasificării de la Nisa), începând cu luna septembrie a anului 2013.

Prin cererea reconvenţională din 17.02.2021, formulată în contradictoriu cu B. şi O.S.I.M., pârâta A. S.R.L. a solicitat anularea mărcii înregistrate sub nr. x din data de 28.01.2019, în temeiul art. 56 alin. (1) lit. c), art. 6 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (3) lit. c) şi d) din Legea 84/1998, cu cheltuieli de judecată.

Prin cererea reconvenţională din 07.04.2021, pârâta reconvenţională B. şi C. au solicitat, în contradictoriu cu pârâta A. S.R.L., recunoaşterea calităţii reclamanţilor reconvenţionali de autori asupra denumirii A., asupra sloganelor Colorful ideas şi A., precum şi asupra celor două creaţii grafice A. şi A., cu cheltuieli de judecată.

Solicitarea pârâtei, de calificare a cererii de îndreptare erori materiale strecurate în cursul cererii de chemare în judecată formulată de reclamantă la 07.04.2021, ca cerere modificatoare şi de respingere a acesteia ca tardiv formulată a fost respinsă prin încheierea din 28.09.2021.

Excepţiile lipsei de interes şi lipsei calităţii procesuale active a reclamantei în formularea cererii principale au fost respinse ca neîntemeiate, iar cererile reconvenţionale au fost respinse ca inadmisibile, toate prin încheierea din 28.09.2021.

Cererea formulată de pârâtă, de suspendare a judecăţii până la soluţionarea dosarului nr. x/2021, având ca obiect anularea mărcii naţionale y al cărei titular este B., în temeiul art. 56 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea 84/1998, a fost respinsă prin încheierea din 07.12.2021.

Hotărârea pronunţată în primă instanţă

Prin sentinţa civilă nr. 397 din data de 22.03.2022, Tribunalul Bucureşti, secţia a IV-a civilă a admis acţiunea formulată de reclamanta A. S.R.L., în contradictoriu cu pârâţii A. S.R.L. şi Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (O.S.I.M.). A dispus decăderea pârâtei, începând cu luna septembrie 2013 din drepturile conferite de marca naţională A. nr. x. A obligat pârâta la plata către reclamanta a cheltuielilor de judecata în suma de 8.418,25 RON - onorariu avocat şi taxă judiciară de timbru.

Hotărârea pronunţată în apel

Prin decizia civilă nr. 504/A din data de 24.04.2024, Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă a anulat apelul reclamantei A. S.R.L. ca netimbrat.

A admis apelul pârâtei A. S.R.L. împotriva sentinţei civile nr. 397/A din data de 22.03.2022 pronunţate de Tribunalul Bucureşti, secţia a IV-a civilă în dosarul nr. x/2020, în contradictoriu cu reclamanta A. S.R.L. şi intimatul-pârât Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (O.S.I.M.).

A schimbat în tot sentinţa atacată în sensul că a respins cererea introductivă ca neîntemeiată.

A păstrat încheierile din data de 07.12.2021 şi 28.09.2021.

II. Calea de atac formulată în cauză

Împotriva deciziei civile nr. 504A din data de 24.04.2024, pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă, în dosarul nr. x/2020, a declarat recurs reclamanta A. S.R.L., criticând-o pentru nelegalitate, pe temeiul art. 488 alin. (1) pct. 6 şi 8 C. proc. civ., după cum urmează:

Printr-o primă critică, subsumată motivului de casare reglementat de art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., recurenta-reclamantă a susţinut că, prin decizia recurată, instanţa de apel a interpretat şi a aplicat greşit dispoziţiile art. 55 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 84/1998, apreciind eronat că utilizarea mărcii nr. y ("A. A.") poate fi asimilată utilizării mărcii nr. x ("A.").

În primul rând, a arătat că este vorba despre două mărci diferite, atât ca numere de înregistrare şi structură/compoziţie, cât şi cu titulari diferiţi.

În opinia recurentei-reclamante, acest ultim aspect per se ar fi trebuit să conducă instanţa de apel la o concluzie radical diferită în ceea ce priveşte posibilitatea asimilării actelor de utilizare ale unei mărci ce aparţine unui terţ, pentru a salva marca ce face obiectul prezentei acţiuni.

A susţinut că marca ce face obiectul prezentei acţiuni, deşi este neutilizată de peste 10 ani (acest aspect fiind confirmat de părţi, de instanţe şi intrat în autoritate de lucru judecat), este menţinută în mod artificial de către intimata-pârâtă în Registrul Naţional al Mărcilor, doar în scop de blocaj, fiind invocată ca drept anterior opozabil chiar împotriva mărcii nr. x, dar echivalată de către instanţa de apel chiar cu marca nr. x.

În al doilea rând, a apreciat este greşită modalitatea în care instanţa de apel a interpretat şi a aplicat art. 55 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 84/1998.

Astfel, a arătat că apărarea principală a intimatei-pârâte a fost aceea că a utilizat marca nr. x "A." într-o formă "puţin diferită", "o variantă uşor modificată", "identică mărcii y" ori "o variantă similară acesteia", iar instanţa de apel a achiesat la o astfel de argumentaţie care este contrară dispoziţiilor art. 55 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 84/1998, raportat la situaţia faptică din prezentul dosar.

A afirmat recurenta-pârâtă că, pentru a stabili modalitatea corectă de interpretare a sintagmei "sub o formă care diferă de cea înregistrată prin anumite elemente ce nu alterează caracterul distinctiv al acesteia", trebuie avută în vedere practica Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, care a analizat şi a dat de-a lungul timpului dispoziţia corespondentă din Regulamentul privind marca comunitară/marca Uniunii Europene [art. 15, actualmente art. 18 alin. (1) par. 2 lit. a) - "sub o formă care diferă prin elemente care nu modifică caracterul distinctiv al mărcii în forma în care aceasta a fost înregistrată"].

A menţionat că, prin jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, s-a statuat că raţiunea acestei dispoziţii este "de a evita impunerea unei cerinţe a conformităţii stricte între forma în care marca este utilizată în comerţ şi forma în care a fost înregistrată marca, permiţându-i astfel titularului unei mărci, în exploatarea comercială a semnului, să aducă variaţii semnului, făcând posibilă o mai bună adaptare a acestuia la cerinţele de marketing şi de promovare a produselor sau serviciilor în cauză, fără a-i altera caracterul distinctiv."

Totodată, a arătat că instanţa europeană a mai statuat că, pentru a se putea stabili dacă este sau nu alterat caracterul distinctiv al mărcii înregistrate, este necesară, într-o primă etapă, o evaluare a caracterului distinctiv şi dominant al elementelor adăugate, bazată pe calităţile intrinseci ale fiecăruia dintre aceste elemente, dar şi pe poziţia relativă a diferitelor elemente din structura mărcii, iar, într-o a doua etapă, o evaluare a diferenţelor din cadrul semnului utilizat şi a efectului modificărilor elementelor care contribuie la caracterul distinctiv al semnului astfel cum este înregistrat, procedându-se la o comparaţie directă (în paralel) a celor două semne.

Recurenta-reclamantă a învederat şi că aceste două etape desprinse din practica Curţii de Justiţie a Uniunii Europene au fost incluse şi prin Practica Comună CP8 adoptată de către E.U.I.P.N. în octombrie 2020, cristalizându-se în acest fel testul în două etape, ca instrument util pentru reţeaua E.U.I.P.N., respectiv: etapa 1 - evaluarea semnului înregistrat, prin stabilirea elementelor sale distinctive şi dominante vizual; etapa 2 - evaluarea diferenţelor din cadrul semnului utilizat şi a efectului modificărilor elementelor care contribuie la caracterul distinctiv al semnului înregistrat în semnul utilizat printr-o comparaţie directă (în paralel) a celor două semne; în ceea ce priveşte efectul modificărilor, trebuie să se ţină cont de măsura mai mare sau mai mică a caracterului distinctiv al semnului înregistrat.

Aplicând cele anterior arătate la cauza de faţă, recurenta-reclamantă, în cadrul analizei efectuate în cadrul etapei 1, a procedat la evaluarea caracteristicilor mărcii în forma înregistrată.

Astfel a arătat că, în speţă; cuvântul "A." este scris cu mov/violet, în jurul literelor de culoare mov fiind aplicat un contur alb, limitat la exterior de un contur gri; deasupra cuvântului "A.", pornind din centru, către dreapta, există mai multe benzi verticale, de aceeaşi lăţime, dar de înălţimi şi culori diferite; benzile verticale colorate sunt întrerupte aleatoriu pe înălţime, fiecare într-un mod unic, niciuna nefiind de aceeaşi dimensiune, culoare ori întreruptă în acelaşi loc/mod, ca un equalizer sau a unor oameni de înălţimi, forme, idei diferite; culorile nu sunt în ordinea firească (ROGVAIV - roşu, oranj, galben, verde, albastru, indigo, violet), ci RGOVdVîAdAî (roşu, galben, oranj, verde deschis, verde închis, albastru deschis, albastru închis), culoarea galben fiind inversată cu oranj, lipsind culorile indigo şi violet; sub cuvântul "A.", este amplasat pe orizontală, pe aproximativ 55-60% din lăţime, pornind din zona centrală, către dreapta, poziţionat de asemenea sub logo-ul multicolor de mai sus, sloganul "colorful ideas".

Ca atare, a precizat că există 3 elemente distinctive şi dominante vizual în marca înregistrată: cuvântul "A." şi modalitatea specială de scriere a acestuia: logo-ul multicolor deloc neglijabil, care are o proporţie însemnată şi contribuie la caracterul distinctiv; sloganul "colorful ideas".

Recurenta-reclamantă a susţinut că, în principiu, atât elementele verbale, cât şi cele figurative contribuie la caracterul distinctiv, iar cu cât este mai mare contribuţia unui element la caracterul distinctiv, cu atât este mai mare probabilitatea ca modificarea unui astfel de element să modifice caracterul distinctiv al semnului.

Totodată, a arătat că, în situaţia în care caracterul distinctiv al semnului provine atât din elementele verbale, cât şi din cele figurative (inclusiv din caracteristicile lor, precum stilizarea, configuraţia şi culoarea), aceste elemente trebuie respectate, întrucât, dacă dispunerea elementelor contribuie la caracterul distinctiv, modificarea unei astfel de dispuneri poate altera caracterul distinctiv al semnului înregistrat.

Recurenta-reclamantă a susţinut că logo-ul multicolor şi sloganul au fost omise, în mod greşit, din analiza instanţei de apel şi a subliniat că, în ceea ce priveşte sloganul, acesta nu este nici descriptiv şi nici generic, având, aşadar, un minim caracter distinctiv intrinsec.

Ca atare, faţă de principiile statuate prin practica Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, a considerat că decizia recurată este greşită, întrucât instanţa de apel a exclus în mod nelegal elementul grafic, respectiv, a considerat lipsit de distinctivitate sintagma "colorful ideas", din evaluarea semnului astfel cum era înregistrat.

Evaluând diferenţele dintre semnul utilizat şi modificările, în cadrul analizei efectuate în etapa 2, faţă de tipurile de modificări posibile anterior arătate, recurenta-reclamantă a apreciat că suntem în prezenţa: unei omiteri (elementul grafic/logo lipseşte); unei adăugări (cuvântul Strategically); a mai multor modificări (fonturi, nuanţe de culori, "ideas" devine "idea", se modifică poziţiile relative şi proporţiile); elementul dominant "A." se modifică devenind "A." - aspect întărit şi de denumirea recurentei-reclamante.

A subliniat că, deşi apreciază că simpla omitere a elementului grafic/logo-ului era o modificare (omisiune) care per se trebuia să conducă la ideea unei alterări evidente a caracterului distinctiv, în cauză, se impune concluzia că, faţă de modificările substanţiale intervenite, semnul pe care intimata-pârâtă pretinde că l-a utilizat (înregistrat ca marcă ulterior momentului la care intervine decăderea şi care nu-i aparţine) este radical diferit faţă de marcă, în forma în care a fost înregistrată.

În opinia recurentei-reclamante, raţionamentul instanţei de apel este greşit, raţiunea art. 55 alin. (2) lit. a) nefiind aceea a permite orice fel de modificări, ci doar pe cele care nu conduc la alterarea caracterului distinctiv.

A menţionat şi că, pentru şi mai multă claritate, legiuitorul a avut în vedere posibilitatea unei utilizări în comerţ într-o formă uşor diferită care ar putea trece neobservată - acesta fiind în realitate sensul dispoziţiilor art. 55 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 84/1998, nicidecum o modificare substanţială de natura celei pe care a evidenţiat-o anterior.

Ca atare, a susţinut că instanţa de apel a interpretat şi a aplicat greşit dispoziţiile art. 55 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 84/1998, pornind de la o greşită aplicare a textului de lege la marca în forma în care era înregistrată şi la semnul pe care intimata-pârâtă a pretins că 1-a utilizat ca reprezentând o formă "puţin diferită", "uşor modificată", "identică mărcii y" ori "o variantă similară acesteia".

Prin cea de-a doua critică, recurenta-reclamantă a afirmat că instanţa de apel a interpretat şi a aplicat greşit dispoziţiile art. 55 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998, fiind încidente, în opinia sa, deopotrivă motivele de recurs prevăzute de art. 488 alin. (1) pct. 6 şi 8 C. proc. civ.

A precizat că această critică vizează lipsa oricărei motivări raportate la probele administrate în faza judecăţii în apel.

Astfel, a arătat că, din moment ce instanţa de apel a admis apelul, respingând acţiunea întemeiată pe dispoziţiile art. 55 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998, decizia recurată ar fi trebuit să conţină în mod necesar şi motivele de fapt şi de drept, precum şi considerentele pentru care instanţa de apel, faţă de probele administrate de către intimata-pârâtă, s-a oprit la soluţia respingerii acţiunii în decădere.

A menţionat că, în practică, instanţele efectuează în toate acţiunile având ca obiect decăderea titularului din drepturile conferite de o marcă naţională un examen calitativ şi cantitativ al probelor administrate, pentru a decide, în baza unei astfel de evaluări, dacă suntem sau nu în prezenţa unei utilizări efective, reale, serioase a mărcii care face obiectul acţiunii, pe teritoriul României, pentru produsele sau serviciile pentru care aceasta a fost înregistrată, putându-se ajunge, în funcţie de analiza instanţei, la o soluţie de decădere totală sau parţială.

A considerat că, în decizia recurată, nu există nicio astfel de motivare raportată la probele administrate şi nu reiese în niciun fel cum a ajuns instanţa de apel la concluzia că semnul nou ce a fost folosit efectiv de către intimata-pârâtă poate fi asimilat utilizării mărcii nr. x.

De altfel, a apreciat că, din acest considerent, se înţelege în realitate că instanţa de apel s-a referit la semnul folosit "în fapt" (efectiv), iar nu la o folosire efectivă a mărcii conform legii (la care se adaugă şi cerinţele desprinse din practică - reală şi serioasă).

De asemenea, a susţinut şi că, dacă s-ar admite, prin absurd, că actele de utilizare a mărcii nr. y ("A. A.") pot fi asimilate utilizării mărcii nr. x ("A."), instanţa de apel ar fi trebui să analizeze îndeplinirea condiţiei existenţei unei utilizări reale şi serioase a celui de-al doilea semn, marca "A. A.".

A subliniat recurenta-reclamantă că lipsa motivării îndeplinirii condiţiei existenţei unor acte de utilizare reale şi serioase încalcă însăşi raţiunea şi esenţa unei acţiuni în decădere, care ar trebui să aibă la bază analizarea utilizării/neutilizării efective a unui anumit semn/marcă.

Totodată, a menţionat că singurul aspect tratat în considerente de către instanţa de apel a fost problematica asimilării celor două mărci, ignorându-se cu desăvârşire esenţa unei acţiuni în decădere (problematica utilizării efective a mărcii, oricare ar fi fost aceasta).

Recurenta-reclamantă, făcând trimitere la doctrină, a arătat că, prin aceasta, s-a reţinut că o motivare corectă a hotărârii presupune răspunsuri precise la toate capetele de cerere şi la toate apărările formulate, pe baza probelor administrate în cauză, a argumentelor şi raţionamentelor juridice, a principiilor şi a regulilor de drept substanţial şi procesual - referirea la realitatea faptelor şi la judecăţi verificate în concret în speţa respectivă, prin evitarea motivărilor sprijinite pe formulări generale, abstracte.

A precizat că aspectele mai sus relevate conduc deopotrivă la concluzia unei greşite interpretări şi aplicări a dispoziţiilor art. 55 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998, ceea ce ar atrage incidenţa dispoziţiilor art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., dar şi a pct. 6 din acelaşi art. 488 alin. (1), din moment ce lipseşte orice motivare a instanţei în privinţa respingerii acţiunii în decădere.

III. Soluţia şi considerentele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

Examinând decizia recurată, prin prisma criticilor formulate şi prin raportare la actele şi lucrările dosarului şi la dispoziţiile legale aplicabile, Înalta Curte constată următoarele:

Prin motivele de recurs, recurenta-reclamantă a susţinut interpretarea şi aplicarea greşită a dispoziţiilor art. 55 alin. (2) din Legea nr. 84/1998, formulând, în esenţă, următoarele critici: utilizarea mărcii aparţinând unui terţ nu poate fi asimilată folosirii altei mărci, pentru a împiedica decăderea titularului acesteia din urmă din dreptul la marcă; nu au fost respectate criteriile de apreciere a existenţei unei alterări a caracterului distinctiv al mărcii, desprinse din jurisprudenţa CJUE şi din ghidul denumit Practica Comună CP8, constând în parcurgerea a două etape de analiză; necercetarea utilizării efective a mărcii, în sensul legii. Cea din urmă critică a fost formulată şi din perspectiva nemotivării hotărârii, pe temeiul art. 488 alin. (1) pct. 6 C. proc. civ.

În ceea ce priveşte prima critică, Înalta Curte constată că priveşte o situaţie juridică lipsită de relevanţă în cauză pentru modul de aplicare a dispoziţiilor art. 55 alin. (2) din Legea nr. 84/1998.

Astfel, în mod necontestat, marca nr. x "A." a fost înregistrată pe numele societăţii pârâte (dată depozit 28.05.2008), în timp ce marca nr. y "A. A." a fost înregistrată pe numele B. (dată depozit 28.01.2019), drepturile asupra acestei mărci fiind cesionate societăţii reclamante.

Prin decizia recurată, admiţându-se apelul pârâtei, a fost respinsă cererea având ca obiect decăderea pârâtei din dreptul la marca nr. x "A.", cu motivarea că această marcă a fost folosită în forma în care a fost înregistrată, din anul 2008 şi până în decembrie 2013, iar ulterior a fost utilizată sub semnul "A. A.", ce corespunde mărcii înregistrate sub nr. x şi reprezintă o formă ce nu alterează caracterul distinctiv al mărcii nr. x.

Prin urmare, potrivit situaţiei de fapt reţinute şi care nu poate fi cenzurată în etapa procesuală a recursului, se poate vorbi despre titulari diferiţi doar de la data depozitului celei de-a doua mărci - 28.01.2019, până la acea dată autoarea reclamantei neavând vreun drept asupra semnului "A. A." folosit de către pârâtă.

Or, din punctul de vedere al calculului termenului de decădere, este suficient a se verifica dacă, într-adevăr, utilizarea altui semn poate fi asimilată utilizării mărcii înregistrate, în condiţiile art. 55 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 84/1998 - aspect ce formează obiectul celei de-a doua critici -, de vreme ce această modalitate de utilizare a avut loc într-o perioadă de cel puţin 5 ani, respectiv din decembrie 2013 şi până la 28.01.2019, nefiind necesar a se stabili dacă şi perioada următoare, până la data cererii în decădere (9.10.2020), ar trebui sau nu să intre în acest calcul.

În consecinţă, chestiunea titularităţii este irelevantă în cauză pentru aplicarea art. 55 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 84/1998.

Cât priveşte cea de-a doua critică, se constată următoarele:

Se impune a se preciza prioritar că recurenta-reclamantă s-a referit la dispoziţiile art. 55 alin. (2) lit. a) cu conţinutul de la data cererii în decădere (9.10.2020), iar această raportare este corectă, întrucât la această dată se evaluează existenţa unei utilizări neîntrerupte a mărcii timp de 5 ani (în acelaşi sens, pentru aplicarea în timp a directivei de apropiere a legislaţiilor statelor membre referitoare la mărci, a se vedea de exemplu hotărârea CJUE pronunţată la 10.03.2022 în cauza C-183/21 Maxxus Group, pct. 30; pentru aplicarea ratione temporis a Regulamentului privind marca UE, a se vedea hotărârea din 17.12.2020 pronunţată în cauza C-607/19 Husqvarna).

În conformitate cu art. 55 alin. (1) din Legea nr. 84/1998, "Orice persoană interesată poate solicita oricând în cursul duratei de protecţie a mărcii decăderea titularului din drepturile conferite de marcă dacă: a) într-o perioadă neîntreruptă de 5 ani, socotită de la data încheierii procedurii de înregistrare, marca nu a făcut obiectul unei utilizări efective pe teritoriul României pentru produsele sau serviciile pentru care aceasta a fost înregistrată şi dacă nu există motive întemeiate pentru a nu fi fost utilizată; (...)".

Alin. (2) al art. 55 prevede că "Este asimilată folosirii efective a mărcii:

a) utilizarea mărcii sub o formă care diferă de cea înregistrată prin anumite elemente ce nu alterează caracterul distinctiv al acesteia, indiferent dacă marca în forma utilizată este sau nu înregistrată în numele titularului; (...)".

Pe acest temei, decăderea titularului din drepturile conferite de marcă nu operează dacă marca a fost folosită în comerţ de către titular (sau cu acordul său) într-o formă diferită de cea sub care marca a fost înregistrată, cu condiţia ca diferenţele să nu altereze caracterul distinctiv al mărcii.

Flexibilitatea legiuitorului în privinţa folosirii în comerţ a mărcii după înregistrare este justificată de nevoia de vizibilitate a mărcii pe piaţa produsului sau a serviciului, în cursul exploatării comerciale a semnului distinctiv, în măsura în care semnul utilizat de facto este perceput în continuare ca o indicaţie a originii produsului în cauză, reprezentând o variaţie acceptabilă a mărcii.

Astfel, referindu-se la finalitatea normei din directiva de apropiere a legislaţiilor statelor membre referitoare la mărci, transpusă în dreptul intern prin art. 55 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 84/1998, CJUE a arătat că "această dispoziţie, evitând să impună o conformitate strictă între forma utilizată în comerţ şi cea sub care a fost înregistrată marca, vizează să permită titularului acesteia din urmă să opereze asupra semnului, cu ocazia exploatării comerciale a acestuia, variaţiile care permit, fără să îi modifice caracterul distinctiv, să fie mai bine adaptat la exigenţele privind comercializarea şi promovarea produselor sau a serviciilor în cauză" (hotărârea din 25 octombrie 2012, cauza C-553/11 Rintisch, pct. 21).

Cerinţele menţionate presupun o analiză specifică a semnelor, ce constă în identificarea esenţei distinctive a mărcii înregistrate şi constatarea menţinerii sale în noua reprezentare.

După cum, în mod corect, s-a arătat prin motivele de recurs, în cazul unei mărci compuse, în această evaluare trebuie stabilit, în primul rând, impactul componentelor în imaginea de ansamblu a mărcii înregistrate, respectiv caracterul lor distinctiv şi dominant sub aspect vizual, pe baza calităţilor intrinseci ale fiecăreia, a poziţiei sale în configuraţia mărcii şi a interacţiunii dintre ele (de exemplu, hotărârea din cauza T-6/01 Matratzen, pct. 35).

În al doilea rând, o examinare similară se impune şi în privinţa semnului utilizat, dar prin prisma diferenţelor faţă de forma înregistrată a mărcii, stabilindu-se, aşadar, caracterul distinctiv şi dominant al elementelor adăugate sau modificate în imaginea de ansamblu, ţinându-se cont de aceiaşi factori.

Potrivit jurisprudenţei CJUE, atunci când o marcă este constituită sau compusă din mai multe elemente şi când unul sau mai multe dintre acestea nu sunt distinctive, cel mai probabil, modificarea acestora din urmă, adăugarea sau omiterea lor nu afectează caracterul distinctiv al mărcii în ansamblu (de exemplu, hotărârea din cauza T-46/13 El Sabor de Navarra, pct. 37 şi jurisprudenţa acolo citată). Concluzia poate fi, însă, diferită atunci când esenţa distinctivă a mărcii este dată de combinarea unor elemente nedistinctive ori slab distinctive.

Trebuie reamintit, în acelaşi timp, că distinctivitatea, constând în capacitatea semnului de a identifica produsele sau serviciile pentru care acesta a fost înregistrat ca marcă, ca provenind de la o întreprindere determinată, se apreciază prin raportare, pe de o parte, la bunurile sau serviciile cărora marca le este destinată prin înregistrare, iar pe de altă parte, la percepţia asupra mărcii pe care o are publicul relevant al respectivelor produse sau servicii. În măsura în care publicul este consumatorul mediu, acesta percepe o marcă în mod normal ca pe un tot şi nu procedează la o examinare a diferitor detalii ale acesteia (hotărârile din cauzele C-251/95 Sabel, pct. 23; C-334/05 Shaker, pct. 35; C-193/06 Nestlé, pct. 34).

Înalta Curte constată că aprecierea instanţei de apel conform căreia forma mărcii utilizate de facto nu alterează distinctivitatea mărcii înregistrate nu relevă analiza specifică în două etape, descrisă anterior.

Astfel, cu privire la semnul înregistrat de către pârâta A. S.R.L., este vorba, în mod necontestat, despre o marcă ce conţine atât elemente verbale ("A."), cât şi figurative, reprezentate în anumite culori, ce sunt, de asemenea, protejate prin înregistrare (mov, roşu, galben, portocaliu, verde, albastru), conform certificatului de înregistrare a mărcii nr. x, depus la dosar. Elementele verbale se prezintă doar în culoarea mov, în timp ce elementele figurative, doar în celelalte culori.

Prin motivele de recurs, a fost semnalată şi modalitatea specială de scriere a cuvântului "A.", precum şi natura de slogan a termenilor "colorful ideas".

În analiza sa, instanţa de apel a stabilit ca element dominant cuvântul "A.", arătând şi că alăturarea sintagmei "colorful ideas" induce sensul de diversitate şi armonie de idei aidoma culorilor unui curcubeu.

Rezultă, aşadar, din considerentele deciziei faptul că publicul este capabil să înţeleagă semnificaţia cuvântului "A.", ca fiind "curcubeu" în limba română.

Or, pe lângă faptul că o asemenea situaţie nu a fost demonstrată pentru totalitatea consumatorilor români ai produselor şi serviciilor pentru care marca a fost înregistrată, din clasele 16, 35, 42 şi 45, instanţa de apel nu a făcut nicio referire la acestea, astfel cum ar fi trebuit procedat pentru evaluarea caracterului distinctiv al componentelor mărcii înregistrate, pe baza calităţilor lor intrinseci.

Este de precizat, din acest punct de vedere, că cel puţin o parte dintre produsele din clasa 16, enumerate în certificatul de înregistrare a mărcii nr. x, anume "fotografii", "materiale pentru artişti", "pensule" sunt strâns legate de "culori" şi de "idee", ca expresie artistică, dar şi "maşinile de scris", "caracterele tipografice", "clişeele (fotografice)", ar putea fi evocate de conceptul care, potrivit instanţei de apel, transmite consumatorului mesajul de diversitate şi armonie de idei, evocare ce ar putea echivala cu o distinctivitate scăzută a combinaţiei de elemente ("A.").

Totodată, elementul figurativ plasat deasupra cuvântului "A." a fost exclus din analiză, fără vreo motivare, cu toate că tocmai acesta lipseşte din ansamblul semnului utilizat de facto, astfel încât evaluarea distinctivităţii sale era importantă atât pentru prima etapă a analizei, pentru a se observa dacă esenţa distinctivă a mărcii este dată de combinarea doar a unor elemente nedistinctive ori slab distinctive, cât şi pentru cea de-a doua etapă, în care ar trebui să se analizeze impactul diferenţelor asupra caracterului distinctiv al mărcii, inclusiv al omiterii unuia dintre elemente.

Pe de altă parte, instanţa de apel a apreciat că sintagma "colorful ideas" nu este neglijabilă, din moment ce, astfel cum s-a arătat anterior, a valorificat conceptul pe care îl transmite prin interacţiunea cu elementul "A.", chiar dacă a considerat că acesta din urmă este unicul dominant şi fără vreo referire la produse/servicii şi consumatorii acestora.

Or, tocmai elementul figurativ este reprezentat în culorile unui curcubeu şi este plasat în partea superioară a semnului (mai mult, ar putea reprezenta, prin formă, creioane colorate), astfel încât, în privinţa sa, asocierea cu conceptul de "idei curcubeu" s-ar putea naşte spontan în mintea consumatorului, fără vreun efort intelectual de prelucrare a unei figuri de stil.

Prin urmare, Înalta Curte constată că, în ceea ce priveşte marca în forma înregistrată, absenţa considerentelor relevante denotă neaplicarea corespunzătoare de către instanţa de apel a criteriilor de analiză presupuse de art. 55 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 84/1998.

Aceeaşi concluzie se impune şi în privinţa modului de aplicare a legii în legătură cu semnul utilizat de facto, care interesează cea de-a doua etapă de analiză, deoarece necercetarea distinctivităţii mărcii şi prin prisma elementului figurativ împiedică determinarea relevanţei omiterii acestuia în forma utilizată.

În egală măsură, se impune a se observa că, reţinând utilizarea mărcii după decembrie 2013 sub semnul "A. A.", ce corespunde mărcii înregistrate sub nr. x, instanţa de apel nu s-a raportat la modalitatea concretă de utilizare, respectiv la modul în care semnul este aplicat pe produsele pentru care marca a fost înregistrată ori este folosit pentru serviciile desemnate de marcă.

Or, acest aspect trebuia analizat, în condiţiile în care sancţiunea decăderii din dreptul la marcă operează pentru neutilizarea efectivă a mărcii, iar art. 55 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 84/1998 vizează utilizarea mărcii sub o formă care diferă de cea înregistrată prin anumite elemente ce nu alterează caracterul distinctiv al acesteia.

Împrejurarea că semnul utilizat în fapt corespunde unei alte mărci înregistrate nu justifică neanalizarea chestiunii modalităţii de utilizare, întrucât raportarea la forma sub care un semn este înregistrat se face doar în cazul mărcii în legătură cu care se solicită decăderea din dreptul la marcă, în timp ce, pentru semnul utilizat, interesează modalitatea concretă în care acesta este exploatat în comerţ, pentru a se stabili dacă este perceput în continuare ca o indicaţie a originii produselor sau, după caz, a serviciilor desemnate de marca înregistrată, indiferent dacă semnul utilizat de facto a fost, la rându-i, înregistrat ca marcă.

Din această perspectivă, se constată că instanţa de apel nu a făcut vreo referire la probele administrate în legătură cu utilizarea mărcii şi nu a stabilit relevanţa diferenţelor dintre marca înregistrată şi semnul utilizat prin raportare la modul concret de folosire, reieşit din aceste dovezi. Nu poate fi exclus, astfel, ca, prin aplicarea efectivă pe un produs, ponderea unor componente să fie percepută diferit de către consumator (de exemplu, sintagma "A." să fie puţin vizibilă, cu atât mai mult cu cât este plasată sub grupul dominant "A." şi este scrisă cu fonturi subţiate, astfel încât să devină neglijabilă în cursul exploatării comerciale).

Nu în ultimul rând, se constată că, nefăcând vreo referire la probele administrate, instanţa de apel nu a făcut nici vreo menţiune cu privire la produsele şi/sau serviciile pentru care semnul a fost utilizat şi nici nu s-a raportat la acestea în analiza sa, nereieşind din considerentele deciziei recurate dacă semnul "A. A." a fost utilizat după decembrie 2013 pentru produsele şi serviciile pentru care a fost înregistrată marca nr. x "A.".

Faţă de toate considerentele expuse, Înalta Curte va admite cel de-al doilea motiv de recurs, vizând aplicarea dispoziţiilor art. 55 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 84/1998.

De asemenea, se constată că este fondată şi cea de-a treia critică, prin care recurenta-reclamantă a reproşat instanţei de apel neanalizarea utilizării efective a mărcii.

Potrivit art. 55 alin. (3) din Legea nr. 84/1998, titularul mărcii nu poate fi decăzut din drepturile sale dacă, în perioada neîntreruptă de 5 ani, socotită de la data încheierii procedurii de înregistrare şi până la prezentarea cererii de decădere, marca a fost folosită efectiv, însă, dacă începerea sau reluarea folosirii mărcii a avut loc cu 3 luni înainte de prezentarea în justiţie a cererii de decădere, folosirea mărcii nu este luată în considerare dacă pregătirile pentru începerea sau reluarea folosirii au intervenit numai după ce titularul a luat la cunoştinţă de faptul că ar putea fi introdusă o cerere de decădere.

Totodată, alin. (4) al aceluiaşi articol prevede că dovada folosirii mărcii incumbă titularului acesteia şi poate fi făcută prin orice mijloc de probă.

Prin urmare, cererea în decăderea din dreptul la marcă poate fi respinsă numai dacă titularul dreptului face dovada în cauză a unei utilizări efective a mărcii sale.

Cât priveşte sintagma "utilizare efectivă", aceasta corespunde unei noţiuni autonome în dreptul Uniunii Europene şi, ca atare, norma naţională care o conţine trebuie interpretată şi aplicată în lumina finalităţii şi a obiectivelor directivei de armonizare a legislaţiilor naţionale, cu respectarea principiilor esenţiale (criteriilor) de analiză a acestei noţiuni, desprinse din jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

Astfel, Curtea a statuat că utilizarea mărcii trebuie să fie reală şi serioasă, în conformitate cu funcţia sa esenţială, care este de a garanta identitatea originii produselor sau serviciilor pentru care este înregistrată, cu scopul de a crea sau de a menţine o cotă de piaţă pentru produsele sau serviciile protejate de marcă. În această analiză trebuie să se aibă în vedere toţi factorii relevanţi, printre care natura produselor şi serviciilor în cauză, caracteristicile pieţei şi dimensiunea şi frecvenţa utilizării mărcii. Nu este necesar ca folosirea mărcii să fie întotdeauna importantă cantitativ, întrucât caracterul efectiv al acesteia depinde de ansamblul factorilor relevanţi (hotărârea din cauza C-40/01 Ansul).

Utilizarea serioasă a unei mărci nu poate fi dovedită prin intermediul probabilităţilor sau al presupunerilor, ci trebuie demonstrată prin dovezi solide şi obiective ale utilizării efective şi suficiente a mărcii pe piaţa produsului sau a serviciului (de exemplu, hotărârile Tribunalului din cauzele T-39/01 Kabushiki Kaisha Fernandes v OHIM, pct. 47 şi T-356/02 Vitakraft-Werke Wührmann v OHIM, pct. 28).

Pentru identitate de raţiune, aceste principii sunt pe deplin aplicabile şi în ipoteza descrisă de art. 55 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 84/1998, care interesează în cauză, respectiv aceea în care titularul mărcii înregistrate a folosit marca sub o formă care diferă de cea înregistrată prin anumite elemente ce nu alterează caracterul distinctiv al acesteia, de vreme ce folosirea de facto este asimilată utilizării mărcii.

Aşadar, în situaţia în care se constată în concret incidenţa dispoziţiilor art. 55 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 84/1998, este necesar a se analiza subsecvent şi utilizarea efectivă a mărcii, prin raportare la forma mărcii utilizată de facto.

Din considerentele deciziei recurate nu rezultă o asemenea analiză, cu toate că instanţa de apel a reţinut incidenţa ipotezei particulare menţionate anterior, nefiind făcută nici măcar o referire la probele administrate, cu atât mai puţin să se fi evaluat utilizarea serioasă a mărcii, prin aplicarea criteriilor desprinse din jurisprudenţa CJUE.

Or, cererea în decăderea din dreptul la marcă putea fi respinsă numai dacă s-ar fi constatat că titularul dreptului la marcă a făcut dovada în cauză a unei utilizări efective a mărcii nr. x, din moment ce s-a reţinut folosirea semnului ce corespunde mărcii nr. y.

În consecinţă, este întrunit motivul de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 6 C. proc. civ., dat fiind că hotărârea de respingere a cererii în decădere nu cuprinde motivele pe care se întemeiază.

Faţă de toate considerentele ce preced, Înalta Curte va admite recursul, va casa decizia recurată şi va trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi curte de apel, în aplicarea prevederilor art. 497 C. proc. civ.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Admite recursul declarat de reclamanta A. S.R.L. împotriva deciziei civile nr. 504/A din data de 24 aprilie 2024, pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă.

Casează decizia recurată şi trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi curte de apel.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 4 martie 2025.