Trademark annulment and lapse dispute: validity of using modified mark forms to prove effective use without altering distinctiveness under Law 84/1998

Şedinţa publică din data de 09 decembrie 2024

asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

I. Circumstanţele cauzei.

1. Obiectul cererii de chemare în judecată.

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti – secţia a V-a Civilă, la data de 18.09.2019 sub nr. x/2019, reclamanta A. S.A. a solicitat, în contradictoriu cu pârâtele A. şi Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, anularea mărcii x "A.", înregistrată la nivel naţional de pârâta A., obligarea OSIM la publicarea hotărârii în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială şi la anularea înregistrării mărcii x din Registrul mărcilor înregistrate.

Prin cerere reconvenţională, pârâta-reclamantă A. a solicitat constatarea nulităţii absolute a Contractului de cesiune nr. x/03.12.2007, încheiat între A. şi A. S.A., privind mărcile: "A.", marcă verbală nr. x/01.03.1999; "A.", marcă individuală, combinată, nr. x/01.03.1999; "A.", marcă individuală, combinată, nr. x/05.03.1999, şi, în consecinţă, desfiinţarea tuturor actelor subsecvente de vânzare a mărcilor, respectiv procesul-verbal de licitaţie nr. x din data de 12.06.2018 (desfiinţare parţială), procesul-verbal de adjudecare nr. x din data de 23.07.2018 (desfiinţare parţială), încheiate de lichidatorul judiciar al A. S.A. cu reclamanta-pârâtă A. S.A., precum şi contractele de cesiune nr. x, nr. 7321, nr. 7322 din data de 24.07.2018, încheiate între aceleaşi părţi.

De asemenea, pârâta-reclamantă a solicitat decăderea titularului din drepturile conferite de mărcile mai sus amintite:"A.", marcă verbală nr. x/01.03.1999; "A.", marcă individuală, combinată, nr. x/01.03.1999; "A.", marcă individuală, combinată, nr. x/05.03.1999, (care vor fi denumite în continuare, colectiv, "Mărcile A."), ca urmare a neutilizării în ultimii 5 ani pentru serviciile pentru care acestea au fost înregistrate.

Pârâta-reclamantă a renunţat la judecata capătului de cerere privind nulitatea cesiunilor.

2. Hotărârea pronunţată în primă instanţă

Prin sentinţa civilă nr. 870 din data de 4.08.2020, Tribunalul Bucureşti – secţia a V-a civilă a respins acţiunea formulată de reclamantul-pârât A. S.A. în contradictoriu cu pârâta-reclamantă A. şi pârâtul Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, ca neîntemeiată.

A admis cererea reconvenţională şi a dispus decăderea pârâtei reclamante din drepturile asupra mărcilor nr. x/01.03.1999, nr. x/01.03.1999 şi nr. x/05.03.1999.

3. Hotărârea pronunţată în apel

Prin decizia civilă nr. 79A/25.01.2023, Curtea de Apel Bucureşti – secţia a IV-a Civilă în dosarul nr. x/2019, a admis apelul declarat de apelanta-reclamantă A. S.A. împotriva sentinţei civile nr. 870/04.08.2020 pronunţate de Tribunalul Bucureşti – secţia a V-a Civilă, în contradictoriu cu intimaţii-pârâţi A. şi Oficiul de stat pentru Invenţii şi Mărci, a schimbat în tot sentinţa atacată, în sensul că:

A respins cererea reconvenţională, ca neîntemeiată.

A admis cererea de chemare în judecată.

A anulat marca verbală individuală "A." (x).

A obligat intimata la plata către apelantă a sumei de 600 RON, cheltuieli judiciare în apel constând în taxă judiciară de timbru.

I.4. Calea de atac exercitată în cauză

Împotriva deciziei civile nr. 79A din 25.01.2023 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă a formulat recurs pârâta-reclamantă A., solicitând: (i) admiterea recursului, casarea în tot a deciziei civile nr. 79Al din 25.01.2023 şi trimiterea cauzei spre o nouă judecată a apelului, la Curtea de Apel Bucureşti; (ii) obligarea intimatei-reclamante A. S.A. la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de calea de atac a recursului.

Motivele de recurs dezvoltate au fost sintetizate de recurentă astfel:

I. Instanţa de apel a încălcat principiul disponibilităţii procesului civil, prin constatarea existenţei unei mărci notorii verbale neînregistrate "A." în patrimoniul intimatei-reclamante, motiv de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 5 C. proc. civ.

II. Instanţa de apel a constatat deţinerea de către partea adversă a drepturilor exclusive asupra unei mărci notorii verbale "A.", fără a exista o cerere formulată în acest sens de intimata-reclamantă şi, implicit, fără ca instanţa de fond să judece acest aspect, ceea ce reprezintă o încălcare a principiului dublului grad de jurisdicţie, motiv de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 5 C. proc. civ.

III. Considerentele formulate de instanţa de apel referitoare la marca notorie verbală "A." sunt străine de prezenta cauză, şi nici nu au vreun temei la nivelul probelor existente în dosar, având în vedere că aceasta nu constituie obiectul cererii de decădere cu care a fost învestită instanţa, motiv de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 6 C. proc. civ.

IV. Instanţa de apel a încălcat principiul contradictorialităţii procesului civil, invocând ex officio drepturile asupra mărcii notorii verbale "A.", fără ca acest aspect să fie supus în prealabil unei dezbateri contradictorii, motiv de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 5 C. proc. civ.

V. Instanţa de apel a aplicat greşit dispoziţiile art. 46 alin. (2) din Legea nr. 84/1998, în mod contrar scopului acestora de a permite utilizarea mărcii într-o formă uşor diferită de cea înregistrată, motiv de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ.

VI. Instanţa de apel a aplicat greşit dispoziţiile art. 46 alin. (2) din Legea nr. 84/1998, prin analizarea unor criterii care au fost reglementate de legiuitor în cadrul analizei similarităţii mărcilor, criterii care servesc unui scop complet diferit al legii, motiv de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ.

VII. Instanţa de apel a analizat doar dacă elementul verbal "A." se mai găseşte în forma utilizată a mărcilor în litigiu şi nu a ţinut cont de elementele figurative dominante în aprecierea alterării caracterului distinctiv al mărcilor înregistrate, ceea ce a condus la o greşită aplicare a dispoziţiilor art. 46 alin. (2) din Legea nr. 84/1998, motiv de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ.

VIII. Instanţa de apel a aplicat greşit dispoziţiile art. 46 alin. (2) din Legea nr. 84/1998, prin faptul că a folosit noţiuni improprii speţei (noţiunea de "esenţă" a mărcii), în loc să aplice criteriile legale de analiză a afectării caracterului distinctiv, care ar fi presupus analiza elementelor dominante şi distinctive ale mărcilor, precum şi a combinaţiilor, în semnul utilizat, de omisiuni, adăugiri şi modificări ale poziţiei elementelor mărcilor înregistrate, care în fapt determină alterarea caracterului distinctiv al mărcilor în discuţie.

IX. Instanţa de apel nu a ţinut cont de specificul publicului relevant în aprecierea alterării caracterului distinctiv al mărcilor în discuţie, contrar dispoziţiilor art. 46 alin. (2) din Legea nr. 84/1998, motiv de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ.

Argumentele particulare ce au susţinut aceste critici vor fi evocate cu ocazia examinării lor în partea deciziei rezervată analizei instanţei de recurs.

5. Apărările formulate în cauză

Intimata-pârâtă A. S.A. a formulat întâmpinare, prin care a solicitat să se dispună anularea recursului formulat de A. ca urmare a neîncadrării în motivele de casare prevăzute de art. 488 alin. (1) C. proc. civ., iar în subsidiar, a solicitat respingerea recursului formulat de recurenta-pârâtă-reclamantă, precum şi obligarea acesteia la suportarea cheltuielilor de judecată ocazionate de proces.

S-a arătat că prin argumentele invocate în susţinerea recursului, recurenta critică în realitate doar situaţia de fapt fixată de instanţa de apel prin decizia recurată, fără a se încadra în niciunul dintre motivele prevăzute de art. 488 alin. (1) C. proc. civ.. Sub aparenţa unor motive de nelegalitate, A. propune instanţei de recurs o reevaluare a probatoriului deja analizat în faţa instanţelor de fond, formulând o serie de critici asupra aspectelor de fapt, cu privire la maniera în care au fost interpretate anumite acte juridice.

Intimata-pârâtă A. S.A. a susţinut că motivele de recurs întemeiate pe prevederile art. 488 alin. (1) pct. 5 şi 6 C. proc. civ. sunt nefondate.

Recurenta-pârâtă-reclamantă a depus răspuns la întâmpinare, prin care a solicitat respingerea excepţiei nulităţii recursului, arătând că criticile sale se încadrează în dispoziţiile art. 488 alin. (1) pct. 5, 6 şi 8 C. proc. civ., iar pe fondul cauzei a susţinut admiterea recursului, astfel cum a fost formulat.

II. Soluţia şi considerentele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

Examinând decizia recurată, prin prisma criticilor formulate şi prin raportare la dispoziţiile legale aplicabile, Înalta Curte constată că recursul este nefondat, pentru considerentele ce urmează să fie expuse.

Circumstanţele litigiului, relevante pentru soluţionarea căii de atac de faţă, sunt, sintetic, următoarele:

Prin cererea principală, reclamanta A. a solicitat instanţei anularea mărcii naţionale nr. x, x A., verbală, dată de depozit 21.03.2017, înregistrată pentru servicii de educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive şi culturale din clasa 41 a clasificării de la Nisa, în beneficiul şi la cererea pârâtei A..

Cererea s-a întemeiat pe art. 47 alin. (1) lit. b) cu raportare la art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, fiind invocate ca mărci anterioare – care justifică incidenţa motivului de refuz relativ la înregistrare şi, corespunzător, a motivului de anulare menţionat – mărcile naţionale deţinute de reclamantă: marca verbală nr. x A. şi mărcile combinate nr. x şi nr. x A., toate având dată de depozit 01.03.1999 şi fiind înregistrate pentru servicii din clasele Nisa 35, 39, 41 şi 45.

Reclamanta a argumentat în cererea sa în sensul că marca a cărei anulare se cere este puternic similară cu mărcile anterioare în privinţa elementului verbal, fiind înregistrată pentru servicii identice, astfel încât există riscul de confuzie cerut pentru aplicarea prevederilor legale invocate.

Prin cererea reconvenţională formulată în cauză, pârâta reclamantă A. a solicitat decăderea reclamantei din drepturile conferite de mărcile nr. x, nr. x şi nr. x A., în temeiul art. 46 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998 (precum şi anularea unor contracte de cesiune, petit la judecata căruia s-a renunţat).

Prima instanţă a admis cererea reconvenţională, a dispus decăderea reclamantei din drepturile conferite de mărcile A. şi, în consecinţa acestei soluţii, a respins cererea principală, apreciind că decăderea lipseşte reclamanta de dreptul de a invoca încălcarea acestor mărci în cadrul unei acţiuni cum este cea cu care a învestit instanţa, derivată din existenţa unor drepturi la marcă anterioare mărcii înregistrate de pârâtă.

Curtea de apel, admiţând apelul declarat de reclamantă, a schimbat în tot sentinţa, respingând cererea de decădere şi admiţând cererea principală de anulare.

Soluţia instanţei de apel referitoare la anularea mărcii pârâtei-reclamante A. nu a fost criticată prin motivele dezvoltate de recurentă, ce privesc exclusiv soluţia dată cererii de decădere, astfel încât prezenta decizie va examina exclusiv celelalte chestiuni dezlegate de instanţa de apel, în limitele recursului, cu respectarea principiului disponibilităţii, cu referire la art. 494 C. proc. civ., ce se raportează la art. 477, art. 478 şi art. 9 alin. (2) C. proc. civ., aplicabile corespunzător.

Prin motivele de recurs numerotate cu I, II şi IV, recurenta-pârâtă a susţinut, sub cazul de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 5 C. proc. civ., că instanţa de apel a încălcat principiile disponibilităţii (art. 9 alin. (2) C. proc. civ.), principiul contradictorialităţii (art. 14 C. proc. civ.) şi principiul dublului grad de jurisdicţie atunci când a constatat că reclamanta este titulara unui drept asupra mărcii notorii A., deşi această solicitare nu fusese formulată în cauză, nu a fost pusă în discuţia contradictorie a părţilor şi nici nu a fost judecată de prima instanţă.

Conex, prin motivul de la pct. III, această argumentare a instanţei de apel a fost criticată şi sub cazul de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 6 C. proc. civ., în sensul că ea nu este susţinută probator în piesele dosarului, reclamanta neadministrând vreo probă în sensul deţinerii unui semn notoriu A..

Înalta Curte observă, în primul rând, că instanţa de apel nu a recunoscut prin dispozitivul hotărârii existenţa unei mărci notorii A. al cărei titular este reclamanta, dispoziţiile deciziei soluţionând cererea principală de anulare a mărcii pârâtei recurente şi respectiv cererea reconvenţională privind decăderea mărcilor reclamantei-pârâte intimate, întocmai cu limitele învestirii.

De aceea, chestiunea trebuie analizată în registrul argumentativ, al motivelor ce au stat la baza acestei hotărâri, din perspectiva existenţei unei premise factuale şi juridice care fundamentează soluţia, parte a silogismului judiciar expus în hotărâre.

În acest context, principiul disponibilităţii – a cărui nesocotire se invocă prin motivele de recurs analizate – prevede în art. 9 alin. (2) C. proc. civ. că "Obiectul şi limitele procesului sunt stabilite prin cererile şi apărările părţilor.", rezultând indirect din această reglementare că şi o astfel de chestiune, ce constituie un argument factual şi juridic în susţinerea pretenţiei deduse judecăţii sau în apărare faţă de această pretenţie, urmează acelaşi regim juridic.

Principiul contradictorialităţii, a cărui încălcare a fost, de asemenea invocată, este reglementat de art. 14 C. proc. civ., care – în partea relevantă pentru analiza de faţă, alin. (5) şi (6) – prevede: "(5) Instanţa este obligată, în orice proces, să supună discuţiei părţilor toate cererile, excepţiile şi împrejurările de fapt sau de drept invocate. (6) Instanţa îşi va întemeia hotărârea numai pe motive de fapt şi de drept, pe explicaţii sau pe mijloace de probă care au fost supuse, în prealabil, dezbaterii contradictorii."

Este, deci, necesar ca aspectele ce fac obiectul învestirii instanţei ca urmare a susţinerilor şi cererilor părţilor şi care constituie chestiuni relevante pentru judecată să fie supuse dezbaterii părţilor.

În acelaşi timp însă, dacă un argument este adus de una dintre părţi în cuprinsul susţinerilor sale scrise sau orale, nu este necesar ca instanţa să procedeze în mod expres la sublinierea necesităţii dezbaterii sale sau să acorde cuvântul părţilor asupra sa, pentru că respectiva chestiune poate fi combătută sau susţinută de către oricare dintre celelalte părţi; acesta este scopul comunicării cererilor între părţi – pentru a permite formularea unui răspuns – şi de asemenea, al dezbaterilor contradictorii.

Având în vedere obiectul şi cauza cererilor deduse judecăţii, dar şi modul concret de argumentare consemnat în decizia recurată, Înalta Curte constată că existenţa unei mărci notorii nu constituia o cerere distinctă a părţilor şi nici o condiţie premisă a petitului cererii principale privind anularea mărcii înregistrate de pârâta reclamantă, după cum nu constituia nici o cerinţă pentru a se soluţiona cererea reconvenţională de decădere.

De aceea, se impune concluzia că această chestiune reprezenta doar un argument avut în vedere de instanţa de apel atunci când a soluţionat cauza.

În speţă, împrejurarea că reclamanta deţine mărcile A. şi că acestea ar avea caracter notoriu a fost invocată de A. S.A. în faţa primei instanţe, prin notele de şedinţă depuse de aceasta la dosar pentru termenul din 23.07.2020, unde s-a arătat că, în răspuns la cererea reconvenţională de decădere formulată de pârâta reclamantă, nu numai că mărcile a căror decădere se solicită au fost folosite, dar ele sunt mărci notorii, aspectul fiind argumentat de parte în cuprinsul memoriului.

Chestiunea notorietăţii mărcilor A. dobândite şi exploatate de reclamantă, ca răspuns la cererea reconvenţională de decădere, a fost invocată de aceasta şi cu ocazia dezbaterilor orale ce au avut loc la termenul de judecată din 23.07.2020 (consemnându-se aceste concluzii la fila x ultimul paragraf din dosarul Tribunalului Bucureşti).

Prin cererea de apel, reclamanta-pârâtă nu a reluat argumentarea privind notorietatea mărcilor, dar, combătând soluţia de decădere pronunţată de prima instanţă, a arătat că mărcile A. a fost folosite intens în perioada de referinţă şi a făcut trimitere şi la caracterul distinctiv dobândit suplimentar prin această folosinţă, solicitând a se observa că a invocat aceste chestiuni prin notele scrise depuse în faţa tribunalului, mai sus amintite.

Prin urmare, în ceea ce priveşte invocarea acestei apărări de către reclamantă, principiul disponibilităţii nu a fost încălcat, chestiunea nefiind invocată de instanţa de apel din oficiu.

Cum s-a arătat deja, aceste argumente erau invocate de partea interesată şi ele puteau fi combătute de partea adversă după cum considera de cuviinţă, în aceste coordonate procesuale nefiind necesar ca instanţa de apel să pună expres în dezbaterea părţilor notorietatea mărcilor, decât dacă existau nelămuriri sau neconcordanţe necesar a fi abordate, conform art. 14 alin. (4)-(6) şi respectiv art. 22 alin. (2) teza a doua C. proc. civ., ceea ce nu s-a întâmplat.

De aceea, nu se poate reţine nici încălcarea principiului contradictorialităţii.

Legat de aceasta, chiar dacă prima instanţă nu a examinat apărarea reclamantei faţă de cererea reconvenţională ce privea pretinsa notorietate a mărcilor, ea nu era exclusă de la analiză la instanţa de apel, pentru că la tribunal reclamanta a căzut în pretenţii în ambele cereri ce făceau obiectul cauzei, a apelat această sentinţă, criticând-o în întregul său, iar cererea de apel a cuprins şi referiri la chestiunea litigioasă.

De aceea, în contextul devoluţiunii depline ce are loc în faţa instanţei de apel, abordarea sa de către Curtea de apel nu a constituit nici o încălcare a limitelor învestirii în calea de atac.

Cât despre pretinsa încălcare a principiului dublului grad de jurisdicţie, Înalta Curte observă că, în primul rând, acesta nu reprezintă o regulă absolută, ci un principiu general (dedus din art. 456 C. proc. civ.), care poate primi limitări sau extinderi, în funcţie de materie şi de opţiunea legiuitorului; cel mai des, limitarea acestui principiu rezultă din aplicarea principiului legalităţii căilor de atac.

În al doilea rând, în cauză pricina a fost soluţionată pe fond în primă instanţă şi în apel, deci nu se poate discuta despre absenţa respectării acestui principiu, iar chestiunile concrete care sunt analizate în două grade de jurisdicţie se determină în funcţie de cererile părţilor şi de limitele devoluţiunii în căile de atac ce sunt promovate.

Pentru toate aceste considerente, analizarea unor chestiuni ce se constituie în argumente aduse în sprijinul pretenţiilor sau apărărilor părţilor, invocate în cauză – în primă instanţă şi în apel – nu poate să stea la baza unor susţineri privind încălcarea principiilor procesuale evocate anterior.

Înalta Curte reţine însă că, în contextul cauzei, existenţa şi deţinerea de către reclamanta-pârâtă a unui semn notoriu neînregistrat A. nu prezenta relevanţă pentru soluţionarea cererii de decădere şi din această perspectivă întreaga argumentare a instanţei de apel sub acest aspect îmbracă forma unor considerente supraabundente; pentru motivele ce urmează a fi expuse, acestea vor fi substituite cu considerentele prezentei decizii.

Astfel, cererea reconvenţională, ce are ca obiect decăderea reclamantei din drepturile izvorâte din înregistrările mărcilor A. cu date de depozit în anul 1999, a învestit instanţele cu sarcina de a verifica dacă aceste mărci au fost folosite în intervalul de timp relevant.

Acest demers al instanţelor trebuie să se desfăşoare cu respectarea prevederilor art. 46 din Legea nr. 84/1998 – în forma aplicabilă litigiului – şi din această perspectivă caracterul notoriu al mărcilor în litigiu nu era determinant, instanţele fiind chemate a analiza actele de folosire a semnelor protejate pentru produsele sau serviciile ce fac obiectul înregistrării şi nu existenţa cunoaşterii de către public (specifică mărcii notorii).

De asemenea, în cauză folosirea de către reclamanta-pârâtă a mărcilor A. (în forma modificată, analizată de instanţa de apel) nu a fost contestată ca fapt relevant, litigioasă fiind măsura în care a avut loc îndepărtarea de la forma înregistrată a mărcii şi alterarea (sau nu) a caracterului distinctiv al mărcilor A. din anul 1999, al căror titular este reclamanta.

De aceea, indiferent de existenţa susţinerilor reclamantei în cauză în sensul notorietăţii mărcilor, ea nu era determinantă în raportul juridic dedus judecăţii şi nu influenţa hotărâtor rezultatul analizei privind folosinţa mărcilor a căror decădere s-a cerut a fi dispusă.

Faţă de aceste considerente, se impune ca instanţa de recurs să constate că dezlegările criticate de recurenta-pârâtă-reclamantă nu sunt proprii raportului juridic litigios şi, în consecinţă, ele trebuie înlăturate din ansamblul factual şi logico-juridic ce fundamentează decizia instanţei de apel, urmând totodată ca argumentele să nu fie acoperite nici de efectul art. 431 alin. (2) C. proc. civ., ca efect al substituirii lor cu prezentele considerente.

În acelaşi timp însă, văzând şi faptul că normele de procedură pretins încălcate nu au fost nesocotite, după cum s-a arătat deja, consecinţa constatărilor de mai sus nu este nelegalitatea deciziei atacate, întrucât, cum se va arăta în cadrul analizei celorlalte motive de recurs, celelalte considerente expuse de instanţa de apel sunt legale şi prin ele însele justifică soluţia, fără ca înlăturarea argumentelor referitoare la caracterul notoriu al mărcilor A. să afecteze legalitatea hotărârii în ansamblul său.

De aceea, motivele numerotate cu I-IV (inclusiv cel referitor la absenţa unei argumentări adecvate a notorietăţii, faţă de substituirea acestor considerente) nu pot fi primite.

Celelalte motive de recurs, numerotate cu V-IX, critică – în coordonatele art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ. – modul de aplicare a legii la soluţionarea cererii de decădere.

O parte dintre aceste critici sunt, cum se va arăta, susţineri referitoare la temeinicia sentinţei, deoarece privesc chestiuni care revin spre apreciere instanţei de apel, implicând luarea în considerare a elementelor factuale ale cauzei (în contextul verificării formei identice sau diferite de utilizare a mărcilor înregistrate).

Dispoziţiile legale a căror greşită aplicare sau interpretare se invocă sunt cele cuprinse în art. 46 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice (în forma şi numerotarea la data sesizării instanţei, 5.11.2019): "Este asimilată folosirii efective a mărcii: a) folosirea mărcii sub o formă care diferă de cea înregistrată prin anumite elemente ce nu alterează caracterul distinctiv al acesteia;"

Motivul de recurs de la pct. V deduce judecăţii o pretinsă aplicare greşită a acestor dispoziţii, aducând în discuţie încălcarea scopului reglementării unei astfel de permisiuni acordate titularului mărcii, cu referire la cele statuate în jurisprudenţa Tribunalului Uniunii Europene, care în cauza T-514/10 Fruit of the loom Inc., a arătat:

"Trebuie observat că articolul 15 alin. (1) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009 se referă la o situaţie în care o marcă înregistrată naţională sau comunitară este utilizată în comerţ într-o formă uşor diferită de forma în care a fost efectuată înregistrarea. Scopul acestei dispoziţii, care evită impunerea unei conformităţi stricte între forma mărcii utilizate şi forma în care marca a fost înregistrată, este de a permite titularului acesteia, în exploatarea comercială a semnului, să efectueze modificări care, fără a-i altera caracterul distinctiv, permit o mai bună adaptare a acestuia la cerinţele de comercializare şi de promovare ale produselor sau serviciilor în cauză. În conformitate cu scopul său, domeniul de aplicare material al acestei dispoziţii trebuie considerat ca fiind limitat la situaţiile în care semnul utilizat efectiv de titularul unei mărci pentru a identifica produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată constituie forma în care aceeaşi marcă este exploatată comercial. (…)"

Pentru a construi raţionamentul pe care se bazează afirmaţia de aplicare greşită a art. 46 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 84/1998 (echivalentul în legea naţională al art. 15 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară, mai sus evocat, respectiv al art. 18 alin. (2) lit. a) din actualul Regulament (UE) 2017/1001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 iunie 2017 privind marca Uniunii Europene, care a înlocuit Regulamentul 207/2009), recurenta susţine că luarea în considerare a formei diferite în care au fost folosite de către intimata-reclamantă mărcile A. ar contraveni scopului pentru care noile mărci (în fapt folosite) au fost create.

În acest sens, arată că mărcile A. folosite după anul 2001 au fost create pentru a diferenţia activitatea de fotbal profesionist a clubului A. de cea a juniorilor.

Această afirmaţie este însă speculativă, pentru că scopul concret al modificării modalităţii de folosire a mărcii în fiecare caz particular nu este identic cu cel de principiu enunţat în hotărârea Tribunalului UE mai sus, unde se explică raţiunea legiuitorului în a permite titularului mărcii îndepărtarea de la forma înregistrată a mărcii.

Din această perspectivă, identificarea de către recurentă a unei explicaţii faptice pentru folosirea unui semn care nu este identic cu marca înregistrată nu are relevanţă în registrul legalităţii deciziei, pentru că nu este relevant motivul pentru care reclamanta intimată a utilizat mărcile ale căror decădere se solicită într-o formă diferită de cea înregistrată, cât timp acea utilizare a fost una legitimă.

Cu alte cuvinte, chiar dacă scopul unei reglementări este un element util în procedeul de interpretare a unei dispoziţii legale, atunci când ea este neclară, intenţia legiuitorului putând furniza interpretului un reper care să permită determinarea corectă a înţelesului normei respective, în ipoteza speţei nici legea naţională şi nici reglementarea europeană nu condiţionează aplicarea art. 46 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 84/1998 de utilizarea mărcii în forma diferită cu scopul reglementării, explicitat în jurisprudenţa evocată.

Totodată, în speţă nu se ridică o problemă de interpretare a sensului acestei dispoziţii, astfel încât argumentul adus de recurentă nu este relevant.

În cuprinsul motivului de recurs de la pct. VI, întemeiat tot pe cazul de casare de la art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., recurenta susţine că instanţa de apel a încălcat dispoziţiile art. 46 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 84/1998 atunci când a refuzat a aplica criteriile cuprinse în acest text, referindu-se în aprecierea sa exclusiv la utilizarea elementului verbal A., comun mărcii înregistrate şi semnului folosit efectiv de reclamanta-intimată.

Dezvoltând acest motiv, recurenta reproşează curţii de apel omisiunea de a avea în vedere alterarea caracterului distinctiv al mărcii în dauna analizei, considerate nelegale, exclusiv a unui element din cuprinsul mărcii, alături de raportarea la criteriile de analiză a similarităţii, străine instituţiei decăderii. Or, susţine recurenta, chiar dacă semnul folosit efectiv ar putea fi similar cu mărcile a căror decădere se solicită, această chestiune nu influenţează condiţia necesar a fi îndeplinită în speţă, aceea ca mărcile să fi fost folosite cel puţin într-o formă care să nu cuprindă o alterare a caracterului distinctiv.

Înalta Curte reţine, cu privire la cerinţa în discuţie, că în Hotărârea T-514/10 Fruit of the loom Inc., Tribunalul Uniunii Europene a arătat că:

"Astfel, constatarea unei modificări a caracterului distinctiv al mărcii astfel cum a fost înregistrată necesită o evaluare a caracterului distinctiv şi dominant al elementelor adăugate, efectuată pe baza calităţilor intrinseci ale fiecăruia dintre aceste elemente, precum şi a poziţiei relative a diferitelor elemente în cadrul aranjamentului mărcii [a se vedea Hotărârea din 10 iunie 2010, Atlas Transport/OAPI – Hartmann (ATLAS TRANSPORT), T-482/08, nepublicată în Recueil, punctul 31 şi jurisprudenţa citată]. (…)

În orice caz, trebuie să se arate că, pentru ca articolul 15 alin. (1) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009 să se aplice, completările la marca înregistrată nu trebuie să modifice caracterul distinctiv al acesteia în forma în care a fost înregistrată, în special din cauza poziţiei lor auxiliare în semn şi a caracterului lor distinctiv slab [a se vedea în acest sens Hotărârea din 13 aprilie 2011, Alder Capital/OAPI – Gimv Nederland (ALDER CAPITAL), T-209/09, nepublicată în Recueil, punctul 58]."

Curtea de apel a reţinut, cu privire la modalitatea concretă în care reclamanta-intimată a utilizat mărcile A., cu referire la elementele distinctive ale mărcii:

"Suporterii nu doar că recunosc denumirea "A." ca element principal, dar chiar ar reacţiona negativ în cazul unei schimbări a acesteia, iar mare parte din publicul mai puţin interesat nu ar mai putea identifica echipa sub o altă denumire, urmări care, în schimb, nu s-ar petrece dacă ceea ce s-ar modifica ar fi doar decorul figurativ – şi s-a văzut că trecerea de la o marcă la alta în anul 2001, respectiv de la marca a cărei decădere se solicită la cea utilizată în prezent, s-a făcut fără ca suporterii să fi avut o problemă de identificare a echipei, ceea ce denotă caracterul cel mult secundar şi de redusă semnificaţie pentru ei al elementelor figurative adăugate denumirii notorii ce reprezintă esenţa mărcii. (…)

În condiţiile în care esenţa tuturor mărcilor evocate, fie ele verbale sau combinate, înregistrate sau neînregistrate, elementul lor definitoriu şi central, este elementul verbal "A.", cu care aceste mărci se identifică în percepţia publicului destinatar şi fără de care distinctivitatea mărcii s-ar prăbuşi, este limpede că folosirea de către titular a oricărei mărci din varietatea de mărci A., echivalează simultan cu folosirea mărcii notorii A. şi cu un act de folosire a tuturor celorlalte mărci ale titularului care cuprind elementul esenţial A., chiar dacă într-o formă diferită, întrucât nu este alterat, ci este păstrat şi perpetuat caracterul distinctiv al acestora, astfel încât folosirea după anul 2001, inclusiv în perioadele de interes, 2015-2016 şi 2019, a mărcii noi (cea cu acvila) şi a mărcii simple verbale notorii "A." constituie acte de folosire şi a celorlalte mărci A., fie verbale, fie combinate – vezi fil. 164-200 vol. 1 apel şi 201-280 vol. 2 apel.

Distinctivitatea este dată de elementul verbal "A.", esenţial mărcii şi fără de care restul ansamblului figurativ nu ar mai avea valoare pentru suporterii destinatari. Folosirea în anii 2015-2016 şi 2019 a mărcii verbale "A." sau a elementului verbal "A." în mod central într-o marcă combinată este asimilată, conform textului de lege citat, utilizării şi a mărcii verbale mai vechi "A.", dar şi a mărcilor combinate "A.", aşa cum s-a arătat.

În al doilea rând, tot în legătură cu aplicabilitatea art. 55 (fost art. 46) alin. (2) lit. a) din Legea nr. 84/1998 citat mai sus, trebuie observat că elementul figurativ al mărcilor vechi, a căror decădere se solicită (cele înregistrate în anul 1999), este încorporat practic în marca nouă, utilizată după anul 2001, pe scutul de pe pieptul acvilei, fiind preluate aşadar elementele anterioare – atât cel esenţial, denumirea, cât şi boghiul stilizat în formă de aripă şi mingea; aripile stilizate prin boghiu au fost amplificate prin adăugarea unei acvile ale cărei aripi le prelungesc pe cele iniţiale, dar marca anterioară a fost în ansamblu preluată şi încorporată, fiind utilizată într-o formă nouă ce nu alterează caracterul distinctiv.

În aceste condiţii, dată fiind reţinerea actelor de folosinţă a mărcilor în dispută în perioada relevantă, 2015-2016 şi 2019, chiar dacă în forme diferite (ele însele sunt varietăţi ale mărcii originare verbale A.), dar care nu au alterat distinctivitatea mărcilor A. supuse analizei, în ceea ce au esenţial şi definitoriu – elementul "A." –, cererea în decădere trebuie respinsă, sens în care apelul reclamantei pârâte va fi admis, în temeiul art. 480 C. proc. civ., urmat de schimbarea în tot a sentinţei."

Rezultă din aceste considerente că, în pofida susţinerilor recurentei, instanţa de apel a examinat chestiunea litigioasă urmând şi criteriile de analiză mai sus evocate, rezultate din jurisprudenţa europeană, în sensul că a verificat dacă modalitatea concretă în care mărcile A. au fost folosite alterează sau nu caracterul distinctiv al mărcilor astfel cum au fost înregistrate.

Cum s-a arătat deja, referirile la existenţa unei mărci notorii A. sunt străine analizei şi au fost înlăturate, dar raţionamentul instanţei de apel este valid şi legal, chiar şi excluzând referirile la caracterul notoriu al mărcilor.

Din această perspectivă este relevantă identificarea împrejurării că acest caracter distinctiv rezultă cu precădere din elementul verbal A., care a fost utilizat şi în forma modificată a mărcii; totodată, instanţa de apel a arătat că elementul figurativ al mărcilor în discuţie este încorporat în semnul utilizat efectiv, fiindu-i adăugate elemente care nu alterează caracterul distinctiv al înregistrării.

De asemenea, evaluând caracterul distinctiv al mărcii înregistrate comparativ cu mărcile efectiv folosite, instanţa de apel a subliniat aprecierea sa în sensul că diferitele amănunte ale elementelor figurative (vechi şi noi) sunt mai puţin importante în percepţia publicului relevant şi că distinctivitatea – dată primordial de elementul verbal A. – este păstrată şi în forma modificată a mărcilor.

Nu se identifică în considerentele deciziei recurate eroarea la care se referă recurenta – utilizarea criteriilor de analiză specifice riscului de confuzie, respectiv a elementelor de analiză a similarităţii – nefăcându-se nicio referire la acestea, astfel încât această susţinere este considerată nefondată.

Conex, sub motivul de recurs nr. VII, recurenta a susţinut, de asemenea ca motiv de casare întemeiat pe art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., că instanţa de apel a analizat doar dacă elementul verbal "A." se mai găseşte în forma utilizată a mărcilor în litigiu şi nu a ţinut cont de elementele figurative dominante în aprecierea alterării caracterului distinctiv al mărcilor înregistrate, ceea ce a condus la o greşită aplicare a dispoziţiilor art. 46 alin. (2) din Legea nr. 84/1998.

Deşi reproşează instanţei de apel că nu s-a referit la elementele adăugate în forma în care marca este utilizată, Înalta Curte observă că analiza cuprinsă în decizia recurată (mai sus reprodusă) se referă la elementele suplimentare adăugate părţii figurative a mărcilor.

Totodată, Curtea de apel Bucureşti a examinat şi efectul părţilor adăugate elementului verbal, chiar dacă nu le-a nominalizat: "(…) atunci când titularul utilizează forma "A.", implicit utilizează şi perpetuează marca verbală notorie "A." – partea "A." fiind neglijabilă, aşa cum s-a arătat – fiind totodată valabilă şi reciproca: atunci când se utilizează forma esenţială, prescurtată, "A.", sau o altă variantă ce cuprinde acest nucleu esenţial, se poate vorbi despre o utilizare a oricărei alte variante de marcă, fie ea combinată sau verbală, ce cuprinde elementul "A.".

Toate celelalte dezvoltări cuprinse în acest motiv de recurs constituie argumente în sensul aprecierii unor elemente sau a altora ca fiind distinctive ori în sensul unei concluzii contrare celei la care a ajuns Curtea de apel cu privire la alterarea caracterului distinctiv, cu referire la particularităţile verbale şi figurative ale mărcilor.

Aceste aspecte privesc evaluarea elementelor de fapt relevante pentru soluţionarea cauzei şi, în plus, implică o doză semnificativă de apreciere cu privire la modul de percepere a semnului de către publicul relevant.

În contextul soluţionării prezentei căi de atac de legalitate, circumscrisă cazurilor de casare enumerate limitativ de lege, instanţa de recurs nu poate realiza un control de temeinicie al deciziei atacate, astfel încât chestiunile expuse în cadrul acestui motiv de recurs – cu excepţia celor analizate mai sus, referitoare la criteriile legale de analiză – nu pot face obiectul controlului judiciar de faţă.

În cadrul motivului de recurs nr. VIII, recurenta a susţinut că instanţa de apel a aplicat greşit dispoziţiile art. 46 alin. (2) din Legea nr. 84/1998, prin faptul că a folosit noţiuni improprii speţei (noţiunea de "esenţă" a mărcii), în loc să aplice criteriile legale de analiză a afectării caracterului distinctiv, care ar fi presupus analiza elementelor dominante şi distinctive ale mărcilor, precum şi a combinaţiilor, în semnul utilizat, de omisiuni, adăugiri şi modificări ale poziţiei elementelor mărcilor înregistrate, care în fapt determină alterarea caracterului distinctiv al mărcilor în discuţie.

În primul rând, se constată că folosirea de către instanţa de apel a sintagmei "esenţa mărcii" (ce desemnează în speţă elementul apreciat de instanţă ca fiind cel mai distinctiv în ansamblul mărcii, respectiv cuvântul A.) nu reprezintă, per se, un motiv de nelegalitate, chiar dacă aceasta nu este o expresie specifică în materia examinării alterării caracterului distinctiv.

Dimpotrivă, chiar dacă l-a denumit "esenţa mărcii", Curtea de apel a avut în vedere elementul ce conferă distinctivitate – în aprecierea sa – mărcii, respectând astfel criteriile de analiză mai sus evocate, astfel cum rezultă ele şi din jurisprudenţa europeană.

În al doilea rând, deşi reclamă şi prin acest motiv de recurs greşita aplicare a art. 46 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 84/1998, toate celelalte susţineri incluse în dezvoltarea motivului de recurs tind tot la reaprecierea chestiunilor referitoare la alterarea caracterului distinctiv, prin punerea în discuţie a elementelor ce compun mărcile (cele a căror decădere se solicită şi cele folosite), a situării, caracterului lor dominant sau distinctiv, etc, cu concluzia unei impresii de ansamblu diferite.

Or, toate criteriile a căror absenţă din motivarea instanţei este reproşată de recurentă sunt abordate, iar împrejurarea că rezultatul analizei din decizie nu este conform cu propria argumentare a părţii care formulează calea de atac nu poate constitui o aplicare greşită a legii.

Prin urmare, nerespectarea normei de drept material este invocată formal în cadrul acestui grup de critici.

În dezvoltarea ultimului motiv de recurs (IX), ce susţine din nou încălcarea normelor de drept material (art. 46 alin. (2) lit. a) din legea mărcilor), recurenta deduce analizei instanţei de recurs afirmaţia că instanţa de apel nu a ţinut cont de specificul publicului relevant în aprecierea alterării caracterului distinctiv al mărcilor în discuţie.

Modul de percepere a semnului de către publicul relevant implică aprecierea acestei categorii, a caracteristicilor sale, a intereselor şi a gradului de atenţie; prin urmare, şi acestea sunt chestiuni ce presupun aprecieri asupra faptelor relevante, nefiind chestiuni de legalitate.

În speţă, Curtea de apel a determinat publicul relevant fără a comite vreo eroare în drept (suporterii echipelor de fotbal) – recurenta fiind de acord cu rezultatul acestei operaţiuni; ceea ce se contestă sunt chestiunile de fapt ce conturează caracterul distinctiv al mărcii în relaţia cu destinatarii serviciilor cărora marca li se aplică, argumente ce nu pot fi evaluate în recurs, cum s-a arătat deja.

Pentru toate argumentele mai sus expuse, în temeiul art. 496 C. proc. civ., constatând legalitatea deciziei atacate, Înalta Curte va respinge recursul ca nefondat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge excepţia nulităţii recursului, ca neîntemeiată.

Respinge ca nefondat recursul declarat de recurenta-pârâtă-reclamantă A. împotriva deciziei nr. 79A din 25 ianuarie 2023 a Curţii de Apel Bucureşti – secţia a IV-a civilă în dosarul nr. x/2019, în contradictoriu cu intimatul-pârât Oficiul de Stat Pentru Invenţii şi Mărci şi cu intimatul-reclamant-pârât A. S.A.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 09 decembrie 2024.