Trademark cancellation for confusion and parasitism of a well-known mark: appellate dismissal quashed and remanded

Şedinţa publică din data de 11 februarie 2025

asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

I. Circumstanţele cauzei

Obiectul cererii de chemare în judecată

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti, secţia a III-a civilă, sub nr. x/2021, reclamanta A., prin reprezentant B. S.A., a chemat în judecată pe pârâta C. S.A., prin care a solicitat să se dispună: anularea înregistrării mărcii D. nr. x pentru clasele de produse şi servicii 5 şi 35 şi radierea acesteia din Registrul National al Mărcilor existent la O.S.I.M; încetarea imediată a activităţilor de vânzare, publicitate sau a oricăror alte activităţi de comercializare a produselor purtând marca D. şi retragerea imediată a acestora de pe piaţă; distrugerea, pe cheltuiala acesteia, a tuturor produselor ce poartă semne similare mărcii E. aparţinând reclamantei, cu cheltuieli de judecată.

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 47 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998, art. 6 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din acelaşi act normativ, C. proc. civ. precum şi O.G. nr. 100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială.

Hotărârea pronunţată în primă instanţă

Prin sentinţa nr. 215/16.02.2022, Tribunalul Bucureşti, secţia a III-a civilă a respins cererea ca neîntemeiată şi a obligat reclamanta să plătească pârâtei C. S.A.. cu titlu de cheltuieli de judecată suma de 23.979,38 RON reprezentând onorariu avocat.

Hotărârea pronunţată în apel

Prin decizia civilă nr. 132A/01.02.2023, Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă a respins ca nefondat apelul formulat de apelanta-reclamantă A. S.A. împotriva sentinţei menţionate, cu cheltuieli de judecată către intimată în sumă de 17.582,98 RON.

II. Calea de atac formulată în cauză

Împotriva deciziei civile menţionate, a declarat recurs reclamanta A., criticând-o pentru nelegalitate, pe temeiul art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ. şi susţinând, în esenţă, că decizia de apel a fost pronunţată cu încălcarea/aplicarea greşită a dispoziţiilor legale referitoare la similaritatea şi riscul de confuzie, respectiv de asociere şi cele privind marca de renume, dispoziţii conţinute de Legea nr. 84/1998, Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului european şi al Consiliului din 14 iunie 2017 şi Ghidul de Examinare al EUIPO.

Recurenta-reclamantă a precizat că instanţa de apel a apreciat în mod greşit că mărcile în cauză prezintă un grad redus de similaritate şi, infirmând gradul de distinctivitate dobândit, dovedit cu un întreg set de dovezi, inclusiv cu decizii anterioare, reţinând chiar o cotă de piaţă semnificativă a produselor E., a considerat că nu există risc de confuzie în acest caz.

Pornind de la anterioritatea drepturilor sale, recurenta-reclamantă a susţinut că, în ciuda unui set semnificativ de dovezi (studii de piaţă, facturi, situaţii vânzări, spoturi publicitare, TV, advertising, extrase din diverse publicaţii, broşuri, reviste, decizii anterioare, favorabile), punctând chiar o cotă de piaţă semnificativă a produselor "E.", instanţa de apel nu a reţinut renumele acestora şi nu a considerat aplicabil temeiul de drept invocat de recurentă considerând ca nu s-a făcut dovada parazitării mărcii anterioare de către intimata -pârâtă.

Invocând incidenţa prevederilor art. 56 alin. (1) (fostul art. 47 alin. (11) coroborate cu cele ale art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998 recurenta a susţinut că este titulară a numeroase mărci E., printre care şi EUTM nr. x şi IR nr. x/05.04.1971, mărci înregistrate care se bucură de protecţie pe teritoriul Uniunii Europene (aşadar şi în România), motiv pentru care consideră că riscul de confuzie şi de asociere pentru consumatori cu privire la mărcile în conflict este în prezent rezultat din similaritatea vizuală şi fonetică a semnelor - mărcile beneficiind de cinci litere în comun - elementul comun şi dominant "E.". Adăugarea elementului descriptiv nu face din marca ulterioară una nouă, distinctivă, iar în condiţiile în care produsele se suprapun, mărcile vor fi uşor de confundat/asociat. De asemenea, riscul de confuzie rezultă din identitatea/similaritatea produselor şi serviciilor în clasele 05 şi 35 şi strânsa legătură dintre acestea - prezente pe aceeaşi piaţă şi adresându-se aceloraşi consumatori.

Recurenta a menţionat că potrivit jurisprudenţei Curţii Europene de Justiţie, riscul de confuzie dintre două mărci trebuie apreciat în mod global, luând în considerare circumstanţele specifice fiecărui caz în parte. Aprecierea globală a riscului de confuzie implică astfel o anumită interdependenţă a factorilor relevanţi şi în mod particular a similarităţii semnelor şi a produselor sau serviciilor. Astfel, un grad de similaritate mai mic între produse sau servicii poate fi compensat de un grad de similaritate mai mare între mărci şi invers ("Canon", alin. (17) şi "F.", alin. (19). Conceptul de similaritate trebuie interpretat în legătură cu riscul de confuzie, a cărui apreciere depinde printre altele de recunoaşterea mărcii pe piaţă şi de gradul de similaritate a mărcii cu semnul şi a produselor sau serviciilor identificate.

Totodată, percepţia de către consumatorul mediu a mărcilor produselor sau serviciilor în discuţie joacă un rol decisiv în aprecierea riscului de confuzie.

Referitor la elementul distinctiv şi dominant al mărcilor analizate, recurenta a precizat că acesta este elementul "E." termen pe care cu siguranţă publicul larg, cu un nivel de atenţie mediu, fără cunoştinţe de specialitate (cumpărătorul produselor E./D. eliberate în farmacie fără prescripţie medicală sub formă de săruri la plic cu acţiune antidiareică), nu îl va percepe ca provenind de la substanţa activă disomectită ce ar reprezenta un silicat natural de aluminiu şi magneziu, astfel cum s-a invocat de către intimata-pârâtă şi s-a reţinut ca atare de către instanţa de apel.

În ceea ce priveşte produsele şi serviciile mărcilor aflate în conflict, recurenta a menţionat că acestea sunt parţial identice, similare şi în strânsă legătură.

În lumina principiului statuat de jurisprudenţa menţionată prin memoriul de recurs, similaritatea semnelor, atât în ceea ce priveşte modul de înregistrare, cât şi modul de utilizare efectivă pe piaţă (cu elementul "E." evidenţiat separat - diferit faţă de marca înregistrată), este de natură a compensa o similaritate poate uşor mai redusă pentru o parte a produselor/serviciilor analizate, iar riscul de confuzie pentru consumator este unul evident.

Mai mult decât atât, potrivit prevederilor legale invocate, riscul de confuzie include şi riscul de asociere în sensul că publicul consumator, dacă nu va confunda efectiv semnele în mod direct, va crede cu siguranţă că acestea provin de la aceeaşi întreprindere, ca un nou sortiment, sau de la întreprinderi înrudite din punct de vedere economic.

Recurenta a susţinut, de asemenea şi aplicabilitatea prevederilor art. 6 alin. (3) din Legea nr. 84/1998 privind marca de renume, context în care a arătat că renumele mărcii E. pe teritoriul Uniunii Europene este o consecinţă firească a utilizării ei intensive şi coerente, respectiv a promovării în teritoriul menţionat.

În determinarea caracterului şi gradului de distinctivitate al mărcii este necesar să se facă o evaluare generală a capacităţii mărcii de a se identifica cu produsele sau serviciile pentru care a fost înregistrată ca venind de o anume întreprindere şi, prin urmare, de a se distinge acele produse/servicii de cele ale unei alte întreprinderi. Cu cât este mai distinctivă marca anterioară, cu atât mai mare este riscul de confuzie.

În ceea ce priveşte marca care şi-a dobândit o bună reputaţie în timp, recurenta a susţinut că aceasta este diluată de folosirea mărcii de renume într-un mod identic sau similar în legătură cu alte produse şi servicii iar o asemenea utilizare neautorizată tinde sa slăbească gradul de distinctivitate al mărcii de renume, scăzând în mod evident valoarea acesteia din urmă.

Totodată a invocat şi faptul că mărcile cu un grad înalt de distinctivitate datorată reputaţiei/renume se bucură de o protecţie mai extinsă decât mărcile cu un caracter mai restrâns de distinctivitate în contextul în care protecţia nu este limitată la principiul specialităţii şi al similitudinii produselor/serviciilor, urmărindu-se împiedicarea a tot ceea ce ar putea deprecia marca şi ar conduce la o diminuare a notorietăţii mărcii anterioare şi, evident, la o diluare a acesteia.

Faţă de aceste considerente, recurenta a învederat faptul că înregistrarea unei mărci identice/similare, mai ales pentru produse sau servicii identice/similare/aflate în strânsa legătură, ar fi înşelătoare pentru publicul consumator, ar duce la o diminuare, scădere sau diluare a caracterului distinctiv al mărcilor recurentei şi ar reprezenta pentru solicitant o sursă de beneficii nemeritate şi de profit necuvenit, existând inclusiv posibilitatea creării de prejudicii pentru subscrisa titulara de drepturi anterioare.

Conform jurisprudenţei constante a Tribunalului UE, nu este necesară existenţă concretă a unui prejudiciu sau a unui avantaj necuvenit, ci este suficient să se arate un potenţial prejudiciu sau avantaj necuvenit.

În plus, conceptul de avantaj necuvenit (spre deosebire de cel de diluţie) nu se referă la prejudiciul cauzat mărcii de renume, ci mai degrabă la avantajul potenţial de care poate beneficia titularul mărcii mai tinere prin asocierea cu marca de renume anterioară.

Prin urmare, în speţă, nu este necesară dovedirea unui prejudiciu real adus mărcii recurentei însă menţinerea mărcii D. ar prejudicia interesele recurentei prin confuzia/asocierea pe care consumatorul o va face şi, mai mult decât atât, s-ar profita de caracterul distinctiv şi de renumele mărcilor anterioare, constituind o sursă de beneficii nemeritate pentru intimată. Atât doctrina, cât şi jurisprudenţa, apreciază că riscul de confuzie în rândul publicului este mai ridicat cu cât o marcă este mai distinctivă, iar notorietatea trebuie să profite doar titularului, care a făcut investiţii în marca devenită notorie prin efortul său exclusiv.

III. Apărările formulate în cauză

Intimata-pârâtă C. S.A. a depus întâmpinare prin care a invocat excepţia tardivităţii recursului şi excepţia inadmisibilităţii parţiale ale acestuia iar pe fond solicitat respingerea recursului ca nefondat.

În susţinerea inadmisibilităţii parţiale a căii de atac recurenta a susţinut faptul că recurenta a invocat temeiuri de drept noi, direct în calea de atac extraordinară a recursului iar, pe de altă parte, a criticat modalitatea în care instanţa de apel a analizat şi a apreciat probele administrate în cauză din perspectiva renumelui mărcilor anterioare E. ce nu poate fi supusă controlului judiciar a instanţei de recurs.

A mai susţinut intimata faptul că cererea de recurs formulată în prezenta cauză se întemeiază parţial pe încercarea recurentei de a forţa încadrarea criticilor sale în motivul de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., aceasta criticând practic modalitatea în care instanţa de apel a analizat situaţia de fapt şi probele încuviinţate spre administrare în ceea ce priveşte renumele mărcilor anterioare opuse, fără însă ca aceste argumente să fie concepute în raport de exigenţele prevederilor art. 488 C. proc. civ., astfel încât să poată fi subsumate unor eventuale motive de nelegalitate, motiv pentru care, în opinia sa este întemeiată excepţia invocată.

În combaterea motivelor de recurs intimata-pârâtă a susţinut că, în cauză, nu a fost efectuată dovada îndeplinirii condiţiilor cumulative prevăzute de motivele relative de anulare invocate în speţă, astfel încât instanţa de apel a menţinut, în mod corect, soluţia de respinge a cererii de anulare formulată de recurenta-reclamantă.

În ceea ce priveşte similaritatea/identitatea semnelor aflate în conflict, procedând la analiza acestora din punct de vedere vizual, auditiv şi conceptual, intimata-pârâtă a susţinut, în esenţă, că instanţa de apel, în mod corect, a reţinut că mărcile în conflict sunt diferite din punct de vedere vizual şi fonetic, în timp ce, deşi similaritatea conceptuală este ridicată, în raport de toate circumstanţele cauzei, nu este suficient de determinantă pentru a conduce la apariţia riscului de confuzie.

Referitor la similaritatea produselor/serviciilor protejate şi a inexistenţei riscului de confuzie intimata-pârâtă a susţinut în ceea ce priveşte serviciile din clasa 35 că, în mod corect, instanţa de apel a reţinut că serviciile protejate prin marca pârâtei în clasa 35 nu au un corespondent în protecţia obţinută prin mărcile recurentei astfel încât, în raport de acestea, nu se poate reţine ca fiind îndeplinit criteriul similarităţii cerut de cea de-a doua condiţie cumulativă prevăzută de art. 6 alin. (1) lit. b) din legea mărcilor.

În ceea ce priveşte produsele din clasa 05 intimata a reiterat apărările din faţa primei instanţe susţinând faptul că gradul de similaritate este redus şi nu poate conduce la apariţia riscului de confuzie sau de asociere cu mărcile anterioare opuse, deoarece nivelul de atenţie al publicului ţintă este unul ridicat, fiind vorba despre aspecte ce ţin de sănătatea consumatorului.

Referitor la susţinerile recurentei potrivit cărora marca intimatei ar crea, prin simpla sa existenţă, în percepţia publicului un risc de confuzie, inclusiv riscul de asociere cu mărcile anterioare opuse, în acord cu dispoziţiile art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998, intimata a susţinut faptul că, în prezenta cauză, nu sunt îndeplinite condiţiile cumulative prevăzute de art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998, respectiv: (i) îndeplinirea condiţiei similitudinii dintre semne, (îi) îndeplinirea condiţiei similitudinii dintre produse/servicii şi (iii) riscul de confuzie ipotetic ce ar putea fi generat întocmai prin prisma acestor similitudini.

În ceea ce priveşte susţinerile recurentei ce fac referire la renumele şi reputaţia mărcilor E. intimata-pârâtă a susţinut că recurenta nu a făcut dovada reputaţiei mărcilor sale, materialele stocate pe suport optic depuse la dosarul cauzei nefiind apte să ateste reputaţia invocată.

Intimata-pârâtă a precizat că nu beneficiază şi nici nu a beneficiat vreodată de reputaţia mărcilor anterioare opuse de recurentă, în speţă nefiind îndeplinite cauzele de anulare prevăzute de art. 6 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 84/1998. Totodată, a susţinut că recurenta trebuia să facă dovada unui eventual prejudiciu creat ca urmare a înregistrării de către intimată a mărcii solicitate spre anulare, nefiind suficient să se arate un potenţial prejudiciu sau avantaj necuvenit.

IV. Soluţia şi considerentele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

Examinând decizia recurată, prin prisma criticilor formulate şi prin raportare la actele şi lucrările dosarului şi la dispoziţiile legale aplicabile, Înalta Curte constată următoarele:

Cu titlu prealabil, se impune a se preciza că, prin întâmpinare, intimata-pârâtă a invocat excepţia inadmisibilităţii recursului, faţă de invocarea unor temeiuri de drept noi, direct în calea de atac extraordinară a recursului, respectiv pentru criticarea modalităţii în care instanţa de apel a analizat şi a apreciat probele administrate.

La termenul de judecată din 11 februarie 2025, Înalta Curte a recalificat excepţia invocată ca fiind excepţia nulităţii parţiale a recursului, pe care a respins-o, pentru motivele expuse în încheierea de şedinţă de la acea dată, arătând că urmează a se verifica în concret, cu ocazia soluţionării căii de atac, în ce măsură criticile formulate au fost eventual formulate omisso medio, respectiv dacă se încadrează în motivele de casare prevăzute de lege.

Din această perspectivă, se reţine că recurenta-reclamantă a invocat incidenţa art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., susţinând, în esenţă, că decizia de apel a fost pronunţată cu încălcarea/aplicarea greşită a dispoziţiilor legale referitoare la similaritatea şi riscul de confuzie, respectiv de asociere şi cele privind marca de renume, din Legea nr. 84/1998, Regulamentul (UE) 2017/1001 privind marca Uniunii Europene şi Ghidul de Examinare al EUIPO.

În ce priveşte dispoziţiile Legii nr. 84/1998, contrar susţinerilor intimatei-pârâte, anularea mărcii naţionale verbale D. nr. x, cu dată de depozit 24.07.2019 a fost solicitată în considerarea mărcilor anterioare E. aparţinând reclamantei, pe temeiul art. 47 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998, cu referire nu numai la motivul de nulitate prevăzut de art. 6 alin. (1) lit. b), dar) şi la) cel din art. 6 alin. (3) din aceeaşi lege.

De altfel, instanţa de apel, evocând fondul raportului juridic dintre părţi, a analizat şi motivul de nulitate reglementat de art. 6 alin. (3) din Legea nr. 84/1998, fără ca pârâta C. S.A. să formuleze recurs împotriva acestor considerente ale deciziei de apel.

Prin urmare, nu este fondată şi va fi respinsă apărarea intimatei-pârâte conform căreia dispoziţiile din legea naţională referitoare la riscul de asociere şi renumele mărcii sunt invocate omisso medio.

Art. 8 alin. (1) şi art. 60 din Regulamentul (UE) 2017/1001 privind marca Uniunii Europene, indicate prin motivele de recurs, nu au incidenţă în cauză, raportat la obiectul cererii de chemare în judecată, care nu vizează anularea unei mărci a Uniunii Europene, ci anularea unei mărci naţionale, pentru care sunt aplicabile exclusiv prevederile Legii nr. 84/1998, motiv pentru care este nerelevantă invocarea Regulamentului prin motivele de recurs, apărarea intimatei pe acest aspect neavând vreo finalitate.

Această concluzie nu este infirmată de faptul că Regulamentul mărcii Uniunii Europene are acelaşi obiectiv ca Directiva de apropiere a legislaţiilor statelor membre cu privire la mărci, transpusă prin Legea nr. 84/1998, anume instituirea şi funcţionarea pieţei interne. Necesitatea unei interacţiuni armonizate a celor două sisteme de mărci UE şi naţionale, la care a făcut referire recurenta-reclamantă cu ocazia dezbaterilor de la termenul de judecată din 11 februarie 2025, implică interpretarea legii naţionale de către judecătorul cauzei de o manieră conformă cu obiectivele şi finalitatea urmărite de Directivă, ceea ce nu înseamnă că însuşi Regulamentul este aplicabil în privinţa unei mărci naţionale, chiar dacă prevederi echivalente din cele două acte ale Uniunii Europene au fost interpretate în acelaşi mod de către CJUE, iar dezlegările se impun şi în interpretarea legii naţionale.

Cât priveşte Ghidul de Examinare al EUIPO, în mod evident, acesta nu are vreo forţă juridică, astfel încât nu se poate considera că invocarea sa prin motivele de casare echivalează cu adăugarea unei cauze juridice în recurs, nepermisă de art. 478 alin. (3) coroborat cu art. 494 C. proc. civ.

În consecinţă, apărarea intimatei-pârâte va fi respinsă şi pe acest aspect.

Analizând criticile recurentei-reclamante privind încălcarea ori aplicarea greşită a dispoziţiilor Legii nr. 84/1998, Înalta Curte constată caracterul fondat al acestora, potrivit considerentelor ce succed.

În ceea ce priveşte nulitatea înregistrării mărcii pe temeiul art. 6 alin. (1) lit. b) din lege, se reţine că, pornind de la premisa corectă - de altfel, necontestată- conform căreia percepţia pe care publicul relevant o are asupra mărcilor are un rol determinant în aprecierea globală a riscului de confuzie, instanţa de apel şi-a propus prioritar compararea bunurilor şi serviciilor acoperite de mărcile în discuţie, precum şi stabilirea publicului ţintă şi a nivelului său de atenţie, preocupându-se subsecvent de compararea semnelor şi evaluarea distinctivităţii mărcii anterioare şi ajungând la concluzia inexistenţei riscului de confuzie pentru public, incluzând şi riscul de asociere între mărci.

Prin motivele de recurs, reclamanta A. a susţinut ignorarea sau, după caz, aprecierea greşită de către instanţa de apel a unor factori relevanţi în evaluarea globală a riscului de confuzie, respectiv: distinctivitatea intrinsecă şi cea dobândită prin utilizare, în raport de percepţia publicului larg, cu un nivel de atenţie mediu, fără cunoştinţe de specialitate şi, pe cale de consecinţă, a interdependenţei dintre factorii relevanţi, cu atât mai mult în contextul identităţii parţiale a produselor.

În acest cadru, se impune a se observa că, în privinţa produselor şi a serviciilor acoperite de mărcile în conflict, instanţa de apel a considerat că sunt identice sau similare în ceea ce priveşte clasa 5 de produse şi diferite în ceea ce priveşte clasa 35 de servicii.

Această apreciere - necontestată ca atare prin motivele de recurs, reclamanta reproşând doar nevalorificarea identităţii sau a similarităţii produselor ca factor relevant în evaluarea globală a riscului de confuzie - conducea în mod logic la examinarea tuturor celorlalte aspecte care depindeau de natura produselor găsite identice sau similare prin raportare la toate acestea, iar nu numai la o parte dintre ele, în absenţa unui motiv justificat de limitare a analizei globale a riscului de confuzie între mărcile în conflict.

Potrivit situaţiei de fapt reţinute prin decizia recurată, reclamanta este titulara mărcii verbale europene E. nr. x, cu dată de depozit 22.04.2015, înregistrată pentru următoarele produse din Clasa 5 din Clasificarea de la Nisa: preparate farmaceutice; veterinare (produse -); alimente dietetice de uz medical; dietetice (substanţe - de uz medical); alimente pentru bebeluşi; suplimente alimentare; alimente şi suplimente nutritive; preparate bacteriene prebiotice de uz medical; plasturi; materiale pentru pansamente.

Produsele din clasa 5 pentru care a fost înregistrată marca verbală naţională D. nr. x de către intimata-pârâtă C. S.A. sunt următoarele: produse farmaceutice şi veterinare; suplimente alimentare şi nutritive; dispozitive medicale; produse igienice pentru medicină; substanţe dietetice de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi şi materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; dezinfectante.

Poate fi precizat în acest context şi faptul că, prin cererea de chemare în judecată şi prin cererea de apel, pe lângă marca UE menţionată, anterioritatea a fost invocată şi faţă de marca internaţională E. nr. x, cu dată de protecţie 5.04.1971, România figurând printre ţările desemnate pentru protecţia juridică a mărcii. Reclamanta a arătat, de altfel, şi faptul că este titulara unei familii de mărci E. (mărci naţionale, internaţionale şi mărci UE - acestea din urmă în număr de 55).

Or, instanţa de apel, cu toate că s-a referit în analiza comparativă la produsele din clasa 5 vizate, pe de o parte, de marca anterioară, iar pe de altă parte, de marca a cărei anulare se solicită, reţinând identitatea sau similaritatea lor, a apreciat global riscul de confuzie generat de impresia de ansamblu a mărcilor numai pentru o parte dintre produsele acoperite de mărcile E. şi D., strict pentru produse farmaceutice care conţin, potrivit celor reţinute în decizie, substanţa activă "diosmectită" sau "smectită dioctahedrală", o argilă naturală, un silicat natural de aluminiu şi magneziu, folosit ca tratament pentru anumite afecţiuni gastrointestinale.

Astfel, similaritatea semnelor şi distinctivitatea intrinsecă au fost apreciate în funcţie de prezenţa elementului "E." evocator al substanţei active, iar din acelaşi motiv, iar riscul de confuzie a fost exclus în considerarea aceloraşi medicamente, deoarece consumatorii sunt obişnuiţi ca denumirile medicamentelor să conţină o parte din denumirea substanţei active folosite în preparat, cum este şi cazul în speţă, dobândind aptitudinile necesare în a distinge originea comercială a produselor prin dezvoltarea unei nivel de atenţie sporit, în discuţie fiind sănătatea lor.

Procedându-se în acest fel, nu a fost efectuată, prin urmare, aprecierea globală a riscului de confuzie pentru public, incluzând şi riscul de asociere între semne, nici măcar prin raportare la produse sau preparate farmaceutice în general, adică şi la cele care nu au în compoziţie substanţa activă respectivă, cu atât mai puţin raportat la celelalte produse vizate de mărcile înregistrate.

Înalta Curte constată că această modalitate de evaluare a riscului de confuzie prin care, pe de o parte, sunt supuse comparării produsele pentru care a fost înregistrată fiecare marcă în parte, pe baza menţiunilor din certificatele de înregistrare, iar toate acestea sunt apreciate ca fiind identice sau similare, dar pe de altă parte, examinarea are loc în mod efectiv numai pentru unele dintre acestea, fără a se înfăţişa vreun argument pentru atare analiză, este de natură să denatureze rezultatul examinării.

După cum s-a arătat, în mod corect, prin motivele de recurs, aprecierea globală a riscului de confuzie se realizează prin luarea în considerare a tuturor factorilor relevanţi în speţă, în categoria cărora se încadrează identitatea ori similaritatea mărcilor şi cea a produselor sau a serviciilor desemnate, ce reprezintă cerinţe prevăzute în mod expres de art. 6 alin. (1) lit. b) din lege, precum şi gradul de similaritate al acestora.

Mai mult decât atât, potrivit jurisprudenţei constante a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, trebuie să se ţină cont de interdependenţa factorilor relevanţi, în sensul că un grad mai scăzut de similaritate între produse/servicii poatre fi compensat de un grad mai ridicat al similarităţii mărcilor şi invers (hotărârea din cauza C-39/97 Canon, pct. 19 şi hotărârea din cauza C-342/97, F., pct. 19).

Or, acest principiu de evaluare globală a riscului de confuzie nu este respectat dacă toate produsele comparate sunt considerate identice sau similare, reţinându-se, aşadar, identitatea ori similaritatea produselor ca fapt relevant, dar ceilalţi factori a căror evaluare depinde de acesta, sunt examinaţi doar pentru o parte dintre produse şi, totodată, interdependenţa nu are în vedere factorii consideraţi relevanţi. Nu mai puţin, este alterată şi percepţia asupra mărcilor pe care o are publicul, din moment ce acesta este identificat în funcţie de produsele sau serviciile pentru care mărcile au fost înregistrate.

Este de precizat, în acelaşi timp, că publicul relevant se stabileşte în raport de produsele descrise în lista din certificatele de înregistrare ale mărcilor în conflict, iar nu în raport de produsele pentru care mărcile sunt efectiv utilizate (de exemplu, hotărârea din 9.04.2014 pronunţată în cauza T-501/12 Octasa, pct. 42).

Faptul că titularul mărcii anterioare invocă dobândirea prin utilizare a unui caracter puternic distinctiv nu infirmă constatarea anterioară. În această situaţie, o eventuală constatare de către instanţă a utilizării doar a unora dintre produsele desemnate prin înregistrarea mărcii prezintă relevanţă în determinarea gradului de distinctivitate al mărcii în ansamblu, aşadar, a aptitudinii semnului de a identifica originea comercială a produselor ca provenind de la o anumită întreprindere, fără ca aceasta să însemne, însă, ignorarea percepţiei consumatorului produselor ce nu au fost utilizate de către titularul mărcii anterioare, care interesează distinctivitatea intrinsecă. Or, distinctivitatea crescută a mărcii prin utilizare nu ar putea fi reţinută fără evaluarea distinctivităţii intrinseci. De asemenea, în evaluarea interdependenţei factorilor relevanţi, este valorificată aprecierea referitoare la identitatea sau similaritatea produselor, fie că acestea au fost sau nu utilizate.

Faţă de cele expuse, se constată că sunt fondate susţinerile referitoare la modul de aplicare a criteriului interdependenţei factorilor relevanţi, în condiţiile în care nu a fost stabilită pe deplin situaţia de fapt în privinţa acestor factori, în raport de produsele care nu conţin smectita ca substanţă activă.

Această concluzie se referă şi la gradul de distinctivitate al mărcii anterioare, intrinsecă şi dobândită prin folosinţă, de vreme ce, prin decizia recurată, s-a considerat că marca este slab distinctivă pentru "medicamente" tocmai din motivul încorporării denumirii substanţei active, iar prin probele administrate pe aspectul utilizării mărcii, nu s-a dovedit că marca este înţeleasă de consumatori ca indicând medicamente produse de societatea reclamantă.

Totodată, Înalta Curte constată că este fondată şi critica vizând neanalizarea de către instanţa de apel a criteriilor relevante referitoare la gradul de distinctivitate dobândit prin utilizare, cu excepţia cotei de piaţă, din care instanţa a dedus, în mod favorabil reclamantei, prezenţa sa puternică pe piaţa medicamentelor, astfel cum s-a subliniat prin motivele de recurs.

Astfel, s-a făcut referire în mod generic la înscrisurile şi mijloacele materiale de probă depuse la dosar pe suport optic, fără nicio analiză ori cel puţin precizarea conţinutului acestora sau a informaţiilor relevate, fiind cert doar faptul că nu ar fi vorba despre date neesenţiale, din moment ce cota de piaţă a fost extrasă chiar din aceste înscrisuri.

Pe de altă parte, s-a considerat că instanţa de judecată a fost învestită în cauză cu analiza distinctivităţii dobândite prin folosinţă, deoarece a fost invocat renumele mărcii anterioare, dar s-a făcut aplicarea normei ce reglementează dobândirea prin folosinţă a caracterului distinctiv până la data cererii în anularea înregistrării mărcii, din moment ce instanţa de apel a citat hotărâri pronunţate de CJUE în interpretarea art. 3 alin. 3 din directiva de apropiere a legislaţiilor statelor membre cu privire la mărci, normă căreia îi corespunde actualul art. 5 alin. (2) din Legea nr. 84/1998.

Or, în cauză nu se pune problema dobândirii prin folosinţă a înseşi distinctivităţii mărcii anterioare, întrucât nu s-a cerut anularea acesteia, pentru a se verifica dacă marca anterioară, nedistinctivă fiind, ar fi dobândit caracter distinctiv ca urmare a utilizării, înainte de data depunerii cererii de anulare a sa, astfel cum prevede Regulamentul mărcii UE sau, după caz, art. 5 alin. (2) din Legea nr. 84/1998 (în funcţie de întinderea teritorială a protecţiei, respectiv dacă se cere anularea unei mărci UE sau a uneia naţionale).

Prin invocarea renumelui mărcii anterioare împotriva altei mărci înregistrate a fost invocat nu însuşi caracterul distinctiv dobândit, ci un grad ridicat de distinctivitate, dobândit prin folosirea mărcii anterioare până la data cererii de anulare a mărcii posterioare, ţinându-se cont de faptul că dovedirea unei largi cunoaşteri a semnului de către public, ca urmare a folosirii mărcii, semnifică aptitudinea crescută a mărcii de a identifica produsele sau serviciile pentru care este înregistrată ca provenind dintr-o anumită întreprindere, aşadar un caracter distinctiv ridicat ori puternic.

Mărcile cu caracter puternic distinctiv, fie în mod intrinsec, fie datorită renumelui lor pe piaţă, se bucură de o protecţie mai extinsă decât cele care au un caracter mai puţin distinctiv, astfel încât, în ceea ce priveşte riscul de confuzie, acesta poate exista, în pofida unui grad scăzut de similaritate între semne, atunci când similaritatea între produse sau servicii este mare, iar caracterul distinctiv al mărcii anterioare este unul puternic (hotărârea CJUE din cauza C-39/97 Canon, pct. 18 şi 19).

Pentru aprecierea gradului de distinctivitate, trebuie să se ia în considerare în special calităţile intrinseci ale mărcii, inclusiv prezenţa ori absenţa oricărui element descriptiv al produselor/serviciilor pentru care marca a fost înregistrată, cota de piaţă, intensitatea, întinderea geografică şi durata folosirii mărcii, importanţa investiţiilor efectuate de întreprindere pentru a o promova, proporţia mediilor interesate care, datorită mărcii, identifică produsele sau serviciile ca provenind de la o întreprindere determinată (hotărârea din cauza C-342/97 F., pct. 23).

Practic, aceleaşi criterii şi aceleaşi mijloace de probă sunt utile pentru dovedirea renumelui şi al caracterului distinctiv puternic al mărcii anterioare (în privinţa renumelui, este relevantă hotărârea CJUE din cauza C-375/97 General Motors, pct. 26-27). Criterii asemănătoare de apreciere a renumelui sau a notorietăţii în cazul unei mărci înregistrate în România sunt prevăzute de art. 23 din Legea nr. 84/1998, înscrisurile doveditoare fiind enumerate exemplificativ în art. 19 din H.G. nr. 1134/2010 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 84/1998, astfel cum a fost modificată prin H.G. nr. 1197/2022.

Din această perspectivă, trimiterea la un singur element relevant, şi acela favorabil titularului, anume cota de piaţă, nu epuizează analiza ce trebuie efectuată în contextul invocării renumelui şi a caracterului distinctiv puternic al mărcii anterioare, astfel încât se constată insuficienta stabilire a situaţiei de fapt pe acest aspect, nefiind posibilă exercitarea controlului judiciar de către instanţa de recurs în privinţa aplicării criteriilor relevante referitoare la gradul de distinctivitate dobândit prin utilizare.

Recurenta-reclamantă a formulat şi o critică referitoare la percepţia publicului relevant asupra elementului distinctiv şi dominant "E.", în sensul că publicul larg, cu un nivel de atenţie mediu şi fără cunoştinţe de specialitate, nu îl va percepe ca provenind de la substanţa activă diosmectită.

Înalta Curte constată că evaluarea instanţei de apel şi în privinţa acestei chestiuni vizează exclusiv medicamente ce conţin substanţa activă diosmectită, lipsind, aşadar, o analiză a percepţiei publicului relevant pentru toate produsele pentru care mărcile au fost înregistrate, cu toate că atare analiză era necesară, dat fiind rolul esenţial al acestei receptări în aprecierea globală a riscului de confuzie.

Întrucât o parte dintre produsele pentru care au fost înregistrate mărcile conţin, totuşi, în mod necontestat, substanţa activă menţionată, iar evaluarea instanţei de apel a fost realizată din această perspectivă, pot fi cercetate susţinerile recurentei pe acest aspect, urmând a se ţine seama de considerentele prezentei decizii cu ocazia rejudecării.

Din decizia recurată, reiese că instanţa de apel a apreciat publicul relevant ca fiind reprezentat de consumatorul mediu, rezonabil informat, însă cu un nivel de atenţie mai sporit, iar atare apreciere a avut un impact semnificativ pentru constatarea unei similarităţi reduse între semne, a unui caracter slab distinctiv intrinsec al mărcii anterioare, precum şi al inexistenţei unui risc de confuzie între mărci, luându-se în considerare şi metoda specifică de achiziţie, în sensul că, de regulă, consumatorul este îndrumat sau asistat de către personalul de specialitate.

S-a considerat, aşadar, că, independent de eventuala includere a profesioniştilor din domeniu în categoria publicului relevant, percepţia consumatorilor finali este ceea ce interesează riscul de confuzie între mărci, iar această apreciere nu a fost criticată ca atare în recurs.

Cât priveşte nivelul de atenţie, reiese din jurisprudenţa constantă a CJUE faptul că, în cazul produselor farmaceutice în general, care interesează starea de sănătate a consumatorilor, aceştia dau dovadă de o atenţie sporită faţă de cea pe care o acordă altor produse, astfel încât sunt mai puţin supuşi unui risc de confuzie între diferitele versiuni ale aceloraşi produse farmaceutice, indiferent că sunt accesibile la vânzare liberă ori pe baza unei prescripţii medicale (de exemplu, hotărârile din cauzele T-331/09 Tolposan, pct. 26; T-435/22 Pascelmo, pct. 34). Cu toate acestea, un grad ridicat de atenţie nu exclude ipso facto riscul de confuzie, dată fiind interdependenţa factorilor relevanţi, atare risc putând fi creat de identitatea/similaritatea mărcilor ori produselor sau de caracterul distinctiv puternic al mărcii anterioare.

Înalta Curte constată că, din acest punct de vedere, instanţa de apel a făcut o aplicare corectă a legii, apreciind că nivelul de atenţie al publicului în cazul produselor farmaceutice, inclusiv al celor care conţin substanţa activă în discuţie, este unul peste medie.

În schimb, aprecierea potrivit căreia publicul consumator va percepe mărcile ca referindu-se la medicamente bazate pe argila "smectită" şi utile în cazul unor afecţiuni gastrointestinale porneşte de la o premisă greşită, aceea că prezenţa unui cuvânt în lexicul limbii române implică o cunoaştere a semnificaţiei sale de către toate persoanele care alcătuiesc publicul relevant.

O asemenea prezumţie ar putea fi reţinută, eventual, în cazul cuvintelor din limbajul uzual, folosite în mod obişnuit cu o anumită semnificaţie, general cunoscută, şi pe care publicul o percepe ca atare atunci când se confruntă cu o denumire ce conţine cuvântul respectiv. În situaţiile în care cuvântul face parte, însă, din lexicul ştiinţific, nu se poate presupune pur şi simplu că publicul larg discerne în mod automat semnificaţia acestuia, deoarece nu toate persoanele ce îl compun au cunoştinţe de specialitate, care îi permit să înţeleagă, fără vreo explicaţie, conţinutul semantic al noţiunii ştiinţifice.

Mai mult decât atât, în ceea ce priveşte cuvântul "smectită", în Dicţionarul explicativ al limbii române se regăseşte doar adjectivul "smectic", definit ca "proprietate (a substanţelor) de a scoate grăsimile", fără a se face vreo legătură cu argila "smectită", ceea ce înseamnă, cel mult, recunoaşterea de către public a acestei semnificaţii, cu toate că această concluzie este ea însăşi discutabilă prin simpla prezenţă a cuvântului în dicţionar, iar nu în vocabularul uzual al limbii române.

Prin urmare, constatarea prin decizia recurată a identificării imediate de către public, chiar şi de către persoanele fără cunoştinţe tehnice, a particulei "E." ca provenind din argila smectită, nu relevă percepţia publicului, de vreme ce aceasta fiind stabilită în mod arbitrar.

Cât priveşte caracterul descriptiv al elementului "E." faţă de substanţa activă "diosmectită", trebuie reamintit că poate fi considerat astfel un semn care prezintă cu produsele sau serviciile în cauză un raport suficient de direct şi de concret, de natură a permite publicului relevant să perceapă imediat şi fără vreo reflecţie o descriere a produselor sau serviciilor ori o caracteristică a acestora (de exemplu, hotărârea din cauza T-19/04 Paperlab, pct. 25).

Pentru stabilirea unei asemenea asocieri de către consumatorul fără cunoştinţe de specialitate, chiar cu un nivel de atenţie peste medie, ar trebui să se probeze că publicul larg a fost expus unei folosiri intensive şi extinse a particulei "E." ca referindu-se la diosmectită şi, deci, ca desemnând natura, destinaţia sau caracteristicile produselor farmaceutice care conţin această substanţă activă (în acelaşi sens, pentru elementul "hyal" în raport cu acidul hialuronic, a se vedea hotărârile din cauzele T-333/20 şi T-497/23, în care titularul mărcii anterioare HYAL s-a opus înregistrării mărcilor HYALERA, respectiv HYALO). De asemenea, nu poate fi exclus ca o atare expunere a publicului să se datoreze chiar folosirii pe o scară largă a mărcii anterioare.

Or, instanţa de apel nu a analizat prin prisma acestui criteriu probatoriul administrat, considerând că nivelul de atenţie ridicat al publicului este suficient pentru ca acesta să identifice fără ezitare ingredientul diosmectită în particula "E.".

Gradul ridicat de atenţie nu înseamnă, însă, în mod necesar că un consumator al produsului farmaceutic nu ar putea confunda provenienţa acestuia, direct sau indirect, într-o ipoteză precum cea din cauză, atunci când nu are cunoştinţe de specialitate şi chiar dacă, de regulă, este îndrumat sau asistat de către personalul de specialitate, astfel cum a reţinut instanţa de apel.

După cum s-a statuat de către CJUE, faptul că intermediarii, precum profesioniştii din domeniul sănătăţii, pot să influenţeze şi chiar să determine alegerea consumatorilor finali nu este, în sine, de natură să excludă orice risc de confuzie în ceea ce priveşte provenienţa produselor în cauză, atunci când acestea sunt vândute consumatorilor finali în farmacii, riscul de confuzie putând exista în cursul unor operaţiuni de cumpărare care au loc pentru fiecare din produsele arătate, considerate în mod individual, în momente diferite (hotărârea din 26.04.2007 din cauza C-412/05 Travatan, pct. 57 şi 58).

Pe de altă parte, asistenţa de specialitate nu implică informarea consumatorului cu privire la substanţa activă, atenţia acestuia în vederea unei alegeri a produsului fiind îndreptată către un produs eficace şi, eventual, asupra costului său.

Există, în mod evident, o diferenţă între situaţia în care marca evocă elementele pe care le conţine produsul farmaceutic şi cea în care marca evocă afecţiunea medicală de care suferă consumatorul, deoarece consumatorul mediu, rezonabil informat, dar fără cunoştinţe de specialitate, nu este înclinat să se familiarizeze cu compoziţia produsului la momentul achiziţionării, fiind interesat de eficacitatea sa, dar în mod cert cunoaşte denumirea patologiei şi caută medicamentul adecvat (posibil să fie avizat chiar în privinţa denumirii ştiinţifice a patologiei - hotărârea din 16.12.2010 din cauza T-286/08 Hallux, pct. 48 şi 49).

În acelaşi timp, chiar dacă s-ar accepta, astfel cum a procedat instanţa de apel, existenţa unei practici larg răspândite pe piaţa medicamentelor de a utiliza ca semne distinctive elemente verbale care conţin o parte din denumirea substanţei active folosite în preparat, aceasta nu presupune ca de fiecare dată să se procedează astfel, pentru ca publicul, chiar dacă nu cunoaşte/recunoaşte substanţa activă în denumirea mărcii, să nu aibă vreun dubiu că este vorba despre ingrediente ale produsului şi să nu existe un risc de a se înşela în privinţa originii comerciale. Titularul unei mărci farmaceutice are deplină libertate de a alege ca marcă o asemenea denumire, o denumire fantezistă sau una ce evocă fie afecţiunea medicală pe care produsul o tratează, fie o parte a corpului uman ori efectul curativ al produsului, în condiţiile în care pe piaţa medicamentelor există şi aceste practici, nu numai cea reţinută prin decizia recurată.

Ca argument jurisprudenţial, poate fi menţionat faptul că un complet din cadrul Diviziei de opoziţii EUIPO a apreciat că termenul "E.", ce constituie o altă marcă verbală A., înregistrată în România, este fantezist pentru preparate farmaceutice din clasa 5 din perspectiva consumatorului român mediu, în pofida unui grad crescut de atenţie al acestuia şi a anulat înregistrarea mărcii "E." (decizia din 12.06.2018, opoziţia nr. B 2 744 525). Nu mai puţin, chiar termenul "E.", reprezentând tot o marcă verbală A., înregistrată în Franţa, a fost considerat ca lipsit de orice semnificaţie pentru publicul larg francez, marca având un caracter distinctiv normal, astfel încât a fost anulată înregistrarea mărcii posterioare "Triosmectan" nr. x (decizia EUIPO 14 613 C din 8.04.2019).

Faţă de cele ce preced, dat fiind că instanţa de apel nu a cercetat, pe de o parte, dacă publicul larg a fost sau nu a fost expus unei folosiri intensive şi extinse a particulei "E." ca referindu-se la diosmectită iar pe de altă parte, dacă eventuala expunere a publicului se datorează folosirii pe o scară largă a mărcii anterioare, ţinându-se cont şi de faptul că prin prezenta decizie a fost admisă critica privind nemotivarea hotărârii recurate pe aspectul gradului de distinctivitate al mărcii anterioare, dobândit prin folosinţă -, Înalta Curte constată că situaţia de fapt nu a fost stabilită cu certitudine, în sensul dacă elementul "E." este fantezist pentru publicul larg, nespecializat şi, ca atare, marca anterioară posedă un caracter distinctiv intrinsec cel puţin normal ori dacă este, într-adevăr, evocator şi, deci, marca anterioară este slab distinctivă.

Pe cale de consecinţă, se impune reevaluarea tuturor chestiunilor ce depind de această constatare în aprecierea globală a riscului de confuzie, incluzând şi riscul de asociere între mărci, pentru stabilirea corespunzătoare a întrunirii condiţiilor de aplicare din art. 6 alin. (1) lit. b) al Legii nr. 84/1998.

Astfel, Înalta Curte va admite criticile vizând motivul de nulitate a înregistrării mărcii pe temeiul art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998, astfel încât va admite recursul, iar în baza art. 497 C. proc. civ., va casa decizia recurată şi va trimite cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe de apel.

În ceea ce priveşte criticile referitoare la soluţia de respingere a cererii în anulare întemeiate pe dispoziţiile art. 6 alin. (3) din Legea nr. 84/1998, se reţine că soluţia a fost confirmată prin decizia recurată cu motivarea că nu a fost dovedită cunoaşterea mărcii anterioare de către un segment semnificativ al publicului interesat de bunurile sau serviciile acoperite. S-a apreciat, totodată, că, şi în prezenţa unei mărci de renume, nu se poate constata în cauză parazitarea acesteia.

Criticile formulate au vizat şi modul de apreciere a renumelui mărcii, în sensul art. 6 alin. (3) din Legea nr. 84/1998, deoarece au fost ignorate dovezile depuse la dosar, cu atât mai mult cu cât a fost subliniată cota de piaţă semnificativă a produselor E..

De asemenea, a fost ignorată diluarea mărcii anterioare şi a fost interpretată în mod greşit noţiunea de parazitism, care presupune indicarea unui avantaj potenţial, prin asocierea cu marca de renume anterioară, iar nu dovedirea unui avantaj concret obţinut sau prejudiciu efectiv cauzat.

Criticile formulate sunt fondate, potrivit considerentelor ce succed.

Instanţa de apel a cercetat întrunirea condiţiile de aplicare a dispoziţiilor art. 6 alin. (3) din Legea nr. 84/1998, în forma de la data cererii de chemare în judecată - 17.03.2021, în conformitate cu care "O marcă este, de asemenea, refuzată la înregistrare sau, în cazul în care a fost înregistrată, este susceptibilă a fi anulată dacă:

a) este identică sau similară în raport cu o marcă anterioară înregistrată în România, sau în Uniunea Europeană, în sensul prevederilor alin. (2), indiferent dacă produsele sau serviciile pentru care aceasta este solicitată sau înregistrată sunt identice, similare sau nu sunt similare cu cele pentru care marca anterioară este înregistrată, atunci când marca anterioară se bucură de un renume în România, sau, în cazul mărcii Uniunii Europene, se bucură de renume în Uniunea Europeană şi dacă utilizarea mărcii ulterioare ar duce fără motiv justificat la obţinerea unor foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare sau ar aduce atingere acestora; (...)".

Spre deosebire de art. 6 alin. (1) din lege, art. 6 alin. (3) lit. a) nu impune dovedirea existenţei unui risc de confuzie între mărcile în conflict, incluzând şi riscul de asociere între acestea, chiar dacă este vorba despre mărci identice sau similare, destinate unor produse/servicii identice sau similare - la fel ca în cazul art. 6 alin. (1). Mai mult, norma se aplică şi atunci când produsele/serviciile sunt diferite.

În schimb, este necesară întrunirea unor condiţii specifice, anume: renumele mărcii anterioare, precum şi condiţia ca utilizarea mărcii ulterioare să ducă fără motiv justificat la obţinerea unor foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare sau să aducă atingere acestora.

În ceea ce priveşte motivul de recurs referitor la neanalizarea de către instanţa de apel a renumelui mărcii anterioare, se constată că acesta coincide, în esenţă, celui deja analizat prin prezenta decizie, vizând dobândirea prin folosinţă a unui caracter distinctiv puternic, iar considerentele expuse cu acea ocazie sunt valabile şi în contextul criticii de faţă, drept pentru care aceasta urmează a fi admisă.

Cât priveşte celelalte condiţii, se constată că niciuna dintre ele nu a fost în mod efectiv analizată.

Instanţa de apel s-a raportat la hotărârea CJUE pronunţată în cauza C-323/09 Interflora, în care este definită noţiunea de "profit necuvenit obţinut din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii" sau parazitism, fără a face nicio referire la cea de-a doua ipoteză din art. 6 alin. (3) lit. a) al Legii nr. 84/1998, ce priveşte atingerea adusă caracterului distinctiv al unei mărci de renume, ce corespunde, potrivit aceleiaşi hotărâri Interflora, diluării mărcii şi care semnifică reducerea capacităţii acestei mărci de a distinge produsele sau serviciile titularului mărcii de cele care au o altă origine.

Totodată, în ce priveşte parazitismul, se constată ca fiind corectă susţinerea recurentei-reclamante conform căreia acest concept nu presupune în mod necesar un rezultat păgubitor concret al utilizării mărcii de către terţ, fiind suficientă stabilirea unui potenţial profit necuvenit pe care terţul l-ar putea obţine prin utilizarea mărcii.

Interpretarea gramaticală a art. 6 alin. (3) lit. a) din lege conduce la această concluzie, legiuitorul referindu-se la o utilizare a mărcii anterioare care "ar duce" la obţinerea unor foloase necuvenite. Mai mult decât atât, în hotărârea pronunţată în cauza C-252/07 Intel Corporation, CJUE a statuat că norma din directiva de apropiere a legislaţiilor referitoare la mărci, căreia îi corespunde art. 6 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 84/1998, trebuie interpretată "în sensul că existenţa unei utilizări a mărcii ulterioare, prin care se obţin sau s-ar obţine foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare ori se aduce sau s-ar aduce atingere acestora, trebuie apreciată în mod global, ţinând seama de toţi factorii pertinenţi din cauză."

Or, excluzând incidenţa unui act de parazitism, în ipoteza unei mărci de renume, instanţa de apel nu a cercetat dacă reclamanta a invocat existenţa unei utilizări a mărcii sale de către pârâtă şi dacă, în circumstanţele speţei, utilizarea este susceptibilă de a conduce la obţinerea unor foloase necuvenite.

Singurul considerent redat în decizia recurată rezidă în caracterul slab distinctiv al mărcii reclamantei, cu puternice elemente descriptive.

Or, pe lângă contradicţia cu considerentul prin care instanţa de apel a enunţat premisa de analiză ca fiind aceea a probării unei mărci de renume, inserarea acestui unic argument nu relevă stabilirea în fapt şi în drept a incidenţei art. 6 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 84/1998, motiv pentru care nu este posibilă exercitarea controlului de legalitate în privinţa modului de aplicare a legii de către instanţa de apel.

În aceste condiţii, va fi admisă şi critica pe acest aspect şi, faţă de toate considerentele expuse, Înalta Curte va admite recursul, iar în baza art. 497 C. proc. civ., va casa decizia recurată şi va trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi curte de apel.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Admite recursul declarat de reclamanta A., împotriva deciziei civile nr. 132A din 01 februarie 2023, pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă.

Casează decizia recurată şi trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi curte de apel.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 11 februarie 2025.