Prior commercial name as defense to trademark infringement and invalidity of foreign copyright registration in domestic proceedings

Şedinţa publică din data de 10 decembrie 2024

asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

I. Circumstanţele cauzei

Obiectul cererii de chemare în judecată

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Mureş, secţia civilă la data de 28.09.2022 sub nr. x/2022, reclamanta A. S.R.L., a solicitat, în contradictoriu cu pârâta A. S.R.L., următoarele: să se dispună interzicerea utilizării mărcii A. în activitatea comercială, în mediul online, în domeniul public, în orice alte înscrisuri sau documente sau orice alte expuneri de către pârâtă sau colaboratorii acesteia, precum şi schimbarea denumirii societăţii pârâte, în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea nr. 84/1998; să se dispună obligarea pârâtei la încetarea şi interzicerea practicilor de concurenţă neloială constând în copierea în integralitate a tuturor documentelor de care se foloseşte în activitate, în temeiul art. 2 şi art. 7 alin. (1) din Legea nr. 11/1991; cu cheltuieli de judecată.

Hotărârea pronunţată în primă instanţă

Prin sentinţa nr. 93/08.06.2023, Tribunalul Specializat Mureş a respins cererea de chemare în judecat şi a obligat reclamanta să îi plătească pârâtei cheltuieli de judecată în sumă de 2.000 de RON.

Hotărârea pronunţată în apel

Prin decizia nr. 231/09.10.2023, Curtea de Apel Târgu Mureş, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a respins, ca nefondat, apelul formulat de reclamanta A. S.R.L. împotriva sentinţei menţionate.

II. Calea de atac formulată în cauză

Împotriva deciziei menţionate, a declarat recurs reclamanta A. S.R.L., ce a fost înregistrat pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă la data de 19.01.2024, sub nr. x/2022.

Prin decizia nr. 846/16.04.2024, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea secţiei I civile a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, secţia I civilă la data de 22.07.2024, sub nr. x/2022*, fiind repartizat aleatoriu spre soluţionare completului nr. 2.

Susţinând incidenţa motivelor de casare reglementate de art. 488 alin. (1) pct. 5, 6 şi 8 C. proc. civ., recurenta-reclamantă a apreciat că hotărârea recurată a fost dată cu încălcarea normelor de procedură, nu cuprinde motivele pe care se întemeiază sau cuprinde motive contradictorii şi străine de natura pricinii, fiind dată cu încălcarea şi aplicarea greşită a normelor de drept material.

Astfel, a arătat că instanţa de control judiciar s-a aflat într-o gravă eroare cu privire la aplicabilitatea normelor de drept material referitoare la dreptul la marcă şi dreptul de autor, preluate in integrum din hotărârea instanţei de fond, fără a realiza o analiză proprie, concluzii grefate pe o reţinere greşită a situaţiei de fapt, fiind încălcate: dreptul la apărare; dreptul de proprietate, drept protejat atât prin reglementări naţionale, cât şi prin Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor naţionale şi prin Protocolul adiţional nr. 1 la Convenţie.

A precizat că este titulara mărcii înregistrate la O.S.I.M. cu denumirea "A.", având nr. depozit x din data de 01.11.2021, înregistrată pentru clasele de servicii: clasa 35 - Publicitate şi marketing, servicii de franciză, lucrări de birou; clasa 37 - Verificare instalaţii gaze, revizie instalaţii gaze, verificări tehnice periodice centrale termice, proiectare instalaţii de utilizare gaze, servicii legate de construcţia centralelor electrice, a instalaţiilor de transport şi de acumulare a energiei, mai ales a reţelelor de alimentare cu gaze şi a acumulatoarelor de gaze, cât şi a reţelelor de alimentare pentru curentul electric, sisteme de reparaţii, operaţii de întreţinere şi reparaţii cu privire la centralele electrice, a reţelelor de alimentare cu gaz şi a acumulatoarelor de gaze.

De asemenea, a arătat că este titulara drepturilor de autor asupra tuturor actelor utilizate în activitatea comercială, respectiv modele de fişe/oferte/contracte/înştiinţări, prin înregistrarea acestora la Oficiul Proprietăţii Intelectuale de la Benelux, conform Certificatului de înregistrare nr. x din data de 23.06.2022, actele de care a făcut vorbire fiind parte integrantă din acest certificat, beneficiind de protecţia oferită de acesta.

A menţionat şi că Oficiul de la Benelux pentru Proprietate Intelectuală (B.O.I.P.) este organismul oficial pentru înregistrarea mărcilor comerciale şi a desenelor şi modelelor în Benelux, acesta oferind şi serviciul de înregistrare a drepturilor de autor în vederea obţinerii unor dovezi clare şi neechivoce în privinţa titularului dreptului de proprietate intelectuală, constituind o dovadă validă şi aplicabilă tuturor statelor membre U.E., şi nu numaim, iar drepturile de proprietate intelectuală sunt drepturi care au aceeaşi natură cu orice alt drept de proprietate, statul având obligaţia de a respecta aceste drepturi în aceeaşi măsură.

În ceea ce priveşte interzicerea utilizării mărcii A. în activitatea intimatei-pârâte, a susţinut că instanţa de apel a preluat eroarea gravă în care s-a aflat instanţa de fond cu privire la aceste drepturi, argumentând dreptul la denumire comercială prin prisma dispoziţiilor art. 1 alin. (2) şi art. (8) din Convenţia de la Paris, dispoziţii care au fost interpretare greşit, întrucât dreptul de denumire comercială este un drept distinct de dreptul la marcă şi de dreptul de autor, respectiv înregistrarea unei mărci la O.S.I.M. este diferită de înregistrarea unei denumiri comerciale la Registrul Comerţului.

În opinia recurentei-reclamante, cele doua instituţii au funcţii diametral opuse şi nu pot fi asimilate, protecţia oferită fiind diferită.

A subliniat că instanţa de apel a preluat concluziile instanţei de fond şi a reţinut în mod greşit anterioritatea denumirii comerciale a intimatei-pârâte prin raportare la data înregistrării mărcii, or acest raţionament nu poate fi primit întrucât analiza anteriorităţii denumirii comerciale se poate realiza strict prin raportare la data dobândirii denumirii comerciale de către fiecare societate.

Totodată, a susţinut că o analiză atentă a anteriorităţii denumirii comerciale arată faptul că a fost înscrisă în Registru Comerţului la data de 19.01.2015, iar intimata-pârâtă a fost înscrisă în Registrul Comerţului ulterior, la data de 20.05.2015, deci beneficiază de dreptul la denumirea comercială prin efectul anteriorităţii, precum şi că analiza dreptului la marcă evidenţiază faptul că deţine o marcă înregistrată din data de 1.11.2021, spre deosebire de partea adversă care nu deţine un astfel de drept.

Făcând referire la dispoziţiile art. 3 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului National al Registrului Comerţului şi a oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale din 20 martie 2014, precum şi la cele ale art. 1 din H.G. nr. 573/1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci a arătat că spre deosebire de O.R.C., O.S.I.M. este autoritatea unică pe teritoriul României în asigurarea protecţiei proprietăţii industriale, în conformitate cu legislaţia naţională în domeniu şi cu prevederile convenţiilor şi tratatelor internaţionale la care România.

A susţinut că atribuţia specifică a O.S.I.M., conferită de art. 3 din H.G. nr. 573/1998, vizează înregistrarea şi examinarea cererilor din domeniul proprietăţii industriale şi eliberarea titlurilor de protecţie care conferă titularilor lor drepturi exclusive pe teritoriul României.

Prin urmare, în opinia recurentei-reclamante, rezultă cu evidenţă faptul că temeiurile legale menţionate, atribuţiile şi funcţiile specifice celor două instituţii sunt diferite şi nu pot face obiectul unor confuzii.

A precizat că, prin înregistrarea la O.R.C., o societatea poate funcţiona legal, dar prin înregistrarea unei mărci la O.S.I.M., titularul acesteia poate utiliza marca pe toate produsele şi serviciile sale, promovându-se cu acest nume, putând în acelaşi timp să interzică folosirea acesteia de către o alta persoană.

De asemenea, a arătat că societatea care optează pentru înregistrarea la O.S.I.M. beneficiază de o anumită notorietate pe care a dobândit-o pe piaţă şi doreşte să îşi protejeze brandul împotriva competitorilor de rea-credinţă.

Faţă de situaţia din speţa de faţă, a menţionat că denumirea A. a fost folosită încă de la data de 1 ianuarie 2011, când a fost înfiinţată A., societate care face parte din grupul de firme deţinut de reprezentantul său şi din care nu a făcut niciodată parte societatea intimată-pârâtă.

Sub acest aspect, a subliniat că reprezentanta intimatei-pârâte a avut doar calitatea de angajat pe funcţii de conducere în cadrul grupului de firme administrat de reprezentantul său, iar accesul la informaţii şi documente pe care l-a avut, a făcut ca, ulterior, acesta să le valorifice în cadrul societăţii pe care a înfiinţat-o în mai 2015, astfel, în prezent, marca sa este utilizată în întreaga activitate pe care o desfăşoară intimata-pârâtă.

Prin urmare, a apreciat că este greşită concluzia instanţei de apel referitoare la anterioritatea denumirii comerciale a intimatei-pârâte în raport cu data înregistrării mărcii sale.

În opinia recurentei-reclamante, a interpreta dispoziţiile reţinute de către curtea de apel în aceasta manieră echivalează cu lipsirea de conţinut a dispoziţiilor legale care reglementează dreptul la marcă şi dreptul de autor.

Recurenta-reclamantă a considerat că, în condiţiile în care a fost înfiinţată anterior înfiinţării societăţii intimate-pârâte, în contextul în care deţine o marcă înregistrată la O.S.I.M. şi este titulară a drepturilor de autor asupra tuturor actelor pe care le utilizează în activitatea comercială, protecţia pe care instanţa este chemată să o ofere solicitantului în temeiul acestor drepturi lipseşte cu desăvârşire.

De asemenea, a apreciat ca fiind greşită interpretarea dată dispoziţiei cuprinse în teza I a alin. (2) al art. 39 din Legea nr. 84/1998, în raport cu care instanţa de apel a arătat că dreptul său, ce decurge din Certificatul de înregistrare a mărcii nr. x asupra denumirii A. din data de 01.11.2021, nu poate să aducă atingere dreptului la denumire al intimatei-pârâte.

Astfel, a arătat că dispoziţiile legale menţionate conferă o protecţie juridică deplină titularului mărcii înregistrate la O.S.I.M., conform alin. (1) al art. 39 din Legea nr. 84/1998, iar o eventuală atingere a dreptului intimatei-pârâte se putea realiza doar în contextul în care aceasta din urmă ar fi dobândit, la rândul său, un drept în urma înregistrării unei mărci identice; cum, însă, intimata-pârâtă nu deţine un astfel de drept, este evident că cererea sa de a interzice oricărei persoane folosirea mărcii este perfect legală şi absolut îndreptăţită.

A menţionat şi că dobândirea dreptului la denumire, prin îndeplinirea formalităţilor la O.R.C. în mai 2015 comparativ cu dreptul său la denumire, obţinut în ianuarie 2015, îi conferă, pe de o parte, acest drept la denumire obţinut ca urmare a anteriorităţii denumirii comerciale, iar, pe de altă parte, o protecţie juridică infailibilă conferită de dreptul asupra mărcii.

A apreciat ca fiind în dezacord flagrant cu dispoziţiile legale şi concluzia curţii de apel conform căreia indicarea ca temei legal al cererii, ce vizează interzicerea folosirii mărcii A. de către intimata-pârâtă, a dispoziţiilor art. 39 alin. (2) din Legea 84/1998, nu ar permite instanţei analiza anteriorităţii prin raportare la denumirea sa comercială, întrucât ar constitui o cerere nouă în apel, conchizându-se faptul că prima instanţă ar fi reţinut în mod judicios analiza anteriorităţii dreptului la denumirea comercială doar prin raportare la dreptul său asupra mărcii.

Recurenta-reclamantă a precizat că trimiterea pe care a făcut-o la dispoziţiile art. 39 alin. (2) din Legea nr. 84/1998 face posibilă analiza anteriorităţii dreptului la denumirea comercială, prin compararea momentului la care societăţile în litigiu au fost înscrise la O.R.C., dar şi prin cercetarea existenţei unui drept asupra mărcii A. în favoarea uneia sau a alteia din societăţile litigante.

A apreciat că modul greşit de interpretare a dispoziţiilor legale menţionate în analiza cererii, care urmăreşte interzicerea utilizării mărcii A., a condus instanţa la concluzii greşite şi cu privire la modalitatea de analiză a condiţiilor specifice răspunderii civile delictuale, instanţa concluzionând că nu a fost dovedită condiţia faptei ilicite care să fundamenteze angajarea răspunderii pentru concurenţă neloială şi, astfel, nu se mai impune analiza celorlalte condiţii ale răspunderii civile delictuale.

Cu referire la cererea privind obligarea intimatei-pârâte la încetarea şi interzicerea practicilor de concurenţă neloială constând în copierea în integralitate a tuturor documentelor de care se foloseşte în activitatea comercială, a subliniat că este titulara drepturilor de autor asupra tuturor actelor utilizate în activitatea comercială, respectiv modele de fişe/oferte/contracte/înştiinţări prin înregistrarea acestora la Oficiul Proprietăţii Intelectuale de la Benelux.

În acest sens, a arătat că a fost eliberat certificatul de înregistrare nr. x din data de 23.06.2022, actele menţionate făcând parte integrantă din acest certificat şi beneficiind de protecţia oferită de acesta.

A precizat că aceste draft-uri de acte le utilizează încă din anul 2011, de când activează pe piaţa din România grupul de firma A..

Totodată, recurenta-reclamantă a menţionat şi că prin decizia recurată se reţine faptul că această cerere ar fi fost invocată pentru prima dată în apel şi că nu poate fi analizată întrucât constituie o cauză nouă, însă, această concluzie este greşită, întrucât cererea a făcut obiectul investirii instanţei de fond, constituind cel de/al doilea capăt de cerere, iar, în cuprinsul motivelor de apel, sunt inserate susţinerile cuprinse în cererea de chemare în judecată şi dovedite cu acte, acte la care, instanţa de fond face referire în considerente.

În opinia recurentei-reclamante, împrejurarea că instanţa de fond nu analizează capătul doi de cerere prin prisma protecţiei oferite de Certificatul de marcă şi de Certificatul de la Benelux nu este de natură să conducă la concluzia că nu ar fi investit instanţa de fond cu o astfel de cerere.

Prin urmare, a susţinut că instanţa de apel, prin decizia civilă pronunţată în cauză, nu s-a pronunţat asupra motivelor de apel şi a probelor administrate, ceea echivalează cu o nemotivare a hotărârii, cu o necercetare a fondului pricinii, respectiv cu o încălcare a principiului disponibilităţii, ceea ce atrage nulitatea hotărârii, în raport cu motive de casare prevăzute de dispoziţiile art. 488 alin. (1) pct. 5 şi 6 C. proc. civ.

În concluzie, apreciind că hotărârea pronunţată de Curtea de Apel Târgu Mureş nu analizează motivele de apel pe care le-a formulat împotriva sentinţei civile nr. 93 din data de 08.06.2023 pronunţate de Tribunalul Specializat Mureş, iar soluţia este întemeiată pe argumente străine de natura pricinii, fiind lăsate neelucidate aspecte esenţiale în cercetarea temeiniciei cererii de chemare în judecată, recurenta-reclamantă a solicitat admiterea recursului formulat, iar în temeiul dispoziţiilor art. 497 C. proc. civ., trimiterea cauzei spre rejudecare instanţei de apel.

III. Apărările formulate în cauză

Intimata-pârătă A. S.R.L. a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat, iar, pe cale de excepţie a invocat nulitatea recursului în temeiul art. 489 alin. (2) C. proc. civ.

În susţinerea excepţiei nulităţii recursului, a arătat că partea adversă nu a dezvoltat critici prin care să indice de ce sunt incidente motivele de casare invocate, respectiv ipotezele prevăzute la art. 488 alin. (1) pct. 5, 6 şi 8 C. proc. civ.

Pe fondul recursului, în esenţă, combătând afirmaţiile recurentei-reclamante, a arătat că, pentru a beneficia de protecţia unei mărci, condiţia primordială ce trebuie îndeplinită de către titularul unei mărci este aceea de a nu aduce atingere drepturilor titularilor dobândite înainte de data depunerii cererii sau ude data de prioritate a mărcii înregistrate.

A subliniat că, în prezenta speţă, este vorba tocmai despre o atare atingere, atât timp cât a înregistrat societatea comercială la O.R.C. în anul 2015, respectiv cu mai bine de 6 ani anterior depunerii cererii de înregistrare a mărcii de comerţ A. la O.S.I.M. de către recurenta-reclamantă şi a utilizat, în activităţile legal desfăşurate, denumirea de A., ca denumire oficială a societăţii.

Totodată, a arăta că partea adversă a mai susţinut că ambele societăţi împricinate au fost înfiinţate în anul 2015, însă "nu au făcut niciodată parte din aceleşi grup de firme", dar a omis să menţioneze faptul că între intimata-pârâtă şi prima societate înfiinţată sub denumirea de A., înregistrată la O.R.C. sub nr. x/2011, iar la organul fiscal sub Codul fiscal x, a fost încheiat un contract de colaborare în vederea desfăşurării în comun a activităţilor comerciale, înregistrat la acesta din urmă sub nr. x din data de 22.05.2015, ceea ce denotă faptul că denumirea sa a fost acceptată de către acţionariatul acesteia din urmă, comun, de altfel, cu cel al recurentei-pârâte, mult anterior înregistrării la O.S.I.M. a mărcii A..

A apreciat că cererea recurentei-reclamante, privind obligarea sa la încetarea şi interzicerea utilizării în actele şi documentele emise, dar şi în activitatea curentă a denumirii A., este inadmisibilă şi sub aspectul prevederilor art. 44 alin. (1) din Legea nr. 84/1998, având în vedere atât activitatea anterioară desfăşurată sub denumirea de A. S.R.L., cât şi datorită colaborării avute încă din anul 2015.

În raport cu susţinerea incidenţei motivului de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 6 C. proc. civ., intimata-pârâtă a arătat că instanţa de apel a analizat temeinic motivele de apel, hotărârea recurată fiind motivată atât în fapt, cât şi în drept.

IV. Soluţia şi considerentele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

Analizând cu prioritate excepţia nulităţii recursului, invocată de către intimata-pârătă A. S.R.L., Înalta Curte constată că nu este fondată.

Din dezvoltarea criticilor formulate de către recurenta-reclamantă reiese că este posibilă cercetarea lor din perspectiva motivelor de casare în mod expres invocate, prevăzute de art. 488 alin. (1) pct. 5, 6 şi 8 C. proc. civ., în raport de conţinutul concret şi de finalitatea urmărită, astfel cum se va arăta în analiza motivelor de recurs.

Nu este, astfel, incidentă sancţiunea nulităţii recursului, prevăzută de art. 489 alin. (2) C. proc. civ., deoarece aceasta operează în situaţia în care niciunul dintre motivele invocate nu se încadrează în motivele de casare prevăzute la art. 488 pct. 1- 8 C. proc. civ. şi nici nu este posibilă calificarea sau recalificarea lor juridică, în funcţie de conţinutul concret al criticilor formulate, ceea ce nu este cazul în speţă.

În consecinţă, Înalta Curte va respinge excepţia nulităţii recursului.

Examinând decizia recurată, prin prisma criticilor formulate şi prin raportare la actele şi lucrările dosarului şi la dispoziţiile legale aplicabile, Înalta Curte constată că recursul declarat nu este fondat, pentru considerentele ce urmează să fie expuse.

Prin motivele de recurs întemeiate pe dispoziţiile art. 488 alin. (1) pct. 5 şi 6 C. proc. civ., recurenta-reclamantă a reproşat instanţei de apel nerespectarea principiului disponibilităţii şi nemotivarea corespunzătoare a deciziei, prin aprecierea conform căreia calitatea reclamantei de titular al dreptului de autor asupra tuturor actelor utilizate în activitatea comercială (modele de fişe/oferte/contracte/înştiinţări), decurgând din înregistrarea la Oficiul de Proprietăţii Intelectuale Benelux, ar reprezenta o cauză nouă în calea de atac.

În acest cadru, se observă că prima instanţă, analizând cel de-al doilea capăt de cerere din acţiunea introductivă - la care face referire recurenta-, a constatat că este învestită cu solicitarea de interzicere a practicilor de concurenţă neloială constând în utilizarea denumirii şi a aceloraşi documente în activitatea desfăşurată de către pârâtă, faptă de natură să inducă în eroare clienţii reclamantei, acţiunea fiind întemeiată pe dispoziţiile Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale.

Tribunalul a apreciat că aceste pretenţii sunt grefate pe acţiunea în contrafacerea mărcii formulată pe calea primului capăt de cerere şi le-a analizat în consecinţă, ceea ce înseamnă că a considerat că dreptul la marcă al reclamantei a fost invocat drept cauză juridică a ambelor cereri, utilizarea aceloraşi documente în activitatea comercială fiind una dintre modalităţile de concurenţă neloială pretinse prin cererea de chemare în judecată.

Prin motivele de apel, reclamanta nu a criticat atare calificare juridică a pretenţiilor deduse judecăţii şi nepronunţarea asupra unui capăt de cerere, limitându-se a relua in terminis conţinutul acţiunii introductive, iar în absenţa unei astfel de învestiri, instanţa de apel a confirmat analiza primei instanţe referitoare la inexistenţa unor practici de concurenţă neloială constând în confuzia clientelei între cele două societăţi şi a apreciat în acest context că invocarea de către apelanta-reclamantă a dreptului de autor înregistrat la Oficiul Benelux, asupra tuturor actelor utilizate în activitatea comercială, constituie o cauză nouă în apel.

În conformitate cu art. 477 alin. (1) C. proc. civ., limitele efectului devolutiv al căii ordinare de atac sunt determinate de către apelant prin motivele de apel.

Pe acest temei, întrucât reclamanta nu a criticat prin cererea de apel eventuala încălcare de către prima instanţă a prevederilor art. 22 alin. (4) şi (6) C. proc. civ., ce vizează posibilitatea calificării/recalificării juridice de către judecătorul cauzei a actelor şi faptelor deduse judecăţii, respectiv obligaţia pronunţării asupra tot ceea ce s-a cerut, nu se poate reţine încălcarea de către instanţa de apel a dispoziţiilor art. 478 alin. (3) C. proc. civ., potrivit cărora "În apel nu se poate schimba calitatea părţilor, cauza sau obiectul cererii de chemare în judecată şi nici nu se pot formula pretenţii noi."

Prin urmare, este nefondat motivul de recurs întemeiat pe dispoziţiile art. 488 alin. (1) pct. 5 C. proc. civ. şi, pe cale de consecinţă, şi cel vizând nemotivarea corespunzătoare a deciziei în ceea ce priveşte cel de-al doilea capăt de cerere, întemeiat pe dispoziţiile art. 488 alin. (1) pct. 6 din cod.

În acelaşi timp, chiar dacă s-ar admite critica referitoare la încălcarea dispoziţiilor art. 478 alin. (3) C. proc. civ. de către instanţa de apel, nu ar putea fi primită susţinerea reclamantei privind efectele juridice ale înregistrării la Oficiul Proprietăţii Intelectuale Benelux, conform certificatului nr. x din data de 23.06.2022.

Convenţia Benelux în materie de proprietate intelectuală (mărci şi desene sau modele) a fost încheiată la data de 23 februarie 2005 între Belgia, Luxemburg şi Olanda şi modificată prin protocoale ulterioare, iar conform art. 1.16, aplicarea acestei Convenţii este limitată la teritoriul celor trei state semnatare, denumit "teritoriul Benelux".

Prin urmare, înregistrarea modelelor de fişe/oferte/contracte/înştiinţări la Oficiul Benelux de Proprietate Intelectuală (organ al B.) nu produce efecte juridice pe teritoriul României, astfel încât nu s-ar putea reţine vreo încălcare a unui drept de proprietate intelectuală protejat, doar prin raportare la înregistrarea invocată de către reclamanta A. S.R.L.

În acelaşi timp, după cum reiese din cuprinsul Convenţiei, reglementarea priveşte mărcile şi desenele sau modelele, iar art. 3.28 pct. 2 prevede că "Titularul unui depozit al unui desen sau model este prezumat a fi şi titularul dreptului de autor asupra acestuia (...)".

Aşadar, prezumţia legală a existenţei unui drept de autor operează abia de la data cererii de înregistrare a modelului, ceea ce înseamnă că este ineficientă în cauză, chiar în ipoteza în care s-ar da accepta existenţa unui drept protejat prin înregistrarea în discuţie, de vreme ce reclamanta a arătat că pârâta folosea deja, la data înregistrării, respectivele documente în activitatea sa comercială.

Prin urmare, criticile recurentei-reclamante vizând ignorarea dreptului de autor relevat de înregistrarea la Oficiul Benelux sunt, practic, lipsite de finalitate şi se impune a fi respinse, date fiind, pe de o parte, absenţa unei protecţii juridice pe teritoriul României, iar pe de altă parte, ineficienţa prezumţiei desprinse din formularea cererii de înregistrare.

În ceea ce priveşte motivul de recurs întemeiat pe dispoziţiile art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., recurenta-reclamantă a arătat, în esenţă, că aprecierea instanţei de apel conform căreia dreptul la marcă nu poate aduce atingere dreptului la denumire comercială, dacă acesta este anterior în raport cu data înregistrării mărcii, contravine prevederilor legale aplicate, respectiv art. 1 alin. (2) şi art. 8 din Convenţia de la Paris şi art. 39 alin. (2) din Legea nr. 84/1998.

Recurenta a susţinut că cele două drepturi au funcţii diametral opuse, iar protecţia lor este diferită, iar pe de altă parte, anterioritatea denumirii comerciale are relevanţă strict în raport cu o altă denumire comercială, iar nu cu o marcă. Din acest punct de vedere, ar fi trebuit să se dea efect principiului anteriorităţii doar prin raportare la data înfiinţării celor două societăţi.

Totodată, instanţa de apel a interpretat greşit art. 39 alin. (2) din Legea nr. 84/1998 şi prin prisma aprecierii conform căreia această normă nu ar permite instanţei analiza anteriorităţii prin raportare la denumirea comercială a reclamantei, care ar constitui o cerere nouă în apel, deoarece atare analiză este implicită prin invocarea art. 39 alin. (2), fiind necesar a se compara datele de înscriere a societăţilor la ORC şi a se constata că societatea reclamantă a fost înfiinţată anterior pârâtei.

Criticile astfel formulate nu sunt fondate.

Art. 39 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, în forma de la data cererii de chemare în judecată (28.09.2022), prevede următoarele:

"(1) Înregistrarea mărcii conferă titularului său un drept exclusiv asupra mărcii. (2) Fără a aduce atingere drepturilor titularilor dobândite înainte de data depunerii cererii sau de data de prioritate a mărcii înregistrate, titularul acesteia poate cere instanţei judecătoreşti competente, printr-o acţiune în contrafacere, să interzică terţilor să utilizeze, în activitatea lor comercială, fără consimţământul său: (...) b) un semn pentru care, datorită faptului că este identic sau asemănător cu o marcă şi din cauză că produsele sau serviciile cărora li se aplică marca sunt identice sau similare, există un risc de confuzie în percepţia publicului, incluzând riscul de asociere între semn şi marcă; (...) (3) În aplicarea alin. (2), titularul mărcii poate cere să fie interzise terţilor, în special, următoarele acte: (...) e) utilizarea semnului ca denumire comercială ori ca parte a unei denumiri comerciale (...)".

Pe acest temei, exclusivitatea dreptului la marcă, dobândit prin înregistrare, presupune, în mod neechivoc, îndreptăţirea titularului de a formula o acţiune în contrafacerea mărcii şi de a solicita inclusiv interzicerea utilizării de către terţi a semnului ca denumire comercială ori ca parte a unei denumiri comerciale (lit. e), atunci când terţii utilizează fără consimţământul titularului mărcii un semn identic sau similar cu marca, pentru produse/servicii identice sau similare, existând un risc de confuzie.

Cu toate acestea, această prerogativă, ce intră în conţinutul dreptului exclusiv la marcă, poate fi exercitată "fără a aduce atingere drepturilor titularilor dobândite înainte de data depunerii cererii sau de data de prioritate a mărcii înregistrate", condiţie în mod expres prevăzută în alin. (2) al art. 39.

Prin decizia recurată, instanţa de apel a considerat că dreptul la denumire comercială constituie un asemenea "drept anterior" în raport cu data cererii de înregistrare a mărcii, invocând Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii intelectuale şi art. 16 din Acordul TRIPS (Acordul privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerţ din 15.04.1994).

Înalta Curte constată că această apreciere a instanţei de apel corespunde unei interpretări corespunzătoare a art. 39 din Legea nr. 84/1998.

Uniunea Europeană este parte a Acordului TRIPS, iar în ceea ce priveşte Convenţia de la Paris, chiar dacă nu a fost încheiată de Uniune, dispoziţiile din aceasta care sunt încorporate în Acordul TRIPS produc, în ordinea juridică a Uniunii, aceleaşi efecte precum cele produse de Acord (a se vedea în acest sens hotărârea din 27 februarie 2024, C-382/21 P EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, pct. 59-62).

Este de precizat, totodată, că legea naţională a mărcilor transpune prevederile directivelor de apropiere a legislaţiilor statelor membre cu privire la mărci, atât a Directivei 2008/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 octombrie 2008, cât şi a Directivei (UE) 2015/2436 a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 2015, ce a înlocuit vechea directivă cu începere de la data de 14.01.2019.

Din aceste motive, în interpretarea legii mărcilor de către instanţa naţională, căreia îi revine obligaţia de asigurare a finalităţii directivei pe care legea o transpune, nu poate fi ignorată jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene conturată în interpretarea celor două directive, în care se face în mod expres referire la celelalte două acte de drept internaţional. Este util a se menţiona şi considerentul (41) al Directivei 2015/2436, care subliniază că este "necesar" ca dispoziţiile acesteia să fie "pe deplin armonizate" cu cele ale Convenţiei de la Paris şi ale Acordului TRIPS.

Astfel, prin hotărârea pronunţată la data de 2 iunie 2022 în cauza C-112/21 X BV/Classic Coach Company, Curtea a reamintit jurisprudenţa sa în privinţa numelui comercial în contextul directivelor succesive referitoare la mărci, în special hotărârea din cauza C-245/02 Anheuser-Busch.

Potrivit CJUE, denumirea comercială constituie un drept care intră sub incidenţa expresiei "proprietate intelectuală", în sensul art. 1 alin. (2) din Acordul TRIPS, iar din art. 2 alin. (1) al acestui acord rezultă că protecţia denumirilor comerciale, prevăzută în mod specific la art. 8 din Convenţia de la Paris este încorporată în mod expres în acordul menţionat (pct. 37).

La pct. 38 din hotărârea X BV, s-a arătat "De asemenea, conform art. 16 alin. (1) ultima teză din Acordul TRIPS, trebuie să fie vorba despre un drept anterior existent, cuvântul "existent" însemnând că dreptul în cauză trebuie să intre în domeniul de aplicare temporal al Acordului TRIPS şi să fie încă protejat la momentul la care acest drept este invocat de titularul său pentru a se opune pretenţiilor titularului mărcii cu care se consideră că intră în conflict."

De asemenea, noţiunea de anterioritate "înseamnă că temeiul dreptului în cauză trebuie să preceadă în timp obţinerea mărcii cu care se consideră că acesta intră în conflict (subl. ns.). Astfel, este vorba despre expresia principiului priorităţii dreptului exclusiv anterior, care reprezintă unul dintre fundamentele dreptului mărcilor şi, mai general, al întregului drept al proprietăţii industriale" (pct. 40).

Aşadar, din jurisprudenţa CJUE, astfel cum este redată la pct. 37-40 din hotărârea pronunţată în cauza C-112/21 X BV/Classic Coach Company, reiese, pe de o parte, că numele comercial este un drept de proprietate intelectuală protejat, iar pe de altă parte, că numele comercial poate reprezenta, în sensul art. 16 alin. (1) din Acordul TRIPS, un "drept anterior" în raport cu o marcă înregistrată, cu condiţia de a fi încă protejat la momentul la care acest drept este invocat de titularul său pentru a se opune pretenţiilor titularului mărcii cu care se consideră că intră în conflict.

Aceste considerente confirmă trimiterea corectă din decizia de apel pronunţată în cauză la Acordul TRIPS şi la Convenţia de la Paris, în ceea ce priveşte protecţia de principiu a numelui comercial ca drept de proprietate intelectuală, dar şi în conflictul cu o marcă înregistrată, dacă este dobândit anterior datei de la care se produc efectele înregistrării mărcii şi dacă este actual la momentul invocării de către titular.

Este adevărat, în acelaşi timp, că Legea nr. 84/1998 prevede în mod expres numele comercial ca "drept anterior" în situaţia în care este invocat pe calea unei opoziţii la înregistrarea mărcii sau a unei cereri în anularea înregistrării mărcii.

Potrivit art. 6 alin. (4) din lege, "O marcă este, de asemenea, refuzată la înregistrare sau, în cazul în care a fost înregistrată, este susceptibilă a fi anulată dacă: (...) c) există un drept anterior, altul decât cele prevăzute la alin. (2) lit. d), în special un drept la nume, un drept la imagine, un drept de autor, un drept de proprietate industrială".

Prin art. 6 alin. (4) lit. c) din Legea nr. 84/1998 a fost transpus art. 4 alin. (4) lit. c) din Directiva 2008/95.

În hotărârea din cauza C-112/21 X BV/Classic Coach Company, deja menţionată în prezenta decizie, s-a arătat:

"(...) potrivit articolului 4 alin. (4) litera (c) din Directiva 2008/95, noţiunea de "drept anterior" înseamnă printre altele un drept de proprietate industrială, aceasta nefiind decât un tip de proprietate intelectuală. Or, reiese din articolul 1 alin. (2) din Convenţia de la Paris că numele comercial constituie un drept de proprietate industrială."

Nu este, prin urmare, vreun dubiu că, pe temeiul art. 6 alin. (4) din Legea nr. 84/1998, preexistenţa unui nume comercial constituie un motiv de refuz la înregistrarea unei mărci, respectiv de anulare a unei mărci înregistrate, acesta din urmă fiind, de altfel, prevăzut de art. 47 alin. (1) lit. e) din lege, în conformitate cu care "Anularea înregistrării mărcii poate fi cerută Tribunalului Bucureşti de către orice persoană interesată, pentru oricare dintre următoarele motive: (...) e) înregistrarea mărcii aduce atingere unor drepturi anterior dobândite cu privire la o indicaţie geografică protejată, un desen sau un model industrial protejat sau alt drept de proprietate industrială protejat ori cu privire la un drept de autor."

În schimb, Legea nr. 84/1998 nu prevede la fel de limpede că, în cazul unei cereri în contrafacerea mărcii înregistrate, titularul unui nume comercial anterior poate opune cu succes dreptul său, pentru a împiedica admiterea pretenţiilor titularului mărcii cu care se consideră că intră în conflict.

Cu toate acestea, în art. 39 alin. (2) din lege, citat mai sus, s-a prevăzut că dreptul exclusiv la marcă poate fi exercitat "fără a aduce atingere drepturilor titularilor dobândite înainte de data depunerii cererii sau de data de prioritate a mărcii înregistrate", iar această limitare a dreptului exclusiv se aplică fără vreo distincţie pentru toate actele pe care titularul le poate interzice, enumerate exemplificativ în alin. (3) al art. 39, inclusiv pentru "utilizarea semnului ca denumire comercială ori ca parte a unei denumiri comerciale", menţionată la lit. e).

Aşadar, interpretarea logică a art. 39 în ansamblu şi argumentele deja expuse - care relevă intenţia legiuitorului la transpunerea directivei referitoare la mărci şi la corelarea cu actele de drept internaţional ce fac parte din dreptul intern -, conduc la concluzia la care a ajuns, în mod corect, instanţa de apel, în sensul că titularului unui nume comercial nu îi poate fi interzisă utilizarea acestuia de către titularul unei mărci, atunci când numele comercial este legal înregistrat la Registrul Comerţului, anterior cererii de înregistrare a mărcii. Trebuie adăugat, pentru motivele deja expuse, că este necesar, totodată, ca numele comercial să fie încă protejat la data invocării sale împotriva pretenţiilor titularului mărcii.

Se poate reţine şi un argument de interpretare istorico-teleologică a art. 39 din Legea nr. 84/1998, în forma din anul 2022 (care corespunde celei actuale). Până la modificările aduse prin Legea nr. 112/2020, protecţia numelui comercial în raport cu o marcă înregistrată era asigurată prin fostul art. 39, care prevedea în mod expres că titularul mărcii nu poate cere să se interzică unui terţ să folosească în activitatea sa comercială numele/denumirea sau adresa/sediul titularului, cu condiţia ca folosirea de către terţ a acestor elemente să fie conformă bunelor practici din domeniul industrial ori comercial.

Fostul art. 39 are un conţinut echivalent celui al art. 6 alin. (1) lit. a) din Directiva 89/104, respectiv 2008/95, ce au precedat Directiva 2015/2436, iar acest text a fost interpretat de către CJUE în mod constant ca referindu-se atât la numele unei persoane fizice, cât şi la numele comercial. În dispozitivul hotărârii pronunţate la data de 11.09.2007 în cauza C-17/06 Céline, Curtea a statuat în legătură cu "utilizarea de către un terţ care nu a fost autorizat în acest scop a unei denumiri sociale, a unui nume comercial sau a unei embleme identice cu o marcă anterioară".

Or, prin Directiva 2015/2436, norma ce prevede o limitare a dreptului exclusiv la marcă în situaţia utilizării de către un terţ a numelui său, anume actualul art. 14 alin. (1) lit. a), îl) vizează expressis verbis pe terţul persoană fizică, cu menţinerea condiţiei ca o astfel de folosire să fie onestă.

Concomitent, în norma ce reglementează dreptul exclusiv la marcă, reprezentată de art. 10, s-a inserat în alin. (2) condiţia ca prerogativa titularului de a interzice utilizarea mărcii de către terţi să nu aducă atingere "drepturilor titularilor dobândite înainte de data depunerii cererii sau de data de prioritate a mărcii înregistrate", iar în alin. (3) lit. d) s-a prevăzut îndreptăţirea titularului de a solicita a se interzice "să se utilizeze semnul ca denumire comercială sau ca nume al unei societăţi ori ca parte a unei denumiri comerciale sau a numelui unei societăţi", modificări ce au fost transpuse ad litteram în actualul art. 39 din Legea nr. 84/1998.

Considerentul (27) din preambulul directivei a explicat modificarea, astfel:

"Drepturile exclusive conferite de o marcă nu ar trebui să îndreptăţească titularul să interzică utilizarea de către terţi a semnelor sau indicaţiilor care sunt utilizate corect şi, prin urmare, în conformitate cu practicile loiale din domeniul industrial şi comercial. Pentru a crea condiţii egale pentru denumiri comerciale şi mărci, ţinând seama de faptul că denumirilor comerciale li se conferă de obicei o protecţie nelimitată faţă de mărcile ulterioare, ar trebui să se considere că o astfel de utilizare include doar folosirea numelor personale ale terţilor".

Aşadar, numelui comercial i se conferă şi asigură protecţie în raport cu mărcile înregistrate ulterior, ca "drept anterior", în concordanţă cu art. 16 alin. (1) ultima teză din Acordul TRIPS, conform jurisprudenţei CJUE. S-a amintit deja considerentul (41) al Directivei 2015/2436 ce prevede că este "necesar" ca dispoziţiile acesteia să fie "pe deplin armonizate" cu cele ale Convenţiei de la Paris şi ale Acordului TRIPS.

În consecinţă, instanţa de apel a interpretat în mod corect art. 39 din Legea nr. 84/1998, în forma din anul 2022, cu aplicarea corespunzătoare a celor două acte de drept internaţional, urmând a fi respinsă critica pe acest aspect.

Totodată, nu are temei nici critica potrivit căreia instanţa de apel ar fi apreciat greşit că invocarea denumirii comerciale a reclamantei ca "drept anterior" ar reprezenta o cauză nouă în apel, întrucât invocarea art. 39 alin. (2) din Legea nr. 84/1998 ar fi suficientă pentru analizarea nu numai a conflictului dintre o marcă şi un nume comercial, dar şi al celui dintre două nume comerciale, analiză ce ar fi favorabilă reclamantei, deoarece aceasta a fost înregistrată la ORC anterior societăţii pârâte.

Directiva 2015/2436 urmăreşte apropierea legislaţiilor naţionale cu privire la mărci, astfel încât poate privi conflictul dintre o marcă şi un nume comercial, dar nu şi conflictul între două drepturi de proprietate intelectuală, altele decât dreptul la marcă. În absenţa unei armonizări la nivelul Uniunii Europene, protecţia numelui comercial ţine de dreptul naţional.

Or, contrar susţinerilor recurentei-reclamante, nici art. 39 alin. (2), care reglementează dreptul exclusiv la marcă şi limitările sale, nici vreo altă prevedere din legea referitoare la mărci, prin care este transpusă directiva, nu reglementează protecţia numelui comercial ca atare ori conflictul dintre două nume comerciale.

Pe lângă cele două acte de drept internaţional deja menţionate în prezenta decizie, sunt relevante în acest sens fie prevederile legii referitoare la registrul comerţului (Legea nr. 26/1990, înlocuită de Legea nr. 265/2022), în condiţiile în care acestea definesc firma ca fiind denumirea sub care un profesionist îşi desfăşoară activitatea de comerţ şi sub care semnează (numele comercial corespunzând firmei, fără particulele generale de identificare a unei societăţi, respectiv S.R.L., în cazul de faţă), fie cele ale Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, atunci când se pretinde săvârşirea unei asemenea fapte ilicite prin "folosirea unei firme, embleme sau a unui ambalaj de natură să producă confuzie cu cele folosite legitim de alt comerciant" (art. 5 lit. a).

Or, în cauza de faţă, potrivit calificării juridice date, în mod necontestat, celui de-al doilea capăt de cerere de către instanţele de fond, reclamanta a solicitat, pe temeiul Legii nr. 11/1991, interzicerea practicilor de concurenţă neloială constând în utilizarea denumirii şi a aceloraşi documente în activitatea desfăşurată de către pârâtă, faptă de natură să inducă în eroare clienţii reclamantei, dar grefat pe dreptul la marcă, a cărui încălcare a fost invocată prin pretenţiile aferente primului capăt de cerere.

În consecinţă, Înalta Curte va respinge şi cea de-a doua critică întemeiată pe dispoziţiile art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ. şi, faţă de toate considerentele expuse, va respinge recursul ca nefondat, în aplicarea art. 496 C. proc. civ.

Pe temeiul art. 453 alin. (1) C. proc. civ., recurenta-reclamantă A. S.R.L. va fi obligată la plata cheltuielilor de judecată, în cuantum de 5.500 RON, către intimata-pârâtă A. S.R.L.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge excepţia nulităţii recursului.

Respinge, ca nefondat, recursul declarat de reclamanta A. S.R.L. împotriva deciziei civile nr. 231/A din data de 9 octombrie 2023, pronunţate de Curtea de Apel Târgu Mureş, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, în dosarul nr. x/2022.

Obligă pe recurenta-reclamantă A. S.R.L. la plata cheltuielilor de judecată, în cuantum de 5.500 RON, către intimata-pârâtă A. S.R.L.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 10 decembrie 2024.