Whether a hypothetical license fee presumption applies to trademark infringement damages when infringing goods were seized at customs and never entered the commercial circuit

Şedinţa publică din data de 21 octombrie 2025

Asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

I. Circumstanţele cauzei

1. Obiectul cauzei

Prin cererea înregistrată la data de 04 decembrie 2017 pe rolul Tribunalului Bucureşti, secţia a V-a civilă, reclamanta Compania A. a solicitat in contradictoriu cu pârâta B. S.R.L.: 1. să se dispună interzicerea importului şi a comercializării neautorizate, de către pârâtă, a produselor reţinute de către autorităţile vamale conform notificării Direcţiei Regionale Vamale Galaţi nr. x/09.11.2017, purtând semne identice sau similare mărcilor nr. x/01.04.1996, y/19.11.2007 şi nr. x/16.10.2007 aparţinând reclamantei; 2. să se dispună interzicerea producerii, importului, distribuirii, comercializării, publicităţii şi a oricăror acte de folosinţă, în activitatea comercială a pârâtei, a produselor purtând fără drept semne identice sau similare mărcilor nr. x/01.04.1996, y/19.11.2007 şi nr. x/16.10.2007 aparţinând reclamantei; 3. să se dispună distrugerea produselor reţinute de către autorităţile vamale, pe cheltuiala pârâtei, precum şi suportarea cheltuielilor de depozitare a bunurilor de către pârâtă; 4. obligarea pârâtei să furnizeze informaţii complete privind provenienţa şi circuitele de distribuire a bunurilor ce formează obiectul prezentului dosar, în special: numele/adresele furnizorilor şi ale deţinătorilor anteriori ai bunurilor, numele/adresele cumpărătorilor/clienţilor, cu excepţia consumatorilor finali, informaţii cu privire la cantitatea de produse achiziţionate şi livrate, precum şi facturile sau alte documente de achiziţie relevante; să se dispună obligarea pârâtei la plata de despăgubiri pentru prejudiciul cauzat prin încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală deţinute de reclamantă, în perioada 28.11.2014 - până la data introducerii cererii de chemare în judecată, estimate provizoriu la valoarea de 1.500 euro (6964,65 RON) pentru prejudiciul material şi 3.000 euro (13.929,30 RON) pentru prejudiciul moral.

2. Sentinţa pronunţată de Tribunalul Bucureşti

Prin sentinţa civilă nr. 3170 din 23 decembrie 2019, Tribunalul Bucureşti, secţia a V-a civilă a respins ca neîntemeiată acţiunea formulată de reclamanta A. în contradictoriu cu pârâta B. S.R.L. şi a obligat reclamanta la 6500 RON cheltuieli de judecată către pârâtă.

3. Decizia pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti

Prin decizia civilă nr. 1871A din 22 decembrie 2021, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă, s-a respins, ca nefondat, apelul declarat de apelanta-reclamantă A. împotriva sentinţei civile nr. 3170/23.12.2019, pronunţate de Tribunalul Bucureşti, secţia a V-a civilă, fiind obligată apelanta la 2500 RON către intimată reprezentând cheltuieli de judecată în apel.

4. Decizia pronunţată în recurs, în primul ciclu procesual

Prin decizia civilă nr. 623 din 25 aprilie 2023, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia I civilă, s-a admis recursul declarat de reclamanta A. împotriva deciziei nr. 1871A din 22 decembrie 2021 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă pronunţată în dosarul nr. x/2017, s-a casat decizia şi s-a trimis cauza, spre rejudecare, la aceeaşi curte de apel.

5. Decizia pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, în rejudecare

Prin decizia nr. 168A din 13 februarie 2024 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă, pronunţată în dosarul nr. x/2017, a fost admis apelul formulat de apelanta-reclamantă A., împotriva sentinţei civile nr. 3170/23.12.2019 pronunţate de Tribunalul Bucureşti, secţia a V-a civilă în dosarul nr. x/2017, în contradictoriu cu intimata-pârâtă S.C. B. S.R.L., a fost schimbată în tot sentinţa civilă apelată în sensul că: a admis în parte cererea, a interzis pârâtei importul şi comercializarea neautorizate a produselor reţinute de către autorităţile vamale conform notificării Direcţiei Regionale Vamale Galaţi nr. x/09.11.2017, purtând semne identice sau similare mărcilor aparţinând reclamantei, a interzis pârâtei producerea, importul, distribuirea, comercializarea, publicitatea şi orice acte de folosinţă, în activitatea comercială a pârâtei, a produselor purtând tară drept semne identice sau similare mărcilor aparţinând reclamantei, a dispus distrugerea produselor reţinute de către autorităţile vamale conform notificării Direcţiei Regionale Vamale Galaţi nr. x/09.11.2017, pe cheltuiala pârâtei, precum şi obligarea pârâtei la suportarea cheltuielilor de depozitare a acestor produse; a respins în rest cererea ca neîntemeiată; a admis în parte cererea apelantei-reclamante cu privire la cheltuielile de judecată; a obligat intimata-pârâtă la plata către apelanta-reclamantă a sumei de 33.421,67 RON cu titlu de cheltuieli de judecată în primă instanţă, apel şi recurs (taxe de timbru şi onorarii avocat) cu aplicarea prevederilor art. 453 alin. (2) C. proc. civ. a obligat apelanta-reclamantă la plata către intimata-pârâtă a sumei de 5.000 RON cu titlu de cheltuieli de judecată în prima instanţă şi apel (onorarii avocat), cu aplicarea prevederilor art. 453 alin. (2) C. proc. civ. a compensat cheltuielile de judecată şi, în final, a obligat intimata-pârâtă la plata către apelanta-reclamantă a sumei de 28.421,67 RON cu acest titlu.

6. Calea de atac exercitată în cauză

Împotriva deciziei nr. 168A din 13 februarie 2024 a Curţii de Apel Bucureşti a declarat recurs reclamanta A..

În cuprinsul cererii de recurs, recurenta a invocat incidenţa motivului de nelegalitate prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ.

Învederează ca prezentul recurs vizează doar aspectul respingerii capătului de cerere vizând obligarea la plata despăgubirilor solicitate în cauză, iar din cadrul considerentelor de respingere critică doar incorecta dezlegare a analizei condiţiei existenţei prejudiciului ori a beneficiului injust, însuşindu-şi şi necontestând toate celelalte aspecte vizând existenţa condiţiilor răspunderii civile delictuale.

Raportat la cazul de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., respingerea cererii de despăgubiri materiale şi morale de către instanţa de apel este nelegală, încălcând dispoziţiile art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005 şi, odată cu acestea, şi dispoziţiile art. 1349 C. civ. privind răspunderea civilă delictuală, care prevede că cel care încalcă norma de drept răspunde pentru toate prejudiciile, fiind obligat să le repare integral.

S-a arătat de către recurentă că instanţa, încălcând dispoziţiile art. 14 alin. (2) lit. b) din O.U.G. nr. 100/2005, consideră în mod nelegal că prin reţinerea produselor în vamă şi neajungerea lor în piaţă, nefiind comercializate, nu s-a creat un prejudiciu material sau moral reclamantei şi pârâta nu a obţinut niciun beneficiu injust.

Atât Directiva nr. 48/2004, cât şi O.U.G. nr. 100/2005 de transpunere în dreptul naţional prevăd ca principiu esenţial în materia măsurilor reparatorii cuvenite titularului dreptului încălcat, lipsirea autorului faptei de orice beneficiu sau avantaj economic rezultat în urma actului de încălcare a dreptului, astfel încât simpla înlăturare din circuitul comercial a produselor contrafăcute nu este de natură a satisface aceste exigenţe, câtă vreme autorul faptei păstrează în patrimoniu valoarea dreptului de folosinţă a mărcii, preţul echivalent unei licenţe, pe care ar fi fost ţinut să o achite acestuia sau ar fi fost parte din preţul produsului. Astfel, din această perspectivă, pentru autorul faptei reprezintă un câştig din fapta ilicită nu doar încasarea unui preţ prin vânzarea acestor produse, dar şi înlăturarea unei pierderi prin neachitarea valorii folosinţei mărcii pentru actul de import.

Astfel, actul comercial de import este consumat la data contractării produselor, indiferent de vânzarea ulterioară a acestora pe piaţa din România. Practic, din această perspectivă intenţia explicită a legiuitorului este aceea că datorează despăgubiri raportat cel puţin la valoarea unei licenţe pe care ar fi datorat-o dacă importul ar fi fost unul autorizat.

Profitul pierdut constând în preţul neobţinut este o consecinţă imediată a încălcării, inclusiv în cazurile în care bunurile au fost reţinute de autorităţile vamale. Obţinerea preţului licenţei nu depinde de comercializarea ulterioară a bunurilor de către autorităţile vamale, ci numai de încheierea unui contract de licenţă, pentru actul comercial prohibit, în schimbul unui preţ. Respectivul profit nu ar fi fost pierdut, iar titularul mărcii şi-ar fi îmbogăţit patrimoniul în cazul în care ar fi existat un contract de licenţă încheiat între acesta şi persoana care încalcă drepturile.

O altfel de soluţie ar înfrânge principiile rezultate din Directiva nr. 48/2004, care prevede că autorul actelor de încălcare trebuie lipsit de orice beneficiu de pe urma acestora; or, procedând astfel, instanţa de apel a lăsat pârâtei cel puţin preţul pe care aceasta îl datorează pentru actele de folosire a mărcii.

Decizia instanţei încalcă dispoziţiile legale prevăzute de art. 14 alin. (2) lit. b) din O.U.G. nr. 100/2005, care trebuie interpretat în sensul că orice folosire, fără autorizare, a unui drept de proprietate intelectuală, implică întotdeauna un prejudiciu care constă, cel puţin, în valoarea unei licenţe, văzută ca preţ al folosirii dreptului de proprietate intelectuală.

A susţinut recurenta-reclamantă că atât ndispoziţiile art. 9 alin. (3) lit. c) din Regulamentul (UE) 2017/1001 privind marca Uniunii Europene cât şi dispoziţiile interne (art. 39 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 84/1998) sancţionează inclusiv actele de import şi export cu produse ce aduc atingere drepturilor de marcă.

De asemenea, art. 36 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 84/1998 (forma legii de la data faptelor ce fac obiectul cauzei) arată că sunt încălcate drepturile conferite de o marcă chiar atunci când produsele sunt în situaţia unui import vamal suspensiv, respectiv în tranzit sau până la finalizarea operaţiunilor de vămuire sau în situaţia unui tranzit în spaţiul UE (potrivit art. 39 alin. (5) în forma actuală a legii).

Din această perspectivă, fapta ilicită este chiar fapta consumată la care importatorul a participat, respectiv actul comercial de achiziţie în vederea comercializării de produse care încalcă drepturile de proprietate industrială ale titularului mărcii.

Având în vedere că marca conferă titularului şi drepturi patrimoniale, marca fiind un bun patrimonial necorporal (activ necorporal), atunci şi dreptul de folosinţă al mărcii (bunului) este el însuşi un drept patrimonial, evaluabil în bani şi orice act de folosinţă a bunului patrimonial este la rândul său evaluabil în bani, indiferent de scopul finalitatea actului de folosinţă, indiferent dacă achiziţia a fost urmată sau nu de vânzare, indiferent dacă vânzarea ulterioară a adus profit sau pierderi.

Astfel, orice act de folosinţă al unui bun patrimonial corporal sau incorporal (cum e cazul mărcilor) săvârşit de un terţ generează în patrimoniul utilizatorului un câştig echivalent al valorii de înlocuire a actului de folosinţă a bunului, iar pentru proprietarul bunului material sau necorporal generează o pierdere care este echivalentul aceleiaşi valori de înlocuire a actului de folosinţă, fie că este închiriere, redevenţă, licenţă etc.

În concluzie, importatorul fiind beneficiarul echivalentului unui drept de folosinţă asupra mărcii pentru realizarea actului comercial de import, acesta datorează cel puţin preţul de înlocuire a actului de folosinţă, neputându-se considera că titularul ar avea o intenţie de gratificare a contrafacătorului, oferind cu titlu gratuit folosinţa bunului.

Acesta este raţionamentul care se fondează pe baza conceptului de subrogaţie reală cu titlu particular, prin care titularul dreptului aspra mărcii dobândeşte automat în locul dreptului de folosinţă asupra bunului (chiar necorporal) o creanţă echivalentă a preţului, autorul actelor de folosinţă având obligaţia corelativă de plată a preţului folosinţei.

Pe acest temei, jurisprudenţa statelor europene a dezvoltat teoria licenţei fictive, pe baza căreia se consideră că în orice situaţie în care se dovedeşte existenţa unui act de folosire neautorizată a unei mărci, autorul actelor de încălcare datorează cel puţin valoarea unei licenţe, ca expresie a valorii de înlocuire a actului de folosinţă.

Această concepţie a fost îmbrăţişată şi de Uniunea Europeană care a prevăzut obligaţia pentru statele membre prin art. 13 din. (1) lit. b) din Directiva 48/2004 ca în orice situaţie de încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală, autorul actelor de încălcare va datora cel puţin valoarea licenţei pe care ar fi plătit-o dacă ar fi obţinut o autorizare.

În interpretarea instanţei, existenţa unui prejudiciu cauzat de folosirea fără drept a unei mărci care este grefat de existenţa cel puţin a unei interpuneri în circuitul comercial, incluzând nu doar actul comercial al achiziţiei în scop de comercializare sau deţinere în acest scop, dar si vânzarea ulterioară, ca formă de exercitare efectivă a actului de comerţ, este apt să conducă la un beneficiu din interpunerea în circuitul economic, o formă de valoare adăugată în circuitul produselor şi serviciilor.

O astfel de percepere a prejudiciului este bazată pe o concepţie comercialistă a noţiunii de beneficiu sau pierdere, axată prin natura sa pe închiderea unui ciclu în interpunerea în circulaţia mărfurilor. Dreptul de proprietate intelectuală asupra unei mărci este în sine un bun, un drept real patrimonial a cărui valoare materială se poate înţelege şi aprecia în raport de orice act de folosinţă sau dispoziţie asupra sa.

Astfel, actele de folosinţă săvârşite fără drept asupra bunului incorporai sunt ele însele un venit, o folosinţă gratuită, care întotdeauna are un echivalent bănesc ce se va regăsi sub forma unui beneficiu în patrimoniul contrazicătorului şi sub forma unei pierderi în patrimoniul titularului de drepturi care se va vedea lipsit de bănească a dreptului de folosinţă.

Dreptul astfel născut pe calea subrogaţiei reale în locul dreptului de folosinţă este un drept de creanţă izvorât în urma unui fapt ilicit ca izvor de drept, neputând avea natură contractuală în lipsa unui acord de voinţă între părţi. Or, art. 14 dinOUG nr. 100/2005 şi art. 13 din Directiva 48/2004 tocmai acest aspect îl subliniază, că dincolo de orice avantaj economic sau câştig obţinut sau nu din activitatea comercială, folosirea "bunului" generează cel puţin obligaţia minimală care ar fi rezultat pe tărâm contractual pentru o astfel de situaţie, respectiv preţul datorat pentru dobândirea folosinţei dreptului, văzut ca un bun echivalent.

Potrivit doctrinei germane, care preia concluziile jurisprudenţei naţionale - cauza Hugo Boss, în astfel de cazuri se datorează o licenţă fictivă, indiferent dacă s-au făcut sau nu vânzări cu astfel de produse, acestea fiind confiscate anterior de către autorităţi.

Astfel, era corect a se reţine că de vreme ce nicio autorizare a folosirii mărcii nu a avut loc în traseul actelor de folosinţă a mărcii, nici la momentul producţiei, nici la momentul distribuţiei, importului, exportului, dreptul de autorizare nu a fost epuizat, motiv pentru care titularul este îndreptăţit să pretindă prejudiciul cauzat prin actul de folosinţă oricăruia dintre aceştia.

Din perspectiva dovedirii unui prejudiciu moral, instanţa nu a ţinut cont în analiza acordării prejudiciului de renumele mărcilor reclamantei, deşi riscul afectării imaginii şi reputaţiei mărcii ca urmare a actelor de contrafacere este inerent actelor de încălcare în sine atunci când este vizată o marcă de renume.

Renumele mării este premisa cea mai uzuală pentru a reţine existenţa unui prejudiciu moral în cauză, iar simplul fapt că un concurent foloseşte neautorizat mărcile titularului ce beneficiază de renume creează, ipso facto, un prejudiciu moral.

Natura intangibilă a prejudiciului moral este astfel strâns legată de buna reputaţia şi apreciere a mărcilor MERCEDES de către consumatori, fiind puţine alte mijloace de probare directă şi nemijlocită a unei vătămări morale. Înlăturarea ei din cadrul probaţiunii, fără vreo motivare, lipseşte de fundament însăşi raţiunea reglementării dreptului de compensare a prejudiciilor morale în ipoteza actelor de contrafacere a mărcilor înregistrate.

Concluzionând, recurenta solicită admiterea recursului, casarea în parte a deciziei atacate şi în rejudecare solicită admiterea capătului de cerere privind obligarea pârâtei la plata de despăgubiri materiale în cuantum de 11611,35 RON şi morale în cuantum de 23222,7 RON.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ.

7. Apărările formulate în cauză

Intimata-pârâtă nu a formulat întâmpinare.

8. Procedura de filtru

Raportul întocmit în cauză, în condiţiile art. 493 alin. (2) şi (3) C. proc. civ. a fost analizat în completul filtru, fiind comunicat părţilor, iar prin încheierea din 18 martie 2025, completul de filtru a admis în principiu recursul declarat de recurentul-reclamant A. împotriva deciziei nr. 168A din 13 februarie 2024 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă, în contradictoriu cu intimata-pârâtă S.C. B. S.R.L..

II. Soluţia şi considerentele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Examinând decizia recurată, prin prisma criticilor formulate şi prin raportare la actele şi lucrările dosarului şi la dispoziţiile legale aplicabile, Înalta Curte constată că recursul declarat este nefondat pentru considerentele ce urmează să fie expuse.

Se observă, preliminar, că reclamanta a solicitat prin acţiune încetarea încălcării drepturilor sale exclusive asupra mărcilor înregistrate indicate (prin interzicerea importului, comercializării, etc, precum şi prin distrugerea pe cheltuiala pârâtei a produselor ce poartă fără drept mărcile reclamantei ce au făcut obiectul intervenţiei vamale) şi repararea prejudiciului material si moral suferit, petite expuse mai sus în partea introductivă a prezentei hotărâri.

Dintre toate solicitările reclamantei, instanţa de apel le-a încuviinţat pe cele care priveau interzicerea importului şi comercializării produselor ce poartă semne identice sau similare mărcilor reclamantei şi a dispus distrugerea produselor reţinute de autorităţile vamale pe cheltuiala pârâtei, obligată de asemenea la suportarea cheltuielilor de depozitare, respingând acţiunea reclamantei în privinţa solicitării de plată a unor sume de bani cu titlu de reparaţie pentru prejudiciul material şi moral pretins suferit.

În argumentarea acestei din urmă soluţii, instanţa de apel a reţinut în esenţă că pârâta a efectuat un singur import de produse purtând fără drept semne identice cu mărcile reclamantei, că aceste produse au fost reţinute în vamă şi urmează a fi distruse pe cheltuiala pârâtei, fără ca această activitate să poată contura un câştig obţinut de contrafăcător. Totodată, Curtea de Apel a apreciat că prejudiciul material şi moral a cărui reparaţie a fost solicitată de reclamantă nu s-a produs în mod real faţă de circumstanţele concrete ale cauzei şi de probatoriul administrat.

Această dezlegare este criticată prin motivele recursului declarat de reclamantă împotriva deciziei instanţei de apel, criticile formulate putând fi încadrate în cazul de cazare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ. şi fiind considerate nefondate de instanţa de recurs.

În acest sens, nu poate fi reţinută susţinerea recurentei reclamante că principiul esenţial cuprins în Directiva 2004/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală şi reflectat în legislaţia naţională de transpunere (O.U.G. nr. 100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială) şi anume că autorul faptei licite trebuie să fie lipsit de orice beneficiu sau avantaj economic rezultat în urma contrafacerii, impunea în cauza de faţă constatarea de către instanţa de apel că există şi a fost dovedită existenţa unui prejudiciu material/moral doar pe baza reţinerii încălcării dreptului asupra mărcii.

În esenţă, argumentarea reclamantei se bazează pe teza că însuşi importul reprezintă o faptă ilicită ce a fost consumată la data contractării produselor şi că o atare folosire a semnului protejat atrăgea obligaţia de plată a unei sume de bani pentru folosinţa mărcii, respectiv a costului licenţei.

Dezvoltând această teză, recurenta susţine că jurisprudenţa europeană se referă la teoria unei "licenţe fictive", care ar reprezenta prejudiciul minim ce trebuie să fie reţinut atunci când dreptul asupra mărcii este încălcat.

Înalta Curte constată însă că aceste argumente nu pot fi îmbrăţişate în cauză în sensul conturării unui concept autonom al UE de "beneficiu nerealizat" constând în valoarea unei licenţe, aplicabil în toate cazurile de încălcare, ca reper minimal, faţă de principiile care rezultă în mod direct din reglementarea cuprinsă în directivă.

Considerentul 26 al amintitei Directive arată, cu privire la modalitatea de reparare a prejudiciului rezultat din încălcare:

"(26) Pentru a repara prejudiciul suferit urmare unei infracţiuni săvârşite de un contravenient care a acţionat cu bună ştiinţă sau având motive suficiente să cunoască că poate genera o astfel de infracţiune, valoarea daunelor-interese acordate titularului dreptului ar trebui să ia în considerare toate aspectele corespunzătoare, cum ar fi câştigul nerealizat de titularul dreptului, sau beneficiile fără justă cauză realizate de contravenient şi, dacă este cazul, orice prejudiciu moral cauzat titularului dreptului. Valoarea daunelor-interese ar putea fi calculată şi ea, de exemplu, în cazurile în care este dificil să se stabilească valoarea prejudiciului suferit în realitate, plecând de la elemente cum ar fi redevenţele sau sumele care ar fi fost datorate în cazul în care contravenientul ar fi cerut autorizaţia de a utiliza dreptul de proprietate intelectuală respectiv. Scopul nu este acela de a introduce obligaţia de a prevedea daune-interese punitive, ci de a permite despăgubirea pe criterii obiective, ţinând în acelaşi timp seama de costurile suportate de titularul dreptului, cum ar fi cheltuielile de cercetare şi de identificare."

Aceste argumente, cuprinse în considerentele Regulamentului, au menirea de a justifica şi a explica atât înţelesul textelor Directivei, cât şi de a se asigura clarificarea scopului urmărit de legiuitorul european, astfel încât ele sunt folosite atât de instanţele naţionale, cât şi de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene ca instrumente utile în cadrul operaţiunii de interpretare a dispoziţiilor aplicabile în cauzele aflate pe rolul lor.

În legătură cu aceste explicaţii, Directiva prevede în art. 13, intitulat "Daune interese", că:

"(1) Statele membre asigură ca, la cererea părţii prejudiciate, autorităţile judecătoreşti competente să ordone contravenientului care a acţionat cu bună ştiinţă sau având motive suficiente de a şti acest lucru, plata către titularul dreptului a unor daune-interese adaptate prejudiciului real suferit de acesta prin încălcarea dreptului său.

La stabilirea daunelor-interese, autorităţile judecătoreşti:

(a) iau în considerare toate aspectele necesare, cum ar fi consecinţele economice negative suferite de partea prejudiciată, în special câştigul nerealizat, orice beneficiu fără justă cauză realizat de contravenient şi, dacă este cazul, alte elemente în afara factorilor economici, cum ar fi prejudiciul moral cauzat titularului dreptului prin încălcarea drepturilor sale, sau (b) ca alternativă la litera (a), pot hotărî, dacă este cazul, să fixeze o valoare forfetară pentru daunele-interese, pe baza unor elemente cum ar fi, cel puţin, valoarea redevenţelor sau drepturilor care ar fi fost datorate în cazul în care contravenientul ar fi cerut autorizaţia de a utiliza dreptul de proprietate intelectuală respectiv."

Cu ocazia transpunerii acestei reglementări în legea internă română, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială a prevăzut în art. 14:

"(1) La cererea părţii vătămate, instanţa judecătorească competentă va ordona persoanei care cu intenţie a desfăşurat o activitate de contrafacere să plătească titularului dreptului încălcat daune-interese corespunzătoare prejudiciului pe care acesta l-a suferit, în mod real, ca urmare a încălcării săvârşite.

(2) La stabilirea daunelor-interese instanţa judecătorească va lua în considerare:

a) toate aspectele corespunzătoare, cum ar fi consecinţele economice negative, în special, pierderea câştigului suferită de partea vătămată, beneficiile realizate în mod injust de către persoana care a încălcat un drept de proprietate industrială protejat şi, după caz, elemente, altele decât factorii economici, cum ar fi prejudiciul moral cauzat titularului dreptului încălcat; sau

b) cu titlu de alternativă, atunci când este cazul, fixarea unei sume forfetare pentru daunele-interese, pe baza unor elemente cum ar fi cel puţin suma redevenţelor sau valoarea drepturilor care ar fi fost datorate, dacă persoana care a încălcat un drept de proprietate industrială protejat ar fi cerut autorizaţia de a utiliza dreptul de proprietate în cauză."

Din considerentul 26 al Directivei şi din textele legale reproduse rezultă că valoarea redevenţei ce ar fi datorată dacă pârâtul din acţiunea în contrafacere ar fi cerut autorizaţia de a folosi marca este, într-adevăr, un reper minim ce se impune a fi avut în vedere (în subsidiar) atunci când celelalte elemente prevăzute de Directivă nu pot fi probate - câştigul nerealizat de titular sau beneficiul injust realizat de contrafăcător.

Această prevedere este, în realitate, un element util în planul probării prejudiciului suferit de titular şi nu o normă care priveşte planul substanţial al condiţiilor răspunderii, acestea rămânând guvernate, în măsura tăcerii reglementării speciale, de dispoziţiile dreptului comun.

De aceea, Înalta Curte apreciază că norma nu instituie o prezumţie de existenţă a unui prejudiciu material, cum susţine fără temei recurenta, iar această concluzie a instanţei de recurs rezultă cu suficientă claritate din menţiunea că scopul Directivei nu este acela de a introduce obligaţia (pentru legiuitorul naţional) de a prevedea daune interese punitive, ci de a permite o despăgubire pe criterii obiective.

Dimpotrivă, atât art. 13 din Directivă, cât şi art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005 se referă la stabilirea despăgubirii în mod corespunzător prejudiciului real suferit de titular, ceea ce, în prezenţa argumentului din paragraful precedent, permite a conchide că reglementarea nu instituie o prezumţie de existenţă a unui prejudiciu de natură materială cuantificabil în bani în toate cazurile de încălcare.

O atare interpretare este în acord şi cu principiul proporţionalităţii măsurilor luate pentru protecţia dreptului asupra mărcii cu circumstanţele particulare ale fiecărei cauze, inclusiv dar nu limitat la gravitatea faptei sau conduita făptuitorului, principiu ce este menţionat repetat în Directivă (a se vedea, exempli gratia, art. 3 alin. (2), potrivit cu care "Măsurile, procedurile şi mijloacele de reparaţie trebuie să fie de asemenea eficiente, proporţionale şi disuasive şi să fie aplicate astfel încât să se evite crearea unor obstacole în calea comerţului legal şi să se ofere protecţie împotriva folosirii lor abuzive.", art. 14 privitor la cheltuielile de judecată), dar şi în reglementarea internă, în mod corespunzător.

De aceea, în contextul cauzei pendinte - unde produsele purtând fără drept mărcile reclamantei au fost reţinute de autorităţile vamale şi urmează a fi distruse fără a fi introduse în circuitul comercial, nefiind identificat vreun beneficiu direct din operaţiunile realizate cu încălcarea dreptului la marcă al reclamantei - instanţa de apel a considerat în mod legal că repararea prejudiciului rezultat din încălcare se poate realiza în mod adecvat şi suficient prin obligarea pârâtei la încetarea săvârşirii faptei ilicite şi la înlăturarea din circuit a produselor în discuţie, prin distrugerea acestora.

Este relevant din acest punct de vedere a sublinia că răspunderea pentru încălcarea dreptului asupra mărcii este un caz particular de răspundere pentru fapta ilicită şi de aceea, la fel ca şi în dreptul comun, repararea prejudiciului suferit prin acest tip de încălcare se poate face atât în natură, cât şi prin echivalent, fără ca reglementarea specială să deroge sub acest aspect de la norma generală.

Prin urmare, se cuvine a recunoaşte instanţei de apel prerogativa (specifică limitelor judecăţii acestei căi de atac) de a aprecia asupra gravităţii faptei şi, corelativ, a existenţei şi întinderii prejudiciului, cât timp legea nu impune o prezumţie de existenţă a acestuia din urmă rezultat din dovedirea faptei ilicite, cum susţine nefondat recurenta-reclamantă.

În concluzia acestor argumente, se reţine că, pe de-o parte analiza împrejurărilor concrete ale producerii unui prejudiciu material a fost realizată în mod corect de Curtea de Apel din perspectiva normelor de drept substanţial aplicabile, incluzând şi reglementarea unională, iar pe de altă parte aprecierea concretă a instanţei de apel legată de existenţa sau nu a unui prejudiciu în speţă nu poate face obiectul controlului judiciar de legalitate.

Distinct de aceasta, Înalta Curte observă că pe parcursul procesului reclamanta recurentă nu a dedus judecăţii instanţelor de fond şi apel repere concrete în scopul stabilirii despăgubirilor în modul solicitat prin recurs.

În materia de faţă, jurisprudenţa instanţei supreme a arătat în mod repetat că repararea prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la marcă trebuie să se realizeze cu respectarea coordonatelor de drept material aplicabile, dar şi cu observarea principiului disponibilităţii, specific procesului civil, precum şi în prezenţa unui diligenţe rezonabile a reclamantului din perspectiva modalităţilor de cuantificare a despăgubirilor solicitate.

În acest sens, reclamantul este primul chemat a arăta instanţei în mod concret cum consideră că ar trebui să fie calculate despăgubirile pe care el le solicită a fi plătite de pârât, şi faţă de conţinutul art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005, reclamantul poate deduce judecăţii mai multe modalităţi de cuantificare a acestui prejudiciu, ele urmând a fi avute în vedere în ordinea pe care legea o impune, dar numai dacă ele au fost invocate.

S-a arătat în acest sens în jurisprudenţă că, în absenţa unor criterii concrete de cuantificare a prejudiciului care să fi fost indicate şi dovedite de reclamant, instanţa nu este îndreptăţită să procedeze ea însăşi la identificarea şi alegerea unui astfel de criteriu, fără ca aceasta să constituie o încălcare a drepturilor procesuale ale părţii adverse.

Din examinarea conţinutului cererii de chemare în judecată rezultă că în cauza de faţă reclamanta a solicitat repararea prejudiciului material şi moral determinat conform art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005, făcând referiri la profitul injust obţinut de pârâtă, estimat provizoriu la suma de 1500 € şi la necesitatea de a cunoaşte volumul şi valoarea comerţului cu produsele incriminate şi beneficiul aferent acestor acte. În subsidiar, pentru ipoteza imposibilităţii de a identifica volumul total al vânzărilor de produse incriminate, reclamanta a cerut stabilirea valorii prejudiciului material la o sumă forfetară raportată la volumul total al vânzărilor pârâtei în toată perioada de comercializare a produselor ce încalcă mărcile reclamante.

Deşi succesiv administrării probei cu expertiză judiciară în faţa tribunalului, reclamanta a depus la dosar la data de 31.10.2019 o cerere de precizare a cuantumului pretenţiilor în care a argumentat că valoarea despăgubirilor nu poate fi mai mică decât cea a unei licenţe, prin această cerere s-a solicitat determinarea pretenţiilor reclamantei la valoarea de achiziţie a bunurilor oprite în vamă şi nu la valoarea unei licenţe, aceasta din urmă nefiind relevată sau probată.

Prin apelul declarat împotriva sentinţei primei instanţe (care a respins acţiunea reclamantei în tot) nu s-au adus noi argumente legate de modalitatea de cuantificare a prejudiciului, pentru că prima instanţă nu a examinat această cerinţă, reţinând absenţa unei fapte ilicite, astfel încât cererea reclamantei a fost examinată de instanţa de apel în coordonatele pe care aceasta însăşi le-a stabilit prin cererea de chemare în judecată.

De aceea, se reţine că aducerea în discuţie a necesităţii de a reţine în toate cazurile de încălcare existenţa dovedită a unui prejudiciu material cel puţin în valoarea licenţei ce ar fi trebuit să fie încheiată pentru a folosi mărcile reclamantei s-a făcut pentru prima dată prin motivele recursului.

Corelativ acestor împrejurări, se constată că pârâta s-a apărat prin întâmpinare în faţa primei instanţe în sensul că nu a obţinut niciun profit pe urma actelor de contrafacere ce îi sunt imputate şi că a avut în realitate o pierdere considerabilă ca urmare a acordului pe care l-a exprimat ca marfa să fie distrusă, arătând că poate furniza numai documente financiare referitoare la valoarea mărfii distruse şi că solicitarea reclamantei de despăgubire pentru prejudiciul material şi moral nu este susţinută de un minim probatoriu.

În aceste coordonate, ansamblul susţinerilor şi apărărilor procesuale în cauza de faţă relevă că apărarea subsidiară privind stabilirea despăgubirilor la nivelul unei licenţe, al cărei cuantum să fie şi indicat, putea şi trebuia să fie formulată de reclamantă cel mai târziu în faţa primei instanţe şi trebuia să fie probată cel mai târziu în etapa judecării apelului prin dovedirea valorii pe care o asemenea licenţă (fictivă, cum o numeşte însăşi reclamanta), ar fi putut-o avea.

Dacă în privinţa consideraţiilor teoretice ce susţin teza că dovedirea existenţei încălcării atrage de plano şi prezumţia existenţei unui prejudiciu ce nu poate fi mai mic decât valoarea unei licenţe, Înalta Curte consideră că acestea reprezintă apărări şi argumente ce puteau fi deduse spre analiză în faţa instanţei de recurs pentru prima dată, în privinţa învestirii instanţei cu o solicitare de a determina cuantumul despăgubirilor la valoarea minimă a unei licenţe, aceasta trebuia să facă parte din coordonatele procesului stabilite de reclamant conform art. 9 alin. (2) C. proc. civ. în faţa primei instanţe, însoţită totodată de probatoriul adecvat referitor la valoarea concretă a respectivei licenţe.

Or, cererea de modificare a cuantumului pretenţiilor din 31.10.2019, mai sus evocată, nu are efectul unei asemenea învestiri, deoarece referirile la valoarea licenţei sunt formale, nesusţinute de argumente, iar conţinutul substanţial al acestei solicitări are în vedere o altă modalitate de determinare a prejudiciului - cum s-a arătat, valoarea de achiziţie a bunurilor ce au făcut obiectul importului.

De aceea, şi pentru acest argument - subsidiar motivelor de drept substanţial expuse în cele ce preced - instanţa de recurs reţine că în mod eronat reproşează recurenta instanţei de apel refuzul de a admite solicitarea de despăgubire prin determinarea prejudiciului ca fiind egal cel puţin cu valoarea unei licenţe, o asemenea solicitare nefiind formulată şi nici probată în cauză.

Nefondat este şi motivul de recurs referitor la despăgubirile solicitate pentru repararea prejudiciului de natură morală pretins a fi fost suferit de reclamantă, chestiune în privinţa căreia instanţa de apel a apreciat că un atare prejudiciu nu s-a produs.

Cât timp Curtea de Apel a consemnat în decizia recurată că produsele importate nu au intrat în circuitul comercial şi că nu există premisa factuală pentru a reţine că pârâta a profitat de pe urma mărcii reclamantei, examinarea criteriilor de evaluare a despăgubirilor pentru prejudiciul moral cum sunt renumele mărcii şi buna reputaţie a acesteia nu mai era necesară.

În plus, chiar în prezenţa reperului jurisprudenţial invocat prin cererea de recurs - în sensul că existenţa încălcării atrage ipso facto şi existenţa prejudiciului de natură morală - Înalta Curte observă că nu se poate aprecia că acele dezlegări se impun şi în cauza de faţă, pentru că circumstanţele particulare ale acelei cauze nu sunt cunoscute şi în prezenta pricină situaţia concretă reţinută de instanţa de apel a relevat că nu s-au creat premisele necesare afectării renumelui sau reputaţiei mărcii.

De altfel, din acelaşi considerent (26) al Directivei 48/2004 rezultă că existenţa unei încălcări poate da naştere unei reparaţii pentru prejudiciul moral, care însă nu se impune cu forţa reglementării în toate cazurile:

"…ar trebui să ia în considerare toate aspectele corespunzătoare, cum ar fi câştigul nerealizat de titularul dreptului, sau beneficiile fără justă cauză realizate de contravenient şi, dacă este cazul, orice prejudiciu moral cauzat titularului dreptului."

Această formulare susţine fără echivoc teza în sensul că nu orice încălcare cauzează un prejudiciu moral, contrar susţinerilor recurentei-reclamante, ci el va fi reparat numai "dacă este cazul", adică dacă el există.

De aceea, nu se poate reţine nelegalitatea deciziei sub acest aspect; totodată, cum s-a subliniat, prerogativa instanţei de apel de a verifica în concret situaţia de fapt şi consecinţele faptei ilicite imputate pârâtei nu este cenzurabilă pe calea recursului în coordonatele art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ.

Pentru toate aceste considerente, în temeiul art. 496 C. proc. civ., recursul declarat de recurenta reclamantă va fi respins ca nefondat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge ca nefondat recursul declarat de recurentul-reclamant A. împotriva deciziei nr. 168A din 13 februarie 2024 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă, în contradictoriu cu intimata-pârâtă S.C. B. S.R.L..

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 21 octombrie 2025.