Trademark exception for aftermarket parts: Necessity and loyal practices under Gillette criteria

Şedinţa publică din data de 03 iunie 2025

asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

I. Circumstanţele cauzei.

I.1. Obiectul cererii de chemare în judecată.

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti, secţia a V-a Civilă, la data de 14.12.2021, sub nr. x/2021, reclamanta A. a chemat în judecată, în calitate de pârâtă, societatea B. S.R.L. solicitând:

1) să se constate că produsele reţinute de către autorităţile vamale, conform notificării Direcţiei Regionale Vamale Galaţi nr. 19057-7/D94-2021/16.11.2021, încalcă drepturilor exclusive de proprietate intelectuală deţinute de reclamantă asupra mărcii Uniunii Europene nr. x/01.04.1996 şi mărcii naţionale nr. x/03.02.1992; 2) să se dispună interzicerea importului şi a comercializării neautorizate, de către pârâtă, a produselor reţinute de către autorităţile vamale, conform notificării Direcţiei Regionale Vamale Galaţi nr. 19057-7/D94-2021/16.11.2021, purtând semne identice sau similare mărcii Uniunii Europene nr. x/01.04.1996 şi mărcii naţionale nr. x/03.02.1992 aparţinând reclamantei; 3) să se dispună interzicerea producerii, importului, distribuirii, comercializării, publicităţii şi a oricăror acte de folosinţă, în activitatea comercială a pârâtei, a produselor purtând, fără drept, semne identice sau similare mărcii Uniunii Europene nr. x/01.04.1996 şi mărcii naţionale nr. x/03.02.1992 aparţinând reclamantei; 4) să se dispună obligarea pârâtei la suportarea costurilor de manipulare, depozitare, transport şi distrugere a produselor reţinute de către autorităţile vamale conform notificării Direcţiei Regionale Vamale Galaţi nr. 19057-7/D94- 2021/16.11.2021; 5) să fie obligată pârâta la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de prezentul litigiu.

În drept, cererea de chemare în judecată a fost întemeiată pe dispoziţiile art. art. 39 alin. (2) lit. a), b) şi c) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, respectiv dispoziţiile art. 9 alin. (2) lit. a), b) şi c) din Regulamentul mărcii europene nr. 2017/1001 privind marca Uniunii Europene, art. 11 din O.U.G. nr. 100/2005, art. 1384 alin. (1) C. civ., art. 1385 alin. (1) şi (3) C. civ., art. 1357 alin. (2) C. civ.

Prin încheierea de şedinţă din data de 10 martie 2022, Tribunalul Bucureşti, secţia V-a civilă a luat act de precizările reclamantei, în sensul schimbării denumirii acesteia în C. şi a dispus rectificarea, în consecinţă a citativului.

I.2. Hotărârea pronunţată în primă instanţă.

Prin sentinţa civilă nr. 821 din data de 11.05.2022, Tribunalul Bucureşti, secţia a V-a civilă a respins excepţia lipsei calităţii procesuale pasive ca neîntemeiată; a respins excepţia lipsei calităţii procesuale active, invocată faţă de cel de-al doilea capăt al cererii de chemare în judecată, ca neîntemeiată; respins excepţia de prematuritate a celui de-al doilea capăt al cererii de chemare în judecată, ca neîntemeiată; a respins excepţia netimbrării invocată faţă de cel de-al treilea capăt al cererii de chemare în judecată, ca neîntemeiată; a admis excepţia lipsei de interes a capătului trei al cererii de chemare în judecată şi pe cale de consecinţă, acesta a fost respins ca lipsit de interes; a respins excepţia netimbrării, inadmisibilităţii, lipsei calităţii pasive şi lipsa interesului invocate faţă de cel de-al patrulea capăt al cererii de chemare în judecată, ca neîntemeiată; a respins cererea de chemare în judecată ca neîntemeiată; a obligat reclamanta la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 27448.57 RON.

I.3. Hotărârea pronunţată în apel.

Prin decizia civilă nr. 299A din 22 februarie 2023, pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă, a fost respins, ca nefondat, apelul formulat de apelanta-reclamantă C., împotriva sentinţei civile nr. 821/11.05.2022, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, secţia a V-a civilă în dosarul nr. x/2021, în contradictoriu cu intimata-pârâtă B. S.R.L.. A fost obligată apelanta la plata sumei de 34.639,48 RON cheltuieli de judecata în apel către intimată.

II. Calea de atac formulată în cauză.

Împotriva deciziei civile nr. 299A din 22 februarie 2023, pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă a declarat recurs reclamanta C..

Dosarul a fost înregistrat pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, secţia I civilă la data de 06 iunie 2024 şi a fost repartizat aleatoriu completului de filtru nr. 2, astfel cum reiese din fişa Ecris (aflată la dosarul de recurs).

II.1. Motivele de recurs

Recurenta, invocând incidenţa motivului de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., a solicitat admiterea recursului, casarea în tot a hotărârii recurate şi trimiterea cauzei spre rejudecare către aceeaşi curte de apel.

În susţinerea motivului de casare, recurenta a susţinut că instanţa de apel a aplicat în mod greşit dispoziţiile art. 39 alin. (2) lit. a), b) şi c) din Legea nr. 8%1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice (în continuare Legea Mărcilor), cât şi de art. 45 alin. (1) lit. c) din aceeaşi lege precum şi cele ale art. 9 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2017/1001 privind marca Uniunii Europene (în continuare Regulamentul mărcii LIE) şi de art. 14 alin. (1) lit. c) din acelaşi Regulament.

În aceleaşi sens, recurenta a precizat faptul că instanţa de apel trebuia să verifice aplicarea dispoziţiilor legale, potrivit regulilor statuate de CJUE, în special în cauza C-228/2003 Gillette, aceasta trebuind să aibă în vedere, pe de o parte, dacă folosirea mărcii C. fost singura modalitate prin care se putea face informarea publicului cu privire la destinaţia produselor, iar pe de altă parte, dacă modalitatea concretă de realizare a comunicării comerciale integrând folosirea mărcii C. în acest scop s-a realizat într-o manieră conformă cu practica loială şi uzanţele corecte în domeniul auto.

Faţă de aceste considerente, recurenta a apreciat că instanţa de apel a aplicat în mod greşit dispoziţiile legale anterior menţionate ce prevăd situaţia de excepţie în care utilizarea mărcii poate fi folosită, fără acordul titularului, cu rol de indicaţie tehnică, raportat la criteriile stabilite în jurisprudenţa europeană. Astfel, în dezacord cu practica uzuală în domeniul pieselor auto aftermarket, respectiv cele de tip carcasă oglindă exterioară, sticlă oglindă, oglindă exterioară, instanţa de apel a stabilit că deşi publicul destinatar sunt profesioniştii în domeniul auto, sunt totuşi necesare elemente exterioare şi suplimentare codurilor de pe etichete, respectiv indicarea mărcii, iar în ceea ce priveşte condiţia conformităţii cu practicile loiale şi uzanţele corecte din domeniul, a stabilit că este îndeplinită prin modul de folosire a mărcii şi scopul rezultat din acest mod de folosire, respectiv din atitudinea subiectivă a celorlalţi titulari de drepturi implicaţi în reţinerea bunurilor.

În acest context, recurenta a susţinut că criteriile aplicate de către instanţa de apel nu sunt prevăzute de lege, nu rezultă din jurisprudenţa CJUE sau cea naţională, contrazicând o seri de dezlegări obligatorii date de CJUE în jurisprudenţa relevantă.

Astfel, în raport cu normele şi jurisprudenţa relevantă, Curtea de Apel trebuia să reţină că: existând un public specializat al pieselor de schimb, folosirea mărcii C. nu era pentru publicul singura modalitate de a oferi o informaţie tehnică cu privire la destinaţia piesei. De asemenea, în opinia recurentei, Curtea de Apel trebuia să analizeze dacă folosirea mărcii C. este făcută de o manieră care să asigure consumatorilor o informare corectă şi completă cu privire la funcţia şi rolul prezenţei mărcii pe piese, de o manieră care să asigure înlăturarea prezumţiei de indicator al originii comerciale a mărcii, pentru a fi înţeleasă exclusiv cu rol de indicare a funcţiei tehnice, înlăturând orice asociere între marcă şi produs, în sensul existenţei unei forme de asociere sau de reglementare tehnică.

În ceea ce priveşte natura publicului destinatar şi folosinţa mărcii ca singurul mijloc de informare a publicului de o manieră clară şi completă, recurenta a arătat că, raportat la reţinerea de către instanţa de apel că destinatari ai produselor sunt profesionişti în domeniul auto, aspectul necesităţii menţionării mărcii pune sub semnul întrebării posibilitatea reţinerii dispoziţiilor de excepţie reglementate de art. 14 din Regulamentul 1001/2017 şi art. 45 din Legea nr. 84/1998, care au în vedere obligaţiile şi necesitatea de informare a consumatorilor.

Prin urmare, în această situaţie, standardul de informare în ipoteza în care destinatarul produselor este un profesionist în domeniul pieselor auto, bine informat cu privire la caracteristicile pieselor şi a modului de funcţionare a acestora, nu este cel specific publicului larg.

În acest caz, recurenta a precizat că hotărârea instanţei de apel care reţine că deşi publicul destinatar sunt profesioniştii în domeniul auto, "(...) neexistând un sistem de codificare pentru piese detaşabile care să aibă o logică de codificare unitară, (...), sunt totuşi necesare elemente exterioare şi suplimentare codurilor de pe etichete", adică indicarea mărcii, este greşită mergând pe o interpretare greşită a legii şi jurisprudenţei CJUE, prezenţa codurilor tehnice pe ambalajele produselor înlăturând necesitatea folosirii mărcii autoturismului pentru indicarea compatibilităţii produselor.

În acest sens, făcând trimitere la înscrisurile administrate în apel, recurenta a arătat că simpla utilizare a mărcii pe ambalajele produselor aftermarket sau pe produse în sine nu se impune pentru indicarea destinaţiei produselor, aceasta nefiind suficientă pentru o informare completă a consumatorului asupra compatibilităţii oglinzilor cu autovehiculul.

Raportat la numărul ridicat al rezultatelor obţinute în urma căutării după sintagma "oglindă C.", recurenta a arătat că numeroasele variante de oglinzi existente pe piaţă determină necesitatea unei configuraţii specifice, acesta fiind şi motivul pentru care intimata cât şi alţi participanţi la piaţă au creat diverse codificări care conţin toate specificaţiile necesare identificării produsului potrivit, motiv pentru care profesionistul are posibilitatea de a identifica produsului după codul numeric al piesei auto, cod care cuprinde toate informaţiile relevante şi care face ca prezenţa mărcii să fie inutilă.

În ceea ce priveşte claritatea comunicării unei informaţii tehnice care să indice destinaţia piesei, recurenta a arătat că instanţa de apel a reţinut că aceasta trebuie realizată în concordanţă cu practicile loiale şi uzanţele corecte în domeniu, fiind îndeplinită în cauză prin raportare la cei doi factori esenţiali.

Astfel, raportat la primul factor, modul de folosire a mărcii şi scopul rezultat din acest mod, instanţa de apel a reţinut că folosirea mărcii are scopul de a indica o caracteristică a produsului, faptul că este compatibil o caracteristică a produsului, respectiv de a indica tipul de autoturism pentru care poate fi folosită respectiva piesa detaşabilă, astfel că indicarea mărcii poate fi asimilată unei indicaţii tehnice (chiar dacă în realitate nu este o astfel de indicaţie) cu atât mai mult cu cât este plasată alături de alte astfel de indicaţii, iar maniera de scriere o plasează ca o alternativă la formule de genul "pentru (C.)", "compatibil cu (C.)".

Totodată, instanţa de apel a reţinut că pârâta a acţionat în cu practicile loiale în materie, utilizând marca reclamantei nu cu funcţia de marcă ci pentru informarea publicului, doar pentru a indica destinaţia produselor, iar nu pentru a crea confuzie cu reclamanta, iar o confuzie între piesele originale şi cele aftermarket este exclusă. Totodată, instanţa de apel a reţinut şi faptul că pârâta este titulara mai multor mărci, inclusiv marca BLIC, aplicată pe etichete şi nu s-ar putea reţine pe baza unei prevenţii de vătămare ca prin indicarea autovehiculelor cărora le sunt destinate produsele în litigiu ar putea fi afectată valoarea mărcii reclamantei.

Raportat la cel de-al doilea factor, Curtea de Apel a reţinut că renunţarea celorlalţi titulari de drepturi să urmeze procedura prevăzută de Regulamentul UE nr. 608/2013, poate să dea naştere unei prezumţii în sensul că folosirea semnelor s-a făcut conform uzanţelor loiale.

Faţă de considerentele instanţei de apel, recurenta a subliniat faptulcă nu a susţinut existenţa unei formule de comunicare obligatorii sau reglementate prin anumite dispoziţii legale pentru oferirea informaţiilor relevante pentru alegerea unei piese auto, totuşi a susţinut că simpla menţionare a mărcii C. pe piesa neînsoţită de un mesaj care să explice scopul folosinţei mărcii, nu este înlăturată prezumţia unei funcţii ca marcă şi nu se realizează funcţia de a informa în mod corect şi complet cu privire la scopul indicării destinaţiei piesei.

Prezenţa mărcilor de autoturism, alături de orice altă modalitate de indicare a destinaţiei tehnice, poate fi, în mod uzual, expresia ofertării unor produse originale sau a unor produse aftermarket omologate calitativ şi de către titularul mărcilor de autoturisme, nu doar de către titularul mărcii aftermarket.

În susţinerea recursului, recurenta a arătat, contrar celor susţinute de către Curtea de Apel, că folosirea concomitentă a mai multor mărci pe ambalajul unor produse (co-branding) nu înlătură aplicarea dispoziţiilor legale pentru protecţia mărcii folosite fără drept atâta timp cât acesta poate să însemne, spre exemplu, că există o legătură comercială între aceasta şi titularul mărcii C., chiar în ipoteza unor produse aftermaket omologate şi de producătorii auto.

O astfel de ipoteză nu este înlăturată nici de descrierea modului de poziţionare şi alăturare a celor două mărci, iar CJUE, prin numeroase decizii relevante, a arătat explicit că folosirea unei mărci proprii a terţului nu este de natură a înlătura încălcarea mărcii folosite dacă nu sunt îndeplinite condiţiile impuse de scopul sau de uzanţele folosirii comerciale a mărcilor cu scop informativ, atâta timp cât marca încălcată poate fi percepută de consumatori, păstrându-şi caracterul autonom, chiar dacă nu are un rol dominant.

În susţinerea acestui argument, recurenta a indicat considerentele reţinute de Înalte Curte de Casaţie şi Justiţie, pronunţată într-o cauză similară.

În ceea ce priveşte considerentele instanţei de apel referitoare la scopul folosirii mărcii, recurent le-a apreciat ca fiind contrare practicii CJUE, respectiv a principiilor hotărârii Gillette, dar şi a practicii naţionale, sens în care a indicat, considerentele reţinute de Înalta Curte de Casaţie si Justiţie într-o cauză similară, C. vs. B., în care hotărârea Curtii de Apel Bucureşti a rămas definitivă pe aspectul faptei de încălcare.

Referitor la noţiunea de conduită loială a terţului şi neîntrunirea acestei condiţii în cauză, recurenta a susţinut că instanţa ar fi trebuit numai să constate aplicarea mărcii reclamantei pe produsele intimatei-pârâte, criteriile de evaluare a încălcării întemeiate pe dispoziţiile art. 9 din Regulament având relevanţă în aprecierea identităţii sau similarităţii semnelor folosite pe produse cu marca titularului, şi să aprecieze dacă maniera de folosire este încadrabilă în excepţia invocată de intimata-pârâtă potrivit art. 14 din Regulament. În analiza acestei de-a doua chestiuni, instanţa de apel ar fi trebuit să aprecieze în ce condiţii obligaţia de loialitate a fost respectată în cauză, mai exact cum ar putea fi interpretată utilizarea mărcii de către terţ de publicul relevant.

Această obligaţie de loialitate care incumbă intimatei-pârâte presupune ca maniera de folosire a mărcii să fie suficient de clară încât să elimine atât posibilitatea unei confuzii cu privire la originea comercială a bunurilor, fie chiar sub forma unei asocieri economice cu titularul mărcii sau a unei autorizări, cât şi posibilitatea prejudicierii renumelui mărcii sau obţinerii unui profit injust.

Instanţa de apel ar fi trebuit să determine dacă simpla folosire a mărcii terţului, fără autorizarea acestuia, în mod independent, neinclusă într-un context verbal informativ şi neînsoţită de o sintagmă care să asigure fără dubii scopul piesei, respectă obligaţia pozitivă de loialitate, astfel cum se desprinde din jurisprudenţa CJUE analizată în decizia de casare.

În prezenta cauză, în opinia recurentei, nu a fost realizată o analiză în vederea clarificării existenţei unei atingeri aduse mărcilor sale, a reputaţiei acestora, respectiv dacă conduita intimatei-pârâte era de natură a elimina orice efect comercial al prezenţei mărcii pe produs, altul decât simplul scop informativ necesar indicării destinaţiei produsului. Or, instanţa de apel s-a rezumat la a afirma, în mod subiectiv şi nemotivat faptul că o confuzie între piese originale şi piese aftermarket este exclusă", deşi riscul de confuzie este prezumat absolut, precum şi faptul că "Nu s-ar putea reţine, pe baza unei prezumţii de vătămare că prin indicarea autovehiculelor cărora le sunt destinate produsele în litigiu ar putea fi afectată valoarea mărcilor reclamantei sau că pârâtă ar urmări să profite de caracterul distinctiv ori de renumele mărcilor reclamantei."

Raportat la considerentele reţinute de instanţa de apel, recurenta a subliniat faptul că în stabilirea aplicabilităţii excepţiei prevăzute de dispoziţiile art. 14 alin. (1) lit. c) coroborat cu art. 14 alin. (2) din Regulament, trebuie înţeleasă mai întâi noţiunea de practici loiale, definită în jurisprudenţa CJUE ca fiind "expresia unei obligaţii de a acţiona corect în raport cu interesele legitime ale titularului mărcii, similar cu cea impusă revânzătorului care utilizează marca altuia pentru a face reclamă revânzării produselor care fac obiectul mărcii respective."

O asemenea definiţie trimite la noţiunea de "interese legitime" ale titularului mărcilor, enunţate la rândul lor de jurisprudenţa europeană ca fiind, spre exemplu, legate de cazul în care comercializarea bunurilor printr-o asemenea manieră ar putea dăuna reputaţiei mărcii, sau dacă există riscul ca publicul să creadă că între cele două entităţi există o legătură comercială, astfel cea de-a doua entitate beneficiind în mod injust de renumele mărcii primei companii.

În mod cert, în cauza de faţă, interesul legitim al titularului ar fi ca acesta să nu fie asociat în vreun fel cu intimata-pârâtă, astfel creându-se o falsă impresie că între cele două companii există o legătură sau că cea de-a doua a fost autorizată de prima să îi folosească marca pentru comercializarea produselor sale, în baza unei omologări tehnice a pieselor de către compania producătoare de autoturisme.

În acest caz, chiar şi în ipoteza în care s-ar fi considerat că nu este suficientă prezenţa codurilor pe etichetele produselor comercializate de către intimata-pârâtă, se impunea, în opinia recurentei, ca maniera de comunicare să se facă prin prezenţa unor sintagme care să exprime, în mod clar, ideea de compatibilitate a produselor, de tipul "compatibil cu" sau alături de mărcile recurentei, în vederea înlăturării caracterului neloial al utilizării acestora.

Printr-un alt motiv de recurs subsumat aceluiaşi motiv de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., recurenta a invocat încălcarea şi aplicarea greşită a dispoziţiilor art. 39 din Legea nr. 84/1998 şi art. 9 din Regulamentul 1001/2017 raportat la respingerea celui de-al treilea capăt de cerere ca lipsit de interes, ca urmare a invocării excepţiei lipsei de interes de către intimată.

Astfel, contrar celor reţinute de instanţa de apel, recurenta a arătat că acest capăt de cerere îndeplineşte condiţiile legale stabilite de dispoziţiile art. 9 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2017/1001, respectiv ale art. 39 alin. (2) din Legea nr. 8/1998, fiind singura modalitate de îndreptare post factum a unei activităţi de contrafacere a mărcilor acesteia, soluţia instanţei de judecată fiind lipsită de acoperire juridică din punctul de vedere al dreptului substanţial stabilit în materia încălcării drepturilor la marcă, respectiv de Regulamentul (UE) nr. 2017/1001, respectiv de Legea nr. 84/1998.

În susţinerea acestor argumente, recurenta a arătat că respectivul capăt de cerere reprezintă singura garanţie juridică de încetare a actelor de încălcare care nu va depinde de voinţa exclusivă a autorilor actelor de contrafacere, ci este asigurată de forţa coercitivă a unei hotărâri judecătoreşti. În lipsa unui titlu executoriu, recurenta nu are niciun mijloc independent de voinţa intimatei prin care să verifice şi să forţeze executarea întocmai a obligaţiilor legale.

Conformarea benevolă a obligaţiilor legale, este conduita generală şi obligatorie a tuturor persoanelor din raportul juridic stabilit cu drepturile sale. Însă, odată ce norma de drept este înfrântă, aceste obligaţii sunt garantate de forţa executorie a deciziilor judecătoreşti, iar aceste excepţii, formulate fie sub forma excepţiei lipsei de interes, fie sub forma excepţiei lipsei de obiect, au fost în mod constant şi univoc respinse de instanţele din România, situaţia de fapt reliefată la un moment dat în cursul procesului de către recurentă, nefiind un fapt pertinent şi relevant în ce priveşte garanţiile viitoare de respectare a normei juridice.

A mai arătat recurenta că acţiunea în contrafacere nu are ca finalitate doar rezolvarea consecinţelor negative rezultate dintr-o anumită operaţiune comercială privind un număr determinat de produse. Dimpotrivă, înfrângerea normei şi încălcarea drepturilor conferite de mărcile înregistrate legitimează titularul dreptului de a solicita protecţia juridică împotriva oricărui act de contrafacere viitor realizat de autorul contrafacerii indiferent dacă acest risc viitor este legat de produse achiziţionate în trecut sau procurate în viitor.

Faţă de aceste considerente, recurenta a concluzionat că în ipoteza unor viitoare acte de contrafacere, titularul va fi nevoit să reia întreaga procedură judecătorească, paralizabilă evident dacă şi în acel dosar se va declara că au încetat actele respective.

În susţinerea acestui motiv de recurs, recurenta a indicat practica judiciară a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi a Curţii de Apel Bucureşti, subliniind faptul că instanţele au fost ferme şi constante în a respinge astfel de excepţii vădit nefondate.

II.2 Apărările formulate în cauză

La data de 17 martie 2025, intimata B. S.R.L., prin poştă a depus întâmpinare prin intermediul căreia a invocat excepţia nulităţii parţiale a recursului pentru neîncadrarea criticilor în motivul de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ. şi în subsidiar a solicitat respingerea criticilor subsumate acestui motiv ca nefondat, iar pe fond a solicitat respingerea recursului ca nefondat.

În susţinerea excepţiei nulităţii parţiale a recursului, intimata-pârâtă a precizat că argumentele invocate de recurentă în susţinerea motivului de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., dezvoltate în cadrul paragrafelor 2-35 (Capitolul II, Punctul 1) din cererea de recurs, nu reprezintă critici de nelegalitate ci de netemeinicie prin care se tinde la o reverificare a elementelor de fapt ale cauzei.

Pe fond, intimata-pârâtă a susţinut că instanţa de apel a făcut în mod corect aplicarea principiilor statuate prin decizia pronunţată în cauza Gillette, reţinând astfel că, raportat la probatoriul administrat în cauză trebuie considerată îndeplinită condiţia ca folosirea mărcii "C." să fi fost singura modalitate prin care se putea face informarea publicului cu privire la destinaţia produselor. În acest context, a arătat că orice discuţie ulterioară privind modul exact în care instanţa de apel a reţinut îndeplinirea cerinţelor legale trebuie exclusă ab initio întrucât, aşa cum am arătat, aceasta ar implica o nouă analiză a situaţiei de fapt şi a probatoriului administrat în cauză.

Raportat la motivele de recurs, intimata-pârâtă a susţinut că instanţa de apel a făcut o corectă aplicare a art. 45 din Legea nr. 84/1998, respectiv a art. 14 din Regulamentul Mărcii Uniunii Europene, reţinând pe deplin temei că situaţia de fapt se circumscrie prevederilor de excepţie ale textelor mai sus citate, iar conduita intimatei a fost una perfect legitimă, înscriindu-se în uzanţele loiale industriale comerciale.

Raportat la susţinerile recurentei referitoare la natura publicului destinatar şi folosirea mărcii ca singurul mijloc de informare a publicului de o manieră clară şi completă, intimata-pârâtă a susţinut că instanţa de apel în mod judicios a reţinut că utilizarea semnului "C." de către aceasta nu afectează comercializarea bunurilor aparţinând recurentei, este în conformitate cu practicile oneste în materie industrială şi comercială, este necesară pentru a indica compatibilitatea, nu profită în injust de caracterul distinctiv sau de reputaţia respectivei mărci.

În ceea ce priveşte riscul de confuzie, intimata-pârâtă a susţinut că recurenta trebuie să îl dovedească raportat la art. 39 alin. (1) lit. b) din Legea Mărcilor, motiv pentru care, contrar susţinerilor recurentei, nu se poate reţine vreo prezumţie în acest sens.

A mai susţinut intimata-pârâtă faptul că recurenta se află într-o confuzie în ceea ce priveşte calificarea publicului relevant, instanţa de apel stabilind în mod corect faptul că un public specializat este tot public având nevoie de un minim de informaţii clare şi uşoare de a identifica destinaţia produsului, respectiv tipul de autovehicul căruia îl este destinată detaşabilă.

De asemenea, în opinia intimatei, contrar susţinerilor recurentei, nicio normă legală sau interpretare europeană ori naţională nu stabilesc cu putere de principiu că prezenţa codurilor tehnice pe ambalajele produselor ar înlătura necesitatea indicării mărcii autoturismului pentru indicarea compatibilităţii respectivelor piese. Dimpotrivă, pe lângă faptul că prezenţa denumirii "C." pe ambalaje se impune pentru a oferi informaţii complete potenţialilor clienţi, aceasta este necesară ca unică modalitate pentru a indica compatibilitatea piesei cu tipul de autoturism. Chiar dacă se poate identifica produsul după un anumit cod, acesta nu oferă şi posibilitatea identificării compatibilităţii, motiv pentru care indicarea mărcii rămâne singurul mijloc prin care consumatorii/clienţii pot lua la cunoştinţă de compatibilitatea piesei de schimb.

În combaterea motivelor de recurs, intimata-pârâtă a susţinut faptul că modul de folosire a mărcii indică compatibilitatea produsului pe autocolantul etichetei pe care aceasta este aplicată şi este în acord cu practicile loiale în materie industrială şi comercială, fapt reţinut de instanţa de apel prin raportare la doi factori: modul de folosire a mărcii şi scopul rezultat, respectiv atitudinea subiectivă a celorlalţi titulari de drepturi implicaţi în reţinerea bunurilor. De asemenea, intimata a învederat că s-a reţinut corect prin hotărârea recurată şi faptul că maniera de scriere a mărcii o plasează ca o alternativă la formule de genul "compatibil cu (C.)".

În ceea ce priveşte practica judiciară invocată în cererea de recurs, intimata-pârâtă a arătat că aceasta nu prezintă relevanţă în cauză întrucât nu există identitate de părţi şi privesc aspecte ce ţin de analiza situaţiei de fapt şi interpretarea probatoriului, nicidecum de interpretarea sau aplicarea greşită a legii. De asemenea, nu pot fi avute în vedere nici considerentele CJUE în cauza C 63/97 - BMW deoarece în prezenta cauză este vorba despre piese de schimb detaşabile produse/comercializate de terţi iar în cauza mai sus menţionată a fost analizată situaţia revânzătorului care utilizează marca titularului pentru a face reclamă revânzării produselor care fac obiectul mărcii respective.

Referitor la motivul de recurs privind la menţinerea prin hotărârea a soluţiei instanţei de fond asupra excepţiei lipsei de interes a capătului 3 al acţiunii introductive, intimata-pârâtă a susţinut că instanţa de apel în mod corect a stabilit că raţiunea avută în vedere de legiuitor prin dispoziţiile art. 39 din Legea nr. .84/1 998, respectiv dispoziţiile art. 9 din Regulamentul mărcii europene este aceea de a crea cadrul în care titularul dreptului de proprietate poate obţine protecţia dreptului său, însă nu în mod abstract ci funcţie situaţiile specifice de încălcare şi de actele de încălcare prejudiciatoare, iar interesul recurentei este satisfăcut prin formularea celui de-al doilea capăt de cerere al acţiunii introductive.

II.3. Răspunsul la întâmpinare

La data de 28 martie 2025, prin poşta recurenta-reclamantă a depus răspuns la întâmpinare prin intermediul căreia a solicitat respingerea apărărilor intimatei-pârâte şi admiterea recursului astfel cum a fost formulat.

Recurenta a susţinut, în esenţă, faptul că nu este incidentă excepţia nulităţii parţiale a recursului întrucât criticile aduse hotărârii instanţei de fond se încadrează în motivele de casare prevăzute de dispoziţiile legale în materie şi vizează interpretarea greşită a normelor de drept material, în principal fiind vorba de art. 39 si 45 din Legea nr. 84/1998 şi art. 9 şi 14 din Regulamentul UE 2017/1001 raportate la interpretarea jurisprudenţială obligatorie dată de CJUE în aplicarea acestora.

Totodată, recurenta a arătat că în cauză nu sunt incidente dispoziţiile de excepţie prevăzute de art. 39 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998 şi art. 14 din Regulamentul UE nr. 2017/1001 2017 întrucât folosirea mărcii recurentei într-un mod vizibil şi evident, nu reprezintă singura soluţie pentru indicarea destinaţiei produselor, respectiv a compatibilităţii produselor, în condiţiile în care pe ambalajele bunurilor se observă prezenţa codurilor ce oferă toate detaliile tehnice necesare pentru a se realiza diferenţierea produselor, inclusiv codul indicând marca de autoturism.

Pentru a beneficia de protecţia excepţiei legale în utilizarea fără acordul titularului a mărcii înregistrate, actul de folosinţă trebuie să fie săvârşit exclusiv în contextul informării consumatorilor asupra destinaţiei produsului, respectiv că produsul este o piesa de schimb pentru autoturismele marca C. iar această informare trebuie realizată în concordanţă cu practica loială şi cu uzanţele corecte din domeniul pieselor auto, în timp ce în cauză, marca C. este aplicată pe produse în mod singular, separat de orice comunicare adresată consumatorilor privind destinaţia produsului. Astfel, în opinia recurentei este un fapt pertinent în cauză că marca C. nu este folosită în contextul unei comunicări comerciale de natura celor prevăzute de dispoziţiile legale.

De asemenea, recurenta a susţinut, contrar afirmaţiilor intimatei-pârâte, că instanţa de apel a ignorat principiile statuate de CJUE în cauza Gillette C-228/03, neexistând nicio justificare a folosirii mărcii C. alături de cod şi marca proprie a pârâtei, în lipsa sintagmei care să indice compatibilitatea.

Referitor la noţiunea de conduită loială a terţului şi neîntrunirea acestei condiţii în cauză, recurenta a arătat că deşi intimata-pârâtă a susţinut că a acţionat în conformitate cu practicile loiale în materie, instanţa de apel ar fi trebuit să aprecieze în ce condiţii obligaţia de loialitate a fost respectată în cauză, mai exact cum ar putea fi interpretată utilizarea mărcii de către terţ de publicul relevant.

Raportat la jurisprudenţa indicată prin memoriul de recurs, prin răspunsul la întâmpinare recurenta a susţinut că aceasta este relevantă întrucât hotărârile invocate privesc aceeaşi problemă de drept şi acelaşi gen de produse aftermarket, fiind incidente aceleaşi dispoziţii legale, raportate la aceeaşi practică CJUE.

II.4. Procedura derulată în faţa Înaltei Curţi

În cauză a fost parcursă procedura de regularizare a cererii de recurs şi de efectuare a comunicării actelor de procedură între părţile litigante, prevăzută de art. 486 C. proc. civ., coroborat cu art. 490 alin. (2), art. 4711 şi art. 201 alin. (5) şi (6) C. proc. civ. cu aplicare şi a dispoziţiilor O.U.G. nr. 80/2013.

În temeiul art. 490 alin. (2), coroborat cu art. 4711 alin. (5) C. proc. civ., prin rezoluţia din data de 21 martie 2025, s-a fixat termen de judecată la data de 13 mai 2025, în şedinţă publică, cu citarea părţilor, în vederea soluţionării recursului declarat în cauză.

III. Soluţia şi considerentele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

Examinând decizia recurată, precum şi actele şi lucrările dosarului, pe baza criticilor formulate prin motivele de recurs şi prin raportare la dispoziţiile legale aplicabile în cauză, Înalta Curte constată următoarele:

Cu titlul preliminar, raportat la excepţia nulităţii parţiale a recursului Înalta Curte reţine că de principiu, sancţiunea nulităţii priveşte calea de atac în ansamblul său, ceea ce înseamnă că aceasta nu va opera în măsura în care cel puţin unul dintre motivele invocate prin cererea de recurs reprezintă o critică de nelegalitate adusă deciziei atacate, susceptibilă de încadrare în cazurile de casare reglementate de art. 488 alin. (1) punctele 1 - 8 C. proc. civ., iar în prezenta cauză intimata-pârâtă a susţinut faptul că doar o parte din motivele de recurs invocate de recurentă nu se încadrează în motivele de nelegalitate prevăzute de lege, apreciind că celelalte motive reprezintă critici de nelegalitate. În acest context, nu este posibilă pronunţarea unei soluţii parţiale de anulare a căii de atac, impunându-se a fi realizată evaluarea aspectelor ce ţin de nelegalitatea deciziei atacate în contextul unei judecăţi unitare a cererii de recurs care conţine şi critici ce pot fi analizate din perspectiva motivelor de nelegalitate prevăzute de art. 488 alin. (1) C. proc. civ.

În ceea ce priveşte situaţia de fapt reţinută de instanţele de fond, Înalta Curte reţine că reclamanta deţine drepturi de proprietate intelectuală asupra mărcii C. Uniunii Europene nr. x/01.04.1996 cât şi mărcii naţionale nr. x/03.02.1992 pentru produsele şi serviciile din clasa produse din clasa 12 - automobile şi părţi componente.

În ceea ce priveşte societatea pârâtă B. S.R.L. s-a constatat faptul că aceasta avea ca obiect de activitate principală: Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule n. c. a. şi este licenţiata societăţii B., titulara mai multor mărci, inclusiv a mărcii BLIC, aplicată pe etichetele produselor reţinute de autorităţile vamale, prezentă pe piaţa din România din anul 2008.

Din probele depuse la dosar atât de către reclamantă cât şi de către pârâtă prima instanţa a reţinut că autorităţile vamale au dat curs unor cereri de intervenţie formulate de titularii mai multor mărci (între care se numără şi reclamanta) şi au reţinut, între altele, 211 de produse (carcasă oglindă exterioară, sticlă oglindă, oglindă exterioară) potrivit notificării Direcţiei Regionale Vamale Galaţi nr. 19057-7/D94-2021/16.11.2021. Pe etichetele ambalajelor pieselor de schimb, erau inscripţionate elementele verbale ale mărcilor reclamantei "C.". Similar, tot pe aceleaşi etichete s-au regăsit inscripţii care cuprindeau marca pârâtei "BLIC", un cod "6103-02-2001771P sau 6103-02-047351P" a cărui semnificaţie exprima tipul de produs şi compatibilitatea acestor produse aftermarket.

Prin decizia recurată, confirmându-se hotărârea primei instanţe, s-a constatat raportat la situaţia de fapt, că reclamanta, titulară a mărcilor C. protejate la nivel naţional şi la nivelul Uniunii Europene, nu poate cere interzicerea folosirii semnului C. de către intimata-pârâta, identic mărcilor reclamantei.

Astfel, s-a apreciat că este incidentă excepţia reglementată de art. 14 alin. (1) lit. c) din Regulamentul privind marca Uniunii Europene, astfel cum a fost examinată şi interpretată de CJUE în cauza C-228/2003 Gillette.

Prin motivele de recurs, s-au criticat, în esenţă, criteriile de stabilire a domeniului de aplicare al normelor considerate a fi incidente prin decizia recurată, ce reglementează, cu valoare de excepţie, o limitare a dreptului exclusiv asupra unei mărci.

Criticile recurentei, subsumabile pct. 8 al art. 488 alin. (1) C. proc. civ., sunt fondate, în condiţiile în care considerentele deciziei recurate nu relevă aplicarea corectă a criteriilor de delimitare a situaţiei de excepţie reglementate de art. 39 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 84/1998, respectiv de art. 14 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Regulamentul (UE) 2017/1001, astfel cum s-au conturat în jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

În speţă, protecţia drepturilor decurgând din marca naţională şi marca europeană al căror titular este reclamanta C. este asigurată prin normele cuprinse în art. 14 din Regulamentul nr. 2017/1001: (1) O marcă UE nu conferă titularului său dreptul de a interzice terţilor utilizarea în comerţ: (...) (c) a mărcii UE dacă acest lucru este necesar pentru a identifica sau a face o trimitere la produse sau servicii ca fiind ale titularului respectivei mărci, mai ales atunci când utilizarea mărcii în cauză se impune pentru indicarea destinaţiei unui produs sau a unui serviciu, în special ca accesorii sau piese detaşate. (2) Alineatul (1) se aplică numai în cazul în care utilizarea de către un terţ se face în conformitate cu practicile loiale în materie industrială sau comercială.

O reglementare similară este cuprinsă în art. 14 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Directiva (UE) 2015/2436 a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 2015 de apropiere a legislaţiilor statelor membre cu privire la mărci:

"Marca nu dă dreptul titularului său să interzică unui terţ utilizarea, în cursul schimburilor comerciale: (…) (c) a mărcii cu scopul de a identifica sau de a face trimitere la produse sau servicii ca aparţinând titularului respectivei mărci, mai ales atunci când utilizarea mărcii se impune pentru indicarea destinaţiei dorite a unui produs sau a unui serviciu, în special când este vorba despre un accesoriu sau o piesă de schimb. Alin. (2) Alineatul (1) se aplică numai în cazul în care utilizarea de către un terţ se face în conformitate cu practicile loiale în materie industrială sau comercială."

În conformitate cu art. 39 din Legea nr. 84/1998, "(1) Titularul mărcii nu poate cere să se interzică unui terţ să folosească în activitatea sa comercială: (...) c) marca, dacă aceasta este necesară pentru a indica destinaţia produsului sau a serviciului, în special pentru accesorii sau piese detaşabile. (2) Dispoziţiile alin. (1) sunt aplicabile cu condiţia ca folosirea de către un terţ a elementelor prevăzute la lit. a) şi c) să fie conformă bunelor practici din domeniul industrial ori comercial."

Modul de interpretare a normelor referitoare la marcă trebuie să fie uniform în ordinea juridică a Uniunii Europene, atunci când este vorba despre noţiuni autonome care au o anumită semnificaţie.

Astfel, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a arătat în mod constant, în jurisprudenţa sa, că această abordare garantează o aplicare coerentă a diferitelor norme care au ca obiect mărcile, atât a Regulamentului privind marca Uniunii Europene, dar şi a normelor corespondente din directiva de armonizare a legislaţiilor naţionale în domeniul mărcilor, transpusă în legea naţională (a se vedea, de exemplu, hotărârea din data de 27.06.2013 în cauza C-320/12 Malaysia Diary, pct. 33 -35).

Pornind de la această premisă, Înalta Curte constată ca fiind corectă susţinerea recurentei - reclamante potrivit căreia normele incidente în prezenta cauză relevă o situaţie de excepţie de la regula caracterului absolut al protecţiei conferite unei mărci înregistrate, caracter inerent dreptului exclusiv asupra mărcii dobândit prin înregistrare, prevăzut de art. 36 alin. (1) din Legea nr. 84/1998 şi art. 9 alin. (1) din Regulament.

Fiind vorba despre o excepţie, normele care o reglementează sunt de strictă interpretare şi aplicare, iar condiţiile anume prevăzute trebuie întrunite în mod cumulativ pentru ca normele respective să fie aplicabile.

Astfel, în ipoteza speţei, un terţ poate folosi marca în activitatea sa comercială, fără consimţământul titularului, dacă utilizarea este necesară pentru a identifica sau a face o trimitere la produse sau servicii ca fiind ale titularului respectivei mărci, mai ales atunci când utilizarea mărcii în cauză se impune pentru indicarea destinaţiei unui produs sau a unui serviciu, în special ca accesorii sau piese detaşate şi, totodată, conformă practicilor loiale din domeniul industrial ori comercial.

Pentru aprecierea caracterului necesar şi conform al folosirii mărcii de către terţ este esenţială raportarea la jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene formată în aplicarea Regulamentului mărcii Uniunii Europene şi al directivei de armonizare a legislaţiilor naţionale, în care se regăseşte interpretarea dată normelor respective din această perspectivă şi în funcţie de obiectivul urmărit de reglementarea în cauză, indicându-se criteriile relevante de evaluare a celor două condiţii enunţate anterior.

Atare interpretare se impune instanţelor naţionale învestite cu cercetarea incidenţei prevederilor legale de excepţie, prin prisma celor expuse anterior, vizând necesitatea unei abordări uniforme în ordinea juridică a Uniunii a normelor privind mărcile, indiferent dacă este vorba despre o marcă naţională/internaţională sau despre o marcă a Uniunii Europene.

Prin hotărârea pronunţată la data de 17.03.2005 în cauza C-228/03 Gillette, cu privire la art. 6 alin. (1) lit. c) din Directivă nr. 104/89 (identic în conţinut, deşi într-o formulare uşor diferită, cu art. 14 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din actuala Directivă nr. 2436/2015, respectiv din Regulamentul mărcii Uniunii Europene), Curtea a decis următoarele (paragrafele 2 şi 3 ale pct. 1 din dispozitiv):

"Folosirea mărcii de către un terţ este necesară pentru indicarea destinaţiei unui produs comercializat de către acest terţ atunci când această folosire constituie în practică singurul mijloc pentru furnizarea către public a unei informaţii comprehensibile şi complete despre această destinaţie, pentru respectarea sistemului de concurenţă loială de pe piaţa produsului respectiv. Revine instanţei de trimitere să verifice dacă, în circumstanţele speţei, folosirea este necesară, ţinând cont de natura publicului căruia îi este destinat produsul comercializat de către terţul în cauză".

Aşadar, în ceea ce priveşte caracterul necesar al folosirii mărcii de către un terţ, potrivit CJUE, acesta presupune a se stabili dacă folosirea serveşte furnizării către public a unei informaţii referitoare la produs şi dacă reprezintă singurul mijloc pentru o informare corectă, completă şi inteligibilă, în raport de natura publicului.

Prin motivele de recurs, decizia de apel a fost criticată sub ambele aspecte, susţinându-se că nu au fost respectate criteriile de apreciere a situaţiei de excepţie în ceea ce priveşte publicul căruia îi este destinată informaţia ce conţine marca C. aparţinând reclamantei, aptitudinea informaţiei de a reprezenta singurul mijloc pentru o informare corectă, completă şi inteligibilă a publicului, dar şi folosirea mărcii de către pârâtă, conformă cu practicile loiale.

Înalta Curte constată, din considerentele deciziei recurate, că analiza folosirii "necesare" a mărcii C. pe ambalajul produselor comercializate de intimata pârâtă - reţinute în vamă -, de către o altă persoană decât titularul mărcii şi fără consimţământul acestuia, nu a fost făcută prin prisma criteriilor menţionate anterior, iar situaţia de fapt relevantă în acest sens nu a fost stabilită.

Astfel, în privinţa necesităţii utilizării mărcii pentru a indica destinaţia, instanţa de apel a reţinut că folosirea mărcii reclamantei are scopul de a indica o caracteristică a produsului, respectiv de a indica tipul de autoturism pentru care poate fi folosită respectiva piesă detaşabilă, astfel că indicarea mărcii poate fi asimilată unei indicaţii tehnice (chiar dacă în realitate nu este o astfel de indicaţie) cu atât mai mult cu cât este plasată alături de alte astfel de indicaţii, iar maniera de scriere o plasează ca o alternativă la formule de genul "pentru (C.) "compatibil cu (C.), etc.

Argumentând în acest mod îndeplinirea condiţiei folosirii "necesare" a mărcii, instanţa de apel nu a stabilit, astfel cum impuneau normele legale incidente şi principiile rezultate din jurisprudenţa CJUE, dacă folosirea serveşte efectiv furnizării către public a unei informaţii referitoare la produs şi dacă aceasta reprezintă singurul mijloc pentru o informare corectă, completă şi inteligibilă, în raport de natura publicului.

Astfel, cât priveşte publicul, instanţa de apel s-a rezumat a menţiona faptul că prima instanţă a reţinut că publicul căruia i se adresează informaţia de pe etichetele produselor este format din clienţii pârâtei, clienţi care sunt profesionişti în domeniul auto. Totodată, înlăturând susţinerile recurentei din cererea de apel potrivit căreia produsele nu erau destinate publicului ci profesioniştilor, instanţa de apel a analizat cerinţa ca folosirea denumirii C. să fie singura modalitate prin care se putea face informarea cu privire la destinaţia produselor prin raportare la un public specializat, cu un grad ridicat de informare şi cunoştinţe în materie de autoturisme şi piese detaşate.

Înalta Curte observă că această statuare nu permite instanţei de recurs a decela care este totuşi publicul relevant avut în vedere de instanţa de apel astfel încât raţionamentul expus în considerentele deciziei recurate nu conţine toate etapele necesare pentru a fi posibilă exercitarea controlului judiciar de către această instanţă de recurs, cu referire la aplicarea normelor de excepţie invocate, prin prisma reperelor de analiză redate din jurisprudenţa CJUE.

Din acest punct de vedere, este necesar ca instanţa de apel să lămurească, în contextul speţei, care este în mod efectiv publicul relevant, respectiv dacă în această categorie intră persoanele specializate în domeniul reparaţiilor şi întreţinerii auto ori şi/sau consumatorul final, să identifice criteriul nivelului de atenţie corespunzător acestuia pe care îl va aplica în legătură cu percepţia semnelor aplicate pe etichetele în discuţie. Aceste aspecte prezintă importanţă şi din perspectiva condiţiei ca folosirea mărcii să fie singurul mijloc de informare a publicului de o manieră clară şi completă.

Instanţa de apel a reţinut că mărcile reclamantei au fost menţionate pe etichetele aplicate individual pe fiecare produs, dar se constată că nu a fost stabilit cu certitudine în cuprinsul considerentelor, dacă produsul ajunge la consumatorul final sau la public, în general, în ambalajul purtând etichetele respective sau acestea sunt înlăturate până la comercializarea propriu - zisă (eventual, dacă sunt acestea aplicate pentru transportul de la producător şi pentru vămuire).

Aceste aspecte sunt relevante pentru stabilirea, în primul rând, a destinatarilor informaţiei de pe etichete, dată fiind condiţia ca utilizarea mărcii să aibă ca scop informarea publicului.

În situaţia în care produsul ambalat poartă etichetele respective la momentul comercializării, ar trebui stabilită natura publicului, adică sfera persoanelor cărora le este destinat produsul şi care trebuie informate în legătură cu destinaţia produsului, respectiv asupra compatibilităţii sale cu anumite modele de autoturisme C.. Din acest punct de vedere, s-ar fi impus a se determina dacă în această categorie intră, pe lângă persoanele specializate în domeniu şi consumatorul final.

Acest aspect prezintă importanţă din perspectiva condiţiei ca folosirea mărcii în modalitatea determinată în concret să fie singurul mijloc de informare a publicului de o manieră clară şi completă şi pentru realizarea controlului de legalitate de către instanţa de recurs.

În acest sens, este de reţinut considerentul 36 din hotărârea CJUE pronunţată în aceeaşi cauză C-228/03 Gillette:

"... pentru a se verifica dacă pot fi utilizate alte mijloace de furnizare a unei asemenea informaţii, se impune a se lua în considerare, de exemplu, eventuala existenţă a unor standarde tehnice sau a unor norme general utilizate pentru tipul de produs comercializat de către terţ şi cunoscute publicului căruia îi este destinat acel tip de produs. Aceste norme sau alte caracteristici trebuie să fie apte de a furniza publicului relevant o completă şi comprehensibilă asupra destinaţiei produsului comercializat de către terţ, pentru respectarea sistemului de concurenţă loială de pe piaţa produsului".

Din considerentele deciziei recurate, rezultă că instanţa de apel a reţinut în fapt că pe etichetele aplicate individual pe fiecare produs, în partea superioară este menţionată marca BLIC - în dreptul căreia se regăseşte o succesiune de cifre tip cod, sub care apare menţionată piesa detaşabilă (de exemplu carcasă oglinzi exterioare), sub care apare menţionată marca reclamantei/C., cu o bară înainte, aplicată similar situaţiilor în care se semnează pentru altcineva.

Faţă de această constatare, instanţa de apel a reţinut că folosirea mărcii reclamantei are scopul de a indica o caracteristică a produsului, respectiv de a indica tipul de autoturism pentru care poate fi folosită respectiva piesă detaşabilă, astfel că indicarea mărcii poate fi asimilată unei indicaţii tehnice (chiar dacă în realitate nu este o astfel de indicaţie) cu atât mai mult cu cât este plasată alături de alte astfel de indicaţii, iar maniera de scriere o plasează ca o alternativă la formule de genul "pentru (C.) "compatibil cu (C.),

Înalta Curte constată că simpla referire a instanţei de apel la indicaţii tehnice nu echivalează cu o analiză corespunzătoare din perspectiva criteriilor de apreciere a caracterului necesar al folosirii mărcii de către terţ în ipoteza din speţă.

Astfel, în primul rând, cât priveşte imaginea de ansamblu a etichetelor, stabilirea caracterului necesar al folosirii, se raportează la percepţia publicului asupra semnului terţului, din moment ce acesta este destinatarul produsului pe care este aplicată marca de către terţ, însă presupune o analiză specifică, distinctă de evaluarea riscului de confuzie, incluzând riscul de asociere între marcă şi semnul terţului, care poate interesa acţiunea în contrafacerea mărcii, în cadrul căreia a fost invocată, ca apărare de fond, situaţia de excepţie reglementată de dispoziţiile art. 39 al Legii nr. 84/1998 şi, respectiv de art. 14 din Regulamentul Mărcii Uniunii.

Mai mult decât atât, reclamanta din cauză a susţinut identitatea dintre marcă şi semnul pârâtei, respectiv dintre produsele pentru care mărcile reclamantei au fost înregistrate şi produsul pârâtei, ipoteză în care, în conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 84/1998, contrar susţinerilor intimatei din întâmpinare, riscul de confuzie este prezumat, nefiind necesară cercetarea sa din perspectiva imaginii de ansamblu oferite de semnele în conflict.

Prin urmare este întemeiată critica recurentei potrivit căreia instanţa de apel nu a realizat o analiză în vederea clarificării existenţei unei atingeri aduse mărcilor sale, a reputaţiei acestora, respectiv dacă conduita intimatei-pârâte era de natură a elimina orice efect comercial al prezenţei mărcii pe produs, altul decât simplu scop informativ necesar destinaţiei produsului.

În acest context, în mod corect a susţinut recurenta faptul că folosirea concomitentă a mai multor mărci pe ambalajul unor produse nu înlătură aplicarea dispoziţiilor legale pentru protecţia mărcii folosite fără drept atâta timp cât aceasta poată să însemne, spre exemplu, că există o legătură comercială între acesta şi titularul mărcii C., chiar în ipoteza unor produse aftermarket omologate şi de producătorii auto.

Motivele de apel ale reclamantei conţin critici şi pe acest aspect, însă instanţa de apel a reţinut, fără a realiza o analiză în acest sens, faptul că nu s-ar putea reţine pe baza unor prezumţii de vătămare că prin indicarea autovehiculelor cărora le sunt destinate produsele în litigiu ar putea fi afectată valoarea mărcii reclamantei sau că pârâta ar urmări să profite de caracterul distinctiv ori de renumele mărcii reclamantei, ajungând la concluzia că titularul mărcii nu poate interzice în cauză folosirea mărcii de către pârâtă, fiind întrunite cerinţele de incidenţă a excepţiei reglementate de art. 39 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din lege şi de art. 14 din Regulament.

Fără a se pronunţa asupra ordinii de analiză a chestiunilor de drept deduse judecăţii, date fiind limitele învestirii fixate prin recursul declarat, Înalta Curte constată doar că instanţa de apel nu a infirmat folosirea mărcii de către terţ, ca premisă de analiză a situaţiei de excepţie descrise normele anterior invocate, procedând la verificarea incidenţei în cauză a acestei norme.

În al doilea rând, indicaţiile tehnice pe etichete relevă, într-adevăr, posibilitatea existenţei unor standarde tehnice pentru tipul de produs comercializat de către terţ, în termenii deciziei CJUE.

În acest context, ar trebui, însă, stabilit, în strânsă legătură cu analiza publicului, dacă respectivele indicaţii sunt cunoscute publicului căruia îi este destinat acel tip de produs, astfel încât acesta şi-ar da putea seama din aceste semne care este destinaţia produsului, recunoaştere prin prisma căreia să se determine dacă menţionarea mărcii era imperios necesară pentru informarea clară şi completă a publicului şi, mai mult, decât atât, dacă modalitatea de folosire de către pârâtă pe etichetele autocolante aplicate pe ambalajul produselor era unicul mijloc de informare a publicului asupra destinaţiei acestora.

În al doilea rând, indicaţiile tehnice pe etichete relevă, într-adevăr, posibilitatea existenţei unor standarde tehnice pentru tipul de produs comercializat de către terţ, în termenii deciziei CJUE.

În acest context, ar trebui, însă, stabilit, în strânsă legătură cu analiza publicului, dacă respectivele indicaţii sunt cunoscute publicului căruia îi este destinat acel tip de produs, astfel încât acesta şi-ar da putea seama din aceste semne care este destinaţia produsului, recunoaştere prin prisma căreia să se determine dacă menţionarea mărcii era imperios necesară pentru informarea clară şi completă a publicului şi, mai mult, decât atât, dacă modalitatea de folosire de către pârâtă pe etichetele autocolante aplicate pe ambalajul produselor era unicul mijloc de informare a publicului asupra destinaţiei acestora.

În acelaşi timp, ar trebui stabilit şi motivat în mod corespunzător dacă o marcă ce constă într-un element verbal ce nu relevă o caracteristică a produsului poate reprezenta o indicaţie de natură tehnică, cu atât mai mult cu cât ea este plasată alături de coduri şi alte menţiuni în litere şi cifre, astfel cum a reţinut instanţa de apel, impunându-se a se clarifica motivele prezenţei simultane atât a codurilor, cât şi a mărcii; pe de altă parte, în privinţa indicaţiilor de natură tehnică menţionate pe etichete, instanţa de apel, în rejudecare, va trebui să identifice sursa acestora, respectiv dacă la nivel european sau internaţional există un instrument administrativ de codificare a acestor informaţii cu eventuală semnificaţie şi în economia circumstanţelor speţei, respectiv dacă pe baza acestora ar fi posibilă identificarea producătorului sau a componentelor auto în discuţie.

În acelaşi context, se constată ca fiind fondată şi susţinerea recurentei potrivit căreia instanţa de apel nu a stabilit, în concret dacă maniera de inscripţionare a mărcilor C. pe produsele pârâtei, fără autorizarea titularului, în mod independent, neinclusă într-un context verbal informativ şi neînsoţită de o sintagmă care să asigure fără dubii destinaţia piesei autor, respectă obligaţia pozitivă de loialitate astfel cum se desprinde din jurisprudenţa CJUE.

Chiar dacă recurenta a formulat această critică în legătură cu cea de-a doua condiţie prevăzută de art. 39 din Legea nr. 84/1998 sau art. 14 din Regulament, anume condiţia conformităţii folosirii de către terţ cu practicile loiale în domeniu, se constată că, prin prisma criteriilor de apreciere enunţate în cele ce preced şi a împrejurării reţinute de instanţa de apel - semnul protejat ca marcă al reclamantei ar fi perceput ca o indicaţie tehnică, atare aspect interesează, în egală măsură, şi prima condiţie, care se referă tocmai la existenţa unor norme general utilizate şi cunoscute (în formularea hotărârii CJUE din cauza Gillette).

După cum rezultă din jurisprudenţa anterioară a instanţei supreme, folosirea unor sintagme precum "compatibil cu" ori "pentru" C. are a fi considerată o folosire legitimă a semnului, în acest sens fiind de altfel şi susţinerile recurentei în cauze anterioare similare.

Faţă de cele expuse, Înalta Curte constată că aprecierea instanţei de apel referitoare la incidenţa art. 39 din Legea nr. 84/1998, respectiv a dispoziţiilor art. 14 din Regulamentul mărcii Uniunii Europene, nu a fost fundamentată pe criteriile necesar a fi aplicate în speţă, în sensul de a se fi stabilit dacă folosirea serveşte furnizării către public a unei informaţii referitoare la produs şi dacă reprezintă singurul mijloc pentru o informare corectă, completă şi inteligibilă, în raport de natura publicului.

Pe cale de consecinţă că se impune a se stabili dacă indicarea ca atare a mărcii C. poate avea valoarea unei indicaţii de natură tehnică sau evocă chiar provenienţa autoturismelor pentru care urmează a fi folosite piesele auto comercializate de intimată şi dacă indicarea mărcii reprezintă singurul mijloc pentru informarea publicului în contextul în care produsul nu are aplicată nicio menţiune lexicală care să conţină informaţia privind scopul utilizării mărcii şi care ar putea să înlăture funcţia esenţială a mărcilor, în favoarea exclusivă a celei de informare cu privire la scopul utilizării.

Nu în ultimul rând, este de menţionat că aplicarea mărcii reclamantei pe ambalajul produsului nu conduce prin el însuşi la consecinţe diferite de aplicarea chiar pe produs a semnului înregistrat ca marcă.

Potrivit dispoziţiilor art. 36 alin. (3) din Legea nr. 84/1998 (şi normei corespondente din Regulament), în virtutea dreptului exclusiv asupra mărcii, titularul poate cere interzicerea aplicării semnului "pe produse sau pe ambalaje" (lit. a), ceea ce înseamnă existenţa unei echivalenţe între folosirea mărcii de către un terţ prin aplicarea pe produs şi prin aplicarea pe ambalajul acestuia.

Întrucât situaţiile de excepţie din art. 39 din lege (respectiv, art. 14 din Regulament) au ca premisă o utilizare a mărcii de către un terţ ce ar putea fi interzisă pe temeiul art. 36 (sau al art. 9 din Regulament), analiza acestora implică, în mod corespunzător, aceeaşi echivalenţă între produs şi ambalaj.

Considerentele deja expuse în legătură cu prima condiţie de aplicare a acestor dispoziţii legale sunt suficiente pentru admiterea recursului şi trimiterea cauzei spre rejudecare, din moment ce condiţiile de aplicare a legii trebuie întrunite în mod cumulativ, iar prima condiţie nu a fost analizată în mod corespunzător prin decizia recurată.

Cu toate acestea, întrucât au fost formulate critici prin motivele de recurs şi în legătură cu cea de-a doua condiţie, referitoare la folosirea conformă cu practicile loiale, iar răspunsul Înaltei Curţi ar interesa, totuşi, în ipoteza în care s-ar constata ca fiind îndeplinită prima condiţie, se reţin următoarele:

Instanţa de apel a procedat în mod corect evaluând imaginea de ansamblu a produsului terţului şi modul în care marca reclamantei este pusă în evidenţă în cadrul acestui semn (a se vedea, în acest sens, pct. 46 din considerentele hotărârii CJUE pronunţate în cauza Gillette, menţionată deja în prezenta decizie).

Finalitatea unei asemenea analize rezidă, însă, nu în stabilirea existenţei unui risc de confuzie în percepţia publicului, ci în identificarea unei eventuale încălcări de către terţ a obligaţiei de loialitate faţă de interesele legitime ale titularului mărcii, potrivit definiţiei date de CJUE în aceeaşi hotărâre pronunţată în cauza Gillette (pct. 2 primul paragraf din dispozitiv).

În acest context, interesează în cauză dacă folosirea mărcii de către terţ este făcută într-o asemenea manieră încât nu numai că ar putea da impresia existenţei unei legături comerciale între terţ şi titularul mărcii, dar ar afecta valoarea mărcii, permiţând terţului să profite de caracterul distinctiv ori de renumele mărcii (cel de-al doilea paragraf al pct. 2 din dispozitivul hotărârii Gillette), ţinându-se cont şi de practicile obişnuite pe piaţa pieselor auto, atunci când nu există consimţământul titularului mărcii, aspect ce urmează a fi clarificat cu ocazia rejudecării apelului.

Printr-o altă critică, recurenta a susţinut aplicarea greşită a dispoziţiilor art. 39 din Legea nr. 84/1998 şi art. 9 din Regulamentul 1001/2017 raportat la respingerea celui de-al treilea capăt de cerere ca lipsit de interes, motivat de faptul că acesta reprezintă singura garanţie juridică de încetare a actelor de încălcare care nu va depinde de voinţa exclusivă a autorilor actelor de contrafacere, ci este asigurată de forţa coercitivă a unei hotărâri judecătoreşti.

Criticile sunt nefondate.

Prin intermediului capătului trei de cerere, recurenta a solicitat să se dispună interzicerea producerii, importului, distribuirii, comercializării, publicităţii şi a oricăror acte de folosinţă, în activitatea comercială a pârâtei, a produselor purtând, fără drept, semne identice sau similare mărcii Uniunii Europene nr. x/01.04.1996 şi mărcii naţionale nr. x/03.02.1992 aparţinând acesteia.

Instanţa de apel a menţinut soluţia primei instanţe de admitere a excepţiei lipsei de interes al acestui capăt de cerere şi a reţinut că interesul recurentei, acela ca pârâta să nu ofere spre vânzare produsele reţinute de Direcţia Regională Vamală Galaţi este satisfăcut prin formularea celui de-al doilea capăt de cerere prin care a solicitat să se dispună interzicerea importului şi a comercializării neautorizate, de către pârâtă, a produselor reţinute de către autorităţile vamale purtând semne identice sau similare mărcile reclamantei.

Raportat la situaţia de fapt reţinută de instanţele de fond din care rezultă că nu există indicii că pârâta urmează să utilizeze marca recurentei, precum şi faţă de considerentele instanţei de apel, Înalta Curte reţine că în cauză instanţa trebuie să se raporteze la situaţia litigioasă concretă şi nu la una ipotetică, iar pe de altă parte, chestiunea folosirii legitime a mărcii recurente-reclamante pentru a indica destinaţia, conform criteriilor enunţate în prezenta decizie, va trebui, dacă va fi cazul, apreciată de la caz în caz în ipoteza unei noi cereri similare.

Pentru aceste considerente, Înalta Curte, în aplicarea art. 488 alin. (1) pct. 8 raportat la art. 497 coroborat cu art. 496 alin. (2) din C. proc. civ., va admite recursul declarat de recurenta reclamantă şi va casa decizia recurată, cu trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe de apel, instanţă care va soluţiona şi cererea părţilor de acordare a cheltuielilor de judecată, inclusiv pentru această etapă procesuală, funcţie de criteriul legal consacrat de art. 453 din din C. proc. civ.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Admite recursul declarat de reclamanta C. împotriva deciziei civile nr. 299A din 22 februarie 2023, pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă.

Casează decizia recurată şi trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi curte de apel.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 03 iunie 2025.