Scope of protection for well-known marks: rejection of risk of confusion requirement and substantive similarity assessment for dissimilar goods under anti-dilution provisions

Şedinţa publică din data de 11 februarie 2025

ÎNALTA CURTE, asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

I. Circumstanţele cauzei.

1. Obiectul cererii de chemare în judecată.

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti la data de 22.02.2022 reclamanta A. S.A. în contradictoriu cu B. S.R.L., prin care solicită ca prin hotărârea ce urmează să se dispună obligarea pârâtei la încetarea utilizării în activitatea sa comercială, în orice mod, a semnului "B.", precum şi a oricărui semn identic sau similar cu mărcile "A." aparţinând reclamantei, inclusiv pe documentele comerciale şi obligarea pârâtei să procedeze la schimbarea numelui său comercial, întrucât încalcă drepturile de proprietate industrială aparţinând reclamantei, cu începerea procedurilor de schimbare în faţa Oficiului Registrului Comerţului în termen de 7 zile de la rămânerea definitivă a hotărârii. Totodată, s-a solicitat obligarea pârâtei la suportarea cheltuielilor de judecată.

În drept, cererea de chemare în judecată a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 39 alin. (1), art. 39 alin. (2) lit. b), c) şi d), art. 39 alin. (3) lit. b)-e) din Legea 84/1998, art. 9 alin. (1), art. 9 alin. (2) lit. b) şi c) şi art. 9 alin. (3) lit. b)-e) din Regulamentul nr. 1001/2017 privind marca Uniunii Europene, art. 8 din Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale din anul 1883.

2. Hotărârea pronunţată în primă instanţă.

Prin sentinţa civilă nr. 1114 din 29.06.2022, Tribunalul Bucureşti, secţia a V-a civilă a respins cererea de chemare în judecată formulată de către reclamanta A. în contradictoriu cu pârâta B. S.R.L. ca neîntemeiată şi a obligat pe reclamantă la plata sumei de 3000 de RON cheltuieli de judecată.

3. Hotărârea pronunţată în apel.

Prin decizia civilă nr. 243A din 28 februarie 2024, Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă a respins apelul formulat de către apelanta-reclamantă A. S.A., împotriva sentinţei civile nr. 1114/29.06.2022, pronunţate de Tribunalul Bucureşti, secţia a V-a civilă în dosarul nr. x/2022, în contradictoriu cu intimate-pârâtă B. S.R.L., ca nefondat. A obligat apelanta la plata către intimată a sumei de 3.000 RON cheltuieli de judecată în apel.

II. Calea de atac formulată în cauză.

Împotriva deciziei civile nr. 243A din 28 februarie 2024, pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă a declarat recurs reclamanta A. S.A.

Cu privire la cererea de recurs formulată, s-a stabilit în cadrul verificărilor privind îndeplinirea cerinţelor de formă prevăzute de art. 486 alin. (1) lit. a), c)-e) că aceasta îndeplineşte cerinţele impuse de dispoziţiile art. 486 alin. (1) lit. a), c) şi e) C. proc. civ., cuprinzând: denumirea, sediul şi sediul ales pentru comunicarea actelor de procedură; indicarea hotărârii care se atacă; semnătura reprezentantului convenţional de la C. în baza împuternicirii avocaţiale de la dosarului de recurs.

În ceea ce priveşte cerinţa impusă de lit. d) a aceluiaşi articol, s-a constat că recurenta-reclamantă a procedat la încadrarea criticilor formulate în motivele de casare prevăzute de art. 488 alin. (1) pct. 5, pct. 6 şi pct. 8 C. proc. civ.

În temeiul art. 24 alin. (1) şi alin. (2) raportat la art. 13 lit. c) din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru s-a stabilit în sarcina recurentei-reclamante o taxă judiciară de timbru în cuantum de 200 RON ce a fost achitată conform ordinului de plată aflat la dosarului de recurs.

1. Motivele de recurs.

Prin recursul formulat, recurenta-reclamantă A. S.A. a solicitat casarea hotărârii recurate şi tramiterea cauzei spre rejudecare către aceeaşi instanţă de apel.

Prin primul motiv de recurs subsumat motivului de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 5 C. proc. civ. recurenta a susţinut încălcarea de către instanţa de apel a regulii tantum devolutum quantum iudicatum, expresie a principiului disponibilităţii, prin constatarea lipsei similarităţii semnelor în discuţie.

În acest sens a precizat că Tribunalul Bucureşti a reţinut, prin hotărârea sa, faptul că semnele în conflict sunt similare, iar pârâta nu a formulat apel împotriva hotărârii primei instanţe şi, implicit, nici împotriva considerentelor prin care aceasta a reţinut această similaritate.

Recurenta a subliniat încă din partea incipientă a cererii de apel că nu formulăm critici cu privire la considerentele prin care Tribunalul a constatat similaritatea dintre denumirea "B." şi mărcile anterioare "A.":

Cu toate acestea, Curtea de Apel Bucureşti a procedat la judecarea unui aspect care nu făcea obiectul apelului, în sensul că a reţinut faptul că semnele în conflict nu ar fi similare deşi părţile nu au formulat în apel critici cu privire la considerentele Tribunalului prin care s-a reţinut similaritatea semnelor.

Totodată, recurenta a criticat şi faptul că aceeaşi regulă procedurală tantum devolutum guantutn iudicatum a fost încălcată de către instanţa de apel prin evaluarea riscului de confuzie dintre semnul "B." şi mărcile "A.", aspect care nu se încadrează în limitele apelului, fiind invocată incidenţa motiv de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 5 C. proc. civ.

Având în vedere restrângerea obiectului de activitate a intimatei-pârâte, intervenită după depunerea cererii de chemare în judecată, prin renunţarea la activităţile legate de producţia şi comercializarea de ceasuri, recurenta a formulat critici prin cererea de apei exclusiv cu privire la aplicabilitatea art. 39 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 84/1998, care vizează prejudicierea mărcilor de renume nu şi cu privire la aplicabilitatea art. 39 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998, care vizează riscul de confuzie.

La momentul introducerii cererii de chemare în judecată, subscrisa am invocat atât art. 39 alin. (2) pct. b) din Legea nr. 84/1998, cât şi punctul c) al aceluiaşi articol, întrucât la acel moment intimata-pârâtă avea înscrise în obiectul de activitate şi coduri CAEN legate de producţia şi comercializarea de ceasuri. Aceste servicii fiind similare cu serviciile prestate de subscrisa, aplicarea art. 39 alin. (2) pct. b) din acelaşi act normativ era facil a fi realizată, nefiind necesară nici analizarea condiţiei existentei unei mărci anterioare de renume.

Întrucât pe parcursul dosarului de fond, intimata-pârâtă a demonstrat renunţarea la aceste servicii similare, în mod evident s-a impus analizarea de către instanţă a întrunirii condiţiilor art. 39 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 84/1998, privind protejarea mărcii care a dobândit un renume, motiv pentru care nu se mai impunea analizarea riscului confuzie, cum în mod greşit a procedat instanţa de apel care a reţinut faptul că cererea reclamantei a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 39 alin. (2) lit. b) şi c) din Lege, iar analiza instanţei s-a referit la ambele ipoteze.

Faţă de aceste aspecte recurenta a precizat că decizia recurată este nelegală deoarece Curtea de Apel Bucureşti a analizat pe larg riscul de confuzie şi a concluzionat că nu pot fi primite criticile referitoare la existenţa riscului de confuzie dintre semnul "B." şi mărcile de renume "A.", deşi în faza apelului nu au fost formulate critici în acest sens, fapt care constituie, în opinia recurentei, o încălcare a regulii procedurale tantum devolutum quanium iudicatum.

Totodată, invocând incidenţa motivului de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., recurenta a susţinut şi faptul că instanţa de apel a stabilit în mod greşit că este necesar ca serviciile oferite de intimata-pârâtă să fie similare pentru a exista o atingere adusă mărcii anterioare de renume, în condiţiile în care această cerinţă nu este prevăzută de dispoziţiile legale aplicabile, respectiv art. 39 alin. (2) pct. c) din Legea nr. 84/1998 motiv de casare

Unul dintre argumentele centrale din decizia recurată în ceea ce priveşte analiza prejudicierii renumelui mărcilor "A." este acela că bunurile pentru care sunt utilizate şi respectiv înregistrate semnele în conflict sunt diferite cu toate că dispoziţiile legale aplicabile pentru ipoteza prejudicierii renumelui (art. 39 alin. (2) pct. c) din Legea nr. 84/1998) nu reglementează condiţia similarităţii produselor sau serviciilor.

În susţinerea acestui motiv de recurs s-a arătat că aplicarea condiţiei similarităţii produselor sau serviciilor ar goli de conţinut dispoziţiile art. 39 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 84/1998, care sunt menite să ofere o protecţie extinsă mărcilor de renume. Această protecţie permite titularului mărcii de renume să interzică utilizarea unor mărci similare în moduri care ar putea prejudicia reputaţia mărcii, chiar şi în absenţa similarităţii produselor sau serviciilor. Prin urmare, similaritatea produselor sau serviciilor nu constituie o condiţie obligatorie în contextul protecţiei mărcilor de renume conform art. 39 alin. (2) lit. c) din Legea 84/1998.

Printr-un alt motiv de recurs subsumat cazului de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ. recurenta a invocat şi aplicarea greşită de către instanţa de apel a dispoziţiilor art. 39 alin. (2) pct. c) din Legea nr. 84/1998, prin adăugarea condiţiei existenţei riscului de confuzie, deşi protecţia mărcilor de renume se extinde si la situaţiile în care mărcile sunt asociate de consumatori fără a exista un risc de confuzie.

Prin intermediul acestui motiv de recurs, recurenta a susţinut că instanţa de apel în considerentele deciziei recurate a adăugat şi impus condiţia existenţei riscului de confuzie, fără ca aceasta să derive din dispoziţiile legale aplicabile, respectiv art. 39 alin. (2) pct. c) din Legea 84/1998. Asocierea semnelor în sensul prevăzut de dispoziţiile mai sus menţionate reprezintă situaţia în care marca de renume este evocată în mintea consumatorului datorită similitudinii semnelor, fără a implica în mod necesar confuzia acestora. Riscul de confuzie (în sensul ipotezei de la lit. b) apare atunci când atât semnele, cât şi produsele sunt similare sau identice, iar consumatorul le confundă sau consideră că provin de la întreprinderi legate din punct de vedere economic.

Această diferenţă rezultă din dispoziţiile legale şi este confirmată de jurisprudenţa obligatorie de la nivel european "Atingerile prevăzute la articolul 4 alin. (4) litera (a) din directivă, atunci când au loc, sunt consecinţa unui anumit grad de similitudine între mărcile anterioare şi cele ulterioare, din cauza căreia publicul vizat realizează o asociere între aceste două mărci, cu alte cuvinte, stabileşte o legătură între acestea, chiar dacă nu le confundă" (27/11/2008, EU:C:2008:655, C-252/07, cauza Intel paragraful 30, şi jurisprudenţa citată în acesta).

Recurenta a susţinut şi faptul că în cauza de faţă probabilitatea asocierii de către consumator a semnului "B." cu mărcile de renume "A." este foarte mare, având în vedere criteriile relevante în evaluarea acesteia, pe care Curtea de Apel nu le-a luat în considerare, precum: Caracterul distinctiv intrinsec al elementului verbal "A.", fiind un element fantezist care nu are vreo semnificaţie şi nu evocă per se vreo caracteristică generală a ceasurilor; Gradul de renume foarte ridicat al mărcilor de renume "A.", fiind greu de imaginat un grad de renume mai puternic; Unicitatea elementului "A.", nemaifiind utilizat pentru identificarea altor produse sau servicii pe piaţă.

Preluarea mărcilor de renume "A." chiar la începutul semnului "B." conduce la un grad de similaritate a semnelor foarte ridicat.

În susţinerea argumentelor sale recurenta a făcut referire la decizia Bordului de Apel al EUIPO pronunţată la data de 03.06.2024, în cazul R1576/2023-5, în care s-a statuat că, deşi produsele în discuţie sunt complet distincte (deci nu există un risc de confuzie), o parte semnificativă a publicului din UE va face cu siguranţă o asociere între marca de renume "D." şi marca contestată "pasta D.", având în vedere criteriile relevante care sunt pe deplin aplicabile şi în prezenta cauză precum reputaţia puternică, caracterul distinctiv intrinsec, unicitatea mărcii anterioare, gradul ridicat de similitudine dintre semne.

Pentru aceste considerente recurenta a precizat că, în opinia sa, decizia recurată este nelegală întrucât Curtea de Apel Bucureşti a considerat că existenţa riscului de confuzie este necesară pentru aplicarea dispoziţiilor art. 39 alin. (2) pct. c) din Legea nr. 84/1998, deşi această condiţie nu rezultă din textul de lege.

Prin memoriul de recurs, recurenta a invocat şi greşita aplicare a dispoziţiilor art. 39 alin. (2) pct. c) din Legea nr. 84/1998, în ceea ce priveşte analiza atingerii aduse distinctivităţii mărcilor "A.", motiv de recurs subsumat aceluiaşi motiv de nelegalitate prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ.

Astfel, în opinia recurentei Curtea de Apel Bucureşti nu a luat în considerare condiţiile strict impuse de art. 39 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 84/1998, ci a analizat în schimb condiţiile necesare pentru aplicarea art. 39 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998, respectiv similitudinea semnelor/serviciilor si riscul de confuzie.

În acest sens recurenta a indicat faptul că instanţa de apel a reţinut explicit că "lipseşte cel puţin riscul de confuzie" deoarece nu există identitate între serviciile părţilor şi întrucât semnele nu sunt similare, deşi ipoteza riscului de confuzie depăşeşte limitele apelului, nefiind formulate critici în acest sens în faza apelului. În propoziţia imediat următoare, Curtea de Apel reţine că "într-o atare situaţie" - adică în ipoteza riscului de confuzie - "s-ar profita necuvenit de reputaţia mărcii intimatei şi s-ar dilua funcţia esenţială a mărcii, de a garanta originea şi calitatea produselor ca provenind de la o anumită întreprindere".

În următorul paragraf, în baza raţionamentului referitor la riscul de confuzie, Curtea de Apel conchide că nu pot fi primite criticile referitoare la riscul de confuzie (critici care nu au fost formulate), fiind improbabil ca activitatea intimatei-pârâte să compromită marca "A." sau să beneficieze în vreun mod de renumele acesteia.

În acest context recurenta a arătat că instanţa de apel a considerat că existenţa riscului de confuzie constituie o condiţie obligatorie pentru a exista o atingere adusă renumelui mărcii "A.", deşi dispoziţiile legale aplicabile fart. 39 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 84/1998) nu instituie o astfel de condiţie.

În susţinerea argumentelor referitoare la atingerea adusă distinctivităţii sau "diluarea" mărcii anterioare de renume ce reprezintă dispersarea identităţii mărcii şi a influenţei sale asupra percepţiei publice recurenta, invocând şi Hotărârea din 18 iunie 2009 pronunţată în cauza L'Oreal şi alţii, a precizat că în situaţia în care s-ar permite utilizarea/înregistrarea unor denumiri comerciale/mărci precum "B.", s-ar crea un precedent prejudiciabil pentru titularul mărcii întrucât şi alte persoane vor dori, în mod firesc, să utilizeze şi să înregistreze denumirea "A." datorită atractivităţii sale. Astfel, prin asocierea repetată cu alte mărci, se va provoca o dispersare a mărcilor şi a imaginii "A.", cu atât mai mult cu cât elementul verbal "A." este unul fantezist şi nu este folosit pentru identificarea altor produse/servicii, din niciun alt domeniu de activitate.

Mai mult decât atât, brandul "A." este cunoscut pentru imaginea de lux şi calitatea superioară a produselor sale. Asocierea în repetate rânduri a mărcilor "A." cu produse sau servicii care nu au legătură cu industria ceasurilor de lux sau care sunt considerate de calitate inferioară, ar putea conduce treptat la o "diluare" a identităţii brandului "A.".

De asemenea, apariţia denumirii A. într-o piaţă atât de diferită ar putea fi percepută ca o scădere a valorii brandului şi, în consecinţă, ar determina o schimbare a comportamentului clienţilor recurentei devenind pe viitor reticenţi în achiziţionarea ceasurilor "A.", care reprezintă de multe ori chiar o investiţie.

Prin urmare, utilizarea denumirii "B." va aduce atingere gravă caracterului înalt distinctiv al mărcii "A." şi, implicit, funcţiei sale principale, întrucât nu va mai fi capabilă să identifice doar produsele recurentei pe piaţă, caracterul său unic fiind înlăturat.

În susţinerea acestui motiv de recurs recurenta a menţionat şi decizia din data de 12.08.2022, pronunţată de Curtea Federală de Brevete din Germania depusă la dosarul cauei prin care s-a reţinut atingerea adusă caracterului distinctiv al mărcilor "A." într-o situaţie similară, în care nu exista similaritate între bunuri precum şi cauza C-252/07, E.. vechiul F., în cadrul căreia avocatul general G. a detaliat prin concluziile sale în ce constă tipul de prejudiciere a renumelui constând în diluarea mărcii. Acesta a oferit un exemplu de diluare foarte similar cu situaţia recurentei, privind marca H., cu un grad de renume la fel de ridicat ca renumele mărcilor A., ceea ce confirmă faptul că marca A. va fi diluată prin utilizarea semnului B., chiar dacă bunurile/serviciile sunt diferite şi nu există risc de confuzie:

"Esenţa diluării în acest sens clasic este că diminuarea caracterului distinctiv mărcii înseamnă că aceasta nu mai este în măsură să suscite o asociere imediată cu produsele pentru care este înregistrată şi utilizată. Astfel, pentru a-l cita din nou pe I., «de exemplu, dacă se tolerează restaurante H. şi cafenele H., precum şi pantaloni H. şi bomboane H., în 10 ani nu va mai exista marca H.".

Faţă de aceste considerente, recurenta a invocat faptul că decizia recurată este nelegală întrucât instanţa de apel nu a luat în considerare condiţiile aplicabile pentru ipoteza prejudicierii distinctivităţii mărcii de renume, prevăzută la art. 39 alin. (2) pct. c din Legea 84/1998, ci a analizat exclusiv condiţiile necesare pentru existenţa riscului de confuzie, situaţie distinctă prevăzută ia lit. b) din cadrul aceluiaşi articol.

Printr-un alt motiv de recurs, încadrat de recurentă în cazul de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., aceasta a susţinut aplicarea greşită a aceloraşi dispoziţii ale art. 39 alin. (2) pct. c) din Legea nr. 84/1998 în ceea ce priveşte analiza atingerii aduse renumelui mărcilor "A.".

În susţinerea acestui motiv de recurs, recurenta a arătat că instanţa de apel nu a analizat criteriile relevante aplicabile în speţă care demonstrează prejudicierea renumelui mărcilor "A." prin utilizarea semnului "B.", criterii ce rezultă din dispoziţiile legale aplicabile şi sunt confirmate de jurisprudenţa europeană.

Invocând jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene precum şi Ghidul EUIPO (ediţia 2024) recurenta a susţinut că renumele mărcii poate fi afectat în cazul în care nu există risc de confuzie şi, implicit, atunci când produsele/serviciile sunt diferite. Astfel cum rezultă din dispoziţiile legale şi jurisprudenţa sus-citată, ceea ce este relevant este dacă produsele/serviciile identificate prin semnul contestat sunt incompatibile cu imaginea particulară pe care marca de renume a dobândit-o în piaţă, ca urmare a investiţiilor masive în respectiva marcă. Or, imaginea proiectată de mărcile "A." este incompatibilă cu serviciile intimatei-pârâte.

Caracteristicile asociate în mod obişnuit cu ceasurile A., cum ar fi luxul, prestigiul şi statutul, sunt incompatibile cu cele asociate serviciilor de vânzare cu amănuntul a produselor de curăţenie şi uz casnic ale intimate-pârâte, având în vedere că produsele sanitare sunt mai degrabă ieftine, fiind şi normal să fie accesibile pentru orice persoană. În sensul jurisprudenţei europene, utilizarea mărcii "A." în cadrul serviciilor "B." are deci loc într-un context nepotrivit, incompatibil cu imaginea mărcilor "A.", de natură a afecta renumele acestora.

Mai mult, oferta limitată şi cererea mare pentru anumite modele de ceasuri "A." creează o imagine de exclusivitate pentru mărcile "A.", ce determină valori de revânzare mult mai mari decât preţul de vânzare iniţial.

Prin urmare, imaginea de lux, statut, exclusivitate, contribuie semnificativ la creşterea valorii produselor "A." şi la dorinţa de cumpărare a acestora de către consumatori, iar utilizarea denumirii "A." de către intimată pentru serviciile de vânzare cu amănuntul a produselor de curăţenie şi uz casnic este, în opinia recurentei, aptă să aducă prejudicii renumelui mărcilor "A.".

Având în vedere cele de mai sus s-a susţinut faptul că decizia recurată este nelegală întrucât instanţa nu a analizat condiţiile şi criteriile aplicabile pentru ipoteza prejudicierii renumelui mărcilor, prevăzută la art. 39 alin. (2) pct. c) din Legea 84/1998, ci a analizat exclusiv condiţiile necesare pentru existenţa riscului de confuzie, situaţie distinctă prevăzută la lit. b) din cadrul aceluiaşi articol.

Prin cererea de recurs recurenta a susţinut faptul că instanţa de apel a aplicat greşit dispoziţiile art. 39 alin. (2) pct. c) din Legea nr. 84/1998, în ceea ce priveşte analiza obţinerii de foloase necuvenite din distinctivitatea şi renumele mărcilor anterioare "A., motiv de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ.

În acest sens, s-a susţinut faptul că instanţa de apel nu a luat în considerare condiţiile şi criteriile relevante aplicabile în analiza obţinerii de foloase necuvenite din distinctivitatea şi renumele mărcii, care reies din dispoziţiile legale şi sunt confirmate de jurisprudenţa europeană, ci a analizat în schimb numai situaţia riscului de confuzie.

Invocând prevederile Ghidului EUIPO privind noţiunea de folosire abuzivă a caracterului distinctiv sau a renumelui unei mărci precum şi avantajul neloial recurenta a susţinut faptul că un consumator va asocia automat denumirea B. cu marca de renume "A." ce beneficiază de o reputaţie a excelenţei în privinţa calităţii produselor. Operând această asociere, operează şi un transfer de imagine a reputaţiei în privinţa calităţii produselor, consumatorul fiind astfel mai atras de produsele/serviciile Intimatei-Pârâte, cu atât mai mult cu cât calitatea produselor şi serviciilor este o caracteristică pe care toţi consumatorii o caută în legătură cu orice produse/serviciu. în acest mod, se aduce atingere mărcilor "A." în ceea ce priveşte funcţia de garantare a calităţii produselor şi funcţia de investiţie.

În susţinerea argumentelor sale recurenta a menţionat menţionăm Decizia EUIPO (OHIM) din 04.05.2004 din dosarul Diviziei de Anulări nr. x depusă la dosarul cauzei privind o situaţie similară cu cea din speţă, respectiv un conflict dintre mărcile "A." şi un semn similar utilizat pentru produse puternic diferite de ceasuri (maşini agricole), prin care s-a reţinut, în esenţă, faptul că utilizarea mărcii A. pentru maşini agricole va profita în mod neloial de renumele mărcilor A. ale reclamantei. A. pentru maşini agricole va profita de imaginea ceasurilor A..

Similar, în decizia EUIPO din 15.12.2021 pronunţată în Opoziţia B 3134116, s-a reţinut că semnul "J." beneficiază în mod injust de pe urma renumelui mărcii "K.", chiar dacă produsele şi serviciile sunt foarte diferite:

În baza motivului de casare prevăzut de art. art. 488 alin. (1) pct. 6 C. proc. civ. recurenta a susţinut faptul că decizia recurată nu cuprinde motivele pe care se întemeiază în contextul în care instanţa de apel a reţinut, în decizia recurată o aşa-zisă lipsă de similaritate dintre semnele "A." şi "B." ce nu are nicio motivaţie şi nu sunt consemnate niciun fel de observaţii cu privire la care ar fi diferenţele dintre semne şi de ce acestea ar fi relevante.

Totodată, s-a susţinut faptul că instanţa de apel nu a analizat criteriile relevante pentru constatarea prejudicierii renumelui mărcii "A.", criterii pe care recurenta le-a invocat în cadrul apelului său precum gradul de renume foarte ridicat al mărcii "A.", distinctivitatea intrinsecă ridicată a mărcii "A.", unicitatea elementului verbal "A.", similaritatea semnelor supuse analizei.

Mai mult, decizia recurată nu ar fi insuficient motivată în ceea ce priveşte cele trei tipuri de prejudiciere a renumelui prevăzute la art. 39 alin. (2) lit. c) din Legea 84/1998. Decizia recurată nu cuprinde o analiză distinctă pentru fiecare tip de prejudiciere, deşi prin apel a existat o argumentaţie detaliată pentru fiecare în parte.

Din jurisprudenţa relevantă recurenta a invocat decizia nr. 484/2020, pronunţată de secţia I Civilă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în şedinţa publică din data de 19.02.2020 susţinând faptul că decizia recurată nu cuprinde motivele pe care se întemeiază întrucât nu prezintă argumente care să susţină concluzia lipsei de similaritate a semnelor "A." şi "B." şi, de asemenea, este insuficient motivată întrucât nu cuprinde o analiză detaliată pentru fiecare tip de prejudiciere a mărcii de renume, nefiind analizate criteriile relevante invocate de subscrisa, aspecte care trebuie să atragă casarea deciziei recurate.

Pentru toate motivele mai sus dezvoltate s-a solicitat admiterea recursului, casarea în tot a deciziei civile nr. 243A/28.02.2024 şi trimiterea cauzei spre o nouă judecată a apelului, la Curtea de Apel Bucureşti.

Nu au fost identificate motive de ordine publică, în condiţiile art. 489 alin. (3) C. proc. civ.

2. Apărările formulate în cauză.

La data de 05 noiembrie 2024 intimata-pârâtă B. S.R.L. a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat.

În combaterea motivelor de recurs subsumate motivului de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 5 C. proc. civ. intimata-pârâtă a susţinut faptul că, în cauză, instanţa care a soluţionat apelul a efectuat în considerente o descriere a împrejurărilor considerate relevante care au dus la pronunţarea deciziei recurate şi respingerea apelului formulat astfel că nu este incidentă în cauză sancţiunea nulităţii deciziei recurate datorită expunerii de motive efectuată de instanţa de apel pentru respingerea acestuia, conform textului legal invocat.

În ceea ce priveşte motivele de recurs încadrate de recurentă în cazul de nelegalitate prevăzute de art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ. intimata-pârâtă a susţinut, în esenţă că aşa cum a reţinut instanţa de fond şi apel, nu se poate reţine ca percepţia consumatorului vizat de marca recurentei normal informat şi suficient de atent şi de avizat ar putea fi în vreun fel marcată de desfăşurarea activităţii intimatei dintr-o sfera de concurenţă complet diferită şi care nu are nimic de a face cu piaţa produselor de lux şi nici ca vreun client vizat de activitatea intimatei ar putea sa considere, cunoscând semnificaţia mărcii recurentei şi produsele oferite fac parte din categoria produselor de lux pentru care a devenit renumita marca recurentei. În opinia intimatei-pârâte ar fi improbabil ca un consumator mediu al produselor pentru care beneficiază de renume marca anterioara să întâlnească semnul folosit de intimată, iar în situaţia în care un cumpărător al produselor intimatei ar cunoaşte despre semnificaţia mărcii recurentei este improbabil că ar face alegerea de a cumpără produsele în baza asocierii mentale cu marca recurentei.

Invocând jurisprudenţa europeană în materie, intimata-pârâtă a susţinut şi faptul că nu îşi foloseşte propriul nume comercial ca marcă, aspect dovedit prin facturile depuse în cauză din care rezultă în mod evident că "B." este doar denumirea societăţii. Astfel, se poate observa că denumirea societăţii folosită în acest mod nu poate determina confuzii cu marca "A." a cărui titular este reclamanta.

Intimata-pârâtă a reiterat apărările de la fondul cauzei potrivit cărora denumirea societăţii intimate este formată din particule ale numelor membrilor familiei proprietarilor, fapt adus la cunoştinţa apelantei prin email-ul din data de 12.06.2020 după cum urmează: L. fiul, M. fiica, N. prescurtarea numelui tatălui celor doi, asociat O..

Intimata-pârâtă a invocat hotărârea pronunţată de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene în cauza Céline în sensul că denumirea socială are ca obiect identificarea unei societăţi în timp ce un nume comercial sau o emblemă are ca obiect desemnarea unui fond de comerţ astfel că în timp ce funcţia numelui comercial este aceea de a desemna un fond de comerţ funcţia esenţială a mărcii este aceea de a garanta consumatorilor provenienţa de la o anumită întreprindere a produselor sau serviciilor pe care le desemnează.

Or, o denumire socială, un nume comercial sau o emblemă nu au, în sine, funcţia de a distinge produse sau servicii. Într-adevăr, o denumire socială, are ca obiect identificarea unei societăţi, în timp ce un nume comercial sau o emblemă, are ca obiect desemnarea unui fond de comerţ.

Aşadar, atunci când utilizarea unei denumiri sociale, a unui nume comercial sau a unei embleme se limitează la identificarea unei societăţi sau la desemnarea unui fond de comerţ, această utilizare nu ar putea fi considerată ca având loc "pentru produse sau servicii" în sensul articolului 5 alin. (1) din directivă.

În schimb, atunci când un terţ aplică semnul care constituie denumirea sa socială, numele său comercial sau emblema sa pe produsele pe care le comercializează, are loc o utilizare "pentru produse", în sensul articolului 5 alin. (1) din directivă.

În plus, chiar în lipsa aplicării semnului, are loc o utilizare "pentru produse sau servicii" în sensul prevederii menţionate atunci când terţul utilizează semnul respectiv astfel încât se stabileşte o legătură între semnul care constituie denumirea socială, numele comercial sau emblema terţului şi produsele comercializate sau serviciile furnizate de terţ.

Totodată, în sprijinul argumentelor sale intimata-pârâtă a invocat considerentele deciziei civile nr. 2348/2015 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia I civilă prin intermediul cărora s-a reţinut faptul că este exclusă încălcarea drepturilor asupra mărcii dacă semnul nu este utilizat efectiv pentru serviciile oferite, comercializate, importate sau exportate ori pe documentele care însoţesc prestarea acestor servicii sau pe materialele publicitare vizând asemenea servicii, constatări care se aplică şi produselor.

De asemenea, o eventuală utilizare a semnului ce compune marca în alt scop decât acela al identificării produselor sau al serviciilor oferite excedează sfera de aplicare a normei, neputând constitui o faptă de încălcare a drepturilor asupra mărcii, cât timp conflictul marcă-semn, reglementat prin art. 36 are în vedere doar o utilizare care aduce atingere sau este, susceptibilă a aduce atingere funcţiilor mărcii, în special a funcţiei esenţiale de garantare pentru consumator a provenienţei serviciului sau produsului.

Pornind de la aspectele ce decurg din jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi cea a înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie citate prin întâmpinare, intimata-pârâtă a susţinut că numele său comercial legal înregistrat reprezintă o componentă a semnului ce alcătuieşte marca recurentei astfel că ce trebuie lămurit este dacă folosirea semnului s-a tăcut cu titlu de marcă, pentru identificarea produselor oferite de către intimată ori în legătură cu numele comercial respectiv pentru individualizarea calităţii de comerciant. Ceea ce este relevant în contextul reţinut mai sus este faptul că nu s-a probat că intimata a utilizat elementul verbal "A." altfel decât ca nume comercial.

Din punct de vedere vizual între semnele în conflict există diferenţe majore şi nu există risc de confuzie sau de asociere pentru public, iar din material probator administrat în cauză rezultă că intimata nu folosea sintagma "B." în promovarea sa pe piaţă.

Intimata-pârâtă a invocat şi prevederile art. 8 al Convenţiei de la Paris pentru protejarea proprietăţii industriale, la care România este parte potrivit cărora numele comercial va fi protejat în toate ţările uniunii, fără obligaţia de depunere sau înregistrare, indiferent dacă el face sau nu parte dintr-o marcă de fabrica sau de comerţ. Denumirea societăţii "B." este protejată potrivit art. 8 al Convenţiei de la Paris, indiferent daca face sau nu parte dintr-o marca de fabrica sau de comerţ, solicitarea apelantei de obligare a intimatei la schimbarea numelui neputând fi, prin urmare, primită

În ceea ce priveşte motivele de recurs subsumate motivului de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 6 C. proc. civ. intimata-pârâtă a susţinut faptul că există contradicţie între textul de lege invocat şi susţinerile recurentei, în contextul în care instanţa de apel a reţinut o lipsă de similaritate intre semnele aflate în conflict ceea ce constituie un motiv suplimentar care nu a fost solicitat prin memoriul de apel conform susţinerilor recurentei iar prin motivul de recurs invocat se susţine faptul că decizia apelată nu cuprinde motivele pe care se întemeiază ci că ar cuprinde motive suplimentare de respingere a apelului.

Faţă de aceste considerente, intimata-pârâtă a solicitat respingerea recursului ca nefondat.

Recurenta-reclamantă nu a depus răspuns la întâmpinarea formulată, aceasta fiindu-i comunicată conform dovezii de la dosarul de recurs.

3. Procedura derulată în faţa Înaltei Curţi

În cauză a fost parcursă procedura de regularizare a cererii de recurs şi de efectuare a comunicării actelor de procedură între părţile litigante, prevăzută de art. 486 C. proc. civ., coroborat cu art. 490 alin. (2), art. 4711şi art. 201 alin. (5) şi (6) C. proc. civ., cu aplicare şi a dispoziţiilor O.U.G. nr. 80/2013.

În temeiul art. 490 alin. (2), coroborat cu art. 4711alin. (5) C. proc. civ., prin rezoluţia din data de 13 noiembrie 2024, s-a fixat termen de judecată la data de 11 februarie 2025, în şedinţă publică, cu citarea părţilor, în vederea soluţionării recursului declarat în cauză.

III. Soluţia şi considerentele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Examinând decizia recurată, prin prisma criticilor formulate şi prin raportare la actele şi lucrările dosarului şi la dispoziţiile legale aplicabile, Înalta Curte constată că recursul declarat este fondat pentru considerentele ce urmează să fie expuse.

Printr-o primă categorie de critici, subsumate motivului de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 5 C. proc. civ., recurenta-reclamantă invocă, în esenţă, încălcarea regulilor procedurale referitoare la judecarea apelului în limitele a ceea ce s-a apelat.

Aceste critici sunt fondate.

Din dispoziţiile art. 477 şi ale art. 479 alin. (1) C. proc. civ. rezultă o dublă limitare a judecăţii în apel prin raportare la ceea ce s-a apelat (tantum devolutum quantum apellatum), respectiv judecarea apelului cu privire la capetele de cerere la care se referă şi la cele dependente de acestea, precum şi judecarea apelului în limitele criticilor formulate.

Cu alte cuvinte, apelul deschide calea unei noi judecăţi, în fapt şi în drept, asupra tuturor aspectelor cauzei (art. 476 alin. (1) C. proc. civ.), însă această devoluţiune se petrece în limitele conturate de motivele de apel, respectiv de apărările formulate prin întâmpinarea la apel, prin care materia litigioasă din faţa primei instanţe poate fi augmentată, limitat, cu noi motive, mijloace de apărare şi dovezi invocate în etapa scrisă a apelului (art. 478 alin. (2) C. proc. civ.).

Chiar dacă într-o manieră excesiv de succintă, tribunalul a reţinut similitudinea mărcilor, adică similitudinea denumirii comerciale/semnului B., utilizat de pârâtă, cu mărcile A. care aparţin reclamantei.

Această chestiune nu a făcut obiectul contestării, nici prin motivele de apel formulate de reclamantă (care nici nu avea interes să pună în discuţie o constatare care îi era favorabilă), dar nici prin apărările formulate de pârâtă prin întâmpinare.

Cu toate acestea, cu nesocotirea limitelor judecăţii în apel rezultate din dispoziţiile art. 479 alin. (1) C. proc. civ., coroborate cu art. 478 alin. (2) din acelaşi cod, instanţa de apel a revenit asupra acestei constatări şi a statuat (de altfel în mod eronat) că nu ar exista similitudine între semnul B. şi mărcile A., fără a fi învestită cu privire la această chestiune de părţi prin motivele de apel, respectiv prin întâmpinarea la apel şi fără a supune dezbaterii această chestiune din oficiu, dacă aprecia necesar, astfel cum ar fi impus prevederile art. 14 alin. .4 -6 C. proc. civ.

Din această perspectivă, este incident de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 5 C. proc. civ.

Printr-o altă categorie de critici, recurenta-reclamantă invocă interpretarea şi aplicarea greşită a normelor de drept substanţial, respectiv a criteriilor rezultate din jurisprudenţă referitoare la condiţiile încălcării mărcilor de renume.

În mod separat, recurenta a invocat în finalul memoriului de recurs şi motivul prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 6 C. proc. civ., din perspectiva nemotivării temeinice a presupusei lipse de similitudine între semnele A. şi B. şi a neanalizării ipotezelor normative prevăzute de art. 39 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 84/1998.

Criticile menţionate urmează a fi analizate tot din perspectiva motivului de recurs prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., întrucât conturează la rândul lor o interpretare şi aplicare eronată a normelor de drept material.

În ceea ce priveşte situaţia de fapt, instanţa devolutivă a reţinut că reclamanta este titulara mărcilor înregistrate atât la nivel european cât şi internaţional, respectiv Marca europeană combinată "A." nr. x A., înregistrată din data de 10.01.2000, invocată în ceea ce priveşte produsele relevante din clasa 14 (ceasuri şi accesorii), conform Clasificării de la Nisa; Marca internaţională "A." nr. x A., înregistrată din data de 28.02.1962, având ţară desemnată România încă din anul 1982, invocată în ceea ce priveşte produsele din clasa 14, conform Clasificării de la Nisa; Marca internaţională "A." nr. 476371 A., înregistrată din data de 24.03.1983, având ţară desemnată România, invocată în ceea ce priveşte produsele din clasa 14, conform Clasificării de la Nisa.

De asemenea, s-a reţinut că pârâta foloseşte denumirea B. ca denumire comercială, folosindu-se de codul CAEN 4752 ce priveşte "comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor de sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate şi cu un număr semnificativ de activităţi secundare", sens în care apelanta a considerat că aceasta încalcă marca sa de renume, respectiv marca A..

În ceea ce priveşte marca Uniunii Europene, art. 9 din Regulamentul nr. 2017/1001 privind marca Uniunii Europene prevede că:

(1) Înregistrarea unei mărci UE conferă titularului său drepturi exclusive.

(2) Fără a aduce atingere drepturilor titularilor dobândite înainte de data depunerii cererii sau de data de prioritate a mărcii UE, titularul respectivei mărci UE are dreptul să împiedice orice terţ să utilizeze un semn în cadrul comerţului, fără consimţământul său, pentru produse sau servicii în cazul în care:

(a) semnul este identic cu marca UE şi este utilizat pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care marca UE este înregistrată;

(b) semnul este identic cu, sau similar cu marca UE şi este utilizat în legătură cu produsele sau serviciile care sunt identice sau similare cu produsele sau serviciile pentru care marca UE este înregistrată, în cazul în care există un risc de confuzie din partea publicului; riscul de confuzie cuprinde riscul de asociere între semn şi marcă;

(c) semnul este identic sau similar cu marca UE, indiferent dacă este utilizat sau nu pentru produse sau servicii care sunt identice, similare sau nu sunt similare cu cele pentru care marca UE este înregistrată, în cazul în care aceasta se bucură de renume în Uniune şi, prin utilizarea semnului fără motiv justificat, se obţin foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau renumele mărcii UE ori se aduce atingere acestuia.

(3) În temeiul alin. (2), pot fi interzise, în special, următoarele: (…) d) utilizarea semnului ca denumire comercială sau ca nume de societate ori ca parte a unei denumiri comerciale sau a numelui unei societăţi; (e) utilizarea semnului în documente comerciale şi în publicitate; (f) utilizarea semnului în publicitatea comparativă într-o manieră care contravine Directivei 2006/114/CE.

Potrivit art. 39 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice,

(1) Înregistrarea mărcii conferă titularului său un drept exclusiv asupra mărcii.

(2) Fără a aduce atingere drepturilor titularilor dobândite înainte de data depunerii cererii sau de data de prioritate a mărcii înregistrate, titularul acesteia poate cere instanţei judecătoreşti competente, printr-o acţiune în contrafacere, să interzică terţilor să utilizeze, în activitatea lor comercială, fără consimţământul său:

a) un semn identic mărcii, pentru produse sau servicii identice celor pentru care marca a fost înregistrată;

b) un semn pentru care, datorită faptului că este identic sau asemănător cu o marcă şi din cauză că produsele sau serviciile cărora li se aplică marca sunt identice sau similare, există un risc de confuzie în percepţia publicului, incluzând riscul de asociere între semn şi marcă;

c) un semn identic sau asemănător cu marca, pentru produse sau pentru servicii identice, similare sau diferite de cele pentru care marca este înregistrată, când aceasta din urmă a dobândit un renume în România şi dacă prin utilizarea semnului fără motiv justificat se obţin foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau renumele mărcii ori se aduce atingere acestora.

Cererea introductivă de instanţă s-a întemeiat deopotrivă pe ipotezele normative prevăzute de art. 39 alin. (2) lit. b) şi c) din Legea nr. 84/1998, respectiv pe dispoziţiile art. 9 din Regulamentul nr. 1001/2017.

După sesizarea primei instanţe, după cum rezultă din constatările de fapt cuprinse în sentinţa acesteia, intimata-pârâtă a restrâns obiectul sau de activitate, renunţând la următoarele activităţi: producţia de ceasuri; comerţ cu ridicata al ceasurilor şi bijuteriilor, comerţ cu amănuntul al ceasurilor şi bijuteriilor, în magazine specializate; repararea ceasurilor şi bijuteriilor; fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare; repararea echipamentelor electronice şi optice; repararea altor echipamente; repararea altor articole de echipamente si accesorii.

Ca urmare, prin apelul declarat, reclamanta a învederat că, faţă de renunţarea la serviciile similare cu cele pentru care sunt înregistrate mărcile sale, se impune analiza ipotezei normative prevăzute de art. 39 alin. (1) lit. c) din lege, specifică mărcilor de renume.

Cu toate acestea, curtea de apel a încălcat dispoziţiile art. 39 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998, respectiv ale art. 9 alin. (2) lit. c) din Regulamentul nr. 1001/2017 statuând că şi în această ipoteză ar fi necesar ca serviciile oferite de intimată să fie similare celor pentru care este înregistrată marca anterioară de renume.

Din considerentele deciziei recurate rezultă că instanţa de apel examinează condiţia riscului de confuzie în termeni cvasiidentici, atât când se raportează (de altfel în mod superfluu) la dispoziţiile art. 39 alin. (2) lit. b) din lege, cât şi atunci când se raportează la dispoziţiile art. 39 alin. (2) lit. c). Astfel, instanţa de apel reţine, practic, că doar în cazul riscului de confuzie între mărcile A. şi semnul utilizat de pârâtă (apreciat inexistent în cauză) "s-ar profita necuvenit de reputaţia mărcii intimatei şi s-ar dilua funcţia esenţială a mărcii, de a garanta originea şi calitatea produselor ca provenind de la o anumită întreprindere".

Or, în mod întemeiat a criticat recurenta-reclamantă statuarea instanţei de apel potrivit căreia existenţa riscului de confuzie constituie o condiţie obligatorie pentru a exista o atingere adusă renumelui mărcii "A.", deşi dispoziţiile art. 39 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 84/1998, respectiv ale art. 9 alin. (2) lit. c) din Regulament nu instituie o astfel de condiţie.

Rezultă că în speţă nu poate fi reţinută o simplă aplicare eronată a legii, ci chiar o eroare conceptuală asupra condiţiilor de aplicare a normei, aceasta fiind chiar în abstract greşit interpretată, ceea ce conturează incidenţa ambelor ipoteze ale cazului de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ. (atât încălcarea, concretizată printr-o interpretare eronată, cât şi aplicarea greşită a normelor de drept material aplicabile).

În cauza E. (C - 252/07, hotărârea din 27.11.2008), Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a statuat că protecţia mărcii de renume presupune o condiţie specifică, constând în utilizarea fără motive întemeiate a mărcii ulterioare, prin care se obţin sau s-ar obţine foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare ori care aduce sau ar aduce atingere acestora.

Aşadar, norma legală naţională, respectiv norma cuprinsă în Regulamentul european, care sunt în substanţă identice cu prevederile directivei europene şi trebuie interpretate identic, asigură protecţia respectivă în favoarea mărcilor de renume în trei ipoteze, respectiv, în primul rând, atingerea adusă caracterului distinctiv al mărcii anterioare, în al doilea rând, atingerea adusă renumelui acestei mărci şi, în al treilea rând, foloasele necuvenite obţinute din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii respective.

În ceea ce priveşte atingerea adusă caracterului distinctiv al mărcii anterioare, desemnată şi prin termenii "diluare", "uzare lentă" sau "interferenţă", această atingere se produce atunci când este diminuată aptitudinea acestei mărci de a identifica produsele sau serviciile pentru care este înregistrată şi utilizată ca provenind de la titularul mărcii respective, utilizarea mărcii ulterioare determinând o dispersie a identităţii mărcii anterioare şi a influenţei acesteia asupra percepţiei publicului. Este incidentă această situaţie în special atunci când marca anterioară, care determină o asociere imediată cu produsele sau cu serviciile pentru care este înregistrată, nu mai este în măsură să determine o astfel de asociere.

Atingerile prevăzute la articolul 4 alin. (4) litera (a) din directivă, atunci când au loc, sunt consecinţa unui anumit grad de similitudine între mărcile anterioare şi cele ulterioare, din cauza căreia publicul vizat realizează o asociere între aceste două mărci, cu alte cuvinte, stabileşte o legătură între acestea, chiar dacă nu le confundă.

Pe de altă parte, în lipsa unei astfel de legături în percepţia publicului, prin utilizarea mărcii ulterioare nu se pot obţine foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare sau nu se poate aduce atingere acestora (E., par. 29 - 31).

În ceea ce priveşte gradul de similitudine, aplicând criteriile rezultate din jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, rezultă o similaritate conceptuală, vizuală şi fonetică ridicată, având în vedere că mărcile A. sunt înglobate în întregime în semnul B., sintagma A. fiind reprodusă în întregime, chiar la începutul denumirii B., particula iniţială A. fiind de natură a atrage cu precădere atenţia publicului relevant.

În această privinţă, trebuie observat că, astfel cum recurenta-reclamantă a susţinut în mod constant, iar prima instanţă devolutivă a reţinut, fără ca intimata să formuleze critici în această privinţă, mărcile A. au un grad distinctiv intrinsec ridicat, fiind denumiri fanteziste pentru produsele şi serviciile pentru care au fost înregistrate, în vreme ce particula - gel, adăugată mărcilor A. într-o manieră similară unui sufix, are un caracter slab distinctiv, fiind în esenţă una descriptivă.

Ca urmare, situaţia premisă a normei prevăzute de art. 39 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 84/1998, respectiv de art. 9 alin. (2) lit. c) din Regulamentul nr. 1001/2017 se regăseşte cu prisosinţă în speţă, chestiune care fusese de altfel în esenţă constatată şi de tribunal.

Fără temei legal a reţinut însă instanţa de apel că în condiţiile lipsei unei identităţi ori asemănări a produselor comercializate de către cele două părţi şi a lipsei similarităţii semnelor, riscul de confuzie nu trebuie reţinut, având în vedere că un public consumator rezonabil de atent nu ar putea crede că produsele ori serviciile în cauză provin de la aceeaşi întreprindere ori de la întreprinderi aflate într-o conexiune economică.

Pe de-o parte, astfel cum s-a arătat, semnele sunt (puternic) similare, iar pe de altă parte, analiza instanţei de apel este una specifică riscului de confuzie cerut de dispoziţiile art. 39 alin. (2) lit. b) din lege, iar nu cea impusă de lit. c) a aceluiaşi articol, ale cărei condiţii sunt diferite.

Pentru incidenţa dispoziţiilor art. 39 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 84/1998, respectiv ale art. 9 alin. (2) lit. c) din Regulamentul nr. 1001/2017 nu se cere existenţa unui risc de confuzie, în sensul că un public consumator rezonabil de atent ar putea crede că produsele ori serviciile în cauză provin de la aceeaşi întreprindere ori de la întreprinderi aflate într-o conexiune economică, ci este suficientă o asociere mentală, respectiv stabilirea unei legături, chiar în lipsa oricărei confuzii.

Astfel, potrivit statuărilor Curţii de Justiţie, o legătură între mărcile în conflict este stabilită în mod necesar în caz de risc de confuzie, cu alte cuvinte, atunci când publicul pertinent crede sau poate să creadă că produsele sau serviciile comercializate sub marca anterioară şi cele comercializate sub marca ulterioară provin de la aceeaşi întreprindere sau de la întreprinderi legate din punct de vedere economic Cu toate acestea, astfel cum rezultă din cuprinsul punctelor 27-31 din Hotărârea Adidas-Salomon şi P., citată anterior, punerea în aplicare a protecţiei instituite prin articolul 4 alin. (4) litera (a) din directivă nu necesită existenţa unui risc de confuzie (E., par. 57 - 58).

De asemenea, în cauza Interflora (C - 323/09, hotărârea din 22.09.2011), Curtea de Justiţie a statuat că protecţia mărcii de renume nu presupune existenţa unui risc de confuzie în percepţia publicului vizat (par. 71).

Din hotărârea E. mai rezultă că, pentru stabilirea legăturii specifice normei aplicabile, urmează a fi analizaţi factori precum: gradul de similitudine între mărcile în conflict; natura produselor sau a serviciilor pentru care fiecare dintre mărcile în conflict este înregistrată, inclusiv gradul de asemănare sau de diferenţiere a acestor produse sau servicii, precum şi publicul vizat; intensitatea renumelui mărcii anterioare; ngradul caracterului distinctiv, intrinsec sau dobândit prin utilizare, al mărcii anterioare; existenţa unui risc de confuzie în percepţia publicului.

Curtea de Justiţie a reţinut că renumele unei mărci se apreciază prin raportare la publicul vizat de produsele sau de serviciile pentru care această marcă a fost înregistrată. După împrejurări, poate fi vorba fie de marele public, fie de un public mai specializat.

Prin urmare, nu se poate exclude posibilitatea ca publicul vizat de produsele sau de serviciile pentru care a fost înregistrată marca anterioară să fie cu totul diferit de publicul vizat de produsele sau de serviciile pentru care a fost înregistrată marca ulterioară şi ca marca anterioară, chiar dacă este renumită, să fie necunoscută de publicul vizat de marca ulterioară. Într-o astfel de situaţie, publicul vizat de fiecare dintre cele două mărci poate să nu fie niciodată confruntat cu cealaltă marcă, astfel încât acesta nu va stabili nicio legătură între aceste mărci. În plus, chiar când categoriile de consumatori vizate de produsele sau de serviciile pentru care fiecare dintre mărcile în conflict este înregistrată sunt aceleaşi sau se suprapun într-o anumită măsură, respectivele produse sau servicii pot fi atât de diferite încât marca ulterioară nu va putea evoca marca anterioară în percepţia publicului pertinent.

Prin urmare, în vederea aprecierii existenţei unei legături între aceste mărci, trebuie luată în considerare natura produselor sau a serviciilor pentru care a fost înregistrată fiecare dintre mărcile în conflict.

Curtea de Justiţie a mai reţinut că anumite mărci pot să fi dobândit un asemenea renume încât acesta să depăşească sfera publicului vizat de produsele sau de serviciile pentru care au fost înregistrate aceste mărci. Într-o astfel de ipoteză, este posibil ca publicul vizat de produsele sau de serviciile pentru care este înregistrată marca ulterioară să realizeze o asociere între mărcile în conflict chiar dacă acesta ar fi cu totul distinct de publicul vizat de produsele sau de serviciile pentru care a fost înregistrată marca anterioară.

În consecinţă, pentru aprecierea existenţei unei legături între mărcile în conflict, poate fi necesară luarea în considerare a intensităţii renumelui mărcii anterioare pentru a determina dacă acest renume depăşeşte sfera publicului vizat de această marcă. În acelaşi mod, cu cât marca anterioară prezintă un caracter distinctiv mai puternic, indiferent dacă acesta este intrinsec sau dobândit prin utilizarea dată acestei mărci, cu atât este mai probabil ca, fiind confruntat cu o marcă ulterioară identică sau similară, publicul pertinent să evoce marca anterioară respectivă.

Prin urmare, în vederea aprecierii existenţei unei legături între mărcile în conflict, trebuie luat în considerare gradul caracterului distinctiv al mărcii anterioare.

Aplicând aceste considerente cauzei de faţă, se observă că instanţa de apel a reţinut că atât recurenta, cât şi intimata fac parte din sfere de concurenţă total diferite (reclamanta în vânzarea ceasurilor de lux, iar pârâta în comerţ cu amănuntul a produselor de feronerie şi instalaţii sanitare). Mai mult apreciază instanţa de apel că piaţa pe care activează intimata-pârâtă nu are nimic de a face cu piaţa produselor de lux, iar nici un client vizat de activitatea pârâtei nu ar putea considera, cunoscând semnificaţia mărcii reclamantei, că produsele oferite fac parte din categoria produselor de lux pentru care a devenit renumită marca reclamantei, fiind greu de imaginat în opinia instanţei de apel că un consumator mediu informat ar alege produsele comercializate de intimata-pârâtă gândindu-se că acestea aparţin apelantei-reclamante, prin asocierea mentală a produselor acesteia din urmă cu cele comercializate de societatea pârâtă.

Curtea de apel a omis însă în mod esenţial să determine care este publicul vizat de produsele sau de serviciile pentru care a fost înregistrată marca anterioară şi care este, în concret, posibilitatea ca acesta să fie cu totul diferit de publicul vizat de produsele sau de serviciile pentru care a fost înregistrată marca ulterioară.

În strânsă legătură cu această primă omisiune, decizia recurată omite cu totul să valorifice, în condiţiile art. 255 alin. (2) şi art. 264 C. proc. civ., faptul necontestat, alegat în mod constant de recurenta-reclamantă şi rezultat de altfel din circumstanţele cauzei potrivit cu care mărcile A. se bucură de un renume foarte ridicat, fiind larg cunoscute publicului general, iar nu doar unui public specializat care ar putea fi, în mod cert şi demonstrabil, segmentat de categoriile de public cărora li se adresează produsele şi serviciile pentru care este utilizat semnul ulterior (respectiv B.).

În condiţiile unor astfel de mărci de larg renume, simpla utilizare a unei denumiri puternic similare, ca în speţa de faţă, este de natură a da naştere unei prezumţii judiciare cu greutatea de a naşte probabilitatea (art. 329 C. proc. civ.) potrivit cu care se va stabili, în mintea publicului destinatar al produselor şi serviciilor comercializate sub semnul ulterior, o legătură, respectiv o asociere cu mărcile notorii.

Astfel, după cum rezultă din jurisprudenţa citată a Curţii de Justiţie (E., par. 76), atingerea adusă caracterului distinctiv al mărcii anterioare se produce atunci când este diminuată aptitudinea acestei mărci de a identifica produsele sau serviciile pentru care este înregistrată şi utilizată ca provenind de la titularul mărcii respective, utilizarea mărcii ulterioare determinând o dispersie a identităţii mărcii anterioare şi a influenţei acesteia asupra percepţiei publicului.

În această privinţă, instanţele de fond se raportează în mod nejustificat la unica circumstanţă, dezvoltată pe larg în ambele hotărâri, potrivit căreia în mintea consumatorului nu ar putea exista impresia că produsele şi serviciile pârâtei fac parte din sfera produselor şi serviciilor oferite de reclamantă.

Acest criteriu este însă, în esenţa sa, eronat şi este de natură a reintroduce condiţia riscului confuziei directe, contrar celor statuate anterior cu privire la condiţiile diferite ale celor două ipoteze normative şi care nu vor mai fi reluate.

Se observă de altfel că hotărârea tribunalului reproduce in extenso părţi ale apărărilor formulate în scris de pârâtă, care sunt preluate ca atare, necritic, în vreme ce motivele de apel dezvoltate în mod amplu de reclamantă au fost analizate într-o manieră lacunară şi într-o manieră care nu corespunde criteriilor criteriilor legale incidente, astfel cum acestea au fost reţinute printr-o jurisprudenţă constantă. Instanţa de apel nu a remediat aceste carenţe.

Mai mult, acest tip de analiză, care acordă o greutate preponderentă caracterului de lux al produselor şi serviciilor pentru care sunt înregistrate mărcile de renume, în contrast cu natura presupus modestă economic a produselor şi serviciilor prestate de pârâtă (feronerie etc.) lasă fără protecţie marca de renume împotriva unui tip de atingere la care se referă art. 39 alin. (2) lit. b) din lege, anume aceea în care prin utilizarea semnului fără motiv justificat se aduce atingere deopotrivă caracterului distinctiv şi renumelui mărcii, respectiv se profită necuvenit de acestea.

Bunăoară, dacă se vând papuci de plajă sau mături sub un semn identic cu o marcă de renume (celebră), este aproape exclus ca publicul să creadă că produsele respective provin de la titularul mărcii de renume respective, dar este foarte probabil, respectiv aproape cert că acelaşi public va stabili o legătură cu mărcile de renume, acest tip de utilizare vădit nelegitimă, chiar şi pentru produse cu totul diferite, fiind de natură a dilua marca, aducându-i atingere renumelui.

Totodată, o astfel de utilizare nelegitimă este de natură a trage foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii respective, întrucât, în pofida raţiunii, este perfect posibil ca un consumator să proiecteze chiar inconştient atributele asociate mărcii originare (calitate, seriozitate, lux) asupra produselor (cu totul străine) comercializate sub semnul ulterior, dar similar.

Or, cu ocazia rejudecării, trebuie examinat motivat şi prin aplicarea tuturor criteriilor relevante dacă acesta este cazul în speţă.

De altfel, în mod nejustificat presupune instanţa de apel că publicul mărcii A. nu s-ar putea întâlni niciodată cu produsele comercializate de pârâtă, nefiind limpede de ce cumpărătorul unui ceas comercializat sub marca de renume nu ar avea nevoie să achiziţioneze produse de feronerie ori produse sanitare (ori invers), în cauză neexistând niciun raţionament judiciar serios şi apt să genereze puterea convingerii care să susţină teza separării reale a celor două categorii de public, ceea ce face ca hotărârea recurată să fie nelegală.

În mod eronat aplică instanţa de apel şi cerinţa rezultată din aceeaşi hotărâre E. (par. 81), potrivit cu care dovada că prin utilizarea mărcii ulterioare se aduce sau s-ar aduce atingere caracterului distinctiv al mărcii anterioare presupune demonstrarea unei modificări a comportamentului economic al consumatorului mediu al produselor sau al serviciilor pentru care marca anterioară este înregistrată ca urmare a utilizării mărcii ulterioare sau demonstrarea existenţei unui risc serios ca o astfel de modificare să se producă în viitor.

În primul rând, această interpretare priveşte doar atingerea adusă caracterului distinctiv al mărcii anterioare, iar nu şi celelalte două tipuri de atingere, respectiv atingerea adusă renumelui mărcii şi obţinerea unor foloase necuvenite obţinute din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii respective. Or, în cauză, recurenta-reclamantă a invocat în mod constant şi aceste două tipuri de atingere, fără ca ultima instanţă devolutivă să le fi analizat în mod temeinic. În acest context, Înalta Curte reţine că, potrivit jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, aceste modalităţi de atingere a dreptului exclusiv la marcă sunt alternative, fiind suficientă una singură pentru ca protecţia mărcii de renume să fie incidentă (hotărârea Interflora, par. 72).

În al doilea rând, chiar şi cu privire la atingerea adusă caracterului distinctiv, Curtea de Justiţie a statuat că dovada că prin utilizarea mărcii ulterioare se aduce sau s-ar aduce atingere caracterului distinctiv al mărcii anterioare presupune demonstrarea unei modificări a comportamentului economic al consumatorului mediu al produselor sau al serviciilor pentru care marca anterioară este înregistrată ca urmare a utilizării mărcii ulterioare sau demonstrarea existenţei unui risc serios ca o astfel de modificare să se producă în viitor.

Pentru a aprecia dacă prin utilizarea mărcii ulterioare se aduce sau s-ar aduce atingere caracterului distinctiv al mărcii anterioare, nu este relevant faptul că titularul mărcii ulterioare obţine sau nu obţine un avantaj comercial real din caracterul distinctiv al mărcii anterioare, nefiind prin urmare necesară demonstrarea unei interşanjabilităţi a clientelei celor două părţi, o atare ipotetică condiţie fiind chiar mai restrictivă decât demonstrarea riscului confuziei directe, ci este suficient ca, prin uzitarea unor prezumţii rezonabile, întemeiate pe toate circumstanţele speţei, să se verifice în ce măsură prin folosirea semnului similar mărcii de renume s-ar ajunge la o situaţie de parazitism, în care produsele şi serviciile pârâtei se plasează nejustificat în proximitatea mentală a mărcilor notorii, prin proiecţia (fie şi iraţională) a atributelor acestora asupra activităţii comerciale a pârâtei.

De asemenea, în ceea ce priveşte condiţia utilizării fără motive întemeiate a mărcii ulterioare, Înalta Curte reţine că instanţa de apel a evocat necritic apărările formulate de pârâtă, cu privire la prenumele unor persoane fizice având calitatea de asociaţi (L., M. şi N.), dar nu a evaluat în niciun fel în ce măsură această apărare are caracter verosimil ori exprimă un simplu abuz de drept şi nici dacă o atare împrejurare, chiar în ipoteza în care ar reală, îndreptăţeşte societatea pârâtă să folosească cu funcţia de marcă o denumire puternic similară cu mărcile notorii A. şi să refuze schimbarea denumirii într-una care să nu evoce respectivele mărci notorii.

Ca urmare, cu ocazia rejudecării, va trebui evaluată credibilitatea apărărilor formulate de intimată-pârâtă, iar dacă aceste apărări vor fi socotite a fi credibile, va fi evaluat în ce măsură interesul subiectiv invocat ar trebui să aibă prevalenţă faţă de protecţia legală puternică recunoscută în favoarea mărcii notorii şi pe ce normă ori principiu legal s-ar putea fundamenta o asemenea soluţie ipotetică.

Mai trebuie observat că, în raport de aplicarea greşită a criteriilor legale şi jurisprudenţiale relevante, instanţa de apel nu a mai ajuns să examineze apărările formulate de intimata-pârâtă, potrivit cu care aceasta nu îşi foloseşte numele comercial ca marcă, în vreme ce recurenta a afirmat încă prin răspunsul la întâmpinare în faţa primei instanţe că interzicerea denumirii comerciale care aduce atingere unui drept conferit de o marcă anterioară poate fi dispusă, chiar dacă respectiva denumire nu este folosită ca marcă.

Cu ocazia rejudecării, aceste susţineri şi apărări urmează a fi examinate, ţinând seama de următoarele repere jurisprudenţiale.

În jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene s-a statuat că utilizarea de către un terţ care nu a fost autorizat în acest scop a unei denumiri sociale, a unui nume comercial sau a unei embleme identice cu o marcă anterioară, în cadrul unei activităţi de comercializare a unor produse identice cu cele pentru care a fost înregistrată această marcă, constituie o utilizare pe care titularul mărcii respective este îndreptăţit să o interzică în conformitate cu articolul 5 alin. (1) litera (a) din Prima directivă 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislaţiilor statelor membre cu privire la mărci, în cazul în care este vorba despre o utilizare care aduce atingere sau este susceptibilă să aducă atingere funcţiilor mărcii (C-17/06 - Céline).

Referirea cuprinsă în această hotărâre la o activitate de comercializare a unor produse identice cu cele pentru care a fost înregistrată marca anterioară trebuie înţeleasă în contextul factual şi juridic care a ocazionat trimiterea preliminară, această condiţie nefiind aplicabilă în contextul mărcii de renume, cu privire la care reglementările derogatorii prevăd expres că este protejată chiar dacă semnul identic ori similar cu marca de renume este utilizat cu privire la produse ori servicii care nu sunt similare cu cele pentru care marca a fost înregistrată.

După cum rezultă din hotărârea Céline, o denumire socială, un nume comercial sau o emblemă nu au, în sine, funcţia de a distinge produse sau servicii. Într-adevăr, o denumire socială are ca obiect identificarea unei societăţi, în timp ce un nume comercial sau o emblemă are ca obiect desemnarea unui fond de comerţ. Aşadar, atunci când utilizarea unei denumiri sociale, a unui nume comercial sau a unei embleme se limitează la identificarea unei societăţi sau la desemnarea unui fond de comerţ, această utilizare nu ar putea fi considerată ca având loc "pentru produse sau servicii" în sensul articolului 5 alin. (1) din directivă.

În acest sens trebuie de altfel înţelese dispoziţiile art. 8 din Convenţia de la Paris, pe care intimata le invocă în apărare, text care nu conferă însă dreptul intimatei de a-şi folosi denumirea cu funcţia de marcă, într-o manieră care aduce atingere sferei prerogativelor exclusive conferite recurentei de mărcile sale înregistrate.

Atunci când un terţ aplică semnul care constituie denumirea sa socială, numele său comercial sau emblema sa pe produsele pe care le comercializează, are loc o utilizare "pentru produse", în sensul articolului 5 alin. (1) din directivă. În plus, chiar în lipsa aplicării semnului, are loc o utilizare "pentru produse sau servicii" în sensul prevederii menţionate atunci când terţul utilizează semnul respectiv astfel încât se stabileşte o legătură între semnul care constituie denumirea socială, numele comercial sau emblema terţului şi produsele comercializate sau serviciile furnizate de terţ.

În cauza T-372/24 (K-Way SpA v. EUIPO), Tribunalul Uniunii Europene a statuat că utilizarea denumirii societăţii, a denumirii comerciale sau a unui semn poate fi considerată o utilizare serioasă a mărcii înregistrate atunci când semnul este aplicat pe produsele comercializate sau atunci când, chiar şi în absenţa aplicării, acest semn este utilizat astfel încât se stabileşte o legătură între semnul care constituie denumirea societăţii, denumirea comercială sau semnul şi produsele comercializate sau serviciile prestate (par. 34, precum şi jurisprudenţa acolo citată).

Aşadar, folosirea numelui comercial pentru promovarea serviciilor prestatate poate, în funcţie de toate circumstanţele cauzei, care trebuie evaluate motivat, să dea naştere unei prezumţii de utilizare a numelui comercial ca marcă, intrând aşadar sub incidenţa dreptului exclusiv reglementat de art. 9 alin. (3) lit. d) din Regulament, respectiv de art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 84/1998. Această chestiune urmează să facă de asemenea obiectul rejudecării apelului, ţinând seama de dezlegările oferite prin decizia de faţă, precum şi prin jurisprudenţa relevantă a instanţelor europene.

Rezultă prin urmare că recursul este fondat, urmând a fi admis, în temeiul art. 488 alin. (1) pct. 5 şi 8 C. proc. civ., cu consecinţa casării deciziei recurate şi trimiterii cauzei, în condiţiile art. 497 C. proc. civ., spre rejudecare instanţei de apel, care va avea în vedere dispoziţiile art. 501 alin. (1) C. proc. civ.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Admite recursul declarat de reclamanta A. S.A. împotriva deciziei civile nr. 243A din 28 februarie 2024, pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă.

Casează decizia recurată şi trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi curte de apel.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 11 februarie 2025.