Trademark infringement damages: liability without bad faith under Directive 2004/48/CE and O.U.G. 100/2005

Şedinţa publică din data de 11 februarie 2025

Asupra cauzei de faţă, constată următoarele;

I. Circumstanţele cauzei

I.1. Obiectul cereri de chemare în judecată:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti, secţia a III-a civilă, reclamanta A. a chemat în judecată pe pârâta B. S.R.L., solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa: să se constate că produsele fabricate şi/sau comercializate de pârâtă sub semnele C. şi C. aduc atingere drepturilor exclusive aparţinând reclamantei, decurgând din înregistrarea mărcilor D., D. şi E.; să fie obligată pârâta să înceteze activităţile comerciale, desfăşurate pe teritoriul României, respectiv fabricarea, promovarea, importul şi exportul, oferirea spre vânzare, vânzarea produselor identice sau similare cu materialele compozite folosite în suturi, dispozitive medicale, ace, suturi chirurgicale, ligaturi şi meşe chirurgicale şi aceasta să fie obligată să îşi retragă de pe piaţă aceste produse, în termen de 10 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti; obligarea pârâtei la plata unei despăgubiri, reprezentând prejudiciul cauzat ca urmare a încălcării dreptului exclusiv la marcă şi care constă în contravaloarea produselor comercializate în perioada de 3 ani anterior formulării cererii de chemare în judecată şi până la data încetării definitive a activităţilor comerciale, evaluat provizoriu, în vederea timbrajului, la suma de 1.000 euro (reprezentând 4,3038 RON, curs BNR din 31.01.2017).

Pârâta B. S.R.L. a formulat cerere reconvenţională prin care a solicitat anularea mărcilor D., D. şi E., pentru lipsa de distinctivitate.

I.2. Hotărârea pronunţată în primă instanţă

Prin sentinţa civilă nr. 834 din 24.04.2019, Tribunalul Bucureşti, secţia a III-a civilă a admis în parte cererea principală a reclamantei-pârâte A., în contradictoriu cu pârâta-reclamantă B. S.R.L., a constatat că produsele fabricate sau comercializate de pârâtă cu denumirea C. şi C. aduc atingere drepturilor exclusive de proprietate intelectuală ale reclamantei privind mărcile comunitare D., D. şi E. şi a obligat pârâta să înceteze activităţile comerciale - fabricare, promovare, import, export, vânzare ş.a., de produse identice sau similare produselor reclamantei.

Totodată, a respins, ca neîntemeiate, atât cererea privind obligarea pârâtei la plata despăgubirilor, cât şi cererea reconvenţională, şi a obligat pe pârâta-reclamantă la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 300 RON taxă judiciară de timbru şi 2.150 euro, onorariu (redus) de avocat.

I.3. Hotărârea pronunţată în apel, în primul ciclu procesual

Prin decizia nr. 1721 din 07 decembrie 2020, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă, s-a respins apelul declarat de apelanta A. împotriva sentinţei nr. 834/24.04.2019, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, secţia a III-a civilă, ca nefondat.

Totodată, s-a admis apelul declarat de apelanta B. S.R.L împotriva aceleiaşi sentinţe şi a fost schimbată în parte sentinţa civilă apelată, în sensul că s-a respins cererea principală, ca neîntemeiată. Au fost păstrate celelalte dispoziţii ale sentinţei.

1.4. Decizia pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Prin decizia nr. 1310 din 14.06.2022, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia I civilă, a fost admis recursul declarat de reclamanta A. împotriva deciziei civile nr. 1721 din 07 decembrie 2020 pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă, a fost casată decizia recurată şi trimisă cauza spre rejudecare la aceeaşi curte de apel.

1.5. Hotărârea pronunţată în apel, în cel de-al doilea ciclu procesual

Prin decizia civilă nr. 874A din 31 mai 2023, pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă, au fost respinse, ca nefondate, apelurile declarate de către apelanta-reclamantă A. şi de apelanta-pârâtă B. S.R.L. împotriva sentinţei civile nr. 834/24.04.2019, pronunţate de Tribunalul Bucureşti, secţia a III-a Civilă.

II. Calea de atac formulată în cauză

Împotriva deciziei civile nr. 874A din 31 mai 2023, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă, a declarat recurs reclamantul A. şi pârâta B. S.R.L.

Dosarul a fost înregistrat pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, secţia I civilă la data de 27 iulie 2024 şi a fost repartizat aleatoriu completului de filtru nr. 2, astfel cum reiese din fişa Ecris (aflată la dosarul de recurs).

Prin rezoluţia din data de 09 august 2024, s-a dispus efectuarea procedurilor de comunicare, astfel cum acestea sunt reglementate de dispoziţiile art. 490 alin. (2) C. proc. civ., stabilind în cadrul verificărilor privind îndeplinirea cerinţelor de formă prevăzute de art. 486 alin. (1) lit. a), c)-e) C. proc. civ. că ambele cereri de recurs cuprind menţiunile privind denumirea, sediul şi sediul procesual ales pentru comunicarea actelor de procedură; indicarea hotărârii care se atacă precum şi semnătura reprezentantului convenţional, iar în ceea ce priveşte cerinţa impusă de lit. d) al aceluiaşi articol, s-a constatat că recurenta-reclamantă A. a procedat la încadrarea criticilor formulate în motivele de casare reglementate de art. 488 alin. (1) pct. 5, 6, 7 şi 8 C. proc. civ. iar recurenta-pârâtă B. S.R.L. a susţinut incidenţa motivelor de casare prevăzute de art. 488 alin. (1) pct. 5 şi 8 din acelaşi cod.

În temeiul art. 24 alin. (1) şi (2) raportat la art. 13 lit. a) din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, s-a stabilit în sarcina ambelor recurente câte o taxă judiciară de timbru în cuantum de 200 RON fiecare, ce a fost achitată de către acestea.

II.1. Motivele de recurs

II.1.1. Recursul declarat de reclamanta A.

Invocând incidenţa dispoziţiilor art. 488 alin. (1) pct. 5, 6, 7 şi 8 C. proc. civ., recurenta-reclamantă a solicitat admiterea recursului, modificarea în tot a deciziei atacate, în sensul admiterii apelului şi, pe cale de consecinţă, a admiterii în tot a cererii de chemare în judecată, interzicerea semnului în conflict şi obligarea intimatei-pârâte la plata despăgubirilor materiale în suma precizată de 1.695.831,07 RON şi a cheltuielilor de judecată ocazionate de prezentul recurs.

În dezvoltarea motivelor de recurs, recurenta a criticat hotărârea recurată prin prisma faptului că, în ceea ce priveşte existenţa prejudiciului invocat, instanţa de apel a apreciat că nu sunt incidente prevederile art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005, invocate de reclamantă în contextul în care aceasta a constatat similaritatea semnelor şi existenţa unui risc de a obţine un profit necuvenit din renumele mărcii anterioare.

Astfel, recurenta critică considerentele reţinute de către instanţa de apel prin care au fost menţinute concluziile prime instanţe în sensul că nu a fost dovedită reaua-credinţă a pârâtei din probele administrate şi din modalitatea în care pârâta şi-a derulat activitatea în raport de marca în cauză, deşi fapta există, împrejurarea că produsele concret introduse pe piaţă de reclamantă sub denumirea E., iar pârâta sub denumirea C. şi care sunt similare, nu au fost concepute pentru a induce eroarea asupra originii respectivelor produse. Totodată, instanţa de apel a reţinut că nu sunt incidente nici situaţiile asimilate parazitismului, nici contrafacerea prin punerea pe piaţă a unor produse similare dar neconforme şi care să ducă la deprecierea mărcii reclamantei.

Faţă de considerentele hotărârii recurate, recurenta-reclamantă a susţinut greşita interpretare şi aplicare a art. art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005, întrucât condiţia relei-credinţe nu există în textul de lege dar şi contradictorialitatea considerentelor în sensul că instanţa de apel deşi reţine similaritatea semnelor şi a produselor, neagă existenţa faptei ilicite şi, implicit, a prejudiciului cauzat reclamantei, deşi acestea sunt automat recunoscute în materia proprietăţii intelectuale iar determinarea prejudiciului se realizează printr-un criteriu legal, cel al vânzărilor intimatei-pârâte.

Cu toate că, potrivit regulilor generale ce guvernează răspunderea civilă delictuală, prejudiciul trebuie să fie cert, atât ca existenţă, cât şi ca posibilitate de evaluare, iar sarcina probării producerii unui asemenea prejudiciu revine persoanei pretins prejudiciate, potrivit dispoziţiilor art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală, care transpune Directiva nr. 2004/48/CE referitoare la respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, invocate de către reclamantă drept temei juridic al cererii în pretenţii, care reglementează criteriile de cuantificare a prejudiciului suferit de titularul mărcii prin activitatea de contrafacere, (conform considerentului 2b din Directiva nr. 2004/48/CE), prejudiciul este cert ca existenţă prin săvârşirea actelor de contrafacere (prin derogare de la regulile generale privind răspunderea civilă delictuală) şi poate fi evaluat pe baza criteriilor legale.

În ceea ce priveşte condiţia prejudiciului, instanţa de fond a concluzionat în mod corect că valoarea prejudiciului a fost raportată de către reclamantă exclusiv la beneficiul injust realizat de către pârâtă, respectiv valoarea tuturor încasărilor realizate de intimata-pârâtă din comercializarea produselor sub semnele în conflict, faţă de care s-a reţinut contrafacerea.

A precizat că apelanta-reclamantă a indicat drept criteriul de determinare a prejudiciului, criteriul legal prevăzut de art. 14 alin. (2) lit. a) potrivit căruia la stabilirea daunelor-interese instanţa judecătorească va lua în considerare toate aspectele corespunzătoare, cum ar fi: consecinţele economice negative, în special, pierderea câştigului suferită de partea vătămată, beneficiile realizate în mod injust de către persoana care a încălcat un drept de proprietate industrială protejat şi, după caz, elemente, altele decât factorii economici, cum ar fi prejudiciul moral cauzat titularului dreptului încălcat.

Făcând trimitere la art. 13 din Directiva 2004/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală a susţinut că instanţa de apel a respins cererea de acordare a despăgubirilor motivată de lipsa intenţiei pârâtei de a săvârşi contrafacerea, însă Legea nr. 84/1996 privind mărcile şi indicaţiile geografice, la art. 36 alin. (2) (în prezent art. 39 alin. (2) nu face vorbire de folosirea cu intenţie a mărcii atunci când stabileşte că titularul mărcii poate cere instanţei judecătoreşti competente să interzică terţilor să folosească, în activitatea lor comercială, fără consimţământul său, aşa încât un drept care conferă exclusivitate titularului său să poată fi ocrotit independent de atitudinea subiectivă avută de uzurpator faţă de actul de contrafacere şi urmările acesteia (intenţie sau culpă).

Cu toate acestea, O.U.G. nr. 100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială prevede că instanţa judecătorească competentă va ordona persoanei care cu intenţie a desfăşurat o activitate de contrafacere să plătească titularului dreptului încălcat daune-interese corespunzătoare prejudiciului pe care acesta l-a suferit, în mod real, ca urmare a încălcării săvârşite (art. 14 alin. (1).

Cu alte cuvinte, Legea nr. 84/1998 oferă protecţie împotriva tuturor actelor ilicite susceptibile a atrage răspunderea contrafăcătorului pentru uzurparea dreptului asupra mărcii, iar nu doar împotriva celor săvârşite cu intenţie.

Dreptul la marcă este un drept exclusiv, care comportă caracteristicile unui drept real de esenţa acestuia fiind opozabilitatea erga omnes şi caracterele absolut şi exclusiv al prerogativelor conferite de drept, astfel că apărarea dreptului şi repararea prejudiciilor aduse titularului trebuie să aibă loc independent de atitudinea subiectivă a celui care a încălcat dreptul şi, prin aceasta, a provocat daune.

A considerat că, la un profesionist, nu este posibilă săvârşirea unui act de contrafacere din culpă, context în care face trimitere la art. 16 alin. (3) C. civ., care prevede că fapta este săvârşită din culpă când autorul fie prevede rezultatul faptei sale, dar nu îl acceptă, socotind fără temei că nu se va produce, fie nu prevede rezultatul faptei, deşi trebuia să îl prevadă, iar culpa gravă există atunci când autorul a acţionat cu o neglijenţă sau imprudenţă pe care nici persoana cea mai lipsită de dibăcie nu ar fi manifestat-o faţă de propriile interese.

Indiferent dacă atingerile ar fi săvârşite cu intenţie sau din culpă, a precizat că art. 14 alin. (1) din O.U.G. nr. 100/2005 ce prevede că instanţa competentă va ordona persoanei care cu intenţie a desfăşurat o activitate de contrafacere să plătească titularului dreptului încălcat daune-interese corespunzătoare prejudiciului pe care acesta i-a suferit, în mod real, ca urmare a încălcării săvârşite, apare ca fiind în contradicţie cu scopurile propuse prin actul normativ.

A susţinut recurenta-reclamantă faptul că prevederea citată se află în contradicţie şi cu natura declarată de legiuitor, a dreptului la marcă, aceea de drept exclusiv şi a cărui încălcare trebuie să conducă la despăgubirea titularului său indiferent dacă uzurpatorul a acţionat cu intenţie sau nu, iar vina pentru această reglementare o poartă, de această dată, şi legiuitorul european, iar nu doar legiuitorul român.

Pe de altă parte, a considerat că întreprinzătorii sunt profesionişti şi că orice profesionist ar trebui să cunoască piaţa ori segmentul de piaţă în care îşi desfăşoară activitatea. Profesionistul trebuie tratat cu exigenţă sporită pentru că este dator să se informeze, dar şi să informeze corect pe consumator.

Aşadar, profesionistul are obligaţia şi nu facultatea de a cunoaşte produsele concurenţei şi mărcile pe care concurenţa le foloseşte.

Condiţia intenţiei directe a fost dovedită prin prisma faptului că ambele părţi activează pe aceeaşi piaţă a produselor chirurgicale, dar şi a faptului că intimata-pârâtă, fiind un comerciant, culpa acesteia şi gradul de diligenţă trebuie analizate cu rigoarea acordată unui profesionist.

Mai mult, intimata-pârâtă avea cunoştinţă de mărcile înregistrate aparţinând apelantei-reclamante D., D. şi E. inclusiv din cele două opoziţii/contestaţii formulate de cea din urmă cu ocazia cererilor de înregistrare ca marcă a semnelor în conflict, C. Şi C. respinse definitiv de la înregistrare de OSIM care a evidenţiat similaritatea semnelor şi a produselor în conflict, respectiv a riscului de confuzie şi de asociere existente în piaţă. în ciuda respingerii de la înregistrare, intimata-pârâtă a continuat cu rea-credinţă activităţile de comercializare a produselor similare sub semnele în cauză.

Prin neacordarea de despăgubiri apelantei-reclamante, deşi s-a reţinut fapta de contrafacere în sarcina pârâtei, instanţa a ignorat cerinţa legală prevăzută de art. 3 alin. (2) din O.U.G. nr. 100/2005 conform căreia măsurile trebuie să fie descurajatoare pentru contrafăcător, în scopul lipsirii contrafacătorului de toate resursele obţinute în mod ilicit şi care i-au permis să continue activitatea de contrafacere sau să le găsească o valoare de înlocuire în patrimoniul societăţii.

A menţionat că, potrivit documentelor ataşate la dosar, pârâta a comercializat acelaşi gen de produse, instanţa bonificându-l astfel pe autorul faptei ilicite cu păstrarea unui beneficiu injust. Beneficiul contrafacătorului constă tocmai în faptul că, prin veniturile câştigate ilicit în urma activităţii de contrafacere, a putut continua activitatea de contrafacere, fiind astfel încurajat în sensul că a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală aparţinând unei societăţi nu va avea nicio urmare, aceasta nefiind obligată la plata despăgubirilor solicitate, cuantificate potrivit dispoziţiilor legale.

Din punct de vedere procedural, limitele rejudecării cauzei de faţă depind nu numai de soluţiile care au intrat în puterea lucrului judecat (în concret, a dispoziţiei de admitere a acţiunii în contrafacere), ci şi de actele de contrafacere propriu-zise care au fost reţinute ca dovedite în primul ciclu procesual, având în vedere faptul că daunele interese sunt direct proporţionale cu drepturile încălcate [art. 3 alin. (2) din O.U.G. nr. 100/2005], astfel încât gradul de contrafacere va afecta şi modul în care titularul dreptului poate solicita/obţine despăgubiri.

Or, în opinia recurentei-reclamante, concluzia instanţei de fond că nu a fost dovedit caracterul cert al prejudiciului, este nelegală, întrucât, din interpretarea prevederilor art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005 reiese că în acest caz prejudiciul este cert prin săvârşirea actelor de contrafacere, prin derogare de la regulile generale privind răspunderea civilă delictuală, putând fi evaluat pe baza criteriilor legale.

De altfel, reclamanta a precizat, drept consecinţe economice negative, beneficiile realizate în mod injust de către pârâtă, care a încălcat drepturile de proprietate industrială protejate, pe care însuşi legiuitorul le defineşte ca atare, prezumând existenţa acestora în cazul încălcării dreptului de proprietate industrială, reglementare care se aplică în toate cazurile de contrafacere prevăzută de art. 36 din Legea nr. 84/1998.

Cu privire la criteriile legale de estimare a prejudiciului, prin memoriul de recurs s-a susţinut că motivarea instanţei de fond de respingere a daunelor materiale este total greşită, pentru că nici Directiva nr. 2004/48/CE şi O.U.G. nr. 100/2005 (prin care a fost transpusă directiva), nici practica judiciară din România, nu condiţionează acordarea ca despăgubiri a profitului injust realizat de pârâte de dovedirea unui efect economic negativ, direct şi imediat cum ar fi o scădere a vânzărilor, ci consideră că acest beneficiu injust este o formă de exprimare a prejudiciului cauzat.

Prejudiciul material are o existenţă de sine stătătoare şi a fost determinat pe baza probelor constând în situaţiile de vânzări ale produselor similare purtând semnele similare aflate în conflict, aferente unei perioade de 3 ani anterior datei cererii de chemare în judecată, depuse la dosarul cauzei de către intimata-pârâtă, constând în (încasările) beneficiile realizate în mod injust de către pârâtă care a încălcat drepturile de proprietate industrială anterior protejate de apelantul-reclamant.

Cu privire la caracterul cert al prejudiciului şi sarcina probei, a arătat că este greşită motivarea instanţei, în sensul că nu există un prejudiciu, câtă vreme reclamanta nu acţionează pe teritoriul României şi nu ar avea nicio relevanţă vânzările de produse aparţinând pârâtei, pentru că apelanta-reclamantă a dovedit caracterul contrafăcut al produselor comercializate de intimata-pârâtă şi, mai mult, instanţa a reţinut acest aspect.

II.1.2. Recursul declarat de pârâta B. S.R.L.

Recurenta-pârâtă a solicitat admiterea recursului, casarea deciziei atacate şi, pe cale de consecinţă, rejudecarea apelului în sensul admiterii acestuia, în baza motivelor de casare prevăzute de dispoziţiilor art. 488 alin. (1) pct. 5 şi 8 C. proc. civ. şi a Deciziei nr. 79/2022 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept.

În dezvoltarea motivelor de recurs, în referire la istoricul litigiului, sub aspectul incidenţei motivului de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 5 C. proc. civ., a arătat că decizia atacată este dată cu încălcarea regulilor de procedură a căror nerespectare atrage nulitatea acesteia, în sensul în care instanţa de apel a admis apelul declarat de aceasta, cu consecinţa respingerii cererii introductive, iar împotriva soluţiei de respingere a apelului cu privire la cererea reconvenţională nu a formulat recurs.

Prin urmare, în considerarea dispoziţiilor art. 510 alin. (3) C. proc. civ., instanţa de apel, în rejudecare, trebuia să ia în analiză şi apelul formulat de apelanta-pârâtă în condiţiile în care acesta fusese admis în parte în primul ciclu procesual, aspect susţinut în cadrul concluziilor orale ale apărătorului apelantei-pârâte şi consemnat în încheierea de şedinţă din 15 martie 2023.

A precizat că hotărârea atacată nu cuprinde şi analiza motivelor de apel formulate de apelanta-pârâtă, instanţa menţionând numai faptul că acest apel a fost respins în primul ciclu procesual, ceea ce nu corespunde realităţii juridice aşa cum rezultă din actele depuse la dosar.

Relativ la incidenţa motivului de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., recurenta-pârâtă a susţinut că, în raport de decizia de casare, instanţa trebuia să reanalizeze criticile privind respingerea cererii de despăgubiri formulată în baza O.U.G. nr. 100/2005, însă, în rejudecare, aceasta a menţinut dispoziţiile primei instanţe, reţinând că deşi fapta de contrafacere există împrejurarea că produsele comercializate nu au fost concepute pentru a induce eroare asupra originii respectivelor produse, nefiind dovedită în niciun fel reaua-credinţă a pârâtei.

Instanţa nu a arătat, în mod concret, dacă sunt întrunite cumulativ condiţiile Legii nr. 84/1998 şi O.U.G. nr. 100/2005 pentru a exista activitate de contrafacere, însă a aplicat o sancţiune specifică contrafacerii, exprimarea folosită de instanţa de fond fiind ambiguă şi neclarificând sau stabilind cu exactitate dacă pârâta a desfăşurat o activitate de contrafacere sau nu, context în care obligaţia de încetare a activităţii de comercializare a acestor produse ale pârâtei este nejustificată, întrucât nu poate fi decât o interdicţie stabilită urmare a constatării existenţei unei contrafaceri.

Or, instanţa a dispus în sarcina recurentei o obligaţie nelegală, sancţiunea fiind nejustificată fără existenţa faptei reglementate de art. 14 alin. (1) din O.U.G. nr. 100/2005, de vreme ce reclamanta nu a probat existenţa unei contrafaceri, întrucât B. S.R.L. este producător autorizat de fire de sutură chirurgicală, fiind înregistrat la OSIM şi autorizat de Ministerul Sănătăţii pentru a comercializa produsele sale pe piaţa din România, iar firele de sutură comercializate cu denumirea C. şi C. sunt comercializate de fapt sub producătorul B. S.R.L.

Instanţa de apel, în rejudecare, trebuia să respingă ambele capete de cerere, întrucât a constatat că nu s-a cauzat un prejudiciu reclamantei A. şi astfel să reţină doar existenţa unei contrafaceri.

Făcând trimitere la art. 14 din Regulamentul nr. 207/2009, recurenta-pârâtă a susţinut că activitatea de contrafacere, precum şi obligarea la daune-interese a celui care săvârşeşte astfel de fapte, sunt în strânsă legătură în accepţiunea art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005, neputându-se reţine de către instanţă în mod separat.

Aşadar, instanţa trebuia să analizeze motivele pârâtei de apel în limitele hotărârii de casare, respectiv dacă va reţine sau nu premisa contrafacerii, respectiv dacă sunt sau nu sunt întrunite elementele răspunderii civile delictuale sau ale contrafacerii, existenţa unei activităţi de contrafacere, dreptul încălcat, prejudiciul suferit în mod real de reclamantă, legătura dintre prejudiciu şi încălcarea săvârşită în condiţiile normei naţionale.

A precizat că reclamanta nu a furnizat niciun element de probă care să permită să se concluzioneze faptul că utilizarea de către pârâtă a semnelor C. şi C. generează un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcilor reclamantei.

Or, noţiunea de profit necuvenit generat de caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare este în relaţie cu avantajul obţinut prin utilizarea semnului în conflict, identic sau similar, însă, în speţă, reclamanta nu a probat că, prin utilizarea semnelor C. şi C., pârâta ar încerca să se plaseze în contextul popularităţii mărcilor sale pentru a beneficia de puterea lor de atracţie, de reputaţie şi de prestigiul lor.

În consecinţă, prin aplicarea normelor de drept material la situaţia de fapt a considerat că nu sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege pentru existenţa faptei de contrafacere, nefiind îndeplinită condiţia ca utilizarea semnelor în conflict să genereze un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcilor anterioare sau sa le aducă un prejudiciu.

II.2. Întâmpinarea formulată în cauză

Prin întâmpinarea formulată la recursul declarat de reclamanta A., data de 16 septembrie 2024, prin poştă electronică, în termen legal, recurenta-pârâtă B. S.R.L. a solicitat, în principal, constatarea nulităţii recursului, în temeiul art. 489 alin. (2) C. proc. civ., iar în subsidiar, respingerea recursului, ca nefondat, în temeiul art. 496 alin. (1) C. proc. civ., precum şi respingerea capătului de cerere privind reîntregirea cheltuielilor de judecată solicitate la fond şi apel, precum şi obligarea recurentei-pârâte la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de recurs.

Cu privire la excepţia nulităţii recursului, prin raportare la art. 489 alin. (2) C. proc. civ., a susţinut că, prin cererea de recurs, reclamanta a expus critici ce vizează modul de apreciere a probelor de către instanţa de apel ceea ce echivalează cu netemeinicia şi nu nelegalitatea deciziei recurate prin raportare la cazurile de casare prevăzute de art. 488 alin. (1) pct. 1-8 C. proc. civ.

Pe fondul recursului, cu privire la incidenţa motivului de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., a arătat că instanţa de apel a analizat din perspectiva actelor normative aplicabile şi a invocat directive şi jurisprundenta europeană relevante, nicidecum prevederi legale generale în detrimentul celor speciale sau alte acte normative fără legătură concretă cu speţă

Astfel, în cadrul analizei apelului declarat de recurentă instanţa de apel a constatat că nu sunt întrunite în mod cumulativ condiţiile prevăzute de art. 36 alin. (2). lit. b) şi c) din Legea nr. 84/1998 (care reprezintă transpunerea în dreptul intern a dispoziţiilor similar din Prima Directivă a Consiliului Comunităţilor Europene din 21 decembrie 1988 pentru apropierea legilor referitoare la mărci din Statele Membre 89/104/EEC, modificate prin Directiva 2008/95/CE) pentru admiterea acţiunii în contrafacere.

Prin prisma art. 14 alin. (1) din O.U.G. nr. 100/2005 privind asigurarea respectării dreptului de proprietate industrială, care transpun în dreptul intem Directiva 2004/48/CE, instanţa de apel a concluzionat că premisa pentru admiterea capătului de cerere vizând repararea prejudiciului pentru trecut nu este îndeplinită în cauză nici pe temeiul art. 36 alin. (1) lit. b) şi nici al art. 36 alin. (1) lit. c) din Legea 84/1998.

Instanţa de apel a reţinut că produsele introduse pe piaţă de pârâtă nu au fost concepute pentru a induce în eroare asupra originii acestora, nefiind incidente situaţiile asimilate parazitismului şi nici contrafacerii prin punerea pe piaţă a unor produse similare, dar neconforme, şi care să ducă la deprecierea mărcii reclamantului

Or, nemulţumirile recurentei faţă de soluţia pronunţată în apel nu se pot necircumscrie exigenţelor căii de atac a recursului în reglementarea cuprinsă în art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., recursul fiind un mijloc procedural menit să asigure un control de legalitate asupra deciziilor pronunţate în apel.

Prin întâmpinarea formulată la recursul declarat de pârâta B., la data de 24 septembrie 2024, prin poştă electronică, în termen legal, recurenta-reclamantă A., prin care a solicitat, în principal, respingerea recursului pârâtei, ca inadmisibil, şi, în subsidiar, ca neîntemeiat, cu consecinţa admiterii recursului său, modificarea în tot a deciziei civile, în sensul admiterii apelului şi admiterii în tot a cererii de chemare în judecată, interzicerea semnului în conflict şi obligarea intimatei-pârâte la plata despăgubirilor materiale în suma precizată de 1.695.831,07 RON; la plata cheltuielilor de judecată reîntregite de la fond, apel şi recurs din ambele cicluri procesuale (taxă judiciară şi onorariu avocat), precum şi la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de prezentul recurs.

În susţinerea poziţiei sale procesuale, cu privire la excepţia inadmisibilităţii recursului, a făcut trimitere la prima critică de nelegalitate ce vizează aspectul că, în rejudecare, instanţa de apel trebuia să reanalizeze apelul formulat în primul ciclu procesual, arătând că în raport de limitele trasate prin hotărârea instanţei de recurs, curtea de apel nu putea să repună în discuţie chestiunea privind anularea mărcilor A. pentru lipsa caracterului distinctiv, deoarece aceasta fusese deja tranşată.

De aceea, motivul de recurs prin care recurenta tinde să repună în dezbatere o chestiune impusă cu autoritate de lucru judecat nu poate fi primit, atâta vreme cât lucrul anterior judecat se opune atât părţilor, cât şi instanţei, în mod absolut.

Cu privire la al doilea motiv de recurs ce reclamă o pretinsă încălcare/aplicare greşită a normelor de drept material, recurenta-reclamantă a susţinut că şi acest motiv de recurs este inadmisibil, întrucât partea adversă nu a indicat norma de drept material, ci doar şi-a exprimat nemulţumirea asupra concluziei instanţei de apel cu privire la existenţa contrafacerii.

Instanţa de apel a constatat motivat similaritatea semnelor şi a produselor aflate în conflict respectiv existenţa unui risc de confuzie care implică şi riscul de asociere, deci a evidenţiat corect premisa faptei de contrafacere, însă recurenta-pârâtă a interpretat greşit textele de lege incidente materiei susţinând că în lipsa prejudiciului nu există contrafacere, deşi în jurisprudenţa constantă a instanţei supreme, în materia încălcării drepturilor de proprietate intelectuală, în premisa existenţei contrafacerii prejudiciul este prezumat.

Astfel, titularul mărcii anterioare nu este obligat să demonstreze existenţa unei atingeri efective şi actuale aduse mărcii sale, fiind suficient ca din împrejurările cauzei să se aprecieze în sensul existenţei unui risc viitor si neipotetic de profit necuvenit sau de prejudiciu (hotărârea Tribunalului SPA-Finders).

În contextul reţinerii similarităţii semnelor şi a produselor, a existenţei riscului de confuzie, implicit există o fapta ilicită, prejudiciului este prezumat în materia proprietăţii intelectuale, spre deosebire răspunderea civilă delictuală, unde prejudiciul trebuie să fie cert, atât ca existenţă, cât şi ca posibilitate de evaluare, iar sarcina probării producerii unui asemenea prejudiciu revine persoanei pretins prejudiciate.

Potrivit dispoziţiilor art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală, care transpune Directiva nr. 2004/48/CE referitoare la respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, invocate în cauză drept temei juridic al acţiunii în contrafacere, care reglementează criteriile de cuantificare a prejudiciului suferit de titularul mărcii prin activitatea de contrafacere, (conform considerentului 26 din Directiva nr. 2004/48/CE), prejudiciul este cert ca existentă prin săvârşirea actelor de contrafacere (prin derogare de la regulile generale privind răspunderea civilă delictuală) şi poate fi evaluat pe baza acestor criterii legale.

În ceea ce priveşte condiţia prejudiciului, instanţa de fond a concluzionat în mod corect că valoarea prejudiciului a fost raportată de către reclamantă exclusiv la beneficiul injust realizat de către pârâtă, respectiv valoarea tuturor încasărilor realizate din comercializarea produselor sub semnele în conflict, faţă de care s-a reţinut contrafacerea.

În aceste condiţii, în premisa contrafacerii prejudiciul este prezumat şi poate fi evaluat legal potrivit criteriului beneficiilor realizate în mod injust de către autorul faptelor de contrafacere, prevăzut de art. 14 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 100/2005.

Prejudiciu constă tocmai în veniturile câştigate ilicit în urma activităţii de contrafacere, ca urmare a încălcării unui drept de proprietate intelectuală şi a fost dovedit pe baza vânzărilor produselor similare purtând semnele similare aflate în conflict, aferente unei perioade de 3 ani anterior datei cererii de chemare în judecată.

II.3. Răspunsul la întâmpinare

La data de 02 octombrie 2024, prin poştă electronică, în termen legal, recurenta-pârâtă B. a depus răspuns la întâmpinarea formulată de recurenta-reclamantă A., prin care a reiterat solicitarea privind admiterea recursului său, casarea decizie recurate şi, pe cale de consecinţă, rejudecarea apelului formulat de pârâtă, în sensul admiterii acestuia.

A arătat că în raport de situaţia de fapt, instanţa de apel, în rejudecare, trebuia să ia în analiză şi apelul formulat de pârâtă în condiţiile în care acesta fusese admis în parte în primul ciclu procesual, potrivit limitelor impuse de hotărârea de casare, potrivit art. 510 alin. (3) C. proc. civ., sub acest aspect decizia instanţei de apel fiind dată cu încălcarea regulilor de procedură a căror nerespectare atrage nulitatea acesteia.

În ceea ce priveşte motivul de recurs prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ. indicat în cererea de recurs, a considerat că instanţa de apel nu a arătat, în mod concret, dacă sunt întrunite cumulativ condiţiile Legii nr. 84/1998 şi O.U.G. nr. 100/2005 pentru a exista activitate de contrafacere, însă a aplicat o sancţiune specifică contrafacerii, fără existenţa faptei reglementate de art. 14 alin. (1) din O.U.G. nr. 100/2005.

Reclamanta nu a furnizat niciun element de probă care să permită să se concluzioneze faptul ca utilizarea de către pârâtă a semnelor C. şi C. generează un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcilor reclamantei. Sau că ar fi încercat să se plaseze în contextul popularităţii mărcilor sale pentru a beneficia de puterea lor de atracţie, de reputaţie şi de prestigiul lor.

La data de 04 octombrie 2024, prin poştă electronică, în termen legal, recurenta-reclamantă A. a depus răspuns la întâmpinarea formulată de recurenta-pârâtă B. S.R.L., prin care a reiterat solicitarea admiterii recursului său, modificarea în tot a deciziei civile, în sensul admiterii apelului şi admiterii în tot a cererii de chemare în judecată, interzicerea semnului în conflict şi obligarea intimatei-pârâte la plata despăgubirilor materiale în suma precizată de 1.695.831,07 RON; la plata cheltuielilor de judecată reîntregite de la fond, apel şi recurs din ambele cicluri procesuale (taxă judiciară şi onorariu avocat). precum şi la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de prezentul recurs.

A solicitat respingerea excepţiei nulităţii recursului prin prisma pretinsei lipsei a motivelor de nelegalitate, ca neîntemeiată, având în vedere că, prin recursul declarat, a indicat motivele de nelegalitate şi a indicat normele de drept material interpretate şi aplicate greşit, făcând trimitere la încălcarea prevederilor art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005, atunci când au concluzionat în sensul lipsei unui prejudiciu, la prezumţia legală a existenţei prejudiciului în condiţiile premisei contrafacerii, la calitatea pârâtei de profesionist, la prejudiciul material determinat pe baza probelor constând în situaţiile de vânzări ale produselor similare purtând semnele similare aflate în conflict, aferente unei perioade de 3 ani anterior datei cererii de chemare în judecată, depuse la dosarul cauzei de către intimata-pârâtă, constând în (încasările) beneficiile realizate în mod injust de către pârâtă care a încălcat drepturile de proprietate industrială anterior protejate de apelantul-reclamant.

Cu privire la caracterul cert al prejudiciului şi sarcina probei, a arătat că este greşită motivarea instanţei, în sensul că nu există un prejudiciu, câtă vreme reclamanta nu acţionează pe teritoriul României şi nu ar avea nicio relevanţă vânzările de produse aparţinând pârâtei, pentru că apelanta-reclamantă a dovedit caracterul contrafăcut al produselor comercializate de intimata-pârâtă şi mai mult, instanţa a reţinut acest aspect.

II.3. Procedura derulată în faţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, secţia I civilă

Raportul întocmit în cauză, în condiţiile art. 493 alin. (2) şi (3) C. proc. civ. a fost analizat în completul filtru, fiind comunicat părţilor, iar prin încheierea din 19 noiembrie 2024, completul de filtru au fost admise în principiu recursurile formulate şi a fost fixat primul termen de judecată la data de 11 februarie 2025, în şedinţă publică, cu citarea părţilor, în vederea soluţionării pe fond a acestora.

III. Soluţia şi considerentele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

Examinând decizia recurată, precum şi actele şi lucrările dosarului, pe baza criticilor formulate prin motivele de recurs şi prin raportare la dispoziţiile legale aplicabile în cauză, Înalta Curte constată următoarele:

III.1. Cu privire la recursul formulat de pârâta B. S.R.L.

Se constată că, în fapt, instanţa de apel, prin hotărârea recurată, a respins ambele apeluri declarate în cauză şi a menţinut soluţia primei instanţe care a admis în parte cererea de chemare în judecată, în sensul că a constatat că produsele fabricate sau comercializate de pârâtă cu denumirea C. şi C. aduc atingere drepturilor exclusive de proprietate intelectuală ale reclamantei privind mărcile comunitare D., D. şi E., obligând pârâta să înceteze activităţile comerciale - fabricare, promovare, import, export, vânzare, de produse identice sau similare produselor reclamantei.

Totodată, a fost menţinută soluţia primei instanţe de respingere a capătul de cerere privind obligarea pârâtei la plata de despăgubiri reprezentând prejudiciul cauzat ca urmare a încălcării dreptului exclusiv la marcă precum şi cea de respingere a cererii reconvenţionale formulată de recurenta-pârâtă.

Prin recursul formulat, recurenta-pârâtă a criticat hotărârea recurată sub aspectul neanalizării, în cel de-al doilea ciclu procesual a apelului formulat, cu încălcarea dispoziţiilor art. 501 alin. (3) C. proc. civ. (din eroare recurenta-pârâtă a indicat art. 510 C. proc. civ.). A susţinut recurenta că, în mod greşit, instanţa de apel a reţinut că în primul ciclu procesual apelul său a fost respins în condiţiile în care prin hotărârea casată acesta fusese admis.

Critica, ce poate fi încadrată în motivul de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 5 C. proc. civ., este nefondată.

Dispoziţiile art. 488 alin. (1) pct. 5 C. proc. civ. conferă instanţei de recurs posibilitatea de a controla respectarea tuturor regulilor de procedură a căror nesocotire atrage nulitatea, reprezentând un veritabil sediu al materiei pentru toate neregularităţile procedurale care nu sunt acoperite de un motiv de casare special, fiind, în principiu, incident ori de câte ori se reclamă încălcarea unei norme de procedură imperative, indiferent dacă aceasta este de ordine publică ori privată, în toate cazurile, desigur, cu respectarea regulilor de invocare.

Din analiza hotărârii recurate rezultă că instanţa de apel, a consemnat în considerentele hotărârii faptul că în primul ciclu procesual apelul pârâtei a fost respins, în contextul în care acesta fusese admis, însă a procedat la analiza apelurilor formulate în cauză în limitele casării, doar în ceea ce priveşte soluţia pronunţată de prima instanţa asupra cererii principale.

Deşi menţiunea instanţei de apel la care face referire recurenta-pârâtă este inexactă şi nu clarifică întru totul soluţiile pronunţate în cauză, aceasta, în sine, nu atrage incidenţa motivului de casare invocat întrucât din considerentele deciziei recurate rezultă că instanţa de apel, în mod corect, nu a mai procedat la analiza motivelor de apel privitoare la respingerea cererii reconvenţionale, în contextul în care pârâta nu a formulat recurs împotriva hotărârii pronunţate în apel în primul ciclu procesual, însă a analizat susţinerile ambelor părţi referitoare la cererea principală formulată de către reclamantă, pornind de la dezlegările obligatorii ale deciziei de casare.

Astfel, instanţa de apel, în motivarea hotărârii sale a pornit de la dezlegările obligatorii date de instanţa de recurs referitoare la faptul că mărcile apelantei-reclamante beneficiază de un caracter puternic distinctiv, la chestiunea renumelui acestora şi a distinctivităţii dovedite, chestiuni intrate în autoritatea de lucru judecat, instanţa de apel neputând să reia analiza tuturor motivelor invocate de părţi, ci numai asupra acelora cu privire la care instanţa de recurs a dispus reanalizarea. De asemenea, a făcut referire la starea de fapt, la probele administrate în cauză şi normele legale incidente, care, în opinia sa, justificau soluţia de respingere a ambelor apeluri formulate în cauză.

În acest sens, se constată că instanţa de apel, respingând cererea de obligare a pârâtei la plata de despăgubiri a reţinut faptul că pârâta nu a acţionat cu rea-credinţă şi nici nu a urmărit inducerea în eroare asupra originii produselor sale a dat eficienţă susţinerilor similare din apel ale pârâtei privind lipsa intenţiei de a induce în eroare a potenţialilor cumpărători precum şi cele referitoare la soluţia primei instanţe, care a reţinut că pârâta nu a acţionat cu rea-credinţă şi nici nu a avut o practică incorectă sau înşelătoare.

Totodată, în cuprinsul motivării hotărârii recurate, instanţa de apel a făcut referire la înscrisurile depuse de către pârâtă, înlăturând susţinerile acesteia referitoare la faptul că ar opera pe un segment mult mai redus al pieţei materialelor chirurgicale de sutură, precum şi cele potrivit cărora produsele sunt destinate profesioniştilor, fapt ce ar exclude posibilitatea de inducere în eroare asupra originii şi utilizării produselor.

Prin urmare, se constată că, menţiunea eronată a instanţei de apel nu atrage casarea hotărârii recurate, în contextul în care instanţa de apel a procedat la analiza susţinerilor ambelor părţi, cu respectarea dispoziţiilor art. 501 alin. (3) C. proc. civ. în sensul că a ţinut cont de motivele invocate înaintea instanţei de apel, însă în limitele dispuse prin decizia de casare.

Prin cel de-al doilea motiv de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ. recurenta-pârâtă a invocat încălcarea şi aplicarea greşită a normelor de drept material.

Motivele de recurs urmează a fi analizate însă atât prin prisma motivului de casare invocat de pârâtă având în vedere faptul că se invocă aplicarea greşită a normelor legale referitoare la contrafacere şi dispoziţiile O.U.G. nr. 100/2005 dar şi din perspectiva celui prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 5 C. proc. civ., ce priveşte neregularităţile procedurale în contextul în care sunt criticate aspecte referitoare la probele administrate în cauză, reglementate de dispoziţiile C. proc. civ.. Totodată, susţinerile recurentei potrivit cărora instanţa de apel nu a analizat motivele de apel formulate în cauză vor fi analizate din perspectiva motivului de nelegalitate prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 6 C. proc. civ.

Printr-o primă categorie de critici subsumată motivului de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., reiterând motivele de apel formulate, pârâta a susţinut faptul că soluţia instanţei de apel este greşită, întrucât, deşi a reţinut că nu s-a făcut dovada relei-credinţe a pârâtei şi că nu sunt incidente dispoziţiile O.U.G. nr. 100/2005, aceasta a menţinut soluţia primei instanţe cu privire la existenţa faptei de contrafacere, neanalizând motivele invocate prin apel de către pârâtă.

Critica este nefondată.

Criticile privind nepronunţarea asupra unor argumente în susţinerea apelului nu pot fi primite motivat de faptul că, astfel cum s-a menţionat anterior, instanţa de apel, în analiza sa, a pornit de la aspectele deja dezlegate de către instanţa de recurs, cu respectarea îndrumărilor date de aceasta din urmă, analizând, în ansamblu, chestiunile legate de fondul cererii de chemare în judecată.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat, în mai multe decizii, în sensul că obligaţia pe care o impune art. 6 paragraful 1 instanţelor naţionale de a şi motiva deciziile nu presupune existenţa unui răspuns detaliat la fiecare argument. Măsura în care se aplică această obligaţie de motivare poate varia în funcţie de natura deciziei şi trebuie determinată în funcţie de circumstanţele cauzei. Chiar şi omisiunea de a răspunde unui argument nu ridică probleme pe tărâmul Convenţiei, cât timp respectivul argument nu era hotărâtor în soluţionarea cauzei (cauza Ruiz Torija c. Spaniei, cauza Jahnke şi Lenoble c. Franţei).

La rândul său, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie apreciază că motivarea unei hotărâri nu este o problemă de volum, ci una de esenţă, de conţinut, obligaţia instanţelor naţionale de a-şi motiva hotărârile judecătoreşti nu presupune existenţa unui răspuns detaliat la fiecare argument punctual, ci este suficient să fie examinate tezele de fapt şi de drept propuse de părţi în susţinerea propriilor poziţii, chiar şi prin considerente comune, precum şi să fie exteriorizată această analiză într-o manieră care să facă decelabil raţionamentul care a condus la adoptarea soluţiei dispusă prin hotărârea judecătorească. În principiu, şi gruparea argumentelor este legalmente admisibilă, atât timp cât instanţa răspunde acestora, chiar printr-un considerent comun.

Or, aceste exigenţe sunt îndeplinite în cauză, în ceea ce priveşte soluţia dată cererii principale, instanţa de apel a arătat motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază soluţia pronunţată, precum şi argumentele pentru care s-a menţinut soluţia primei instanţe, răspunzând, prin considerente comune, susţinerilor celor două părţi.

Mai mult decât atât, instanţa de apel, contrar argumentelor din memoriul de recurs, nu era obligată să analizeze motivele de apel referitoare la prejudiciu sau legătura dintre prejudiciu şi încălcarea săvârşită, întrucât aceasta a respins capătul de cerere referitoare la obligarea pârâtei la despăgubiri pentru lipsa intenţiei în forma cerută de lege (argument eronat, astfel cum se va reţine în cele ce urmează, dar care în logica instanţei de apel justifică omisiunea analizării celorlalte condiţii ale răspunderii în economia deciziei luate).

Totodată, pe fond, nu pot fi primite susţinerile recurentei-pârâte în contextul în care fapta de contrafacere este prohibită doar de dispoziţiile Legii nr. 84/1998, nu şi de dispoziţiile O.U.G. nr. 100/2005 care reglementează măsurile, procedurile şi repararea daunelor în scopul asigurării respectării drepturilor de proprietate industrială, în general.

În fine, este posibil ca o faptă să aducă atingere dreptului la marcă şi, în circumstanţe excepţionale, să nu cauzeze un prejudiciu supus reparaţiei, nici din această perspectivă hotărârea recurată nefiind per se contradictorie.

Cu alte cuvinte, dacă respingerea cererii în contrafacere atrage în mod necesar şi respingerea capătului de cerere privind acordarea de despăgubiri, respingerea acestei din urmă cereri nu conduce la concluzia că fapta de contrafacere nu ar putea să existe, acestea fiind analizate distinct de către instanţa judecătorească.

Pe cale de consecinţă respingerea cererii de despăgubiri de către instanţa de apel nu poate constitui un temei pentru respingerea capătului de cerere privind constatarea faptei de contrafacere a pârâtei, actele normative având finalităţi diferite.

Prin urmare, contrar susţinerilor recurentei-pârâte, instanţa de apel nu era obligată să respingă ambele capete de cerere întrucât a constatat că în cauză nu s-a cauzat un prejudiciu reclamantei ci aceasta avea posibilitatea să constate existenţa contrafacerii, independent de soluţia dată capătului de cerere referitoare la plata de despăgubiri.

În ceea ce priveşte a doua categorie de critici subsumate aceluiaşi motiv de recurs, recurenta-pârâtă a criticat soluţia instanţei de apel din perspectiva probelor administrate în cauză, susţinând faptul că reclamanta nu a probat şi nici nu poate proba existenţa unei contrafaceri motivat de faptul că pârâta este producător autorizat de fire de sutură chirurgicală, fiind înregistrat la OSIM şi autorizat de Ministerul Sănătăţii pentru a comercializa produsele sale pe piaţa din România, iar firele cu denumirea C. şi C. sunt comercializate sub denumirea producătorului, respectiv cea a recurentei B. S.R.L.

Rezultă din criticile formulate că recurenţii sunt în realitate nemulţumiţi de situaţia de fapt stabilită, cu privire la care afirmă că nu ar fi probată fapta de contrafacere. Or, această susţinere conturează o veritabilă critică de netemeinicie, care excedează motivelor legale de casare prevăzute de art. 488 alin. (1) C. proc. civ. Instanţa de recurs nu este o instanţă devolutivă, în recurs nefiind posibilă reaprecierea probelor administrate pentru a se reţine o altă situaţie de fapt, ci doar verificarea modului în care dispoziţiile legale incidente au fost interpretate şi aplicate situaţiei de fapt stabilite în mod suveran de instanţele de fond.

Pe de altă parte, în drept, încălcarea unei mărci şi caracterul ilicit al contrafacerii nu sunt înlăturate prin obţinerea unor autorizaţii administrative de punere pe piaţă a unor produse purtând semnele de natură a încălca dreptul exclusiv la marcă, întrucât respectivele autorizaţii au funcţiuni diferite, de asigurare a respectării normelor de drept public de către produsele de uz medical.

Prin cea de-a treia categorie de critici, recurenta-pârâtă a susţinut că nu sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege pentru existenţa contrafacerii întrucât, în cauză, nu este îndeplinită condiţia ca utilizarea semnelor în conflict să genereze un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcilor anterioare sau să le aducă vreun prejudiciu.

Totodată, recurenta a susţinut că în mod greşit instanţa de apel a reţinut în sarcina sa fapta de contrafacere în baza caracterului distinctiv şi a renumelui mărcii anterioare întrucât reclamanta nu a probat că, prin utilizarea semnelor C., C. pârâta ar încerca să beneficieze de reputaţia mărcilor anterioare.

Criticile recurentei nu pot fi primite, în contextul în care astfel cum a reţinut şi instanţa de apel, chestiunile referitoare la caracterul distinctiv al mărcilor reclamantei, precum şi cele referitoare la renumele acestora au intrat în autoritate de lucru judecat.

Astfel, prin decizia de casare, s-a statuat cu autoritate de lucru judecat şi, de altfel, cu putere obligatorie pentru instanţa de trimitere (art. 501 alin. (3) C. proc. civ.) că sunt intrate sub autoritate de lucru judecat atât dezlegarea referitoare la caracterul distinctiv intrinsec al mărcilor reclamantei, dar şi chestiunea renumelor acestora (sau a distinctivităţii dobândite), considerente ce nu mai pot fi repuse în discuţie sau combătute de către recurenta-pârâtă.

Autoritatea de lucru judecat, se impune cu forţă obligatorie atât părţilor cât şi instanţei de judecată, context în care, în mod corect, instanţa de apel, a dat eficienţă dezlegărilor date de către instanţa de apel, criticile urmând a fi respinse ca nefondate.

Faţă de aceste considerente, recursul formulat de pârâta B. S.R.L. urmează a fi respins ca nefondat.

III.2. Recursul declarat de reclamanta A.

Cu titlul preliminar, se reţine că, deşi prin recursul formulat, recurenta-reclamantă a invocat incidenţa motivelor de casare prevăzute de art. 488 alin. (1) pct. 5, 6, 7 şi 8 C. proc. civ., criticile sunt subsumate doar motivelor de nelegalitate prevăzute de pct. 6 şi 8 ale aceluiaşi articol, din perspectiva cărora urmează a se analiza legalitatea deciziei atacate.

Prin recursul formulat, recurenta-reclamantă critică, în esenţă, hotărârea recurată sub aspectul respingerii capătului de cerere privind obligarea pârâtei la repararea prejudiciului cauzat prin intermediul actelor de contrafacere în contextul în care, prin aceeaşi hotărâre, instanţa de apel a reţinut existenţa faptei ilicite de contrafacere.

Din această perspectivă, recurenta a susţinut faptul că instanţa de apel a interpretat şi aplicat greşit prevederile art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005 întrucât condiţia relei-credinţe, reţinută de instanţă pentru acordarea despăgubirilor, nu este prevăzută de lege.

Criticile sunt fondate.

În motivarea soluţiei sale de respingere a cererii de despăgubiri formulată în temeiul art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005, instanţa de apel a reţinut că în cauză nu a fost dovedită, în niciun mod reaua-credinţă a pârâtei. Astfel, deşi fapta există, reaua-credinţă nu a rezultat cu evidenţă nici din probele administrate, nici din modalitatea în care pârâta şi-a derulat activitatea în raport de marca în cauză.

În ceea ce priveşte chestiunea relei-credinţe, Înalta Curte reţine că potrivit jurisprudenţei constante, soluţia potrivit căreia art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005, în pofida formulării sale deficitare, trebuie interpretat în conformitate cu directiva transpusă, respectiv în conformitate cu art. 13 alin. (1) din Directiva nr. 2004/48/CE privind, potrivit cu care: (1) Statele membre asigură ca, la cererea părţii prejudiciate, autorităţile judecătoreşti competente să ordone contravenientului care a acţionat cu bună ştiinţă sau având motive suficiente de a şti acest lucru, plata către titularul dreptului a unor daune-interese adaptate prejudiciului real suferit de acesta prin încălcarea dreptului său."

Aşadar, nu doar intenţia directă ori indirectă, ci şi culpa este suficientă pentru a atrage obligaţia de a plăti daune interese, fără a fi necesar, contrar celor reţinute de instanţa de apel, ca pentru obligarea pârâtei la plata despăgubirilor, pârâta să fi acţionat cu rea-credinţă.

În ceea ce priveşte rezultatul acestei interpretări conforme directivei, Curtea apreciază că aceasta se impune în lumina jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene - v. şi cauza C 14/83, hotărârea din 10.04.1984, Von Colson und Kamann c. Land Nordrhein-Westfalen, par. 26. Totodată, principiul răspunderii civile delictuale pentru cea mai uşoară culpă este de tradiţie în dreptul român, iar nimic din istoricul adoptării O.U.G. nr. 100/2005, respectiv al adoptării Directivei nr. 2004/48/CE nu îndreptăţeşte concluzia că legiuitorul ar fi vrut să deroge de la dreptul comun, îngreunând condiţiile atragerii răspunderii civile delictuale în materia proprietăţii intelectuale. Dimpotrivă, scopul urmărit este chiar contrar, după cum rezultă din considerentele Directivei, respectiv acela al armonizării legislaţiilor naţionale în sensul unui nivel ridicat de protecţie al drepturilor de proprietate intelectuală şi al asigurării unor remedii eficace, disuasive şi totodată apte să repare prejudiciile suferite.

Faţă de contextul art. 13 şi de obiectivul urmărit de Directivă, nu este posibilă o interpretare a normei corespondente din dreptul naţional în sensul restrângerii condiţiilor de acordare a despăgubirilor pentru încălcarea unui drept de proprietate industrială la cerinţa vinovăţiei în forma intenţiei, şi cu atât mai puţin doar în situaţia dovedirii relei-credinţe astfel cum a reţinut, în cauză, instanţa de apel.

Această interpretare ar exclude din sfera faptelor pentru care titularul dreptului încălcat este îndreptăţit la despăgubiri, conform Directivei, anumite fapte săvârşite de autorul care a ştiut că încălcă un drept (dar a socotit fără temei că încălcarea nu se va produce), precum şi pe cele în care autorul putea să prevadă rezultatul faptei sale. Or, Directiva acoperă toate cazurile în care autorul a cunoscut că fapta sa este o încălcare a dreptului şi chiar şi situaţiile în care acesta avea motive suficiente să prevadă încălcarea.

Din acest motiv, singura soluţie conformă cu finalitatea urmărită de Directivă, care garantează efectivitatea deplină a acesteia, este aceea a recunoaşterii dreptului la despăgubiri, pe temeiul art. 14 alin. (1) din O.U.G. nr. 100/2005, în toate cazurile în care autorul faptei de încălcare a acţionat cu bună ştiinţă sau având motive suficiente de a şti acest lucru, nu numai cu intenţie sau cu rea-credinţă, fiind suficientă reţinerea celei mai uşoare forme de culpă, ca formă a vinovăţiei.

În acest context, se constată că instanţa de apel în mod greşit a respins cererea de acordare a despăgubirilor motivat de faptul că în cauză nu a fost dovedită reaua-credinţă a pârâtei şi că aceasta nu rezultă cu evidenţă nici din probele administrate şi nici din modalitatea în care pârâta şi-a derulat activitatea în raport de marca E. aparţinând reclamantei, fiind fondat, din această perspectivă recursul formulat de recurenta-reclamantă.

Cu privire la vinovăţie, Înalta Curte reţine că în materia acţiunii în contrafacere, existenţa culpei trebuie raportată la standardele de comportament aplicabile unui profesionist, care sunt unele ridicate, fiind dator să se informeze cu privire la mărcile înregistrate cu care semnele pe care le utilizează în comerţul propriu ar putea intra în conflict.

În rejudecare, la stabilirea vinovăţiei instanţa de apel va avea în vedere şi susţinerile recurentei-reclamante referitoare la vinovăţie şi dovedirea, în cauză a intenţiei directe a pârâtei la săvârşirea faptei de contrafacere având în vedere calitatea de comerciant al pârâtei, prin prisma standardul de diligenţă aplicat unui comerciant prudent şi diligent care face ca acesta să fie în culpă chiar dacă în concret nu ar fi ştiut că importă/comercializează produse susceptibile de a încălca drepturi de proprietate intelectuală, raportat la situaţia de fapt.

Totodată, în rejudecare, instanţa de apel va avea în vedere şi susţinerile recurentei, reţinute în considerentele hotărârii primei instanţe, referitoare la cererile depuse la OSIM de către pârâtă în vederea înregistrării mărcilor cu denumirile de D. şi C. pentru produsele reprezentate de fire de sutura chirurgicală, cereri împotriva cărora recurenta-reclamantă a formulat consecutiv opoziţii în faţa OSIM ce au împiedicat înregistrarea semnelor utilizate în activitatea sa de către pârâtă.

Totodată, relevantă în cauză, la stabilirea vinovăţiei pârâtei, este şi hotărârea nr. 69 din data de 16 octombrie 2018 prin intermediul căreia OSIM a respins de la înregistrare, tot în urma contestaţiei formulate de reclamanta din prezenta cauză în baza mărcilor sale E. şi D., marca individuală combinată constând în denumirea F. B. depusă la înregistrare de către pârâtă la data de 10.02.2017 pentru produsele din clasa 10 conform clasificării de la Nisa. (hotărâre aflată la dosarul de apel).

Cunoaşterea mărcilor recurentei-reclamante de către recurenta-pârâtă, precum şi a posibilului conflict dintre semnele utilizate şi acestea rezultă prin urmare limpede din cele ce preced.

Prin motivul de recurs subsumat motivului de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 6 C. proc. civ., recurenta a susţinut că decizia recurată este contradictorie din moment ce instanţa de apel a reţinut similaritatea semnelor şi a produselor, a apreciat că fapta ilicită şi implicit prejudiciul cauzat reclamantei nu există, deşi sunt automat recunoscute în materia proprietăţii intelectuale.

Cu privire la criticile formulate, Înalta Curtea notează că, din perspectiva condiţiilor răspunderii delictuale (fapta ilicită, vinovăţie, prejudiciu şi legătură de cauzalitate), decizia Curţii de apel cuprinde examinarea cerinţei faptei ilicite, afirmată, ce a stat, de altfel, la baza soluţiei de a interzice pe viitor actele de încălcare a drepturilor asupra mărcilor reclamantei.

Astfel, examinând hotărârea recurată, se constată că instanţa de apel a stabilit că sunt îndeplinite condiţiile legale prevăzute de art. 9 alin. (2) lit. c) din Regulamentul mărcii Uniunii Europene, reţinând ca fiind îndeplinită în cauză inclusiv condiţia ca prin utilizarea semnelor de către terţ fără motiv justificat, se obţin foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau renumele mărcii europene ori se aduce atingere acestuia.

Or, în contextul dat, în care instanţa de apel reţine că este îndeplinită condiţia ca pârâta să obţină foloase necuvenite din caracterul distinctiv, respectiv renumele mărcilor reclamantei apar ca fiind contradictorii considerentele instanţei potrivit cărora reclamanta nu ar fi suferit niciun prejudiciu, fără ca această statuare să fie fundamentată pe argumente raţionale şi verificabile în calea extraordinară de atac.

Prin urmare, sub aspectul existenţei prejudiciului, el a fost recunoscut în argumentarea instanţei de apel, astfel încât nu putea fi complet negat prin considerentele dedicate respingerii cererii de despăgubire; din această perspectivă este fondat şi motivul de recurs prevăzut de art. 488 pct. 6 C. proc. civ., ce se referă la motivele contradictorii din cuprinsul deciziei.

Potrivit regulilor generale ce guvernează răspunderea civilă delictuală, prejudiciul trebuie să fie cert, atât ca existenţă, cât şi ca posibilitate de evaluare, iar sarcina probării producerii unui asemenea prejudiciu revine persoanei pretins prejudiciate.

Dispoziţiile art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală reglementează criteriile de cuantificare a prejudiciului suferit de titularul mărcii prin activitatea de contrafacere, iar acestea constau nu numai în raportarea la consecinţele economice negative (ce trebuie probate ca atare), ci şi în fixarea unei sume forfetare, atunci când este dificil să se stabilească valoarea prejudiciului suferit în realitate (conform considerentului 26 din Directiva nr. 2004/48/CE referitoare la respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, ce a fost transpusă prin O.U.G. nr. 100/2005).

Astfel, din perspectiva distincţiei menţionate anterior, înseamnă că prejudiciul este cert ca existenţă prin săvârşirea actelor de contrafacere (prin derogare de la regulile generale privind răspunderea civilă delictuală), după cum, în mod corect, s-a susţinut prin motivele de recurs, şi poate fi evaluat pe baza criteriilor legale, inclusiv prin raportare la faptul că cele două părţi furnizează produse pe aceeaşi piaţă concurenţială, produse cu caracter complementar.

Prin urmare, în prezenta cauză, prejudiciul este cert ca existenţă atât timp cât instanţele au constatat săvârşirea actelor de contrafacere, însă acesta nu este cert ca întindere, urmând ca în etapa rejudecării să fie analizate criteriile de evaluare prevăzute de lege; în caz de nevoie, instanţa de apel va solicita părţii lămuririle şi probele necesare, astfel cum rezultă din dispoziţiile art. 22, respectiv ale art. 254 alin. (5) teza I C. proc. civ.

În ceea ce priveşte întinderea prejudiciului, instanţa de recurs nu poate proceda la analiza acestuia, în contextul în care astfel cum s-a reţinut anterior, instanţa de apel nu a procedat la evaluarea acestuia, situaţia de fapt fiind stabilită incomplet.

Cu referire la acest aspect, Înalta Curte constată că la data de 01 februarie 2019, recurenta-reclamantă a depus la dosarul cauzei cerere precizatoare prin care a menţionat cuantumul despăgubirilor solicitate de la pârâtă, respectiv suma de 1.695.831,07 RON. Cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 14 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 100/2005, reclamanta precizând că despăgubirile solicitate reprezintă beneficiile realizate în mod injust de către pârâtă, fiind reprezentate de totalitatea vânzărilor obţinute de aceasta din urmă prin utilizarea semnelor C. şi C.. Totodată, reclamanta a precizat că intenţia pârâtei a fost dovedită prin faptul că, anterior anului 2014 OSIM a respins de la înregistrare cererile acesteia de înregistrare a mărcii C. în urma opoziţiilor formulate de reclamantă, iar continuarea utilizării semnelor în activitatea comercială, după respingerea lor de la înregistrare de către OSIM, constituie, rea-credinţă. .

Prin urmare, recurenta-reclamantă, a evaluat prejudiciul prin raportare la dispoziţiile art. 14 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală, în conformitate cu care "La stabilirea daunelor-interese instanţa judecătorească va lua în considerare … toate aspectele corespunzătoare, cum ar fi consecinţele economice negative, în special, pierderea câştigului suferită de partea vătămată, beneficiile realizate în mod injust de către persoana care a încălcat un drept de proprietate industrială protejat şi, după caz, elemente, altele decât factorii economici, cum ar fi prejudiciul moral cauzat titularului dreptului încălcat".

Din modul de redactare a art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005 rezultă că legiuitorul a prevăzut dificultatea evaluării unui astfel de prejudiciu, permiţând folosirea unor criterii indicate de reclamant, care să fie supuse cenzurii instanţei judecătoreşti, în funcţie de circumstanţele concrete a fiecărei cauze în parte.

Raportat la aceste considerente, în rejudecare, la stabilirea întinderii prejudiciului, instanţa de apel va avea în vedere toate circumstanţele de fapt ale cauzei, în considerarea tuturor mărcilor europene invocate de către reclamantă şi a produselor protejate de către acestea şi nu doar prin prisma mărcii europene E. utilizate în România, având în vedere faptul că potrivit Regulamentului privind marca Uniunii Europene, titularul unei astfel de mărci are dreptul să împiedice utilizarea neautorizată a mărcii oriunde în Uniunea Europeană, inclusiv în România, fără să fie obligat să demonstreze o utilizare prealabilă pe acest teritoriu. Totodată, potrivit deciziei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) pronunţată în cauza C-235/09 a reţinut că interzicerea unei contrafaceri pronunţată de o instanţă naţională sesizată în calitate de instanţă competentă în domeniul mărcilor comunitare se extinde, în principiu, la întregul teritoriul al Uniunii Europene, dispoziţii din care rezultă că titularul unei mărci europene are dreptul de a acţiona împotriva contrafacerii în orice stat membru chiar dacă marca nu a fost utilizată în statul respectiv, putând obţine, de principiu, inclusiv despăgubiri aferente faptei de contrafacere, cu condiţia ca toate celelalte cerinţe să fie îndeplinite.

Raportat la jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene care recunoaşte protecţia acordată mărcilor la nivel european şi impactul negativ al contrafacerii, chiar şi în absenţa utilizării comerciale directe într-un stat membru, neutilizarea de către recurenta-pârâtă a celorlalte mărci europene pe teritoriul României, nu poate reprezenta un impediment la acordarea de daune interese titularului de marcă, ci ar putea constitui un element avut în vedere la determinarea modalităţii concrete de reparaţie şi la dimensionarea întinderii despăgubirilor.

Relevantă în evaluarea prejudiciului este şi modalitatea concretă în care a avut loc încălcarea reclamată coroborată cu similaritatea, respectiv complementaritatea produselor protejate de semnele aflate în conflict.

Referitor la complementaritate, Înalta Curte reţine că relaţia de complementaritate între produse sau servicii nu este limitată la ipoteza în care un produs sau serviciu este indispensabil sau important pentru utilizarea celuilalt, aceasta fiind una dintre ipotezele în care relaţia în discuţie poate fi stabilită, dar nu unică. Dimpotrivă, relevantă este utilizarea de o aşa manieră încât se poate da naştere riscului de confuzie, ce include şi riscul de asociere, respectiv ca legătura constatată între produse să permită publicului ţintă aprecierea că răspunderea fabricării acestor produse sau a prestării acestor servicii ar putea reveni aceleiaşi întreprinderi. O atare legătură se poate reţine, de exemplu, atunci când produsele au aceeaşi natură, sunt destinate aceluiaşi tip de public şi sunt comercializate utilizând aceleaşi canale de distribuţie, dar în acelaşi timp sunt substituibile ori sunt folosite frecvent împreună, împrejurări care, dacă sunt toate incidente, sunt apte a crea impresia consumatorului că provin de la aceeaşi întreprindere.

Aceasta este situaţia în prezenta cauză în contextul în care atât produsele protejate de mărcile recurentei ce fac parte din categoria consumabilelor medicale utilizate în scop de fixare/sudură, cât şi cele produse şi utilizate de pârâtă sub semnele C. şi C., precum firele de sutură, sunt folosite în general în cadrul operaţiilor chirurgicale.

Faţă de aceste considerente, în analiza cererii de despăgubire, instanţa de apel urmează să se raporteze la existenţa încălcării astfel cum a fost constatată deja, la modalitatea concretă de săvârşire a faptei ilicite, prin raportare la similaritatea, respectiv complementaritatea produselor ce fac obiectul încălcării, la considerentele care recunosc - de principiu - existenţa unui prejudiciu suferit de titular şi, consecutiv, la celelalte cerinţe ale răspunderii pentru fapta ilicită - vinovăţia şi legătura de cauzalitate -, apărările formulate în cauză şi la circumstanţele particulare ale cauzei, astfel cum rezultă din faptele pe care instanţa de apel le va analiza.

Faţă de considerentele expuse, Înalta Curte va respinge recursul formulat de recurenta-pârâtă B. S.R.L., împotriva deciziei civile nr. 874A din 31 mai 2023, pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă şi va admite recursul formulat de reclamanta A. împotriva aceleiaşi decizii, va casa hotărârea recurată şi va trimite cauza spre rejudecare către aceeaşi curte de apel.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Admite recursul declarat de reclamanta A. împotriva deciziei civile nr. 874A din 31 mai 2023, pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă.

Casează decizia recurată şi trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi curte de apel.

Respinge, ca nefondat, recursul declarat de pârâta B. S.R.L. împotriva aceleiaşi decizii.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 11 februarie 2025.