Trademark infringement: scope of descriptive use exception for technical compatibility labels on automotive aftermarket parts

Asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

I. Circumstanţele cauzei

Obiectul cererii deduse judecăţii

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti la data de 08 mai 2018, sub nr. x/2018, reclamanta A., în contradictoriu cu pârâta B. S.A., a solicitat să se constate că produsele reţinute de către autorităţile vamale, conform notificării Direcţiei Regionale Vamale Galaţi nr. 5136/D30-2018 din data de 16 aprilie 2018 aduc atingere drepturilor exclusive de proprietate intelectuală deţinute de reclamantă asupra mărcilor UE şi mărcilor internaţionale x din data de 10 iulie 1998 şi x din data de 2 iulie 1998; să se dispună interzicerea importului şi a comercializării neautorizate, de către pârâtă, a produselor reţinute de către autorităţile vamale conform notificării Direcţiei Regionale Vamale Galaţi nr. 5136/D30-2018 din data de 16 aprilie 2018, purtând semne identice mărcilor UE şi mărcilor internaţionale aparţinând reclamantei; să se dispună interzicerea producerii, importului, distribuirii, comercializării, publicităţii şi a oricăror acte de folosinţă, în activitatea comercială a pârâtei, a produselor purtând fără drept semne identice sau similare mărcilor UE nr. x din data de 11 decembrie 1997, nr. x din data de 11 martie 2002, nr. x din data de 12 decembrie 1997, nr. x din data de 19 februarie 1998, nr. x din data de 3 iunie1997, nr. x din data de 24 mai 2002, nr. x din data de 20 octombrie 1999, nr. x din data de 21 septembrie 1999 şi mărcilor internaţionale x din data de 10 iulie 1998 şi x din data de 2 iulie 1998 aparţinând reclamantei; să fie obligată pârâta la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de acest litigiu.

Hotărârea pronunţată în primă instanţă

Prin sentinţa civilă nr. 324/20.02.2019, Tribunalul Bucureşti, secţia a III-a civilă a respins, ca neîntemeiată, acţiunea, cu cheltuieli de judecată în cuantum de 5.764,15 RON.

Hotărârea pronunţată în apel

Prin decizia nr. 1710A/13.11.2019, Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă a respins, ca nefondat, apelul declarat de reclamanta A. împotriva sentinţei menţionate, cu cheltuieli de judecată către intimata-pârâtă în cuantum de 3.330 RON.

Hotărârea pronunţată în recurs

Prin decizia nr. 1429/22.06.2021, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia I civilă a admis recursul declarat de reclamanta A. împotriva deciziei menţionate, pe care a casat-o şi a trimis cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă de apel.

Hotărârea pronunţată în apel, în rejudecare

Prin decizia nr. 638A/20.04.2022, pronunţată în dosarul nr. x/2018, Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă a respins, ca nefondat, apelul declarat de reclamanta A. împotriva sentinţei nr. 324/20.02.2019, pronunţate de Tribunalul Bucureşti, secţia a III-a civilă; a luat act că intimata-pârâtă şi-a rezervat dreptul de cheltuieli pe cale separată.

II. Calea de atac exercitată în cauză

Împotriva deciziei menţionate, a declarat recurs reclamanta A., criticând-o pentru nelegalitate, pe temeiul dispoziţiilor art. 488 alin. (1) pct. 5 şi 8 C. proc. civ. şi susţinând, în esenţă, următoarele:

Instanţa de apel a aplicat greşit art. 36 şi art. 39 alin. (1) lit. c) (actualul art. 45) din Legea nr. 84/1998, art. 9 alin. (2) şi art. 14 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) 2017/1001 privind marca Uniunii Europene, care prevăd situaţia de excepţie în care utilizarea mărcii poate fi folosită, fără acordul titularului, cu rol de indicaţie tehnică, raportat la criteriile stabilite în juriprudenţa europeană.

Cu privire la natura publicului destinatar, instanţa de apel a stabilit că, în prezenta cauză, sfera publicului relevant cuprinde atât reparatorii, ca persoane specializate în domeniu, cât şi consumatorul final, public în raport cu care se apreciază criteriul unei informări clare şi complete.

Astfel, s-a considerat că în categoria destinatarilor produselor sunt incluşi atât "reparatorii independenţi" ce intră în categoria mai largă a profesioniştilor care desfăşoară servicii de reparaţie şi întreţinere pentru automobile, cât şi deţinătorii de automobile, nivelul de informare apreciindu-se raportat la aceştia, precum şi având în vedere importanţa şi rolul parbrizului în siguranţa în folosirea autoturismului.

Prin urmare, înlocuirea parbrizului se realizează de către profesionişti, însă, în acelaşi timp, achiziţia produsului se realizează de către deţinătorul automobilului, ce "primeşte informaţii de la prestatorul care realizează efectiv activitatea de înlocuire a parbrizului".

Contrar celor reţinute de către instanţa de apel, trebuie realizată o distincţie raportat la cele două categorii de produse, respectiv autoturismele şi piesele de schimb, de tip parbriz, pentru care există o destinaţie şi o utilitate distinctă şi utilizatori diferiţi.

Astfel, pentru autoturisme, consumatorul beneficiar al funcţionalităţii şi utilităţii acestor produse poate fi identificat ca fiind chiar deţinătorul de autoturism sau şoferul care urmăreşte utilizarea sa potrivit scopului său, deplasarea. Pentru parbrize, trebuie identificat publicul destinatar în mod nemijlocit, respectiv în raport cu persoana care foloseşte în activitatea sa personală sau profesională acest produs ca atare şi nu un alt produs care integrează şi aceast produs.

Or, rezultă că publicul consumator de parbrize este profesionistul, respectiv acei reparatori independenţi la care instanţa face referire, având în vedere că acest tip de produs nu are, prin natura sa, o utilitate destinată consumatorului final, evitându-se confuzia cu utilitatea distinctă avută de un autoturism format dintr-un ansamblu de piese.

A menţionat că parbrizele nu reprezintă o categorie de produse care să aibă o funcţionalitate autonomă, destinată publicului larg, chiar dacă acesta este "consumator de autoturisme", context în care, în lipsa satisfacerii unei nevoi directe nemijlocite, publicul larg nu devine un "consumator de parbize", iar analiza clarităţii şi suficienţei mesajului tehnic transmis de etichetele de utilizare nu trebuie raportată la acesta. Noţiunea de consumator trebuia apreciată în raport de relaţia nemijlocită dintre consumator şi produs.

Or, în prezenta cauză, nu există o relaţie de funţionalitate directă, consumatorul deţinător de automobil/şofer nu se identifică cu consumatorul produselor de tip parbriz, acestea din urmă neavând o utilitate casnică în raport de care să se poată analiza nivelul de atenţie, riscul de confuzie sau necesitatea folosirii mărcii maşinii alternativ cu un cod tehnic care îi descrie destinaţia.

Nici în ipoteza în care deţinătorul autovehiculului, "consumator de autoturisme", achiziţionează el însuşi parbrizul pentru a fi ulterior montat de către o persoană specializată în domeniu, cumpărătorul nu devine un consumator de parbrize, el nefăcând achiziţia în scopul satisfacerii unei nevoi nemijlocite potrivit utilităţii bunului, ci acţionând ca un mijlocitor, deci pentru a livra produsul necesar adevăratului consumator, conform instrucţiunilor acestuia.

Deţinătorul autoturismului justifică relaţia consumator-produs, având în vedere faptul că cel dintâi se comportă strict ca un mandatar, iar nu ca un consumator care foloseşte produsul achiziţionat în mod direct, limitându-se la a preda produsul persoanelor specializate ce se ocupă de montarea acestuia.

Or, instanţa de apel, în definirea noţiunii de consumator relevant, a făcut o analiză eronată, plecând de la faptul achiziţiei produselor, iar nu de la folosinţa acestora, însă consumatorul este persoana căreia îi sunt destinate produse şi servicii pentru a le folosi în mod nemijlocit, mai exact, în situaţia parbrizelor, profesioniştii.

O atare concluzie alterează premisa standardului de analiză a folosirii mărcii ca singura modalitate necesară pentru a oferi o informare clară şi completă consumatorilor, analiză care a condus în final la soluţionarea greşită a apelului.

Nu în ultimul rând, instanţa de rejudecare a apelului a arătat că şi atunci când are în vedere ipoteza în care utilizatorul de autoturism devine, prin achiziţia directă a parbrizului, şi consumator de parbriz, atenţia acestuia trebuie să fie suficient de ridicată.

Cu toate că instanţa în mod greşit a stabilit faptul că noţiunea de public destinatar include şi deţinătorul autoturismului, prin opţiunea deschisă de achiziţie a parbrizului, totuşi se poate observa că şi în această ipoteză, instanţa a acceptat că nivelul de atenţie se consideră a fi unul ridicat, "mai mult decât mediu", practic acelaşi ca în cazul unui profesionist, în raport de care se apreciază inclusiv capacitatea de a înţelege codificările prezente pe etichetele produselor.

Concluzionând, raportat la acest aspect, recurenta a considerat că analiza făcută de instanţa de apel este, pe de-o parte, greşită de vreme ce include în sfera noţiunii de consumator şi persoanele care nu folosesc nemijlocit produsul potrivit destinaţiei sale, caz în care acesta nu îi acoperă o nevoie personală sau profesională şi, pe de altă parte, contradictorie, prin aprecierea că respectiva codificare folosită pentru parbrize este o informaţie inaccesibilă publicului larg, deşi acesta a fost identificat ca având atenţie şi cunoştinţe peste medie.

În ceea ce priveşte folosirea mărcii ca singurul mijloc de informare a publicului de o manieră clară şi completă, sub aspectul necesităţii, recurenta-reclamantă a menţionat că raportarea la destinatarul produselor ca fiind profesioniştii în domeniul auto sau chiar, în prezentul caz, deţinătorii de automobile cu un nivel de atenţie "mai mult decât mediu", Înalta Curte, prin decizia de casare, a reţinut că acest aspect pune, chiar de la început, sub semnul întrebării, posibilitatea invocării dispoziţiilor de excepţie reglementate de art. 14 din Regulamentul 1001/2017 şi art. 39 din Legea nr. 84/1998 (actualul art. 45 din Legea nr. 84/1998), dispoziţii ce au în vedere obligaţii şi necesitatea de informare a consumatorilor.

În plus, instanţa supremă a arătat că acest aspect este relevant şi din perspectiva analizării necesităţii folosirii mărcii înregistrate a terţului atunci când produsele poartă, în acelaşi timp, şi codificările adecvate care conţin toate datele necesare şi suficiente cu privire la produs, inclusiv destinaţia produsului, respectiv codificarea mărcii A. prin codul 85, ce apare încorporat în seria numerică.

Cu privire la pretinsa obligaţie de menţionare a mărcii de autoturism din perspectiva satisfacerii cerinţei de informare a consumatorilor, prin anexa Legii nr. 296/2004, consumatorul este definit drept "orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale", astfel că standardele de informare nu se aplică în cadrul relaţiilor comerciale vizând persoane juridice, "profesionişti".

Prin urmare, standardul de informare, în ipoteza în care destinatarul produselor este un profesionist în domeniul pieselor auto, bine informat cu privire la caracteristicile autovehiculelor şi a modului de funcţionare a acestora, nu este cel specific publicului larg, caz în care prezenţa codurilor tehnice pe ambalajele produselor înlătură necesitatea folosirii mărcii autoturismului pentru indicarea compatibilităţii produselor.

Un alt argument al instanţei de apel în sensul lipsei de claritate a informaţiei cuprinse de sistemul de comunicare codificat constă în aceea că respectivul cod 85 se foloseşte atât pentru A., cât şi pentru C., astfel că nu poate fi considerat o informaţie suficientă pentru a permite identificarea autovehiculului căruia îi este destinat produsul.

Or, aprecierea instanţei nu se bazează pe nicio probă din cauză, nefiind cunoscută de părţi în cursul dezbaterilor şi neputându-se identifica prin verificările proprii sursa publică a unei astfel de informaţii.

Sub aspectul clarităţii, a menţionat că după cum a relevat prin tabelul comparativ cuprinzând codurile de pe etichetele produselor şi rezultatele căutărilor codurilor pe D. depus la dosar, singura marcă ce apare ca urmare a căutării după codul 85 este A., nu şi C..

Sub aspectul valorii normative sau uzuale a comunicării, a menţionat că argumentul instanţei conform căruia codificarea nu este obligatorie şi nici uzuală pe piaţă, relevanţi în alegerea parbrizului fiind, de fapt, doi factori, anume modelul autovehiculului şi natura geamului care trebuie înlocuit, contravine calităţii consumatorului de parbrize, astfel cum l-a definit prin natura şi utilitatea produsului, precum şi chiar consumatorului astfel cum a fost identificat de către instanţă. Pe de altă parte, standardul de evaluare a calităţii informaţiei furnizate consumatorilor, potrivit jurisprudenţei CJUE, este caracterul corect şi complet al acesteia şi nu valoarea obligatorie, normativă şi nici măcar caracterul său uzual.

Faptul că reclamanta nu a susţinut existenţa unei codificări obligatorii sau reglementate prin anumite dispoziţii legale nu înseamnă că odată aleasă această modalitate de etichetare şi de oferire a informaţiilor relevante pentru alegerea unui parbriz, ea nu ar fi suficientă, ci din contră, prin codificare, este îndeplinită funcţia de a informa în mod corect şi complet.

Or, instanţa a procedat şi în acest caz la extragerea unei realităţi factuale, cum este pretinsa lipsă a caracterului uzual a codificării, din probe şi din surse pe care părţile nu le-au putut controla şi verifica din această perspectivă.

Prezenţa mărcilor de autoturism, alături de orice altă modalitate de indicare a destinaţiei tehnice, poate fi, în mod uzual, expresia ofertării unor produse originale sau a unor produse aftermarket omologate calitativ şi de către titularul mărcilor de autoturisme, nu doar de către titularul mărcii aftermarket, fiind întotdeauna deschisă şi posibilitatea identificării unor alte situaţii, rare de altfel, de folosire neconformă a mărcilor înregistrate de autoturisme.

Pe unul dintre website-urile indicate de către instanţa de apel, respectiv www.x.ro, se poate observa că, deşi, apar şi modelul şi marca autovehiculului, produsul este descris atât prin codul 8584AGNGYVZ, acelaşi cu cel folosit de către intimată, cât şi prin următoarele elemente "Parbriz cu tenta+parasolar+rame+VIN+og. 12 cm", împreună cu anul de fabricaţie al automobilului.

Dată fiind complexitatea procesului de a alege parbrizul (existând, de altfel, numeroase tipuri şi specificaţii tehnice ale acestora), simpla prezenţă a mărcii nu este suficientă pentru a oferi o informare corectă şi completă. Simpla utilizare a mărcii pe ambalajele produselor aftermarket sau pe produse în sine nu se impune, deci, pentru indicarea destinaţiei produselor, aceasta nefiind oricum suficientă pentru o informare completă asupra compatibilităţii parbrizului cu autovehiculul.

În acest sens, se poate observa că simpla căutare după marca A./împreună cu modelul maşinii, nu este oricum suficientă raportat la tipurile de parbrize cu diferite specificaţii, fiind necesar pentru identificarea produsului potrivit inclusiv tipul de motor al maşinii, conform https://www.x.ro.

Cu privire la utilizarea mărcii în conformitate cu practicile loiale în materie industrială sau comercială, instanţa de apel a apreciat că intimata-pârâtă a acţionat în conformitate cu practicile loiale în materie, utilizând mărcile recurentei doar pentru a indica destinaţia produselor, în contextul în care produsele au fost identificate sub propria marcă E., aplicată în mod vizibil şi evident pe etichetele produselor. Totodată, instanţa a mai avut în vedere faptul că lipsa de pe etichetă a unor formulări de genul "compatibil cu" sau "destinat pentru" nu este de natură a conferi un caracter neloial utilizării, dat fiind că orice confuzie între piesele originale şi piesele aftermarket este exclusă, folosirea mărcilor nefiind făcută de aşa manieră încât să dea impresia existenţei unei legături comerciale.

Or, folosirea concomitentă a mai multor mărci pe ambalajul unor produse (co-branding) nu înlătură aplicarea dispoziţiilor legale pentru protecţia mărcii folosite fără drept atâta timp cât acesta poate să însemne, spre exemplu, că există o legătură comercială între aceasta şi titularul mărcii A., chiar în ipoteza unor produse aftermaket omologate şi de producătorii auto.

O astfel de ipoteză nu este înlăturată nici de descrierea modului de poziţionare şi alăturare a celor două mărci, iar CJUE, prin numeroase decizii relevante, a arătat explicit că folosirea unei mărci proprii a terţului nu este de natură a înlătura încălcarea mărcii folosite dacă nu sunt îndeplinite condiţiile impuse de scopul sau de uzanţele folosirii comerciale a mărcilor cu scop informativ, atâta timp cât marca încălcată poate fi percepută de consumatori, păstrându-şi caracterul autonom, chiar dacă nu are un rol dominant.

Aşadar, concluzia instanţei de apel conform căreia folosirea mărcilor titularului este loială şi onestă, în mod greşit s-a bazat inclusiv pe susţinerea potrivit căreia marca proprie a intimatei-pârâte E. este aplicată vizibil şi evident, spre deosebire de mărcile recurentei, cât timp aplicarea mărcii proprii nu poate înlătura necesitatea îndeplinirii tuturor condiţiilor impuse pentru folosirea mărcilor cu scop informativ.

În ceea ce priveşte noţiunea de conduită loială, instanţa ar fi trebuit să determine dacă simpla folosire a mărcii terţului, fără autorizarea acestuia, în mod independent, neinclusă într-un context verbal informativ şi neînsoţită de o sintagmă care să asigure fără dubii scopul piesei, respectă obligaţia pozitivă de loialitate, astfel cum se desprinde din jurisprudenţa CJUE analizată în decizia de casare.

În prezenta cauză, însă, nu a fost realizată o analiză în vederea clarificării existenţei unei atingeri aduse reputaţiei mărcilor ori a unei conduite a intimatei-pârâte de natură a elimina orice efect comercial al prezenţei mărcii pe produs, altul decât simplul scop informativ necesar indicării destinaţiei produsului.

În stabilirea aplicabilităţii excepţiei prevăzute de dispoziţiile art. 14 alin. (1) lit. c) coroborat cu art. 14 alin. (2) din Regulament, trebuie înţeleasă mai întâi noţiunea de practici loiale, definită în jurisprudenţa CJUE ca fiind "expresia unei obligaţii de a acţiona corect în raport cu interesele legitime ale titularului mărcii, similar cu cea impusă revânzătorului care utilizează marca altuia pentru a face reclamă revânzării produselor care fac obiectul mărcii respective."

O asemenea definiţie trimite, aşadar, la noţiunea de "interese legitime" ale titularului mărcilor, enunţate la rândul lor de jurisprudenţa europeană ca fiind, spre exemplu, legate de cazul în care comercializarea bunurilor printr-o asemenea manieră ar putea dăuna reputaţiei mărcii sau dacă există riscul ca publicul să creadă că între cele două entităţi există o legătură comercială, astfel cea de-a doua entitate beneficiind în mod injust de renumele mărcii primei companii.

În cauza de faţă, interesul legitim al titularului ar fi ca acesta să nu fie asociat în vreun fel cu pârâta, creându-se o falsă impresie că între cele două companii există o legătură sau că cea de-a doua a fost autorizată de prima să îi folosească marca pentru comercializarea produselor sale reprezentând parbrize, în baza unei omologări tehnice a pieselor de către compania producătoare de autoturisme.

În acest caz, chiar şi în ipoteza în care s-ar fi considerat că nu este suficientă prezenţa codurilor pe etichtele produselor comercializate de către intimata-pârâtă, se impunea ca maniera de comunicare să se facă prin prezenţa unor sintagme care să exprime, în mod clar, ideea de compatibilitate a produselor, de tipul "compatibil cu" sau "pentru", alături de mărcile recurentei, în vederea înlăturării caracterului neloial al utilizării acestora.

Cu privire la motivul de nelegalitate prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 5 C. proc. civ., recurenta a susţinut că instanţa de apel a încălcat principiul dreptului la apărare prevăzut de art. 13 C. proc. civ., art. 6 C. proc. civ. privind dreptul la un proces echitabil, dar şi al contradictorialităţii prevăzut de art. 14 alin. (6) C. proc. civ., dispoziţii a căror nerespectare atrage sancţiunea nulităţii, întrucât din cuprinsul deciziei recurate reiese faptul că instanţa de apel a procedat la analiza unor surse şi date care nu au făcut parte din materialul probatoriu depus la dosarul cauzei de către părţi şi care nici nu au fost supuse dezbaterii contradictorii, ceea ce echivalează cu o motivare străină de argumentele reciproce ale părţilor.

În aceste condiţii, se observă o lipsă de transparenţă a probatoriului avut în vedere de către instanţă, nefiind elucidată sursa elementelor probatorii pe care aceasta a fundamentat situaţia de fapt: instanţa a făcut referire la cercetarea website-urilor euro-parbrize.ro, vânzări parbrise.ro, neoglass-parbrize.ro, autoglas.ro, automotive glass.ro, etc, precum şi la o serie de bloguri, menţionând expres autochelu.ro/blog/cum se repară un parbriz, fără ca aceste surse să fie discutate cu părţile în conformitate cu regulile de procedură.

Procedând în acest fel, instanţa a încălcat regulile şi principiile care garantează accesul la justiţie şi la un proces echitabil, părţile neavând ocazia să fie ascultate asupra probelor în privinţa cărora instanţa a decis.

III. Apărările formulate în cauză

La data de 19 februarie 2024, în termen legal, intimata-pârâtă S.C. B. S.A. a depus întâmpinare, prin care a solicitat respingerea recursului, cu consecinţa menţinerii ca fiind legală şi temeinică şi obligarea recurentei-reclamante la plata cheltuielilor de judecată în primul ciclu procesual şi în recurs, în rejudecare.

La data de 08 martie 2024, recurenta-reclamantă a depus răspuns la întâmpinare, prin care a arătat că intimata-pârâtă s-a limitat la a puncta limitele rejudecării, astfel cum au fost fixate de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin decizia nr. 1429/22.06.2021 şi ulterior, în încercarea de a demonstra că au fost respectate limitele casării, fiind citată o mare parte din motivarea instanţei de apel, sens în care, fără a relua aspectele deja expuse pe larg prin recursul formulat, a punctat contraargumente pe aspectele ce reprezintă critici proprii ale intimatei aduse recursului, menţinându-şi în rest toate criticile aduse hotărârii atacate.

IV. Procedura de filtru

Raportul întocmit în cauză la data de 13 martie 2024, în condiţiile art. 493 alin. (2) şi (3) C. proc. civ., a fost analizat în completul filtru, fiind comunicat părţilor, iar prin încheierea din 21 mai 2024, completul de filtru a admis în principiu recursul şi a fixat termen de judecată la data 08 octombrie 2024, în şedinţă publică, cu citarea părţilor.

V. Soluţia şi considerentele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

Examinând decizia recurată, prin prisma criticilor formulate, precum şi prin raportare la actele şi lucrările dosarului şi la dispoziţiile legale aplicabile, Înalta Curte constată următoarele:

Prin motivul de recurs întemeiat pe dispoziţiile art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., recurenta-reclamantă A. a criticat aplicarea greşită a criteriilor de apreciere a existenţei situaţiei de excepţie de la exclusivitatea dreptului la marcă, din art. 36 din Legea nr. 84/1998 şi art. 9 alin. (2) şi art. 14 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) 2017/1001 privind marca UE.

Totodată, prin cel de-al doilea motiv de recurs, corespunzător motivului de casare descris la pct. 5 al art. 488 alin. (1) C. proc. civ., recurenta a pretins încălcarea principiilor ce guvernează procesul civil, prin valorificarea de către instanţa de apel a unor surse de date şi informaţii care nu au făcut parte din materialul probator şi care nici nu au fost supuse dezbaterii contradictorii.

Faţă de conţinutul criticilor formulate, se impune examinarea lor împreună şi verificarea susţinerilor vizând sursa de informare la care a apelat instanţa în corelaţie strictă cu împrejurările de fapt ce ar fi trebuit stabilite pentru delimitarea domeniului de aplicare al normei de excepţie.

În acest cadru, Înalta Curte reţine că, potrivit dezlegărilor din decizia de casare, instanţa de rejudecare a apelului, prin trimitere la hotărârea CJUE din cauza C-228/2003 Gillette, avea de lămurit, pe de o parte, caracterul necesar al folosirii mărcii de către un terţ, în sensul dacă folosirea serveşte furnizării către public a unei informaţii referitoare la produs şi, pe de altă parte, dacă reprezintă singurul mijloc pentru o informare corectă, completă şi inteligibilă, în raport de natura publicului, pentru respectarea sistemului de concurenţă loială de pe piaţa produsului respectiv.

Prin motivele de recurs, decizia de apel a fost criticată sub ambele aspecte, susţinându-se că nu au fost respectate criteriile de apreciere a situaţiei de excepţie în ceea ce priveşte publicul căruia îi este destinată informaţia ce conţine marca A. aparţinând reclamantei, aptitudinea informaţiei de a reprezenta singurul mijloc pentru o informare corectă, completă şi inteligibilă a publicului, dar şi folosirea mărcii de către pârâtă, conformă cu practicile loiale.

În ceea ce priveşte publicul, din decizia recurată reiese aprecierea instanţei de apel conform căreia în categoria publicului relevant trebuie incluşi nu numai reparatorii profesionişti, în considerarea caracteristicilor activităţii de schimbare a parbrizelor, dar şi deţinătorii de automobile, întrucât, pe de o parte, achiziţia produselor poate fi făcută direct de aceştia din magazinele şi site-urile de piese de schimb pentru a fi ulterior trimise reparatorului, iar pe de altă parte, dacă achiziţia se face printr-o societate specializată în reparaţii, deciziile în alegerea tipului de parbriz revin deţinătorului automobilului.

În acelaşi timp, atunci când a concluzionat asupra tuturor aspectelor cercetate, instanţa de apel a arătat că publicul destinatar trebuie să fie cel care înţelege informaţiile furnizate de pârâtă şi prin raportare la aceste informaţii să poată alege cu uşurinţă parbrizul potrivit; informaţiile trebuie să îi fie accesibile cu uşurinţă, indiferent de nivelul său de studii şi înţelegere (pentru publicul neprofesionist) şi indiferent de amploarea activităţii şi experienţa în relaţiile cu producătorii (pentru societăţile de comercializare piese auto sau reparaţii auto).

Se impune a se constata că aceste considerente, regăsite în decizia de apel, au caracter general şi nu relevă situaţia de fapt din speţă.

Astfel, analiza din decizia recurată se raportează la circumstanţele speţei în ceea ce priveşte produsele aflate în vamă şi în legătură cu care a fost formulată cererea în contrafacerea mărcii, respectiv amplasarea exclusiv pe ambalajul produsului, iar nu pe produs, a etichetei ce conţine marca, de asemenea, caracterul nedetaşabil al etichetei până la destinatarul coletelor, imaginea de ansamblu a semnului ce conţine marca reclamantei A..

Cu toate acestea, nu s-a procedat în acelaşi mod în privinţa publicului. Instanţa de apel s-a referit cu caracter generic la publicul virtual, fără să identifice în concret publicul din speţă şi fără să arate motivele pentru care ar interesa una sau alta dintre categoriile de public identificate, în funcţie de destinatarul efectiv al coletelor cu produsele pe ambalajul cărora este aplicată marca reclamantei.

Nu trebuie ignorat obiectul acţiunii de faţă, de care este legată analiza pe care o presupun art. 14 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) 2017/1001 şi norma echivalentă din art. 36 din Legea nr. 84/1998, anume o cerere în contrafacerea mărcii.

Incidenţa acestor norme relevă o situaţie de excepţie de la norma ce reglementează dreptul exclusiv asupra mărcii, în virtutea căruia titularul poate cere interzicerea aplicării semnului pe produse sau pe ambalaje, ceea ce înseamnă că, atunci când este invocată, premisa de analiză este aceea a unei utilizări a mărcii, de către terţ, pe care titularul mărcii o poate interzice de principiu. Interesează, aşadar, în analiza situaţiei de excepţie, modul concret în care terţul utilizează marca: dacă marca este menţionată pe eticheta ambalajului produsului, semnul terţului căruia i se opune marca este chiar eticheta şi, prin urmare, contează publicul căruia îi sunt destinate informaţiile de pe acesta.

Or, deşi a reţinut că eticheta este păstrată pe ambalaj până la destinatarul coletelor, urmând ca produsul (parbrizul) să fie montat pe autovehicul fără etichetă ori alte menţiuni ce ar conţine marca, se observă că instanţa de apel nu a selectat, dintre toate categoriile de persoane pe care le-a identificat, pe cele la care parvine în mod efectiv informaţia şi cărora aceasta le este, astfel, destinată.

Nu rezultă, prin urmare, motivele pentru care instanţa de apel s-a raportat la publicul neprofesionist, în situaţia în care nu ar ajunge în mod efectiv la deţinătorul autovehiculului, şi nici măcar la reparatorii autorizaţi, dacă produsul ar fi dezambalat de către societăţile de comercializare piese auto, iar acestea sunt diferite de societatea de reparaţii. Mai mult decât atât, nu sunt clare nici plasarea pârâtei în vreuna dintre categoriile identificate, nici circuitul concret al produselor în prezenta cauză.

În acelaşi timp, după cum s-a arătat anterior, instanţa de apel a stabilit publicul relevant şi în funcţie de alegerea produsului, respectiv a parbrizului, considerând că acesta "publicul destinatar trebuie să fie cel care înţelege informaţiile furnizate de pârâtă şi prin raportare la aceste informaţii să poată alege cu uşurinţă parbrizul potrivit".

Or, sunt lipsite de relevanţă în cauză informaţiile referitoare la compatibilitatea produsului cu un anumit tip de autovehicul, pe care le furnizează persoanele la care deţinătorul autovehiculului apelează pentru alegerea produsului, regăsite în broşuri, site-uri etc. Interesează exclusiv folosirea mărcii prin aplicarea acesteia pe ambalajul produsului, iar nu prin anunţurile, ofertele de produse sau servicii. Acestea pot reprezenta ele însele modalităţi de folosire a mărcii, pe care titularul le-ar putea interzice în virtutea dreptului la marcă, dar care nu formează obiectul pretenţiilor deduse judecăţii.

Pe de altă parte, faptul că marca trebuie aplicată pe produs/ambalaj doar pentru verificarea conformităţii informaţiilor de pe ambalaj cu cele primite anterior, la momentul alegerii şi achiziţionării produsului, aduce în discuţie chestiunea dacă, în sine, relevă utilizarea mărcii pentru indicarea destinaţiei produsului. Or, nu rezultă din decizia recurată o asemenea analiză şi nici dacă aceasta a făcut obiectul susţinerilor şi apărărilor părţilor, cu respectarea principiilor procesuale ce guvernează procesul civil.

Pentru motivele expuse, se constată că situaţia de fapt nu este pe deplin stabilită, cu privire la public şi chiar la utilizarea mărcii de către pârâtă, neputând fi exercitat controlul de legalitate a deciziei în privinţa sferei publicului, prin raportare la criticile recurentei, în sensul dacă sunt sau nu incluşi deţinătorii de automobile.

În egală măsură, nu este necesar a se tranşa, în raport de criticile din cererea de recurs, dacă principiile procesului civil au fost respectate prin valorificarea de către instanţa de apel a unor informaţii care nu se regăsesc în materialul probator administrat şi preluate de pe internet, de vreme ce nu este cert că acele informaţii sunt în mod real utile soluţionării cauzei.

Considerentele expuse relevă, totodată, că situaţia de fapt nu este pe deplin stabilită în privinţa caracterului necesar al folosirii mărcii, nefiind clarificat publicul căruia îi este destinată informaţia de pe etichetă ce conţine marca.

În acelaşi timp, recurenta a formulat critici referitoare la aptitudinea mijlocului de comunicare a informaţiei la care intimata-pârâtă a apelat în mod efectiv în speţă de a reprezenta singurul mijloc pentru o informare corectă, completă şi inteligibilă, în raport de natura publicului.

S-a susţinut, astfel, că standardul de informare, în ipoteza în care destinatarul produselor este un profesionist în domeniul pieselor auto, bine informat cu privire la caracteristicile autovehiculelor şi a modului de funcţionare a acestora, nu este cel specific publicului larg, caz în care prezenţa codurilor tehnice pe ambalajele produselor înlătură necesitatea folosirii mărcii autoturismului pentru indicarea compatibilităţii produselor.

Se reţine, din considerentele expuse în decizia recurată, că instanţa de apel a analizat chestiunea codurilor tehnice prezente pe ambalajele produselor din cauză, în ipoteza profesionistului, reţinând în fapt că aceste coduri sunt o preluare parţială a sistemului F. şi preluarea integrală a codului unic SAP, dar a ajuns la concluzia că folosirea mărcii era necesară chiar în această situaţie, deoarece: F. nu este preluat complet; codul de producător este acelaşi pentru producătorii A. şi C. şi trebuie indicat unul dintre aceştia; nu există o codificare pentru modelul autovehiculului; din informaţiile de pe un website privind pe producătorii de parbrize, nu rezultă că operaţiunea de codificare a devenit cunoscută, acceptată şi utilizată de cei cărora li se adresează piesele de schimb de calitate echivalentă, ca modalitate de identificare a destinaţiei produselor (autoturismele cărora le sunt destinate).

Înalta Curte constată că argumentele instanţei de apel, redate anterior, nu sunt de natură a demonstra caracterul necesar al folosirii mărcii şi nici aptitudinea de a reprezenta singurul mijloc de informare completă şi comprehensivă.

Se poate observa că operaţiunea de codificare era, totuşi, cunoscută de către destinatarul informaţiei, din moment ce codurile tehnice se regăsesc pe ambalajele din cauză. Instanţa a arătat, de asemenea, că pârâta foloseşte sistemul F..

Din acest motiv, distinct de aspectul raportării instanţei la surse de informaţii străine de materialul probator (criticat şi în legătură cu chestiunea în discuţie) şi de cel privind publicul destinatar al informaţiei (neclarificat de instanţă, potrivit celor deja expuse în prezenta decizie), faptul că operaţiunea de codificare nu este unanim cunoscută şi acceptată ar ridica problema utilităţii menţiunilor tehnice prezente efectiv. Într-un asemenea caz, dacă publicul nu dă nicio importanţă codurile tehnice, se pune problema informării sale complete asupra produsului, cu menţionarea acestuia şi descrierea tuturor acelor elemente pe care publicul nu le poate identifica din codurile tehnice. Marca ar trebui, cu atât mai mult în atare situaţie, plasată într-un context verbal informativ cu formule precum "compatibil cu", "destinat pentru", invocate de către recurentă sau chiar "parbriz compatibil cu" sau "parbriz destinat pentru", urmate de tipul de autoturism.

Totodată, prin raportare la codurile tehnice existente, în măsura în care destinatarul informaţiei le percepe, totuşi, neavând nevoie de menţionarea produsului parbriz şi a caracteristicilor sale, dar trebuie să i se menţioneze modelul autovehiculului (necodificat) şi producătorul, nu este clar din considerentele deciziei, motivul pentru care acesta nu ar putea fi identificat în speţă doar prin menţionarea modelului de autoturism, fără precizarea mărcii şi nici cel pentru care informaţiile neacoperite de codurile tehnice nu ar trebui suplinite, pentru o informare corectă, completă şi inteligibilă, prin inserarea formulelor de tipul celor arătate anterior, invocate de către recurentă.

Mai mult decât atât, marca în sine nu poate fi socotită o simplă informaţie tehnică, folosirea sa fiind permisă fără consimţământul titularului, în situaţia de excepţie din speţă, doar pentru indicarea destinaţiei produsului. Or, nu rezultă cu certitudine, din decizia recurată, motivele pentru care indicarea destinaţiei nu ar trebui descrisă verbal, cât timp nu este relevată ca atare de codurile tehnice.

Considerentele expuse sunt relevante şi pentru modul în care instanţa de apel a dezlegat chestiunea utilizării mărcii conforme cu interesele legitime ale titularului mărcii şi prin raportare la practicile obişnuite pe piaţa parbrizelor auto, în măsura în care această chestiune presupune clarificarea pe deplin a încadrării situaţiei din speţă în "practicile obişnuite".

Nu în ultimul rând, se constată, cu referire la respectarea obligaţiei de loialitate faţă de interesele legitime ale titularului mărcii, faptul că instanţa de apel a ajuns la concluzia inexistenţei unei confuzii între produse, în percepţia publicului, din perspectiva originii comerciale a acestora.

Or, astfel cum, în mod corect, s-a arătat prin motivele de recurs şi rezultă din decizia de casare, cu referire la jurisprudenţa europeană, finalitatea analizei din cauză nu este aceea a confuziei propriu - zise, ci doar a riscului de stabilire, în percepţia publicului, a unei legături comerciale între terţ şi titularul mărcii, de natură a afecta valoarea mărcii, permiţând terţului să profite de caracterul distinctiv ori de renumele mărcii.

În consecinţă, nici pe acest aspect analiza instanţei de apel nu relevă stabilirea situaţiei de fapt adecvate, astfel încât nu este posibil controlul de legalitate a deciziei recurate.

Faţă de toate considerentele expuse, Înalta Curte va admite recursul şi, în temeiul art. 497 C. proc. civ., va casa decizia recurată şi va trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi curte de apel.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Admite recursul declarat de reclamanta A. împotriva deciziei civile nr. 638A din 20 aprilie 2022, pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă.

Casează decizia recurată şi trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi curte de apel.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 29 octombrie 2024.