Standing of non-exclusive trademark licensee to bring counterfeiting action under express contractual authorization
Legislator summary
AI generatedThe High Court of Cassation and Justice dismissed the defendant's appeal, upholding the Court of Appeal's decision that held the defendant liable for trademark infringement and ordering it to pay damages and litigation costs to the plaintiff. The dispute concerned a counterfeiting action initiated by a non-exclusive licensee of the trademarks "Telestar" and "Telestar Direct Marketing" against a defendant using the name "VV Telestar" in its commercial activities, with the plaintiff seeking an order to cease use and compensation for material and moral damages. The court determined that a non-exclusive licensee possesses active procedural standing to file a counterfeiting action provided the trademark holder explicitly consents via a license contract, as established by the interplay of Articles 4 and 14 of O.U.G. 100/2005, Article 36 of the Code of Civil Procedure, and Articles 37, 38, and 50 of Law 84/1998; the court further ruled that the defendant’s use of the sign in advertising and on digital platforms constituted a use "in the course of trade" with the specific function of a trademark, thereby creating a risk of confusion with the plaintiff's registered marks, regardless of the defendant's argument that the term was part of its registered trade name.
Legislator headnote
AI generatedart. 50 O.U.G. nr. 100/2005, art. 4 C.proc.civ, art. 50 din Legea nr. 84/1998, art. 488 alin. (1) pct. 8 C.proc.civ, art. 30 alin. (1) din Legea nr. 26/1990, art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005; Standing of non-exclusive trademark licensee to bring counterfeiting action under express contractual authorization: Recurenta-pârâtă a solicitat admiterea recursului, astfel cum a fost formulat, invocând incidența art. 488 alin. (1) pct. 8 C.proc.civ.
Keywords
AI generatedCited Legislation
AI generatedRelated Decisions
AI generatedFull text
Marcă. Acţiune în contrafacere. Calitatea procesuală activă a beneficiarului licenţei neexclusive
Cuprins pe materii: Dreptul proprietăţii intelectuale. Marcă
Index alfabetic: acţiune în contrafacere
contract de licenţă
calitate procesuală pasivă
Legea nr. 84/1998, art. 36, art. 37, art. 38, art. 50
O.U.G. nr. 100/2005, art. 4
C.proc.civ., art. 36
Cadrul general în privinţa persoanelor cărora le este recunoscută prerogativa formulării unor cereri în justiție pentru apărarea drepturilor referitoare la marcă este stabilit de dispoziţiile art. 4 lit. a) şi b) din O.U.G. nr. 100/2005, care conferă legitimare procesuală activă, atât titularului dreptului la marcă, cât şi oricărei persoane autorizate să utilizeze drepturile cu privire la marcă, în special beneficiarii de licenţe.
Din coroborarea prevederilor legale enunțate cu dispoziţiile art. 50 din Legea nr. 84/1998, rezultă că beneficiarul unei licenţe neexclusive este îndreptăţit să promoveze o acțiune în contrafacere în baza acordului titularului mărcii conferit în mod expres prin contractul de licență, publicat în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.
I.C.C.J., Secţia I civilă, decizia nr. 1197 din 3 iunie 2025
I. Circumstanţele cauzei:
I.1. Obiectul cererii deduse judecății:
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti, Secţia a V-a civilă la 11.03.2019, reclamanta A. S.R.L, în contradictoriu cu B. S.R.L, a solicitat obligarea pârâtei la încetarea folosirii denumirii VV Telestar care conţine marca telestar şi parte din marca Telestar Direct Marketing licenţiate acesteia în cadrul activităţii sale comerciale, prin utilizarea acesteia în scopuri de marketing şi publicitate a serviciilor de vânzare pe care le oferă; încetarea folosirii în toate formele existente şi pe toate canalele de difuzare, anume reclame TV, radio, internet, materiale printate, denumirea magazinelor fizice etc. încetarea folosirii denumirii VV telestar în cadrul numelui de domeniu care conţine marca telestar şi parte din marca Telestar Direct Marketing licenţiate acesteia, prin anularea numelui de domeniu, încetarea folosirii denumirii VV telestar din cadrul denumirii comerciale a pârâtei, care conţine marca telestar şi parte din marca telestar Direct Marketing licenţiate acesteia, prin obligarea pârâtei la schimbarea denumirii comerciale care să excludă cuvântul telestar, obligarea pârâtei la plata despăgubirilor estimate provizoriu, de 50.000 euro cu titlul de despăgubiri materiale şi de 10.000 euro cu titlul de despăgubiri morale, sumă ce va fi definitivată în urma administrării probatoriului, precum şi obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de prezentul dosar.
I.2. Sentinţa pronunţată de Tribunalul București, în primă instanţă:
Prin sentinţa civilă nr. 913 din 26.02.2022, Tribunalul București, Secția a V-a civilă, a admis în parte acțiunea formulată de către reclamanta A. S.R.L., prin administrator judiciar, în contradictoriu cu pârâta B. S.R.L.; a obligat pe pârâtă la plata sumei de 500.000 lei despăgubiri, 10.000 lei şi 8.605 lei cheltuieli de judecată.
I.3. Decizia pronunţată de Curtea de Apel București, în apel:
Prin decizia civilă nr. 638 din 05.06.2024, Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a IV-a civilă a respins, ca nefondate, ambele apeluri formulate de apelanta-pârâtă împotriva sentinţei civile nr. 913/2022, pronunţate de Tribunalul Bucureşti, Secţia a V-a civilă.
II. Calea de atac exercitată în cauză:
Împotriva deciziei civile nr. 638/2024, pronunțate de Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a IV-a civilă, a declarat recurs pârâta.
II.1. Motivele de recurs:
Recurenta-pârâtă a solicitat admiterea recursului, astfel cum a fost formulat, invocând incidența art. 488 alin. (1) pct. 8 C.proc.civ.
În dezvoltarea motivelor de recurs, raportându-se la dispozițiile art. 8 din Convenția de la Paris, a arătat că numele comercial beneficiază de o protecţie specială şi nu poate fi confundat cu o marcă, întrucât are rolul de a diferenţia comercianţii între ei, iar nu de a distinge produsele şi/sau serviciile acestora. Folosirea firmei comerciale cu nerespectarea prevederilor art. 43 alin. (2) si (3) din Legea nr. 26/1990, republicată, modificată și completată, nu poate constitui în sine un act de contrafacere a mărcii identice/similare. Doar folosirea semnului, identic/similar firmei comerciale, ca semn distinctiv pentru produsele și serviciile comercializate de către titularul emblemei, poate fi în conflict cu o marcă identică sau similară anterioară, pentru produse/servicii identice/similare, iar nu ca firmă, semn de identificare a comerciantului, chiar dacă nu se respectă prevederile art. 43 alin. (2) și (3) din Legea nr. 26/1990, republicată.
În speţă, sub aspectul modului de folosire a firmei comerciale, reclamanta nu a invocat faptul că pârâta ar folosi un semn, identic/similar firmei comerciale, ca semn distinctiv pentru produsele și serviciile pe care le comercializează ca titular al emblemei, semn identic/similar mărcii sale.
Astfel, temeiul de drept a fost greşit interpretat și aplicat eronat, întrucât nu există o contrafacere marcă, ci este vorba de un nume comercial, reclamanta nu este titularul mărcii, ci doar licenţiată și poate solicita acoperirea prejudiciului suferit prin cerere de intervenție, licenţiatul din prezenta cauză nu deţinea acte legale care să îi justifice calitatea procesuală activă.
Cu trimitere la art. 30 alin. (1) din Legea nr. 26/1990, republicată, recurenta-pârâtă a susținut că marca este doar un semn distinctiv, opțional, iar reclamanta nu a probat cerinţele de admisibilitate a acţiunii în contrafacere a unui semn identic folosit pe vreun produs, ci doar o parte din numele firmei, din moment ce prin acţiunea iniţială reclamanta a interzis pârâtei să mai folosească cuvântul de telestar din numele firmei, aspect ce denotă faptul că este vorba de o acţiune împotriva unui nume comercial.
De asemenea, reclamanta nu a administrat probe care să indice vreun prejudiciu din cauza unui atribut al firmei pârâtei, motiv pe care și-a justificat acţiunea, deoarece cuvântul Telestar este unul din atributele firmei pârâtei, , încadrarea făcându-se într-un temei de drept interpretat greşit.
A precizat că probele ce privesc așa-zisa „confuzie‟ sunt din 2019, după data când recurenta avea deja marca înregistrată și când începuse să comercializeze și alte produse în afară de creme și suc de aloe vera așa cum comercializase în anii 2017-2018.
A susținut că reclamanta nu este titulara mărcilor Telestar sau Telestar Direct Marketink din moment ce nu a avut înregistrate contractele de licenţă în perioada pentru care cere despăgubiri, iar unul dintre cele două contracte pe care a încercat să le invoce, sub semnătură privată, nu este apt să producă consecințe juridice câtă vreme nu conține și pagina cu semnăturile.
A mai arătat că nu s-au administrat probe care să dovedească că a existat o contrafacere, ba mai mult, la data introducerii acţiunii, pârâta avea marca VV Telestar protejată, fiind înregistrată la OSIM din 11.01.2019, și nici nu există o legătură de cauzalitate între faptă și prejudiciu.
Recurenta-pârâta a menționat că, în perioada 2017-2019, firma acesteia a folosit denumirea, înregistrată legal la ONRC, și a folosit acest nume doar în scopul și în limitele prevăzute de Legea nr. 31/1990, respectiv acela de a se deosebi de o altă firmă, nu a vândut vreun produs cu această denumire și nu a creat vreun produs cu acest nume, iar pentru perioada 2027-2018, pentru care a solicitat despăgubiri, cererea nu este întemeiată, reclamanta putând avea pretenţii doar după ianuarie 2019, neexistând certitudinea încheierii contractului de licenţă în anul 2011.
A mai susținut că respingerea cererii de înscriere în fals asupra contractului de licență al reclamantei, pe motiv că a intervenit decăderea ca urmare a faptului că nu a făcut-o la primul termen de judecată, nu dovedeşte că acel contract este real și nu a fost încheiat cu scopul inițierii acţiunii în anul 2018, când a fost înregistrat la OSIM, având în vedere ca ambele firme au acelaşi administrator și niciunul dintre contracte nu are vreun număr de înregistrare intern din registrul de intrări și ieşiri pe care îl deține obligatoriu orice firmă.
A precizat că reclamanta putea solicita daune începând cu 28.12.2018, când contractul de licenţă a fost înscris la OSIM și publicat în Monitorul Oficial și putea fi opus terților după 28.01.2019, neexistând probe că acesta ar fi fost încheiat din anul 2011, pentru perioada anterioară înscrierii contractului de licenţă la OSIM reclamanta neavând calitate procesuală activă pentru a deschide o astfel de acţiune, ci doar în calitate de intervenient în acţiunile deschise de titular.
Contractul de licenţă neexclusivă este doar un act de administrare care îi dă dreptul doar să folosească marca în scopul pentru care a fost împrumutată, iar reclamanta nu a folosit niciodată menţiunea „sub licenţă‟, după cum prevede art. 43 în Capitolul „obligaţii ale licenţiatului‟.
Recurenta-pârâtă a mai menționat că simplul fapt că în contractul de licență, încheiat sub semnătură privată, între cele două părți reprezentate de acelaşi administrator, prevede la pct. 5 un capitol din care rezultă că licențiatorul îi dă dreptul licențiatului de a promova o acţiune în contrafacere, nu îi conferă beneficiarului folosința licenței, respectiv licenţiatul, să iniţieze o astfel de acţiune. Astfel, prin introducerea acestui articol titularul mărcii, având același reprezentat ca și beneficiarul mărcii, nu îndeplineşte condiţiile de a deveni reclamant într-o acţiune de contrafacere, cum greşit au interpretat și încadrat instanţele.
A mai arătat că art. 4 și art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005, indicat ca temeiul legal al acţiunii, precizează că daunele se plătesc titularilor drepturilor, însă contractele de licenţă de marcă încheiate sub semnătură privată între cele două firme sunt valabile doar între ele și nu pot fi opuse terţilor până la momentul publicării în Monitorul Oficial, făcând trimitere la art. 38 din Legea nr. 84/1998.
A precizat că nu a fost încălcată marca VV Telestar, aceasta aparține recurentei-pârâte; nu a solicitat obţinerea mărcii de la OSIM după introducerea acţiunii de către reclamantă, ci cu mult înainte, chiar de notificare, iar ulterior acesteia din urmă și-a schimbat denumirea paginii web, chiar dacă avea marca înregistrată la OSIM; s-a creat o confuzie între titularul mărcii și cel licenţiat al mărcii, cu drept de folosință neexclusivă, acordându-i-se reclamantei pe tot parcursul procesului calitatea de titular, cu atribuirea drepturilor aferente, ceea ce a dus la o hotărâre neîntemeiată.
O altă confuzie pe care a făcut-o instanţa de fond constă în faptul că la momentul la care recurenta-pârâtă s-a înfiinţat, A. se afla în insolvență. Cuvântul Telestar nu este inventat de reclamantă din moment ce în România mai sunt un număr foarte mare de firme, în funcţiune, chiar și o televiziune, înființate înaintea firmei reclamantei, iar faptul că a existat un dosar prin care s-a solicitat anularea mărcii recurentei-pârâte, nu are nici o legătură cu acest dosar deoarece reclamanta nu este titulara mărcilor.
De asemenea, a arătat că instanţa de fond a interpretat și încadrat greşit și riscul de confuzie, fără a lua în considerare faptul că reclamaţiile de la clienţi ce vizau confuzia dintre firme sunt din anul 2019 și nu din perioada 2018, când vindea doar suc de aloe vera, fiind probe preconstituite situate în afara perioadei pentru care reclamanta s-a considerat prejudiciată.
În mod greșit s-a făcut confuzie și între numele firmei și marcă din moment ce recurenta-pârâtă nu vinde un produs numit Telestar, ci numele firmei sale avea în componență cuvântul Telestar, denumirea firmei, ca atribut al acesteia, a fost rezervată legal la ONRC, fiind depuse la dosarul de fond o rezervare cu acelaşi nume și dovada că există firme înregistrate cu numele Telestar care funcţionează și în prezent.
A precizat că denumirea firmei o avea de la înființare, din luna august 2017, iar la momentul depunerii cererii de domeniu, reclamanta nu avea acest nume de site, iar într-o căutare pe google apare telestartv, o televiziune care funcţionează încă din anii 2000 și este înscrisă în lista must carry la poziţia 28 în prezent, reclamanta avea alte site-uri, cu nume de produse și era în stare de insolvență.
Instanţa, în mod greşit, a apreciat că sunt îndeplinite condiţiile răspunderii civile delictuale, mai ales în ceea ce privește existența vinovăţiei. De asemenea, în mod greșit, instanța s-a raportat la o speţă în legătură cu contrafacerea unui produs, aspect ce conturează ideea că hotărârea a fost dată urmare a confuziei create între marcă și similitudinea unui semn în condițiile în care, în speță, este vorba de o marcă și denumirea unei firme și nu de un produs cu aceeași denumire care trebuie analizat diferit, niciuna dintre firmele C. S.R.L. și B. S.R.L. nu comercializează produse cu denumirea de Telestar.
Tot în mod greşit instanţa a reţinut că anularea mărcii înscrisă la OSIM dispusă în dosarul nr. x/3/2019 are legătura cu acest dosar din moment ce în acea cauză a fost anulată marca nu și denumirea firmei B. S.R.L., marca fiind înregistrată la OSIM după 2 ani de la obţinerea denumirii de la ONRC și nu a fost folosită pentru niciun produs.
Recurenta-pârâtă a menționat că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998, precizând că a făcut dovada faptului că, după schimbarea denumirii și a numelui paginii web, s-au dublat vânzările, nu prezintă relevanță numele unei firme la comercializarea unui produs, produsele vânzându-se în funcţie de cerere raportată la nevoi și de publicitate; nu a comercializat vreun produs ca cel al reclamantei, iar în anul 2018 a vândut exclusiv suc de aloe, achiziţionat de la o firmă din Grecia, pentru care are distribuţie exclusivă pe România, migrarea clienţilor de la o firmă la alta fiind pur ipotetică, fiecare parte având alt segment de clienți și produsele altă utilizare.
A mai arătat că, în mod greşit, instanţa de fond a concluzionat că denumirea firmei a obținut-o ulterior obţinerii mărcii din moment ce obținerea denumirii firmei a avut loc în anul 2017, când a realizat și site-ul web.
Numele comercial beneficiază de o protecţie specială şi nu poate fi confundat cu o marcă deoarece are rolul de a diferenţia comercianţii între ei, iar nu de a distinge produsele şi/sau serviciile acestora. Atunci când numele comercial este înregistrat la Registrul Comerţului, titularul mărcii este obligat să ceară mai întâi anularea înregistrării în baza art. 25 alin. (1) din Legea nr. 26/1990. Reclamanta nu a făcut dovada că recurenta-pârâtă a folosit vreodată numele firmei în așa fel încât să se creeze confuzie în rândul clienţilor cu firma reclamantei, ba mai mult firma reclamantei se numeşte A., iar firma pârâtei B.
A menționat că reclamanta a solicitat despăgubiri materiale și morale în contextul inexistenței vreunei contrafaceri și a unui prejudiciu cert creat cu intenție de către pârâtă, condiţii esenţiale cerute într-o astfel de acţiune, făcând trimitere în acest sens la conținutul art. 36 alin. (1)-(3) din Legea nr. 84/1998 și cel al art. 14 din O.U.G. 100/2005, la faptul că doar titularul mărcii în materie civilă și penală are posibilitatea de a formula pretenții, la definiția dată infracțiunii de contraface, subiecții acesteia, elementul material ce îl conține, urmarea imediată, legătura de cauzalitate și elementul subiectiv concretizat în intenția directă.
Nu au existat consecinţe negative din cauza faptului că în numele său comercial, respectiv denumirea firmei, este și cuvântul Telestar, nu a produs nici un prejudiciu moral, conform graficelor cu cifrele de afaceri, reclamanta a fost în creştere în anul 2017 față de 2016 și în creştere cu 30% în anul 2018, față de anul 2018.
A atașat cererii de recurs dovada de pe site-ul reclamantei, de unde rezultă că publicitatea se face pentru produse, care provin de la diverşi producători și au diverse denumiri, nici un produs nu se numeşte Telestar, iar investiţiile despre care a făcut vorbire reclamanta (publicitatea) nu au fost dovedite, firma A. nefiind producătoare a unui anumit produs, clienţii nu o caută după brand sau după denumirea firmei, ci pentru fiecare produs în parte, de aceea și publicitatea se face pentru fiecare produs în parte, (tigăi, aparat de ras, ochelari).
A precizat că titulara mărcii a înregistrat numele de Telestar pentru desfăşurarea a trei activităţi, pe o perioadă limitată de timp, nu există nicio similaritate între numele firmei reclamante A. S.R.L. și a pârâtei B. S.R.L. și nici între numele titularului mărcii și al recurentei-pârâte C. și B. S.R.L.
A menționat că toate înscrisurile, indicate ca și dovezi pentru așa-zisă confuzie între cele două firme, sunt din anul 2019, după perioada în care aceasta solicită despăgubiri, făcând trimitere la fila 75, în care se observă că reclamanta se recomandă clienţilor ca fiind firma C. nicidecum A., la fila 93, unde se observă că înscrierea și acordul la platforma google a făcut-o proprietarul mărcii comerciale C. S.R.L. și nu A., care s-a și comportat ca titular în relaţiile cu toate celelalte părți, mai puţin în situaţia de față, iar la fila 94 s-a făcut vorbire de licenţa deţinută de A., după înregistrarea la OSIM. Firma A. nu avea nici un semn că ar folosi numele de Telestar, sub licenţă, așa cum impune legea.
Concluzionând, a arătat că nu sunt îndeplinite condiţiile acordării despăgubirilor, nu există nicio faptă ilicită și nicio formă de vinovăţie, cu atât mai mult cea a intenţiei directe.
II.2. Apărările formulate în cauză:
II.2.1. Întâmpinarea:
Prin întâmpinarea depusă prin poștă electronică, în termen legal, intimata-reclamantă A. S.R.L. a solicitat respingerea recursului, în principal, ca fiind nul, iar în subsidiar, ca fiind neîntemeiat, cu obligarea recurentei la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de prezenta cauză.
În susținerea poziției sale procesuale, cu privire la excepția nulității recursului, prin raportare la art. 489 alin. (2) C.proc.civ., intimata-reclamantă a arătat că recursul formulat în cauză reprezintă o înşiruire a tuturor aspectelor invocate în faţa instanţelor de fond, a probelor administrate, a argumentelor părţii recurente cu privire la situaţia de fapt, necuprinzând nicio critică adusă raționamentului instanței de apel exprimat prin decizia atacată, indicarea art. 488 alin. (1) pct. 8 C.proc.civ. fiind formală.
În subsidiar, a considerat că decizia atacată este legală în limitele respingerii apelului principal, recurenta neînţelegând să aducă nicio critică în recurs cu privire la modalitatea de soluţionare a excepţiei tardivităţii cererii precizatoare, a excepţiei lipsei calităţii procesuale active a intimatei şi excepţia inadmisibilităţii acţiunii invocate de aceasta în etapa apelului.
Astfel, în mod corect, instanţa de apel a reţinut că elementele contrafacerii, anume similaritatea mărcilor încălcate ale intimatei cu însemnul recurentei, similaritatea serviciilor, precum şi riscul de confuzie au fost stabilite cu putere de lucru judecat în dosarul ce s-a derulat între aceleaşi părţi, nr. x/3/2019 al Tribunalului Bucureşti, ca instanţă de fond, prin care s-a anulat definitiv marca VV Telestar a recurentei.
În ceea ce priveşte reţinerea instanţei de apel privind folosirea de către recurentă a denumirii VV Telestar cu titlul de marcă, iar nu doar de denumire comercială, deşi corectă, a considerat că ţine de temeinicia hotărârii, nu de legalitatea acesteia. În mod corect instanţa de apel a reţinut că instanţa de fond sancţionase recurenta-pârâtă pentru folosirea semnului VV Telestar nu ca parte a denumirii sale comerciale, ci pentru folosirea acestuia cu funcţia specifică a mărcii de indicare a originii serviciilor.
Cu privire la aspectul despăgubirilor datorate intimatei, instanţa de apel în mod corect a respins susţinerile recurentei în sensul caracterului exagerat al sumei de 500.000 lei, faţă de evoluţia financiară a intimatei, această dezlegare a instanţei de apel ţinând tot de temeinicia hotărârii, nu de legalitatea acesteia.
II.2.2. Răspunsul la întâmpinare:
Prin răspunsul la întâmpinare, recurenta-pârâtă a solicitat respingerea excepția nulității recursului invocată de intimată, întrucât cererea se referă strict la decizia atacată care nu respectă cerințele legale în vigoare, făcând trimitere la art. 8 din Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale din 1883, cu modificările ulterioare, la faptul că numele comercial beneficiază de o protecţie specială şi nu poate fi confundat cu o marcă, întrucât are rolul de a diferenţia comercianţii între ei, iar nu de a distinge produsele şi/sau serviciile acestora, aspect ne luat în seamă de instanţa de apel.
De asemenea, a mai susținut că nu este titularul mărcii clamate de către intimată, nu a făcut nici o contrafacere de marca, ci este vorba doar despre numele comercial al firmei, care este total diferit de cel al intimatei, acţiunea nu se încadrează in temeiurile de drept care au fost invocate (pct. 3 din acţiunea iniţială), nici măcar reclamanta nu este titularul mărcii, este doar licenţiată și nu poate solicita acoperirea prejudiciului suferit, doar prin cerere de intervenient.
A mai arătat că doar titularul mărcii este cel care poate să introducă o acţiune în contrafacere deoarece titularul decide și cu cât închiriază marca sau o vinde, licenţiatul din prezenta cauză nu deţinea acte legale care să îi justifice calitatea procesuală activă.
A învederat că intimata-reclamantă nu a făcut dovada că a comercializat aceleaşi produse astfel încât nu există nici un fel de suprapunere cauzatoare de prejudiciu, iar în susținerile formulate a inclus nulitatea cu inadmisibilitatea acțiunii, fără o motivaţie adecvată, context în care a solicitat a fi respinsă.
A considerat că instanţele de fond și apel au apreciat greşit faptul că a încălcat mărcile naţionale Telestar și Telestar Direct Marketing, fără să analizeze în concret lipsa proprietăţii mărcilor în favoarea reclamantei.
În subsidiar, a solicitat să se constate că decizia atacată nu respectă normele legale în vigoare și prin respingerea apelului nu s-a pronunţat în concret asupra tuturor motivelor invocate de către pârâtă. Astfel, temeiul de drept a fost greşit interpretat și aplicat eronat. Nu există nici o contrafacere marcă, ci este vorba despre nume comercial, nu a fost creat nici un prejudiciu pentru care intimata-reclamantă să fie despăgubită.
Nu se poate confunda firma comercială, semn distinctiv al activităţii comerciale, respectiv semn de identificare a comerciantului, cu marca, semn distinctiv pentru produsele/serviciile comercializate de către acesta, ce disting produsele/serviciile sub aspectul provenienţei lor, făcând trimitere la art. 30 alin. (1) din Legea nr. 26/1990, republicată.
O altă confuzie pe care a făcut-o instanţa de fond, este aceea că, deși firma A. a fost înființată din 2006, intimata se afla în insolvență, în cauză este vorba de o marcă și denumirea unei firme și nu despre un produs cu aceeaşi denumire, care trebuie analizat în mod diferit, titularul mărcii are denumirea cu telestar nu și reclamanta.
II.3. Soluţia şi considerentele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie:
II.3.1. Analizând cu prioritate, în temeiul art. 248 alin. (1) C.proc.civ., excepţia nulităţii recursului declarat de recurenta-pârâtă, invocată de intimata-reclamantă A. S.R.L., Înalta Curte reţine următoarele:
Potrivit art. 483 şi următoarele din C.proc.civ., recursul constituie o cale extraordinară de atac, pusă la dispoziţia părţilor numai pentru motive expres şi limitativ prevăzute de lege, enumerate în cuprinsul art. 488 C.proc.civ. şi care, în principiu, vizează numai nelegalitatea hotărârii atacate, controlul judiciar putându-se exercita astfel doar asupra problemelor de drept discutate în speţă.
Includerea recursului în sfera căilor extraordinare de atac, aspect care interesează în analiza prezentei cauze, exclude caracterul devolutiv al acesteia, adică o analiză a hotărârii atât sub aspectul nelegalităţii, cât şi al netemeiniciei, putându-se stabili, pe baza probatoriului administrat, o altă situaţie de fapt decât cea reţinută de prima instanţă, cu aplicarea dispoziţiile legale incidente. Această cale de atac implică un control asupra hotărârii atacate, fără a fi antrenată o rejudecare în fond a pricinii, în ansamblul ei.
Ca atare, controlul judiciar în recurs se poate exercita doar asupra problemelor de drept discutate în speţă, consecinţa fiind aceea că instanţa de recurs nu poate proceda la o reexaminare a situaţiei de fapt şi la rediscutarea probatoriului administrat în faza procesuală anterioară, legalitatea hotărârii atacate urmând a fi verificată doar prin prisma motivelor prevăzute de art. 488 alin. (1) pct. 1-8 C.proc.civ.
Pe calea recursului, recurenta-pârâtă a înţeles să critice atât raționamentul instanței de apel legat de modul de soluționare a excepțiilor lipsei calității procesuale active a reclamantei și a inadmisibilității acțiunii de către prima instanță, cât și soluția adoptată pe fondul pretențiilor deduse judecății în apel.
Astfel, cu referire la calitatea procesuală activă a reclamantei, recurenta-pârâtă a invocat încălcarea dispozițiilor art. 36 C.proc.civ., art. 4 și art. 14 alin. (1) din O.U.G. nr. 100/2005, art. 37 și art. 38 din Legea nr. 84/1998, în privința excepției inadmisibilității acțiunii, partea a susținut încălcarea dispozițiilor art. 36 alin. (1) - (3) din Legea nr. 84/1998 și art. 14 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 100/2005, iar, pe fond, cu privire la despăgubirile acordate reclamantei, a pretins încălcarea dispozițiilor art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005.
Deşi este real că, în mare parte, susţineri similare au fost făcute şi în etapa procesuală anterioară, nu poate fi reţinută nulitatea recursului câtă vreme recurenta-pârâtă s-au raportat la considerentele deciziei atacate, criticile formulate de aceasta tinzând spre a combate argumentele pe care instanţa de apel şi-a întemeiat soluţia, de respingere a apelului promovat de aceeași parte împotriva hotărârii primei instanțe.
Cum, de principiu, cererea de recurs are caracter unitar, iar cea dedusă judecății conţine şi critici care satisfac cerinţa de a viza aspecte de nelegalitate a deciziei atacate, iar nu doar reiterarea susţinerilor pârâtei din etapele procesuale anterioare, nu se poate vorbi de un act de procedură nul, în sensul prevederilor art. 489 alin. (1) C.proc.civ., acesta fiind, în realitate, unul apt a determina legala învestire a prezentei instanţe cu analiza acelor motive care se încadrează în rigorile art. 488 alin. (1) C.proc.civ., exceptând pe cele prin care se urmărește schimbarea situației de fapt reținute de instanța de apel, pe baza probelor administrate, și nici acelea care nu se raportează la decizia atacată.
În considerarea acestor aspecte, constatând că, în cuprinsul cererii de recurs, se regăsesc critici ce se subsumează motivelor de nelegalitate reglementate de art. 488 alin. (1) C.proc.civ., Înalta Curte, având în vedere dispoziţiile art. 486 alin. (1) şi pe cele ale art. 489 alin. (2) C.proc.civ., a respins, ca nefondată, excepţia nulităţii recursului declarat de pârâtă, invocată de intimata-reclamantă prin întâmpinarea formulată în cauză, reținând că această sancțiune este incidentă numai în situaţia în care niciuna dintre criticile formulate prin demersul judiciar inițiat nu poate fi încadrată în motivele de casare prevăzute de lege, ipoteză care nu se identifică în speţă.
II.3.2. Examinând decizia recurată, prin prisma criticilor formulate, precum şi prin raportare la actele şi lucrările dosarului şi la dispoziţiile legale aplicabile, Înalta Curte constată că recursul este nefondat, pentru următoarele considerente:
Cu titlu preliminar, faţă de argumentele inserate în motivele de recurs, dar și în răspunsul la întâmpinare, Înalta Curte va proceda la analiza acelor critici care, subsumate motivului de casare reglementat de art. 488 alin. (1) pct. 8 C.proc.civ., tind a demonstra nelegalitatea hotărârii atacate și își găsesc corespondent în aspectele invocate prin cererea de recurs inițială, fără a putea formula aprecieri cu privire la valoarea dată de către instanţa de apel probelor administrate în cauză sau să stabilească o situație contrară celei statuate în etapa procesuală anterioară, întrucât o atare verificare s-ar circumscrie temeiniciei soluţiei adoptate, nepermisă în etapa procesuală a recursului, potrivit art. 483 alin. (3) C.proc.civ.
Mai întâi, recurenta-pârâtă a criticat hotărârea instanței de apel din perspectiva menținerii soluției de respingere a excepției lipsei calității procesuale active a reclamantei pronunțate de prima instanță, prin raportare la dispozițiile art. 4 și art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005, art. 36 teza I C.proc.civ., art. 37 și art. 38 din Legea nr. 84/1998, arătând că reclamanta deține o licență neexclusivă care nu îi conferă dreptul de a introduce o acțiune în justiție prin care să ceară pârâtei să nu folosească denumirea de Telestar sau despăgubiri pentru folosirea denumirii obținută în baza art. 30 din Legea nr. 26/1990, ci doar posibilitatea de a interveni în calitate de intervenient în acțiunile deschise de către titularul mărcii pentru a solicita daune în cazul în care este prejudiciată.
Simplul fapt că, în contractele de licență încheiate între cele două părți, există un capitol prin care licențiatorul îi dă dreptul licențiatului de a promova o acțiune în contrafacere, în opinia recurentei-pârâte, nu îi conferă beneficiarului folosinței licenței să inițieze o astfel de acțiune, cum în mod greșit a apreciat instanța de apel, câtă vreme respectivele contracte produc efecte doar între părțile semnatare și nu pot fi opuse terților până la publicarea în Monitorul Oficial.
Înalta Curte constată că instanța anterioară, în evaluarea caracterului nefondat al motivului de apel cu același obiect, a făcut o corectă interpretare a dispozițiilor legale a căror incidență a fost invocată în cauză de către recurenta-pârâtă.
Astfel, curtea de apel a apreciat că reclamanta justifică calitate procesuală activă din moment ce legea prevede drept condiție necesară pentru introducerea acțiunii deduse judecății doar acordul titularului mărcii, acest acord reieșind din clauza inserată la art. 5 în contractele de licență încheiate între C. și A., publicate în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.
Cadrul general în privinţa persoanelor cărora le este recunoscută prerogativa formulării unor cereri în justiție pentru apărarea drepturilor referitoare la marcă, este stabilit de dispoziţiile art. 4 lit. a) şi b) din O.U.G. nr. 100/2005, care conferă legitimare procesuală activă, atât titularului dreptului la marcă, cât şi oricărei persoane autorizate să utilizeze drepturile cu privire la marcă, în special beneficiarii de licenţe.
Conform dispozițiilor art. 50 alin. (1) și (5) din Legea nr. 84/1998, republicată, privind mărcile și indicațiile geografice: „(1) Dacă în contractul de licență nu este stipulat altfel, licențiatul nu poate introduce în justiție o acțiune în contrafacere fără consimțământul titularului mărcii. (...) (5) Înscrierea licenței nu este o condiție pentru ca folosirea unei mărci de beneficiarul licenței să poată fi considerată echivalentul unui act de utilizare de către titular, în cadrul procedurilor referitoare la dobândirea, menținerea validității ori la apărarea drepturilor cu privire la acea marcă. (...)‟.
Potrivit art. 5, Dreptul licenţiatului de a promova acţiunea în contrafacere, prevăzut în contractele de licenţă în discuție, „5.1. Licențiatorul conferă în mod expres Licenţiatului dreptul de a acţiona pentru protejarea Mărcii Licenţiate împotriva oricăror forme de încălcare a acesteia, prin folosire neautorizată, apropriere, diluare sau orice alte forme.
5.2. Licenţiatorul acordă Licenţiatului dreptul de a urma toate procedurile necesare, administrative sau judiciare, pentru protejarea Mărcii Licenţiate, niciun alt acord ulterior prezentului contract nemaifiind necesar din partea Licenţiatorului”.
Prin urmare, din coroborarea textelor legale enunțate, rezultă că reclamanta, fiind beneficiara unei licenţe neexclusive, este îndreptăţită să promoveze acțiunea dedusă judecății în baza acordului titularului mărcii conferit în mod expres prin clauza contractelor de licență încheiate între acesta și reclamantă, iar înscrierea licenței în Registrul Mărcilor și efectele acestei înscrieri nu sunt în măsură să afecteze această calitate, câtă vreme opozabilitatea privește terții și nu operează față de părțile contractante, cărora li se aplică clauza contractelor de licență, iar singura condiție necesară și suficientă prevăzută de legiuitor pentru introducerea acțiunii este consimțământul titularului mărcii.
Împrejurarea că, atașat acestui motiv de recurs, recurenta-pârâtă a pretins că în mod greșit s-au luat în considerare contractele încheiate sub semnătură privată în anul 2011, având în vedere că acestea pot fi opozabile doar din decembrie 2018, prin reiterarea argumentelor ce țin de data publicării contractelor în Monitorul Oficial și soluția de respingere a cererii de denunțare a acestora ca false, nu reflectă o situație de interpretare și aplicare eronată a dispozițiilor legale evocate din perspectiva art. 488 alin. (1) pct. 8 C.proc.civ., ci doar nemulțumirea părții în legătură cu modalitatea de determinare concretă a valorii înscrisurilor administrate în cauză, o atare expunere tinzând, în realitate, la reaprecierea situaţiei de fapt cu privire la aspectele criticate şi reanalizarea probatoriului conform viziunii proprii asupra chestiunii litigioase, însă o atare expunere nu poate face obiect de analiză pentru instanţa de control judiciar, în cadrul căii extraordinare de atac a recursului, întrucât constituie un motiv de netemeinicie a deciziei atacate şi nu de nelegalitate, care excedează cadrului restrictiv în limitele căruia poate fi judecat recursul.
Instanţa de apel, ca instanţă devolutivă, are plenitudine de apreciere în ceea ce priveşte probele administrate în cauză, este suverană în a aprecia asupra oportunităţii administrării probelor în proces din perspectiva utilităţii, concludenţei şi pertinenţei acestora, iar orice susţinere care relevă erori ale instanţei de apel comise în cadrul acestei operaţiuni se situează în afara scopului recursului reglementat de legiuitor, acela de a supune analizei doar conformitatea hotărârii atacate cu regulile de drept aplicabile, conform art. 483 alin. (3) C.proc.civ.
Faptul că judecătorul interpretează elementele bazei factuale şi probele într-o altă manieră decât cea agreată de parte în etapa anterioară nu echivalează cu încălcarea dispozițiilor legale evocate sub aspectul soluției date motivului de apel ce a privit excepția lipsei calității procesuale active a reclamantei prin raportare la calitatea acesteia de licențiată a titularului mărcii dedusă din conținutul contractelor de licență și nici nu confirmă nelegalitatea deciziei atacate din perspectiva celor relevate de recurenta-pârâtă, astfel că susținerile acesteia pe aceste aspecte sunt nefondate și vor fi respinse ca atare.
Caracterul nefondat se reține și în privința criticii subsumate aceluiași motiv de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 8 C.proc.civ., în legătură cu legalitatea soluției date motivului de apel relativ la respingerea de către prima instanță a excepției inadmisibilității acțiunii formulate de reclamantă, prin prisma dispozițiilor art. 36 din Legea nr. 84/1998 și a celor ale art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005, susținându-se că demersul judiciar inițiat de reclamantă vizează un nume comercial și nu o marcă, iar la data introducerii acţiunii pârâta avea înregistrată marca VV Telestar la OSIM, astfel că pretențiile deduse judecăţii nu puteau viza perioada 2017-2018, ci perioada după 28 ianuarie 2019, când au intrat în vigoare contractele de licență.
Înalta Curte constată că instanța de apel, în evaluarea acestor susţineri, a apreciat în mod corect că acţiunea promovată de reclamantă, pe temeiul art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998 şi art. 14 alin. (2) lit. b) din O.U.G. nr. 100/2005, este admisibilă, având în vedere că prin cererea modificatoare depusă la termenul de judecată din 19 septembrie 2019, în faţa primei instanţe, partea a precizat că îşi restrânge pretențiile ce fac obiectul acțiunii la plata despăgubirilor pe perioada anului 2018, când pârâta nu avea înregistrată marca VV Telestar, aceasta dobândind protecție ulterior momentului formulării acțiunii.
Nu poate fi primit nici motivul de recurs susceptibil de încadrare în art. 488 alin. (1) pct. 5 C.proc.civ. prin care recurenta-pârâtă a pretins o reținere eronată a puterii de lucru judecat în legătură cu dosarul nr. x/3/2019, în ceea ce privește anularea mărcii VV Telestar şi a numelui comercial, deși, în opinia părții, numele comercial nu a fost anulat, acesta reprezentând un drept al acesteia obţinut anterior înregistrării mărcii în discuţie.
Înalta Curte reține că, în cadrul dosarului nr. x/3/2019, prin sentința civilă nr. 623 din 16.06.2020, rămasă definitivă în urma respingerii apelului și recursului declarate de pârâta B. S.R.L., a cărei denumire s-a schimbat ulterior în D. S.R.L., Tribunalul București, Secția a III-a civilă, reținând incidența ipotezei art. 47 alin. (1) lit. b) raportat la art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998, a constatat întrunite condițiile similiarității mărcilor și produselor și, implicit, riscul de confuzie între marca pârâtei „VV Telestar‟ și marca reclamantei „Telestar‟, apreciind că semnul înregistrat de pârâtă este apt să determine confuzia cu mărcile reclamantei pentru care a fost licențiată, marca pârâtei fiind, astfel, anulată.
Astfel, dând eficiență puterii de lucru judecat a acestor dezlegări jurisdicţionale, care se opun recurentei-pârâte și îi interzic de a readuce în atenția instanței de judecată chestiunile legate de distinctivitatea produselor și serviciilor în raport de aceeași clasă de produse, deja tranșate în mod definitiv de către o altă instanță, întrucât acestea nu mai pot fi evaluate în mod nemijlocit, cu atât mai mult, nu mai pot fi contrazise de instanța următoare, având în vedere că o hotărâre judecătorească este prezumată a exprima adevărul judiciar și are valența unui mijloc de probă, în ansamblul probelor cauzei ulterioare, ceea ce reclamă valorificarea corectă a efectului pozitiv al lucrului judecat atașat acestei hotărâri de către curtea de apel, în concordanță cu dispozițiile art. 430 alin. (2) C.proc.civ.
Este nefondată și susținerea recurente-pârâte, în același cadru, sub aspectul aplicării greșite a dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998 legat de folosirea semnului în legătură cu denumirea sa comercială, care beneficiază, în opinia părții, de o protecţie specială şi nu poate fi confundat cu o marcă, având rolul de a diferenţia comercianţii între ei, iar nu de a distinge produsele şi/sau serviciile acestora, iar în cazul numelui comercial înregistrat la Registrul Comerţului, titularul mărcii este obligat să ceară mai întâi anularea înregistrării în baza art. 25 alin. (1) din Legea nr. 26/1990, reclamanta nefăcând dovada că pârâta a folosit vreodată numele firmei în așa fel încât să se creeze confuzie în rândul clienţilor cu firma reclamantei, ba mai mult firma reclamantei se numeşte A., iar firma pârâtei B.
Înalta Curte reține că, de principiu, conflictul dintre o marcă şi numele comercial intervine atunci când există o marcă anterioară înregistrată şi un nume comercial înregistrat ulterior, pentru acelaşi domeniu de activitate pentru care marca este înregistrată.
Disputa dintre marcă şi numele comercial există doar în ipoteza în care denumirea care constituie nume comercial este folosită asemenea unei mărci. Atunci când utilizarea denumirii unei societăți, a unui nume comercial sau a unei embleme se limitează la identificarea unei persoane juridice, ea nu poate fi considerată ca având loc „pentru produse sau servicii‟. Nu însăşi înregistrarea denumirii este de natură să aducă atingere drepturilor dobândite asupra unei mărci, ci modul de utilizare a acesteia, numele comercial intrând în conflict cu marca doar atunci când este folosită de titularul său într-un alt mod decât cel prevăzut de lege.
Într-adevăr, recurenta-pârâtă este persoană juridică, cu scop patrimonial, înregistrată în registrul comerţului, al cărui regim juridic este stabilit prin Legea nr. 26/1990, însă numele său comercial reprezintă un „semn‟ în sensul art. 36 din Legea nr. 84/1998 care poate intra în conflict cu o marcă înregistrată şi a cărui folosire poate fi interzisă de către titularul mărcii atunci când sunt îndeplinite cerinţele de aplicare a dispoziţiilor art. 36 din lege.
Prin urmare, modul de analiză a cererii în contrafacere este acelaşi în situaţia oricărui „nume‟ ori „denumire‟, în măsura în care acesta constituie „semn‟ utilizat de terţi cu funcţia de marcă.
Cererea prin care reclamanta a invocat încălcarea dreptului său asupra mărcii este întemeiată pe dispozițiile art. 36 alin. (1) lit. b), alin. (2) lit. b) și alin. (3) din Legea nr. 84/1998.
Prevederile art. 36 alin. (1) - (3) din Legea nr. 84/1998 reprezintă transpunerea în dreptul intern a prevederilor art. 5 din Directiva 2008/95/CE, astfel că incidența acestora presupune aplicarea principiilor stabilite în jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene formată în interpretarea art. 5 din Directivă, în special în hotărârea pronunţată în cauza C-17/06 Céline.
Potrivit Curţii, titularul unei mărci înregistrate poate cere a se interzice utilizarea de către un terţ a unui semn identic cu marca sa dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ patru condiţii: utilizarea să aibă loc în cadrul comerţului; utilizarea să aibă loc fără consimţământul titularului mărcii; utilizarea semnului identic sau similar cu marca să aibă loc pentru produse sau servicii identice sau similare cu cele pentru care a fost înregistrată marca, de natură a produce risc de confuzie în percepţia publicului, incluzând şi riscul de asociere a mărcii cu semnul; utilizarea să aducă atingere sau să fie susceptibilă de a aduce atingere funcţiei esenţiale a mărcii, anume de a garanta consumatorilor provenienţa produselor sau a serviciilor.
În aplicarea regulilor de interpretare din cauza C-17/06 Céline, instanţa de apel a reţinut că denumirea socială are ca obiect identificarea unei societăţi, în timp ce un nume comercial sau o emblemă are ca obiect desemnarea unui fond de comerţ, funcţia legală a numelui comercial este aceea de a desemna un fond de comerţ, pe când funcţia esenţială a mărcii este aceea de a garanta consumatorilor provenienţa de la o anumită întreprindere a produselor sau a serviciilor pe care le desemnează.
De asemenea, a arătat că denumirea societății, un nume comercial sau o emblemă nu au, în sine, funcţia de a distinge produse sau servicii.
Pornind de la aceste premise, Înalta Curte constată că instanţa de apel, validând hotărârea primei instanțe, a apreciat în mod corect că nu poate fi exclus de plano un conflict între o marcă şi un semn identic sau similar folosit de un terţ comerciant, altul decât o marcă înregistrată, doar pentru motivul că semnul terţului are ca funcţie specifică identificarea persoanei comerciantului şi nu a provenienţei produselor pentru care este utilizat semnul sau a serviciilor prestate sub acel semn.
Utilizarea de către terţ a propriului nume comercial „pentru produse sau servicii‟, aşadar cu funcţia de marcă, deschide posibilitatea încălcării dreptului la marcă, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 36 alin. (1) din Legea nr. 84/1998, în ipotezele reglementate.
Așadar, verificând modalitatea efectivă de utilizare a semnului „telestar‟ de către apelanta-pârâtă, în baza probelor administrate în cauză, instanța de apel a reținut că semnul în discuție nu a fost folosit ca parte a numelui comercial pentru propria sa individualizare între ceilalţi comercianţi, ci cu funcția specifică mărcii, de comunicare și publicitate, prin intermediul reclamelor TV, pe website-ul apelantei-pârâte și pe rețelele de socializare, în scopul identificării și promovării produselor sale pe același segment de piață, sub semnul de VV Telestar.
În plus, a constatat, în acord cu cele stabilite în aceeaşi cauză Céline, că apare un conflict între o marcă şi un nume comercial ori o denumire socială sau emblemă, chiar în lipsa aplicării semnului, în ipoteza în care terţul folosește semnul respectiv într-o manieră care stabilește o legătură între semnul care constituie denumirea socială, numele comercial sau emblema terțului și produsele pe care le comercializează sau serviciile pe care le furnizează, întrucât, în acest caz, are loc o utilizare „pentru produse‟.
Situaţia de fapt deplin stabilită în cauză nu poate fi reapreciată de către instanţa de recurs, întrucât cercetarea temeiniciei soluţiei adoptate şi statuarea în fapt pe baza probelor administrate excedează atribuţiile acestei instanţe de control judiciar, care sunt circumscrise verificării exclusiv a legalităţii deciziei recurate, în raport de cazurile expres şi limitativ prevăzute de art. 488 alin. (1) C.proc.civ..
De altfel, argumentele părții vizând situaţia de fapt nici nu conţin vreo referire la aprecierile instanţei de apel pe acest aspect, ci reprezintă o reiterare a apărărilor formulate în cursul procesului cu trimitere la dublarea vânzărilor produselor proprii comercializate după schimbarea denumirii și a numelui paginii web, cu o altă utilizare decât cea a produselor reclamantei ce provin de la diverși producători și au diferite denumiri, precum și la segmentul diferit de clienți pentru ambele părți, migrarea acestora fiind doar ipotetică, susțineri analizate per ansamblu chiar de către instanța de apel, după cum s-a relevat în cele ce preced.
Nu este fondat nici motivul de recurs referitor la aplicarea eronată a dispozițiilor art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005, în cadrul căruia recurenta-pârâtă a reiterat critica din apel cu privire la modalitatea de stabilire a despăgubirilor de către prima instanță, contestând existența și cuantumul prejudiciului în contextul evoluției financiare a reclamantei în anii 2016-2018, neanalizată cu atenţie de către instanța de apel.
În ceea ce priveşte obligarea pârâtei la repararea prejudiciului produs prin activitatea de contrafacere, Înalta Curte constată că instanța de apel a făcut o corectă aplicare a dispoziţiilor art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005, care reprezintă transpunerea în drept intern a Directivei nr. 2004/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004, referitoare la respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, hotărârea recurată conţinând argumentele referitoare la existența și întinderea prejudiciului material în circumstanțele specifice speței, a căror reevaluare nu mai este posibilă în recurs.
Astfel, la calcularea daunelor-interese pentru încălcarea dreptului la marcă al reclamantei, curtea de apel s-a raportat, în acord cu prima instanță, dintre criteriile prevăzute de art. 14 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 100/2005, la beneficiul realizat în mod injust de către pârâtă, potrivit opțiunii reclamantei din cererea introductivă, în respectarea principiului disponibilității ce guvernează procesul civil.
Pe baza raportului de expertiză contabilă întocmit în cauză, prin decizia recurată, instanța de apel a reţinut că suma de 8.708.192 lei reprezintă beneficiul pârâtei, calculat ca diferență dintre veniturile obținute de aceasta în cursul anului 2018 din serviciul de vânzare a mărfurilor sub marca VV Telestar, în cuantum de 11.889.360,36 lei, și costurile aferente acestei activități.
Însă a apreciat că, la nivelul anului 2018, semnul folosit de reclamantă era încă activ ceea ce putea determina schimbul clientelei între cei doi comercianți, astfel că alegerea produselor pârâtei nu poate fi considerată determinată exclusiv de semnul care trimite la marca reclamantei.
Astfel, constatând că o cuantificare exactă a prejudiciului nu este posibilă câtă vreme reclamanta nu a probat faptul că alegerea produselor a fost determinată, într-un procent ridicat, de gradul de cunoaștere pe piața relevanță a mărcii sale, în considerarea cerinţei prevăzută de art. 3 alin. (2) al O.U.G. nr. 100/2005, potrivit căreia repararea daunelor trebuie să fie efectivă, proporţională cu drepturile încălcate, descurajatoare, în mod judicios, curtea de apel a apreciat că suma de 500.000 lei, acordată de prima instanță, cu titlu de daune materiale, reprezintă o despăgubire rezonabilă, de natură a contura, într-o modalitate estimativă, prin raportare la criteriile prevăzute de art. 14 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 100/2005, prejudiciul real încercat de titularul mărcii ce face obiectul contrafacerii.
O reevaluare a situaţiei de fapt deplin conturată în baza probatoriului administrat în cauză spre a ajunge la o concluzie contrară instanţei anterioare în sensul reclamat de recurenta-pârât nu mai este posibilă în etapa procesuală a recursului, întrucât o atare chestiune se circumscrie netemeiniciei şi nu nelegalităţii deciziei recurate.
În considerarea celor expuse, reţinând că niciunul din argumentele critice expuse în memoriul de recurs nu sunt în măsură să dovedească nelegalitatea deciziei recurate, Înalta Curte, în temeiul art. 496 alin. (1) C.proc.civ., a respins ca nefondat, recursul declarat de pârâta B. S.R.L. împotriva deciziei civile nr. 638/2024, pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a IV-a civilă.