Trademark infringement "Elysium" upheld; appeal dismissed, damages and injunctive relief affirmed.

Semn similar cu marca. Complementaritatea serviciilor. Încălcarea dreptului la marcă. Daune-interese

Cuprins pe materii: Dreptul proprietății intelectuale. Marcă.

Index alfabetic: acţiune în contrafacere

marcă combinată

similaritate

risc de confuzie

daune interese

Legea nr. 84/1998, art. 33, art. 39 alin. (1), alin. (2) lit. b)

O.U.G. nr. 100/2025, art. 14

Având în vedere că riscul de confuzie este cu atât mai puternic, cu cât similaritatea dintre marca înregistrată şi semnul folosit în cuprinsul denumirii comerciale, respectiv dintre produsele şi serviciile oferite este mai mare, în mod legal a reţinut instanţa de apel că marca şi semnul, aflate în conflict, folosite cu referire la domenii de activitate similare (complementare) creează în rândul publicului consumator falsa impresie că produsele aparţin aceluiaşi furnizor, fiind îndeplinite premisele de aplicare a dispoziţiilor art. 39 alin. (1) şi alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998.

Întrucât, potrivit prevederilor art. 33 alin. (1) şi ale art. 39 alin. (1) din Legea nr. 84/1998, marca conferă titularului său un drept exclusiv de la data depozitului reglementar, data de la care acesta poate solicita daune-interese pentru atingerile aduse dreptului său exclusiv nu poate fi decât cea a depozitului reglementar.

În privinţa prejudiciului, acesta nu este cel ce rezultă din preţul anumitor servicii oferite sub semnul similar mărcii înregistrate, ci întregul prejudiciu ce rezultă din criteriile stabilite de art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005. Ca urmare, fiind stabilită activitatea de încălcare a dreptului la marcă, cuantificarea prejudiciului trebuie raportată la ansamblul activităţii ilicite.

I.C.C.J., Secţia I civilă, decizia nr. 556 din 4 martie 2025

I. Circumstanţele cauzei.

1.Obiectul cererii de chemare în judecată.

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti Secţia a IV-a civilă la data de 9.05.2023, reclamanta A. S.R.L. a chemat în judecată pârâta B. S.R.L., solicitând instanţei ca, prin hotărârea ce se va pronunţa în cauză: să oblige pârâta să respecte dreptul de proprietate al reclamantei asupra mărcii combinate „Clinica Elysium chirurgie estetică”, culori revendicate verde, negru, gri, având numărul de depozit M 2017 08208 și număr de marcă 188365, cu data de depozit reglementar 20 decembrie 2017, protejată pentru clasa 44 combinată, individuală; să oblige pârâta să înceteze utilizarea denumirii „Elysium” și „Elysium Clinic” și „Elysium Clinique”, inclusiv utilizarea oricăror produse medicale, de igienă sau înfrumusețare, a oricăror flyere, broșuri, cataloage, afișe, bannere, publicitate stradală de orice formă și material de marketing de orice tip care poartă denumirile respective; să oblige pârâta să dispună schimbarea denumirii societății prin eliminarea din denumire a cuvintelor „Elysium” și „Clinic” și radierea societății în cazul în care aceasta nu va dispune schimbarea denumirii în cel mult 30 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii instanței; să oblige pârâta să elimine din cadrul site-ului acesteia www.(...).ro a oricărui conținut care cuprinde denumirea „Elysium”, „Elysium Clinic” sau „Elysium Clinique”; să oblige pârâta să publice hotărârea dată în două ziare de circulaţie naţională, pe cheltuiala sa; să oblige pârâta la plata unor daune-interese pentru prejudiciul moral cauzat reclamantei prin folosirea de către aceasta a mărcii reclamantei, în valoare de 10.000 lei; cheltuieli de judecată.

Reclamanta a depus, la data de 16.10.2023, cerere modificatoare prin care a înțeles să-și modifice acțiunea formulată inițial, în sensul că acțiunea va fi îndreptată și împotriva pârâtei Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare În Informatică – ICI București.

În ceea ce privește capetele de cerere formulate acestea au suferit modificări, astfel reclamanta a solicitat instanței: obligarea pârâtei B. S.R.L. să înceteze și să se abțină pe viitor de la orice act de utilizare în activitatea sa comercială a semnului „Elysium” sau a oricărei alte denumiri identice sau similare cu marca reclamantei, prin interzicerea aplicării acestui semn pe documente, comunicații și materiale publicitare, casetelor și firmelor luminoase sau neluminoase aplicate pe sau în interiorul sediului principal al pârâtei B. S.R.L., precum și pe sau în interiorul oricăror alte sedii, puncte de lucru sau oricăror imobile în care pârâta desfășoară activități; obligarea pârâtei să înceteze și să se abțină pe viitor de la orice act de utilizare a denumirii comerciale deținute actual; obligarea pârâtei la schimbarea denumirii sale comerciale, astfel încât să nu mai conțină denumirea „Elysium” și/sau orice alte denumiri identice sau similare cu marca națională aparținând reclamantei; anularea domeniului de internet (...).ro, înregistrat și utilizat în prezent de pârâtă; obligarea pârâtei la ștergerea tuturor conturilor deschise în mediul online, incluzând, dar fără a se limita la rețelele Facebook, Instagram, Youtube, Tik Tok, astfel încât să nu mai folosească cuvântul „Elysium” sau orice alte denumiri identice sau similare cu marca reclamantei și să se abțină pe viitor de la utilizarea oricăror conturi deschise în mediul online care conțin cuvântul „Elysium” sau orice alte denumiri identice sau similare cu marca reclamantei; obligarea pârâtei la plata de daune interese către reclamantă constând în daune materiale în valoare de 41.690 de lei și daune morale în valoare de 10.000 lei ca urmare a încălcării drepturilor exclusive ale acesteia; cheltuieli de judecată.

2. Hotărârea pronunţată în primă instanţă

Prin sentinţa civilă nr. 1201 din data de 21.11.2023, Tribunalul București, Secția a IV-a civilă a respins cererea formulată în contradictoriu cu pârâta I.C.I.-București ca fiind introdusă împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă.

A fost admisă în parte cererea formulată de reclamanta A. S.R.L., în contradictoriu cu pârâta B. S.R.L si s-a dispus: obligarea pârâtei B. S.R.L. să înceteze și să se abțină pe viitor de la orice act de utilizare în activitatea sa comercială a semnului „Elysium” sau a oricărei alte denumiri identice sau similare cu marca reclamantei, prin interzicerea aplicării acestui semn pe documente, comunicații și materiale publicitare, casetelor și firmelor luminoase sau neluminoase aplicate pe sau în interiorul sediului principal al pârâtei B. S.R.L. precum și pe sau în interiorul oricăror alte sedii, puncte de lucru sau oricăror imobile în care pârâta desfășoară activități; obligarea pârâtei să înceteze și să se abțină pe viitor de la orice act de utilizare a denumirii comerciale deținute actual; obligarea pârâtei la schimbarea denumirii sale comerciale, astfel încât să nu mai conțină denumirea „Elysium” și/sau orice alte denumiri identice sau similare cu marca națională aparținând reclamantei; obligarea pârâtei la schimbarea tuturor conturilor deschise în mediul online, incluzând dar fără a se limita la rețelele Facebook, Instagram, Youtube, Tik Tok, inclusiv a domeniilor de internet folosite în activitatea sa, astfel încât să nu mai folosească cuvântul „Elysium” sau orice alte denumiri identice sau similare cu marca reclamantei și să se abțină pe viitor a deschide sau folosi orice conturi, domenii în mediul online care conțin cuvântul „Elysium” sau orice alte denumiri identice sau similare cu marca reclamantei; obligarea pârâtei la plata de daune interese către reclamantă constând în daune materiale în valoare de 41.690 de lei și daune morale în valoare de 10.000 lei ca urmare a încălcării drepturilor exclusive ale acesteia.

3. Hotărârea pronunţată în apel

Prin decizia civilă nr. 718 din data de 19.06.2024, Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a IV-a civilă a respins apelul declarat de apelanta B. S.R.L. împotriva sentinţei civile nr. 1201/2023 pronunţate de Tribunalul Bucureşti, Secţia a IV-a civilă.

A obligat apelanta la plata către intimată a cheltuielilor de judecată de 4.165 lei, onorariu avocat.

4. Calea de atac formulată în cauză

Împotriva deciziei civile nr. 718/2024, pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a IV-a civilă a declarat recursul pârâta B. S.R.L.

Invocând incidenţa motivelor de casare reglementate de art. 488 alin. (1) pct. 5, 6 şi 8 C.proc.civ., recurenta-pârâtă a solicitat casarea deciziei recurate şi, fie trimiterea cauzei spre rejudecare instanţei de apel, fie rejudecarea cauzei de către instanţa de recurs, cu consecinţa respingerii cererii reclamantei sau a schimbării măsurilor la care a fost obligată, precum şi reducerea /respingerea în totalitate a daunelor materiale şi morale, respectiv a cheltuielilor de judecată stabilite de către prima instanţă şi menţinute de către instanţa de apel.

Sub aspect procedural, recurenta-pârâtă a susţinut că instanţa de apel a refuzat în mod eronat, atât efectuarea unei expertize contabile, cât şi administrarea unor eventuale alte probe, absolut necesare lămuririi complete asupra situaţiei de fapt, aspect care duce practic la imposibilitatea instanței de recurs să exercite un control efectiv de legalitate a hotărârii recurate.

Din aceasta perspectivă, a arătat că instanţa de apel a respins administrarea unei probe cu expertiza contabilă, apreciind că aceasta nu ar fi utilă deoarece nu ar putea furniza niciunul din criteriile prevăzute de art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005, scăpând din vedere că, în urma administrării acestei probe, se revelă momentul de la care reclamanta a început să practice servicii de epilare definitivă cu aparatură laser, sau orice alte servicii de igienă şi îngrijire a frumuseții, care să se suprapună cu serviciile de epilare definitivă cu aparatură laser, sau alte servicii de igienă şi îngrijire a frumuseții, pe care le practica pârâta.

A apreciat că acest moment este extrem de important în economia cauzei, deoarece protecția unei mărci se poate întinde exclusiv asupra serviciilor oferite de petent la momentul formulării cererii de înregistrare a mărcii, or, dacă la momentul anului 2017, când reclamanta a depus cererea de înregistrare a mărcii sale, aceasta nici măcar nu deţinea aparatura laser în vederea epilării definitive, în mod evident nu poate pretinde prin prezenta acţiune să-i fie protejate atare servicii, apărute mult ulterior.

Recurenta-pârâtă a precizat că reprezentantul său a arătat, în cadrul dezbaterilor din data de 5 mai 2024, că o despăgubire acordată reclamantei pentru încălcarea unor servicii despre care nu se știe dacă fac obiectul protecţiei mărcii, prin raportare la anul 2017, ar conduce la un beneficiu injust pentru aceasta, şi practic ar păgubi-o în mod nejustificat, însă, instanța de apel nu a făcut niciun fel de considerații asupra acestor criticii, lăsând nemotivată respingerea probei cu expertiza sub acest aspect, încălcând prevederile art. 425 alin. (1) lit. b) C.proc.civ., mai ales în condițiile în care nici nu a propus o altă probă, precum administrarea unor înscrisuri din care să rezulte aceste informații.

În plus, recurenta-pârâtă a arătat că şi din perspectiva art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005, respingerea acestei probe este eronată, deoarece, în încheierea din data de 5 iunie 2024, instanţa de apel a apreciat că această probă nu poate furniza informații cu privire la criteriile avute în vedere de art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005, însă, în considerentele deciziei de respingere a apelului său, respectiv a criticilor vizând întinderea prejudiciului acordat reclamantei, instanţa de apel a arătat că „efectuarea unei expertize era inutilă, de vreme ce prejudiciul nu este reprezentat de contravaloarea serviciului pe care apelanta îl apreciază ca fiind comun activităţii sale şi a intimatei-pârâte, ci acesta este unul difuz, care în mod cert excedează contravalorii unui singur serviciu”.

În opinia recurentei-pârâte, aceste considerente sunt în contradicţie cu cele expuse în cadrul încheierii, unde se acreditează ideea că prin expertiză nu se pot aduce informaţii cu privire la criteriile din art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005 (în considerentele deciziei se acreditează că acest prejudiciu este unul difuz care cu siguranţă excedează contravalorii unui singur serviciu).

A apreciat că, în mod indubitabil, instanţa nu poate acorda despăgubiri dacă prejudiciul este difuz şi nu cert şi dacă nu este lămurită asupra cărui serviciu prestat de reclamantă se raportează, în caz contrar înțelegându-se că ar trebui să suporte prejudicii incerte, inclusiv cu privire la nerealizările intervenţiilor chirurgicale prestate de către reclamantă şi care nu interferează cu serviciile pe care le prestează şi cu privire la care pretinde reclamanta că se suprapun cu ale ei.

Recurenta-pârâtă a susţinut că instanţa de apel nu a motivat respingerea expertizei sub aspectul lămuririi momentului de la care reclamanta a început să presteze servicii de epilare definitivă cu aparatură laser, în vederea verificării protecţiei mărcii asupra acestui serviciu, iar, sub aspectul întinderii prejudiciului suferit de către reclamantă, instanţa de apel a apreciat, în primă fază, că o expertiză nu poate aduce informații cu privire la criteriile de stabilire a acestui prejudiciu în lumina prevederilor art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005, însă, în argumentele expuse în considerentele deciziei cu privire la respingerea criticilor sale vizând întinderea prejudiciului suferit de către reclamantă, instanţa de apel a apreciat că înlăturarea probei cu expertiza survine pe fondul siguranţei oferit de un prezumtiv prejudiciu difuz, motivare care este în vădită contradicție cu cea expusă în cadrul încheierii.

Pe fondul cauzei, recurenta-pârâtă a arătat că instanţa trebuie să analizeze practic dacă marca reclamantei oferă protecţie şi asupra serviciilor de epilare definitivă cu aparatură laser, pe care aceasta le practică în prezent şi cu privire la care se pretinde că intră în conflict direct cu cele pe care le oferă pârâta, iar, în caz afirmativ, dacă semnul „Elysium”, care apare atât în marca reclamantei, cât şi în denumirea sa, este unul distinctiv pentru marca reclamantei, respectiv dacă denumirea sa creează confuzie în cadrul consumatorilor cu privire la serviciile oferite de către cele două entităţi.

A susţinut şi că, dacă punctele anterioare sunt confirmate, urmează să se stabilească întinderea prejudiciului suferit de către reclamantă în vederea stabilirii dreptului la cuantumul despăgubirilor, şi/sau să se analizeze cererea sa subsidiară, de înlocuire a măsurilor dispuse, respectiv respingerea/reducerea despăgubirilor, precum şi cenzurarea cheltuielilor de judecată, dacă este cazul.

Recurenta-pârâtă a precizat că, în acord cu obiectul său de activitate şi codul CAEN aferent (9602), realizează exclusiv servicii de epilare definitivă cu aparatură laser, spre deosebire de reclamantă care, în acord cu obiectul ei de activitate, practică, în esenţă, servicii medicale specializate conform cod CAEN 8622, în special intervenţii chirurgicale, precum rinoplastie, chirurgia feţei şi a sânilor, augmentare buze, lipoliză, toxină botulinică etc, toate necesitând asistenţa unui medic specializat.

În raport cu prevederile art. 5 coroborate cu cele ale art. 2 din Legea nr. 84/1998, precum şi cu cele reţinute în doctrina în materie şi de jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (pe care o evidenţiază în cererea de recurs), recurenta-pârâtă a arătat că, în vederea stabilirii protecţiei mărcii asupra serviciilor reclamantei, instanţa trebuie să aibă în vedere acele servicii pe care reclamanta le practica în exclusivitate în anul 2017, când şi-a înregistrat marca, iar, din această perspectivă, a menţionat că reclamanta oferea la nivelul anului 2017 doar serviciile mai sus enumerate, acestea fiind şi cele incluse în cadrul cererii de înregistrare a mărcii.

Ca atare, a apreciat că întinderea protecţiei mărcii nu poate depăși natura şi numărul serviciilor identificate în solicitarea reclamantei, aceasta neputând susţine că marca sa ar avea vreo relaţie cu coafura şi alte operaţiuni de înfrumusețare cosmetică, precum epilarea definitivă, total distincte de înfrumusețarea realizată prin activităţi medicale specializate, precum chirurgia estetică.

A mai susţinut recurenta-pârâtă şi că, în acord şi cu prevederile art. 9 din Legea nr. 84/1998, precum şi cu cele reţinute în cauza C-307/10 IP Translator, marca niciodată nu este protejată ca un semn privit în abstract, ci întotdeauna ca un semn desemnând anumite produse sau servicii, rezultând că înregistrarea unui semn ca marcă trebuie solicitată cu privire la anumite produse sau servicii, iar întinderea acestei protecţii este determinată de natura şi de numărul produselor/serviciilor care sunt identificate în solicitarea menţionată.

Din aceasta perspectivă, a învederat că serviciile de epilare definitivă au apărut abia în 2022-2023, aceste tipuri de servicii nefăcând obiectul unei specializări medicale şi nici nu necesită vreo autorizare separată, astfel că ele, de plano, nu pot face obiectul protecţiei mărcii deţinute de către reclamantă, fiind subsidiare, chiar adiacente, obiectului principal de activitate, respectiv a serviciilor aferente obiectului principal de activitate şi care, de altfel, au şi făcut obiectul protecţiei mărcii înregistrate de către reclamantă.

A afirmat recurenta-pârâtă că reclamanta pretinde, in abstracto, să-i fie protejate şi servicii cosmetice de epilare definitivă care nu au fost incluse în cererea iniţială şi pe care, de altfel, nici măcar nu le practica în anul 2017, partea adversă încercând să obțină un avantaj concurențial ilicit.

În acest sens, a apreciat că sunt foarte relevante statuările Curţii de Justiţie a Uniunii Europene din cauza IP Translator, care conchid că cerinţa de claritate şi precizie în ceea ce priveşte identificarea produselor/serviciilor vizate de o cerere de înregistrare a unui semn ca marcă depinde de aspectul dacă produsele/serviciile vizate de către marcă sunt indicate în mod suficient de clar şi precis, astfel că încălcarea protecţiei se impune a fi efectuată in concreto în raport de produsele/serviciile, pentru care a fost solicitată înregistrarea.

Ca atare, a susţinut că, în speţă, analiza protecţiei trebuie raportată exclusiv la serviciile pe care reclamanta le-a solicitat a fi protejate în anul 2017, fără posibilitatea extinderii acesteia asupra unor servicii de cosmetică/epilare, precum cele pe care le oferă pârâta.

Analizând marca reclamantei, a arătat că aceasta este compusă exclusiv din termeni/semne descriptive, care chiar, în alăturarea propusă de către aceasta, nu schimbă acest caracter.

A subliniat că semnul „Elysium”, care desemnează un loc paradisiac şi oferă o stare de fericire, accesibile „doar celor merituoși (www.(...).net), dacă este analizat în raport cu serviciile oferite de către reclamantă, nu poate avea decât un rol descriptiv, la fel ca şi ceilalți termeni alăturați, serviciile oferite de către pârâtă fiind de înfrumusețare, „sculptare” a corpului, respectiv servicii de înfrumusețare, remodelare corporală, care oferă consumatorului per se o stare de bine/fericire.

În acest sens, face trimitere la decizia nr. 901/2022, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi menţionează că, în cazul de faţă, semnul „Elysium” are legătură cu serviciile de înfrumusețare oferite de pârâtă, respectiv cu clasa 44 Nisa, denotând o stare de fericire/plăcere specifică acestor tipuri de servicii, nefiind deloc neutru faţă de natura şi conținutul acestora, şi, pe cale de consecință, nu poate fi apreciat decât ca descriptiv, chiar şi în alăturarea cu celelalte semne care sunt şi ele eminamente descriptive, mesajul mărcii nefiind apt să individualizeze originea servilor în raport cu reclamanta, aspecte relevate într-o maniere foarte edificatoare în cauza C-24/05 Storck KG sau cauza 0173/04 Deutsche Sisi-Werke Gmbh şi care punctează că doar acele forme/semne care deviază substanțial de la norma din industria respectivă vor fi considerate distinctive, ceea evident nu se verifică în cazul reclamantei.

A susţinut că marca descriptivă sau chiar slab distinctivă, în raport cu serviciile vizate, nu se poate bucura de protecţie, respectiv întinderea protecţiei acesteia este scăzută, fiind cu atât mai îngustă cu cât marca este mai descriptivă – sens în care a evocat decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 525/2020.

Din perspectiva confuziei pe care semnul „Elysium”, aflat în denumirea sa, l-ar putea disemina în rândul consumatorilor, a apreciat că statuările instanței de apel sunt greșite şi survin, de asemenea, pe fondul unei aplicări eronate a normei, deoarece, în primul rând, pentru a putea efectua o comparaţie exclusiv prin prisma elementelor distinctive sau dominante, trebuie ca toate celelalte elemente ale mărcii, respectiv ale denumirii sale să fie neglijabile, or, respectivele elemente (clinica, chirurgie, estetică, beauty, clinique) nu sunt neglijabile, ci ele formează un ansamblu unitar împreună cu semnul „Elysium”.

A subliniat că se impunea ca similaritatea dintre marcă şi denumirea sa să fie realizată la nivel global.

A arătat şi că, dacă s-ar compara global marca reclamantei cu denumirea comercială a pârâtei, din perspectiva consumatorului mediu, suficient de informat şi atent, se poate conchide că acesta nu se află în zona riscului de confuzie, în condiţiile în care marca reclamantei începe cu semnul „Clinica” şi se termina cu cele de „chirurgie estetică”, relevând în mod indubitabil o specializare a serviciilor, chirurgia estetică nefiind un serviciu comun şi uşor de găsit la orice societate, ci doar în spitale/clinici şi fiind întotdeauna asociat cu ideea de medic care prestează aceste servicii.

Aşadar, în opinia recurentei-pârâte, consumatorul mediu, suficient de informat şi de atent poate face uşor distincție între marca reclamantei şi denumirea sa comercială, diferenţa dintre „clinica de chirurigie estetică” şi „beauty clinique” fiind uşor de reperat de public, chiar şi în situaţia unei identități a semnului „Elysium”, iar, din perspectivă vizuală, acesta este distinct în cadrul denumirii sale faţă de cea a mărcii reclamantei.

În plus, a arătat şi că semnul „Clinique” nu are aceiași conotație cu semnul „Clinica”, în limba română, publicul în cauză fiind vorbitor de limbă română, unde cuvântul „clinică” se asociază instant cu noţiunea de medicină, şi nicidecum cu cea de cosmetică, în timp ce cuvântul „clinique”, fiind un termen străin, poate fi uşor asociat şi cu noţiunea de cosmetică, el fiind des utilizat pe diverse creme dermato-cosmetice din import, cu care publicul relevant este în contact (în acelaşi sens a se vedea hotărârea 26 W 38/17 din data de 26 iulie 2022 a Curţii Federale Germane de Brevete).

Recurenta-pârâtă a afirmat că, deşi, în teorie, instanţa de apel are aceeaşi opinie, totuşi, aplicarea în concret a normei este una eronată şi care duce la concluzii vădit diferite de ale sale, fără, însă, ca instanţa de apel să fi făcut vreo considerație asupra înlăturării argumentelor pe care le-a adus.

Totodată, a susţinut că instanţa de apel nu a făcut o analiză in concreto a textului celor două mărci, ci s-a rezumat la analiza fonetică a textului.

A mai arătat recurenta-pârâtă şi că instanța de apel a analizat conflictul dintre marca reclamantei şi denumirea sa comercială/numele său, conchizând eronat că, dacă reclamanta deţine marca înregistrată din anul 2017, adică anterior înregistrării denumirii pârâtei, atunci nu ar mai fi aplicabile statuările convenției de la Paris (art. 8), fără însă să evoce vreo probă concretă din care să rezulte că ar fi folosit neloial denumirea în activitate.

De asemenea, a pretins că instanţa de apel nu a făcut nici cea mică analiză cu privire la faptul că, prin raportare la raționamentul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene din cauza Celine, titularul unei mărci poate solicita interzicerea utilizării de către un terţ a unui semn identic cu marca, în aplicarea art. 5 alin. (1) lit. b) din Directiva 89/104/CEE [corespondentul art. 5 alin. (1) lit. b) din Directiva 2008/95/CE, prevedere transpusă în legislația internă în cadrul art. 36 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998 mărcile şi indicaţiile geografice], în măsura în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: utilizarea să aibă loc în cadrul comerțului; utilizarea să aibă loc fără consimțământul titularului mărcii; utilizarea să aibă loc pentru produse şi servicii identice sau similare cu cele pentru care a fost înregistrată marca; utilizarea să aducă atingere sau să fie susceptibilă de a aduce atingere funcţiei esenţiale a mărcii – aceea de a garanta consumatorilor proveniența produselor sau a serviciilor.

Sub acest aspect, recurenta-pârâtă a susţinut că nu sunt îndeplinite condiţiile privind serviciile identice sau similare cu cele pentru care a fost înregistrată marca, respectiv cea prin care s-ar aduce atingere funcţiei esenţiale a mărcii, de garantare a provenienței produselor sau serviciilor.

Totodată, a reiterat faptul că marca reclamantei este una descriptivă şi care nu poate asigura/transmite consumatorului indicii cu privire la serviciile de epilare definitivă sau a altor servicii de cosmetică, acestea oferind exclusiv o legătură cu servicii medicale specializate, în speţă de chirurgie estetică.

Aşadar, în opinia recurentei-pârâte, utilizarea numelui său/denumirii sale comerciale, chiar şi folosit/folosită ca marcă, nu poate aduce atingere funcţiei mărcii reclamantei, consumatorul identificând provenienţa serviciilor medicale ca având originea la reclamantă, iar în ceea ce o priveşte consumatorul putând identifica doar servicii cosmetice de înfrumusețare, care nu interferează cu cele medicale specializate, prestate de către reclamantă, marca acesteia neavând nicio aptitudine de distinctivitate în privinţa serviciilor cosmetice de înfrumusețare, respectiv a celor de epilare definitivă.

De asemenea, recurenta-pârâtă a subliniat că instanţa de apel nu a individualizat şi nici nu a indicat probele care ar fi condus la concluzia că nu foloseşte denumirea comercială în mod loial şi în acord cu bunele practici comerciale, în condiţiile în care toate extrasele de pe media virtuală, depuse de către reclamantă, arată în mod indubitabil că pârâta se promovează prin prisma, şi în categoria saloanelor de înfrumusețare, şi nu în cea a clinicilor medicale, iar simpla raliere a clientelei relevă un reper de evaluare a caracterului legitim al utilizării dreptului derivat din înregistrarea numelui comercial, respectiv a conformităţii acestei utilizări cu bunele practici comerciale.

A arătat că, în privinţa prejudiciului, instanţa de apel a apreciat că acesta nu este cel rezultat din preţul serviciilor de epilare definitivă, ci din consecințele economice negative, respectiv din pierderea câștigului de către reclamantă, precum şi din prejudiciul moral al acesteia, ca urmare a încălcării drepturilor sale.

Recurenta-pârâtă a menţionat şi că s-a reţinut că ar fi deturnat o parte din clientela reclamantei, pierderea acesteia fiind reprezentată de pierderea acelui segment de clientelă care ar fi putut apela nu doar la serviciile comune ale celor două entităţi, ci şi la alte servicii oferite de către reclamantă şi care ar fost preluată de către pârâtă în urma faptului că s-ar fi folosit de marca reclamantei.

În opinia recurentei-pârâte, raționamentul instanţei de apel pleacă de la două premise vădit greşite: faptul că serviciile oferite de cele două entităţi ar fi comune în totalitate şi că prejudiciul reclamantei ar fi de pierdere a unui segment de clientelă, care în lipsa intervenției pârâtei, ar fi apelat şi la alte servicii oferite de către reclamantă.

Sub acest aspect, a susţinut că instanța de apel a scăpat din vedere că serviciile comune oferite consumatorilor de către cele două entităţi sunt reprezentate exclusiv de servicii de epilare definitivă cu aparatură laser, în contextul în care nu oferă şi alte servicii şi nici nu ar putea oferi serviciile specializate ale reclamantei, nefiind acreditată medical, iar reclamanta a promovat această acţiune exclusiv sub aspectul interferenței acestor servicii, nepretinzând vreodată că i-ar fi luat un segment de clientelă.

A considerat că segmentul de clientelă la care trebuia să se raporteze instanţa de apel este exclusiv cel care urmărește strict servicii de epilare definitivă, deoarece ceilalți clienţi, care ar dori şi alte servicii oferite de reclamantă, nu le-ar putea obţine de la pârâtă, pentru că aceasta nu oferă alte servicii, decât epilare, şi, cu atât mai puţin, nu a pretins vreodată că oferă servicii de chirurgie estetică.

Ca atare, recurenta-pârâtă a susţinut că prejudiciul reclamantei este generat exclusiv de clienții care doresc epilare definitivă, respectiv de preţul acestui serviciu înmulţit cu numărul de clienţi racolaţi de către pârâtă, în baza pretinsei încălcări a protecţiei mărcii reclamantei, iar, în acest context, o expertiză de specialitate putea calcula în mod efectiv beneficul nerealizat de către reclamantă.

Totodată, a afirmat că raţionamentul instanţei de apel, care s-a raportat la cifra sa de afaceri pentru întreg anul 2023, a dus la o îmbogăţire injustă şi nemeritată a părţii adverse.

Recurenta-pârâtă a apreciat că prejudiciului material suferit de reclamantă se impunea a fi calculat prin stabilirea cifrei sale de afaceri pentru activitatea de epilare definitivă, asupra căreia să fie aplicat un coeficient de ajustare, care să reprezinte pretinsa ingerință asupra clientelei sale care a solicitat serviciile de epilare, având în vedere că doar în privinţa acestei diferențe poate susţine reclamantă că ar fi fost prejudiciată.

De asemenea, a arătat că instanţa de apel nu a făcut nici cea mai mică considerație cu privire la pretinsul prejudiciu moral suferit de reclamantă, şi cuantificat distinct de prejudiciul material, la suma de 10.000 lei, mai ales în contextul în care aceasta nu ar fi putut pierde mai mult decât preţul serviciilor de epilare, toate celelalte servicii oferite rămânând neatinse de pretinsa încălcare a protecţiei mărcii reclamantei.

Din aceasta perspectivă, recurenta-pârâtă a considerat că oferirea unei sume forfetare de 10.000 lei cu titlu de despăgubire prejudiciu moral, apare discreţionară şi părtinitoare, deoarece întinderea sumei de 10.000 lei nu are niciun fundament, întrucât nici prima instanţă şi nici curtea de apel nu au motivat modul de calcul al acestei sume, şi, mai ales, nu au răspuns criticilor sale cu privire la faptul că această sumă nu este nimic altceva decât o a doua sancțiune pentru aceeaşi faptă.

În plus, a arătat că instanţa de apel nu motivează de ce s-a raportat la cifra sa de afaceri realizată în întreg anul 2023 şi nu s-a raportat exclusiv la perioada scursă de la momentul definitivării înregistrării mărcii reclamantei, 28 februarie 2023 până la momentul pronunţării sentinței, respectiv 21 noiembrie 2023 (aproximativ 7 luni), în condiţiile în care abia din luna martie 2023, reclamanta ar fi putut solicita pârâtei plata unei redevențe.

De asemenea, a susţinut că instanţa de apel nu a explicat de ce pretinsa redevență ar trebui stabilită la 5% din valoarea cifrei de afaceri, aceasta „propunere” venind din partea reclamantei în fata primei instanțe, unde, însă, a prezentat un grafic al redevențelor de pe alte pieţe, iar, în apel, pârâta a criticat acest procent, solicitând reducerea la cel mult 1% din cifra de afaceri, aspect nesoluționat de către instanţa de apel.

Recurenta-pârâtă a apreciat că şi soluţia instanţei de apel cu privire la cheltuielile de judecată este criticabilă, mai ales din perspectiva faptului că, pentru judecata în faţa primei instanţe, unde reclamanta a formulat, prin acelaşi avocat, exclusiv o cerere modificatoare şi a participat la un singur termen de judecată, curtea de apel a considerat că suma de 12.891,54 lei este rezonabilă, iar, în apel, pentru o întâmpinare şi tot un singur termen de judecată, a apreciat rezonabilă suma de 4.651 lei, prima sumă fiind de 3 ori mai mare.

Arătând că prevederile art. 453 C.proc.civ., statuează că instanţa poate reduce un onorariu vădit disproporționat, a susţinut că instanța de apel trebuia să constate acest caracter disproporționat tocmai prin raportare la cheltuielile din apel şi să le reducă până la această sumă, însă, raţionamentul curţii de apel este unui vădit contradictoriu şi practic nemotivat, apreciindu-se diferit asupra caracterului rezonabil al cheltuielilor, deşi munca prestată de către avocat a fost aceeaşi în ambele situaţii.

5. Apărările formulate în cauză

5.1. Întâmpinarea

Intimata-reclamantă A. S.R.L a depus întâmpinare prin care a solicitat, în principal, constatarea nulităţii recursului, iar, în subsidiar, respingerea acestuia ca nefondat.

De asemenea, a solicitat obligarea recurentei-pârâte la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de prezentul litigiu, în conformitate cu art. 453 C.proc.civ.

În susţinerea excepţiei nulităţii recursului, în esenţă, a arătat că, deşi recurenta-pârâtă şi-a întemeiat calea de atac pe dispoziţiile art. 488 alin. (1) pct. 5, 6 şi 8 C.proc.civ., niciuna dintre criticile formulate nu pot fi încadrate în motivele de casare invocate.

În plus, a subliniat că recurenta-pârâtă a reiterat în integralitate motivele de apel, recursul fiind nul potrivit art. 489 alin. (2) C.proc.civ., lipsindu-i elementul esenţial, şi anume motivarea concretă a motivelor de nelegalitate.

Pe fondul recursului, a combătut criticile formulate de către recurenta-pârâtă, apreciind că recursul este nefondat.

În ceea ce priveşte critica recurentei-pârâte referitoare la proba cu expertiza contabilă, a apreciat că instanţa de apel a motivat pe larg soluţia de respingere a administrării probei cu expertiza contabilă, raportat la obiectivul propus de către recurenta-pârâtă, atât prin încheierea de şedinţă din data de 5 iunie 2024, cât şi în cuprinsul deciziei recurate.

Totodată, a apreciat că soluţia instanţei de apel este legală şi temeinică întrucât „beneficiul injust” prevăzut de art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005 nu poate fi calculat doar prin analiza profitului unei singure părţi şi, în orice caz, determinarea profitului nu este de natură a conduce la o concluzie în ceea ce priveşte pierderea pe care a suferit-o şi, cu atât mai puţin, în ceea priveşte beneficiul injust obţinut de către partea adversă.

Referitor la susţinerea recurentei-pârâte, prin care aceasta a afirmat existenţa unei contradicţii între cele reţinute de către instanţa de apel prin încheierea din data de 5 iunie 2024 şi, respectiv în considerentele deciziei atacate, intimata-reclamantă a considerat că nu există o atare contradicţie, recurenta-pârâtă fiind, în opinia sa, doar derutată de sensul cuvântului „difuz”, care este utilizat de instanţa de apel cu sensul de „răspândit, împrăştiat”.

Apreciind că susţinerile recurentei-pârâte, formulate prin cererea de recurs, sunt neîntemeiate, intimata-reclamantă a învederat că drepturile supuse analizei instanţei în prezenta cauză şi de care se prevalează, derivă din înregistrarea mărcii naţionale „Clinica Elysium Chirurgie Estetică” (188365), nefiind relevante, în soluţionarea litigiului, nici obiectul său de activitate şi nici faptul că ar presta sau nu în mod preponderent servicii „din domeniul medical şi de chirurgie estetică”.

În opinia intimatei-reclamante, ceea ce este relevant este lista de servicii desemnate pentru protecţie prin marca sa, aceasta cuprinzând în mod specific „servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru oameni...”, care, în mod evident, includ şi serviciile de epilare şi care coincid astfel în totalitate cu cele prestate de recurenta-pârâtă sub semnul „Elysium Beauty Clinique”.

De asemenea, a arăta că, raportat la serviciile pentru care marca este înregistrată, elementele „Clinica” şi „Chirurgie Plastică” sunt elemente lipsite de caracter distinctiv, în timp ce termenul „Elysium”, fiind un element fantezist, constituie în mod neîndoielnic elementul distinctiv al mărcii „Clinica Elysium Chirurgie Estetică” (188365).

Ca atare, a apreciat că susţinerile recurentei-pârâte conform cărora marca sa ar fi descriptivă ori lipsită de distinctivitate sunt nefondate.

În ceea ce priveşte similaritatea mărcii „Clinica Elysium Chirurgie Estetică” cu semnul „Elysium Beauty Clinique” utilizat de către recurenta-pârâtă, a afirmat că este evident că acestea prezintă un grad foarte ridicat de similaritate prin elementul distinctiv comun „ElysiuM”, argumentul recurentei-pârâte conform căruia elementul „Clinica” (în limba română) ar avea o altă conotaţie în limba franceză „Clinique” fiind vădit neîntemeiat.

Intimata-reclamantă a menţionat că, în cuprinsul recursului, recurenta-pârâtă a criticat cuantumul prejudiciului material şi al prejudiciului moral acordate în cauză de prima instanţă şi modalitatea de calcul a acestora, însă lipseşte orice critică care să poată fi încadrată în motivul de recurs prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 8 C.proc.civ.

În ceea ce priveşte susţinerea recurentei-pârâte potrivit căreia ar fi îndreptăţită la obţinerea despăgubirilor doar după data înregistrării, a considerat că aceasta este nefondată şi contrară dispoziţiilor legale exprese în materie, respectiv art. 43 coroborate cu cele ale art. 19 din Legea nr. 84/1998 republicată.

A subliniat că, din coroborarea dispoziţiilor legale menţionate, rezultă că titularul mărcii este îndreptăţit la acordarea despăgubirilor pentru actele de încălcare a mărcii sale de la data publicării cererii de înregistrare.

Intimata-reclamantă a precizat că, în speţă, cererea privind înregistrarea mărcii sale „Clinica Elysium Chirurgie Estetică” (188365) a fost depusă la data de 20.12.2017, fiind publicată la data de 27.12.2017, astfel cum reiese din extrasul O.S.I.M. depus în faţa primei instanţe.

În ceea ce priveşte actele de încălcare a drepturilor sale exclusive de către recurenta-pârâtă, a menţionat că acestea au început încă de la înfiinţarea societăţii (B. S.R.L.), şi anume 11.03.2021, aceasta incluzând în numele său comercial sintagma „Elysium”.

În consecinţă, a apreciat că este îndreptăţită să solicite despăgubiri recurentei-pârâte pentru toate actele privind încălcarea mărcii sale, începând cu 11.03.2021, data înfiinţării societăţii B. S.R.L.

5.2. Răspunsul la întâmpinare

Recurenta-pârâtă nu a depus răspuns la întâmpinare.

II. Soluţia şi considerentele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Prioritar, asupra excepţiei nulităţii recursului, Înalta Curte constată că aceasta este nefondată, fiind formulate critici apte a fi încadrate, cel puţin în parte, în dispoziţiile art. 488 alin.1 pct. 5, 6 şi 8 C.proc.civ. Aşa fiind, recursul nu este nul, criticile formulate urmând a fi examinate pe fond, în măsura în care relevă veritabile aspecte de nelegalitate.

Examinând decizia recurată, prin prisma criticilor formulate şi prin raportare la actele şi lucrările dosarului şi la dispoziţiile legale aplicabile, Înalta Curte constată că recursul declarat este nefondat pentru considerentele ce urmează să fie expuse.

În prealabil, în ceea ce priveşte situaţia de fapt reţinută de instanţele devolutive, se reţine că Intimata reclamantă este titulară a mărcii combinate ”Clininca Elysium Chirurgie Estetică” numărul de depozit fiind M 2017 08208, pentru serviciile din clasa 44, Clasificare Nisa, respectiv pentru „servicii medicale; servicii veterinare; servicii de igienă şi îngrijire a frumuseţii pentru oameni şi animale; servicii de horticultură şi de silvicultură”.

Recurenta-pârâtă B. SRL, este o societate înregistrată în Registrul Comerțului în data de 10.03.2021, ce prestează servicii de igienă şi îngrijire a frumuseţii pentru oameni, precum plasma pen; epilare definitivă; micropigmentare; laminare sprâncene; precum şi alte servicii de cosmetică, toate acest servicii fiind promovate de pârâtă pe site-ul deţinut, dar şi pe paginile de pe reţele de socializare Facebook şi Instagram, sub numele Elysium Beauty Clinic.

Printr-o primă categorie de critici, care trebuie examinate prioritar, recurenta-pârâtă a reiterat, în esenţă, criticile formulate în apel referitoare la neîndeplinirea condiţiilor acţiunii în contrafacere, prin raportare, între altele, la caracterul descriptiv al cuvântului Elysium, componentă comună a mărcii reclamantei, respectiv a denumirii/semnului pârâtei; s-a susţinut stabilirea altui element dominant în cuprinsul semnelor comparate, raportarea mărcii la produsele şi serviciile pentru care este înregistrată, scop în care se invocă şi jurisprudenţa CJUE în cauza IP Translator; caracterul diferit al serviciilor prestate de pârâtă, respectiv a celor prestate efectiv de reclamantă, precum şi neincluderea serviciilor de epilare definitivă în sfera de protecţie a mărcii reclamantei.

Cu toate că aceste critici sunt subsumate formal dispoziţiilor art. 488 alin.1 pct. 8 C.proc.civ., condiţiile invocării eficiente a acestui motiv de recurs presupun mai mult decât o simplă reiterare a susţinerilor formulate în stadiul procesual anterior. De vreme ce obiectul recursului este reprezentat de decizia instanţei de apel (art. 483 alin.1 C.proc.civ.), este necesar ca recurentul să dezvolte o argumentaţie aptă să releve de ce raţionamentul cuprins în decizia recurată nu întruneşte standardele de interpretare şi aplicare corectă a normelor de drept material incidente, standarde care trebuie expuse în mod argumentat.

O simplă reiterare, în esenţă nemodificată, a unor susţineri anterioare, fără referiri directe la raţionamentul de altfel explicitat şi coerent cuprins în decizia instanţei de apel, nu întruneşte acest standard, iar în măsura în care nu ar fi existat şi alte critici apte de a fi încadrate în cazurile legale de casare, recursul ar fi fost nul (art. 489 C.proc.civ.).

Trebuie observat de asemenea că aceste critici au un caracter vădit nefondat.

În ceea ce priveşte pretinsul caracter descriptiv al cuvântului Elysium, Curtea de Apel a reţinut că substantivul „Elysium” cuvânt provenit din mitologia greacă,– în română – ”Câmpiile Elizee”, desemnează o regiune subpământeană unde, în concepția celor vechi, ajungeau după moarte umbrele celor virtuoși. De asemenea, tot în mitologia greacă, acest cuvânt desemna un tărâm paradisiac, de la capătul de apus al lumii, dincolo de fluviul Oceanus (Homer) în care ajungeau după moarte, după mitologia greacă și romană, eroii (din Epoca de aur) și oamenii virtuoși (enaretoi).

Aşadar, din simpla descriere a acestui substantiv rezultă că acesta nu poate fi apreciat ca fiind descriptiv în raport de serviciile de igienă şi îngrijire a frumuseţii pentru oameni şi animale, ori de serviciile de chirurgie plastică, pentru care marca intimatei reclamante este înregistrată. Aşadar, substantivul Elysium nu este apreciat ca fiind obişnuit în descrierea serviciilor prestate de părţi ca atare, ori a unei caracteristici esenţiale ale acestora, precum specia, calitatea, cantitatea, destinaţia etc. (a se vedea, în acelaşi sens, hotărârea CJUE din cauza C-383/99 Baby Dry, pct. 42-44).

Or, se observă că recurenta nu a formulat nicio critică argumentată referitoare la această statuare, pe care în esenţă a ignorat-o, reiterând susţinerile formulate anterior, procedeu care nu este apt a învesti instanţa de recurs cu o critică validă.

În mod legal a statuat Curtea de Apel că, atunci când se realizează analiza similarităţii mărcii protejate cu semnul utilizat, se are în vedere principiul potrivit căruia o marcă este percepută de consumator ca un tot unitar (Medion, par. 29, și OAPI/Shaker, par. 41), precum și faptul că doar arareori consumatorul poate compara în mod direct semnele în conflict, fiind nevoit să se încreadă în amintirea imperfectă a mărcilor anterioare (Hotărârea Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, pct. 26).

Este necesară determinarea impresiei de ansamblu pe care o produce fiecare dintre semnele în litigiu, însă in urma acestei analize, in mod judicios, instanţele devolutive au reţinut o similaritate foarte ridicată a mărcii înregistrate cu semnul pârâtei.

Operațiunea juridică de comparare a mărcii şi a semnului în conflict presupune, cu necesitate, raportarea la elementele lor distinctive sau dominante, atât în privința mărcilor reclamantei, cât și în privința semnelor pârâtei.

Din acest punct de vedere, se reţine că elementul principal, distinctiv şi dominant al mărcii înregistrate este „Elysium”, denumire ce conferă mărcii înregistrate un caracter puternic, tocmai din pricina faptului că ceea ce desemnează această denumire nu se află în nicio relaţie cu natura serviciilor pentru care a fost înregistrată marca reclamantei intimate, respectiv servicii de chirurgie ori de igienă sau înfrumuseţare. În ce priveşte celelalte elemente ale mărcii înregistrate, „Clinca” şi „Chirurgie Estetică”, s-a reţinut întemeiat că acestea sunt pur descriptive pentru serviciile prestate de intimată, publicul percepând imediat, fără nicio reflecţie suplimentată, natura serviciilor prestate de intimata reclamantă. Aşadar în analiza globală a mărcii, aceste elemente sunt neesenţiale.

În continuare, procedând la compararea mărcii si a semnului în conflict, din punct de vedere auditiv vizual şi conceptual, s-a apreciat acestea prezintă un grad ridicat de similaritate, pe toate palierele. Din vedere fonetic şi vizual, se reţine o similaritate mare, spre identitate, dat fiind elementul comun dominant, Elysium, dar şi asocierea acestui element dominant cu substantivul „clinică” pentru marca intimatei reclamante, respectiv „clinique” pentru semnul apelantei pârâte, aceste elemente fiind de natura a crea, în mod evident, o stare de confuzie în percepția de ansamblu a consumatorului potențial.

Din punct de vedere conceptual, mărcile în conflict trimit la aceeași idee, de servicii, servicii de înfrumuseţare, prin recurgerea la adjectivele „estetică” respectiv „beauty” (din construcţia beauty clinic) conceptul fiind identic, de operator economic ce prestează servicii prestate cu scopul de a obţine un aspect estetic armonios, indiferent de mijlocul utilizat pentru obţinerea acestui rezultat, mijloace de chirurgie plastică sau procedee cosmetice neinvazive.

De asemenea, prima instanţă de fond a reţinut în mod judicios că, atunci când se analizează denumirile „Elysium Beauty Clinic” sau ”Elysium Clinique” sau ”Clinica Elysium” în comparaţie cu ”Clinca Elysium Chirurgie Estetică” elementul comun este „Elysium”, această parte fiind cea care va atrage atenţia consumatorului şi care va fi reţinută mai clar decât restul semnului, ducând astfel la stabilirea unei similarităţi evidente între semnele în cauză.

Celelalte elemente din semnele/denumirile aflate în conflict nu vor capta atenția consumatorului căci reprezintă cuvinte obișnuite în limbajul curent – Clinica, Clinique, Beauty, Chirurgie, cuvinte care au un rol pur descriptiv pentru activitatea ce o întreprind părțile în litigiul de față.

S-a reţinut că utilizarea unui semn puternic similar cu marca înregistrată generează un risc de confuzie in percepția publicului, ce aduce atingere funcției esențiale a mărcii, aceea de a identifica proveniența serviciilor şi de a distinge un producător de ceilalți concurenți de pe piaţă.

Din cele ce preced rezultă că instanţele de fond au dat eficienţă criteriilor rezultate din jurisprudenţa constantă, inclusiv a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, şi au ajuns în mod temeinic argumentat la concluzia unei similarităţi ridicate între marca intimatei-reclamante, respectiv semnul recurentei-pârâte, în ansamblul lor. Această constatare nu poate fi cenzurată în mod direct în calea extraordinară de atac a recursului, câtă vreme instanţele de fond au interpretat şi aplicat corect dispoziţiile legale incidente în cauză.

De asemenea, în raport de împrejurarea că marca intimatei este înregistrată pentru „servicii medicale; servicii veterinare; servicii de igienă şi îngrijire a frumuseţii pentru oameni şi animale; servicii de horticultură şi de silvicultură”, în mod corect s-a statuat că acestea includ şi serviciile de cosmetică/depilare prestate de pârâtă, acestea fiind în mare parte identice şi, în tot cazul, având în mod evident caracter complementar.

În mod judicios au statuat instanţele devolutive că împrejurarea că intimata reclamanta prestează într-o proporție semnificativă intervenții de chirurgie plastică, ce implică în mod necesar prestaţia unui chirurg plastician, nu are nicio relevanţă în cauză, intimata-reclamantă fiind titulara mărcii „Clininca Elysium Chirurgie Estetică” marcă înregistrată cu scopul de a proteja atât serviciile de chirurgie cât şi servicii de igienă şi îngrijire a frumuseţii. Aşadar, sfera serviciilor prestate de pârâtă se suprapune cu o parte din serviciile protejate de marca intimatei-reclamante, respectiv servicii de igienă şi îngrijire a frumuseţii. Menţionarea serviciului de epilare definitivă este mai puţin relevant în economia cauzei, acesta fiind prestat de către pârâtă împreună cu alte servicii ce sunt incluse în serviciile de igienă şi îngrijire a frumuseţii, servicii pentru care reclamanta deţine o marcă înregistrată. Ca urmare, nu se poate susţine cu temei că aceste servicii ar fi diferite, iar nu unele complementare.

Recurenta a invocat şi hotărârea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, pronunţată la 19.06.2012 cauza C- 307/10, IP Translator, prin care s-a statuat, în esenţă, că Directiva 2008/95 trebuie interpretată în sensul că nu se opune utilizării indicațiilor generale din titlurile claselor din clasificarea prevăzută la articolul 1 din Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor, adoptat la Conferința diplomatică de la Nisa la 15 iunie 1957, revizuit ultima dată la Geneva la 13 mai 1977 și modificat la 28 septembrie 1979, pentru a identifica produsele și serviciile pentru care se solicită protecția prin intermediul mărcii, cu condiția ca o astfel de identificare să fie suficient de clară și de precisă. Solicitantul unei mărci naționale care utilizează toate indicațiile generale din titlul unei anumite clase din clasificarea prevăzută la articolul 1 din Aranjamentul de la Nisa menționat anterior pentru a identifica produsele sau serviciile pentru care este solicitată protecția prin intermediul mărcii trebuie să precizeze dacă cererea sa vizează toate produsele sau serviciile repertoriate în lista alfabetică a acestei clase sau numai unele dintre aceste produse sau servicii. În cazul în care cererea ar face referire numai la anumite produse sau servicii dintre cele menționate, solicitantul este obligat să precizeze care produse sau servicii din clasa respectivă sunt vizate.

Invocarea acestei hotărâri nu poate determina reformarea deciziei recurate. Chiar în măsura în care se concluzionează, prin raportare la hotărârea Curţii de Justiţie, că desemnarea serviciilor de igienă şi îngrijire a frumuseţii pentru oameni şi animale are în vedere strict aceste servicii, iar nu toate serviciile din clasa nr. 44, are deplină acoperire legală concluzia similarităţii puternice, inclusiv prin efectul complementarităţii serviciilor pentru care marca este înregistrată cu cele prestate de pârâtă, întrucât serviciile de igienţă şi îngrijire a frumuseţii pentru oameni includ şi serviciile de epilare definitivă.

Având în vedere că riscul de confuzie este cu atât mai puternic, cu cât similaritatea dintre marcă şi semn, respectiv dintre produse şi servicii este mai mare, în mod legal a reţinut instanţa de apel că marca reclamantei şi semnul pârâtei, aflate în conflict, folosite cu referire domenii de activitate similare (complementare) creează în rândul publicului consumator falsa impresie că produsele aparţin aceluiaşi furnizor.

Premisele de aplicare a dispoziţiilor art. 39 alin.1 şi 2 lit.b) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice sunt aşadar îndeplinite.

Fără relevanţă juridică sunt şi apărările pârâtei cu privire la diferenţele de cod CAEN al activităţilor respective, respectiv cu privire la data la care intimata ar fi început efectiv activităţile de depilare, având în vedere că marca conferă titularului său un drept exclusiv, de la data depozitului reglementar (art. 33 alin.1, art. 39 alin.1 din L. nr. 84/1998), fiind lipsită de relevanţă prelungirea procedurii administrative de înregistrare a mărcii.

Acest argument este de altfel esenţial şi pentru respingerea criticilor referitoare la data cu începere de la care au fost acordate daune-interese, având în vedere că data de referinţă nu poate fi decât cea a depozitului reglementar, potrivit dispoziţiilor legale menţionate anterior.

Instanţele de fond au reţinut în fapt folosirea cu titlu de marcă a semnului Elysium Beauty Clinic pârâta utilizând în activitatea sa comercială acesta denumire, oferind clienţilor serviciile specifice sub acest semn, cu scopul de a furniza publicului informaţii cu privire la originea comercială a serviciilor, origine care, aşa cum am expus mai sus, poate fi apreciată ca fiind aceeaşi cu serviciile intimatei-reclamante. S-a reţinut că folosirea de către recurentă a semnului Elysium Beauty Clinic cu funcţia de marcă rezultă atât din susţinerile sale, cât şi din probele administrate în cauză, care au fost expres desemnate.

În ceea ce priveşte susţinerile potrivit cărora instanţa de apel nu a expus în mod temeinic probele pe temeiul cărora a reţinut că recurenta îşi foloseşte denumirea cu funcţia de marcă, iar nu (doar) ca denumire comercială, în mod loial şi în acord cu bunele practici comerciale, se constată că această critică tinde la stabilirea netemeiniciei deciziei recurate, prin stabilirea altei situaţii de fapt, ceea ce excede controlului de legalitate efectuat pe calea recursului în casaţie; singurele critici care pot fi formulate sunt cele referitoare la greşita interpretare şi aplicare a normelor legale incidente situaţiei de fapt stabilite în mod suveran de instanţele de fond, aceasta din urmă neputând fi însă cenzurată de instanţa de recurs.

Nefondate sunt şi criticile, de ordin procedural şi substanţial, care privesc soluţia referitoare la daunele-interese, aceste critici fiind încadrate de recurentă în dispoziţiile art. 488 alin.1 pct. 5, 6 şi 8 C.proc.civ.

Aceste motive de casare nu sunt însă incidente.

În primul rând, Înalta Curte reiterează că marca este protejată cu începere de la data depozitului reglementar, iar titularul mărcii poate cere despăgubiri pentru atingerile aduse dreptului său exclusiv cu începere de la această dată.

Din această perspectivă, sunt nefondate criticile potrivit cu care protecţia unei mărci s-ar referi exclusiv la serviciile oferite de petent la momentul cererii de înregistrare a mărcii, o atare susţinere fiind în vădită discordanţă cu reguli elementare din materia mărcilor, dar şi cele referitoare la respingerea expertizei în cadrul căreia s-au propus alte momente, alternative şi ulterioare, pentru determinarea prejudiciului.

Instanţele de fond sunt în drept să aprecieze concludenţa şi utilitatea probelor propuse de părţi, iar în ceea ce priveşte expertiza tehnică, sunt suverane în a aprecia deopotrivă necesitatea probei, cât şi concludenţa şi utilitatea obiectivelor propuse, respectiv a punctelor pentru lămurirea cărora sunt necesare cunoştinţe de specialitate şi asupra cărora expertul urmează să se pronunţe (art. 255 alin.1, art. 264, art. 330 C.proc.civ.).

Maniera în care instanţele de fond apreciază concludenţa şi utilitatea probelor, respectiv, în concret, respingerea probei cu expertiză cerută instanţei de apel reprezintă chestiuni de temeinicie, iar nu de nelegalitate, dispoziţiile art. 488 alin.1 pct. 5 C.proc.civ. nefiind incidente dacă nu se demonstrează greşita interpretare şi aplicare a unor reguli legale cu privire la admisibilitatea probelor, respectiv respingerea arbitrară a unei probe a cărei utilitate este evidentă, ceea ce însă în speţă nu este cazul.

În ceea ce priveşte criticile referitoare la fondul soluţiei, tribunalul a reţinut, prin raportare la art. 39 din Legea nr. 84/1998, respectiv art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005, reclamanta a suferit în mod evident atât un prejudiciu material cât și unul moral, statuând motivat asupra celor două categorii de prejudicii, astfel cum rezultă din cuprinsul sentinţei.

Răspunzând criticilor formulate în apel, prin decizia recurată s-a reţinut că, deşi reclamanta a făcut referire la serviciul de epilare definitivă, nu prestarea acestui serviciu este temeiul cererii sale, ori considerentul pentru care prima instanţă a dat curs favorabil acţiunii în contrafacere, ci activitatea de utilizare, în activitatea comercială, a unui semn asemănător mărcii sale pentru servicii parţial identice cu cele pentru care marca era înregistrată, producându-se astfel un risc de confuzie în percepţia publicului, inclusiv riscul de asociere între semn şi marcă.

Aşadar, potrivit deciziei recurate, prejudiciul cauzat de apelantă nu este cel ce rezultă din preţul serviciilor de epilare definită, astfel cum aceasta apreciază, ci întregul prejudiciu ce rezultă din criteriile stabilite de art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005, „cum ar fi consecinţele economice negative, în special, pierderea câştigului suferită de partea vătămată, beneficiile realizate în mod injust de către persoana care a încălcat un drept de proprietate industrială protejat şi, după caz, elemente, altele decât factorii economici, cum ar fi prejudiciul moral cauzat titularului dreptului încălcat.

S-a reţinut că utilizarea de către un terţ, ce activează cel puţin parţial pe aceeaşi piaţă cu titularul mărcii înregistrate, a unui semn puternic similar determină o deturnare a clientei de care societatea ce presta serviciile sub marca înregistrată beneficia. Acest prejudiciu se materializează atât într-o pierdere pentru titularul mărcii, care poate pierde un segment de clientelă ca urmare a creării unei false reprezentări, dar şi un beneficiu injust în patrimoniul contrafăcătorului, ce ar putea capta pe această cale nu doar clienţii care ar apela la serviciile comune ale celor doi comercianţi ci si la alte servicii, clientela având reprezentarea că serviciul este prestat de comerciantul ce deţinea marca înregistrată.

Aşadar, s-a apreciat că efectuarea unei expertize era inutilă, de vreme ce prejudiciul nu este reprezentat de contravaloarea serviciului pe care apelanta îl apreciază ca fiind comun activităţii sale şi a intimatei pârâte, ci acesta este unul difuz, dar care în mod cert excedează contravalorii unui singur serviciu.

Prin raportare la considerentele ce preced, instanţa de apel a motivat în concret de ce a apreciat ca fiind neconcludentă proba cu expertiză contabilă, dar şi criteriile raportat la care a fost cuantificat prejudiciul, fiind nefondate criticile formulate de pârâtă şi care, contrar manierei în care au fost formulate, nu reprezintă veritabile critici de nelegalitate.

De asemenea, nu poate fi reţinută nemotivarea ori caracterul contradictoriu al dispoziţiilor instanţei cu privire la respingerea probatoriului propus, instanţa fiind în drept ca în cuprinsul deciziei sale să expliciteze raţiunile care au determinat respingerea unei probe, chiar dacă acestea sunt parţial diferite de cele relevate la momentul respingerii probei, prin încheierea premergătoare care, de altfel, are caracter preparatoriu (şi nu interlocutoriu) şi se motivează de regulă într-o manieră succintă.

Potrivit art. 14 alin. 2 din O.U.G. nr. 100/2005, la stabilirea daunelor-interese instanţa judecătorească va lua în considerare:

a) toate aspectele corespunzătoare, cum ar fi consecinţele economice negative, în special, pierderea câştigului suferită de partea vătămată, beneficiile realizate în mod injust de către persoana care a încălcat un drept de proprietate industrială protejat şi, după caz, elemente, altele decât factorii economici, cum ar fi prejudiciul moral cauzat titularului dreptului încălcat; sau

b) cu titlu de alternativă, atunci când este cazul, fixarea unei sume forfetare pentru daunele-interese, pe baza unor elemente cum ar fi cel puţin suma redevenţelor sau valoarea drepturilor care ar fi fost datorate, dacă persoana care a încălcat un drept de proprietate industrială protejat ar fi cerut autorizaţia de a utiliza dreptul de proprietate în cauză.

(3) Când persoana care a încălcat un drept de proprietate industrială protejat a desfăşurat o activitate de contrafacere, cu intenţie, instanţa judecătorească competentă poate să ordone acoperirea beneficiilor sau plata daunelor-interese susceptibile a fi prestabilite.

Fără temei susţine recurenta că fixarea unei sume forfetare ar reprezenta un prejudiciu difuz ori incert, respectiv că daunele-interese trebuiau limitate la veniturile obţinute din activităţi de epilare definitivă, în condiţiile în care recurenta-pârâtă a desfăşurat activităţi comerciale, oferind sub un semn similar servicii complementare celor pentru care a fost înregistrată marca intimatei. Ca urmare, fiind stabilită activitatea de încălcare a dreptului la marcă, cuantificarea prejudiciului trebuie raportată la ansamblul activităţii ilicite.

În ceea ce priveşte cuantificarea propriu-zisă, aceste chestiuni sunt şi rămân unele de fapt, iar instanţele de fond sunt suverane în ceea ce priveşte aprecierea prejudiciului, inclusiv în ceea ce priveşte cuantificarea, prin libera apreciere a probelor şi circumstanţelor cauzei, a procentului aplicat asupra cifrei de afaceri; în condiţiile în care decizia recurată a motivat în mod adecvat uzitarea criteriilor legale, rezultatul concret la care s-a ajuns cu privire la cuantificarea prejudiciului este sustras controlului de legalitate, în condiţiile prevăzute de art. 488 alin.1 C.proc.civ.

Nu pot fi primite nici criticile formulate cu privire la cheltuielile de judecată.

Instanţa de apel nu a adoptat o soluţie contradictorie atunci când nu a aplicat dispoziţiile art. 451 alin.2 C.proc.civ. cu privire la onorariul în faţa primei instanţe de fond, acordând totodată o sumă mai mică cu titlu de onorariu în apel. Din cuprinsul deciziei recurate nu rezultă că această din urmă sumă a fost în vreun fel cenzurată, fiind acordată suma dovedită şi cerută cu acest titlu de partea care a câştigat în etapa apelului, fără ca acest lucru să însemne că soluţia cu privire la cheltuielile în faţa primei instanţe ar fi trebuit să fie diferită. De altfel, cu privire la cheltuielile acordate de prima instanţă, criticile sunt formulate omisso medio, fiind totodată critici de netemeinicie, iar nu de nelegalitate, apte de a fi încadrate în motivele de recurs prevăzute limitativ de lege (art. 488 alin.1 şi 2 C.proc.civ.).

S-a constatat prin urmare că hotărârea recurată este legală, criticile formulate fiind nefondate, astfel că recursul a fost respins, ca nefondat (art. 496 alin.1 C.proc.civ.).