Trademark Infringement Damages: Intent versus Negligence Under Directive 2004/48/CE and O.U.G. 100/2005

Marcă. Contrafacere. Acțiune în despăgubiri. Interpretarea noţiunii de „intenţie” din cuprinsul art. 14 alin. (1) din O.U.G. nr. 100/2005 în raport cu prevederile Directivei 2004/48/CE

Cuprins pe materii: Dreptul proprietății intelectuale. Marca

Index alfabetic: marcă europeană

contrafacere

vinovăţie

despăgubiri

O.U.G. nr. 100/2005, art. 14

Directiva 2004/48/CE, art. 13

Din interpretarea dispozițiilor art. 13 alin. 1 din Directiva 2004/48/CE, conform căruia „Statele membre asigură ca, la cererea părții prejudiciate, autoritățile judecătorești competente să ordone contravenientului care a acționat cu bună știință sau având motive suficiente de a ști acest lucru, plata către titularul dreptului a unor daune-interese adaptate prejudiciului real suferit de acesta prin încălcarea dreptului său”, rezultă că textul îl vizează pe autorul care a știut că săvârșește o încălcare a unui drept de proprietate industrială sau care trebuia și putea să prevadă rezultatul faptei sale.

În acelaşi timp, după cum rezultă din considerentele Directivei, obiectivul acesteia constă în armonizarea legislaţiilor naţionale în sensul unui nivel ridicat de protecţie al drepturilor de proprietate intelectuală şi al asigurării unor remedii eficace, disuasive şi, totodată, apte să repare prejudiciile suferite.

Astfel, față de contextul art. 13 alin. 1 din Directiva nr. 2004/48/CE și de obiectivul urmărit de Directivă, nu este posibilă o interpretare a normei corespondente din dreptul național în sensul restrângerii condițiilor de acordare a despăgubirilor pentru încălcarea unui drept de proprietate industrială la cerința vinovăției în forma intenției și, cu atât mai puțin, doar în situația dovedirii relei-credințe. O astfel de interpretare ar exclude din sfera faptelor pentru care titularul dreptului încălcat este îndreptățit la despăgubiri, conform Directivei, anumite fapte săvârșite de autorul care a știut că încălcă un drept (dar a socotit fără temei că încălcarea nu se va produce), precum și pe cele în care autorul putea să prevadă rezultatul faptei sale. Or, Directiva acoperă toate cazurile în care autorul a cunoscut că fapta sa este o încălcare a dreptului și chiar și situațiile în care acesta avea motive suficiente să prevadă încălcarea.

Din acest motiv, singura soluție conformă cu finalitatea urmărită de Directivă, care garantează efectivitatea deplină a acesteia, este aceea a recunoașterii dreptului la despăgubiri, pe temeiul art. 14 alin. 1 din OUG nr. 100/2005, în toate cazurile în care autorul faptei de încălcare a acționat cu bună știință sau având motive suficiente de a ști acest lucru, nu numai cu intenție sau cu rea-credință, fiind suficientă reţinerea celei mai uşoare forme de culpă, ca formă a vinovăției.

I.C.C.J., Secţia I civilă, decizia nr. 349 din 11 februarie 2025

Asupra cauzei de faţă, constată următoarele;

I. Circumstanţele cauzei

I.1. Obiectul cereri de chemare în judecată:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti, Secţia a III-a civilă, reclamanta A. a chemat în judecată pe pârâta B. SRL, solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa: să se constate că produsele fabricate şi/sau comercializate de pârâtă sub semnele Bicril şi Bicril Rapid aduc atingere drepturilor exclusive aparţinând reclamantei, decurgând din înregistrarea mărcilor Biocryl, Biocryl Rapide şi Vicryl; să fie obligată pârâta să înceteze activităţile comerciale, desfăşurate pe teritoriul României, respectiv fabricarea, promovarea, importul şi exportul, oferirea spre vânzare, vânzarea produselor identice sau similare cu materialele compozite folosite în suturi, dispozitive medicale, ace, suturi chirurgicale, ligaturi şi meşe chirurgicale şi aceasta să fie obligată să îşi retragă de pe piaţă aceste produse, în termen de 10 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti; obligarea pârâtei la plata unei despăgubiri, reprezentând prejudiciul cauzat ca urmare a încălcării dreptului exclusiv la marcă şi care constă în contravaloarea produselor comercializate în perioada de 3 ani anterior formulării cererii de chemare în judecată şi până la data încetării definitive a activităţilor comerciale, evaluat provizoriu, în vederea timbrajului, la suma de 1.000 euro (reprezentând 4,3038 lei, curs BNR din 31.01.2017).

Pârâta a formulat cerere reconvenţională prin care a solicitat anularea mărcilor Biocryl, Biocryl Rapide şi Vicryl, pentru lipsa de distinctivitate.

I.2. Hotărârea pronunţată în primă instanţă

Prin sentinţa civilă nr. 834 din 24.04.2019, Tribunalul Bucureşti, Secţia a III-a civilă a admis în parte cererea principală a reclamantei-pârâte A., în contradictoriu cu pârâta-reclamantă B. S.R.L., a constatat că produsele fabricate sau comercializate de pârâtă cu denumirea Bicril şi Bicril Rapid aduc atingere drepturilor exclusive de proprietate intelectuală ale reclamantei privind mărcile comunitare Biocryl, Biocryl Rapide şi Vicryl şi a obligat pârâta să înceteze activităţile comerciale - fabricare, promovare, import, export, vânzare ş.a., de produse identice sau similare produselor reclamantei.

Totodată, a respins, ca neîntemeiate, atât cererea privind obligarea pârâtei la plata despăgubirilor, cât şi cererea reconvenţională, şi a obligat pe pârâta-reclamantă la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 300 lei taxă judiciară de timbru şi 2.150 euro, onorariu (redus) de avocat.

I.3. Hotărârea pronunţată în apel, în primul ciclu procesual

Prin decizia nr. 1721 din 07.12.2020, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a IV-a civilă, s-a respins apelul declarat de apelanta A. împotriva sentinţei nr. 834/2019, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia a III-a civilă, ca nefondat.

Totodată, s-a admis apelul declarat de apelanta B. S.R.L împotriva aceleiaşi sentinţe şi a fost schimbată în parte sentinţa civilă apelată, în sensul că s-a respins cererea principală, ca neîntemeiată. Au fost păstrate celelalte dispoziţii ale sentinţei.

1.4. Decizia pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție

Prin decizia nr. 1310 din 14.06.2022, pronunţată de Înalta Curte de Casație și Justiție, Secţia I civilă, a fost admis recursul declarat de reclamanta A. împotriva deciziei civile nr. 1721/2020 pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a IV-a civilă, a fost casată decizia recurată şi trimisă cauza spre rejudecare la aceeaşi curte de apel.

1.5. Hotărârea pronunţată în apel, în cel de-al doilea ciclu procesual

Prin decizia civilă nr. 874A din 31.05.2023, pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a IV-a civilă, au fost respinse, ca nefondate, apelurile declarate de către apelanta-reclamantă A. și de apelanta-pârâtă B. S.R.L. împotriva sentinţei civile nr. 834/2019, pronunţate de Tribunalul Bucureşti Secţia a III-a civilă.

II. Calea de atac formulată în cauză

Împotriva deciziei civile nr. 874A/2023, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a IV-a civilă, a declarat recurs reclamanta A. și pârâta B. S.R.L.

II.1. Motivele de recurs

II.1.1. Recursul declarat de reclamanta A.

Invocând incidența dispoziţiilor art. 488 alin. (1) pct. 5, 6, 7 și 8 C.proc.civ., recurenta-reclamantă a solicitat admiterea recursului, modificarea în tot a deciziei atacate, în sensul admiterii apelului şi, pe cale de consecinţă, a admiterii în tot a cererii de chemare în judecată, interzicerea semnului în conflict şi obligarea intimatei-pârâte la plata despăgubirilor materiale în suma precizată de 1.695.831,07 lei și a cheltuielilor de judecată ocazionate de prezentul recurs.

În dezvoltarea motivelor de recurs, recurenta a criticat hotărârea recurată prin prisma faptului că, în ceea ce priveşte existenţa prejudiciului invocat, instanţa de apel a apreciat că nu sunt incidente prevederile art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005, invocate de reclamantă în contextul în care aceasta a constatat similaritatea semnelor și existența unui risc de a obține un profit necuvenit din renumele mărcii anterioare.

Astfel, recurenta critică considerentele reținute de către instanța de apel prin care au fost menținute concluziile prime instanțe în sensul că nu a fost dovedită reaua-credinţă a pârâtei din probele administrate și din modalitatea în care pârâta şi-a derulat activitatea în raport de marca în cauză, deşi fapta există, împrejurarea că produsele concret introduse pe piaţă de reclamantă sub denumirea Vicryl, iar pârâta sub denumirea Bicril (Rapid) şi care sunt similare, nu au fost concepute pentru a induce eroarea asupra originii respectivelor produse. Totodată, instanța de apel a reținut că nu sunt incidente nici situaţiile asimilate parazitismului, nici contrafacerea prin punerea pe piaţă a unor produse similare dar neconforme şi care să ducă la deprecierea mărcii reclamantei.

Față de considerentele hotărârii recurate, recurenta-reclamantă a susținut greșita interpretare și aplicare a art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005, întrucât condiția relei-credințe nu există în textul de lege dar și contradictorialitatea considerentelor în sensul că instanța de apel deși reţine similaritatea semnelor şi a produselor, neagă existenţa faptei ilicite şi, implicit, a prejudiciului cauzat reclamantei, deși acestea sunt automat recunoscute în materia proprietății intelectuale iar determinarea prejudiciului se realizează printr-un criteriu legal, cel al vânzărilor intimatei-pârâte.

Cu toate că, potrivit regulilor generale ce guvernează răspunderea civilă delictuală, prejudiciul trebuie să fie cert, atât ca existenţă, cât şi ca posibilitate de evaluare, iar sarcina probării producerii unui asemenea prejudiciu revine persoanei pretins prejudiciate, potrivit dispoziţiilor art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală, care transpune Directiva nr. 2004/48/CE referitoare la respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, invocate de către reclamantă drept temei juridic al cererii în pretenţii, care reglementează criteriile de cuantificare a prejudiciului suferit de titularul mărcii prin activitatea de contrafacere, (conform considerentului 2b din Directiva nr. 2004/48/CE), prejudiciul este cert ca existenţă prin săvârşirea actelor de contrafacere (prin derogare de la regulile generale privind răspunderea civilă delictuală) şi poate fi evaluat pe baza criteriilor legale.

În ceea ce priveşte condiţia prejudiciului, instanţa de fond a concluzionat în mod corect că valoarea prejudiciului a fost raportată de către reclamantă exclusiv la beneficiul injust realizat de către pârâtă, respectiv valoarea tuturor încasărilor realizate de intimata-pârâtă din comercializarea produselor sub semnele în conflict, faţă de care s-a reţinut contrafacerea.

A precizat că apelanta-reclamantă a indicat drept criteriul de determinare a prejudiciului, criteriul legal prevăzut de art. 14 alin. (2) lit. a) potrivit căruia la stabilirea daunelor-interese instanţa judecătorească va lua în considerare toate aspectele corespunzătoare, cum ar fi: consecinţele economice negative, în special, pierderea câştigului suferită de partea vătămată, beneficiile realizate în mod injust de către persoana care a încălcat un drept de proprietate industrială protejat şi, după caz, elemente, altele decât factorii economici, cum ar fi prejudiciul moral cauzat titularului dreptului încălcat.

Făcând trimitere la art. 13 din Directiva 2004/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală a susținut că instanţa de apel a respins cererea de acordare a despăgubirilor motivată de lipsa intenţiei pârâtei de a săvârşi contrafacerea, însă Legea nr. 84/1996 privind mărcile şi indicaţiile geografice, la art. 36 alin. (2) (în prezent art. 39 alin. 2) nu face vorbire de folosirea cu intenţie a mărcii atunci când stabileşte că titularul mărcii poate cere instanţei judecătoreşti competente să interzică terţilor să folosească, în activitatea lor comercială, fără consimţământul său, așa încât un drept care conferă exclusivitate titularului său să poată fi ocrotit independent de atitudinea subiectivă avută de uzurpator faţă de actul de contrafacere şi urmările acesteia (intenţie sau culpă).

Cu toate acestea, O.U.G. nr. 100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială prevede că instanţa judecătorească competentă va ordona persoanei care cu intenţie a desfăşurat o activitate de contrafacere să plătească titularului dreptului încălcat daune-interese corespunzătoare prejudiciului pe care acesta l-a suferit, în mod real, ca urmare a încălcării săvârşite (art. 14 alin. 1).

Cu alte cuvinte, Legea nr. 84/1998 oferă protecţie împotriva tuturor actelor ilicite susceptibile a atrage răspunderea contrafăcătorului pentru uzurparea dreptului asupra mărcii, iar nu doar împotriva celor săvârşite cu intenţie.

Dreptul la marcă este un drept exclusiv, care comportă caracteristicile unui drept real de esenţa acestuia fiind opozabilitatea erga omnes şi caracterele absolut şi exclusiv al prerogativelor conferite de drept, astfel că apărarea dreptului şi repararea prejudiciilor aduse titularului trebuie să aibă loc independent de atitudinea subiectivă a celui care a încălcat dreptul şi, prin aceasta, a provocat daune.

A considerat că, la un profesionist, nu este posibilă săvârşirea unui act de contrafacere din culpă, context în care face trimitere la art. 16 alin. (3) C.civ., care prevede că fapta este săvârşită din culpă când autorul fie prevede rezultatul faptei sale, dar nu îl acceptă, socotind fără temei că nu se va produce, fie nu prevede rezultatul faptei, deşi trebuia să îl prevadă, iar culpa gravă există atunci când autorul a acţionat cu o neglijenţă sau imprudenţă pe care nici persoana cea mai lipsită de dibăcie nu ar fi manifestat-o faţă de propriile interese.

Indiferent dacă atingerile ar fi săvârşite cu intenţie sau din culpă, a precizat că art. 14 alin. (1) din O.U.G. nr. 100/2005 ce prevede că instanţa competentă va ordona persoanei care cu intenţie a desfăşurat o activitate de contrafacere să plătească titularului dreptului încălcat daune-interese corespunzătoare prejudiciului pe care acesta i-a suferit, în mod real, ca urmare a încălcării săvârşite, apare ca fiind în contradicţie cu scopurile propuse prin actul normativ.

A susținut recurenta-reclamantă faptul că prevederea citată se află în contradicţie şi cu natura declarată de legiuitor, a dreptului la marcă, aceea de drept exclusiv şi a cărui încălcare trebuie să conducă la despăgubirea titularului său indiferent dacă uzurpatorul a acţionat cu intenţie sau nu, iar vina pentru această reglementare o poartă, de această dată, şi legiuitorul european, iar nu doar legiuitorul român.

Pe de altă parte, a considerat că întreprinzătorii sunt profesionişti şi că orice profesionist ar trebui să cunoască piaţa ori segmentul de piaţă în care îşi desfăşoară activitatea. Profesionistul trebuie tratat cu exigenţă sporită pentru că este dator să se informeze, dar şi să informeze corect pe consumator.

Așadar, profesionistul are obligaţia şi nu facultatea de a cunoaşte produsele concurenţei şi mărcile pe care concurenţa le foloseşte.

Condiţia intenţiei directe a fost dovedită prin prisma faptului că ambele părţi activează pe aceeaşi piaţă a produselor chirurgicale, dar şi a faptului că intimata-pârâtă, fiind un comerciant, culpa acesteia şi gradul de diligență trebuie analizate cu rigoarea acordată unui profesionist.

Mai mult, intimata-pârâtă avea cunoştinţă de mărcile înregistrate aparţinând apelantei-reclamante Biocryl, Biocryl Rapide şi Vicryl inclusiv din cele două opoziţii/contestaţii formulate de cea din urmă cu ocazia cererilor de înregistrare ca marcă a semnelor în conflict, Bicril Şi Bicril Rapid respinse definitiv de la înregistrare de OSIM care a evidenţiat similaritatea semnelor şi a produselor în conflict, respectiv a riscului de confuzie şi de asociere existente în piaţă. în ciuda respingerii de la înregistrare, intimata-pârâtă a continuat cu rea-credinţă activităţile de comercializare a produselor similare sub semnele în cauză.

Prin neacordarea de despăgubiri apelantei-reclamante, deşi s-a reţinut fapta de contrafacere în sarcina pârâtei, instanţa a ignorat cerinţa legală prevăzută de art. 3 alin. (2) din O.U.G. nr. 100/2005 conform căreia măsurile trebuie să fie descurajatoare pentru contrafăcător, în scopul lipsirii contrafacătorului de toate resursele obţinute în mod ilicit şi care i-au permis să continue activitatea de contrafacere sau să le găsească o valoare de înlocuire în patrimoniul societăţii.

A menționat că, potrivit documentelor ataşate la dosar, pârâta a comercializat acelaşi gen de produse, instanţa bonificându-l astfel pe autorul faptei ilicite cu păstrarea unui beneficiu injust. Beneficiul contrafacătorului constă tocmai în faptul că, prin veniturile câştigate ilicit în urma activităţii de contrafacere, a putut continua activitatea de contrafacere, fiind astfel încurajat în sensul că a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală aparţinând unei societăţi nu va avea nicio urmare, aceasta nefiind obligată la plata despăgubirilor solicitate, cuantificate potrivit dispoziţiilor legale.

Din punct de vedere procedural, limitele rejudecării cauzei de faţă depind nu numai de soluţiile care au intrat în puterea lucrului judecat (în concret, a dispoziţiei de admitere a acţiunii în contrafacere), ci şi de actele de contrafacere propriu-zise care au fost reţinute ca dovedite în primul ciclu procesual, având în vedere faptul că daunele interese sunt direct proporţionale cu drepturile încălcate [art. 3 alin. (2) din O.U.G. nr. 100/2005], astfel încât gradul de contrafacere va afecta şi modul în care titularul dreptului poate solicita/obţine despăgubiri.

Or, în opinia recurentei-reclamante, concluzia instanţei de fond că nu a fost dovedit caracterul cert al prejudiciului, este nelegală, întrucât, din interpretarea prevederilor art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005 reiese că în acest caz prejudiciul este cert prin săvârşirea actelor de contrafacere, prin derogare de la regulile generale privind răspunderea civilă delictuală, putând fi evaluat pe baza criteriilor legale.

De altfel, reclamanta a precizat, drept consecinţe economice negative, beneficiile realizate în mod injust de către pârâtă, care a încălcat drepturile de proprietate industrială protejate, pe care însuşi legiuitorul le defineşte ca atare, prezumând existenţa acestora în cazul încălcării dreptului de proprietate industrială, reglementare care se aplică în toate cazurile de contrafacere prevăzută de art. 36 din Legea nr. 84/1998.

Cu privire la criteriile legale de estimare a prejudiciului, prin memoriul de recurs s-a susținut că motivarea instanţei de fond de respingere a daunelor materiale este total greşită, pentru că nici Directiva nr. 2004/48/CE şi O.U.G. nr. 100/2005 (prin care a fost transpusă directiva), nici practica judiciară din România, nu condiţionează acordarea ca despăgubiri a profitului injust realizat de pârâte de dovedirea unui efect economic negativ, direct şi imediat cum ar fi o scădere a vânzărilor, ci consideră că acest beneficiu injust este o formă de exprimare a prejudiciului cauzat.

Prejudiciul material are o existenţă de sine stătătoare şi a fost determinat pe baza probelor constând în situaţiile de vânzări ale produselor similare purtând semnele similare aflate în conflict, aferente unei perioade de 3 ani anterior datei cererii de chemare în judecată, depuse la dosarul cauzei de către intimata-pârâtă, constând în (încasările) beneficiile realizate în mod injust de către pârâtă care a încălcat drepturile de proprietate industrială anterior protejate de apelantul-reclamant.

Cu privire la caracterul cert al prejudiciului şi sarcina probei, a arătat că este greşită motivarea instanţei, în sensul că nu există un prejudiciu, câtă vreme reclamanta nu acţionează pe teritoriul României şi nu ar avea nicio relevanţă vânzările de produse aparţinând pârâtei, pentru că apelanta-reclamantă a dovedit caracterul contrafăcut al produselor comercializate de intimata-pârâtă şi, mai mult, instanţa a reţinut acest aspect.

II.1.2. Recursul declarat de pârâta B. S.R.L.

Recurenta-pârâtă a solicitat admiterea recursului, casarea deciziei atacate și, pe cale de consecință, rejudecarea apelului în sensul admiterii acestuia, în baza motivelor de casare prevăzute de dispoziţiilor art. 488 alin. (1) pct. 5 și 8 C.proc.civ. și a Deciziei nr. 79/2022 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept.

În dezvoltarea motivelor de recurs, în referire la istoricul litigiului, sub aspectul incidenței motivului de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 5 C.proc.civ., a arătat că decizia atacată este dată cu încălcarea regulilor de procedură a căror nerespectare atrage nulitatea acesteia, în sensul în care instanța de apel a admis apelul declarat de aceasta, cu consecința respingerii cererii introductive, iar împotriva soluției de respingere a apelului cu privire la cererea reconvențională nu a formulat recurs.

Prin urmare, în considerarea dispozițiilor art. 510 alin. (3) C.proc.civ., instanţa de apel, în rejudecare, trebuia să ia în analiză și apelul formulat de apelanta-pârâtă în condiţiile în care acesta fusese admis în parte în primul ciclu procesual, aspect susținut în cadrul concluziilor orale ale apărătorului apelantei-pârâte și consemnat în încheierea de ședință din 15 martie 2023.

A precizat că hotărârea atacată nu cuprinde și analiza motivelor de apel formulate de apelanta-pârâtă, instanţa menţionând numai faptul că acest apel a fost respins în primul ciclu procesual, ceea ce nu corespunde realităţii juridice așa cum rezultă din actele depuse la dosar.

Relativ la incidența motivului de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 8 C.proc.civ., recurenta-pârâtă a susținut că, în raport de decizia de casare, instanţa trebuia să reanalizeze criticile privind respingerea cererii de despăgubiri formulată în baza O.U.G. nr. 100/2005, însă, în rejudecare, aceasta a menținut dispoziţiile primei instanţe, reținând că deşi fapta de contrafacere există împrejurarea că produsele comercializate nu au fost concepute pentru a induce eroare asupra originii respectivelor produse, nefiind dovedită în niciun fel reaua-credinţă a pârâtei.

Instanţa nu a arătat, în mod concret, dacă sunt întrunite cumulativ condiţiile Legii nr. 84/1998 și O.U.G. nr. 100/2005 pentru a exista activitate de contrafacere, însă a aplicat o sancţiune specifică contrafacerii, exprimarea folosită de instanţa de fond fiind ambiguă și neclarificând sau stabilind cu exactitate dacă pârâta a desfăşurat o activitate de contrafacere sau nu, context în care obligaţia de încetare a activităţii de comercializare a acestor produse ale pârâtei este nejustificată, întrucât nu poate fi decât o interdicţie stabilită urmare a constatării existenței unei contrafaceri.

Or, instanţa a dispus în sarcina recurentei o obligaţie nelegală, sancţiunea fiind nejustificată fără existența faptei reglementate de art. 14 alin. (1) din O.U.G. nr. 100/2005, de vreme ce reclamanta nu a probat existența unei contrafaceri, întrucât B. S.R.L. este producător autorizat de fire de sutură chirurgicală, fiind înregistrat la OSIM și autorizat de Ministerul Sănătăţii pentru a comercializa produsele sale pe piaţa din România, iar firele de sutură comercializate cu denumirea Bicril și Bicril Rapid sunt comercializate de fapt sub producătorul B. S.R.L.

Instanţa de apel, în rejudecare, trebuia să respingă ambele capete de cerere, întrucât a constatat că nu s-a cauzat un prejudiciu reclamantei A. și astfel să rețină doar existența unei contrafaceri.

Făcând trimitere la art. 14 din Regulamentul nr. 207/2009, recurenta-pârâtă a susținut că activitatea de contrafacere, precum și obligarea la daune-interese a celui care săvârşeşte astfel de fapte, sunt în strânsă legătură în accepţiunea art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005, neputându-se reține de către instanţă în mod separat.

Așadar, instanţa trebuia să analizeze motivele pârâtei de apel în limitele hotărârii de casare, respectiv dacă va reține sau nu premisa contrafacerii, respectiv dacă sunt sau nu sunt întrunite elementele răspunderii civile delictuale sau ale contrafacerii, existența unei activităţi de contrafacere, dreptul încălcat, prejudiciul suferit în mod real de reclamantă, legătura dintre prejudiciu și încălcarea săvârşită în condiţiile normei naţionale.

A precizat că reclamanta nu a furnizat niciun element de probă care să permită să se concluzioneze faptul că utilizarea de către pârâtă a semnelor Bicril și Bicril Rapid generează un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcilor reclamantei.

Or, noţiunea de profit necuvenit generat de caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare este în relaţie cu avantajul obţinut prin utilizarea semnului în conflict, identic sau similar, însă, în speță, reclamanta nu a probat că, prin utilizarea semnelor Bicril și Bicril Rapid, pârâta ar încerca să se plaseze în contextul popularităţii mărcilor sale pentru a beneficia de puterea lor de atracţie, de reputaţie și de prestigiul lor.

În consecință, prin aplicarea normelor de drept material la situaţia de fapt a considerat că nu sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege pentru existenţa faptei de contrafacere, nefiind îndeplinită condiţia ca utilizarea semnelor în conflict să genereze un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcilor anterioare sau sa le aducă un prejudiciu.

II.2. Întâmpinarea formulată în cauză

Prin întâmpinarea formulată la recursul declarat de reclamanta A., recurenta-pârâtă B. S.R.L. a solicitat, în principal, constatarea nulității recursului, în temeiul art. 489 alin. (2) C.proc.civ., iar în subsidiar, respingerea recursului, ca nefondat, în temeiul art. 496 alin. (1) C.proc.civ., precum și respingerea capătului de cerere privind reîntregirea cheltuielilor de judecată solicitate la fond și apel, precum și obligarea recurentei-pârâte la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de recurs.

Cu privire la excepția nulității recursului, prin raportare la art. 489 alin. (2) C.proc.civ., a susținut că, prin cererea de recurs, reclamanta a expus critici ce vizează modul de apreciere a probelor de către instanța de apel ceea ce echivalează cu netemeinicia și nu nelegalitatea deciziei recurate prin raportare la cazurile de casare prevăzute de art. 488 alin. (1) pct. 1-8 C.proc.civ.

Pe fondul recursului, cu privire la incidența motivului de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 8 C.proc.civ., a arătat că instanţa de apel a analizat din perspectiva actelor normative aplicabile și a invocat directive și jurisprudenţa europeană relevante, nicidecum prevederi legale generale în detrimentul celor speciale sau alte acte normative fără legătură concretă cu speţă

Astfel, în cadrul analizei apelului declarat de recurentă instanţa de apel a constatat că nu sunt întrunite în mod cumulativ condiţiile prevăzute de art. 36 alin. (2). lit. b) și c) din Legea nr. 84/1998 (care reprezintă transpunerea în dreptul intern a dispoziţiilor similar din Prima Directivă a Consiliului Comunităţilor Europene din 21 decembrie 1988 pentru apropierea legilor referitoare la mărci din Statele Membre 89/104/EEC, modificate prin Directiva 2008/95/CE) pentru admiterea acţiunii în contrafacere.

Prin prisma art. 14 alin. (l) din O.U.G. nr. 100/2005 privind asigurarea respectării dreptului de proprietate industrială, care transpun în dreptul intern Directiva 2004/48/CE, instanţa de apel a concluzionat că premisa pentru admiterea capătului de cerere vizând repararea prejudiciului pentru trecut nu este îndeplinită în cauză nici pe temeiul art. 36 alin. (l) lit. b) și nici al art. 36 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998.

Instanța de apel a reținut că produsele introduse pe piaţă de pârâtă nu au fost concepute pentru a induce în eroare asupra originii acestora, nefiind incidente situaţiile asimilate parazitismului și nici contrafacerii prin punerea pe piaţă a unor produse similare, dar neconforme, și care să ducă la deprecierea mărcii reclamantului

Or, nemulţumirile recurentei față de soluţia pronunţată în apel nu se pot circumscrie exigențelor căii de atac a recursului în reglementarea cuprinsă în art. 488 alin. (1) pct. 8 C.proc.civ., recursul fiind un mijloc procedural menit să asigure un control de legalitate asupra deciziilor pronunţate în apel.

Prin întâmpinarea formulată la recursul declarat de pârâta B., recurenta-reclamantă A., prin care a solicitat, în principal, respingerea recursului pârâtei, ca inadmisibil, şi, în subsidiar, ca neîntemeiat, cu consecinţa admiterii recursului său, modificarea în tot a deciziei civile, în sensul admiterii apelului și admiterii în tot a cererii de chemare în judecată, interzicerea semnului în conflict şi obligarea intimatei-pârâte la plata despăgubirilor materiale în suma precizată de 1.695.831,07 lei; la plata cheltuielilor de judecată reîntregite de la fond, apel şi recurs din ambele cicluri procesuale (taxă judiciară şi onorariu avocat), precum și la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de prezentul recurs.

În susținerea poziției sale procesuale, cu privire la excepția inadmisibilității recursului, a făcut trimitere la prima critică de nelegalitate ce vizează aspectul că, în rejudecare, instanţa de apel trebuia să reanalizeze apelul formulat în primul ciclu procesual, arătând că în raport de limitele trasate prin hotărârea instanței de recurs, curtea de apel nu putea să repună în discuţie chestiunea privind anularea mărcilor A. pentru lipsa caracterului distinctiv, deoarece aceasta fusese deja tranşată.

De aceea, motivul de recurs prin care recurenta tinde să repună în dezbatere o chestiune impusă cu autoritate de lucru judecat nu poate fi primit, atâta vreme cât lucrul anterior judecat se opune atât părţilor, cât şi instanţei, în mod absolut.

Cu privire la al doilea motiv de recurs ce reclamă o pretinsă încălcare/aplicare greşită a normelor de drept material, recurenta-reclamantă a susţinut că şi acest motiv de recurs este inadmisibil, întrucât partea adversă nu a indicat norma de drept material, ci doar și-a exprimat nemulţumirea asupra concluziei instanţei de apel cu privire la existenţa contrafacerii.

Instanţa de apel a constatat motivat similaritatea semnelor şi a produselor aflate în conflict respectiv existenţa unui risc de confuzie care implică şi riscul de asociere, deci a evidenţiat corect premisa faptei de contrafacere, însă recurenta-pârâtă a interpretat greşit textele de lege incidente materiei susținând că în lipsa prejudiciului nu există contrafacere, deși în jurisprudenţa constantă a instanței supreme, în materia încălcării drepturilor de proprietate intelectuală, în premisa existenţei contrafacerii prejudiciul este prezumat.

Astfel, titularul mărcii anterioare nu este obligat să demonstreze existenţa unei atingeri efective şi actuale aduse mărcii sale, fiind suficient ca din împrejurările cauzei să se aprecieze în sensul existenţei unui risc viitor si neipotetic de profit necuvenit sau de prejudiciu (hotărârea Tribunalului SPA-Finders).

În contextul reţinerii similarităţii semnelor şi a produselor, a existenţei riscului de confuzie, implicit există o fapta ilicită, prejudiciului este prezumat în materia proprietăţii intelectuale, spre deosebire răspunderea civilă delictuală, unde prejudiciul trebuie să fie cert, atât ca existenţă, cât şi ca posibilitate de evaluare, iar sarcina probării producerii unui asemenea prejudiciu revine persoanei pretins prejudiciate.

Potrivit dispoziţiilor art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală, care transpune Directiva nr. 2004/48/CE referitoare la respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, invocate în cauză drept temei juridic al acţiunii în contrafacere, care reglementează criteriile de cuantificare a prejudiciului suferit de titularul mărcii prin activitatea de contrafacere, (conform considerentului 26 din Directiva nr. 2004/48/CE), prejudiciul este cert ca existentă prin săvârşirea actelor de contrafacere (prin derogare de la regulile generale privind răspunderea civilă delictuală) şi poate fi evaluat pe baza acestor criterii legale.

În ceea ce priveşte condiţia prejudiciului, instanţa de fond a concluzionat în mod corect că valoarea prejudiciului a fost raportată de către reclamantă exclusiv la beneficiul injust realizat de către pârâtă, respectiv valoarea tuturor încasărilor realizate din comercializarea produselor sub semnele în conflict, faţă de care s-a reţinut contrafacerea.

În aceste condiţii, în premisa contrafacerii prejudiciul este prezumat şi poate fi evaluat legal potrivit criteriului beneficiilor realizate în mod injust de către autorul faptelor de contrafacere, prevăzut de art. 14 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 100/2005.

Prejudiciu constă tocmai în veniturile câştigate ilicit în urma activităţii de contrafacere, ca urmare a încălcării unui drept de proprietate intelectuală şi a fost dovedit pe baza vânzărilor produselor similare purtând semnele similare aflate în conflict, aferente unei perioade de 3 ani anterior datei cererii de chemare în judecată.

II.3. Răspunsul la întâmpinare

Recurenta-pârâtă B. a depus răspuns la întâmpinarea formulată de recurenta-reclamantă A., prin care a reiterat solicitarea privind admiterea recursului său, casarea decizie recurate și, pe cale de consecinţă, rejudecarea apelului formulat de pârâtă, în sensul admiterii acestuia.

A arătat că în raport de situaţia de fapt, instanţa de apel, în rejudecare, trebuia să ia în analiză și apelul formulat de pârâtă în condiţiile în care acesta fusese admis în parte în primul ciclu procesual, potrivit limitelor impuse de hotărârea de casare, potrivit art. 510 alin. (3) C.proc.civ., sub acest aspect decizia instanţei de apel fiind dată cu încălcarea regulilor de procedură a căror nerespectare atrage nulitatea acesteia.

În ceea ce priveşte motivul de recurs prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 8 C.proc.civ. indicat în cererea de recurs, a considerat că instanţa de apel nu a arătat, în mod concret, dacă sunt întrunite cumulativ condiţiile Legii nr. 84/1998 și O.U.G. nr. 100/2005 pentru a exista activitate de contrafacere, însă a aplicat o sancţiune specifică contrafacerii, fără existența faptei reglementate de art. 14 alin. (1) din O.U.G. nr. 100/2005.

Reclamanta nu a furnizat niciun element de probă care să permită să se concluzioneze faptul ca utilizarea de către pârâtă a semnelor Bicril și Bicril Rapid generează un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcilor reclamantei. Sau că ar fi încercat să se plaseze în contextul popularităţii mărcilor sale pentru a beneficia de puterea lor de atracţie, de reputaţie și de prestigiul lor.

Recurenta-reclamantă A. a depus răspuns la întâmpinarea formulată de recurenta-pârâtă B. S.R.L., prin care a reiterat solicitarea admiterii recursului său, modificarea în tot a deciziei civile, în sensul admiterii apelului și admiterii în tot a cererii de chemare în judecată, interzicerea semnului în conflict şi obligarea intimatei-pârâte la plata despăgubirilor materiale în suma precizată de 1.695.831,07 lei; la plata cheltuielilor de judecată reîntregite de la fond, apel şi recurs din ambele cicluri procesuale (taxă judiciară şi onorariu avocat). precum și la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de prezentul recurs.

A solicitat respingerea excepţiei nulităţii recursului prin prisma pretinsei lipsei a motivelor de nelegalitate, ca neîntemeiată, având în vedere că, prin recursul declarat, a indicat motivele de nelegalitate şi a indicat normele de drept material interpretate şi aplicate greşit, făcând trimitere la încălcarea prevederilor art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005, atunci când au concluzionat în sensul lipsei unui prejudiciu, la prezumția legală a existenței prejudiciului în condițiile premisei contrafacerii, la calitatea pârâtei de profesionist, la prejudiciul material determinat pe baza probelor constând în situaţiile de vânzări ale produselor similare purtând semnele similare aflate în conflict, aferente unei perioade de 3 ani anterior datei cererii de chemare în judecată, depuse la dosarul cauzei de către intimata-pârâtă, constând în (încasările) beneficiile realizate în mod injust de către pârâtă care a încălcat drepturile de proprietate industrială anterior protejate de apelantul-reclamant.

Cu privire la caracterul cert al prejudiciului şi sarcina probei, a arătat că este greşită motivarea instanţei, în sensul că nu există un prejudiciu, câtă vreme reclamanta nu acţionează pe teritoriul României şi nu ar avea nicio relevanţă vânzările de produse aparţinând pârâtei, pentru că apelanta-reclamantă a dovedit caracterul contrafăcut al produselor comercializate de intimata-pârâtă şi mai mult, instanţa a reţinut acest aspect.

III. Soluţia şi considerentele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

Examinând decizia recurată, precum și actele și lucrările dosarului, pe baza criticilor formulate prin motivele de recurs și prin raportare la dispoziţiile legale aplicabile în cauză, Înalta Curte constată următoarele:

III.1. Cu privire la recursul formulat de pârâta B. S.R.L.

Se constată că, în fapt, instanța de apel, prin hotărârea recurată, a respins ambele apeluri declarate în cauză și a menținut soluția primei instanțe care a admis în parte cererea de chemare în judecată, în sensul că a constatat că produsele fabricate sau comercializate de pârâtă cu denumirea Bicril şi Bicril Rapid aduc atingere drepturilor exclusive de proprietate intelectuală ale reclamantei privind mărcile comunitare Biocryl, Biocryl Rapide şi Vicryl, obligând pârâta să înceteze activităţile comerciale - fabricare, promovare, import, export, vânzare, de produse identice sau similare produselor reclamantei.

Totodată, a fost menținută soluția primei instanțe de respingere a capătul de cerere privind obligarea pârâtei la plata de despăgubiri reprezentând prejudiciul cauzat ca urmare a încălcării dreptului exclusiv la marcă precum și cea de respingere a cererii reconvenționale formulată de recurenta-pârâtă.

Prin recursul formulat, recurenta-pârâtă a criticat hotărârea recurată sub aspectul neanalizării, în cel de-al doilea ciclu procesual a apelului formulat, cu încălcarea dispozițiilor art. 501 alin. (3) C.proc.civ. (din eroare recurenta-pârâtă a indicat art. 510 C.proc.civ.). A susținut recurenta că, în mod greșit, instanța de apel a reținut că în primul ciclu procesual apelul său a fost respins în condițiile în care prin hotărârea casată acesta fusese admis.

Critica, ce poate fi încadrată în motivul de casare prevăzut de art. 488 alin. 1 pct. 5 C.proc.civ., este nefondată.

Dispoziţiile art. 488 alin. (1) pct. 5 C.proc.civ. conferă instanţei de recurs posibilitatea de a controla respectarea tuturor regulilor de procedură a căror nesocotire atrage nulitatea, reprezentând un veritabil sediu al materiei pentru toate neregularităţile procedurale care nu sunt acoperite de un motiv de casare special, fiind, în principiu, incident ori de câte ori se reclamă încălcarea unei norme de procedură imperative, indiferent dacă aceasta este de ordine publică ori privată, în toate cazurile, desigur, cu respectarea regulilor de invocare.

Din analiza hotărârii recurate rezultă că instanța de apel, a consemnat în considerentele hotărârii faptul că în primul ciclu procesual apelul pârâtei a fost respins, în contextul în care acesta fusese admis, însă a procedat la analiza apelurilor formulate în cauză în limitele casării, doar în ceea ce privește soluția pronunțată de prima instanța asupra cererii principale.

Deși mențiunea instanței de apel la care face referire recurenta-pârâtă este inexactă și nu clarifică întru totul soluțiile pronunțate în cauză, aceasta, în sine, nu atrage incidența motivului de casare invocat întrucât din considerentele deciziei recurate rezultă că instanța de apel, în mod corect, nu a mai procedat la analiza motivelor de apel privitoare la respingerea cererii reconvenționale, în contextul în care pârâta nu a formulat recurs împotriva hotărârii pronunțate în apel în primul ciclu procesual, însă a analizat susținerile ambelor părți referitoare la cererea principală formulată de către reclamantă, pornind de la dezlegările obligatorii ale deciziei de casare.

Astfel, instanța de apel, în motivarea hotărârii sale a pornit de la dezlegările obligatorii date de instanța de recurs referitoare la faptul că mărcile apelantei-reclamante beneficiază de un caracter puternic distinctiv, la chestiunea renumelui acestora și a distinctivității dovedite, chestiuni intrate în autoritatea de lucru judecat, instanța de apel neputând să reia analiza tuturor motivelor invocate de părți, ci numai asupra acelora cu privire la care instanța de recurs a dispus reanalizarea. De asemenea, a făcut referire la starea de fapt, la probele administrate în cauză și normele legale incidente, care, în opinia sa, justificau soluția de respingere a ambelor apeluri formulate în cauză.

În acest sens, se constată că instanța de apel, respingând cererea de obligare a pârâtei la plata de despăgubiri a reținut faptul că pârâta nu a acționat cu rea-credință și nici nu a urmărit inducerea în eroare asupra originii produselor sale a dat eficiență susținerilor similare din apel ale pârâtei privind lipsa intenției de a induce în eroare a potențialilor cumpărători precum și cele referitoare la soluția primei instanțe, care a reținut că pârâta nu a acționat cu rea-credință și nici nu a avut o practică incorectă sau înșelătoare.

Totodată, în cuprinsul motivării hotărârii recurate, instanța de apel a făcut referire la înscrisurile depuse de către pârâtă, înlăturând susținerile acesteia referitoare la faptul că ar opera pe un segment mult mai redus al pieței materialelor chirurgicale de sutură, precum și cele potrivit cărora produsele sunt destinate profesioniștilor, fapt ce ar exclude posibilitatea de inducere în eroare asupra originii și utilizării produselor.

Prin urmare, se constată că, mențiunea eronată a instanței de apel nu atrage casarea hotărârii recurate, în contextul în care instanța de apel a procedat la analiza susținerilor ambelor părți, cu respectarea dispozițiilor art. 501 alin. 3 C.proc.civ. în sensul că a ținut cont de motivele invocate înaintea instanței de apel, însă în limitele dispuse prin decizia de casare.

Prin cel de-al doilea motiv de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 8 C.proc.civ. recurenta-pârâtă a invocat încălcarea și aplicarea greșită a normelor de drept material.

Motivele de recurs urmează a fi analizate însă atât prin prisma motivului de casare invocat de pârâtă având în vedere faptul că se invocă aplicarea greșită a normelor legale referitoare la contrafacere și dispozițiile OUG nr. 100/2005 dar și din perspectiva celui prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 5 C.proc.civ., ce priveşte neregularităţile procedurale în contextul în care sunt criticate aspecte referitoare la probele administrate în cauză, reglementate de dispozițiile Codului de procedură civilă. Totodată, susținerile recurentei potrivit cărora instanța de apel nu a analizat motivele de apel formulate în cauză vor fi analizate din perspectiva motivului de nelegalitate prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 6 C.proc.civ.

Printr-o primă categorie de critici subsumată motivului de casare prevăzut de art. 488 alin. 1 pct. 8 C.proc.civ., reiterând motivele de apel formulate, pârâta a susținut faptul că soluția instanței de apel este greșită, întrucât, deși a reținut că nu s-a făcut dovada relei-credințe a pârâtei și că nu sunt incidente dispozițiile OUG nr. 100/2005, aceasta a menținut soluția primei instanțe cu privire la existența faptei de contrafacere, neanalizând motivele invocate prin apel de către pârâtă.

Critica este nefondată.

Criticile privind nepronunţarea asupra unor argumente în susţinerea apelului nu pot fi primite motivat de faptul că, astfel cum s-a menționat anterior, instanța de apel, în analiza sa, a pornit de la aspectele deja dezlegate de către instanța de recurs, cu respectarea îndrumărilor date de aceasta din urmă, analizând, în ansamblu, chestiunile legate de fondul cererii de chemare în judecată.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat, în mai multe decizii, în sensul că obligaţia pe care o impune art. 6 paragraful 1 instanţelor naţionale de a şi motiva deciziile nu presupune existenţa unui răspuns detaliat la fiecare argument. Măsura în care se aplică această obligație de motivare poate varia în funcție de natura deciziei și trebuie determinată în funcție de circumstanțele cauzei. Chiar şi omisiunea de a răspunde unui argument nu ridică probleme pe tărâmul Convenţiei, cât timp respectivul argument nu era hotărâtor în soluţionarea cauzei (cauza Ruiz Torija c. Spaniei, cauza Jahnke şi Lenoble c. Franţei).

La rândul său, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie apreciază că motivarea unei hotărâri nu este o problemă de volum, ci una de esenţă, de conţinut, obligaţia instanţelor naţionale de a-şi motiva hotărârile judecătoreşti nu presupune existenţa unui răspuns detaliat la fiecare argument punctual, ci este suficient să fie examinate tezele de fapt şi de drept propuse de părţi în susţinerea propriilor poziţii, chiar şi prin considerente comune, precum şi să fie exteriorizată această analiză într-o manieră care să facă decelabil raţionamentul care a condus la adoptarea soluţiei dispusă prin hotărârea judecătorească. În principiu, şi gruparea argumentelor este legalmente admisibilă, atât timp cât instanţa răspunde acestora, chiar printr-un considerent comun.

Or, aceste exigenţe sunt îndeplinite în cauză, în ceea ce privește soluția dată cererii principale, instanţa de apel a arătat motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază soluţia pronunţată, precum şi argumentele pentru care s-a menţinut soluţia primei instanţe, răspunzând, prin considerente comune, susținerilor celor două părți.

Mai mult decât atât, instanța de apel, contrar argumentelor din memoriul de recurs, nu era obligată să analizeze motivele de apel referitoare la prejudiciu sau legătura dintre prejudiciu și încălcarea săvârșită, întrucât aceasta a respins capătul de cerere referitoare la obligarea pârâtei la despăgubiri pentru lipsa intenţiei în forma cerută de lege (argument eronat, astfel cum se va reţine în cele ce urmează, dar care în logica instanţei de apel justifică omisiunea analizării celorlalte condiţii ale răspunderii în economia deciziei luate).

Totodată, pe fond, nu pot fi primite susținerile recurentei-pârâte în contextul în care fapta de contrafacere este prohibită doar de dispozițiile Legii nr. 84/1998, nu și de dispozițiile OUG nr. 100/2005 care reglementează măsurile, procedurile şi repararea daunelor în scopul asigurării respectării drepturilor de proprietate industrială, în general.

În fine, este posibil ca o faptă să aducă atingere dreptului la marcă şi, în circumstanţe excepţionale, să nu cauzeze un prejudiciu supus reparaţiei, nici din această perspectivă hotărârea recurată nefiind per se contradictorie.

Cu alte cuvinte, dacă respingerea cererii în contrafacere atrage în mod necesar şi respingerea capătului de cerere privind acordarea de despăgubiri, respingerea acestei din urmă cereri nu conduce la concluzia că fapta de contrafacere nu ar putea să existe, acestea fiind analizate distinct de către instanţa judecătorească.

Pe cale de consecință respingerea cererii de despăgubiri de către instanța de apel nu poate constitui un temei pentru respingerea capătului de cerere privind constatarea faptei de contrafacere a pârâtei, actele normative având finalități diferite.

Prin urmare, contrar susținerilor recurentei-pârâte, instanța de apel nu era obligată să respingă ambele capete de cerere întrucât a constatat că în cauză nu s-a cauzat un prejudiciu reclamantei ci aceasta avea posibilitatea să constate existența contrafacerii, independent de soluția dată capătului de cerere referitoare la plata de despăgubiri.

În ceea ce priveşte a doua categorie de critici subsumate aceluiași motiv de recurs, recurenta-pârâtă a criticat soluția instanței de apel din perspectiva probelor administrate în cauză, susținând faptul că reclamanta nu a probat și nici nu poate proba existența unei contrafaceri motivat de faptul că pârâta este producător autorizat de fire de sutură chirurgicală, fiind înregistrat la OSIM și autorizat de Ministerul Sănătății pentru a comercializa produsele sale pe piața din România, iar firele cu denumirea BICRIL și BICRIL RAPID sunt comercializate sub denumirea producătorului, respectiv cea a recurentei B. S.R.L.

Rezultă din criticile formulate că recurenţii sunt în realitate nemulţumiţi de situaţia de fapt stabilită, cu privire la care afirmă că nu ar fi probată fapta de contrafacere. Or, această susţinere conturează o veritabilă critică de netemeinicie, care excedează motivelor legale de casare prevăzute de art. 488 alin. (1) C.proc.civ. Instanţa de recurs nu este o instanţă devolutivă, în recurs nefiind posibilă reaprecierea probelor administrate pentru a se reţine o altă situaţie de fapt, ci doar verificarea modului în care dispoziţiile legale incidente au fost interpretate şi aplicate situaţiei de fapt stabilite în mod suveran de instanţele de fond.

Pe de altă parte, în drept, încălcarea unei mărci şi caracterul ilicit al contrafacerii nu sunt înlăturate prin obţinerea unor autorizaţii administrative de punere pe piaţă a unor produse purtând semnele de natură a încălca dreptul exclusiv la marcă, întrucât respectivele autorizaţii au funcţiuni diferite, de asigurare a respectării normelor de drept public de către produsele de uz medical.

Prin cea de-a treia categorie de critici, recurenta-pârâtă a susținut că nu sunt întrunite condițiile prevăzute de lege pentru existența contrafacerii întrucât, în cauză, nu este îndeplinită condiția ca utilizarea semnelor în conflict să genereze un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcilor anterioare sau să le aducă vreun prejudiciu.

Totodată, recurenta a susținut că în mod greșit instanța de apel a reținut în sarcina sa fapta de contrafacere în baza caracterului distinctiv și a renumelui mărcii anterioare întrucât reclamanta nu a probat că, prin utilizarea semnelor BICRIL, BICRIL RAPID pârâta ar încerca să beneficieze de reputația mărcilor anterioare.

Criticile recurentei nu pot fi primite, în contextul în care astfel cum a reținut și instanța de apel, chestiunile referitoare la caracterul distinctiv al mărcilor reclamantei, precum și cele referitoare la renumele acestora au intrat în autoritate de lucru judecat.

Astfel, prin decizia de casare, s-a statuat cu autoritate de lucru judecat și, de altfel, cu putere obligatorie pentru instanța de trimitere (art. 501 alin.3 C.proc.civ.) că sunt intrate sub autoritate de lucru judecat atât dezlegarea referitoare la caracterul distinctiv intrinsec al mărcilor reclamantei, dar și chestiunea renumelor acestora (sau a distinctivității dobândite), considerente ce nu mai pot fi repuse în discuție sau combătute de către recurenta-pârâtă.

Autoritatea de lucru judecat, se impune cu forţă obligatorie atât părților cât și instanței de judecată, context în care, în mod corect, instanța de apel, a dat eficiență dezlegărilor date de către instanța de apel, criticile urmând a fi respinse ca nefondate.

Față de aceste considerente, recursul formulat de pârâta B. S.R.L. urmează a fi respins ca nefondat.

III.2. Recursul declarat de reclamanta A.

Cu titlul preliminar, se reține că, deși prin recursul formulat, recurenta-reclamantă a invocat incidența motivelor de casare prevăzute de art. 488 alin. 1 pct. 5, 6, 7 și 8 C.proc.civ., criticile sunt subsumate doar motivelor de nelegalitate prevăzute de pct. 6 și 8 ale aceluiași articol, din perspectiva cărora urmează a se analiza legalitatea deciziei atacate.

Prin recursul formulat, recurenta-reclamantă critică, în esență, hotărârea recurată sub aspectul respingerii capătului de cerere privind obligarea pârâtei la repararea prejudiciului cauzat prin intermediul actelor de contrafacere în contextul în care, prin aceeași hotărâre, instanța de apel a reținut existența faptei ilicite de contrafacere.

Din această perspectivă, recurenta a susținut faptul că instanța de apel a interpretat și aplicat greșit prevederile art. 14 din OUG nr. 100/2005 întrucât condiția relei-credințe, reținută de instanță pentru acordarea despăgubirilor, nu este prevăzută de lege.

În motivarea soluției sale de respingere a cererii de despăgubiri formulată în temeiul art. 14 din OUG nr. 100/2005, instanța de apel a reținut că în cauză nu a fost dovedită, în niciun mod reaua-credință a pârâtei. Astfel, deși fapta există, reaua-credință nu a rezultat cu evidență nici din probele administrate, nici din modalitatea în care pârâta și-a derulat activitatea în raport de marca în cauză.

În ceea ce privește chestiunea relei-credințe, Înalta Curte reține că potrivit jurisprudenței constante, soluția potrivit căreia art. 14 din OUG nr. 100/2005, în pofida formulării sale deficitare, trebuie interpretat în conformitate cu directiva transpusă, respectiv în conformitate cu art. 13 alin.1 din Directiva nr. 2004/48/CE privind, potrivit cu care: (1) Statele membre asigură ca, la cererea părții prejudiciate, autoritățile judecătorești competente să ordone contravenientului care a acționat cu bună știință sau având motive suficiente de a ști acest lucru, plata către titularul dreptului a unor daune-interese adaptate prejudiciului real suferit de acesta prin încălcarea dreptului său.”

Așadar, nu doar intenția directă ori indirectă, ci și culpa este suficientă pentru a atrage obligația de a plăti daune interese, fără a fi necesar, contrar celor reținute de instanța de apel, ca pentru obligarea pârâtei la plata despăgubirilor, pârâta să fi acționat cu rea-credință.

În ceea ce privește rezultatul acestei interpretări conforme directivei, Curtea apreciază că aceasta se impune în lumina jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene – v. și cauza C 14/83, hotărârea din 10.04.1984, Von Colson und Kamann c. Land Nordrhein-Westfalen, par. 26. Totodată, principiul răspunderii civile delictuale pentru cea mai ușoară culpă este de tradiție în dreptul român, iar nimic din istoricul adoptării OUG nr. 100/2005, respectiv al adoptării Directivei nr. 2004/48/CE nu îndreptățește concluzia că legiuitorul ar fi vrut să deroge de la dreptul comun, îngreunând condițiile atragerii răspunderii civile delictuale în materia proprietății intelectuale. Dimpotrivă, scopul urmărit este chiar contrar, după cum rezultă din considerentele Directivei, respectiv acela al armonizării legislațiilor naționale în sensul unui nivel ridicat de protecție al drepturilor de proprietate intelectuală și al asigurării unor remedii eficace, disuasive și totodată apte să repare prejudiciile suferite.

Față de contextul art. 13 și de obiectivul urmărit de Directivă, nu este posibilă o interpretare a normei corespondente din dreptul național în sensul restrângerii condițiilor de acordare a despăgubirilor pentru încălcarea unui drept de proprietate industrială la cerința vinovăției în forma intenției, și cu atât mai puțin doar în situația dovedirii relei-credințe astfel cum a reținut, în cauză, instanța de apel.

Această interpretare ar exclude din sfera faptelor pentru care titularul dreptului încălcat este îndreptățit la despăgubiri, conform Directivei, anumite fapte săvârșite de autorul care a știut că încălcă un drept (dar a socotit fără temei că încălcarea nu se va produce), precum și pe cele în care autorul putea să prevadă rezultatul faptei sale. Or, Directiva acoperă toate cazurile în care autorul a cunoscut că fapta sa este o încălcare a dreptului și chiar și situațiile în care acesta avea motive suficiente să prevadă încălcarea.

Din acest motiv, singura soluție conformă cu finalitatea urmărită de Directivă, care garantează efectivitatea deplină a acesteia, este aceea a recunoașterii dreptului la despăgubiri, pe temeiul art. 14 alin. 1 din OUG nr.100/2005, în toate cazurile în care autorul faptei de încălcare a acționat cu bună știință sau având motive suficiente de a ști acest lucru, nu numai cu intenție sau cu rea-credință, fiind suficientă reţinerea celei mai uşoare forme de culpă, ca formă a vinovăției.

În acest context, se constată că instanța de apel în mod greșit a respins cererea de acordare a despăgubirilor motivat de faptul că în cauză nu a fost dovedită reaua-credință a pârâtei și că aceasta nu rezultă cu evidență nici din probele administrate și nici din modalitatea în care pârâta și-a derulat activitatea în raport de marca Vicryl aparținând reclamantei, fiind fondat, din această perspectivă recursul formulat de recurenta-reclamantă.

Cu privire la vinovăţie, Înalta Curte reține că în materia acțiunii în contrafacere, existenţa culpei trebuie raportată la standardele de comportament aplicabile unui profesionist, care sunt unele ridicate, fiind dator să se informeze cu privire la mărcile înregistrate cu care semnele pe care le utilizează în comerţul propriu ar putea intra în conflict.

În rejudecare, la stabilirea vinovăției instanța de apel va avea în vedere și susținerile recurentei-reclamante referitoare la vinovăție și dovedirea, în cauză a intenției directe a pârâtei la săvârșirea faptei de contrafacere având în vedere calitatea de comerciant al pârâtei, prin prisma standardul de diligență aplicat unui comerciant prudent și diligent care face ca acesta să fie în culpă chiar dacă în concret nu ar fi ştiut că importă/comercializează produse susceptibile de a încălca drepturi de proprietate intelectuală, raportat la situația de fapt.

Totodată, în rejudecare, instanța de apel va avea în vedere și susținerile recurentei, reținute în considerentele hotărârii primei instanțe, referitoare la cererile depuse la OSIM de către pârâtă în vederea înregistrării mărcilor cu denumirile de BIOCRIL și BICRIL pentru produsele reprezentate de fire de sutura chirurgicală, cereri împotriva cărora recurenta-reclamantă a formulat consecutiv opoziții în fața OSIM ce au împiedicat înregistrarea semnelor utilizate în activitatea sa de către pârâtă.

Totodată, relevantă în cauză, la stabilirea vinovăției pârâtei, este și hotărârea nr. 69 din data de 16 octombrie 2018 prin intermediul căreia OSIM a respins de la înregistrare, tot în urma contestației formulate de reclamanta din prezenta cauză în baza mărcilor sale Vicryl și Biocryl, marca individuală combinată constând în denumirea Bixcril B. depusă la înregistrare de către pârâtă la data de 10.02.2017 pentru produsele din clasa 10 conform clasificării de la Nisa. (hotărâre aflată la filele 84-97 din dosarul de apel).

Cunoaşterea mărcilor recurentei-reclamante de către recurenta-pârâtă, precum şi a posibilului conflict dintre semnele utilizate şi acestea rezultă prin urmare limpede din cele ce preced.

Prin motivul de recurs subsumat motivului de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 6 C.proc.civ., recurenta a susținut că decizia recurată este contradictorie din moment ce instanța de apel a reținut similaritatea semnelor și a produselor, a apreciat că fapta ilicită și implicit prejudiciul cauzat reclamantei nu există, deși sunt automat recunoscute în materia proprietății intelectuale.

Cu privire la criticile formulate, Înalta Curtea notează că, din perspectiva condiţiilor răspunderii delictuale (fapta ilicită, vinovăţie, prejudiciu şi legătură de cauzalitate), decizia Curţii de apel cuprinde examinarea cerinţei faptei ilicite, afirmată, ce a stat, de altfel, la baza soluţiei de a interzice pe viitor actele de încălcare a drepturilor asupra mărcilor reclamantei.

Astfel, examinând hotărârea recurată, se constată că instanța de apel a stabilit că sunt îndeplinite condițiile legale prevăzute de art. 9 alin. 2 lit. c) din Regulamentul mărcii Uniunii Europene, reținând ca fiind îndeplinită în cauză inclusiv condiția ca prin utilizarea semnelor de către terț fără motiv justificat, se obțin foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau renumele mărcii europene ori se aduce atingere acestuia.

Or, în contextul dat, în care instanța de apel reține că este îndeplinită condiția ca pârâta să obțină foloase necuvenite din caracterul distinctiv, respectiv renumele mărcilor reclamantei apar ca fiind contradictorii considerentele instanței potrivit cărora reclamanta nu ar fi suferit niciun prejudiciu, fără ca această statuare să fie fundamentată pe argumente raţionale şi verificabile în calea extraordinară de atac.

Prin urmare, sub aspectul existenţei prejudiciului, el a fost recunoscut în argumentarea instanţei de apel, astfel încât nu putea fi complet negat prin considerentele dedicate respingerii cererii de despăgubire; din această perspectivă este fondat și motivul de recurs prevăzut de art. 488 pct. 6 C.proc.civ., ce se referă la motivele contradictorii din cuprinsul deciziei.

Potrivit regulilor generale ce guvernează răspunderea civilă delictuală, prejudiciul trebuie să fie cert, atât ca existenţă, cât şi ca posibilitate de evaluare, iar sarcina probării producerii unui asemenea prejudiciu revine persoanei pretins prejudiciate.

Dispoziţiile art. 14 din OUG nr. 100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală reglementează criteriile de cuantificare a prejudiciului suferit de titularul mărcii prin activitatea de contrafacere, iar acestea constau nu numai în raportarea la consecinţele economice negative (ce trebuie probate ca atare), ci şi în fixarea unei sume forfetare, atunci când este dificil să se stabilească valoarea prejudiciului suferit în realitate (conform considerentului 26 din Directiva nr. 2004/48/CE referitoare la respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, ce a fost transpusă prin OUG nr. 100/2005).

Astfel, din perspectiva distincţiei menţionate anterior, înseamnă că prejudiciul este cert ca existenţă prin săvârşirea actelor de contrafacere (prin derogare de la regulile generale privind răspunderea civilă delictuală), după cum, în mod corect, s-a susţinut prin motivele de recurs, şi poate fi evaluat pe baza criteriilor legale, inclusiv prin raportare la faptul că cele două părţi furnizează produse pe aceeaşi piaţă concurenţială, produse cu caracter complementar.

Prin urmare, în prezenta cauză, prejudiciul este cert ca existenţă atât timp cât instanțele au constatat săvârşirea actelor de contrafacere, însă acesta nu este cert ca întindere, urmând ca în etapa rejudecării să fie analizate criteriile de evaluare prevăzute de lege; în caz de nevoie, instanţa de apel va solicita părţii lămuririle şi probele necesare, astfel cum rezultă din dispoziţiile art. 22, respectiv ale art. 254 alin.5 teza I C.proc.civ.

În ceea ce privește întinderea prejudiciului, instanța de recurs nu poate proceda la analiza acestuia, în contextul în care astfel cum s-a reținut anterior, instanța de apel nu a procedat la evaluarea acestuia, situaţia de fapt fiind stabilită incomplet.

Cu referire la acest aspect, Înalta Curte constată că la data de 01 februarie 2019, recurenta-reclamantă a depus la dosarul cauzei cerere precizatoare prin care a menţionat cuantumul despăgubirilor solicitate de la pârâtă, respectiv suma de 1.695.831,07 lei. Cererea a fost întemeiată pe dispozițiile art. 14 alin. 2 lit. a) din OUG nr. 100/2005, reclamanta precizând că despăgubirile solicitate reprezintă beneficiile realizate în mod injust de către pârâtă, fiind reprezentate de totalitatea vânzărilor obținute de aceasta din urmă prin utilizarea semnelor BICRIL și BICRIL RAPID. Totodată, reclamanta a precizat că intenția pârâtei a fost dovedită prin faptul că, anterior anului 2014 OSIM a respins de la înregistrare cererile acesteia de înregistrare a mărcii BICRIL în urma opozițiilor formulate de reclamantă, iar continuarea utilizării semnelor în activitatea comercială, după respingerea lor de la înregistrare de către OSIM, constituie, rea-credință.

Prin urmare, recurenta-reclamantă, a evaluat prejudiciul prin raportare la dispoziţiile art. 14 alin. 2 lit. a) din OUG nr. 100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală, în conformitate cu care „La stabilirea daunelor-interese instanţa judecătorească va lua în considerare … toate aspectele corespunzătoare, cum ar fi consecinţele economice negative, în special, pierderea câştigului suferită de partea vătămată, beneficiile realizate în mod injust de către persoana care a încălcat un drept de proprietate industrială protejat şi, după caz, elemente, altele decât factorii economici, cum ar fi prejudiciul moral cauzat titularului dreptului încălcat”.

Din modul de redactare a art. 14 din OUG nr. 100/2005 rezultă că legiuitorul a prevăzut dificultatea evaluării unui astfel de prejudiciu, permițând folosirea unor criterii indicate de reclamant, care să fie supuse cenzurii instanței judecătorești, în funcție de circumstanțele concrete a fiecărei cauze în parte.

Raportat la aceste considerente, în rejudecare, la stabilirea întinderii prejudiciului, instanța de apel va avea în vedere toate circumstanțele de fapt ale cauzei, în considerarea tuturor mărcilor europene invocate de către reclamantă și a produselor protejate de către acestea și nu doar prin prisma mărcii europene Vicryl utilizate în România, având în vedere faptul că potrivit Regulamentului privind marca Uniunii Europene, titularul unei astfel de mărci are dreptul să împiedice utilizarea neautorizată a mărcii oriunde în Uniunea Europeană, inclusiv în România, fără să fie obligat să demonstreze o utilizare prealabilă pe acest teritoriu. Totodată, potrivit deciziei Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) pronunțată în cauza C-235/09 a reținut că interzicerea unei contrafaceri pronunțată de o instanță națională sesizată în calitate de instanță competentă în domeniul mărcilor comunitare se extinde, în principiu, la întregul teritoriul al Uniunii Europene, dispoziții din care rezultă că titularul unei mărci europene are dreptul de a acționa împotriva contrafacerii în orice stat membru chiar dacă marca nu a fost utilizată în statul respectiv, putând obține, de principiu, inclusiv despăgubiri aferente faptei de contrafacere, cu condiția ca toate celelalte cerințe să fie îndeplinite.

Raportat la jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene care recunoaște protecția acordată mărcilor la nivel european și impactul negativ al contrafacerii, chiar și în absența utilizării comerciale directe într-un stat membru, neutilizarea de către recurenta-pârâtă a celorlalte mărci europene pe teritoriul României, nu poate reprezenta un impediment la acordarea de daune interese titularului de marcă, ci ar putea constitui un element avut în vedere la determinarea modalităţii concrete de reparaţie şi la dimensionarea întinderii despăgubirilor.

Relevantă în evaluarea prejudiciului este și modalitatea concretă în care a avut loc încălcarea reclamată coroborată cu similaritatea, respectiv complementaritatea produselor protejate de semnele aflate în conflict.

Referitor la complementaritate, Înalta Curte reține că relaţia de complementaritate între produse sau servicii nu este limitată la ipoteza în care un produs sau serviciu este indispensabil sau important pentru utilizarea celuilalt, aceasta fiind una dintre ipotezele în care relaţia în discuţie poate fi stabilită, dar nu unică. Dimpotrivă, relevantă este utilizarea de o aşa manieră încât se poate da naştere riscului de confuzie, ce include şi riscul de asociere, respectiv ca legătura constatată între produse să permită publicului ţintă aprecierea că răspunderea fabricării acestor produse sau a prestării acestor servicii ar putea reveni aceleiași întreprinderi. O atare legătură se poate reţine, de exemplu, atunci când produsele au aceeaşi natură, sunt destinate aceluiaşi tip de public şi sunt comercializate utilizând aceleaşi canale de distribuţie, dar în acelaşi timp sunt substituibile ori sunt folosite frecvent împreună, împrejurări care, dacă sunt toate incidente, sunt apte a crea impresia consumatorului că provin de la aceeaşi întreprindere.

Aceasta este situația în prezenta cauză în contextul în care atât produsele protejate de mărcile recurentei ce fac parte din categoria consumabilelor medicale utilizate în scop de fixare/sudură, cât și cele produse și utilizate de pârâtă sub semnele Bicril și Bicril Rapid, precum firele de sutură, sunt folosite în general în cadrul operațiilor chirurgicale.

Față de aceste considerente, în analiza cererii de despăgubire, instanţa de apel urmează să se raporteze la existenţa încălcării astfel cum a fost constatată deja, la modalitatea concretă de săvârșire a faptei ilicite, prin raportare la similaritatea, respectiv complementaritatea produselor ce fac obiectul încălcării, la considerentele care recunosc – de principiu – existenţa unui prejudiciu suferit de titular şi, consecutiv, la celelalte cerinţe ale răspunderii pentru fapta ilicită – vinovăţia şi legătura de cauzalitate –, apărările formulate în cauză şi la circumstanţele particulare ale cauzei, astfel cum rezultă din faptele pe care instanţa de apel le va analiza.

Față de considerentele expuse, Înalta Curte a respins recursul formulat de recurenta-pârâtă B. S.R.L., împotriva deciziei civile nr. 874A/2023, pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a IV-a civilă și a admis recursul formulat de reclamanta A. împotriva aceleiași decizii, a casat hotărârea recurată și a trimis cauza spre rejudecare către aceeași curte de apel.