Trademark infringement via domain name: risk of confusion, weakly distinctive marks, and cessation of use as defense to counterfeiting action

asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

I. Circumstanţele cauzei:

I.1. Obiectul cererii de chemare în judecată:

Prin cererea înregistrată la data de 18 septembrie 2019 pe rolul Tribunalului Bucureşti, secţia a IV-a civilă, sub nr. x/2019, reclamanta A., în contradictoriu cu pârâţii B. şi Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti, a solicitat instanţei să dispună interzicerea utilizării de către pârât, în orice mod, a semnelor "mirodenya" şi "mirodenii", precum şi a oricărui semn identic sau similar cu mărcile "C., de la D.", "C., gust de vis fără nici un compromis" şi "C." ca parte a numelor de domeniu mirodenya.ro şi mirodenii-shop.ro, inclusiv în scop publicitar, atât în mediul online cât şi offline, de natură a aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală exclusive aparţinând A.; transferul numelor de domeniu mirodenya.ro şi mirodenii-shop.ro către A. şi obligarea ICI la efectuarea operaţiunilor necesare în vederea operării transferului; obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de prezentul litigiu.

I.2. Sentinţa pronunţată de Tribunalul Bucureşti, în primă instanţă:

Prin sentinţa civilă nr. 1315 din 21 septembrie 2020, Tribunalul Bucureşti, secţia a IV-a civilă a admis în parte cererea formulată de reclamanta A., în contradictoriu cu pârâţii B. şi Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti; a interzis utilizarea de către pârâtul B., în orice mod, a semnelor "mirodenya" şi "mirodenii", precum şi a oricărui semn identic sau similar cu mărcile "C., de la D.", "C., gust de vis fără nici un compromis" şi "C.", ca parte a numelor de domeniu mirodenya.ro şi mirodenii-shop.ro, inclusiv în scop publicitar, atât în mediul online, cât şi offline, de natură a aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală exclusive aparţinând reclamantei A.; a obligat pârâtul B. să transfere numele de domeniu mirodenii-shop.ro către A.; a obligat pârâtul E. la efectuarea operaţiunilor necesare în vederea operării transferului anterior menţionat; a respins ca rămase fără obiect capetele de cerere referitoare la numele de domeniu mirodenya.ro; a obligat pârâtul B. să plătească reclamantei A. cheltuieli de judecată în cuantum de 14.717,78 RON (onorariu avocaţial, taxă judiciară de timbru).

I.3. Decizia pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, în apel:

Prin decizia civilă nr. 570A din 06 aprilie 2022, Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă a admis apelul declarat de apelantul-pârât B. împotriva sentinţei civile nr. 1315 din 21 septembrie 2020, pronunţate de Tribunalul Bucureşti, secţia a IV-a civilă în dosarul nr. x/2019, în contradictoriu cu intimata-reclamantă A. şi cu intimatul-pârât Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti; a schimbat în parte sentinţa apelată în sensul că a respins cererea de interzicere a utilizării de către pârât, în orice mod, a semnelor "mirodenii" şi a oricărui semn identic sau similar cu mărcile "C., de la D.", "C., gust de vis fără nici un compromis" şi "C." ca parte a numelui de domeniu mirodenii-shop.ro, şi de transfer al numelui de domeniu mirodenii-shop.ro către A.; a menţinut celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate; a obligat intimate-reclamantă la 2.000 RON cheltuieli de judecată în apel către apelant.

II. Calea de atac exercitată în cauză:

Împotriva deciziei civile nr. 570A din 06 aprilie 2022, pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă, au declarat recurs reclamanta A. şi pârâtul B..

Calea de atac a fost înregistrată pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, secţia I civilă, la data de 19 octombrie 2023, sub nr. x/2019, fiind repartizată computerizat aleatoriu, spre soluţionare, completului filtru nr. 2, care, prin rezoluţia din 24 octombrie 2023, a dispus efectuarea procedurilor de comunicare, astfel cum acestea sunt reglementate de dispoziţiile art. 490 alin. (2) C. proc. civ., stabilind în cadrul verificărilor privind îndeplinirea cerinţelor de formă prevăzute de art. 486 alin. (1) lit. a), c)-e) C. proc. civ. că cererea de recurs formulate de reclamanta A. cuprinde menţiunile privind denumirea şi sediul, indicarea hotărârii care se atacă, semnătura reprezentantului conventional F., fără împuternicire avocaţială în cadrul dosarului de recurs, partea a fost reprezentată de avocet G., cu împuternicire avocaţială la dosarul de apel), recurenta-reclamantă a procedat la încadrarea criticilor formulate în motivele de casare reglementate de art. 488 alin. (1) pct. 6 şi 8 C. proc. civ. s-a făcut dovada acxhitării taxei judiciare de timbre în cuantum de 200 RON (dovada la fila x), conform dispoziţiilor art. 24 alin. (1) şi (2) raportat la art. 13 lit. c) din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.

Cu privire la recursul declarat de pârâtul B., prin aceeaşi rezoluţie, s-a reţinut că cererea de recurs îndeplineşte cerinţele impuse de dispoziţiile art. 486 alin. (1) lit. a), c) şi e) C. proc. civ., cuprinzând: menţiunile privind numele, prenumele şi domiciliul recurentului-pârât; indicarea hotărârii care se atacă; semnătura electronică (avocat H., fără împuternicire avocaţială în cadrul dosarului de recurs; a reprezentat partea în faza apelului - împuternicire avocaţială în copie aflată la dosarul de apel); în ceea ce priveşte cerinţa impusă de lit. d) a aceluiaşi articol, se constată că recurentul-pârât a procedat la încadrarea criticilor formulate în motivul de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ. s-a făcut dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 100 RON (dovada la fila x), conform dispoziţiilor art. 24 alin. (2) raportat la art. 13 lit. c) din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.

II.1. Motivele de recurs:

II.1.1. Recursul declarat de reclamanta A.:

Recurenta-reclamantă a solicitat admiterea recursului, casarea hotărârii atacate, cu consecinţa trimiterii cauzei spre rejudecarea apelului, cu obligarea pârâtului la suportarea cheltuielilor de judecată ocazionate de soluţionarea recursului.

În dezvoltarea motivelor de recurs, prin prisma dispoziţiilor art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., a arătat că instanţa de apel a reţinut în mod greşit că analiza distinctivităţii mărcilor reclamantei trebuie realizată la data înregistrării de către intimat a numelor de domeniu, respectiv anul 2015, însă, faţă de primul capăt de cerere, trebuia raportată la data introducerii cererii de chemare în judecată, respectiv 18 septembrie 2019, faţă de care trebuia să analizeze temeinicia capătului 1 din cererea de chemare în judecată - respectiv dacă până la această dată intimatul i-a încălcat drepturile exclusive.

Or, instanţa de apel a apreciat, astfel, să nu analizeze situaţia de fapt, inclusiv probatoriul până la momentul introducerii acţiunii cu încălcarea principiilor de drept procesual, dar şi a prevederilor legale cuprinse în Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, republicată [art. 39 alin. (2) lit. b) coroborat cu alin. (3)] în ceea ce priveşte capătul 1 din cererea de chemare în judecată.

Procedând în acest mod, instanţa de apel nu a mai analizat întregul probatoriu depus de reclamantă cu privire la distinctivitatea dobândită prin folosinţă a mărcilor sus-menţionate, deşi acest probatoriu a fost încuviinţat de instanţă şi administrat în cauză.

Din perspectiva incidenţei motivului de nelegalitate instituit de dispoziţiile art. 488 alin. (1) pct. 6 C. proc. civ., în ipoteza existenţei unor motive contradictorii, a arătat că instanţa de apel a reţinut că pârâtul nu a folosit în niciun fel mărcile "C., de la D.", "C., gust de vis fara nici un compromis", concluzie ce este contrazisă prin mai multe paragrafe din considerentele aceleaşi decizii, în sensul că fapta constând în înregistrarea numelui de domeniu "mirodenya.ro" a fost de natură să încalce drepturile de proprietate industrială ale reclamantei, având în vedere cvasiidentitatea cu marca C., neînlăturată de înlocuirea literei i cu lit. y), termenul mirodenya putând fi considerat o varietate de scriere a termenului C. şi neputând fi considerat uzual şi descriptiv.

Faptul că a reţinut în cuprinsul hotărârii că apelantul-pârât a folosit semnul mirodenya ca parte a numelui de domeniu mirodenya.ro, utilizat în mod activ pentru promovarea şi comercializarea condimentelor, acest fapt fiind de natură a aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală aparţinând reclamantei, este corect, schimbarea acestei situaţii juridice survenită după promovarea acţiunii nefiind de natură a înlătura sau a şterge faptele anterioare.

Cu toate acestea, instanţa de apel are în vedere că respingerea ca ramase fără obiect a capetelor de cerere referitoare la numele de domeniu mirodenya.ro nu atrage lipsa culpei procesuale a pârâtului, câtă vreme fapta de încălcare a încetat după introducerea acţiunii.

Aşadar, instanţa de apel a concluzionat fără dubiu că intimatul a adus atingere drepturilor de proprietate intelectuală aparţinând reclamantei, confirmând astfel şi reţinerile primei instanţe cu privire la încălcarea mărcilor acesteia sunt predominante astfel încât decizia ar fi trebuit să fie în sensul admiterii capătului 1 de cerere.

Prin completarea motivelor de recurs, cu privire la incidenţa prevederilor art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., a arătat că hotărârea atacată a fost pronunţată cu încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de drept material, având în vedere că instanţa de apel nu a indicat vreun text legal sau jurisprudenţă obligatorie care să definească o marcă slabă şi să precizeze care sunt efectele şi limitările.

Or, instanţa de apel nu a aplicat normele de drept material prevăzute în cuprinsul art. 39 din Legea nr. 84/1998, republicată, pronunţând astfel o hotărâre cu încălcarea legii, în condiţiile în care textul de lege nu face vreo referire la "mărci slabe", la drepturile aferente acestor "mărci slabe" şi nici la restrângerea drepturilor titularilor unor astfel de "mărci slabe".

II.1.2. Recursul declarat de pârâtul B.:

Recurentul-pârât a solicitat admiterea recursului, casarea în parte a hotărârii recurate şi, în consecinţă, trimiterea cauzei, spre rejudecare, instanţei de apel, cu obligarea intimatei-reclamante la plaţa cheltuielilor de judecată ocazionate de soluţionarea prezentei cauze.

În dezvoltarea motivelor de recurs, prin prisma motivului de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., invocând aplicarea greşită de către instanţa de apel a normelor de drept material prevăzute de art. 39 şi art. 45 din Legea nr. 84/1998, o primă critică faţă de hotărârea instanţei de apel vizează modalitatea în care instanţa a reţinut, pe de o parte, în mod corect, faptul că, datorită caracterului slab distinctiv şi descriptiv al mărcii "C.", aceasta nu conferă protecţie titularului său decât în raport de reproducerea într-o formă identică celei înregistrate, utilizarea oricărei forme care prezintă diferente, chiar minore, în raport de aceasta, neavând semnificaţia unei încălcări a drepturilor conferite de marcă, dar, pe de altă parte, în mod contradictoriu cu propriul raţionament, a reţinut şi faptul că denumirea de domeniu "www.x.ro", chiar prezentând unele diferenţe faţă de forma încălcată, încalcă drepturile reclamantei, protejate prin marca menţionată.

O interpretare şi aplicare corectă a dispoziţiilor art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 84/1998 presupune ca titularului unei mărci constituite dintr-un singur termen verbal cu caracter descriptiv pentru produsele din clasa pentru care s-a obţinut înregistrarea, să îi fie asigurată protecţia drepturilor conferite de marcă doar prin raportare la utilizarea unor semne identice, fără niciun element de diferenţiere fată de forma înregistrată, întrucât orice element de diferenţiere, chiar minor, ar putea fi mai degrabă considerat ca aluziv faţă de semnificaţia uzuală a termenului, iar nu faţă de marca compusă exclusiv dintr-un astfel de termen verbal.

În acest sens, eventuala comparaţie între un semn utilizat în comerţ de către o altă persoană decât titularul mărcii şi semnul slab distinctiv, care reprezintă marca, trebuie realizată la nivelul percepţiei de ansamblu, doar o completă identitate din punct de vedere vizual, fonetic şi conceptual putând justifica eventuala constatare a unei încălcări a drepturilor conferite de marcă.

Prin urmare, în mod greşit instanţa de apel, comparând marca "C.", deţinută de către reclamantă, cu denumirea domeniului înregistrat de subsemnat, www.x.ro, a limitat această comparaţie la nivelul identităţii din punct de vedere fonetic, ignorând, pe de o parte diferenţele în plan vizual şi, eventual, conceptual.

Tocmai datorită caracterului slab distinctiv al mărcii (în realitate, gradul minim necesar a fi recunoscut acesteia, odată înregistrată; de altfel, este de presupus că reclamanta nu ar fi putut înregistra această marcă la nivel naţional sau la nivelul Uniunii Europene, întrucât ar fi fost lipsită de caracter distinctiv, simpla sa existenţa ca marcă înregistrată datorindu-se faptului că a fost înregistrată la WIPO, având ca ţară de depozit Germania), identitatea între forma utilizată de către un terţ, pe de o parte, şi forma înregistrată, pe de altă parte, trebuie să fie completă, în plan fonetic, vizual şi conceptual şi, mai mult, este necesar a se acorda prevalentă în comparaţie unuia dintre cele trei planuri în funcţie de modalitatea în care este cel mai probabil ca semnul să fie perceput de consumatori.

Astfel, fiind vorba despre o denumire de domeniu internet, cel mai probabil, comparaţia cea mai relevantă este cea din punct de vedere vizual, întrucât, prin natura sa, numele de domeniu internet va fi mai degrabă scris, decât rostit. Prin urmare, diferenţele vizuale minime între denumirea domeniului şi termenul verbal înregistrat ca marcă (majusculă iniţială "M" în cazul mărcii, minusculă iniţială "m" în cazul numelui de domeniu; litera "i", în cazul mărcii, înlocuită de litera "y" în cazul numelui de domeniu) înlătură practic orice risc de confuzie între cele două semne.

Exemplificativ, în ipoteza în care un consumator ar introduce secvenţa de caractere www.x.ro, i-ar fi imposibil să acceseze domeniul internet www.x.ro, astfel încât un astfel de consumator ar fi în mod evident conştient de diferenţa între semne, iar elementul de diferenţiere între acestea, chiar minor, dobândeşte o deosebită relevanţă, făcând imposibilă apariţia riscului de confuzie.

De asemenea, consumatorul relevant, cunoscând sensul cuvântului "mirodenie", nu va asocia acest termen verbal în mod direct cu marca reclamantei ci, mai degrabă, cu sensul literal al cuvântului, iar în privinţa mărcii, va considera că doar în acele situaţii în care cuvântul este scris cu majusculă si în formă articulată cu articol hotărât enclitic "-a". acesta face referinţă ia marca reclamantei. Absenţa oricărui astfel de detaliu sau înlocuirea lor cu alte elemente, chiar minore, va face ca publicul consumator să perceapă semnul astfel modificat ca pe un semn diferit, indicând o origine comercială diferită decât cea a produselor comercializate sub marca reclamantei.

O interpretare şi aplicare corectă a dispoziţiilor art. 39 alin. (2) lit. a) şi b) din Legea nr. 84/1998 la situaţia de fapt dedusă judecăţii impune constatarea absenţei unei încălcări a drepturilor conferite reclamantei de marca "C.", prin utilizarea numelui de domeniu www.x.ro.

Teza greşitei interpretări şi aplicări de către instanţa de apel a normelor de drept material incidente este confirmată şi prin raportare la dispoziţiile art. 45 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998.

Or, numele de domeniu www.x.ro conţine un termen verbal care reprezintă o modificare minimă, prin înlocuirea literei "i" cu litera "y", a unui cuvânt utilizat în mod uzual pentru a indica felul produselor comercializate. Întrucât această utilizare a termenului verbal nu este realizată sub titlu de marcă, ci tocmai pentru a indica felul produselor comercializate prin intermediul domeniului internet respectiv, este evident faptul că utilizarea acestuia nu poate fi interzisă, în considerarea dispoziţiilor art. 45 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998, de către reclamantă, în calitatea sa de titular al mărcii verbale "C.".

Prin urmare, în mod greşit instanţa de apei a considerat că recurentul a încălcat, prin înregistrarea şi utilizarea domeniului internet cu denumirea www.x.ro, drepturile de proprietate intelectuală conferite reclamantei de marca înregistrată la nivel internaţional cu denumirea "C.".

A precizat că la momentul declanşării prezentului litigiu, pârâtul nu mai utiliza domeniul anterior înregistrat, cu numele www.x.ro, concluzie ce rezultă fără echivoc din înscrisurile depuse în probaţiune de către reclamantă, împreună cu cererea de chemare în judecată - potrivit extrasului privind starea şi titularul domeniului de internet www.x.ro oferit de RoTLD, la nivelul lunii septembrie 2019, anterior înregistrării cererii introductive în prezenta cauză, domeniul de internet în discuţie figura cu status "în curs de ştergere", iar potrivit relaţiilor comunicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti, în răspuns la interpelarea reclamantei, solicitările de modificare/ştergere a domeniilor de internet se procesează în ordine cronologică, putând apărea situaţii în care această ordine nu este respectată.

Chiar la momentul declanşării prezentului litigiu, reclamanta avea cunoştinţă despre faptul că subsemnatul nu mai utilizează domeniul recurentului www.x.ro, acesta fiind în curs de ştergere şi, mai mult, acesta urmând să expire, fără a fi reînnoit, în termen de mai puţin de o lună calendaristică de la momentul înregistrării cererii introductive în prezenta cauză.

Prin urmare, faţă de aceste elemente, probate corespunzător prin ansamblul probelor administrate, în mod evident, nu se poate reţine nicio culpă din partea recurentului, nici chiar sub aspectul culpei procesuale, întrucât nu putea fi ridicată problema "încetării" utilizării unui domeniu de internet, cu privire la care subsemnatul solicitase ştergerea şi nu mai derula niciun fel de comerţ prin intermediul acestuia.

Or, din lectura dispoziţiilor art. 39 alin. (2) din Legea nr. 84/1998, rezultă că, în temeiul acestei norme legale, titularul unui drept exclusiv referitor la o marcă, poate solicita instanţei să oblige o anumită persoană să înceteze utilizarea, însă nu ar putea interzice o utilizare care nu este actuală, respectiv, care nu mai are loc la momentul formulării acţiunii.

Prin urmare, soluţia primei instanţe, de a dispune respingerea acestui capăt de cerere ca rămas fără obiect este eronată, soluţia corectă, fiind aceea a respingerii ca lipsit de obiect, întrucât presupusa activitate de contrafacere derulată de pârât încetase înainte de momentul promovării acţiunii.

În continuare, fiind fundamentat pe o eroare a primei instanţe în privinţa modalităţii de respingere a capătului de cerere referitor la domeniul www.x.ro, raţionamentul instanţei de apel este, la rândul său, eronat, în măsura în care, în rezolvarea apelului în privinţa capătului de cerere referitor la cheltuielile de judecată acordate în etapa fondului, instanţa de apel a reţinut că respingerea cererii introductive, ca rămasă fără obiect, nu poate înlătura culpa procesuală a pârâtului şi, în consecinţă, ar fi justificată obligarea acestuia la plata cheltuielilor de judecată în cuantumul solicitat de către reclamantă în faţa primei instanţe.

În măsura în care, analizând probatoriul, instanţa de apel ar fi observat faptul că pârâtul nu mai utiliza, la nivelul lunii septembrie 2019, domeniul de internet www.x.ro. ar fi constatat că, în considerarea dispoziţiilor art. 39 din Legea nr. 84/1998, nu ar putea fi solicitată încetarea unei utilizări care a fost anterior sistată în mod voluntar şi, în consecinţă, soluţia, care ar fi trebuit pronunţată de prima instanţă, era cea a respingerii cererii ca lipsită de obiect, iar nu ca rămasă fără obiect.

În mod evident, în situaţia în care cererea ar fi fost respinsă în mod corect, ca lipsită de obiect, teza culpei procesuale a pârâtului este exclusă si, în consecinţă, soluţia pronunţată de către instanţa de apel cu privire la motivul de apel privind cheltuielile de judecată este eronat, fiind rezultatul unei greşite interpretări şi aplicări a normelor de drept material.

Cu privire la încălcarea de către instanţa de apel a dispoziţiilor art. 451 şi art. 453 C. proc. civ., a menţionat, sub un prim aspect, că, deşi, situaţia cheltuielilor de judecată ce pot fi acordate părţilor procesului civil este reglementată prin dispoziţii ale C. proc. civ. şi, cei puţin aparent, ar fi o chestiune de drept procesual, iar nu de drept material, care ar face să nu fie incident în acest caz motivul de recurs prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ.

În realitate, având în vedere faptul că unul dintre motivele de apel invocate de pârât a vizat tocmai modalitatea de soluţionare a cererii reclamantei de acordare a cheltuielilor de judecată, modalitatea de soluţionare a capătului de cerere privind cheltuielile de judecată reprezintă o chestiune ce ţine de fondul drepturilor supuse analizei pe calea apelului, iar dispoziţiile ce guvernează acest drept, fiind referitoare la modalitatea de naştere şi exercitare a acestui drept, chiar cuprinse în C. proc. civ., au calitatea de norme de drept material, în raport de cadrul procesual stabilit prin cererea de apel.

Or, tocmai în aplicarea dispoziţiilor legale privind modalitatea de acordare a cheltuielilor de judecată în procesul civil, instanţa de apel a comis o serie de erori de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor relevante din C. proc. civ., acest aspect constituind un temei de nelegalitate, din perspectiva art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., care afectează decizia recurată.

Prin decizia recurată, instanţa de apel a admis apelul pârâtului, fără a face vreo menţiune în sensul că apelul ar fi fost admis doar în parte, soluţie ce ar fi justificat, în temeiul art. 453 alin. (2) C. proc. civ. reducerea proporţională a cheltuielilor de judecată acordate recurentului în apel, de la 3.000 RON la 2.000 RON.

Pe de altă parte, prin admiterea apelului pârâtului, hotărârea primei instanţe a fost desfiinţată, fie şi în parte, situaţie în care cererea introductivă a fost respinsă în integralitate, în parte ca neîntemeiată, în parte ca rămasă fără obiect, situaţie în care nu mai subzistă în cauză ipoteza reglementată prin art. 453 alin. (1) C. proc. civ., pârâtul neavând calitatea de parte perdantă a procesului, în condiţiile în care pretenţiile intimatei-reclamante au fost respinse în integralitatea sa.

Chiar acceptând interpretarea dată de instanţa de apel, potrivit căreia soluţia de respingere a unui capăt de cerere ca rămas fără obiect nu lipseşte de justificare acordarea de cheltuieli de judecată reclamantei, în acest caz, reclamanta s-ar regăsi în ipoteza reglementată de art. 453 alin. (2) C. proc. civ., respectiv, cheltuielile de judecată solicitate i-ar putea fi acordate doar parţial, proporţional cu partea de cerere care i-a fost respinsă ca rămasă fără obiect.

De asemenea, soluţia instanţei de apel, în sensul menţinerii dispoziţiilor din hotărârea primei instanţe cu privire la cheltuielile de judecată acordate reclamantei nu este în concordanţă cu dispoziţiile art. 451 alin. (2) şi art. 453 alin. (2) C. proc. civ.

Or, din analiza desfăşurării prezentului proces, în faţa instanţei de fond, rezultă că prin cererea introductivă nu au fost formulate pretenţii de natură patrimonială şi, în consecinţă, onorariul avocaţial dispus în sarcina pârâtului cu titlu de cheltuieli de judecată acordate reclamantei este disproporţionatul raport cu valoarea cauzei; în cadrul procesului, în faţa instanţei de fond, cauza a fost soluţionată în doar două termene de judecată, iar întâmpinarea formulată de pârât a fost înlăturată în mod greşit, în integralitatea sa, din analiza cauzei.

Prin urmare, componenta onorariului avocaţial, din cadrul cheltuielilor de judecată acordate reclamantei, este vădit disproporţionată în raport cu activitatea desfăşurată efectiv de avocat - acesta a redactat cererea introductivă, a asigurat reprezentarea la două termene de judecată, dintre care, în cazul primului termen, s-a dispus amânarea cauzei fără discuţii, iar ulterior a redactat note scrise care, contrar reţinerilor instanţei de apel, nu au presupus elaborarea unui alt raţionament juridic, întrucât apărările pârâtului din întâmpinare au fost ignorate de către prima instanţă, astfel încât avocatul reclamantei nu a avut nevoie să îsi adapteze, modifice sau completeze susţinerile în funcţie de apărările pârâtului.

A menţionat că cheltuielile de judecată acordate reclamantei cu titlu de onorariu avocaţial au o valoare disproporţionată şi în raport cu circumstanţele cauzei, criteriu în raport de care instanţa de apel ar fi trebuit să observe faptul că pârâtul a acţionat cu bună-credinţă şi anterior iniţierii procesului, solicitând ştergerea unuia dintre domenii şi nesolicitând prelungirea drepturilor privind celălalt domeniu.

De asemenea, referitor la circumstanţele concrete ale cauzei, instanţa de apel ar fi trebuit să observe dezechilibrul economic vădit între părţile litigiului, respectiv, faptul că reclamanta este o societate multinaţională, cu o cifră de afaceri considerabilă, în timp ce subsemnatul este o persoană fizică, derulând o activitate comercială de o întindere relativ redusă.

Prin urmare, şi raportat la acest criteriu ar fi fost necesară reducerea corespunzătoare a valorii cheltuielilor de judecată acordate reclamantei.

În fine, în raport de soluţia pronunţată de către prima instanţă, de admitere în parte a acţiunii - este evident că, potrivit dispoziţiilor art. 453 alin. (2) C. proc. civ., se impunea reducerea proporţională a valorii cheltuielilor acordate.

Cu atât mai mult, în raport de modalitatea de soluţionare a apelului, prin care a fost desfiinţată în parte hotărârea primei instanţe şi a fost respinsă în tot cererea introductivă, reclamanta nu mai are calitatea de parte care a câştigat procesul şi, în consecinţă, nu mai poate justifica acordarea de cheltuieli de judecată.

Chiar dacă s-ar reţine interpretarea instanţei de apel, în sensul că respingerea unui capăt de cerere, ca rămas fără obiect, dă în continuare dreptul reclamantei, care a pierdut procesul, de a cere cheltuieli de judecată, cheltuielile efectiv acordate trebuie stabilite proporţional cu partea din cerere care i-a fost admisă, astfel încât menţinerea de către instanţa de apel a dispoziţiilor referitoare la cheltuielile de judecată din sentinţa pronunţată în etapa fondului reprezintă o soluţie nelegală, pronunţată ca rezultat al unei greşite interpretări şi aplicări a normelor de drept material.

II.2. Apărările formulate în cauză:

La data de 28 noiembrie 2023, prin poştă electronică, în termen legal, intimatul-pârât Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti, a depus întâmpinare la recursurile formulate în cauză, prin care a solicitat, în principal admiterea excepţiilor lipsei calităţii sale procesuale pasive, lipsa de interes a tuturor capetelor de cerere în contradictoriu cu intimatul-pârât, inadmisibilitatea cererii faţă de acesta, iar în subsidiar, respingerea tuturor capetelor de cerere în contradictoriu cu intimatul-pârât ca fiind nefondate, cu respingerea cererii de cheltuieli de judecată şi, în consecinţă, respingerea recursului.

În susţinerea poziţiei sale procesuale, a arătat, în esenţă, că nu are calitate procesuală pasivă în condiţiile în care recursul este declarat în legătură cu domeniile menţionate şi care nu îi aparţin, susţinând că la data comunicării cererii de chemare în judecată a dispus blocarea domeniilor în dispută, astfel că acestea nu mai pot fi transferate, şterse sau modificate de deţinător, sens în care cererea este inadmisibilă şi lipsită de interes.

La data de 04 decembrie 2023, în termen legal, prin poştă electronică, reclamanta A. a depus întâmpinare la recursul declarat de pârâtul B., prin care a invocat, în principal, excepţiile nulităţii şi inadisibilităţii recursului, iar în subsidiar a solicitat respingerea căii de atac, ca nefondate.

Cu privire la excepţia nulităţii celui de-al doilea motiv de recurs, a arătat că recurentul-pârât prin acesta urmăreşte o reanalizare a probatoriului administrat în faţa instanţei de fond, ceea ce nu este permis în recurs.

Cu privire la excepţia inadmisibilităţii căii de atac a precizat că motivul de casare ce priveşte cheltuielile de judecată nu se încadrează în dispoziţile art. 488 alin. (1) C. proc. civ., făcând trimitere la decizia nr. 3, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în soluţionarea unui recurs în interesul legii.

Pe fondul recursului, a susţinut că instanţa de apel a realizat o analiză corectă a indetităţii/similiarităţii semenelor aflate în conflict pornind de la principiul consacrat pe cale jurisprudenţială de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, şi anume analiza globală a semnelor aflate în conflict.

Cu privire la proporţionalitatea şi caracterul rezonabil al cheltuielilor de judecată acordate de Tribunalul Bucureşti, recurenta-reclamantă a precizat că activitatea reprezentanţilor convenţionali (referitor la onorariile avocaţiale) a implicat un grad de specializare în domeniul proprietăţii industriale şi o serie largă de activităţi, care nu s-au desfăşurat nu doar în faţa instanţei de judecată, care s-au datorat faptelor ilicite ale recurentului-pârât, care fiind căzut în pretenţii s-a reţinut culpa sa.

La data de 11 martie 2024, prin poştă electronică, recurenta-reclamantă şi recurentul-pârât au depus concluzii scrise, prin care au solicitat admiterea recursurilor promovate în cauză.

II.3. Procedura derulată în faţa Înaltei Curţi:

Reţinând incidenţa dispoziţiilor art. 24 C. proc. civ., potrivit cărora:

"Dispoziţiile legii noi de procedură civilă se aplică numai proceselor şi executărilor silite începute după intrarea acesteia în vigoare", se constată că recursul nu a parcurs procedura de filtru, prevăzută de art. 493 C. proc. civ., având în vedere că cererea de chemare în judecată a fost înregistrată la data de 18 septembrie 2019, ulterior datei de 21 decembrie 2018, când a intrat în vigoare Legea nr. 310/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind C. proc. civ., precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, prin care a fost abrogat art. 493 din C. proc. civ.

În cauză a fost parcursă procedura de regularizare a cererilor de recurs şi de efectuare a comunicării actelor de procedură între părţile litigante, prevăzută de art. 486 C. proc. civ., coroborat cu art. 490 alin. (2), art. 4711 şi art. 201 alin. (5) şi (6) C. proc. civ., cu aplicare şi a dispoziţiilor O.U.G. nr. 80/2013.

În temeiul art. 490 alin. (2), coroborat cu art. 4711 alin. (5) C. proc. civ., prin rezoluţia din data de 11 decembrie 2023, s-a fixat termen de judecată pentru soluţionarea recursurilor la data de 27 februarie 2024, în şedinţă publică, cu citarea părţilor.

II.4. Soluţia şi considerentele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie:

Examinând decizia recurată, prin prisma criticilor formulate şi prin raportare la actele şi lucrările dosarului şi la dispoziţiile legale aplicabile, Înalta Curte constată următoarele:

După cum rezultă din menţiunile cuprinse la pct. I al prezentei decizii, prima instanţă a interzis utilizarea de către pârâtul B., în orice mod, a semnelor "mirodenya" şi "mirodenii", precum şi a oricărui semn identic sau similar cu mărcile "C., de la D.", "C., gust de vis fără nici un compromis" şi "C.", ca parte a numelor de domeniu mirodenya.ro şi mirodenii-shop.ro, inclusiv în scop publicitar, atât în mediul online, cât şi offline, de natură a aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală exclusive aparţinând reclamantei A.; a obligat pârâtul B. să transfere numele de domeniu mirodenii-shop.ro către A.; a obligat pârâtul E. la efectuarea operaţiunilor necesare în vederea operării transferului anterior menţionat; a respins ca rămase fără obiect capetele de cerere referitoare la numele de domeniu mirodenya.ro; a obligat pârâtul B. să plătească reclamantei A. cheltuieli de judecată în cuantum de 14.717,78 RON (onorariu avocaţial, taxă judiciară de timbru).

Prin decizia pronunţată în apel, sentinţa apelată a fost schimbată în parte, fiind respinsă cererea de interzicere a utilizării de către pârât, în orice mod, a semnelor "mirodenii" şi a oricărui semn identic sau similar cu mărcile "C., de la D.", "C., gust de vis fără nici un compromis" şi "C." ca parte a numelui de domeniu mirodenii-shop.ro, şi de transfer al numelui de domeniu mirodenii-shop.ro către A. .

Din interpretarea coroborată a dispozitivelor hotărârilor succesive pronunţate de cele două instanţe de fond rezultă că, în final, instanţa de apel a interzis utilizarea de către pârâtul B., în orice mod, a semnului "mirodenya" şi a respins ca rămase fără obiect capetele de cerere referitoare la numele de domeniu mirodenya.ro.

Totodată, instanţa de apel a păstrat obligarea pârâtului B. să plătească reclamantei A. cheltuieli de judecată în cuantum de 14.717,78 RON (onorariu avocaţial, taxă judiciară de timbru).

Împotriva acestei decizii a declarat recurs, în primul rând, reclamanta A., care urmează a fi respins ca nefondat.

În primul rând, reclamanta critică statuarea potrivit căreia analiza distinctivităţii mărcilor reclamantei trebuie realizată la data înregistrării de către intimat a numelor de domeniu, respectiv anul 2015, în vreme ce, potrivit recurentei, reperul legal potrivit este momentul introducerii acţiunii deduse judecăţii de faţă.

Acest motiv nu poate fi primit.

Potrivit art. 39 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, în forma în vigoare la data sesizării instanţei, (1) Înregistrarea mărcii conferă titularului său un drept exclusiv asupra mărcii. (2) Fără a aduce atingere drepturilor titularilor dobândite înainte de data depunerii cererii sau de data de prioritate a mărcii înregistrate, titularul acesteia poate cere instanţei judecătoreşti competente, printr-o acţiune în contrafacere, să interzică terţilor să utilizeze, în activitatea lor comercială, fără consimţământul său:

a) un semn identic mărcii, pentru produse sau servicii identice celor pentru care marca a fost înregistrată;

b) un semn pentru care, datorită faptului că este identic sau asemănător cu o marcă şi din cauză că produsele sau serviciile cărora li se aplică marca sunt identice sau similare, există un risc de confuzie în percepţia publicului, incluzând riscul de asociere între semn şi marcă (…)

Recurenta pretinde că, prin statuarea criticată, Curtea de Apel a încălcat dispoziţiile art. 39 alin. (1) lit. b) şi ale alin. (3) din Legea nr. 84/1998, însă nu dezvoltă o veritabilă critică de nelegalitate, prin care să arate cum trebuie interpretate textele de lege indicate şi care sunt elementele din care rezultă necesitatea evaluării gradului de distinctivitate al mărcii care constituie temeiul acţiunii în contrafacere prin raportare la data introducerii acestei acţiuni.

Instanţa judecătorească a fost învestită cu o acţiune în contrafacere, acţiune care tinde la înlăturarea atingerilor ilicite aduse dreptului exclusiv conferit recurentei-reclamante de mărcile sale înregistrate. Ca urmare, pentru evaluarea existenţei unei atingeri ilicite, relevant este gradul de distinctivitate dobândit de mărcile înregistrate de recurenta-reclamantă, la data pretinsei contrafaceri, respectiv la data înregistrării numelor de domeniu la care se referă acţiunea de faţă.

Rezultă prin urmare că această critică nu poate fi reţinută, fiind nefondată. În consecinţă, nu pot fi primite nici criticile cu caracter subsecvent, constând în neanalizarea probelor referitoare la distinctivitatea dobândită prin folosire ulterior anului 2015, această omisiune de analiză fiind rezultatul statuării în drept confirmate prin respingerea motivului de nelegalitate formulat. Nu sunt, prin urmare, incidente prevederile art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ.

O altă categorie de critici priveşte greşita statuare a instanţei de apel cu privire la caracterul slab distinctiv al mărcilor pe care se fundamentează acţiunea recurentei-reclamante. În această privinţă, recurenta-reclamantă arată că hotărârea atacată a fost pronunţată cu încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de drept material, având în vedere că instanţa de apel nu a indicat vreun text legal sau jurisprudenţă obligatorie care să definească o marcă slabă şi să precizeze care sunt efectele şi limitările acestei calificări. Se invocă pe cale de consecinţă încălcarea dispoziţiilor art. 39 din Legea nr. 84/1998.

Nici această critică nu poate determina reformarea deciziei recurate, pentru motivele care urmează.

După cum rezultă din dispoziţiile art. 39 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998, la cererea titularului mărcii poate fi interzisă utilizarea unui semn pentru care, datorită faptului că este identic sau asemănător cu o marcă şi din cauză că produsele sau serviciile cărora li se aplică marca sunt identice sau similare, există un risc de confuzie în percepţia publicului, incluzând riscul de asociere între semn şi marcă. Pentru a se reţine contrafacerea în această ipoteză normativă, este necesar să se reţină existenţa unui risc de confuzie, fie directă (publicul crede că produsul ori serviciul provine de la titularul mărcii), fie indirectă (publicul asociază semnul cu marca, existând aşadar riscul de alterare a funcţiilor specifice mărcii).

Corespunde unei jurisprudenţe constante că riscul de confuzie între marca înregistrată şi semnul folosit ca marcă (inclusiv numele de domeniu) se evaluează global, examinându-se impresia globală produsă asupra consumatorului obişnuit şi rezonabil de avizat din punct de vedere vizual, fonetic şi conceptual (C - 334/05, OAPI/Shaker).

Existenţa unui risc de confuzie depinde de numeroşi factori şi mai ales de cunoaşterea mărcii pe piaţă, de asocierea care poate fi făcută cu semnul utilizat sau înregistrat, de gradul de similitudine între marcă şi semn şi între produsele sau serviciile desemnate. Riscul de confuzie trebuie apreciat, aşadar, în mod global, ţinând seama de toţi factorii pertinenţi din cauză (C - 39/97, Canon, pct. 16; C - 705/17, Hannsson, pct. 41).

În ceea ce priveşte distinctivitatea, trebuie reţinut că, odată înregistrată, orice marcă este prezumată a avea fie şi un nivel minim de distinctivitate, distinctivitatea neputând fi negată pur şi simplu pe cale incidentală, într-o acţiune în apărarea drepturilor (în acest sens, a se vedea şi C 196/11, F 1 Live)

Atât jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, cât şi jurisprudenţa naţională admit însă în mod constant că există grade diferite de distinctivitate a mărcilor înregistrate; cu cât este o marcă mai distinctivă, va fi suficient un grad mai redus de similaritate pentru a se reţine riscul de confuzie între marcă şi semn - fie şi riscul de confuzie indirectă, sub forma asocierii produselor şi serviciilor celor două întreprinderi concurente. Dimpotrivă, cu cât marca are o distinctivitate mai redusă, spre exemplu întrucât are un pronunţat caracter descriptiv al produsului ori serviciului oferit, în contextul analizei de ansamblu arătate în cele ce preced, riscul de confuzie va tinde să fie reţinut cu precădere în cazul unei similarităţi mai ridicate între marcă şi semn, de natură a face să se reţină riscul de confuzie chiar şi în cazul distinctivităţii mai reduse.

În cauzele C-251/95, SABEL v Puma, precum şi C 39/97, Canon, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a statuat că riscul de confuzie este mai mare în cazul mărcilor care beneficiază de o distinctivitate sporită - indiferent dacă aceasta rezultă din chiar caracteristicile mărcii ori din renumele acesteia pe piaţă, în cazul mărcilor notorii - şi mai redusă în cazul mărcilor mai puţin distinctive (de asemenea, T - 102/14, Deutsche Post AG/OAPI).

S-a reţinut în jurisprudenţa Curţii de Justiţie că elementele descriptive, nedescriptive sau cu caracter distinctiv scăzut ale unei mărci complexe au în general o pondere mai redusă în cadrul analizei similitudinii dintre semne decât elementele care prezintă un caracter distinctiv mai important, care au de asemenea o capacitate mai mare de a domina impresia de ansamblu produsă de această marcă.

Pe de altă parte, în cazul în care marca anterioară şi semnul a cărui înregistrare se solicită coincid într-un element cu caracter distinctiv slab sau descriptiv în ceea ce priveşte produsele şi serviciile în cauză, este real că aprecierea globală a riscului de confuzie va conduce în mod frecvent la constatarea inexistenţei acestui risc.

Totuşi, constatarea existenţei unui risc de confuzie nu poate, datorită interdependenţei factorilor relevanţi în acest sens, să fie exclusă ex ante şi indiferent de situaţie. Aaprecierea individuală a fiecărui semn pentru a se determina impresia de ansamblu degajată de acesta, astfel cum este impusă de jurisprudenţa constantă a Curţii, trebuie efectuată în funcţie de circumstanţele specifice ale speţei, iar nu în temeiul unor prezumţii cu caracter general, precum inexistenţa riscului de confuzie în cazul unor elemente descriptive ori cu grav scăzut de distinctivitate (C - 705/17, Hannsson, pct. 53 - 55).

Aplicând aceste principii jurisprudenţiale cauzei de faţă, se constată că prin decizia recurată s-a reţinut, în primul rând, că reclamanta este titulara mărcii verbale "C., de la D." înregistrată la OSIM sub nr. x la data de 18 octombrie 2010, pentru clasele 29 şi 30, inclusiv pentru condimente şi mirodenii, mărcii verbale "C., gust de vis fără nici un compromis" înregistrată la OSIM sub nr. x la data de 25 mai 2010, pentru clasele 29 şi 30, inclusiv pentru condimente şi mirodenii şi a mărcii verbale "C." înregistrată la WIPO sub nr. x la data de 07.10.2010, pentru clasele 29, 30.

În ceea ce priveşte marca "C.", Curtea de Apel s-a raportat la înţelesul comun al substantivului mirodenie (plural: mirodenii) pentru a aprecia că această marcă ar fi intrat sub incidenţa art. 5 alin. c) şi d) din Legea nr. 84/1998: c)- mărci compuse exclusiv din semne sau din indicaţii devenite uzuale în limbajul curent (...) şi d) - mărci compuse exclusiv din semne sau din indicaţii, putând servi în comerţ pentru a desemna felul, calitatea, cantitatea, destinaţia, valoarea, provenienţa geografică sau data fabricaţiei produsului ori a prestării serviciului sau alte caracteristici ale acestora.

Reclamanta a inregistrat la nivel international marca verbală "C.", in virtutea faptului că, la nivelul limbilor de circulatie internaţională, elementul verbal "mirodenie" nu are aceeaşi semnificatie ca in limba română, deci nu poate fi socotit descriptiv, apărând ca fiind lipsit de semnificaţie intrinsecă, deci fantezist.

Curtea a reţinut însă şi că, prin înregistrare se prezumă că marca îndeplineşte un minim de distinctivitate, protecţia fiind restrânsă, în principiu, la forma în care a fost înregistrată.

În ceea ce priveşte marca verbală "C., de la D.", Curtea constată că elementul dominant trebuie socotit elementul "D.", atat pentru considerentele anterior expuse, conform cărora un termen uzual nu poate fi înregistrat ca marcă şi deci nu poate fi socotit nici dominant în cadrul mărcii, cat şi pentru faptul că elementul "D." centrează atenţia asupra producătorului, îndeplinind astfel funcţia specifică a mărcii, de a indica provenienţa produselor sau serviciilor.

În ceea ce priveste marca verbală "C., gust de vis fără nici un compromis", Curtea de Apel s-a raportat la jurisprudenţa relevantă a Curţii de Justiţie în materia semnelor verbale cu conotaţie elogioasă (sloganuri), pentru a concluziona că li se aplică aceleaşi criterii precum cele incidente altor tipuri de mărci verbale, dar şi că marca urmează a fi considerată protejată ca ansamblu, în formula în care a fost înregistrată, iar nu prin raportare la diferitele părţi componente, care intră sub incidenţa art. 5 lit. c) şi d) din Legea nr. 84/1998.

Raportându-se la numele de domeniu de internet înregistrate de recurentul-pârât B., respectiv "mirodenii-shop.ro" şi "mirodenya.ro", Curtea de Apel a reţinut că protectia marcilor "C.", "C., de la D." şi "C., gust de vis fără nici un compromis" se limitează la forma înregistrată şi nu acoperă şi elementele folosite uzual în limbaj curent, respectiv termenii mirodenie/mirodenii. În consecinţă, s-a reţinut neîncălcarea mărcilor recurentei-reclamante prin folosirea numelui de domeniu "mirodenii-shop.ro".

Chiar dacă într-o manieră succintă, Curtea de Apel a aplicat criteriile relevante rezultate din jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi a concluzionat în mod legal că, în contextul unei analize de ansamblu, semnul verbal mirodenii-shop.ro are un caracter descriptiv pentru substantivul comun mirodenii, neexistând risc de confuzie cu mărcile opuse de recurenta-reclamantă.

De vreme ce instanţa devolutivă a enunţat şi aplicat corect criteriile de evaluare a similitudinii şi riscului de confuzie între mărci şi semnul folosit, criticile formulate sunt nefondate, nefiind apte să releve o interpretare şi aplicare greşită a legii, în sensul dispoziţiilor art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ.

Din perspectiva incidenţei motivului de nelegalitate instituit de dispoziţiile art. 488 alin. (1) pct. 6 C. proc. civ., recurenta a susţinut existenţa unor motive contradictorii, arătând că instanţa de apel a reţinut că pârâtul nu a folosit în niciun fel mărcile "C., de la D.", "C., gust de vis fara nici un compromis", concluzie ce este contrazisă prin mai multe paragrafe din considerentele aceleaşi decizii, în sensul că fapta constând în înregistrarea numelui de domeniu "mirodenya.ro" a fost de natură să încalce drepturile de proprietate industrială ale reclamantei, având în vedere cvasiidentitatea cu marca C., neînlăturată de înlocuirea literei i cu lit. y), termenul mirodenya putând fi considerat o varietate de scriere a termenului C. şi neputând fi considerat uzual şi descriptiv.

Trebuie observat că nu există nicio contrarietate între considerentele instanţei de apel, în maniera susţinută de recurenta-reclamantă.

Prin considerentele deja analizate în cele ce preced, instanţa de apel a reţinut că folosirea semnului mirodenii-shop.ro nu aduce atingere celor trei mărci invocate de recurenta-reclamantă, inexistenţa riscului de confuzie fiind reţinută, între altele, şi prin raportare la caracterul slab distinctiv al mărcii C., respectiv prin raportare la diferenţele semnificative între mărcile verbale "C., de la D.", respectiv "C., gust de vis fără nici un compromis", pe de-o parte, şi semnele folosite, pe de altă parte. S-a arătat astfel că protecţia mărcilor se limitează la forma inregistrată şi nu acoperă şi elementele folosite uzual in limbaj curent, respectiv termenii mirodenie/mirodenii.

În schimb, în ceea ce priveşte celălalt nume de domeniu, mirodenya.ro, Curtea de Apel a reţinut că înregistrarea numelui de domeniu "mirodenya.ro" a fost de natură să încalce drepturile de proprietate industrială ale reclamantei, avand in vedere cvasiidentitatea cu marca C., neînlăturată de înlocuirea literei "i" cu litera "y", termenul mirodenya putând fi considerat o varietate de scriere a termenului "I."a si neputând fi considerat uzual şi descriptiv.

Or, din expunerea succesivă a considerentelor Curţii de Apel rezultă cu evidenţă lipsa contrarietăţii, de vreme ce s-a reţinut că elementele folosite uzual in limbaj curent sunt termenii mirodenie/mirodenii, în vreme ce paragraful următor se referă la marca C., respectiv la numele de domeniu mirodenya.ro.

Nu se poate, prin urmare, constata o contradicţie sancţionabilă sub imperiul cazului de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 6 C. proc. civ., ci despre o evaluare diferită a similarităţii şi riscului de confuzie în cele două situaţii de asemenea (sensibil) diferite. Pe de altă parte, în măsura în care ar tinde să afirme că se impune o analiză similară şi în privinţa semnului verbal mirodenya.ro, practic recurenta-reclamantă ar tinde la respingerea în tot a acţiunii sale, ceea ce însă în mod evident nu îi profită şi nici nu reprezintă finalitatea reală a criticilor formulate.

Se constată prin urmare că recursul reclamantei este în întregime nefondat, nefiind incidente cazurile de casare prevăzute de art. 488 alin. (1) pct. 6 şi 8 C. proc. civ., motiv pentru care recursul va fi respins ca atare (art. 496 alin. (1) C. proc. civ.).

În ceea ce priveşte recursul pârâtului B., acesta susţine în primul rând, în mod amplu, că în mod greşit instanţa de apei a considerat că recurentul a încălcat, prin înregistrarea şi utilizarea domeniului internet cu denumirea www.x.ro, drepturile de proprietate intelectuală conferite reclamantei de marca înregistrată la nivel internaţional cu denumirea "C.", diferenţele amplu discutate fiind de natură a înlătura orice risc de confuzie.

De asemenea, recurentul-pârât invocă faptul că nu mai utiliza domeniul anterior înregistrat, cu numele www.x.ro, concluzie ce rezultă fără echivoc din înscrisurile depuse în probaţiune de către reclamantă, împreună cu cererea de chemare în judecată - potrivit extrasului privind starea şi titularul domeniului de internet www.x.ro oferit de RoTLD, la nivelul lunii septembrie 2019, anterior înregistrării cererii introductive în prezenta cauză, domeniul de internet în discuţie figura cu status "în curs de ştergere", iar potrivit relaţiilor comunicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti, în răspuns la interpelarea reclamantei, solicitările de modificare/ştergere a domeniilor de internet se procesează în ordine cronologică, putând apărea situaţii în care această ordine nu este respectată.

Potrivit recurentului, chiar la momentul declanşării prezentului litigiu, reclamanta avea cunoştinţă despre faptul că pârâtul nu mai utilizează domeniul www.x.ro, acesta fiind în curs de ştergere şi, mai mult, acesta urmând să expire, fără a fi reînnoit, în termen de mai puţin de o lună calendaristică de la momentul înregistrării cererii introductive în prezenta cauză.

Prin urmare, se susţine că, faţă de aceste elemente stabilite prin probele administrate, nu se poate reţine nicio culpă din partea recurentului, nici chiar sub aspectul culpei procesuale, întrucât nu putea fi ridicată problema "încetării" utilizării unui domeniu de internet, cu privire la care recurentul solicitase ştergerea şi nu mai derula niciun fel de comerţ prin intermediul acestuia.

Or, din lectura dispoziţiilor art. 39 alin. (2) din Legea nr. 84/1998, rezultă că, în temeiul acestei norme legale, titularul unui drept exclusiv referitor la o marcă, poate solicita instanţei să oblige o anumită persoană să înceteze utilizarea, însă nu ar putea interzice o utilizare care nu este actuală, respectiv, care nu mai are loc la momentul formulării acţiunii.

Prin urmare, soluţia primei instanţe, de a dispune respingerea acestui capăt de cerere ca rămas fără obiect este eronată, soluţia corectă, fiind aceea a respingerii ca lipsit de obiect, întrucât presupusa activitate de contrafacere derulată de pârât încetase înainte de momentul promovării acţiunii.

În continuare, fiind fundamentat pe o eroare a primei instanţe în privinţa modalităţii de respingere a capătului de cerere referitor la domeniul www.x.ro, raţionamentul instanţei de apel este, la rândul său, eronat, în ceea ce priveşte cheltuielile de judecată.

Aceste categorii de critici, grupate în cadrul celui de-al doilea motiv de recurs, determină cu prioritate admiterea căii de atac, în condiţiile art. 488 alin. (1) pct. 8 şi ale art. 497 alin. (1) C. proc. civ.

Prin motivele de apel, recurentul-pârât a arătat că, urmare a notificărilor formulate de recurenta-reclamantă, a renunţat la folosirea numelor de domeniu la care se referă acţiunea şi nu a făcut cerere de reînnoire, acestea fiind, în prezent, lipsite de orice efect, fiind libere la înregistrare de către orice persoană interesată.

Totodată, rezultă din înscrisurile dosarului că, încă din faţa primei instanţe, recurenta-reclamantă însăşi a susţinut că ulterior introducerii cererii de chemare în judecată, numele de domeniu mirodenya.ro a fost declarat liber spre înregistrare şi a fost ulterior înregistrat de o subsidiară a reclamantei, respectiv D.. Ca atare, orice viitor act de contrafacere al pârâtului prin intermediul acestui nume de domeniu este exclus.

Pe de altă parte, pârâtul a susţinut în mod constant că nu este titularul numelor de domeniu la care se referă acţiunea; aceste susţineri nu au fost verificate în fond decât cu privire la numele de domeniu mirodenii-shop.ro, deţinătorul acestuia fiind, potrivit adresei emise de ICI la 11.08.2020, pârâtul B. .

Tribunalul nu a analizat în niciun fel apărările pârâtului cu privire la numele de domeniu mirodenya.ro, neregularitate procedurală criticată prin motivele de apel şi constatată ca atare de instanţa de apel în cuprinsul deciziei recurate.

Totuşi, se observă că, prin motivele de apel, pârâtul a invocat că nu a făcut cerere de reînnoire a numelor de domeniu, acestea fiind în prezent libere la înregistrare; s-a mai susţinut pe parcursul procesului (respectiv la termenul de dezbateri în apel) că, la data introducerii acţiunii, numele de domeniu mirodenya.ro era în curs de ştergere, data ştergerii efective fiind o chestiune care depinde de funcţionarea automatizată a sistemului de evidenţă electronică.

Se constată că decizia recurată nu răspunde acestor susţineri, Curtea de Apel raportându-se la momentul pronunţării hotărârii şi arătând că încetarea folosirii semnului (a numelui de domeniu) ulterior înregistrării acţiunii nu este de natură a înlătura sau şterge faptele anterioare.

Or, în măsura în care s-ar fi înregistrat cererea de ştergere anterior formulării acţiunii de faţă, iar retragerea cererii respective nu ar mai fi fost posibilă, indiferent de momentul radierii efective a titularului numelui de domeniu, trebuie stabilit în ce măsură dispoziţiile art. 39 din Legea nr. 84/1998 mai sunt incidente, în condiţiile în care nu s-a susţinut de către reclamantă şi, ca atare, nici nu s-a dovedit că ar exista riscul repetării viitoare a unor încălcării ilicite trecute a drepturilor exclusive conferite de mărcile înregistrate pe numele reclamantei.

Aceste constatări de fapt nu pot fi realizate pentru prima oară în instanţa de recurs, fiind incompatibile cu structura acestei căi extraordinare de atac, care presupune doar examinarea motivelor de nelegalitate prevăzute în mod limitativ de art. 488 C. proc. civ. Pe de altă parte, determinarea cu precizie a datei depunerii cererii de ştergere a numelui de domeniu mirodenya.ro este o constatare de fapt indispensabilă pentru a da fundament legal soluţiei de a respinge cererea în contrafacere, după caz, fie ca rămasă fără obiect (în cazul în care atingerea ilicită ar fi încetat doar după data introducerii acţiunii), fie ca nefondată sau ca lipsită de obiect (în cazul încetării anterioare a aceleiaşi atingeri ilicite).

Totodată, modalitatea de dezlegare a acestor chestiuni influenţează în mod direct şi stabilirea culpei procesuale, în raport de care trebuie analizate celelalte critici formulate de recurentul-pârât din perspectiva dispoziţiilor art. 451 şi art. 453 C. proc. civ., atât în ceea ce priveşte însăşi existenţa ori inexistenţa culpei procesuale, cât şi în ceea ce priveşte posibila incidenţă a dispoziţiilor art. 453 alin. (2) C. proc. civ., prin raportare la respingerea acţiunii într-o măsură semnificativă prin efectul deciziei pronunţate în apel.

De asemenea, în faţa instanţei devolutive devine posibilă şi, ca atare, necesară şi reanalizarea criticilor întemeiate pe dispoziţiile art. 451 alin. (2) C. proc. civ.

Prin raportare la cele ce preced, în temeiul art. 488 alin. (1) pct. 8 şi art. 497 alin. (1) C. proc. civ., va fi admis recursul, casată decizia recurată şi trimisă cauza spre rejudecarea apelului aceleiaşi instanţe de apel.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge excepţia nulităţii recursului declarat de pârâtul B., invocată de recurenta-reclamantă.

Respinge, ca nefondat, recursul declarat de reclamanta A. împotriva deciziei civile nr. 570A din 06 aprilie 2022, pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă.

Admite recursul declarat de pârâtul B. împotriva aceleiaşi decizii.

Casează decizia recurată şi trimite cauza spre rejudecarea apelului la aceeaşi curte de apel.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 19 martie 2024.