Trademark infringement: Hypothetical royalty damages claim dismissed, affirming refusal of material compensation based on lack of unjust benefit.

Şedinţa publică din data de 05 decembrie 2023

I. Circumstanţele cauzei

I.1. Obiectul cererii de chemare în judecată

Prin cererea înregistrată la data de 3 iunie 2016, pe rolul Tribunalului Bucureşti, secţia a III-a civilă, reclamanta A. SPA a solicitat, în contradictoriu cu pârâta B. S.A. şi chemata în garanţie S.C. C. S.R.L., ca, prin hotărârea ce se va pronunţa, să se dispună:

- obligarea pârâtei la încetarea oricărei activităţi cum ar fi, cu titlu exemplificativ şi nu limitativ: folosirea, comercializarea, distribuirea, promovarea, orice alt act de utilizare în activitatea comercială, atât în cadrul comerţului tradiţional, cât şi online, în legătură cu produse din clasa 25 a semnelor care, datorită identităţii/similarităţii cu mărcile "A.", întrucât îi încalcă drepturile exclusive asupra acestora;

- obligarea pârâtei la furnizarea informaţiilor privind originea, cantităţile şi preţurile produselor livrate, primite sau comandate pentru produsele comercializate purtând semne identice/similare cu mărcile "A.";

- obligarea pârâtei la retragerea de la comercializare a produselor purtând semne identice/similare cu mărcile "A." şi la îndepărtarea acestor semne din cadrul spaţiilor comerciale ale acesteia (incluzând, dar fără a fi limitat la hypermarket-uri, puncte de vânzare tip "B. express" etc.) şi din alte surse de promovare online şi/sau offline;

- obligarea pârâtei la plata sumei de 10.000 euro (zece mii euro), reprezentând prejudiciul material şi moral estimat;

- obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de prezentul litigiu, constând în taxa de timbru şi onorarii avocaţiale.

Primul ciclu procesual

I.2. Sentinţa pronunţată de Tribunalul Bucureşti

Prin sentinţa nr. 2088 din 20 decembrie 2017, Tribunalul Bucureşti, secţia a III-a civilă a admis în parte cererea precizată a reclamantei.

A obligat pârâta la încetarea folosirii, comercializării, distribuirii, promovării şi a oricărui alt act de utilizare în activitatea comercială, atât în cadrul comerţului tradiţional, cât şi online, în legătură cu produse din clasa 25 a semnelor identice sau similare cu mărcile "A.", precum şi la retragerea de la comercializare a produselor purtând semne identice sau similare cu mărcile "A." şi la îndepărtarea acestor semne din cadrul spaţiilor comerciale ale acesteia şi din alte surse de promovare online şi/sau offline.

A respins capătul al doilea al cererii privind obligarea pârâtei la furnizarea informaţiilor privind originea, cantităţile şi preţurile produselor livrate sau comandate pentru produsele comercializate purtând semne identice sau similare mărcilor "A.".

A respins, ca neîntemeiate, cererea de obligare a pârâtei la plata despăgubirilor materiale solicitate şi cererea de obligare a pârâtei la plata despăgubirilor morale, cât şi cererea de chemare în garanţie, ca rămasă fără obiect.

A obligat pârâta la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 300 RON.

I.3. Decizia pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti în primul ciclu procesual

Prin decizia civilă nr. 264A din 20 februarie 2019, Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă a admis apelul principal formulat de reclamanta A. SPA şi apelul provocat declarat de pârâta B. S.A. împotriva sentinţei civile nr. 2088/2017, pronunţate de Tribunalul Bucureşti, secţia a III-a civilă.

A schimbat în parte sentinţa apelată, în sensul că a obligat pârâta B. S.A. să plătească reclamantei A. SPA suma de 13.468 euro cu titlu de daune materiale şi suma de 2.474 RON şi 2000 euro cu titlu de cheltuieli de judecată.

A admis cererea de chemare în garanţie şi a obligat pe S.C. C. S.R.L. să plătească pârâtei S.C. B. S.A. sumele de 13.468 euro, 2.000 euro cu titlu de despăgubiri şi 7.000 RON cu titlu de cheltuieli de judecată.

A menţinut restul dispoziţiilor sentinţei apelate.

A obligat intimata-chemata în garanţie să plătească apelantei-pârâte suma de 5.000 RON cu titlu de cheltuieli de judecată în apel.

I.4. Decizia pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în primul ciclu procesual

Prin decizia civilă nr. 337 din 16 februarie 2021, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia I civilă a admis recursul principal declarat de chemata în garanţie S.C. C. S.R.L. şi recursul incident formulat de pârâta B. S.A. împotriva deciziei civile nr. 264/A din data de 20 februarie 2019 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă.

A casat decizia recurată şi a trimis cauza spre rejudecare aceleiaşi curţi de apel.

I.5. Decizia pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti în cel de-al doilea ciclu procesual

Prin decizia civilă nr. 658 A din 26 aprilie 2022, Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă a respins apelul principal formulat de apelanta-reclamantă A.. şi apelul provocat formulat de apelanta-pârâtă B. S.A. împotriva sentinţei civile nr. 2088 din 20 decembrie 2017, pronunţate de Tribunalul Bucureşti, secţia a III-a civilă, ca nefondate.

I.6. Calea de atac exercitată în cauză

Împotriva deciziei civile nr. 658 A din 26 aprilie 2022, pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă, a declarat recurs principal reclamanta A. SPA şi recurs provocat pârâta B. S.A.

I.6.1. Recursul principal declarat de reclamanta A. SPA

Prin recursul formulat, şi întemeiat pe dispoziţiile art. 488 alin. (1) pct. 5, 6 şi 8 C. proc. civ., recurenta-reclamantă a solicitat admiterea recursului, casarea hotărârii atacate, reţinerea cauzei spre rejudecare, cu consecinţa admiterii apelului formulat de aceasta şi obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată efectuate în prezenta cauză.

Cu privire la incidenţa dispoziţiilor art. 488 alin. (1) pct. 5 C. proc. civ. a arătat că hotărârea atacată contravine practicii CJUE (hotărârea din 25 ianuarie 2017 din cauza C-367/15 şi hotărârea din 17 martie 2016, Liffers, din cauza C-99/15), deoarece deşi titularul dreptului încălcat avea dreptul să aleagă varianta de calcul a daunelor bazate pe redevenţele ipotetice, instanţa de apel a negat acest drept, în mod arbitrar şi cu încălcarea principiilor exprimate în Directiva 2004/48/EC, Directivă care impune statelor membre un standard minim în protecţia drepturilor de proprietate intelectuală.

A susţinut că instanţa de apel a ignorat faptul că O.U.G nr. 100/2005 a transpus Directiva 2004/48/CE a Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, iar jurisprudenţa constantă a CJUE este în sensul în care instanţele naţionale sunt obligate să interpreteze dispoziţiile în lumina textului şi finalităţii directivei, prin urmare să se conformeze articolului 288 TFUE.

Totodată, a precizat că hotărârea recurată contravine îndrumărilor Înaltei Curţi exprimate prin decizia nr. 337/2021, prin aplicarea eronată a acesteia.

Cu privire la incidenţa dispoziţiilor art. 488 alin. (1) pct. 6 C. proc. civ. a arătat că hotărârea atacată nu cuprinde motivele pe care se întemeiază, fiind astfel nerespectate prevederile art. 425 lit. b) C. proc. civ., în sensul în care a înlăturat înscrisurile depuse în susţinerea şi dovedirea licenţelor ipotetice, chiar dacă acestea nu trebuie dovedite, iar cuantumul acestora este apanajul exclusiv al titularului dreptului, înscrisurile care probează această apărare/argument fiind fondate inclusiv pe jurisprudenţa statelor membre U.E. care au tranşat aceste probleme.

Cu privire la incidenţa dispoziţiilor art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ. a precizat că hotărârea recurată a fost pronunţată în contradicţie cu prevederile Directivei 48/2004 art. 13 (1) (b) a O.U.G. nr. 100/2005, art. 1.

În susţinerea acestui motiv de casare, recurenta-reclamantă a apreciat ca fiind relevant considerentul 26 al Directivei 48/2004 potrivit căruia "pentru a repara prejudiciul suferit urmare unei infracţiuni săvârşite de un contravenient care a acţionat cu bună ştiinţă sau având motive suficiente să cunoască că poate genera o astfel de infracţiune, valoarea daunelor-interese acordate titularului dreptului ar trebui să ia în considerare toate aspectele corespunzătoare, cum ar fi câştigul nerealizat de titularul dreptului, sau beneficiile fără justă cauză realizate de contravenient şi, dacă este cazul, orice prejudiciu moral cauzat titularului dreptului. Valoarea daunelor-interese ar putea fi calculată şi ea, de exemplu, în cazurile în care este dificil să se stabilească valoarea prejudiciului suferit în realitate, plecând de la elemente cum ar fi redevenţele sau sumele care ar fi fost datorate in cazul în care contravenientul ar fi cerut autorizaţia de a utiliza dreptul de proprietate intelectuală respectiv".

A mai citat ultimul paragraf de la pagina 7a deciziei de îndrumare, prin care s-au statuat următoarele:

"instanţa de judecată, în cuantificarea despăgubirilor cuvenite titularului dreptului încălcat, ar trebui să recurgă la acel mod de calcul ce corespunde caracteristicilor specifice ale fiecărui caz de încălcare în parte şi să arate motivele pentru care nu este posibilă repararea prejudiciului suferit... ".

Pe cale de consecinţă, în opinia recurentei-reclamante, era necesar ca în aplicarea art. 14, instanţa de apel să aprecieze în funcţie de circumstanţele specifice ale cauzei măsurile de reparaţie cele mai eficiente pentru a reflecta deplin spiritul Directivei nr. 2004/48/CE, preluate în art. 13 alin. (2) al O.U.G. nr. 100/2005, respectiv să fie efective, proporţionale cu drepturile încălcate.

Or, instanţa de apel, în aplicarea prevederilor Directivei şi ale O.U.G. nr. 100/2005, a decis să aplice în mod exclusiv criteriul profitului realizat de contrafacător, însă acesta a existat în cauză, pârâta B. vânzând produsele contrafăcute în pierdere; măsurile luate de instanţa de apel fiind în evidentă contradicţie cu spiritul, dar şi litera Directivei şi al O.U.G. nr. 100/2005.

A precizat că art. 13 din Directiva 2004/48/CE, art. 14 alin. (2) din O.U.G. nr. 100/2005 şi principiile stabilite pe cale jurisprudenţială îndreptăţesc recurenta, în calitate de titular al mărcilor A., să primească daune-interese forfetare în baza redevenţelor ipotetice, fapt confirmat prin decizia de îndrumare.

Conform jurisprudenţei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, titularului mărcii încălcate, în calitatea sa de reclamant, îi revine alegerea unuia dintre criteriile legale reglementate de art. 14 alin. (2) din O.U.G. nr. 100/2005, pentru cuantificarea prejudiciului; titularul face această alegere ţinând cont de strategia procesuală preconizată, de anticiparea efortului probator şi, nu în ultimul rând, de amploarea contrafacerii.

În acelaşi sens este şi jurisprudenţa CJU. - hotărârea din 25 ianuarie 2017 din cauza C-367/15 şi jurisprudenţa citată - hotărârea din 17 martie 2016, Liffers, C-99/15, pct. 16. - în ceea ce priveşte calculul daunelor-interese, Curtea a reţinut că:

"art. 13 din Directiva 2004/48/CE (daune interese) trebuie interpretat în sensul că nu se opune unei reglementări naţionale precum cea în discuţie în litigiul principal, potrivit căreia titularul unui drept de proprietate intelectuală prejudiciat poate solicita persoanei care a adus atingere acestui drept fie repararea prejudiciului pe care 1-a suferit, ţinând seama de toate aspectele pertinente cauzei, fie, fără ca acest titular să trebuiască să dovedească prejudiciul efectiv, plata unei sume corespunzătoare dublului valorii remuneraţiei adecvate care ar fi fost datorată în temeiul unei autorizaţii de utilizare a operei în cauză."

În cadrul deciziei respective, se precizează că:

"simpla plată, în ipoteza unei atingeri aduse unui drept de proprietate intelectuală, a redevenţei ipotetice nu poate garanta o reparare în integralitate a prejudiciului real suferit, dat fiind că plata acestei redevenţe, prin ea însăşi, nu ar asigura nici rambursarea unor eventuale cheltuieli legate de cercetarea şi identificarea unor posibile acte de contrafecere, nici repararea unui posibil prejudiciu moral."

În acest sens este hotărârea CJUE din 17 martie 2016 din cauza C-99/15, paragraful 65 al cererii de recurs incident prevede că:

"art. 13 alin. 1 din Directiva 2004/48/CE trebuie să fie interpretat în sensul că permite persoanei prejudiciate printr-o încălcare a dreptului său de proprietate intelectuală care solicită o despăgubire pentru prejudiciul material calculată, în conformitate cu al doilea paragraf lit. b) al alin. (1), pe baza valorii redevenţelor, să solicite, în plus despăgubiri pentru prejudiciul moral care i-a fost cauzat."

Or, decizia invocată demonstrează nu numai că reclamantul poate alege ab initio calcularea daunelor-interese materiale pe baza redevenţelor ipotetice, dar şi că acesta are dreptul să solicite în plus şi daune-interese morale, în ciuda optării pentru metoda de calcul aleasă.

Prin urmare, atât din jurisprudenţa CJUE cât şi din jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie rezultă că titularul mărcilor poate să evalueze cuantumul daunelor interese pe baza valorii redevenţelor ipotetice, iar acest mod de calcul nu impune reclamantului din acţiunea în daune-interese să stabilească întinderea prejudiciului real.

Astfel, trebuie avută în vedere pierderea câştigului suferită de titularul dreptului prin raportare la produsele originale şi nu la cele contrafăcute, sens în care a precizat că, potrivit datelor publicate de către D., încă din anul 2010 în majoritatea statelor membre U.E., despăgubirile acordate de instanţele judecătoreşti pot fi cuantificate prin cuantumul redevenţelor unor licenţe virtuale şi alegerea manierei de calcul al despăgubirilor aparţine titularului dreptului încălcat.

A susţinut că hotărârea recurată nu indică argumentele instanţei de apel cu privire la raportarea, sub aspectul daunelor materiale, la unicul criteriu reprezentat de profitul net realizat raportat la valoarea produsului contrafăcut şi nu la valoarea unui produs original.

Având în vedere circumstanţele cauzei, acordarea daunelor-interese prin fixarea unei sume forfetare era singura variantă aplicabilă în prezenta cauză, criteriul beneficiului injust al pârâtei, în mod evident, neasigurând un nivel minim de protecţie al proprietăţii intelectuale, ci dimpotrivă, este vădit contrar intenţiei legiuitorului european şi român de stabilire a unor măsuri reparatorii eficiente şi efective.

Raportându-se la valoarea şi procentul licenţelor ipotetice, confirmate de un specialist în domeniu, dar şi de jurisprudenţa din Italia, a susţinut că instanţa de apel a ignorat actele care indicau valoarea redevenţelor ipotetice fără să motiveze de ce a procedat în acest fel.

Deşi există o practică a instanţelor din statele membre U.E. de a acorda daunele interese în caz de contrafacere raportate la profit sau chiar la cifra de afaceri a contrafăcătorului, reţinând că pârâta a realizat în anul 2017 un profit de peste 47.000.000 euro în România, recurenta a solicitat o reparaţie minimă raportându-se la un număr de jachete indicat chiar de către contrafacător, pârâta B. S.A., cu toate că numărul jachetelor vândute în 3 ani anterior promovării acţiuni era infinit mai mare - produsele contrafăcute nu pot fi însă departajate de cele generice, deoarece în toate evidenţele şi facturile aferente jachetelor apar doar coduri.

1.6.2. Recursul provocat declarat de pârâta B. S.A.

Fără a se proceda la încadrarea criticilor în motivele de casare prevăzute de art. 488 alin. (1) C. proc. civ., recurenta-pârâtă a solicitat, în situaţia admiterii recursului principal al reclamantei A., admiterea şi a recursului provocat, rejudecarea apelului provocat, cu consecinţa admiterii cererii de chemare în garanţie şi obligării chematei în garanţie la plata către pârâtă a sumei la care a fost obligată către recurenta A..

A arătat că, în ipoteza în care instanţa de recurs va admite recursul formulat de către A., atunci ar trebui să constate că instanţa de apel a încălcat şi prevederile art. 72-74 C. proc. civ. şi art. 473 din acelaşi cod, deoarece aceasta avea obligaţia să judece apelul provocat şi cererea de chemare în garanţie pe fondul raporturilor juridice contractuale dintre părţi (pârâta şi chemata în garanţie).

Redând din conţinutul apelului provocat şi al cererii de chemare în garanţie, a arătat că în ipoteza în care instanţa de recurs ar aprecia recursul reclamantei ca fiind fondat şi, rejudecând apelul principal formulat de A., ar obliga pe pârâtă la plata vreunei sume cu titlu de prejudiciu, atunci se impune şi admiterea apelului provocat formulat de pârâtă împotriva sentinţei civile nr. 2088 din 20 decembrie 2017, cu consecinţa angajării răspunderii contractuale a C..

Raportându-se la art. 497 C. proc. civ. şi la împrejurarea că instanţa de recurs a trimis cauza spre rejudecare în ciclul procesual anterior, în aprecierea recurentei-pârâte, în cel de-al doilea ciclu procesual, aceasta va proceda la judecata pe fond a apelului provocat.

În măsura în care instanţa de recurs va constata că fondul raporturilor juridice dintre pârâtă şi chemata în garanţie nu a fost cercetat în faza procesuală anterioară, analiza legalităţii deciziei din apel nefiind posibilă fără o cercetare prealabilă a fondului, incompatibilă cu structura recursului, atunci va putea dispune trimiterea spre rejudecare doar în vederea rejudecării apelului provocat.

I.7. Apărările formulate în cauză

La data de 04 noiembrie 2022, în termen legal, intimata-chemată în garanţie C. S.R.L. a depus întâmpinare la recursul principal promovat de reclamanta A. SPA, prin care a solicitat respingerea motivelor de recurs prevăzute de art. 488 alin. (1) pct. 6 şi 8 C. proc. civ., ca neîntemeiate, precum şi constatarea nulităţii motivului de recurs prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 5 C. proc. civ., cu consecinţa menţinerii deciziei atacate, ca temeinică şi legală, şi obligarea recurentei-reclamante la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de prezentul litigiu.

În susţinerea nulităţii motivului de recurs prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 5 C. proc. civ., prin raportare la art. 489 alin. (1) C. proc. civ., a precizat că recurenta-reclamantă nu a indicat normele de procedură, care nu au fost respectate de către instanţa de apel în rejudecarea cauzei, ci s-a limitat în a menţiona faptul că decizia atacată contravine practicii CJUE, respectiv hotărârii din 17 martie 2006 din cauza C-99/15 şi a hotărârii din 25 ianuarie 2017 din cauza C-367/15, însă cele 2 hotărâri sunt decizii de interpretare a unor norme unionale de drept material şi nu a unor norme de procedură a căror nerespectare ar atrage sancţiunea nulităţii.

Prin întâmpinarea depusă la data de 04 noiembrie 2022, în termen legal, intimata-pârâtă B. S.A. a solicitat respingerea recursului principal declarat de reclamanta A., ca nefondat, cu consecinţa menţinerii deciziei atacate, ca fiind legală şi temeinică.

Prin întâmpinarea depusă la data de 22 decembrie 2022, în termen legal, reclamanta A. SPA a solicitat respingerea recursului incident declarat de pârâta B. S.A., ca nefondat, arătând, cu titlu prealabil, că raportul obligaţional din cauza dedusă judecăţii este între A. SPA şi B. S.A., aceasta din urmă fiind vinovată de acte de contrafacere a mărcilor A., iar recursul incident vizează în mod exclusiv raporturile contractuale dintre pârâta B. şi chemata în garanţie C. S.R.L.

În ceea ce priveşte cererea recurentei-pârâte B. de trimitere a cauzei spre rejudecarea apelului provocat, a apreciat că o astfel de solicitare este inadmisibilă în raport cu dispoziţiile art. 497 C. proc. civ.

La data de 08 decembrie 2022, în termen legal, recurenta-reclamantă A. SPA a depus răspuns la întâmpinările formulate de intimata-chemată în garanţie C. S.R.L. şi de recurenta-pârâtă B. S.A., prin care a solicitat respingerea apărărilor formulate de aceste părţi, ca nefondate.

I.8. Procedura de filtru

Raportul întocmit în cauză, în condiţiile art. 493 alin. (2) şi (3) C. proc. civ., a fost analizat în completul filtru, fiind comunicat părţilor, iar prin încheierea din 02 mai 2023, completul de filtru a admis în principiu recursurile, atât cel principal, cât şi pe cel provocat, fiind fixat termen de judecată şedinţa publică din data de 10 octombrie 2023; prin aceeaşi încheiere a fost respinsă execpţia nulităţii recursului, având în vedere că din criticile dezvoltate de recurenta-reclamantă rezultă că este posibilă încadrarea acestora în prevederile art. 488 alin. (1) din C. proc. civ., iar sancţiunea nulităţii nu poate opera doar parţial.

I.9. Judecata în şedinţă publică

Prin încheierea din data de 24.10.2023, Înalta Curte a respins cererea recurentei-reclamante A.., având ca obiect sesizarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, în legătură cu interpretarea art. 13 alin. (2) lit. a) şi b) din Directiva 2004/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, pentru motivele arătate în respectiva încheiere de şedinţă.

II. Soluţia şi considerentele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

Analizând decizia recurată, prin prisma motivelor de recurs formulate şi a dispoziţiilor legale relevante, Înalta Curte apreciază că recursurile declarate de reclamanta A. SPA şi pârâta B. S.A. sunt nefondate, pentru următoarele considerente:

II.1. Recursul reclamantei A. SPA

Cu titlu prealabil, se impune precizarea că în cadrul prezentei căi de atac urmează a se analiza doar legalitatea soluţiei instanţei cu privire la chestiunea îndreptăţirii recurentei-reclamante la acordarea daunelor materiale pretinse, în limitele casării dispuse prin decizia nr. 337/16.02.2021 pronunţată de Înalta Curte în ciclul procesual anterior parcurs în cauză, în privinţa celorlalte pretenţii formulate prin acţiunea introductivă tranşându-se, necontestat, în mod definitiv.

Astfel, după cum s-a reţinut prin decizia de casare, capătul de cerere privind contrafacerea mărcilor "A." a fost admis încă de la momentul judecăţii în primă instanţă, nefiind formulat apel pe acest aspect şi, de asemenea, nu a făcut obiect al învestirii instanţei de control judiciar nici constatarea conform căreia încălcarea drepturilor asupra mărcilor constituie o faptă ilicită săvârşită cu vinovăţie, care a cauzat un prejudiciu cert titularului. Totodată, dispoziţia primei instanţe de respingere a daunelor morale nu a fost atacată cu recurs de către reclamantă, în primul ciclu procesual, astfel că beneficiază de autoritate de lucru judecat.

În ceea ce priveşte motivele de recurs, Înalta Curte reţine că, prin criticile întemeiate pe dispoziţiile art. 488 alin. (1) pct. 5, 6 şi 8 C. proc. civ., a susţinut, în esenţă, că reclamanta, în calitate de titular al mărcilor A., este îndreptăţită să primească daune-interese forfetare în baza redevenţelor ipotetice, fapt confirmat prin decizia de casare, totodată, că, în circumstanţele speţei, acordarea daunelor-interese prin fixarea unei sume forfetare era singura variantă aplicabilă.

În egală măsură, recurenta-reclamantă a imputat instanţei de apel faptul că i-ar fi încălcat dreptul recunoscut de practica CJUE, care permite titularului dreptului încălcat de a alege varianta de calcul a daunelor pretinse, prin raportare fie la lit. a), fie) la lit. b) din art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005.

Raportându-se la valoarea şi procentul licenţelor ipotetice, confirmate de un specialist în domeniu, dar şi de jurisprudenţa din Italia, a susţinut că instanţa de apel a ignorat actele care indicau valoarea redevenţelor ipotetice fără să motiveze de ce a procedat în acest fel.

Motivele de recurs astfel formulate urmează a fi analizate exclusiv din perspectiva cazurilor de casare prevăzute la pct. 5 şi 8 C. proc. civ., din moment ce recurenta susţine, pe de o parte, încălcarea prevederilor art. 501 alin. (1) C. proc. civ., iar, pe de altă parte, încălcarea sau aplicarea greşită a art. 14 alin. (2) din O.U.G. nr. 100/2005, în ceea ce priveşte neacordarea daunelor-interese pe temeiul lit. b) a acestei norme.

Nu este incident cazul de casare descris la pct. 6 al art. 488 alin. (1) C. proc. civ., întrucât susţinerile subsumate acestei ipoteze, prin încadrarea juridică făcută de către recurenta-reclamantă, au ca finalitate demonstrarea nelegalităţii soluţiei instanţei de apel tot în ceea ce priveşte neacordarea daunelor-interese pe temeiul juridic invocat de către reclamantă, astfel încât se circumscriu motivului de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ.

Înalta Curte constată că susţinerile recurentei-reclamantei se bazează pe premisa potrivit căreia, prin decizia de casare pronunţată în ciclul procesual anterior parcurs în cauză, s-a stabilit că titularul dreptului încălcat de a alege varianta de calcul a daunelor pretinse, prin raportare fie la lit. a), fie) la lit. b) din art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005, pentru a reproşa instanţei de apel încălcarea dezlegărilor instanţei de recurs şi a dispoziţiilor legale, precum şi înlăturarea nemotivată a înscrisurilor depuse la dosar.

Criticile astfel formulate nu sunt fondate.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin decizia civilă nr. 337 din 16 februarie 2021 pronunţată în prezenta cauză, a admis recursul principal declarat de chemata în garanţie S.C. C. S.R.L. şi recursul incident formulat de pârâta B. S.A., reţinând că raportarea la redevenţele sau valoarea drepturilor care ar fi fost datorate în cazul acordării de către titular a autorizaţiei de a utiliza dreptul de proprietate în cauză este prevăzută de un criteriu de calcul alternativ faţă de cel de la art. 14 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 100/2005, care are în vedere consecinţele economice negative sau prejudiciul moral produs prin fapta de încălcare a unui drept de proprietate intelectuală.

De asemenea, întrucât art. 14 alin. (2) din O.U.G. nr. 100/2005 relevă îndreptăţirea titularului dreptului încălcat la repararea integrală a prejudiciului suferit, astfel încât nu poate fi exclusă opţiunea titularului pentru un mod de calcul ce permite atingerea acestui scop.

A mai reţinut Înalta Curte, prin decizia de casare, că, deşi nu se poate impune titularului dreptului obligaţia de a calcula prejudiciul suferit în temeiul art. 14 alin. (2) lit. a), totuşi, modul de calcul forfetar prevăzut la lit. b) poate fi admis, ca alternativă, "doar atunci când este cazul", astfel cum această sintagmă este explicitată prin considerentul 26 al Directivei nr. 2004/48/CE, şi anume doar atunci când au fost arătate motivele pentru care nu este posibilă repararea prejudicului real suferit.

Prin considerentele deciziei de apel pronunţate în rejudecarea cauzei, s-a apreciat, faţă de probatoriul administrat, că este posibil un calcul al prejudiciului real suferit, însă pârâta B. S.A. nu a realizat un beneficiu injust din comercializarea produselor contrafăcute.

Recurenta-reclamantă nu a formulat nicio critică în legătură cu atare apreciere a instanţei de apel, context în care Înalta Curte constată că, din perspectiva raportului dintre lit. a) şi b) ale art. 14 alin. (2), nu au fost încălcate dezlegările deciziei de casare, în condiţiile în care prin decizia recurată s-a analizat posibilitatea reparării prejudiciului real suferit pe temeiul art. 14 alin. (2) lit. a) şi s)-a ajuns la concluzia - necontestată prin motivele de recurs - a nedovedirii unui beneficiu injust realizat de către pârâta B. S.A.

În ceea ce priveşte acordarea despăgubirilor pe temeiul lit. b) a art. 14 alin. (2) din O.U.G. nr. 100/2005, se constată, în primul rând, că prin decizia de casare, contrar susţinerilor recurentei-reclamante, nu s-a stabilit în mod efectiv îndreptăţirea acesteia la daune-interese forfetare în baza redevenţelor ipotetice.

Înalta Curte, în ciclul procesual anterior al cauzei, s-a referit, într-adevăr, la modul de calcul ce fusese aplicat în mod efectiv prin decizia de apel, pe temeiul art. 14 alin. (2) lit. b) din O.U.G. nr. 100/2005, pe care l-a infirmat, însă, în condiţiile în care declaraţia dată pe proprie răspundere de către reprezentantul societăţii reclamante nu poate fi considerată un "fapt necontestat" în sensul art. 255 alin. (2) C. proc. civ.

Prin urmare, nu s-a stabilit prin decizia de casare că, în circumstanţele cauzei, reclamantei trebuie să i se acorde în mod obligatoriu daune-interese forfetare pe baza modului de calcul pretins de către reclamantă. O asemenea concluzie relevă exclusiv prerogativele instanţelor de fond, situaţia de fapt stabilită de către aceasta neputând fi cenzurată de către instanţa de recurs, ale cărei atribuţii se circumscriu cercetării legalităţii deciziei de apel, iar nu şi a temeiniciei acesteia.

În ceea ce priveşte modul de calcul al sumei forfetare pentru daunele-interese, sumă care se fixează, potrivit art. 14 alin. (2) lit. b) din O.U.G. nr. 100/2005, "pe baza unor elemente cum ar fi cel puţin suma redevenţelor sau valoarea drepturilor care ar fi fost datorate, dacă persoana care a încălcat un drept de proprietate industrială protejat ar fi cerut autorizaţia de a utiliza dreptul de proprietate în cauză", se constată următoarele:

Reclamanta a indicat valoarea prejudiciului material la 13.468,8 eur, precizând că aceasta reprezintă suma calculată pentru cele 122 de produse contrafăcute, cu redevenţa de 12% percepută de A., la care se adaugă taxa de marketing de 4% pe care pârâta B. i-ar fi datorat-o reclamantei, dacă aceasta i-ar fi cerut acordul privind comercializarea produselor.

Înalta Curte constată că nu au temei susţinerile reclamantei din memoriul de recurs, conform cărora instanţa de apel a ignorat în mod nejustificat actele depuse la dosar care indicau valoarea redevenţelor ipotetice şi, pe cale de consecinţă, a refuzat în mod arbitrar titularului dreptului reparaţia minimă solicitată.

Din înscrisurile depuse la dosar cu ocazia rejudecării cauzei în apel, respectiv opinia unui specialist în proprietate intelectuală din Italia şi o hotărâre a unei instanţe italiene, rezultă doar rata redevenţei care se aplică în această ţară atunci când este vorba despre mărci notorii, dar în niciun caz nu se confirmă însăşi redevenţa ori valoarea drepturilor care ar fi fost datorate, dacă persoana care a încălcat un drept de proprietate industrială protejat ar fi cerut autorizaţia de a utiliza dreptul de proprietate în cauză, aşa cum a fost pretinsă de către reclamantă.

Astfel, înscrisurile depuse relevă, într-adevăr, că instanţele din Italia un reţin un procent al redevenţei care se poate apropia de 20%, însă aplicat la cifra de afaceri al contrafăcătorului.

Or, reclamanta nu a indicat un mod de calcul care să ia în considerare cifra de afaceri de pârâtei B. S.A., acest reper nu a fost supus dezbaterii contradictorii a părţilor şi nici nu s-a înfăţişat vreo dovadă în legătură cu acest reper, reclamanta calculând suma forfetară pretinsă cu titlu de daune-interese prin înmulţirea valorii unui produs original A. cu numărul de produse comercializate de către pârâta B. S.A., aşadar, într-o modalitate care nu are în vedere cifra de afaceri a pârâtei.

Prin urmare, nu se poate reproşa instanţei de apel neacordarea daunelor-interese pe baza actelor depuse la dosar, în condiţiile în care acestea nu susţin modul de calcul pretins de către reclamantă.

Faţă de considerentele expuse, Înalta Curte constată că sunt lipsite de suport criticile formulate, motiv pentru care va respinge ca nefondat recursul reclamantei A. SPA, Înalta Curte, în aplicarea dispoziţiilor art. 497 raportat la art. 496 alin. (1) din C. proc. civ.

II.2. Recursul pârâtei B. S.A.

Prin recursul provocat declarat în cauză, pârâta B. S.A. a tins la rejudecarea apelului provocat, care privea soluţia pronunţată asupra cererii de chemare în garanţie a S.C. C. S.R.L..

Atât prin motivele scrise, cât şi cu ocazia dezbaterilor asupra fondului, recurenta-pârâtă a menţionat că solicită admiterea recursului provocat doar în ipoteza admiterii recursului principal.

Procesul civil este guvernat de principiul disponibilităţii, în conţinutul căruia intră şi dreptul părţilor de a face acte procedurale de dispoziţie cu privire la drepturile subiective deduse judecăţii sau la mijloacele procedurale prin care se pot recunoaşte ori stabili aceste drepturi.

În raport cu dispoziţiile art. 463 C. proc. civ., având în vedere poziţia exprimată în proces de către recurenta-pârâtă cu privire soarta căii de atac pe care a exercitat-o, precum şi reţinând că, odată respins recursul principal, soluţia de respingere şi a petitului având ca obiect cererea de acordare de despăgubiri devine definitivă, iar cererea de chemare în garanţie rămâne rămasă fără obiect, Înalta Curte urmează să respingă şi acest recurs, ca nefondat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge, ca nefondate, recursul principal declarat de reclamanta A.., precum şi recursul provocat formulat de pârâta B. S.A. împotriva deciziei civile nr. 658 A din data de 26 aprilie 2022, pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă în dosarul nr. x/2016.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 05 decembrie 2023.