Trademark confusion: whether a common element in a complex sign with dominant conflicting personal name creates risk of confusion

Şedinţa publică din data de 11 iunie 2024

asupra cauzei de faţă, constată următoarele;

I. Circumstanţele cauzei

1. Obiectul cererii de chemare în judecată

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti, secţia a III-a civilă sub nr. x/2020 reclamantul A. a formulat acţiune în contrafacere în contradictoriu cu pârâţii B. şi C. S.R.L. prin care a solicitat, în temeiul art. 6, 36, 47 si 90 din Legea nr. 84/1998, să se constate încălcarea drepturilor reclamantului de folosire exclusivă a mărcii "D. established 2008" nr. x, să se dispună interzicerea folosirii semnului "D." şi obligarea pârâţilor B. şi C. S.R.L. la încetarea imediată a oricărui act de folosire neautorizată în activitatea comercială a mărcii "D." şi a oricărei alte denumiri similare capabile să creeze un risc de confuzie cu marca reclamantului. Reclamantul a solicitat acordarea cheltuielilor de judecată, în principal prin obligarea pârâtului B. la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de acest proces, constând în taxa judiciară de timbru şi onorariul avocaţial şi, în subsidiar, obligarea pârâţilor B. şi C. S.R.L. la plata în solidar a cheltuielilor de judecată ocazionate de acest proces, constând în taxa judiciară de timbru şi onorariul avocaţial.

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 194 şi următoarele C. proc. civ., dispoziţiile C. civ., Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice (republicată şi modificată prin Legea nr. 112/2020) şi regulamentul de punere în aplicare a acesteia, dispoziţiile Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale.

Prin sentinţa civilă nr. 553 pronunţată la data de 07.04.2021, Tribunalul Bucureşti, secţia a III-a Civilă a admis excepţia necompetenţei teritoriale invocată de pârâta E. S.R.L. şi a declinat competenţa de soluţionare a cauzei, în favoarea Tribunalului Prahova.

La data de 10.08.2021, cauza a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Prahova, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal.

2. Hotărârea pronunţată în primă instanţă

Prin sentinţa civilă nr. 1038 din data de 7 octombrie 2021, Tribunalul Prahova, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, a admis cererea formulată de reclamantul A. în contradictoriu cu pârâţii C. S.R.L. şi B., a constatat încălcarea dreptului de folosire exclusivă a mărcii "D. established 2008" nr. x şi a dispus interzicerea folosirii semnului "D.". De asemenea, tribunalul a obligat pârâţii la încetarea imediată a oricărui act de folosinţă neautorizată în activitatea comercială a mărcii "D." şi a obligat pârâţii la plata sumei de 10.389,22 RON cu titlu de cheltuieli de judecată.

3. Hotărârea pronunţată în apel, în primul ciclu procesual

Prin decizia civilă nr. 84 din 3 martie 2022 a Curţii de Apel Ploieşti, secţia a II-a civilă, s-a respins apelul declarat de pârâtul B. împotriva sentinţei civile nr. 1038 din data de 7 octombrie 2021 pronunţate de Tribunalul Prahova, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, în contradictoriu cu intimatul-reclamant A. şi C. S.R.L. Curtea a obligat apelantul la plata sumei de 3000 RON către intimat, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu avocaţial redus.

4. Hotărârea pronunţată de instanţa de recurs, în primul ciclu procesual

Prin decizia civilă nr. 100 din 6 iunie 2023 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia I civilă a admis recursul formulat de B., a casat hotărârea instanţei de apel şi a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare către aceeaşi instanţă de apel.

5. Hotârârea pronunţată de instanţa de apel, în al doilea ciclu procesual

Prin decizia civilă nr. 364 din data de 07 noiembrie 2023, Curtea de Apel Ploieşti, secţia a II-a civilă a admis apelul declarat de apelantul-pârât B. împotriva sentinţei civile nr. 1038/07.10.2021, pronunţată de Tribunalul Prahova, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal în dosarul nr. x/2020, în contradictoriu cu intimatul-reclamant A., intimata-pârâtă C. S.R.L., şi pe cale de consecinţă a schimbat în tot sentinţa civilă apelată în sensul că a respins ca nefondată acţiunea. Prin aceeaşi decizie a obligat intimatul reclamant la plata sumei de 250 RON cu titlu de cheltuieli de judecată către apelantul pârât.

6. Calea de atac formulată în cauză

Împotriva deciziei civile nr. 364 din data de 07 noiembrie 2023, pronunţată de Curtea de Apel Ploieşti, secţia a II-a civilă, a formulat recurs recurentul-reclamant B., solicitând, casarea în tot a deciziei civile atacate, conform art. 496 C. proc. civ., cu obligarea intimatului la plata cheltuielilor de judecată.

În susţinerea căii de atac formulate, întemeiate pe dispoziţiile art. 488 alin. (1) pct. 6 şi 8 C. proc. civ., recurentul a arătat, în esenţă, că instanţa de apel a pronunţat o hotărâre cu aplicarea greşită a normelor materiale de drept prevăzute de art. 39 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998 referitoare la identitatea/similaritatea mărcilor în conflict, identitatea/similaritatea produselor/serviciilor desemnate, precum a condiţiilor jurisprudenţiale de evaluare a riscului de confuzie. De asemenea recurentul susţine faptul că decizia recurată depăşeşte limitele casării şi cuprinde motive contradictorii.

În susţinerea motivul de recurs prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., recurentul a arătat că potrivit dispoziţiilor art. 39 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998 trebuie îndeplinite două condiţii cumulative pentru a putea fi reţinut un risc de confuzie între o marcă şi un semn folosit în activitatea comercială: existenţa similarităţii sau identităţii între marca înregistrată şi semnul utilizat şi existenţa similarităţii sau identităţii între produsele şi/sau serviciile vizate.

Recurentul a apreciat că, aşa cum a reţinut şi instanţa de fond, cele două condiţii mai sus menţionate, sunt îndeplinite deoarece din probele administrate în cauză rezultă că există posibilitatea creării unui risc de confuzie şi implicit de asociere în percepţia publicului relevant cu privire la semnele în conflict.

Astfel, în contradicţie cu normele de drept invocate prin recursul său, instanţa de apel a reţinut, în mod greşit, faptul că nu există identitate între serviciile prestate efectiv de către pârât şi anume alimentaţie publică cu specific grecesc şi cele pentru care este înregistrată marca recurentului-reclamant precum şi faptul că în cauză similaritatea mărcilor este dată de elementul verbal "D." însă elementul dominant al mărcii pârâtului este, incontestabil, elementul verbal "B.", care iese în evidenţă datorită poziţiei sale şi a mărimii literelor, în comparaţie cu toate celelalte elemente din conţinutul semnului, motiv pentru care acest termen domină impresia vizuală creată de marca din care face parte, fiind şi mai uşor de reţinut.

Recurentul a reiterat situaţia de fapt privind înregistrarea mărcii sale din data de 20.11.2018 pentru toate serviciile din clasa 43 conform Clasificării de la Nisa deoarece a indicat titlul general al acestei motiv pentru acesta a dobândit protecţie pentru toate serviciile de furnizare de alimente şi băuturi şi servicii de cazare temporară.

În susţinerea acestui argument, recurentul-reclamant a indicat practică europeană prin care s-a statuat că în cazul în care produsele acoperite de marca anterioară includ produsele vizate de cererea de marcă, aceste produse sunt considerate identice, motiv pentru care recurentul consideră că în prezentul litigiu serviciile de restaurant protejate de marca sa sunt identice cu serviciile de restaurant cu specific grecesc prestate sub denumirea utilizată de intimaţii-pârâţi.

În ceea ce priveşte denumirile semnelor aflate în conflict, recurentul a criticat decizia instanţei din apel care a reţinut faptul că există un grad redus de similitudine între mărci deoarece în opinia sa acestea sunt foarte similare fapt ce dă naştere unui risc de confuzie în mintea consumatorului.

Astfel, prin memoriul de recurs s-a menţionat că în cazul mărcii recurentului, elementul central, distinctiv şi dominant este reprezentat de partea de început "D.", menţiunea "established 2008" făcând trimitere strict la anul înfiinţării. Din punct de vedere vizual, marca înregistrată aparţinând recurentului este foarte similară cu semnele utilizate de intimat. Jurisprudenţa a statuat constant că partea de început a unui semn prezintă un grad ridicat de importanţă în impresia globală pe care o produce acesta (Cauza T-112/03) deoarece publicul relevant va reţine cu precădere partea de început a unei mărci, ţinând să se concentreze pe primele elemente verbale al unui semn, motiv pentru care în litigiul de faţă publicul relevant va reţinut particula "D." şi o va recunoaşte atunci când va intra în contact cu semnele pe care le foloseşte intimatul, care includ aceeaşi denumire.

Un alt argument, subsumat aceluiaşi motiv de recurs, este acela că din punct de vedere fonetic, identitatea elementului "D." majorează posibilitatea naşterii unui potenţial risc de confuzie şi de asociere în rândul publicului relevant, dat fiind faptul că pronunţia este aceeaşi.

Recurentul a susţinut şi faptul că există un grad ridicat de similaritate la nivel vizual, fonetic şi conceptual între cele două semne aflate în conflict ceea ce implică un risc de confuzie, inclusiv de asociere ridicat între acestea, deoarece un consumator are rareori posibilitatea de a avea în faţa sa ambele mărci pentru a le putea analiza, motiv pentru care acesta este nevoit să se bazeze pe recolecţia incompletă din mintea sa, situaţie în care riscul ca acesta să le confunde/asocieze creşte considerabil.

Recurentul a apreciat că diferenţele dintre cele două semne şi anume elementul "establish 2008", respectiv numele intimatului-pârât "B." nu pot să lipsească de importanţă faptul că intimatul a preluat în mod identic elementul dominant al mărcii înregistrate pentru a-l utiliza în contextul furnizării unor servicii identice fapt pentru care a considerat ca fiind greşite considerentele hotărârii recurate prin care s-a reţinut faptul că elementul verbal identic "D." ce este conţinut de ambele semne nu este suficient pentru a neutraliza numeroasele diferenţe care există între acestea.

În continuare, recurentul a criticat hotărârea recurată pentru faptul că instanţa de apel a reţinut greşit faptul că sintagma "D." nu este distinctivă deoarece aceasta face trimitere la aria geografică unde se comercializează produsele pentru care aceasta a fost înregistrată deoarece acesta a dovedit faptul că această construcţie verbală este un element distinctiv şi dominant al mărcii sale ce a fost preluat în mod identic de către intimatul-pârât persoană fizică.

Recurentul susţine că marca sa nu poate să fie apreciată ca fiind lipsită de caracter distinctiv deoarece este de competenţa Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci să analizeze dacă semnul depus spre înregistrare are caracter distinctiv acesta reprezentând motive absolute de refuz la înregistrarea unei mărci, conform art. 5 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 84/1998. Recurentul a considerat că prin înregistrare marca sa se bucură cel puţin de o prezumţie a caracterului distinctiv.

Recurentul a arătat că denumirea mărcii sale "D." established 2008" reprezintă o metaforă în sensul în care "parcul" ar fi proprietarul unei cafenele sau "cafeneaua s-ar afla în proprietatea parcului" motiv pentru care acesta nu ar reprezenta un mesaj pentru public cu privire la adresa sau originea geografică atunci când percepe marca.

În ceea ce priveşte elementele suplimentare considerate de instanţa de apel ca aducând distinctivitate, recurentul arată că marca sa este formată doar dintr-un scris simplu, nestilizat, de culoare albă pe fond albastru.

În dezvoltarea aceluiaşi motiv de recurs recurentul-reclamant a susţinut că similaritatea, riscul de confuzie incluzând şi riscul de asociere se analizează prin prisma asemănărilor, iar nu a deosebirilor dintre mărci, fiind suficient să existe similaritate la nivelul unei singure analize dintre cea fonetică, vizuală sau conceptuală, pentru a induce publicul în eroare.

Recurentul a mai susţinut şi faptul că în nenumărate decizii anterioare se precizează expres faptul că partea verbală a unei mărci combinate cu o stilizare grafică este reţinută cu precădere de publicul relevant, fiind astfel cea mai importantă componenţă sens în care citează jurisprudenţă naţională şi europeană.

Concluzionând recurentul a conchis că utilizarea de către intimat a denumirii "D." fără acordul recurentului reprezintă o utilizare neautorizată a mărcii sale.

În ceea ce priveşte cel de-al doilea motiv de recurs ce a fost invocat de către recurent dar neîncadrat în drept şi anume depăşirea limitelor casării de instanţa de apel, prin intermediul acestuia s-a susţinut că Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în decizia de casare a constatat că în cauză nu s-a făcut aplicarea condiţiilor privind existenţa riscului de confuzie prin omiterea analizei gradului de distinctivitate a mărcii, fiind necesară rejudecarea pentru analiza corespunzătoare a criteriilor vizând aprecierea riscului de confuzie, cu aplicarea criteriilor jurisprudenţiale.

Instanţa de apel a ajuns la concluzia că nu sunt întrunite condiţiile prevăzute de art. 39 din Legea nr. 84/1998 deoarece intimatul-pârât B., are un drept anterior constând în numele comercial pe care îl poate opune cu succes în acţiunea în contrafacere.

Faţă de această împrejurare recurentul a considerat că în mod greşit instanţa de apel a atribuit intimatului-pârât drepturi exclusive asupra denumirii pe motivul înregistrării unei întreprinderi individuale care a fost în funcţionare mai puţin de 2 ani şi pentru care nu s-a făcut dovada utilizării numelui ca marcă.

Concluzionând asupra acestui motiv de recurs, recurentul a conchis că instanţa de apel nu numai că a depăşit limitele casării trasate de Înalta Curte ci a făcut şi o greşită aplicare a prevederilor privind protecţia numelui comercial, fără a analiza condiţiile în care acesta este protejat şi limitele protecţiei.

În cadrul celui de-al treilea şi ultim motiv de recurs invocat, recurentul a invocat contradictorialitatea motivelor deciziei instanţei de apel ce reiese din aplicarea greşită a normelor de drept material de către aceasta din urmă.

Recurentul a susţinut că deşi normele de drept material indică faptul că pentru a exista un risc de confuzie între două semne în conflict, este suficientă similaritatea la nivelul unui singur criteriu de analiză, Curtea de Apel încearcă sa reducă importanţa evaluării similarităţii prin sublinierea altor elemente verbale irelevante în imaginea de ansamblu a semnelor in conflict deoarece pe deoparte aceasta reţine identitatea elementului verbal "D." pentru ca ulterior să reţină faptul că elementul dominant al mărcii intimatului este elementul verbal "B." care iese în evidenţă datorită poziţiei sale.

În cadrul aceluiaşi motiv de recurs, recurentul arată că instanţa de apel, contrar jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene citată în hotărârea sa, nu a procedat la o analiză de ansamblu a celor două semne în conflict şi s-a rezumat doar la elementele diferite ale acestora deşi în mod evident semnele utilizate de intimatul-pârât preiau în totalitate denumirea mărcii înregistrate "D.".

În concluzie, recurentul a apreciat că instanţa de apel a aplicat în mod eronat normele de drept material atunci când a constatat faptul că denumirea "B. D." nu creează în mintea consumatorului un risc de confuzie în privinţa serviciilor pe care le oferă şi cu atât mai mult în privinţa denumirii, având în vedere că aceasta se evidenţiază prin numele intimatului-pârât.

În drept, recurentul şi-a întemeiat recursul pe dispoziţiile art. 194, 483, 485, 486, 487, 488 alin. (1) pct. 6 si 8, 490, 492 şi următoarele din C. proc. civ., Legea nr. 84/1998 a mărcilor şi indicaţiilor geografice (republicata si modificata prin legea 112/2020), precum si pe regulamentul de punere in aplicare a acesteia.

7. Apărările formulate în cauză

Intimatul-pârât B. a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat, cu consecinţa menţinerii deciziei atacate, ca legală, şi obligarea recurentului la plata cheltuielilor de judecată.

Prin întâmpinare intimatul-pârât a susţinut, printre altele, faptul că instanţa de apel a efectuat o analiză completă şi temeinică a tuturor elementelor care compun marca recurentului-reclamant, respectiv denumirea utilizată de intimatul-pârât ajungând în mod corect la concluzia că acestea sunt diferite şi că este exclus orice risc de confuzie între acestea.

Recurentul-reclamant a depus răspuns la întâmpinare, prin care a solicitat respingerea argumentelor intimatului-pârât B., reiterând solicitarea de admitere a recursului cu consecinţa casării deciziei atacate, cu obligarea intimatelor la plata cheltuielilor de judecată.

8. Procedura desfăşurată în faţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, secţia I civilă

Cauza a fost înregistrată pe rolul faţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie 18 martie 2024 şi a fost repartizată aleatoriu spre soluţionare completului nr. 2.

După efectuarea procedurilor de comunicare reglementată de art. 490 alin. (2) C. proc. civ. prin rezoluţia din data de 08 mai 2024, în temeiul art. 4711 alin. (5) C. proc. civ., s-a fixat termen de judecată la data de 11 iunie 2024, când Înalta Curte a reţinut cauza în pronunţare asupra recursului.

II. Soluţia şi considerentele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

Examinând decizia recurată, precum şi actele şi lucrările dosarului, pe baza criticilor formulate prin motivele de recurs şi prin raportare la dispoziţiile legale aplicabile în cauză, Înalta Curte constată că recursul este nefondat, pentru considerentele ce succed.

Cu titlul preliminar se constată faptul că argumentele şi criticile formulate de către recurentul-reclamant pot fi subsumate prevederilor art. 488 pct. 5 şi 8 C. proc. civ., urmând ca instanţa de recurs să analizeze cu prioritate motivele recursului care se referă la încălcarea normelor procedurale aplicabile cauzei.

Cât priveşte susţinerile încadrate de către recurent în cazul de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 6 C. proc. civ., se constată că se invocă, în realitate, aplicarea eronată a normelor de drept material referitoare la aprecierea riscului de confuzie pentru public, incluzând şi riscul de asociere între semne.

Recurentul-reclamant a arătat că instanţa de apel a reţinut, pe de o parte, identitatea dintre elementul verbal al mărcii recurentului-reclamant "D." şi unul din elementele verbale ale denumirii utilizate de către intimaţi, dar, pe de altă parte, caracterul dominant al elementului verbal "B." în cadrul semnului intimaţilor-pârâţi, deşi "normele de drept material indică faptul că există confuzie între două semne aflate în conflict şi atunci când există similaritate la nivelul unui singur criteriu de analiză."

Astfel, cu toate că, formal, se pretinde existenţa unei contrarietăţi între considerente, finalitatea criticii rezidă în cenzurarea de către instanţa de recurs a modului de aplicare a legii.

O constatare similară se impune şi în privinţa susţinerii referitoare la neefectuarea de către instanţa de apel a unei analize în ansamblu a celor două semne în conflict, astfel încât aceste critici urmează a fi analizate alături de celelalte motive de recurs ce se încadrează în motivul de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ.

II.1. În ceea ce priveşte criticile formulate de recurentul-reclamant privind depăşirea de către instanţa de apel a limitelor trasate prin decizia de casare pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, deşi recurentul-reclamant nu a indicat motivul de casare, Înalta Curte constată faptul că argumentele şi criticile pot fi încadrate în cazul de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 5 C. proc. civ. prin raportare la art. 501 alin. (1) C. proc. civ.

Recurentul a susţinut, în esenţă, faptul că instanţa de apel nu a respectat indicaţiile obligatorii ale instanţei de trimitere cu privire la analiza corespunzătoare a criteriilor privind aprecierea riscului de confuzie, deoarece a reţinut faptul că intimatul-pârât B. poate opune cu succes dreptul său asupra numelui comercial în cadrul acţiunii în contrafacere, considerente care ar depăşi limitele rejudecării.

Critica este nefondată.

Prin decizia nr. 1000/06.06.2023, Înalta Curte a dispus ca, în rejudecare, să se realizeze o analiză completă a riscului de confuzie, cu aplicarea criteriilor jurisprudenţiale dezvoltate în aplicarea normelor legale incidente şi prin integrarea dezlegărilor date de instanţa de casare, fără a se ignora criticile formulate de părţi în privinţa aspectelor reţinute de prima instanţă.

Or, examinându-se hotărârea recurată, se constată faptul că instanţa de apel a respectat indicaţiile obligatorii ale deciziei de casare, realizând o analiză a riscului de confuzie cu luarea în considerare a criteriilor jurisprudenţiale şi a dezlegărilor date de instanţa de recurs, motiv pentru care referirile la apărarea intimatului-pârât în ceea ce priveşte numele comercial nu constituie o încălcare a dispoziţiilor instanţei de casare.

Susţinerile recurentului-reclamant sub aspectul greşitei aplicări a prevederilor legale privind protecţia numelui comercial nu se circumscriu, însă, motivului de recurs prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 5 C. proc. civ., ci motivului de recurs prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 8 din acelaşi cod, cât timp se invocă încălcarea unor norme de drept material.

Din perspectiva celor expuse, Înalta Curte reţine că instanţa de apel, în rejudecare, a dat eficienţă indicaţiilor date prin hotărârea de casare, sens în care motivul de recurs prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 5 C. proc. civ. este nefondat.

II.2. Prin motivul de recurs prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., recurentul a invocat greşita aplicare a normelor de drept material reprezentate de art. 39 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998. referitoare la identitatea/similaritatea semnelor în conflict, identitatea/similaritatea produselor/serviciilor desemnate, inclusiv din perspectiva criteriilor jurisprudenţiale de evaluare a riscului de confuzie, precum şi greşita reţinere a caracterului distinctiv redus al mărcii recurentului-reclamant.

De asemenea, recurentul a criticat modul de aplicare a prevederilor legale privind protecţia numelui comercial.

Cu titlu preliminar, se impune a se preciza faptul că verificarea legalităţii deciziei de apel din perspectiva aplicării normei de drept substanţial incidente presupune determinarea corectei raportări a analizei comparative efectuate la criteriile sau regulile desprinse din jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, conturată în interpretarea normelor de drept european transpuse prin legea naţională şi al căror efect util trebuie asigurat de către instanţa de judecată într-un litigiu în care se pune problema aplicării dispoziţiilor de drept intern.

O asemenea verificare nu include, însă, reaprecierea situaţiei de fapt stabilite de către instanţa de apel, chiar dacă aplicarea corespunzătoare a legii se raportează la circumstanţele particulare ale speţei, întrucât atribuţiile instanţei de control judiciar sunt circumscrise aprecierii legalităţii, iar nu şi a temeiniciei deciziei recurate, aceasta din urmă nefiind vizată de motivele de casare descrise în mod expres şi limitativ de art. 488 alin. (1) pct. 1-8 C. proc. civ.

Pe cale de consecinţă analiza motivelor de recurs se va face pornind de la situaţia de fapt reţinută de către instanţa de apel.

Astfel, în ce priveşte drepturile asupra mărcii "D. established 2008", s-a reţinut că acestea au fost dobândite începând cu data de 20.11.2018, când recurentul-reclamant A. a depus cererea de înregistrare, marca fiind înregistrată de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci la data de 23.08.2019, sub nr. x, pentru toate serviciile din clasa 43 conform Clasificării Nisa.

Instanţa de apel a reţinut şi faptul că certificatul de înregistrare invocat de intimatul-pârât în combaterea motivelor acţiunii în contrafacere a fost emis în luna august 2014, când a fost înfiinţată B. - D., cu număr de înregistrare în Registrul Comerţului F39/1017/2014, denumire pe care folosit-o şi ulterior, după ce societatea a fost radiată în 19.01.2016. Astfel, cu ocazia închirierii spaţiului comercial către societatea intimată-pârâtă C. S.R.L., intimatul-pârât B. a impus locatarului prin contractul de locaţiune din 18.01.2018 "păstrarea numelui comercial al imobilului închiriat, brand consacrat de proprietar", astfel încât a dobândit conţinutul unui veritabil nume comercial.

Cu privire la acest din urmă aspect, recurentul-reclamant a criticat faptul că instanţa de apel i-a atribuit intimatului-pârât, în mod nelegal, drepturi exclusive asupra denumirii în cauză în baza unei întreprinderi individuale care a fost în funcţiune mai puţin de doi ani şi pentru care nu s-a făcut dovada utilizării numelui ca marcă.

Pe acest aspect, Înalta Curte constată că, într-adevăr, prin decizia recurată, s-a făcut referire la protecţia numelui comercial, în baza art. 8 din Convenţia de la Paris asupra proprietăţii industriale.

În acelaşi timp, însă, instanţa de apel nu a dat nicio eficienţă acestei menţiuni, în sensul că şi-ar fi fundamentat soluţia de respingere ca nefondată a cererii în contrafacerea mărcii, evocându-se fondul cauzei, pe întrunirea condiţiilor de aplicare a prevederilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 84/1998 (în forma de la data introducerii cererii de chemare în judecată - 13.10.2020), cu referire şi la jurisprudenţa CJUE în interpretarea normei echivalente din directiva de armonizare a legislaţiilor naţionale în materie de mărci (în special, hotărârea din cauza C-17/06 Céline).

O asemenea argumentaţie ar fi fost suficientă pentru concluzia potrivit căreia titularul mărcii nu este îndreptăţit să interzică terţului utilizarea mărcii, în activitatea sa comercială, atunci când marca corespunde numelui acestuia (inclusiv în cazul unui terţ persoană juridică, în aplicarea dezlegării din cauza Céline).

Or, în decizia recurată nu a fost inserat niciun considerent din care să rezulte verificarea cerinţelor art. 45 din Legea nr. 84/1998, de altfel, norma nefiind măcar menţionată.

Raţionamentul juridic pe baza căruia a fost adoptată soluţia criticată a vizat exclusiv neîndeplinirea cerinţelor de aplicare a dispoziţiilor art. 39 alin. (2) din Legea nr. 84/1998, instanţa de apel procedând la o analiză detaliată a condiţiilor referitoare la identitatea/similaritatea semnelor aflate în conflict şi a serviciilor desemnate de acestea, precum şi cu privire la riscul de confuzie şi asociere, cu respectarea indicaţiilor Înaltei Curţi din decizia civilă nr. 1000/06.06.2023, pronunţată în ciclul procesual anterior.

Prin urmare, simpla menţionare în decizie a protecţiei juridice de care beneficiază un nume comercial nu corespunde unui considerent decisiv, ori, cel puţin, decizoriu, astfel încât critica prin care recurentul-reclamant urmăreşte să se constate nelegalitatea dezlegării date acestei chestiuni litigioase este lipsită de finalitate şi nu se impune a fi analizată, atât timp cât, chiar dacă ar fi găsită ca fondată, eventuala admitere a acesteia nu ar putea conduce la casarea deciziei recurate.

În cadrul aceluiaşi motiv subsumat art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ. recurentul a arătat că instanţa de recurs a încălcat dispoziţiile art. 39 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998 deoarece în cauză sunt îndeplinite cele două condiţii cumulative prevăzute de pentru a putea fi reţinut un risc de confuzie între o marcă şi un semn folosit în activitatea comercială: existenţa similarităţii sau identităţii între marca înregistrată şi semnul utilizat şi existenţa similarităţii sau identităţii între produsele şi/sau serviciile vizate.

Recurentul-reclamant a susţinut că instanţa de apel a reţinut, în mod greşit, absenţa identităţii dintre serviciile prestate efectiv de către intimatul-pârât - alimentaţie publică cu specific grecesc şi cele pentru care este înregistrată marca recurentului-reclamant -, în contextul în care marca sa este înregistrată pentru toate serviciile din clasa 43, conform Clasificării de la Nisa, prin faptul că a indicat titlul general al clasei, iar serviciile de restaurant includ şi servicii de restaurant cu specific grecesc.

Prin memoriul de recurs se invocă hotărârea pronunţată de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene pronunţată la data de 17.01.2012 în cauza T/522/10 Hell prin care s-a statuat faptul că atunci când lista de servicii a mărcii anterioare include o indicaţie generală care cuprinde integral serviciile mărcii contestate, serviciile sunt identice.

Curtea apreciază că nu există o încălcare a normelor de drept material şi nici a jurisprudenţei europene în materie, dat fiind că instanţa de apel, în cadrul analizei riscului de confuzie, a avut în vedere faptul că părţile din prezenta cauză activează în cadrul alimentaţiei publice. Pe cale de consecinţă, instanţa de apel a luat în considerare aceeaşi sferă de activitate pentru ambele părţi atunci când a analizat riscul de confuzie, prin raportare la argumentele susţinute de către recurent cu privire la identitatea serviciilor protejate de semnele în conflict.

În cadrul aceluiaşi motiv subsumat art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., recurentul a criticat hotărârea instanţei de apel în ceea ce priveşte gradul redus de similitudine între mărci, arătând că, în opinia sa, există un grad ridicat de similaritate la nivel vizual, fonetic şi conceptual între cele două semne aflate în conflict, criticând decizia recurată sub aspectul aplicării greşite a jurisprudenţei europene incidente în cauză.

Recurentul-reclamant a susţinut, în esenţă, că elementul distinctiv şi dominant din marca recurentului este preluat în manieră identică în cadrul semnului pârâtului, iar serviciile prestate sunt identice, riscul de confuzie nu poate fi înlăturat prin adăugarea unor cuvinte sau prin eliminarea elementului figurativ, mai mult decât atât, este greşită aprecierea instanţei de apel conform căreia marca înregistrată este slab protejată, din cauza caracterului descriptiv al sintagmei "D.".

Susţinerile recurentului-reclamant nu sunt fondate.

Potrivit jurisprudenţei CJUE, aprecierea globală a riscului de confuzie trebuie să se bazeze, în ceea ce priveşte similaritatea vizuală, auditivă sau conceptuală a mărcilor în discuţie, pe impresia de ansamblu dată de mărci, ţinând seama, inter alia, de componentele lor distinctive şi dominante (hotărârea din 11 noiembrie 1997, C-251/95, Sabel, par. 23).

De asemenea, în cadrul examinării riscului de confuzie, aprecierea similitudinii dintre două mărci nu se poate limita la luarea în considerare numai a unei componente a unei mărci complexe şi la compararea acesteia cu o altă marcă. Dimpotrivă, comparaţia trebuie să se facă prin examinarea mărcilor în cauză, apreciată fiecare ca întreg, ceea ce nu exclude faptul că impresia de ansamblu, produsă în memoria publicului relevant de o marcă complexă, poate să fie dominată, în anumite împrejurări, de una sau mai multe dintre componentele sale (hotărârea din cauza C-120/04 Medion, par. 29; hotărârea din 12 iunie 2007, hotărârea din cauza C-20/14 BGW, par. 36). Aprecierea similitudinii se va putea face exclusiv pe baza elementului dominant numai dacă toate celelalte componente ale mărcii sunt neglijabile (hotărârea din cauza C-334/05P Shaker, par. 42).

Pe acest temei, contrar susţinerilor recurentului-reclamant, faptul că cele două semne au elementul comun identic "D." nu este suficient în sine pentru a se reţine în cauză riscul de confuzie, incluzând şi riscul de asociere, iar instanţa de apel s-a raportat, în evaluarea globală a acestuia, la impresia de ansamblu a semnelor, ţinând cont de componentele lor distinctive şi dominante, de elementele verbale şi figurative ale acestora.

În acelaşi timp, în aplicarea aceloraşi criterii jurisprudenţiale, nu este de plano permisă luarea în considerare doar a elementului comun "D.". Elementul verbal B. din semnul "B. D.", folosit de către pârâţi, ar putea fi exclus din aprecierea de ansamblu a semnului, după stabilirea acesteia, doar dacă este neglijabil.

Or, recurentul-reclamant cu toate că a reproşat generic instanţei de apel sublinierea unor elemente verbale irelevante în imaginea de ansamblu a semnelor în conflict, altele decât componenta comună, nu s-a referit în mod concret la elementul verbal B. şi nici nu a prezentat vreun argument pentru care acesta nu ar fi distinctiv per se sau ar fi neglijabil din alte motive.

Mai mult decât atât, instanţa de apel a reţinut că această componentă este elementul dominant în cadrul semnului utilizat de către pârâţi, deoarece, datorită poziţiei sale şi a mărimii literelor, domină în percepţia consumatorului asupra acestui semn, iar atare apreciere a instanţei de apel relevă situaţia de fapt stabilită, ce nu poate fi reevaluată în etapa procesuală a recursului, fiind o chestiune de temeinicie, iar nu de legalitate a deciziei recurate.

Prin urmare, vor fi înlăturate susţinerile recurentului, conform cărora, în aplicarea criteriilor jurisprudenţiale, instanţa de apel ar fi trebuit să dea relevanţă identităţii parţiale a semnelor în conflict, în sensul că aceasta conduce la risc de confuzie, independent de existenţa altor elemente în cadrul fiecărui semn comparat.

Înalta Curte reţine, totodată, că recurentul-reclamant, susţinând preluarea în mod identic a sintagmei "D." în cadrul semnului utilizat de către pârâţi, a pretins că este vorba despre acelaşi concept creat de către titularul mărcii anterioare, întrucât consumatorul, în prezenţa elementului identic, va percepe acelaşi mesaj în ambele semne.

Această susţinere relevă încă o dată faptul că recurentul-reclamant urmăreşte a se face abstracţie de elementul verbal B. în aprecierea de ansamblu a semnului utilizat de către pârâţi, finalitate ce nu poate fi acceptată, pentru considerentele ce preced.

În acelaşi timp, potrivit jurisprudenţei CJUE, în aprecierea globală a riscului de confuzie, diferenţele conceptuale dintre două semne pot neutraliza similitudinile auditive şi vizuale dintre acestea, în măsura în care cel puţin unul dintre aceste semne are, din perspectiva publicului relevant, o semnificaţie clară şi determinată, astfel încât acest public să o poată sesiza imediat (a se vedea în acest sens, hotărârea din 12.01.2006 din cauza C-361/04 Ruiz-Picasso, par. 20, hotărârea din 23.03.2006 din cauza C-206/04 Mühlens/OAPI, par. 35).

Sub acest aspect este de reţinut că două semne sunt identice sau similare din punct de vedere conceptual atunci când sunt percepute ca având un conţinut semantic identic sau analog (hotărârea din 11 noiembrie 1997, C-251/95, Sabel, punctul 24). Conţinutul semantic al unei mărci este ceea ce semnifică sau evocă aceasta sau, în cazul în care marca este constituită dintr-o imagine sau o formă, ceea ce reprezintă aceasta.

Prin decizia recurată, instanţa de apel a constatat că denumirea sub care semnul este folosit în comerţ de către pârâţi cuprinde numele de familie al proprietarului imobilului şi al autorilor pârâtului persoană fizică, care au desfăşurat aceeaşi activitate sub numele "B. D.", începând din anii 1920, dobândind notorietate locală, denumirea fiind pomenită inclusiv de scriitori în nuvele şi povestiri, jurnalişti în ziare locale vechi, astfel cum s-a dovedit prin înscrisurile de la dosar.

Această constatare nu a fost criticată prin motivele de recurs, partea limitându-se la a reproşa instanţei de apel valorificarea protecţiei numelui comercial, critică ce a fost respinsă prin prezenta decizie.

Or, din punct de vedere conceptual, cunoaşterea de către public a semnului pe piaţa serviciilor echivalează cu semnificaţia aparte pe care consumatorul este în măsură să o atribuie acestuia, cu atât mai mult cu cât cuvântul "B." nu este un cuvânt uzual pentru cafenele/restaurante respectiv pentru serviciile protejate de marca recurentului-reclamant şi reprezintă, totodată, elementul dominant în cadrul semnului pârâţilor.

Aceste aspecte sunt de natură a delimita semnele aflate în conflict din punct de vedere conceptual, astfel încât se constată, în contextul riscului de confuzie, că diferenţele conceptuale dintre cele două semne neutralizează similitudinile vizuale şi chiar pe cele fonetice, în măsura în care similaritatea ar fi constatată şi sub acest ultim aspect, astfel cum preconizează recurentul (aspect care nu se impune a fi verificat, faţă de inexistenţa similarităţii în plan semantic a semnelor comparate).

În consecinţă, susţinerile recurentului-reclamant nu sunt apte să infirme concluzia la care a ajuns instanţa de apel în examinarea comparativă a semnelor în conflict, aceea a inexistenţei riscului de confuzie.

În acest context, critica referitoare la aprecierea greşită a instanţei de apel pe aspectul lipsei de distinctivitate a construcţiei verbale "D." şi, implicit, al caracterul distinctiv scăzut al mărcii anterioare, nu ar putea conduce, chiar în ipoteza admiterii sale, la constatarea unei examinări eronate, de către instanţa de apel, a riscului de confuzie pentru public, incluzând şi riscul de asociere între semne.

După cum s-a arătat prin decizia recurată, aprecierea globală a riscului de confuzie implică o anumită interdependenţă între factorii luaţi în considerare, iar similaritatea semnelor comparate, respectiv a produselor sau serviciilor pe care acestea le desemnează, precum şi gradul de similaritate, figurează incontestabil printre aceşti factori.

În egală măsură, însă, după cum rezultă din jurisprudenţa constantă a CJUE (începând cu hotărârea din cauza C 251/95 Sabel), un factor relevant în aprecierea globală a riscului de confuzie îl constituie şi gradul de distinctivitate al mărcii anterioare, constând în aptitudinea mărcii de a distinge produsul unui comerciant de produsele altor comercianţi de pe piaţă. Caracterul distinctiv determină întinderea protecţiei sale, iar riscul de confuzie este cu atât mai ridicat cu cât caracterul distinctiv al mărcii anterioare se dovedeşte a fi mai important.

Este adevărat că nu se poate desprinde din jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene o "teorie a mărcilor slabe", care ar presupune ca, în toate cazurile şi în mod diferenţiat, pentru a se dispune anularea unei mărci ulterioare, similaritatea mărcilor aflate în conflict ar trebui să fie una foarte ridicată, în fapt, o cvasi-identitate, ceea ce ar însemna ca similaritatea semnelor să existe doar în cazul unei reproduceri aproape integrale a mărcii anterioare în marca ulterioară, a cărei înregistrare se solicită a fi anulată.

Dimpotrivă, CJUE a subliniat fără echivoc în hotărârile pronunţate faptul că o constatare a existenţei unui risc de confuzie nu poate fi exclusă ex ante şi indiferent de situaţie, tocmai datorită interdependenţei factorilor relevanţi în acest sens, nici măcar în cazul în care marca anterioară şi semnul a cărui înregistrare se solicită coincid într-un element cu caracter distinctiv slab sau descriptiv în ceea ce priveşte produsele şi serviciile în cauză, deşi este adevărat că aprecierea globală a riscului de confuzie în mod frecvent nu va conduce la constatarea existenţei acestui risc (în acest sens, hotărârea din data de 12.06.2019 pronunţată în cauza C-705/17 Hansson, pct. 55 şi jurisprudenţa acolo citată).

Aşadar, nu se poate formula o regulă, în sensul că riscul de confuzie este exclus de plano în situaţia în care marca anterioară are un caracter distinctiv scăzut şi, ca atare, o protecţie juridică limitată, iar mărcile comparate coincid doar în parte şi, mai mult, într-un element slab distinctiv ori chiar lipsit de distinctivitate. O astfel de aserţiune ar avea drept efect neutralizarea factorului ţinând de similaritatea mărcilor, ceea ce nu este posibil în evaluarea globală a riscului de confuzie, în cadrul căreia factorii relevanţi se analizează interdependent, iar similaritatea semnelor în conflict, atunci când există, nu poate fi înlăturată pentru motivul caracterului distinctiv scăzut al mărcii anterioare (în acelaşi sens, a se vedea ordonanţa pronunţată la data de 27.04.2006 în cauza C-235/05 L`Oréal, pct. 45).

Aşadar, atunci când este invocat, eventualul caracter distinctiv redus al mărcii anterioare trebuie analizat ca atare în aprecierea globală a riscului de confuzie, întrucât poate influenţa constatarea existenţei sau a inexistenţei unui asemenea risc.

Cu toate acestea, în prezenta cauză, faţă de concluzia deja arătată, în sensul că diferenţele conceptuale dintre cele două semne neutralizează similitudinile vizuale şi chiar eventualele similitudini fonetice, riscul de confuzie este exclus, chiar dacă s-ar reţine un grad normal de distinctivitate al mărcii anterioare (instanţa de apel a constatat că marca opusă nu a dobândit un grad ridicat de distinctivitate prin utilizare, fără ca recurentul-reclamant să formuleze vreo critică pe acest aspect).

Faţă de toate considerentele expuse, Înalta Curte va respinge recursul ca nefondat, în temeiul art. 496 alin. (1) C. proc. civ.

În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată solicitate de către intimatul-pârât se constată că, prin înscrisurile depuse la termenul de judecată din 11.06.2024 şi aflate la filele x, respectiv factura seria x nr. x din data de 10 iunie 2024, chitanţa seria x nr. x din data de 10 iunie 2024, factura seria x nr. x din data de 5 decembrie 2022 şi chitanţa seria x nr. x din data de 14 decembrie 2022, s-a făcut dovada cheltuielilor de judecată reprezentând onorariu de avocat, în cuantum de 3.570 RON, ocazionate de prezentul recurs.

În consecinţă, Înalta Curte va obliga pe recurentul-reclamant A. la plata către intimatul-pârât B. la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 3.570 RON, potrivit art. 453 alin. (1) C. proc. civ.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge, ca nefondat, recursul declarat de reclamantul A. împotriva deciziei civile nr. 364 din data de 7 noiembrie 2023, pronunţate de Curtea de Apel Ploieşti, secţia a II-a civilă.

Obligă pe recurentul-reclamant A. la plata cheltuielilor de judecată, în cuantum de 3.570 RON către intimatul-pârât B..

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 11 iunie 2024.