Trademark infringement and annulment: exclusion of bad faith registration from the five-year tolerance defense under Law No. 84/1998

Şedinţa publică din data de 1 martie 2022

I. Circumstanţele cauzei

1. Obiectul cauzei

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti, secţia a IV-a civilă sub nr. x/2018 la data de 08.02.2018, reclamanta A. S.A. a solicitat instanţei în contradictoriu cu pârâta Antibiotice S.A. şi, pentru opozabilitatea hotărârii, cu Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, referitor la capătul de cerere privind contrafacere marcă, să îi interzică pârâtei să mai folosească în comerţ semnul RUBIFEN, singur sau prin alăturare cu orice alte elemente verbale sau figurative, în activitatea comercială a acesteia pe teritoriul României, pentru produse din clasa 5, inclusiv, dar fără a se limita la: oferirea de produse sub semnul în discuţie; fixarea semnului pe produse sau pe ambalajele acestora; utilizarea semnului în publicaţii de orice fel (inclusiv pe internet, în social media, pe pagina proprie de internet, pe ambalaje, etichete etc); producerea bunurilor, depozitarea bunurilor, comercializarea şi oferirea spre comercializare a bunurilor purtând semnul în discuţie, inclusiv prin intermediul terţilor; şi, în consecinţă, schimbarea denumirii medicamentului RUBIFEN, inclusiv din autorizaţia de punere pe piaţă nr. 7719/2015/01, emisă de Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, precum şi a altor autorizaţii în vigoare sau în curs de eliberare, dacă este cazul.

Reclamanta a solicitat instanţei, totodată, să oblige pârâta să retragă de pe piaţă toate produsele purtând semnul RUBIFEN, în vederea distrugerii acestora pe cheltuiala pârâtei.

Referitor la capătul de cerere privind decădere marcă, reclamanta a solicitat instanţei să dispună decăderea pârâtei din drepturile conferite de marca naţională x, înregistrată la O.S.I.M. sub nr. x, nr. depozit x, dată acordare 16.03.2005, pentru produse din clasa 05, conform Clasificării de la Nisa, cu valabilitate până la data de 20.11.2023 şi, în consecinţă, radierea mărcii x din Registrul mărcilor, cu publicarea menţiunii privind decăderea în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.

Referitor la capătul de cerere privind anulare marcă, reclamanta a solicitat instanţei să dispună: anularea mărcii naţionale x, înregistrată la O.S.I.M. sub nr. x, nr. depozit x, dată acordare 16.03.2005, pentru produse în clasa 05, conform Clasificării de la Nisa, cu valabilitate până la data de 20.11.2023, pentru motivul înregistrării cu rea-credinţă; radierea mărcii x din Registrul mărcilor, cu publicarea menţiunii privind anularea în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.

Pentru oricare şi toate dintre capetele de cerere de mai sus, reclamanta a solicitat instanţei să oblige pârâta să publice hotărârea dată în două ziare de circulaţie naţională, pe cheltuiala acesteia; să oblige pârâta la plata cheltuielilor, conform art. 453 C. proc. civ.

2. Sentinţa pronunţată de Tribunalul Bucureşti

Prin sentinţa civilă nr. 2328 din 14 noiembrie 2018, Tribunalul Bucureşti, secţia a IV-a civilă a admis cererea, a interzis pârâtei Antibiotice S.A. să mai folosească în comerţ semnul RUBIFEN, singur sau prin alăturare cu orice alte elemente verbale sau figurative, în activitatea comercială a acesteia pe teritoriul României, pentru produse din clasa 5, inclusiv, dar fără a se limita la: oferirea de produse sub acest semn, fixarea semnului pe produse sau pe ambalajele acestora, utilizarea semnului în publicaţii de orice fel (inclusiv pe internet, în social media, pe pagina proprie de internet, pe ambalaje, etichete etc), producerea bunurilor, depozitarea bunurilor, comercializarea şi oferirea spre comercializare a bunurilor purtând semnul în discuţie, inclusiv prin intermediul terţilor, schimbarea denumirii medicamentului RUBIFEN.

A obligat pârâta Antibiotice S.A să retragă de pe piaţă toate produsele purtând semnul RUBIFEN, în vederea distrugerii acestora pe cheltuiala pârâtei, a dispus decăderea pârâtei Antibiotice S.A. din drepturile conferite de marca naţională nr. x (x), înregistrată la data de 16.03.2005, pentru produse din clasa 5, a obligat pârâtul OSIM la radierea înregistrării mărcii nr. x, cu publicarea menţiunii privind decăderea în B.O.P.I, a dispus anularea mărcii x, înregistrată la OSIM sub nr. x pentru produse din clasa 5.

A obligat pârâtul OSIM la radierea înregistrării mărcii nr. x, cu publicarea menţiunii privind anularea în B.O.P.I, a obligat pârâta Antibiotice S.A. să publice pe cheltuiala sa, în două ziare de circulaţie naţională, dispozitivul hotărârii judecătoreşti şi a obligat pârâta Antibiotice S.A. să plătească reclamantei suma de 5.893,07 euro (în echivalent RON) şi suma de 960 RON, reprezentând cheltuieli de judecată.

3. Decizia pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti

Prin decizia nr. 789A din 15 iulie 2020 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă s-a respins, ca nefondat, apelul declarat de apelanta-pârâtă Antibiotice S.A. şi a fost obligată apelanta la 1656 euro către intimate, reprezentând cheltuieli de judecată în apel.

4. Calea de atac exercitată în cauză

Împotriva acestei decizii a declarat recurs pârâta Antibiotice S.A.

În motivarea recursului s-au arătat, în esenţă, următoarele.

- instanţa de apel a reţinut situaţia de fapt dedusă judecăţii, preluând în integralitate susţinerile părţilor, însă nu a efectuat o analiză proprie a criticilor formulate de pârâtă, astfel că, din considerentele deciziei atacate nu rezultă cu claritate motivul pentru care Curtea de Apel consideră nefondat apelul pârâtei, aceasta rezumându-se doar la a repeta considerentele instanţei de fond;

- în speţă sunt incidente dispoziţiile art. 70 din Legea nr. 84/1998, motiv pentru care pârâta consideră că acţiunea în contrafacere introdusă de reclamantă este inadmisibilă, iar hotărârile date de instanţa de fond şi cea de apel au fost date cu aplicarea greşită a normelor de drept material;

- susţinerile reclamantei conform cărora pârâta se face vinovată de săvârşirea acţiunii de contrafacere marcă sunt lipsite în totalitate de fundament juridic; niciodată pârâta nu a încercat să profite de pe urma notorietăţii unei mărci înregistrate pe teritoriul naţional ci şi-a înregistrat propria marcă şi a utilizat această marca fără a cauza vreun prejudiciu reclamantei;

- solicită admiterea recursului, casarea deciziei atacate şi trimiterea cauzei spre rejudecare Curţii de Apel Bucureşti.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 488 alin. (1) pct. 6 şi 8 C. proc. civ.

5. Apărările formulate în cauză

Cu depăşirea termenului legal de 30 zile, intimata-reclamantă a formulat întâmpinare prin care a invocat excepţia nulităţii recursului, susţinând că motivele de casare invocate de pârâtă nu se încadrează în cele prevăzute expres de dispoziţiile art. 488 C. proc. civ.. În subsidiar, în măsura în care se trece peste excepţia nulităţii, reclamanta solicită respingerea recursului ca nefondat.

La 15 decembrie 2020, pârâta a formulat răspuns la întâmpinare prin care a solicitat respingerea apărărilor invocate de către reclamantă şi admiterea recursului, casarea deciziei atacate şi trimiterea cauzei spre rejudecare Curţii de Apel Bucureşti.

6. Procedura de filtru

Raportul întocmit în cauză, în condiţiile art. 493 alin. (2) şi (3) C. proc. civ., a fost analizat în completul filtru, fiind comunicat părţilor, iar prin încheierea din data de 9 noiembrie 2021 a fost admis în principiu recursul declarat de pârâta Antibiotice S.A. împotriva deciziei civile nr. 789A din 15 iulie 2020, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă şi s-a stabilit termen de judecată la 1 martie 2022, în şedinţă publică, cu citarea părţilor.

II. Soluţia şi considerentele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

Înalta Curte a constatat nefondat recursul pentru considerentele expuse mai jos.

Este nefondat motivul de recurs întemeiat de recurentă pe prevederile art. 488 alin. (1) pct. 6 C. proc. civ., potrivit cărora casarea unei hotărâri se poate cere când hotărârea nu cuprinde motivele pe care se întemeiază sau când cuprinde motive contradictorii ori numai motive străine de natura cauzei.

În dezvoltarea acestui motiv, recurenta a susţinut că instanţa de apel a preluat în integralitate susţinerile părţilor, însă nu a efectuat o analiză proprie a criticilor formulate de pârâtă, astfel că, din considerentele deciziei atacate nu rezultă cu claritate motivul pentru care instanţa a considerat că este nefondat apelul pârâtei, aceasta rezumându-se doar la a relua considerentele instanţei de fond.

Având în vedere cele invocate de recurentă, se constată că această critică poate fi mai degrabă circumscrisă cazului de casare prevăzut de art. 488 pct. 5 C. proc. civ., deoarece nu se pune problema nici a absenţei complete a motivării (decizia recurată fiind motivată) şi nici a existenţei numai a unor motive străine în decizia atacată (acestea fiind împrejurările specifice cazului de casare prevăzut de art. 488 pct. 6 C. proc. civ.)

Or, judecătorul are obligaţia, prevăzută de art. 22 alin. (6) C. proc. civ., de a se pronunţa asupra tot ceea ce s-a cerut - în acest caz cu privire la toate motivele de apel legal invocate - astfel încât susţinerile valorificate în cadrul acestui motiv pot fi încadrate în cazul de casare de la art. 488 pct. 5 C. proc. civ. ("când prin hotărârea atacată instanţa a încălcat regulile de procedură a căror nerespectare atrage sancţiunea nulităţii"), însă nici recalificarea acestui motiv de recurs nu conduce la o altă concluzie decât a netemeiniciei sale.

Aşa cum se reţine în doctrină şi jurisprudenţă, judecătorul are obligaţia de a motiva soluţia dată fiecărui capăt de cerere, respectiv motiv de apel sau recurs, iar nu să răspundă separat diferitelor argumente ale părţilor care sprijină aceste capete de cerere, respectiv motive de apel sau recurs. Nu constituie motiv de casare faptul că nu s-a răspuns fiecărui argument, admiţându-se posibilitatea motivării implicite.

Chiar şi faţă de aceste consideraţii teoretice, se observă că în cauza de faţă, instanţa de apel a făcut o analiză proprie a motivelor de apel cu care a fost învestită, răspunzând în detaliu tuturor criticilor invocate de pârâtă, cu concluzia că acestea sunt neîntemeiate.

Împrejurarea că instanţa de apel, după analiza efectuată, a achiesat la concluziile primei instanţe nu echivalează cu nemotivarea hotărârii şi nu poate constitui un motiv de reformare a hotărârii atacate.

Mai mult, instanţa de apel a analizat şi s-a pronunţat explicit pe toate aspectele invocate de pârâtă prin memoriul cuprinzând motivele apelului declarat şi depus în termenul legal, Curtea de apel observând în acest context că soluţia primei instanţe referitoare la capătul de cerere privind anularea mărcii pârâtei nu a făcut obiectul motivelor de apel şi că "în lipsa unor contraargumente ale apelantei legate de capătul de cerere privind anularea, făcând propria analiză, Curtea reţine ca fiind juste considerentele primei instanţe".

Deşi susţine că instanţa de apel a omis a analiza aspecte invocate de pârâtă prin "motivele de apel şi prin concluziile scrise depuse la dosarul cauzei", instanţa de recurs observă, pe de-o parte, că această critică nu indică în concret care sunt motivele de apel ce nu au fost examinate de Curtea de apel, iar examinarea lucrărilor dosarului relevă, cum s-a arătat, că decizia recurată cuprinde răspunsul argumentat faţă de toate chestiunile cuprinse în motivele de apel formulate cu respectarea termenului legal de motivare a căii de atac.

Pe de altă parte, referindu-se la concluziile scrise, partea nu poate pretinde instanţei a lua în considerare şi a examina motive de apel invocate cu ocazia depunerii concluziilor scrise, după închiderea dezbaterilor, deoarece se opun atât normele care reglementează termenul imperativ de decădere pentru motivarea căii de atac a apelului, cât şi principiul contradictorialităţii procesului civil (fiind astfel necesar ca o problemă de fapt şi de drept dedusă judecăţii instanţei de control judiciar să fie invocată de o aşa manieră încât toate părţile să o cunoască şi să poată formula apărări şi probatorii adecvate, dacă este cazul).

Prin urmare, dacă un motiv de apel este invocat direct prin concluziile scrise, el nu învesteşte în mod legal instanţa de apel, care nu este ţinută a-i răspunde prin hotărârea ce soluţionează respectiva cale de atac.

În cauza de faţă, instanţa de recurs identifică în criticile formulate în calea extraordinară de atac chestiunea aplicării art. 70 din Legea nr. 84/1998 (în forma republicată), şi observă că această dispoziţie legală a fost invocată pentru prima dată de pârâtă cu ocazia dezbaterilor orale, concluziile în acest sens ale părţilor fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la termenul când au avut loc dezbaterile în apel .

Chiar dacă această dispoziţie legală a fost invocată înainte de închiderea dezbaterilor, partea adversă putând (cel puţin de principiu) să îi răspundă, în speţă se opune în continuare primirii acestui motiv împrejurarea că motivele apelului trebuie să fie formulate în termenul de 30 de zile de la comunicarea hotărârii atacate, termen împlinit la data dezbaterilor asupra apelului.

De aceea, nu se poate reproşa cu temei instanţei de apel împrejurarea că nu a examinat în considerentele deciziei recurate această chestiune, critica fiind nefondată şi din această perspectivă.

În tot cazul, cum se va arăta în cele ce succed, un motiv de apel întemeiat pe aplicarea art. 70 din Legea nr. 84/1998 era şi neîntemeiat în cauza de faţă.

Aşadar, cum hotărârea instanţei de apel satisface cerinţele legale referitoare la motivarea hotărârii şi la limitele învestirii, argumentele fiind concise, clare şi în concordanţă cu circumstanţele cauzei, Înalta Curte constată că motivul de recurs întemeiat pe dispoziţiile art. 488 alin. (1) pct. 6 C. proc. civ. şi recalificat în limitele art. 488 pct. 5 C. proc. civ. este nefondat.

Cât priveşte motivul de recurs întemeiat pe dispoziţiile art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., prin care recurenta-pârâtă invocă inadmisibilitatea acţiunii în contrafacere în temeiul art. 70 din Legea nr. 84/1998, Înalta Curte constată că este nefondat.

Trecând peste argumentele ce precedă (legate de invocarea tardivă a acestei chestiuni, ce este distinctă de celelalte apărări formulate de pârâtă şi se constituie, practic într-un motiv de apel/recurs de sine stătător), se observă că textul invocat de recurenta-pârâtă are în prezent următoarea formulare:

"Art. 70 (1) Titularul unei mărci anterioare dintre cele prevăzute la art. 6 alin. (2) sau al unui semn ori drept anterior dintre cele prevăzute la alin. (3) lit. a), c) sau e) al aceluiaşi articol, care a tolerat într-o perioadă neîntreruptă de 5 ani utilizarea în România sau în Uniunea Europeană, după caz, a unei mărci ulterioare, având cunoştinţă despre această utilizare, nu poate să ceară anularea şi nici să se opună utilizării mărcii ulterioare pentru produsele şi serviciile pentru care această marcă ulterioară a fost utilizată, în afară de cazul în care înregistrarea mărcii ulterioare a fost cerută cu rea-credinţă.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1), titularul mărcii ulterior înregistrate nu se poate opune utilizării mărcii anterioare sau semnului anterior, chiar dacă acestea nu mai pot fi invocate împotriva mărcii ulterioare."

Forma în vigoare a normei este cuprinsă în Legea nr. 84/1998 astfel cum a fost republicată în anul 2020, succesiv modificărilor aduse prin Legea nr. 112/2020, iar textul (cuprins anterior republicării şi renumerotării textelor în art. 48) a fost adoptat prin acest din urmă act normativ, publicat în Monitorul Oficial la data de 9 iulie 2020.

Anterior modificării prin Legea nr. 112/2020, art. 48 din Legea nr. 84/1998 prevedea că "(1) Titularul unei mărci anterioare, care cu ştiinţă a tolerat într-o perioadă neîntreruptă de 5 ani folosirea unei mărci ulterior înregistrate, nu poate să ceară anularea şi nici să se opună folosirii mărcii ulterioare pentru produsele şi serviciile pentru care această marcă ulterioară a fost folosită, în afară de cazul în care înregistrarea mărcii ulterioare a fost cerută cu rea-credinţă. (2) În cazul prevăzut la alin. (1), titularul mărcii ulterior înregistrate nu se poate opune folosirii mărcii anterioare, deşi aceasta din urmă nu mai poate fi invocată împotriva mărcii ulterioare."

Înalta Curte consideră că dispoziţiile art. 70 din legea republicată, în forma mai sus reprodusă, nu sunt aplicabile cauzei din motivul că ele au fost adoptate pe parcursul judecării cauzei, iar norma ce reglementează regimul juridic al acţiunii în contrafacere pendinte este cea în vigoare la data sesizării instanţei.

Apreciind însă asupra incidenţei prevederilor art. 48 în forma legii anterioară modificării prin Legea nr. 112/2020, aplicabilă litigiului, instanţa de recurs observă că susţinerile recurentei nu pot fi primite.

Astfel, atât legea nouă, cât şi cea anterioară, aplicabile cauzei, prevăd imposibilitatea formulării cu succes a unei acţiuni în contrafacere pentru ipoteza în care titularul mărcii anterioare a tolerat cu ştiinţă folosirea mărcii ulterioare timp de 5 ani, excluzând însă cazul înregistrării mărcii ulterioare cu rea-credinţă.

Or, în cauza de faţă instanţele de fond au constatat că marca pârâtei a fost înregistrată cu rea-credinţă şi au procedat la anularea sa pentru acest motiv, împrejurare în care dispoziţia legală invocată de recurenta-pârâtă se aplică în ultima sa teză, ce permite formularea acţiunii în contrafacere.

Nu pot fi primite susţinerile subsumate în cererea de recurs dispoziţiilor art. 488 pct. 8 C. proc. civ., dar prin care se valorifică argumente în sensul existenţei bunei-credinţe a recurentei la înregistrarea mărcii anulate, deoarece, astfel cum au fost expuse, ele constituie solicitări de reevaluare a probatoriului, ce scapă controlului instanţei de recurs. Este astfel cazul argumentelor în sensul că în conduita recurentei nu au fost identificate anterior acţiuni neloiale, că pârâta nu a cauzat reclamantei nici un prejudiciu material sau moral, că nu a încercat să profite de cunoaşterea semnului înregistrat de reclamantă în alte jurisdicţii şi că reclamanta nu a utilizat pe teritoriul României semnul RUBIFEN.

În consecinţă, în temeiul art. 496 alin. (1) C. proc. civ., Înalta Curte va respinge ca nefondat, recursul.

În temeiul art. 453 alin. (1) C. proc. civ., va obliga pe recurenta-pârâtă Antibiotice S.A. la plata către intimata-reclamantă A. S.A a sumei de 2196,33 euro, contravaloare în RON, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariul agenţiei de proprietate industrială ce a reprezentat intimata-reclamantă în recurs, dovedit cu înscrisurile depuse la dosar (facturi şi dovezi de achitare).

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge, ca nefondat, recursul declarat de pârâta Antibiotice S.A. împotriva deciziei civile nr. 789A din 15 iulie 2020, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă.

Obligă pe pârâta Antibiotice S.A. la plata sumei de 2196,33 euro, contravaloare în RON, cu titlu de cheltuieli de judecată, către reclamanta A. S.A.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 1 martie 2022.