Annulment of trademark registration for bad faith: requirement of subjective intent beyond knowledge of third party's prior use and interest to prevent imminent harm from duplicate national registration.

Şedinţa publică din data de 01 noiembrie 2022

Asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

I. Circumstanţele cauzei

I.1. Obiectul cereri de chemare în judecată:

Prin cererea înregistrată la data de 17 aprilie 2018 pe rolul Tribunalului Bucureşti, secţia a IV-a civilă, sub nr. x/2018, reclamantul Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Apicultură S.A. a chemat în judecată pe pârâţii A. S.R.L. şi Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, solicitând instanţei ca, prin hotărârea pe care o va pronunţa, să dispună anularea mărcii naţionale Proposept MN 99 443, nr. de depozit x, înregistrată de către A. S.R.L., pentru produsele din clasa 05, întrucât înregistrarea acesteia a fost făcută cu rea-credinţă.

I.2. Hotărârea pronunţată în primă instanţă

Prin sentinţa civilă nr. 493 din 20 martie 2019, Tribunalul Bucureşti, secţia a IV-a civilă a admis acţiunea privind pe reclamantul Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Apicultură S.A., în contradictoriu cu pârâţii A. S.R.L., Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci; a dispus anularea mărcii naţionale Proposept x, nr. de depozit x, înregistrată de pârâtă, pentru produsele din clasa 05.

I.3. Hotărârea pronunţată în apel

Prin decizia civilă nr. 27 A din 14 ianuarie 2021, Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă a respins, ca nefondat, apelul declarat de către apelanta-pârâtă A. S.R.L. împotriva sentinţei civile nr. 499 din 20 martie 2019, pronunţate de Tribunalul Bucureşti, secţia a IV-a civilă, în dosarul nr. x/2018.

II. Calea de atac formulată în cauză

Împotriva deciziei civile nr. 27 A din 14 ianuarie 2021 pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă, a declarat recurs pârâta A. S.R.L.

II.1. Motivele de recurs

Recursul declarat de pârâta A. S.R.L. a fost motivat prin însăşi cererea de recurs, conform prevederilor art. 487 alin. (1) C. proc. civ., invocându-se incidenţa motivului de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 5 şi 8 C. proc. civ.

Recurenta-pârâtă a solicitat admiterea recursului, casarea hotărârii atacate, cu consecinţa trimiterii cauzei spre judecarea apelului, în sensul respingerii în integralitate a cererii de chemare în judecată, cu obligarea intimatului-pârât Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Apicultură S.A. la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de soluţionarea recursului, conform art. 451 C. proc. civ., potrivit dovezilor ce vor fi depuse la dosarul cauzei.

În dezvoltarea motivelor de recurs, a expus următoarele critici:

Decizia atacată a fost dată cu încălcarea art. 33 C. proc. civ. în ceea ce priveşte respingerea criticii în apel sub aspectul lipsei de folos practic al demersului reclamantei de a solicita şi obţine anularea mărcii sale naţionale, în condiţiile în care aceasta are înregistrat la nivelul Uniunii Euroepene acelaşi semn, cu motivarea că: intimata-reclamantă prin anularea mărcii naţionale ar înlătura aparenţa de validitate şi, deci, efectele uneia dintre mărcile înregistrate, ceea ce constituie o slăbire în ansamblu a situaţiei juridice a apelantei; dacă sentinţa apelată devine definitivă, statuările în fapt şi în drept de natură a justifica respingerea relei-credinţe intră în autoritatea lucrului judecat şi ar putea fi folosită şi în cadrul unui demers judiciar lato sensu făcut pentru anularea mărcii comunitare omonime;

- recurenta-pârâtă susţine că în situaţia admiterii cererii şi, deci, a anulării înregistrării mărcii sale naţionale, reclamanta tot nu ar putea folosi semnul, întrucât, ca urmare a înregistrării mărcii omonime comunitare, îi revine obligaţia reclamantului de a se abţine de la utilizarea aceluiaşi semn, context în care slăbirea în ansamblu a situaţiei juridice a apelantei-pârâte nu reprezintă un folos practic, care să respecte cerinţele legale a interesului prevăzut de art. 33 C. proc. civ.

- o altă încălcare a textului de lege menţionat o reprezintă şi faptul că interesul se raportează la obiectul cererii şi nu la conţinutul hotărârii judecătoreşti, care ar putea fi folosit cu autoritate de lucru judecat într-o altă procedură; în plus, nu se justifică un interes licit dacă scopul formulării acţiunii este doar de a obţine o hotărâre favorabilă pe care să se sprijine reclamantul într-o altă procedură, în condiţiile în care procedura anulării mărcii comunitare nu depinde de raţionamentul instanţei naţionale care se pronunţă cu privire la marca naţională;

- interesul trebuie să fie născut şi actual, adică să existe în momentul în care se exercită acţiunea civilă, independent de forma sa concretă de manifestare, în sensul că partea nu ar mai putea obţine folosul practic urmărit dacă nu ar recurge în acel moment la acţiune, fiind astfel prejudiciată, însă dacă în speţă se obţine anularea mărcii naţionale a pârâtei, aceasta nu se poate prevala de ea, întrucât i se opune marca comunitară care nu a fost niciodată contestată.

Decizia recurată a fost pronunţată cu încălcarea dispoziţiilor art. 22 C. proc. civ., în sensul în care a fost respinsă solicitarea recurentei de a se constata că anumite critici din cererea de chemare în judecată nu au ca temei de drept art. 47 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998, ci art. 47 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 84/1998, critici care nu mai pot fi puse în discuţia părţilor, întrucât cererea a fost formulată după expirarea termenului de 5 ani de la înregistrare, însă, instanţa de apel răspunzând acestei critici a reţinut că pârâta tinde la schimbarea obiectului şi cauzei cererii, în condiţiile în care numai reclamantul poate trasa aceste limite procesului civil, iar nu pârâtul;

- or, în opinia recurentei, raţionamentul este greşit, întrucât a invocat faptul că instanţa nu este ţinută de temeiul de drept indicat de reclamant, ci are obligaţia de a da o calificare juridică exactă cererii reclamantului, cât timp acesta a susţinut că pârâta a încălcat art. 5 şi art. 6 din Legea nr. 84/1998, ceea ce conferă o altă încadrare juridică raportului juridic dedus judecăţii, precum şi încălcarea drepturilor sale anterioare înregistrării contestate în cauză, pe care instanţa de apel le-a apreciat ca fiind temei de fapt;

Decizia recurată a fost pronunţată cu încălcarea art. 329 C. proc. civ., a Decretului nr. 31/1954 şi a art. 47 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998.

- relativ la critica ce a vizat soluţia primei instanţe, prin motivele de apel a arătat că nu s-a depus niciun înscris la dosar care să ateste modul de încetare a existenţei sau de transformare juridică a vechiului Institut de Cercetare a cărui loc să fie preluat de reclamanta din prezenta cauză, ceea ce înseamnă că reclamanta nu poate fi considerată continuatoarea fostului Institut, iar prezumţia reţinută de instanţă nu poate opera în cauză, raţionamentul curţii de apel încălcând dispoziţiile art. 40 - 44 din Decretul nr. 31/1954, potrivit cu care persoana juridică încetează prin comasare, divizare sau dizolvare, acestea fiind, practic, formele posibile de reorganizare, însă niciunul dintre evenimentele evocate prin decizia recurată, nu ilustrează intervenirea unei asemenea situaţii;

- nu se poate reţine că reclamanta ar fi din punct de vedere legal continuatoarea fostului Institut pentru Apicultură, în condiţiile în care a fost înfiinţată în anul 1997 şi i se aplică regimul juridic prevăzut de Legea nr. 31/1990, întrucât pentru a fi posibilă o relaţie de continuitate dintre o persoana juridică anterioară şi una ulterioară, trebuiau urmate anumite proceduri legale;

- a invocat existenţa unei motivări contradictorii, întrucât, de o parte, instanţa de apel a apreciat că reclamanta ar fi continuatoarea fostului Institut, pentru ca mai apoi să reţină că, potrivit susţinerilor şi probatoriului administrat de recurentă în cauză, după înfiinţarea reclamantei (ca şi continuatoare a fostului Institut), fostul Institut a devenit acţionarul reclamantei, începând cu anul 1998; or, în contextul expus nu este posibilă o continuitate în timp a unei persoane juridice distincte;

- caracterul contradictoriu al raţionamentului instanţei de apel rezidă şi din următoarele considerente:

"includerea printre acţionari a institutului originar accentuează legătura juridică şi economică dintre reclamantă şi Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Apicultură, a cărui activitate a preluat-o prin reorganizare"; dacă ar fi intervenit o reorganizare a fostului Institut, ar fi avut ca efect încetarea sa din fiinţă, ceea ce este contrar faptului că la un an de la înfiinţarea reclamantei prin preluarea/continuarea activităţii fostului Institut, acesta din urmă să devină acţionar al acesteia, astfel cum rezultă din extrasul de la Registrul Comerţului depus în apel la dosar;

- consecinţa juridică a faptului că nu a existat o relaţie de succesiune sau de continuitate este reprezentată de faptul că reclamanta nu se poate prevala de utilizările anterioare datei înfiinţării sale (1997); deşi intimata-reclamantă a susţinut în faţa instanţei de apel că a preluat conform Statutului sau portofoliului de contracte, produsele şi mărcile fostului institut, nu a prezentat vreun act juridic de transfer a unei mărci (chiar şi neînregistrate) dintr-un patrimoniu în altul;

- pentru intervalul 1997/1998 - 2008, reclamanta nu a probat o folosire a semnului Proposept atât de semnificativă, încât, pe baza acesteia, să se poată deduce că aceasta cunoştea utilizarea semnului de către terţ, situaţie ce demonstrează aplicarea greşită a dispoziţiilor art. 329 C. proc. civ., care permit instanţei să recurgă la prezumţiile judiciare dacă sunt îndeplinite cumulativ două condiţii: să fie admisibilă proba cu martori şi să se bazeze pe anumite fapte probate cu greutatea şi puterea de a naşte probabilitatea faptului pretins;

- or, raţionamentul instanţei de apel nu răspunde acestor cerinţe, întrucât utilizarea semnului în activitatea economică nu poate fi apreciată ca fiind de o valoare de sub 250 de RON, actele de folosire au fost răzleţe, chiar inexistente în contextul absenţei unui probatoriu adecvat, iar instanţa de apel nu a prezentat argumentele potrivit cărora elementele de la dosar ar conduce la concluzia cunoaşterii pretinsei utilizări anterioare a semnului.

Recurenta mai susţine că în mod nelegal a reţinut instanţa de apel că cea de-a doua condiţie, a intenţiei neloiale, ar fi îndeplinită.

- a arătat că art. 47 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998 reprezintă o transpunere a art. 4 alin. (2) din Direcţia U.E. 2015/2436 de apropiere a legislaţiilor statelor membre cu privire la mărci care prevede următoarele:

"o marcă poate fi declarată nulă în cazul în care cererea de înregistrare a mărcii a fost făcută cu rea-credinţă de către solicitant. Orice stat membru poate să prevadă, de asemenea, că o astfel de marcă nu trebuie să fie înregistrată."

- potrivit jurisprudenţei Curţii de Justiţie a x în materie, pentru ca o marcă să poată fi anulată pentru înregistrare cu rea-credinţă, este necesar să fie îndeplinite două condiţii: un element obiectiv (al cunoaşterii utilizării semnului anterior) şi un element subiectiv (al intenţiei neloiale urmărite la momentul înregistrării); chiar dacă ar fi considerat îndeplinit elementul cunoaşterii, instanţa de apel ar fi trebuit să explice de ce este îndeplinită şi cea de-a doua condiţie, cunoaşterea în sine nefiind suficientă pentru a susţine o constatare a relei-credinţe (C-529/07 din 11.06.2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprungli, par. 40, 48, 49);

- potrivit aceleaşi jurisprudenţe a instanţei europene şi a Ghidului EUIPO, la analiza îndeplinirii celei de-a doua condiţii, instanţele naţionale trebuie să verifice următoarele elemente: dacă solicitantul are intenţia de a înregistra o marcă cu scopul de a bloca înregistrarea semnului de către un concurent, dacă există relaţii contractuale între părţi, dacă solicitantul are intenţia de a profita de reputaţia semnului, dacă solicitantul are sau nu intenţia de a folosi semnul;

- raportând conduita recurentei la elementele expuse, în opinia recurentei, nu a existat o intenţie neloială la momentul înregistrării semnului Proposept, cererea de înregistrare a mărcii Proposept raportându-se la activitatea recurentei de producător de produse farmaceutice;

- la data formulării cererii de înregistrare a mărcii, recurenta comercializa mai multe produse pe bază de propolis, cum şi-a schimbat denumirea şi a urmărit dezvoltarea şi diversificarea produselor sale, a înţeles să ia şi măsurile pentru a se asigura protecţia prin înregistrarea unei mărci, comercializând Proposept, după înregistrarea mărcii, scopul fiind nu acela de a bloca înregistrarea mărcii de către intimat, ci de a folosi semnul înregistrat (a se vedea cauza C-529/07, Chocoladefabriken Lindt & Sprungli, par 43-44);

- un argument în plus pentru lipsa vreunei intenţii neloiale la momentul înregistrării este faptul că între părţi nu au existat relaţii contractuale anterior înregistrării semnului (a se vedea TUE, cauza T-321/10, Gruppo Salini, par. 25-32).

- conform art. 36 din Legea nr. 84/1998, înregistrarea mărcii oferă titularului un drept de folosinţă exclusivă asupra acesteia, aşa încât exercitarea unui drept conferit prin lege nu poate fi niciodată calificată ca o manifestare a relei-credinţe;

- în ceea ce priveşte intenţia solicitantului de a profita de reputaţia semnului, a arătat că semnul Proposept este foarte slab distinctiv, componentele acestuia ("propo si "sept") descriind, în realitate, ceea ce face produsul, sens în care nu se poate considera că semnul ar avea vreo reputaţie în domeniu, astfel încât să se conchidă că recurenta ar fi înregistrat semnul cu scopul de a profita de o asemenea reputaţie (a se vedea cauza T-327/12, Simca, par. 40, 46, 49);

- înregistrarea semnului Proposept se înscrie în logica comercială a produselor recurentei, având în vedere că încă din anul 2003, A. a comercializat produse care conţineau atât componenta "propo" cât şi componenta "sept" ceea ce demonstrează lipsa unei intenţii neloiale a solicitantului, aspect care a fost reţinut în mai multe rânduri de către Tribunalul x în următoarele cauze: T- 136/11, Pelikan (par. 36 şi urm.), T-33/11, Bigab (par. 20, 23) şi T-291/09 (par. 58, 67).

- nici notificarea trimisă către intimat prin care i s-a solicitat încetarea comercializării produselor, ulterior înregistrării mărcii nu demonstrează îndeplinirea acestei condiţii, întrucât presupune exercitarea unui drept prevăzut de lege (a se vedea TUE, T-33/11, Bigab, par. 33).

- instanţa de apel, din simpla constatare a utilizare a semnului anterior cererii recurentei de înregistrare a concluzionat că ambele condiţii (cea obiectivă şi subiectivă) ar fi îndeplinite, aspect care contravine chiar Hotărârii Curţii de Justiţie a x în cauza C-529/07 din 11.06.2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprungli (par. 40, 48, 49), potrivit căreia:

"cunoaşterea în sine nefiind suficientă pentru a susţine o constatare a relei-credinţe."

- instanţa de apel ar fi trebuit să aibă în vedere că prezumţia de bună-credinţă este valabilă până în momentul furnizării unei dovezi contrarii directe (Hotărârea din 13 februarie 2012, T-136/11, "Pelikan", punctul 57), dovadă care nu a fost făcută în cauză de intimat.

Nu au fost identificate motive de ordine publică, în condiţiile art. 489 alin. (3) C. proc. civ.

II.2. Apărările formulate în cauză

Prin întâmpinarea depusă în termenul legal, intimatul-reclamant Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Apicultură S.A. SL solicitat, în principal, anularea recursului, iar în subsidiar, respingerea căii de atac, ca neîntemeiate.

În susţinerea excepţiei nulităţii recursului, cu referire la motivul de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 5 C. proc. civ., a arătat că recurenta-pârâtă nu a invocat nicio neregularitate procedurală care să fi fost săvârşită de instanţa de apel şi care să determine nulitatea hotărârii, ci şi-a exprimat nemulţumirea faţă de soluţia pronunţată cu privire la lipsa de interes, considerând că această excepţie trebuia admisă în raport cu dispoziţiile art. 33 C. proc. civ.

În ceea ce priveşte încălcarea art. 22 C. proc. civ., a susţinut că recursul priveşte hotărârea instanţei de apel, iar nu pe cea a instanţei de fond; instanţa de apel a analizat legalitatea şi temeinicia hotărârii primei instanţe şi a respins apelul ca nefondat, analizând fiecare motiv de apel şi explicând care sunt considerentele pentru care 1-a considerat neîntemeiat. Recurenta a reiterat motivele de apel invocate, indicând formal pct. 5 şi 8 ale art. 488 alin. (1) C. proc. civ., după cum a apreciat că sunt aspecte de procedură sau aspecte de fond, motivare care nu permite o încadrare a acestora în motivele de casare.

Cu referire la motivul de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., a precizat că aspectele menţionate la pct. C şi pct. III din recurs vizează interpretarea probelor, în ceea ce priveşte calitatea reclamantei de succesor a fostului intimat şi îndeplinirea condiţiei neloiale.

Răspunsul la întâmpinare.

Recurenta-pârâtă nu a depus răspuns la întâmpinare.

II.3. Procedura de filtru

Raportul întocmit în cauză, în condiţiile art. 493 alin. (2) şi (3) C. proc. civ. a fost analizat în completul filtru, fiind comunicat părţilor, iar prin încheierea din 24 mai 2022, completul de filtru a admis în principiu recursul declarat de pârâta A. S.R.L. împotriva deciziei civile nr. 27A din data de 14 ianuarie 2021 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă şi a fixat termen de judecată la data de 1 noiembrie 2022, în şedinţă publică, cu citarea părţilor; totodată, în cuprinsul încheierii de admitere în principiu, s-au arătat motivele pentru care excepţia nulităţii recursului invocată de intimata-reclamantă, nu a putut fi reţinută.

II.4. Soluţia şi considerentele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

Examinând decizia recurată, precum şi actele şi lucrările dosarului, pe baza criticilor formulate prin motivele de recurs şi prin raportare dispoziţiile legale aplicabile în cauză, se apreciază că recursul declarat este nefondat, pentru considerentele ce urmează.

Înalta Curte constată că recurenta-pârâtă a invocat motivele de casare reglementate de art. 488 alin. (1) pct. 5 şi 8 din C. proc. civ., dar, cu toate acestea, întrucât a susţinut şi teza unor motive contradictorii redate în cuprinsul considerentelor, va fi avută în vedere şi ipoteza de la pct. 6.

În prima dintre critici, se invocă greşita soluţionare a excepţiei lipsei de interes a reclamantei în formularea acţiunii, excepţie invocată de pârâtă prin motivele de apel.

Excepţia lipsei de interes este o excepţie procesuală, de procedură prin care se invocă lipsuri în privinţa dreptului la acţiune, astfel încât, prin invocarea acesteia tindea la respingerea cererii, ca fiind formulată de o persoană lipsită de interes, în temeiul prevederilor art. 40 din C. proc. civ.

Prin excepţia în discuţie, se valorifică încălcarea unei norme de ordine publică, cum este cea de la art. 33 din C. proc. civ., aceasta fiind o excepţie absolută, peremptorie, al cărei eventual caracter întemeiat ar face inutilă analizarea fondului cauzei, astfel cum rezultă din conţinutul art. 248 alin. (1) din C. proc. civ.

Fiind vorba despre o excepţie absolută, ea se supune regimului juridic procesual de invocare prevăzut de art. 247 alin. (1) din C. proc. civ., putând fi invocată în orice fază a procesului, aşadar, şi prin motivele de apel, astfel cum pârâta a procedat.

Chiar în condiţiile în care la prima instanţă pârâta nu a formulat întâmpinare, având în vedere prevederile art. 208 din C. proc. civ., se constată că sancţiunea decăderii din dreptul procesual de a invoca excepţii, nu operează în privinţa excepţiilor de ordine publică, precum sunt excepţiile absolute.

Recurenta-reclamantă a argumentat excepţia lipsei de interes a reclamantei în formularea cererii de anulării înregistrării mărcii sale naţionale PROPOSEPT, protejată prin certificatul de marcă nr. x, cu începere de la 21.11.2008, pentru produse din clasa 5 a Clasificării de la Nisa, pentru aceea că, aceasta deţine protecţia aceluiaşi semn şi ca marcă a x, cu începere din 14.01.2009, prelungită la 14.01.2019, până la data de14.01.2029.

Înalta Curte constată că instanţa de apel a dat o corectă dezlegare acestei excepţii procesuale, aplicând în mod judicios prevederile art. 33 din C. proc. civ.

Astfel, potrivit acestei norme: "Interesul trebuie să fie determinat, legitim, personal, născut şi actual. Cu toate acestea, chiar dacă interesul nu este născut şi actual, se poate formula o cerere cu scopul de a preveni încălcarea unui drept subiectiv ameninţat sau pentru a preîntâmpina producerea unei pagube iminente şi care nu s-ar putea repara."

În analiza acestei excepţii, instanţa de apel a reţinut că dacă apelanta deţine mai multe titluri de protecţie cu privire la aceeaşi marcă, acestea dezvoltă un efect cumulativ.

S-a apreciat că în schimb, nu se poate contesta că intimata-reclamntă obţine un folos practic prin anularea mărcii naţionale pentru rea-credinţă, întrucât înlătură aparenţa de validitate pentru marca naţională şi, deci, efectele uneia dintre mărcile înregistrate ale pârâtei, ceea ce constituie o slăbire, în ansamblu, a situaţiei juridice a acesteia.

În plus, o hotărâre judecătorească definitivă de admitere a cererii de anulare a mărcii naţionale, statuările în fapt şi în drept de natură a justifica reţinerea relei-credinţe vor intra sub autoritatea lucrului judecat şi ar putea fi folosite şi în cadrul unui demers judiciar iniţiat pentru anularea mărcii Uniunii Euroepene identice, căci, şi în procedurile juridicţionale din faţa EUIPO se recunoaşte egală valoare juridică autorităţii de lucru judecat.

Constatându-se că hotărârea pronunţată în litigiul de faţă este una în materie civilă, aceasta ar beneficia de recunoaştere de drept în toate statele membre UE şi deci, pentru identitate de raţiune, şi în faţa EUIPO, potrivit prevederilor art. 36 din Regulamentul nr. 1215/2012 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială.

Totodată, Înalta Curte apreciază că o atare dezlegare este în acord cu dispoziţiile art. 33 teza finală din C. proc. civ., întrucât această normă permite formularea unei cereri de chemare în judecată chiar în condiţiile în care interesul de a acţiona nu este unul născut şi actual pentru a preîntâmpina producerea unei pagube iminente şi care nu s-ar putea repara.

Or, având în vedere că recurenta-pârâtă este deţinătoare unor drepturi exclusive asupra mărcii verbale PROPOSEPT, cererea reclamantei de anulare a mărcii naţionale a pârâtei se înscrie în cadrul eforturilor sale juridice ale de a-şi apăra interesele legitime legate de utilizarea anterioară a aceluiaşi semn verbal şi tinde să preîntâmpine producerea unei pagube iminente şi care nu s-ar putea repara, întrucât pârâta îi poate solicita oricând cu şanse reale, încetarea folosirii semnului.

Împrejurarea revelată de către pârâtă abia în apel, cu scopul vădit de a o lua prin surprindere pe reclamantă (câtă vreme înregistrarea mărcii Uniunii se pretinde că datează din anul 2009, existând, aşadar la data formulării şi soluţionării cererii în primă instanţă) vădeşte o încălcarea a dispoziţiilor art. 247 alin. (3) din C. proc. civ. care obligă părţile să invoce toate mijloacele de apărare şi toate excepţiile procesuale de îndată ce le sunt cunoscute; norma mai stabileşte că, în caz contrar, ele vor răspunde pentru pagubele pricinuite părţii adverse, dispoziţiile art. 188-191 fiind aplicabile.

Înalta Curte apreciază că deşi norma evocată nu interzice părţii să invoce excepţii procesuale absolute chiar într-un stadiu avansat al procedurii la un moment mai îndepărtat decât cel la care îi sunt cunoscute (aspect ce ţine de regimul juridic de invocare), cu toate acestea, dată fiind stabilirea acestei obligaţii de invocare de îndată ce are cunoştinţă despre acestea, o conduită contrară acestei dispoziţii legale, permite instanţei a concluziona în sensul abaterii părţii şi de la regulile înscrise de legiuitor la art. 10 şi 12 din C. proc. civ.

Pornind de la constatarea anterioară, Înalta Curte, la rândul său, reţine că posibila existenţă chiar a unei mărci a x identice cu cea naţională (în apel intimata contestând o atare împrejurare de fapt - dosar, sens în care a invocat rezultatul cercetărilor sale ca vizând marca x, iar nu PROPOSEPT), nu ar fi putut fi reţinut ca un argument cu valoare absolută pentru justificarea lipsei interesului reclamantei în formularea cererii de anulare a mărcii naţionale, având în vedere că intimata-reclamantă nu a declarat explicit că nu intenţionează formularea unei cereri similare şi împotriva acestui titlu de protecţie al pârâtei, valabil pe întreg teritoriul x.

Însă, a asemenea cerere trebuie adresată Oficiului x pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), potrivit art. 59 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 2017/1001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 iunie 2017 privind marca x, întrucât, în faţa unei instanţe din oricare stat membru (instanţe competente în domeniul mărcilor x, conform art. 123 din Regulament), o astfel de cerere nu poate fi formulată decât pe cale incidentală, anume, prin formularea unei cereri reconvenţionale într-o acţiune în contrafacere formulate de titularul mărcii europene împotriva sa, potrivit celor prevăzute art. 63 alin. (4) din acelaşi act normativ european, cu efect direct şi pe teritoriul naţional.

Nici greşita aplicare a prevederilor art. 22 din C. proc. civ., analizată de instanţa de apel, nu va putea fi reţinută, recurenta dezvoltând această critică pe acelaşi temei - art. 488 alin. (1) pct. 5 din C. proc. civ.

Înalta Curte constată că pretinsa greşită evaluare a aplicării dispoziţiilor art. 22 din C. proc. civ. de curtea de apel, se fundamentează pe premisa calificării temeiului juridic al cererii de chemare în judecată potrivit propriei aprecieri a recurentei-pârâte.

Or, astfel cum în mod just a reţinut instanţa de apel, reclamantul este cel care stabileşte cadrul procesual - subiectiv şi obiectiv - al judecăţii, în sensul că acesta este cel care indică în cuprinsul cererii de chemare în judecată elementele menţionate de art. 194 di C. proc. civ. - între altele, părţile, obiectul şi cauza cererii deduse judecăţii.

Numai în cazul în care acesta nu a indicat sau a indicat în mod necorespunzător cauza cereii (causa debendi), instanţa de judecată, în temeiul art. 22 alin. (4) din C. proc. civ., dă sau restabileşte calificarea juridică a actelor şi faptelor deduse judecăţii, chiar dacă părţile le-au dat o altă denumire; în acest caz, obligaia judecătorului este de a pune în discuţia părţilor calificarea juridică exactă a cererii.

Or, din acest punct de vedere, pârâtul poate solicita recalificarea cererii prin apărările pe care le face, dar atare propunere de recalificare, pentru aproduce efecte în cauză, este necesar să fie însuşită de instanţa de judecată.

Aşa fiind, se constată că intimata-reclamantă a invocat ca temei al cererii de chemare în judecată prevederile art. 47 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998, iar întreaga argumentaţie susţinută în motivele cererii avea aptitudinea de a tinde la demonstrarea acestei ipoteze normative, iar nu a celei de la art. 47 alin. (1) lit. a) sau b) din acelaşi act normativ, cum eronat susţine recurenta.

Invocarea de către reclamantă a unor pretinse drepturi anterioare asupra semnului PROPOSEPT nu era circumscrisă ipotezei unor drepturi atributive (dobândite prin înregistrare), ci reprezenta o cerinţă de demonstrat în cererea de anulare pentru înregistrarea cu rea-credinţă, conform celor arătate de CJUE în Cauza Lindt - condiţia gradului de protecţie de care beneficiază semnul terţului şi cel a cărui înregistrare se solicită.

Drept urmare, nu se poate susţine cu real temei că cererea dedusă judecăţii trebuia soluţionată în raport de prevederile art. 47 alin. (1) lit. b) rap. la art. 6 din Legea nr. 8/1996, temei de drept neinvocat de către reclamantă şi, de altfel, nici incident în baza unei necesare recalificări a cererii de către instanţa de judecată, în ipoteaza analizată fiind pe deplin incident principiul disponibilităţii, sub aspectul stabilirii temeiului juridic pe care se întemeiază pretenţia formulată de reclamantă.

Ar mai fi util de menţionat că obligaţia instanţei de a recalifica cererea sau de a stabili temeiul juridic corect al cauzei, în raport cu motivele invocate prin cererea de chemare în judecată, operează în cazurile în care este vorba despre norme imperative de la care părţile nu pot deroga, iar nu în cazul în care este vorba despre norme dispozitive sau de aceeaşi forţă juridică şi care ţin de opţiunea titularului cererii, ca formă de manifestare a principiului disponibilităţii.

Într-o altă critică, întemeiată pe acelaşi motiv de casare - art. 488 alin. (1) pct. 5 din C. proc. civ. -, recurenta-pârâtă susţine greşita aplicare a dispoziţiilor procedurale privind prezumţiile judiciare (art. 329 din C. proc. civ.), a Decretului nr. 31/1954 şi a art. 47 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998, în cee ace priveşte confirmarea calităţii procesuale active a reclamantei în formularea cererii de anulare a mărcii sale pentru înregistrarea cu rea-credinţă; de asemenea, în cadrul acestei critici, recurenta susţine şi existenţa unor pretinse motive contradictorii în cuprinsul deciziei recurate, astfel că, o atare susţinere, va trebui evaluată pe temeiul art. 488 alin. (1) pct. 7 din C. proc. civ.

Criticile enunţate nu aduc însă spre analiza instanţei de recurs decât în mod inconsistent veritabile motive apte a se circumscrie ipotezelor de casare evocate, întrucât întreaga argumentaţie a recurentei este fundamentată pe modalitatea de interpretare a probelor de către instanţele de fond, din perspectiva stabilirii calităţii intimatei-reclamante (Institutul pentru Cercetare Dezvoltare pentru Apicultură SA) de continuatoare a fostului Institut de Cercetare pentru Apicultură, creatorul şi primul utilizator al semnului PROPOSEPT.

Or, din acest punct de vedere, Înalta Curte constată că instanţa de apel, după o corectă identificare a normelor legale incidente, a prezentat evoluţia legislaţiei în materia reorganizării persoanelor juridice dinainte de anul 1989, arătând efectele actelor normative de referinţă (Legea nr. 15/1990, Legea nr. 31/1990 etc.) şi demonstrând aplicarea în concret a acestora, în circumstanţele situaţiei juridice a reclamantei.

Acest concept de continuator al unei persoane juridice anterioare şi care nu mai are o existenţă juridică actuală, nu este o noţiune care să beneficieze de o definiţie legală, astfel încât, atunci când se invocă teza unei astfel de continuităţi, aceasta devine o chestiune de probatoriu şi de aplicarea a actelor normative, precum şi a celor administrative cu caracter normativ sau individual, după caz, cu incidenţă pentru reorganizarea persoanei juridice originare.

Drept urmare, o instanţă învestită cu dezlegarea unei astfel de chestiuni realizează o analiză juridică în aceste coordonate, iar elemental esential pe care trebuie să îl verifice vizează stabilirea unuia sau a mai multor elemente comune, dintre cele care servesc la identificarea unei perosane juridice, care s-au transmis şi, drept urmare, s-au regăsit, din punct de vedere juridic, şi la nivelul persoanelor juridice succesive anterioare până la persoana juridică actuală şi cu privire la care se tinde a se demonstra teza continuităţii.

Din perspectiva celor care pot fi evaluate sub aspectul legalităţii, Înalta Curte constată, ca şi instanţa de apel, că această chestiune a continuităţii fostului Institut de Cercetare pentru Apicultură nu putea fi redusă la nivelul operaţiunii juridice a reorganizării persoanelor juridice, în sensul celor prevăzute de Decretul nr. 31/1954, având în vedere că, începând din anul 1990, economia României a început să fie reorganizată, la nivel systemic, în direcţia unei economii de piaţă, iar adoptarea şi aplicarea prevederilor Legii nr. 15/1990 şi, ulterior, a Legii nr. 31/1990 ş.a. au constituit repere legale esenţiale sub aspectul reorganizării fostelor instituţii ori întreprinderi de stat, acestea fiind acte normative cu caracter special faţă de prevederile Decretului nr. 31/1954, astfel încât, trebuie a se recunoaşte, în acest plan, aplicarea principiului specialia generalibus derogant.

În consecinţă, Înalta Curte constată că nu sunt incidente neregularităţi decurgând din aplicarea unor prezumţii judiciare în fundamentarea concluziei continuităţii reţinute între Institutul de Cercetare pentru Apicultură şi intimatul-recurent Institutul pentru Cercetare Dezvoltare pentru Apicultură S.A., întrucât nu a fost nelegal înlăturată aplicarea Decretului nr. 31/1990 şi nici nu se verifică ipoteza unor considerente contradictorii în cuprinsul deciziei atacate.

Din cel din urmă punct de vedere, recurenta-pârâtă a susţinut că există contradicţii în raţionamentul curţii de apel, dedus din următoarea argumentare:

"includerea printre acţionari a institutului originar accentuează legătura juridică şi economică dintre reclamantă şi Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Apicultură, a cărui activitate a preluat-o prin reorganizare", întrucât, în opinia recurentei, dacă ar fi intervenit o reorganizare a fostului Institut, ar fi avut ca efect încetarea sa ca persoană juridică.

Or, astfel cum deja s-a arătat noţiunea de reorganizare a fostului institut nu privea sensul strict tehnic rezultând din domeniul de reglementare al Decretului nr. 31/1954, ci aplicarea noilor acte normative, adoptate în acest segment al relaţiilor sociale, după 1990.

În plus, cum această continuitate este legal reţinută în cauză, rezultă că în mod corect curtea de apel a confirmat şi calitatea procesuală activă a intimatei-reclamante în formularea cererii întemeiate pe art. 47 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998, aceasta fiind îndreptăţită să se prevaleze de actele de folosire a semnului PROPOSEPT anterioare anului 1997, contrar celor susţinute de recurentă.

Faţă de cele ce preced, Înalta Curte va înlătura ca nefondate motivele de casare prevăzute de art. 488 alin. (1) pct. 5 şi 6 din C. proc. civ.

În ceea ce priveşte motivul de recurs întemeiat pe prevederile art. 488 alin. (1) pct. 8 din C. proc. civ., recurenta-pârâtă susţine greşita aplicare a dispoziţiilor art. 47 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998, din perspectiva condiţiei elementului subiectiv - intenţia sa neloială la data înregistrării mărcii naţionale PROPOSEPT.

Având în vedere că acest concept de rea-credinţă nu este definit în legislaţie, precum şi constatând că acest motiv de anulare a unei mărci înregistrate se regăseşte şi în legislaţia x, atât în cadrul Regulamentului mărcii x, dat şi în Directiva transpusă şi în legislaţia naţională care trebuie să fie armonizată la nivel european sub acest aspect, este necesar a se lua în considerare că noţiunea de rea-credinţă la înregistrarea mărcilor trebuie să aibă un înţeles conceptual uniform pe întreg teritoriul Uniunii, astfel încât trebuie avut în vedere sensul autonom al acesteia, astfel cum se desprinde din jurisprudenţa instanţelor Uniunii.

Din acest punct de vedere, Înalta Curte constată că atât instanţele de fond, cât şi recurenta pricinii s-au raportat la cele statuate de Curtea de Justiţie a x în Hotărârea pronunţată în cauza C-529/07 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG împotriva Franz Hauswirth GmbH.

Prin această hotărâre, s-a stabilit că într-o cerere de anulare a înregistrării pentru rea-credinţă, instanţa trebuie să ia în considerare toţi factorii pertinenţi specifici speţei şi existenţi la momentul depunerii cererii de înregistrare a unui semn ca marcă, în special:

- împrejurarea că solicitantul are sau trebuia să aibă cunoştinţă de faptul că un terţ utilizează un semn identic sau similar pentru un produs identic sau similar, ce poate produce confuzie cu semnul a cărei înregistrare se cere;

- intenţia solicitantului de a-l împiedica pe terţ să utilizeze un astfel de semn în continuare, precum şi

- nivelul de protecţie juridică de care beneficiază semnul terţului şi semnul a cărui înregistrare se solicită.

Aceşti factori relevanţi din perspectiva relei-credinţe la data depunerii cererii de înregistrarea a mărcii au un caracter orientativ, iar împrejurările de care se leagă concluzia relei credinţe trebuie verificaţi, în principiu, în considerarea momentului formulării cererii de înregistrare a mărcii (fiind operantă regula tempus regit actum).

Astfel cum corect susţine şi recurenta, în analiza relei-credinţe la înregistrarea unei mărci este necesară stabilirea elementului obiectiv (cunoaşterea de către titularul cererii de înregistrare a faptului relevant, respectiv a împrejurării utilizării semnului de către un terţ, în virtutea căreia a dobândit o anumită cunoaştere pe piaţă), dar şi a elementului subiectiv, respectiv intenţia neloială a solicitantului înregistrării, întrucât nu este suficientă simpla cunoaştere de către solicitant a utilizării semnului de către un terţ la data cererii de înregistrare.

Prin criticile susţinute, recurenta nu contestă cele reţinute în mod argumentat de curtea de apel cu privire la elementul obiectiv (stabilit nu numai din prezumţia de cunoaştere dedusă de prima instanţă din publicarea cererilor anterioare formulate de reclamantă pentru înregistrarea mărcii Proposept, ci din coroborarea acestei împrejurări cu celelalte probe administrate în cauză), însă, învederează că, în speţă, nu este întrunit elementul subiectiv, întrucât nu a existat intenţia sa neloială la momentul înregistrării semnului Proposept.

Se arată, în acest sens, că cererea de înregistrare a mărcii Proposept s-a raportat la activitatea sa de producător de produse farmaceutice, astfel că nu a înregistrat marca având scopul de a bloca înregistrarea semnului de către un concurent, ci cu intenţia serioasă de a utiliza marca; pe de altă parte, s-a mai învederat că între recurentă şi intimată nu au existat anterior relaţii contractuale şi nici nu a avut intenţia de a profita de reputaţia semnului, reputaţie ce ar opera în favoarea intimatei.

Înalta Curte constată că, în privinţa elementului subiectiv, instanţa de apel a confirmat concluzia tribunalului în sensul că reaua-credinţă a recurentei rezultă din faptul că recurenta a urmărit să profite necuvenit de o denumire uzitată vreme îndelungată (intervalul 1979-2008) de un concurent de pe piaţă (intimata-reclamantă), prin aproprierea respectivei denumiri şi a clientelei aferente.

Se constată că pentru a combate această concluzie a instanţei de apel, recurenta susţine că la data formulării cererii de înregistrare a mărcii (2008), comercializa ea însăşi mai multe produse pe bază de propolis (aspect reţinut de curtea de apel), astfel că, urmărind să îşi diversifice gama de produse proprii, a înţeles să ia măsura protejării semnului prin înregistrare.

Or, această apărare a pârâtei a fost în mod argumentat înlăturată de instanţa de apel, întrucât s-a reţinut că la momentul iniţial la care recurenta a început (în anul 2000) comercializarea de produse pe bază de propolis - propolis C, propolis Echinacea, propolis Markosept -, intimata-reclamantă deja folosea semnul PROPOSEPT cu funcţia de marcă pentru propriile produse, iar pârâta, până în anul 2008 (când a înregistrat semnul PROPOSEPT), nu a folosit această denumire pentru propriile produse; aşa fiind, se constată că această evaluare a curţii de apel nu conţine vreun viciu de nelegalitate de natură a fi cenzurat de această instanţă de recurs.

Totodată, instanţa de apel a stabilit că împrejurarea anterioară a fost deja valorificată din perspectiva elementului obiectiv, fiind de natură a fundamenta prezumţia cunoaşterii faptului relevant, care a fost trasă din coexistenţa pe piaţa concurenţială a ambelor părţi, coroborată cu celelalte probe pertinente sub acest aspect.

Înalta Curte apreciază că este lipsită de relevanţă susţinerea recurentei referitoare la pretinsul caracter slab distinctiv dedus din natura descriptivă a acestui cuvânt compus (sens în care face referire la componentele sale - "propo" şi "sept"), astfel încât, în opinia sa, nu s-ar putea reţine că semnul ar putea avea o reputaţie în domeniu.

Înalta Curte constată că recurenta suprapune cele două concepte autonome în materia mărcilor - distinctivitatea intrinsecă (aptitudinea unui semn de a desemna originea comercială a produselor sau serviciilor cărora le este destinat în scopul de a le deosebi de produsele sau serviciile de acelaşi fel, ale unor alte întreprinderi existente pe piaţă) şi distinctivitatea dobândită prin utilizare intensă şi îndelungată, urmare a unor eforturi de promovare a mărcii sau semnului, cu efecte în obţinerea unei cote importante pe piaţa produselor de referinţă în favoarea celui care îşi marchează produsele astfel.

Totodată, susţinerea recurentei nu se justifică nici prin aceea că invocarea lipsei distinctivităţii intrinseci a semnului/mărcii PROPOSEPT este în contra intereselor sale procesuale, întrucât, de vreme ea însăşi a obţinut înregistrarea acestui semna verbal ca marcă, în temeiul unei proceduri prevăzute de lege, derulată în faţa organului de specialitate în domeniu - OSIM, rezultă că, în favoarea mărcii sale funcţionează prezumţia de validitate, inclusiv sub aspectul distinctivităţii intrinseci a acesteia.

În aceste condiţii, rezultă că se confirmă cele statuate de curtea de apel în sensul că, scopul înregistrării mărcii PROPOSEPT de către pârâtă a fost acela de a profita de rezultatul folosirii îndelungate a semnului identic de către intimată, cu funcţia de marcă, precum şi pentru a interzice acesteia pentru viitor folosirea acestei denumiri, în temeiul drepturilor sale exclusive dobândite prin înregistrare, potrivit art. 36 alin. (1) din Legea nr. 84/1998, sens în care a şi transmis intimatei notificare pentru încetarea folosirii semnului.

În plus, se poate constata că, în acest complex factual, legătura care se poate stabili între originea sau crearea semnului şi terţul care cere anularea mărcii (precum în speţă, intimata-reclamantă) reprezintă un factor pertinent ce poate fi luat în considerare în evaluarea globală a relei-credinţe, în scopul identificării atitudinii subiective a solicitantului mărcii la momentul depunerii cererii (în acest sens, par. 40 şi 60 din Hotărârea pronunţată la 8 mai 2014 de Tribunalul x în cauza Simca, T-327/12); aceeaşi concluzie se impune şi cu referire la nivelul de notorietate de care se bucură un semn aparţinând unui terţ, la momentul depunerii cererii de înregistrare (par. 51 din Hotărârea în cauza Lindt C-529/07; par. 55-56 din hotărârea TUE din cauza Simca, T-327/12).

În considerarea argumentelor precedente, Înalta Curte reţine că instanţa de apel a făcut o corectă aplicare a dispoziţiilor art. 47 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998, astfel că, în cauză, nu este incident nici motivul de casare reglementat de art. 488 alin. (1) pct. 8 din C. proc. civ.

În consecinţă, în aplicarea prevederilor art. 497 rap. la art. 496 alin. (1) din C. proc. civ., recursul declarat de pârâtă se va respinge ca nefondat; intimata-reclamantă a arătat că va solicita pe cale separată cheltuielile de judecată efectuate în această etapă procesuală.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge, ca nefondat, recursul declarat de pârâta A. S.R.L. împotriva deciziei civile nr. 27A din 14 ianuarie 2021, pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 01 noiembrie 2022.