Necessity exception to trademark prohibition: use of third-party brand to indicate compatibility of aftermarket parts without disclaimers fails fair practice and sole means requirements

Şedinţa publică din data de 23 ianuarie 2024

Asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

I. Circumstanţele cauzei.

I.1. Primul ciclu procesual.

1. Obiectul cauzei:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti, secţia a V-a civilă la data de 29.06.2017 sub nr. x/2017, reclamanta A. a chemat în judecată pe pârâta B., solicitând:

a) să se constate că produsele reţinute de către autorităţile vamale conform notificării Direcţiei Regionale Vamale Galaţi nr. 8655/D 79 -2017/13.06.2017 aduc atingere drepturilor exclusive de proprietate intelectuală deţinute de reclamantă asupra mărcilor nr. X/03.02.1992 şi nr. x/03.11.2000;

b) să se dispună interzicerea importului şi a comercializării neautorizate de către pârâtă a produselor reţinute de către autorităţile vamale conform notificării menţionate purtând semne identice sau similare mărcilor evocate aparţinând reclamantei;

c) să se dispună interzicerea producerii, importului, distribuirii, comercializării, publicităţii şi a oricăror acte de folosinţă, în activitatea comercială a pârâtei, a produselor purtând fără drept semne identice sau similare mărcilor indicate;

d) să se dispună distrugerea produselor reţinute de către autorităţile vamale conform notificării amintite, pe cheltuiala pârâtei, precum şi suportarea cheltuielilor de depozitare a bunurilor de către pârâtă;

e) obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de acest litigiu.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 9 din Regulamentul nr. 2 07/2009 privind marca Uniunii Europene, art. 36 din Legea nr. 84/1998, art. 23, 29 din Regulamentul (UE) nr. 608/2013, art. II, 16 şi 17 din Legea nr. 344/2005, art. II alin. (1) şi (2) din O.U.G. nr. 100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială.

2. Hotărârea pronunţată de Tribunalul Bucureşti, secţia a V-a civilă în primul ciclu procesual:

Prin sentinţa civilă nr. 294/15.02.2018, Tribunalul Bucureşti, secţia a V-a civilă a respins ca neîntemeiată acţiunea formulată de către reclamanta A. în contradictoriu cu pârâta B. şi a obligat reclamanta la plata sumei de 1900 euro, în echivalent în RON la data plăţii, către pârâtă, reprezentând cheltuieli de judecată.

Împotriva sentinţei civile nr. 294/15.02.2018 a Tribunalului Bucureşti, secţia a V-a civilă a declarat apel reclamanta A..

3. Hotărârea pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă în primul ciclu procesual:

Prin decizia nr. 903A din 4 iunie 2019 a Curţii de Apel Bucureşti- sectia a IV-a civilă, s-a respins apelul declarat de apelanta-reclamantă A., împotriva sentinţei civile nr. 294/15.02.2018 pronunţate de Tribunalul Bucureşti, secţia a V-a civilă în dosarul nr. x/2017, în contradictoriu cu intimata-pârâtă B., ca nefondat. Apelanta a fost obligată să plătească intimatei suma de 1950 euro cu titlu de cheltuieli de judecată.

Împotriva deciziei civile nr. 903A din 4 iunie 2019 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă, a declarat recurs reclamanta A..

4. Hotărârea pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia I civilă în primul ciclu procesual:

Prin decizia nr. 2757 din 14 decembrie 2021 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, secţia I civilă, a fost admis recursul declarat de reclamanta A. împotriva deciziei nr. 903 A din 4 iunie 2019 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă, a fost casată decizia recurată iar cauza a fost trimisă spre rejudecare la aceeaşi curte de apel.

I.2. Al doilea ciclu procesual

1. Hotărârea Curţii de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă în al doilea ciclu procesual.

Prin decizia civilă nr. 971A din data de 16 iunie 2022, Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă a decis următoarele:

- a admis apelul declarat de către apelanta-reclamantă C. împotriva sentinţei civile nr. 294/15.02.2018 pronunţate de Tribunalul Bucureşti, secţia a V-a civilă în dosarul nr. x/2017, în contradictoriu cu intimata-pârâtă B.;

- a schimbat în tot sentinţa apelată;

- a admis cererea;

- a constatat că produsele reţinute de autorităţile vamale în conformitate cu notificarea nr. 8655/D 79-2017/13.06.2017 a Direcţiei Regionale Vamale Galaţi aduc atingere drepturilor reclamantei asupra mărcii naţionale x şi asupra mărcii verbale a Uniunii Europene x;

- a dispus interzicerea importului, comercializării şi a oricăror acte de punere pe piaţă şi de utilizare a produselor care fac obiectul reţinerii vamale menţionate, precum şi interzicerea producerii, comercializării, importului şi punerii pe piaţă a altor produse de acelaşi fel purtând aceleaşi caracteristici;

- a dispus distrugerea produselor reţinute în vamă, pe cheltuiala pârâtei, precum şi suportarea cheltuielilor de depozitare de către pârâtă;

- a respins cererea pentru rest;

- a obligat pârâta să plătească reclamantei suma de 30.000 RON reprezentând cheltuieli de judecată în primă instanţă, apel, recurs, reprezentând onorariu avocaţial (cu aplicarea art. 451 alin. (2) din C. proc. civ.), precum şi a sumei de 450 RON cu titlu de taxă de timbru.

2. Calea de atac exercitată în cauză:

Împotriva deciziei nr. 971A din data de 16 iunie 2022 pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă, a declarat recurs pârâta B..

Invocând incidenţa motivelor de casare reglementate de art. 488 alin. (1) pct. 5, 6 şi 8 din C. proc. civ., recurenta-pârâtă a solicitat admiterea recursului, casarea hotărârii atacate, reţinerea cauzei spre rejudecare şi respingerea în tot a acţiunii. De asemenea, recurenta-pârâtă a solicitat obligarea intimatei-reclamante la plata cheltuielilor de judecată aferente tuturor etapelor procesuale.

În ceea ce priveşte motivul de recurs întemeiat pe dispoziţiile art. 488 alin. (1) pct. 6 din C. proc. civ., recurenta-pârâtă a susţinut că hotărârea recurată nu cuprinde motivele pe care se întemeiază în ceea ce priveşte capetele de cerere secundare admise - distrugerea produselor reţinute pe cheltuiala B., suportarea cheltuielilor de depozitare de către B., obligarea B. la plata cheltuielilor de judecată conform documentelor depuse la dosar de către C. (fostă A.) - precum şi că aceasta cuprinde motive contradictorii cu concluzia în ceea ce priveşte capătul de cerere principal, în analiza condiţiei necesităţii folosirii mărcii.

În susţinerea acestui motiv de recurs, recurenta-pârâtă a învederat că singurele menţiuni din hotărârea recurată cu privire la capetele de cerere secundare admise de instanţa de apel sunt cuprinse în câteva paragrafe de la paginile 13 - 14 ale hotărârii atacate, paragrafe care conţin concluzia instanţei şi nicidecum prezentarea motivelor care au condus la fundamentarea respectivei concluzii. De asemenea, a învederat că instanţa de apel nu face nicio referire la apărările sale cu privire la aceste capete de cerere, fiind încălcate astfel prevederile art. 425 alin. (2) lit. b) din C. proc. civ.

Referitor la capătul secundar de cerere privind cheltuielile de judecată, ca urmare a admiterii capătului principal de cerere, instanţa de apel, în rejudecare, admis şi cheltuielile de judecată, fără a analiza şi argumenta legătura documentelor justificative depuse de C. la dosarul cauzei.

În ceea ce priveşte motivul de recurs întemeiat pe dispoziţiile art. 488 alin. (1) pct. 8 din C. proc. civ., recurenta-pârâtă a învederat că normele de drept material încălcate sau aplicate greşit de instanţa de apel sunt dispoziţiile art. 36 alin. (1), alin. (2) şi alin. (3) din Legea nr. 84/1998, forma în vigoare la data de 06.07.2017, data introducerii acţiunii, art. 39 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 84/1998, identice în conţinut cu cele ale art. 14 din Regulamentul UE 2017/1001 (fost art. 12 din Regulamentul UE 209/2007, modificat prin Regulamentul UE 2015/2424) al Parlamentului European şi al Consiliului, care reglementează, cu titlu de excepţie, o limitare a dreptului exclusiv al titularului mărcii, art. 11, art. 16 şi art. 17 din Legea nr. 344/2015 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire, referitoare la distrugerea bunurilor reţinute pentru care s-a aplicat măsura reţinerii, art. 20 din Legea 344/2015 referitoare la cheltuielile legate de depozitarea, manipularea şi distrugerea mărfurilor, în raport cu prevederile art. 11 din O.G. nr. 100/2005 şi art. 452 - 453 din C. proc. civ. cu privire la cheltuielile de judecată.

În susţinerea acestui motiv de recurs, recurenta-pârâtă a învederat că instanţa de apel, în rejudecare, a încălcat dispoziţiile de drept material prin faptul că a hotărât distrugerea produselor reţinute, pe cheltuiala pârâtei, precum şi suportarea cheltuielilor de depozitare de către pârâtă, fără nicio motivare.

Totodată, recurenta-pârâtă a susţinut că partea adversă şi-a întemeiat acest capăt de cerere, astfel cum reiese din acţiunea introductivă, pe prevederile art. 11 alin. (1) şi (2) din O.U.G. nr. 100/2005, precum şi pe prevederile art. 29 din Regulamentul UE 608/2013 aplicabil la data introducerii acţiunii - 2017.

În apărare, prin notele scrise depuse în faţa instanţei de fond, pagina 5, pct. (b), B. a invocat aplicarea în speţă a prevederilor art. 20 din Legea nr. 344/2005, potrivit cărora, la data introducerii acţiunii, cheltuielile cu produsele reţinute erau prevăzute în sarcina titularului de marcă. Recurenta-pârâtă a interpretat aceste prevederi ca fiind în sensul existenţei unui drept de regres al titularului mărcii împotriva persoanei despre care se stabileşte ulterior că ar fi săvârşit actul de contrafacere.

Recurenta pârâtă a arătat că titularul care ar obţine câştig de cauză într-o acţiune în contrafacere ar urma să achite costurile de distrugere a produselor contrafăcute, conform angajamentului asumat în faţa Autorităţii Vamale, cu posibilitatea de a se îndrepta ulterior cu o acţiune în despăgubiri către persoana care a săvârşit contrafacerea. În situaţia în care respectivele prevederi ar fi fost considerate contradictorii de instanţa de apel, în opinia recurentei-pârâte, ar fi prevalat dispoziţiile actului normativ de rang superior, respectiv Legea nr. 344/2005.

Recurenta pârâtă a arătat că în O.U.G. nr. 100/2005 nu se face nicio referire la cheltuielile de depozitare a produselor, ci doar la măsura de distrugere. În cazul în care instanţa de apel ar fi considerat că s-ar aplica în speţă prevederile art. 11 alin. (2) din O.U.G. nr. 100/2005, atunci aceasta ar fi trebuit să aibă în vedere şi dispoziţiile alin. (3) ale aceluiaşi articol.

Chiar şi în situaţia în care instanţa de recurs ar menţine hotărârea instanţei de apel cu privire la existenţa unei încălcări prin raportare la modul de etichetare a produselor, recurenta pârâtă a considerat că măsura distrugerii produselor ar apărea disproporţionată în raport cu situaţia de fapt reţinută în speţă, fiind suficientă desprinderea de pe ambalaj a autocolantului care cuprinde indicaţia tehnică x.

Printr-un alt motiv de recurs, recurenta-pârâtă a criticat hotărârea atacată şi pentru faptul că instanţa de apel a încălcat normele de drept material când a obligat pârâta la plata cheltuielilor de judecată, fără a analiza obiecţiile părţii cu privire la lipsa de legătură a documentelor justificative cu dosarul cauzei. Recurenta-pârâtă a susţinut că există facturi dublate (în euro), aferente etapei fondului, iar acestea prezintă neconcordanţe în raport cu datele dosarului pentru care se cer a fi efectuate plăţile. În sensul celor expuse, recurenta-pârâtă a indicat factura dublată în euro X şi a contestat valoarea sa probatorie.

Recurenta-pârâtă a mai criticat decizia instanţei de apel şi pentru faptul că aceasta a aplicat greşit prevederile art. 36 în coroborare cu prevederile art. 39 din Legea nr. 84/1998, identice în conţinut cu cele ale art. 14 din Regulamentul UE 2017/1001 (fost art. 12 din Regulamentul UE 209/2007, modificat prin Regulamentul UE 2015/2424).

În susţinerea acestui motiv de recurs, recurenta-pârâtă a învederat că instanţa de apel nu a analizat corect elementele de comparat, aşa cum prevăd dispoziţiile art. 36 din Legea nr. 84/1998, şi nici elementele situaţiei de excepţie, aşa cum se menţionează în dispoziţiile art. 39 din Legea nr. 84/1998 şi în prevederile echivalente din Regulamentul Uniunii Europene menţionate în cazul de faţă.

De asemenea, instanţa de apel nu a respectat principiile de interpretare a acestor dispoziţii legale din jurisprudenţa europeană precizate în dispoziţia de trimitere a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Prin dispoziţia de trimitere, instanţa de recurs a reţinut că instanţa de apel, în primul ciclu procesual, nu a analizat situaţia premisă a încălcării mărcii, care ar fi determinat analizarea întrunirii condiţiilor privind situaţia de excepţie şi nici nu a analizat susţinerea reclamantei că semnul utilizat ar fi identic cu marca.

În rejudecare, instanţa de apel, în examinarea aplicării prevederilor art. 36 din Legea nr. 84/1998, a extras din semnul utilizat de pârâtă, constituit din ambalajul produsului şi eticheta autocolantă de dimensiuni reduse care conţine cifre şi litere, doar elementul verbal x şi a conchis că există identitate între semnul utilizat şi marcă, fiind în opinia sa incidente prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) din lege, riscul de confuzie fiind în această ipoteză prezumat.

Această analiză încalcă prevederile art. 36 din Legea nr. 84/1998. Prin urmare, instanţa de apel ar fi trebuit să observe că semnul utilizat de pârâtă este alcătuit dintr-un cumul de elemente - ambalajul produsului, inscripţionat cu marca proprie x, cu element figurativ, imaginea produsului şi eticheta autocolantă de dimensiuni reduse în raport cu dimensiunile inscripţionării cu marca proprie x, respectiva etichetă autocolantă care conţine cifre şi litere. De asemenea, instanţa de apel ar fi trebuit să procedeze la compararea semnului utilizat de pârâtă, alcătuit din respectivul cumul de elemente, cu marca înregistrată, cu evidenţirea elementelor dominante, asemănărilor şi deosebirilor, concluzionând asupra similarităţii semnului cu marca şi riscului de confuzie.

Analiza riscului de confuzie trebuie să aibă în vedere concluzia cu privire la similaritatea semnelor, fiind relevant sub acest aspect faptul că elementul comun are rol neglijabil în cadrul semnului utilizat de B. (abia perceptibil din perspectiva funcţiei de marcă, fiind perceput drept indicaţie tehnică de destinaţie a produsului x), elementul dominant fiind constituit de partea verbală şi figurativă x, complet diferită de elementul dominant al mărcii opuse, x. Din acest motiv, recurenta-pârâtă a apreciat că nu există risc de confuzie pentru consumatori între semnul utilizat de pârâtă, alcătuit din respectivul cumul de elemente, şi partea verbală x.

În ceea ce priveşte riscul de asociere, trebuie avut în vedere specificul produselor, respectiv piese de schimb pentru autovehicule, pe piaţă fiind uzuală prezenţa atât a pieselor producătorului autovehiculului, cât şi a pieselor de schimb alternative, produse de terţi.

Din ansamblul semnului utilizat (elemente componente, proporţii, poziţionări) nu se identifică niciun motiv care să genereze ideea că există o legătură comercială între semnul utilizat şi titularul mărcii x, cu atât mai mult cu cât produsul poartă marca proprie x.

În plus, publicul consumator al acestor produse va avea o atenţie medie spre ridicată, aşa cum a reţinut şi Curtea de Apel în rejudecare, fiind atent la toate elementele ambalajelor produselor.

În concluzie, recurenta-pârâtă a apreciat că instanţa de apel ar fi trebuit să concluzioneze că situaţia premisă de incidenţă a articolului 36 din Legea 84/1998 nu se verifică, nefiind în prezenţa unei încălcări a mărcii x.

Recurenta-pârâtă a criticat hotărârea instanţei de apel şi pentru faptul că nu au fost corect analizate elementele situaţiei de excepţie aşa cum prevăd dispoziţiile art. 39 din Legea nr. 84/1998 şi prevederile echivalente din Regulamentul Uniunii Europene citate în speţă şi nici nu a respectat principiile de interpretare a acestor dispoziţii legale din jurisprudenţa europeană precizate în decizia de casare pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

S-a susţinut că instanţa de apel, aplicând greşit dispoziţia legală invocată în cauză referitoare la excepţia de la protecţia absolută conferită de înregistrarea ca marcă, a considerat că elementul x prezent pe etichetă ar avea funcţie de marcă, adică aceea de a identifica produsul companiei x/Daimler, şi nu valoarea unei indicaţii de natură tehnică, în timp ce adăugarea unei sintagme de tipul "compatibil cu" sau "părţi pentru" ar fi deturnat funcţia de marcă în favoarea funcţiei de informare a consumatorului despre scopul utilizării mărcii x. Or, această interpretare în aplicarea dispoziţiei legale incidente în speţă este eronată.

Recurenta-pârâtă a apreciat că nu există o prevedere legală care să impună utilizarea unei anumite formule pentru a arăta destinaţia unui produs, iar un semn aplicat pe un produs are funcţie de marcă atunci când, prin aplicarea semnului, publicul înţelege că produsul în cauză emană de la titularul mărcii respective. În acest sens, dacă s-ar accepta raţionamentul instanţei de apel, publicul confruntat cu piesa de schimb pe care este aplicată central marca x, văzând eticheta detaşabilă de mici dimensiuni pe care apare cu caractere de dimensiuni mici elementul x, alături de cifre si litere, va atribui în mod inexplicabil produsul respectiv companiei C. (fostă A.) în loc să îl atribuie titularului mărcii x. Or, această interpretare ignoră cu desăvârşire funcţia de marcă a elementului x, poziţionat în mod central pe ambalajul produsului.

Recurenta pârâtă a susţinut că este cunoscut faptul că piesele auto nu au dimensiuni şi forme universale, ci diferă de la un tip de autovehicul la altul. Din acest motiv, persoana din cadrul publicului consumator care doreşte să achiziţioneze piesa de schimb purtând marca x va căuta pe ambalaj o indicaţie care să arate compatibilitatea, din punct de vedere tehnic, nu estetic sau din altă perspectivă, cu modelul de autovehicul la care doreşte să fie montată respectiva piesă.

Prin urmare, în contradicţie cu reţinerea instanţei de apel, rolul elementului x pe eticheta detaşabilă a produsului este unul pur tehnic, şi anume acela de a confirma compatibilitatea piesei de schimb care se doreşte a fi achiziţionată cu modelul de autoturism la care urmează a fi montată.

În ceea ce priveşte necesitatea prezenţei elementului x pe eticheta autocolantă a produsului, recurenta pârâtă a considerat că în mod corect a reţinut instanţa de apel în rejudecare faptul că cifrele şi literele asociate acestui element reprezintă coduri interne ale companiei B., aşa cum a declarat reprezentantul companiei prin adresa depusă în dosarul de apel, în rejudecare, filele x. Ceea ce a omis să reţină instanţa de apel, cu toate că informaţia era inserată în acelaşi document, este faptul că respectivele coduri identifică intern doar produsele x, nu şi destinaţia/compatibilitatea acestora, respectiv faptul că sunt compatibile cu autoturismele x.

Cu alte cuvinte, cifrele şi literele de pe eticheta autocolantă detaşabilă ar putea sugera, pentru specialiştii din cadrul companiei B., categoria de produs şi marca proprie aplicată (x), dar nu şi modelul cu care piesa de schimb este compatibilă, fiind necesare informaţii tehnice suplimentare pe etichetă pentru identificarea destinaţiei produsului.

Totodată, recurenta-pârâtă a învederat că a adăugat aceste informaţii prin precizarea indicaţiei tehnice "x", în scopul unei corecte şi complete informări a cumpărătorului cu privire la destinaţia produsului.

Astfel, având în vedere detalierea semnificaţiei codurilor, a fost lămurit faptul că doar prezenţa acestor coduri pe etichetele autocolante nu ar fi fost suficientă pentru a transmite informaţii complete, corecte şi inteligibile despre destinaţia produselor. Prin urmare, prezenţa denumirii cu caracter tehnic x pe ambalajul produsului reprezintă un mijloc pentru o informare corectă, completă şi inteligibilă cu privire la destinaţia produsului.

În ceea ce priveşte calificarea acestui mijloc de informare ca fiind "singurul" pentru o informare corectă, completă şi inteligibilă a cumpărătorului cu privire la destinaţia produsului, respectiv să nu existe un alt mijloc alternativ care să ofere acelaşi tip de informare, în opinia recurentei-pârâte nu se poate produce o probă a acestui fapt negativ. Pe cale de consecinţă, a apreciat că era în sarcina intimatei-reclamante să pună în discuţie şi să probeze existenţa unor mijloace alternative de etichetare a produsului care să producă, prin ele însele, exact acelaşi rezultat.

Prin documentele depuse în dosarul de rejudecare a apelului, respectiv extrase de pe internet şi din bazele de date ale unor comercianţi privaţi, intimata-reclamantă a încercat să arate faptul că ar exista o modalitate alternativă de identificare a modelelor de destinaţie pentru produsele "x", prin utilizarea pe internet sau în platforme private a codurilor formate din cifre şi litere de pe etichetele produselor. Or, în opinia recurentei-pârâte, această ipoteză avansată de intimata-reclamantă nu era pertinentă chestiunii reliefate de instanţa de casare.

Astfel, teza probatorie pentru intimata-reclamantă ar fi fost aceea că elementele formate din cifre şi litere care apar pe etichetele produselor x ar fi, prin ele însele, corecte şi complete (în sensul de suficiente) pentru identificarea destinaţiei produselor.

Totuşi, prin documentele depuse la dosar, intimata-reclamantă a făcut dovada contrară tezei sale probatorii, şi anume, a arătat că pentru a obţine o informaţie corectă, completă şi inteligibilă despre destinaţia produselor x, codurile de pe etichetă nu sunt suficiente, ci dimpotrivă necesită a fi completate, în privinţa destinaţiei produselor, cu informaţii obţinute din alte surse private (de exemplu accesarea unor baze de date cu ajutorul internetului), ceea ce ar fi o povară excesivă şi riscantă pentru consumator să caute prin eforturi proprii care sunt modelele de destinaţie pentru produsele purtând marca x, adică autoturismele pentru care se potrivesc produsele purtând marca x.

Pe de altă parte, în rezultatele căutării pe internet după cod (pagina 2 a documentelor depuse de intimata-reclamantă în etapa rejudecării apelului) s-a observat că primul rezultat menţionează exclusiv marca x, de unde ar fi trebuit să se concluzioneze că, în situaţia căutării on-line după acel criteriu, acurateţea şi caracterul complet (sau, dimpotrivă, incomplet) al informaţiilor afişate în rezultate depind de modul de organizare a bazelor de date gestionate de diferiţi comercianţi, aspect care excede controlului intimatei B. poate, cel mult, să încerce să se asigure că produsele sale sunt etichetate corespunzător, astfel încât eticheta să conţină toate informaţiile necesare consumatorului pentru achiziţionarea unui produs compatibil cu un anumit model de autovehicul.

Aceste coduri de pe etichete nu pot face, prin ele însele, o informare corectă şi completă despre destinaţia produselor. În plus, din declaraţia depusă la dosarul cauzei la 19.05.2022 de către B. reiese concluzia că cifrele componente ale codurilor nu se referă la destinaţia produsului, ci fac trimitere la marca x a producătorului (ultimele două litere ale codului - PC), concluzie care este valabilă pentru toate categoriile de public, adică atât pentru specialişti, cât şi pentru nespecialişti.

Din hotărârea recurată, paginile 12-13, rezultă indirect că instanţa de apel a apreciat ca fiind "evident" faptul că folosirea elementului x pe eticheta autocolantă nu ar constitui singurul mijloc prin care s-ar fi putut realiza informarea corectă, completă şi inteligibilă a consumatorilor, însă nu a indicat un tip alternativ de folosire identificat care să excludă termenul x.

S-a mai susţinut că instanţa de apel a apreciat că varianta alternativă de a realiza informarea corectă, completă şi inteligibilă a consumatorilor ar fi fost folosirea sintagmelor "compatibil cu x" sau "pentru x", adică, tot prin menţionarea pe etichetă a elementului x. Din acest punct de vedere, motivarea instanţei de apel cu privire la condiţia necesităţii prezenţei mărcii pe etichetă şi a capacităţii codurilor conţinute de etichete de a realiza informarea corectă, completă şi inteligibilă a consumatorului prin ele însele în absenţa mărcii este contradictorie în raport cu concluzia la care a ajuns instanţa de apel.

Recurenta-pârâtă a mai făcut trimitere şi la hotărârea pronunţată de CJUE în cauza x nr. 63/97 pronunţată la data de 23.02.1999. De asemenea, a învederat că în respectiva cauză s-a analizat utilizarea mărcii x pentru publicitate aferentă serviciilor de reparaţii şi service prestate de un terţ pentru autovehicule x, iar prin hotărârea şi opinia sus numite se menţionează, printre altele că o persoană independentă care desfăşoară activităţi de reparaţii şi service pentru autovehicule x sau care este specialist în domeniu nu poate comunica din punct de vedere practic către clienţii săi acest fapt fără a utiliza marca x. De asemenea, s-a mai menţionat şi faptul că în analiza concordanţei cu bunele practici din domeniul comercial sau industrial, instanţele naţionale ar trebui să aibă în vedere ca aceste noţiuni să nu fie interpretate atât de restrictiv încât să constituie impedimente nejustificate în comerţ sau cu privire la concurenţa loială.

Faţă de cele arătate, recurenta-pârâtă a apreciat că, prin modul de aplicare a dispoziţiilor legale de către instanţa de apel, în rejudecare, s-a încălcat principiul mai sus statuat prin jurisprudenţa europeană.

În argumentarea conformităţii modului de etichetare a produselor în discuţie cu bunele practici din domeniul comercial/industrial, recurenta-pârâtă a precizat că a evidenţiat în concluziile scrise suplimentare depuse în etapa rejudecării apelului faptul că reţinerea notificată de către DGV Galaţi conform adresei nr. x/12.06.2017 (Anexa nr. 2 la întâmpinarea depusă la dosarul de fond) se referă la un număr total de 2250 de KIT-uri cap planetară, dintre care numai 60 de bucăţi de astfel de produse au legătură cu modelele de maşini «x», celelalte 2190 produse făcând referire la alte tipuri de autovehicule.

Totodată, a învederat că dintre toate produsele reţinute în vamă, doar produsele destinate modelelor x nu au fost eliberate. Prin urmare, se poate trage concluzia că titularii celorlalte produse reţinute (x) au considerat acest mod de etichetare - identic cu cel al produselor destinate modelelor x - drept unul în conformitate cu practicile loiale în domeniu şi nu s-au considerat prejudiciaţi prin respectivul import.

S-a mai susţinut de către recurenta-pârâtă că publicul consumator, complementar cu nivelul său de atenţie mediu spre ridicat, astfel cum a reţinut instanţa de apel, are, în mod logic, un grad de informare cel puţin mediu în domeniul pieselor de schimb, fiind rezonabil de presupus că, înaintea momentului achiziţiei piesei, acesta va culege informaţii referitoare la opţiunile de achiziţie. Prin urmare, publicul consumator va fi atent la detaliile ambalajelor produselor şi nu va considera de la sine înţeles că respectivele piese de schimb ar implica o relaţie contractuală între producător şi titularul mărcii autovehiculului pentru care piesa este destinată (de tipul licenţei), atâta timp cât pe ambalaj nu se identifică niciun marcaj (suplimentar elementului care indică destinaţia piesei) care să conducă la această idee, de tipul "produse originale", "produse sub licenţă", etc.

De asemenea, recurenta-pârâtă a învederat că pe tot parcursul acestui litigiu a arătat care au fost diligenţele sale în etichetarea produselor x, astfel că nu poate fi obligată să probeze faptul negativ al inexistenţei riscului de asociere, ci partea interesată, care a înaintat susţinerea faptului pozitiv contrar (existenţa riscului de asociere), respectiv intimata-reclamantă, ar fi trebuit să administreze probe care să îi susţină poziţia.

Din această perspectivă concluzia instanţei de apel, în sensul că folosirea în cauză "dă impresia greşită a unei legături economice între cele două părţi litigante" apare ca o simplă speculaţie, care nu rezultă din probatoriul administrat în dosar.

3. Apărările formulate în cauză.

Prin întâmpinarea înregistrată la dosar la data de 22 martie 2023, intimata-reclamantă C. a solicitat respingerea recursului ca inadmisibil, iar în subsidiar, în cazul în care va fi reţinută admisibilitatea acestuia, respingerea recursului ca nefondat şi menţinerea hotărârii atacate ca fiind legală.

Intimata-reclamantă a apreciat că recursul formulat este inadmisibil, întrucât, prin prisma argumentelor expuse, recurenta-pârâtă nu se referă în realitate la situaţiile de nelegalitate reglementate de dispoziţiile legale, ci, în fapt, şi-a exprimat nemulţumirea cu privire la soluţia instanţei de apel asupra capătului principal al cererii şi implicit asupra capetelor accesorii, dependente de capătul principal.

În ceea ce priveşte motivul de recurs întemeiat pe dispoziţiile art. 488 alin. (1) pct. 6 din C. proc. civ. referitor la nemotivarea hotărârii în privinţa capetelor secundare de cerere admise şi contradictorialitatea motivelor cuprinse în hotărârea instanţei de apel, intimata-reclamantă a apreciat că hotărârea instanţei de apel, contrar susţinerilor părţii adverse, cuprinde o amplă motivare cu privire la capătul principal de cerere, raţionamentul în temeiul căruia instanţa de apel a admis şi capetele accesorii ale cererii, dependente, de altfel, de capătul principal, cel privind constatarea unei încălcări aduse drepturilor de proprietate intelectuală aparţinând reclamantei, fiind acelaşi.

Motivarea dată capătului principal de cerere este parte componentă subînţeleasă pentru admisibilitatea oricărui alt capăt de cerere vizând răspunderea pentru prejudiciile cauzate prin aceeaşi faptă ilicită.

În acest sens, intimata-reclamantă a indicat jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (decizia nr. 2311/2019 din 03 decembrie 2019, decizia nr. 935/2019 din 26 februarie 2019, decizia nr. 602/2021 din 11 martie 2021) şi a susţinut că aceasta este constantă în ceea ce priveşte aspectul motivării capetelor de cerere accesorii.

Astfel, raportat la cele statuate de Înalta Curte prin deciziile sale, în cauză este evident că argumentele ambelor părţi au fost analizate detaliat, nicidecum ignorate de către instanţa de apel, aceasta dispunând, în mod corect, în urma analizării tuturor aspectelor cauzei, suportarea tuturor costurilor aferente distrugerii produselor, inclusiv cele de depozitare a bunurilor de către compania B., costuri generate tocmai de fapta ilicită a recurentei, respectiv încălcarea drepturilor reclamantei prin importul produselor contrafăcute, astfel cum a fost confirmat de către instanţă prin admiterea capătului principal de cerere.

Nu există nicio dispoziţie legală care să interzică acordarea acestor cheltuieli, în mod direct, în cadrul unei acţiuni în contrafacere care se află deja pe rolul instanţelor, în contextul în care ar fi vădit inechitabil ca titularul de marcă ale cărui drepturi au fost încălcate să fie, pe deasupra, obligat să introducă multiple acţiuni care să genereze costuri suplimentare pentru acoperirea unor cheltuieli generate de fapta recurentei. Dimpotrivă, atât dispoziţiile de drept comun în materia răspunderii civile delictuale, cât şi dispoziţiile speciale din Regulamentul nr. 608/2013, prevăd explicit posibilitatea ca în cadrul unei acţiuni civile să fie pretinse toate prejudiciile cauzate prin fapta ilicită.

Raportat la capătul privind cheltuielile de judecată, intimata-reclamantă susţine că se poate observa că instanţa de apel, prin hotărârea recurată, a dispus reducerea onorariului avocaţial ce a fost acordat cu titlu de cheltuieli de judecată, aceasta fiind încă o dovadă a faptului că instanţa a analizat în mod complet inclusiv acest capăt de cerere şi implicit şi argumentele părţii adverse, care au fost respinse per a contrario.

Se mai învederează de către intimata-reclamantă că partea adversă a invocat pur formal motivul de recurs referitor la contradictorialitatea motivării în ceea ce priveşte necesitatea utilizării mărcii x pentru indicarea destinaţiei piesei întrucât instanţa de apel a apreciat că varianta alternativă de realizare a unei informări corecte, complete şi inteligibile a consumatorilor ar fi fost folosirea sintagmelor "compatibil cu x" sau "pentru x", deşi această modalitate ar implica tot menţionarea pe etichetă a elementului x.

Or, raţionamentul instanţei de judecată a fost dezvoltat de către aceasta în mod clar, în sensul în care utilizarea mărcii x în sine, în mod singular, fără o sintagmă explicativă de tipul "compatibil cu" sau "pentru", nu este suficient pentru o informare corectă şi completă a clienţilor şi nu poate avea valoarea unei indicaţii tehnice de compatibilitate. Astfel, motivarea instanţei de apel este grefată pe necesitatea utilizării mărcii ca indicator al destinaţiei piesei de schimb numai cât timp aceasta este utilizată într-un context lexical care să îi confere mărcii valoarea şi semnificaţia cerută de dispoziţiile legale privind reglementarea excepţiei invocate în apărare, respectiv împreună cu o sintagmă explicativă, care să înlăture riscul de confuzie în rândul consumatorilor. Prin urmare, fără această sintagmă explicativă, nu se poate considera că semnul x este utilizat cu alt scop decât funcţia sa primară, aceea de marcă, aspect care a fost antamat în mod neechivoc prin hotărârea instanţei de apel, fără a exista o contradictorialitate a motivării.

Cu privire la motivul de recurs întemeiat pe dispoziţiile art. 488 alin. (1) pct. 8 din C. proc. civ. referitor la încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de drept material, intimata-reclamantă a susţinut că instanţa a interpretat şi a aplicat, în mod corect, normele de drept material privind suportarea cheltuielilor generate de depozitarea şi distrugerea produselor, dispoziţiile O.U.G. nr. 100/2005 fiind suficient de clare în ceea ce priveşte aspectul costurilor de distrugere, care cad în sarcina persoanei responsabile de încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală, instanţa putând ordona ca măsura întreprinsă să fie făcută pe cheltuiala persoanei care a încălcat un drept de proprietate industrială protejat.

Intimata reclamantă a arătat că prevederile Legii nr. 344/2005 nu se mai aplică de la 1 ianuarie 2007, când, după aderarea la UE, în România a devenit direct aplicabil Regulamentul UE nr. 1383/2003, regulament care a fost ulterior abrogat prin Regulamentul UE nr. 608/2013, în prezent în vigoare. Art. 29 din Regulamentul nr. 608/2013 prevede, în mod expres, dreptul titularului mărcii de a obţine integral toate costurile şi prejudiciile cauzate de actele de încălcare.

În ceea ce priveşte aspectul proporţionalităţii măsurii distrugerii, intimata reclamantă a arătat că produsul care poartă în mod neautorizat mărcile x este piesa auto în sine, pentru că în raport cu acest produs consumatorul se aşteaptă să regăsească calităţile produselor şi serviciilor cunoscute şi identificate prin mărcile x. Din această perspectivă, scoaterea din circuitul economic al produsului contrafăcut şi distrugerea acestuia nu vizează distrugerea etichetei, a ambalajului sau a oricărui suport material pe care este aplicată marca, ci evident a produsului în raport cu care se face greşita asociere a originii comerciale.

În ceea ce priveşte critica referitoare la obligarea B. la plata cheltuielilor de judecată, intimata-reclamantă a considerat că argumentele părţii adverse sunt lipsite de fundament, în contextul în care facturile emise şi plătite de client către avocat se bazează în mod expres pe timpul de lucru alocat prezentului dosar, pe activităţile specifice îndeplinite de avocat, respectiv redactare, studiu documente, corespondenţă, reprezentare în instanţă, toate fiind exclusiv legate de actele de încălcare săvârşite de intimata-pârâtă.

În ceea ce priveşte incidenţa situaţiei de excepţie prevăzute de art. 36 în coroborare cu art. 39 din Legea nr. 84/1998, dispoziţii identice în conţinut cu art. 14 din Regulamentul UE nr. 1001/2017 (fost art. 12 din Regulamentul UE nr. 209/2007, modificat prin Regulamentul UE nr. 2015/2424), intimata-reclamantă susţine că instanţa de apel a analizat în mod complet şi corect situaţia din dosar, în conformitate cu prevederile legale şi cu jurisprudenţa europeană şi naţională, cu respectarea principiilor stabilite de Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, prin hotărârea din cauza Gilette, C-63/97, şi preluate de către Înalta Curte prin hotărârea nr. 2757/2021.

Instanţa de apel a analizat în mod corect elementele de comparat, în conformitate cu dispoziţiile art. 36 din Legea nr. 84/1998. Atât timp cât semnul x aplicat pe etichetele aflate pe produse sau pe ambalaje va fi perceput de către consumator în mod autonom de alte semne distinctive, verbale sau grafice, aflate pe acelaşi ambalaj, acesta va fi analizat autonom, din perspectiva riscului de confuzie.

În cauză există o identitate evidentă între semnul utilizat şi marca x aparţinând reclamantei, astfel cum a fost înregistrată, riscul de confuzie fiind prezumat.

Dincolo de relevanţa în analiza similarităţii semnelor în conflict ori în aprecierea riscului de confuzie, prezenţa concomitentă a unei alte mărci alături de marca intimatei-reclamante poate avea relevanţă în analiza intenţiei de respectare a intereselor şi drepturilor titularului mărcii, atunci când se urmăreşte o folosire exclusivă în scopul desemnării scopului sau naturii unui produs.

Mai mult, referindu-se la prezenţa sau absenţa unei mărci proprii a terţului, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a arătat că lipsa unei mărci proprii ar putea fi un factor potenţator al riscului de confuzie, iar nu că prezenţa unei astfel de mărci proprii este un factor care suplineşte şi acoperă lipsa condiţiilor cerute imperativ de reglementarea de excepţie privind folosirea mărcii înregistrate.

În ceea ce priveşte condiţia necesităţii, simpla menţiune a unei mărci, în special fără o altă explicaţie de tipul "compatibil cu" sau "potrivit pentru" nu ar fi oricum suficientă, în contextul în care există mai multe tipuri diferite de autovehicule produse de reclamantă (mai multe modele) cu o multitudine de posibile caracteristici tehnice.

Simpla utilizare a mărcilor reclamantei nu este necesară, nu este nici utilă pentru a indica destinaţia produsului, neoferind o informare corectă, completă şi inteligibilă şi cu siguranţă nu este singura modalitate disponibilă, astfel cum a reţinut şi instanţa de rejudecare.

Obligaţia dovedirii conformităţii modului de folosire a mărcii x cu practica loială pentru desemnarea maşinilor cărora le sunt destinate piesele de schimb revine intimatei şi nu recurentei.

Hotărârea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene din cauza x nr. 63/97, nu poate fi avută în vedere în prezenta cauză, principiul invocat de către recurentă fiind statuat într-o cauză având o situaţie premisă diferită.

Se mai apreciază de către intimata-reclamantă că argumentul recurentei, conform căruia decizia celorlalţi titulari de a nu continua demersurile juridice reprezintă de fapt o recunoaştere a caracterului legal al utilizării mărcilor, nu este altceva decât o simplă supoziţie, străină de realitate, raportarea la ceilalţi titulari de drepturi fiind irelevantă în prezenta cauză, iar interpretarea dată deciziei acestora, greşită.

Pe parcursul procesului, recurenta-pârâtă nu a făcut dovada că există o practică loială în domeniu, adică alţi comercianţi independenţi, care folosesc în mod uzual mărcile terţilor pentru piese de maşini neînsoţite de niciun mesaj explicativ, chiar minimalist. Această sarcină a probei îi revenea intimatei.

Intenţia de conformare practicilor loiale manifestată de recurentă după constatarea actelor de încălcare de către autorităţile vamale nu face decât să confirme că aceasta ştia întocmai care este diferenţa dintre o folosire conformă şi o folosire neconformă acestor practici, formula de indicare a destinaţiei produselor fiind sugerată chiar de aceasta.

Răspunsul la întâmpinare:

În cauză recurenta-pârâtă a formulat răspuns la întâmpinare pe care l-a depus la dosar la data de 07 aprilie 2023 şi prin care, ca o chestiune prealabilă, a invocat tardivitatea depunerii întâmpinării, susţinând că, potrivit documentelor disponibile în dosarul electronic al litigiului, intimata-reclamantă a fost citată cu copia recursului la data de 21 februarie 2023, în timp ce întâmpinarea la recurs a fost depusă la oficiul poştal la data de 21 martie 2023. Prin urmare, apreciază că întâmpinarea a fost depusă peste termen (care s-a împlinit pe 20 martie 2023), motiv pentru care a solicitat să se constate decăderea intimatei-reclamante din dreptul de a mai ridica excepţii şi de a propune probe.

Cu privire la excepţia inadmisibilităţii recursului invocată prin întâmpinare, recurenta-pârâtă a solicitat respingerea acestei excepţii, în principal drept tardiv ridicată (ca urmare a tardivităţii întâmpinării), iar în subsidiar drept nefondată, având în vedere argumentele recurentei care privesc aspecte care intră sub incidenta controlului de legalitate exercitat de către instanţa de recurs, expuse în cererea de recurs.

4. Procedura de filtru.

Raportul întocmit în cauză, în condiţiile art. 493 alin. (2) şi (3) C. proc. civ. a fost analizat în completul filtru, fiind comunicat părţilor, iar prin încheierea din 26 septembrie 2023, completul de filtru a respins excepţia tardivităţii depunerii întâmpinării; a respins excepţia inadmisibilităţii recursului; a admis în principiu recursul declarat de recurenta-pârâtă B. împotriva deciziei nr. 971A din 16 iunie 2022 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă, în contradictoriu cu intimata-reclamantă C.; a fixat termen de judecată la data de 23.01.2024, ora 10:00, în şedinţă publică, cu citarea părţilor.

II. Soluţia şi considerentele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Examinând decizia recurată, prin prisma criticilor formulate şi prin raportare la actele şi lucrările dosarului şi la dispoziţiile legale aplicabile, Înalta Curte constată că recursul declarat este fondat pentru considerentele ce urmează să fie expuse.

Motivul de recurs prin care recurenta pârâtă a invocat incidenţa cazului de casare reglementat de dispoziţiile art. 488 alin. (1) pct. 8 din C. proc. civ., în sensul că instanţa de apel nu a analizat corect elementele de comparat, aşa cum prevăd dispoziţiile art. 36 din Legea nr. 84/1998, şi nici elementele situaţiei de excepţie, aşa cum se menţionează în dispoziţiile art. 39 din Legea nr. 84/1998 şi în prevederile echivalente din Regulamentul Uniunii Europene, nu este întemeiat.

Critica prin care se invocă greşita analiză a semnelor aflate în conflict este nefondată. În acest sens, recurenta pârâtă a susţinut că instanţa de apel a extras din semnul utilizat de pârâtă, constituit din ambalajul produsului şi eticheta autocolantă de dimensiuni reduse care conţine cifre şi litere, doar elementul verbal x, şi a conchis că există identitate între semnul utilizat şi marcă, iar această analiză încalcă prevederile art. 36 din Legea nr. 84/1998. Astfel, recurenta pârâtă a considerat că instanţa de apel trebuia să aibă în vedere că semnul utilizat de pârâtă este alcătuit dintr-un cumul de elemente - ambalajul produsului, inscripţionat cu marca proprie x, cu element figurativ, imaginea produsului şi eticheta autocolantă de dimensiuni reduse în raport cu dimensiunile inscripţionării cu marca proprie x, respectiva etichetă autocolantă care conţine cifre şi litere. În această situaţie, în opinia recurentei pârâte, comparaţia trebuia să fie realizată între acest cumul de elemente şi marca înregistrată, cu evidenţirea elementelor dominante, asemănărilor şi deosebirilor.

Prin decizia de casare pronunţată în primul ciclu procesual, instanţa de recurs a stabilit că se impune analiza folosirii "necesare" a mărcii x pe ambalajul kiturilor pentru cap planetare compatibile cu anumite modele de autoturisme x - reţinute în vamă -, iar în ceea ce priveşte imaginea de ansamblu a etichetelor, stabilirea caracterului necesar al folosirii se raportează la percepţia publicului asupra semnului terţului, din moment ce acesta este destinatarul produsului pe care este aplicată marca de către terţ, însă presupune o analiză specifică, distinctă de evaluarea riscului de confuzie, incluzând riscul de asociere între marcă şi semnul terţului.

De asemenea, în rejudecare urma a se stabili dacă maniera de inscripţionare a mărcilor x pe produsele pârâtei este una uzuală pentru indicarea destinaţiei produsului în piaţa kiturilor pentru cap planetare, şi, nu în ultimul rând, s-a arătat în decizia de casare că aplicarea mărcii reclamantei pe ambalajul produsului nu conduce prin el însuşi la consecinţe diferite de aplicarea chiar pe produs a semnului înregistrat ca marcă, apreciindu-se că sunt incidente prevederile art. 36 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 84/1998.

Instanţa de apel a respectat aceste coordonate ale analizei, astfel cum au fost trasate prin decizia de casare. Astfel, stabilind situaţia de fapt, instanţa de apel a reţinut că, din fotografiile reproduse în cuprinsul acţiunii introductive de reclamantă şi respectiv de pârâtă ataşat întâmpinării, se observă că, pe ambalajele celor 60 de piese de schimb auto (kit cap planetară) importate de pârâtă la data de 13.06.2017, este reprezentată fotografia piesei, sub care sunt înscrise sintagma "Constant velocity joints" şi marca combinată x TRANSMISION PARTS, iar în partea superioară a cutiei ce reprezintă ambalajul piesei este aplicată o etichetă albă autocolantă, pe care sunt înscrise denumirea în limba engleză şi respectiv în limba poloneză a piesei ("cv.joint/przegub napedowy), elementul x şi un cod format din litere şi cifre.

Astfel, analiza realizată de instanţă a avut în vedere utilizarea pe produsele în discuţie a mărcii verbale a reclamantei, susţinerea recurentei pârâte în sensul că produsele poartă şi marca proprie, x, neputând avea relevanţa dorită de parte, coordonatele stabilite de textele legale incidente raportându-se la condiţiile în care poate fi reţinută existenţa unei situaţii de excepţie de la regula caracterului absolut al protecţiei conferite unei mărci înregistrate, caracter inerent dreptului exclusiv asupra mărcii dobândit prin înregistrare, prevăzut de art. 36 alin. (1) din Legea nr. 84/1998 şi art. 9 alin. (1) din Regulament.

Potrivit art. 39 din Legea nr. 84/1998:

"(1) Titularul mărcii nu poate cere să se interzică unui terţ să folosească în activitatea sa comercială: (...) c) marca, dacă aceasta este necesară pentru a indica destinaţia produsului sau a serviciului, în special pentru accesorii sau piese detaşabile. (2) Dispoziţiile alin. (1) sunt aplicabile cu condiţia ca folosirea de către un terţ a elementelor prevăzute la lit. a) şi c) să fie conformă bunelor practici din domeniul industrial ori comercial."

De asemenea, art. 14 din Regulamentul privind marca Uniunii Europene prevede: "(1) O marcă UE conferă titularului dreptul de a interzice terţilor utilizarea în comerţ: (...) (c) dacă acest lucru este necesar pentru indicarea destinaţiei unui produs sau a unui serviciu, în special ca accesorii sau piese detaşate". (2) Alineatul (1) se aplică numai în cazul în care utilizarea de către un terţ se face în conformitate cu practicile loiale în materie industrială sau comercială."

În ceea ce priveşte aplicabilitatea reglementărilor enunţate, prin decizia de casare pronunţată în primul ciclu procesual s-a constatat că verificarea aplicării dispoziţiilor art. 39 din Legea nr. 84/1998 se impune în privinţa mărcii naţionale a reclamantei nr. X/3.02.1992 (înregistrată pentru produsele din clasa 12), marcă verbală, iar verificarea incidenţei prevederilor Regulamentului - în legătură cu marca reclamantei protejată la nivelul Uniunii Europene, marca nr. x/3.11.2000 (înregistrată pentru toate clasele 1-42 ale Clasificării de la Nisa), marcă verbală, în condiţiile în care, potrivit art. 124 din Regulament, instanţele naţionale competente în domeniul mărcilor UE au competenţă exclusivă în materia acţiunilor în constatarea încălcării drepturilor titularilor, caz în care instanţele naţionale aplică dispoziţiile Regulamentului.

De asemenea, prin decizia de casare s-a constatat că distincţia arătată nu este relevantă în aplicarea normelor incidente, întrucât, pe de o parte, conţinutul reglementărilor anterior citate este identic, iar, pe de altă parte, modul de interpretare a normelor referitoare la marcă trebuie să fie uniform în ordinea juridică a Uniunii Europene, atunci când este vorba despre noţiuni autonome ce au o anumită semnificaţie.

În ipoteza speţei, astfel cum s-a reţinut prin decizia de casare pronunţată în primul ciclu procesual, un terţ poate folosi marca în activitatea sa comercială, fără consimţământul titularului, dacă utilizarea este "necesară pentru a indica destinaţia produsului sau a serviciului, în special pentru accesorii sau piese detaşabile" şi, totodată, "conformă bunelor practici din domeniul industrial ori comercial". De asemenea, s-a arătat că, pentru aprecierea caracterului necesar şi conform al folosirii mărcii de către terţ, exclusiv în scop informativ, este necesară raportarea la jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene formată în aplicarea Regulamentului mărcii Uniunii Europene şi al Directivei de armonizare a legislaţiilor naţionale, în care se regăseşte interpretarea dată de instanţele Uniunii normelor respective, în funcţie de obiectivul urmărit de reglementarea în cauză, indicându-se criteriile relevante de evaluare a celor două condiţii enunţate anterior.

Aceste indicaţii au fost respectate de instanţa de apel în rejudecarea cauzei.

Stabilind coordonatele de fapt ale analizei, instanţa de apel a constatat că reclamanta este titulara mărcii Uniunii Europene x x (verbală, depozit 01.04.1996, înregistrată pentru toate produsele şi serviciile din clasele 1-42) şi a mărcii naţionale x x (verbală, depozit 03.02.1992, înregistrată pentru produse din clasa 12 (vehicule de orice fel inclusiv biciclete, motoare cu gaz, cu petrol, cu benzină şi alte motoare lucrând cu substanţe uleioase precum şi piesele constitutive şi accesoriile acestora). Pârâta B. foloseşte cu acordul titularului B. S.A., societate poloneză, marca EUTM x x TRANSMISION PARTS combinată, pentru produse din clasa 12 din clasificarea de la Nisa - piese pentru transmisiile vehiculelor rutiere, balamale, dispozitive de control de transmisii pneumatice pentru vehicule terestre, osii şi arbori cardanici pentru autovehicule, arbori de transmisie pentru vehicule terestre.

În ceea ce priveşte normele aplicabile, instanţa de apel a reţinut corect că, în raport cu data introducerii acţiunii, este aplicabil Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 iunie 2017 privind marca Uniunii Europene, care a abrogat Regulamentul nr. 207/2009.

Reţinând că în cauză nu se contestă că elementul verbal x de pe etichetele produselor reţinute în vamă este identic cu mărcile verbale x ale reclamantei, în mod corect a considerat instanţa de apel că în cauză sunt incidente prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 84/1998, conform cărora titularul mărcii poate cere instanţei judecătoreşti competente să interzică terţilor să folosească, în activitatea lor comercială, fără consimţământul său un semn identic mărcii, pentru produse sau servicii identice celor pentru care marca a fost înregistrată.

De asemenea, în mod corect a reţinut instanţa de apel incidenţa în cauză a Regulamentului nr. 2017/1001 care prevede în această ipoteză prerogativa titularului de a interzice aplicarea semnului pe produse sau pe ambalajul acestor produse (art. 9 alin. (3) lit. a), respectiv aplicarea unui semn identic sau similar cu marca UE pe ambalaje, etichete, elemente sau dispozitive de securitate sau de autenticitate sau pe orice alte suporturi pe care se poate aplica marca, în cazul în care există riscul ca ambalajul, etichetele, elementele sau dispozitivele de securitate sau de autenticitate sau orice alte suporturi pe care se aplică marca să poată fi utilizate pentru produse sau servicii, iar utilizarea respectivă ar constitui o încălcare a drepturilor titularului unei mărci UE în temeiul articolului 9 alin. (2) şi (3), titularul mărcii respective are dreptul de a interzice următoarele acţiuni dacă acestea sunt efectuate în cursul schimbului comercial (art. 10 alin. (1) lit. a).

În contextul expus, împrejurarea că semnul utilizat de pârâtă este alcătuit dintr-un cumul de elemente nu prezintă relevanţă în cadrul analizei, elementul relevant, rezultat din prevederile legale expuse şi avut în vedere ca atare de instanţa de apel, fiind folosirea mărcii de către un terţ, obiectul analizei purtând în realitate asupra folosirii "necesare" a mărcii x pe ambalajul produselor comercializate de intimata pârâtă - reţinute în vamă -, de către o altă persoană decât titularul mărcii şi fără consimţământul acestuia.

În privinţa necesităţii utilizării mărcii pentru a indica destinaţia produselor în cauză, se impune a se stabili, astfel cum impun normele legale incidente şi principiile rezultate din jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, dacă folosirea serveşte efectiv furnizării către public a unei informaţii referitoare la produs şi dacă aceasta reprezintă singurul mijloc pentru o informare corectă, completă şi inteligibilă, în raport de natura publicului.

În acest sens, instanţa de recurs a stabilit că în speţă sunt aplicabile principiile rezultate din hotărârea pronunţată la data de 17.03.2005 în cauza C-228/03 Gillette, cu privire la art. 6 alin. (1) lit. c) din Directivă nr. 104/89 [identic în conţinut, deşi într-o formulare uşor diferită, cu art. 14 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din actuala Directivă nr. 2436/2015, respectiv din Regulamentul mărcii Uniunii Europene], în care Curtea a decis că "Folosirea mărcii de către un terţ este necesară pentru indicarea destinaţiei unui produs comercializat de către acest terţ atunci când această folosire constituie în practică singurul mijloc pentru furnizarea către public a unei informaţii comprehensibile şi complete despre această destinaţie, pentru respectarea sistemului de concurenţă loială de pe piaţa produsului respectiv".

Aşadar, în ceea ce priveşte caracterul necesar al folosirii mărcii de către un terţ, potrivit Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, acesta presupune a se stabili dacă folosirea serveşte furnizării către public a unei informaţii referitoare la produs şi dacă reprezintă singurul mijloc pentru o informare corectă, completă şi inteligibilă, în raport de natura publicului, chiar în absenţa unei formule prestabilite, general aplicabile, referitoare la folosirea unei mărci aparţinând altuia exclusiv în scop informativ.

Din acest punct de vedere, instanţa de recurs a constatat că este necesar a se stabili, în contextul speţei, care este în mod real publicul relevant, nivelul de atenţie corespunzător acestuia, criteriu aplicat în raport cu percepţia semnelor aplicate pe etichetele în discuţie, fiind necesar a se argumenta, pentru reţinerea situaţiei de excepţie, că amplasarea semnului corespunzător mărcilor figurative ale reclamantei într-un tabel alături de semnele care corespund altor producători de autoturisme împreună cu menţionarea indicaţiilor tehnice vizând compatibilităţile produsului, exclude orice posibilitate ca publicul să creadă există vreo legătură comercială între reclamantă şi producătorul piesei în discuţie.

Din considerentele deciziei recurate, rezultă că instanţa de apel a reţinut, din analiza modului de utilizare a mărcii aşa cum rezultă din maniera de inscripţionare a etichetei, că indicarea ca atare a mărcii x nu poate avea valoarea unei indicaţii de natură tehnică, ci evocă chiar provenienţa autoturismelor pentru care urmează a fi folosite piesele auto comercializate de intimată.

În ceea ce priveşte condiţia ca folosirea mărcii să fie singurul mijloc de informare a publicului de o manieră clară şi completă, instanţa de apel a considerat că folosirea mărcii x nu era singurul mijloc pentru o informare corectă, completă şi inteligibilă, în raport de natura publicului. Instanţa de apel a apreciat că, din modalitatea concretă de aplicare a mărcii sale pe etichete, nu reiese în mod clar faptul că produsele sunt doar compatibile cu autoturismele purtând mărcile aparţinând companiei reclamante.

Critica recurentei în sensul că instanţa de apel nu ar fi arătat în concret care alt mijloc putea fi folosit pentru o informare corectă a publicului nu este întemeiată. Stabilind situaţia de fapt, instanţa de apel a stabilit că produsul nu are aplicată o menţiune care să conţină informaţia privind scopul utilizării mărcii, care ar putea să înlăture funcţia esenţială a acesteia. Astfel pentru a se demonstra că scopul utilizării mărcii este exclusiv unul de informare, de a indica destinaţia piesei auto, instanţa de apel a precizat că era necesară utilizarea unor menţiuni precum "părţi pentru ...", "compatibil cu ...", ceea ce ar fi permis concluzia "pentru orice consumator că piesa auto nu este o piesă auto originală provenind chiar de la apelanta x, ci doar o piesă auto provenind de la un terţ ale cărei caracteristici sunt compatibile cu autoturismele x."

În acest context al analizei, nu pot fi reţinute susţinerile recurentei pârâte în sensul că "analiza riscului de confuzie trebuie să aibă în vedere concluzia cu privire la similaritatea semnelor, fiind relevant sub acest aspect faptul că elementul comun are rol neglijabil în cadrul semnului utilizat de B. (abia perceptibil din perspectiva funcţiei de marcă, fiind perceput drept indicaţie tehnică de destinaţie a produsului x), elementul dominant fiind constituit de partea verbală şi figurativă x, complet diferită de elementul dominant al mărcii opuse, x" .

În acest sens, prin decizia de casare s-a arătat că, în ceea ce priveşte imaginea de ansamblu a etichetelor, stabilirea caracterului necesar al folosirii, se raportează la percepţia publicului asupra semnului terţului, din moment ce acesta este destinatarul produsului pe care este aplicată marca de către terţ, însă presupune o analiză specifică, distinctă de evaluarea riscului de confuzie. Întrucât se invocă identitatea dintre marcă şi semnul pârâtei, respectiv dintre produsele pentru care mărcile reclamantei au fost înregistrate şi produsul pârâtei, în conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 84/1998, riscul de confuzie este prezumat.

În ceea ce priveşte riscul de asociere, evaluând situaţia de fapt, instanţa de apel a stabilit că "simpla aplicare a mărcii proprii, chiar supradimensionată faţă de mărcile apelantei, nu înlătură echivocul, căci consumatorul ar putea considera că este vorba despre întreprinderi asociate ori despre producţia de piese sub licenţa x; numai formule precum compatibil cu, pentru . . . . . . . . . .sunt de natură să comporte transmiterea concomitentă a ambelor informaţii necesare: a destinaţiei obiective, ca şi a provenienţei exacte a piesei aftermarket".

Această evaluare a instanţei de apel se sprijină pe analiza unor aspecte de fapt, nu pe o interpretare a normei juridice întrucât se raportează la circumstanţele cauzei, instanţa dispunând de o marjă de apreciere în analiza pe care o face. În acest context, susţinerea recurentei pârâte în sensul că, din ansamblul semnului utilizat (elemente componente, proporţii, poziţionări) nu se identifică niciun motiv care să genereze ideea că există o legătură comercială între semnul utilizat şi titularul mărcii x, nu relevă aspecte de nelegalitate, fiind criticată aprecierea instanţei de apel, ceea ce se circumscrie temeiniciei hotărârii şi excedează controlului de legalitate care poate fi exercitat de instanţa de recurs.

De asemenea, nu poate fi reţinut motivul de recurs prin care recurenta pârâtă a invocat existenţa unor considerente contradictorii ale instanţei de apel în ceea ce priveşte necesitatea utilizării mărcii x pentru indicarea destinaţiei piesei. În acest sens, recurenta pârâtă a arătat că motivarea instanţei de apel cu privire la condiţia necesităţii prezenţei mărcii pe etichetă şi a capacităţii codurilor conţinute de etichete de a realiza informarea corectă, completă şi inteligibilă a consumatorului prin ele însele în absenţa mărcii este contradictorie în raport cu concluzia la care a ajuns instanţa de apel.

Contrar acestei susţineri, necesitatea prezenţei mărcii pe etichetă a fost acceptată de instanţa de apel în măsura în care ar fi fost folosite sintagme care să permită concluzia că această prezenţă are valoarea unei indicaţii tehnice de compatibilitate, marca fiind utilizată cu alt scop decât funcţia sa primară, aceea de marcă, această concluzie fiind valabilă independent de aptitudinea codurilor conţinute de etichete de a realiza informarea corectă, completă şi inteligibilă a consumatorului.

Nu poate fi reţinută critica recurentei-pârâte în sensul că nu ar fi fost corect analizate elementele situaţiei de excepţie aşa cum prevăd dispoziţiile art. 39 din Legea nr. 84/1998 şi prevederile echivalente din Regulamentul Uniunii Europene şi că instanţa de apel nu ar fi respectat principiile de interpretare a acestor dispoziţii legale din jurisprudenţa europeană precizate în decizia de casare pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Astfel cum s-a arătat mai sus, indicaţiile instanţei de casare în acest sens au fost în sensul respectării criteriilor de analiză rezultate din hotărârea pronunţată în cauza C-228/03 Gillette, criterii avute în vedere de instanţa de apel şi examinate argumentat de către aceasta. În acest sens, instanţa de apel a constatat că folosirea mărcii nu era singurul mijloc pentru informarea corectă completă şi inteligibilă a publicului, întrucât modul în care marca a fost aplicată pe etichete nu permite determinarea scopului utilizării sale, nefiind folosită o sintagmă care să indice compatibilitatea produsului pârâtei.

În ceea ce priveşte sistemul de coduri folosit de recurenta pârâtă, instanţa de apel a apreciat că utilizarea acestui sistem doar intern nu face ca folosirea mărcii x, fără alte precizări, să fie absolut necesară, întrucât erau disponibile formule care indicau cu precizie atât destinaţia şi compatibilitatea, cât şi faptul că piesele auto nu provin de la reclamantă.

În acest sens, instanţa de apel a considerat că "evocarea acestei mărci pentru a indica autoturismele cărora piesele aftermarket le sunt destinate trebuie făcută de aşa manieră pentru a nu exista niciun echivoc că evocarea mărcii terţului se face doar pentr a indica destinaţia (compatibilitatea) pieselor. Nu trebuie să existe însă niciun echivoc cu privire la provenienţa pieselor, respectiv cu privire la o posibilă asociere economică ori de altă natură între producătorul pieselor şi titularul mărcii protejate (în cauză, x)."

Astfel, susţinerea recurentei pârâte că elementul x prezent pe etichetă ar avea doar valoarea unei indicaţii de natură tehnică nu poate fi reţinută, aceasta reprezentând o simplă afirmaţie a părţii, în contextul în care nu a fost utilizată o menţiune care permită concluzia că marca a fost folosită în scopul informării consumatorului cu privire la caracteristicile tehnice şi destinaţia produsului.

Într-adevăr, nu există o prevedere legală care să impună utilizarea unei anumite formule pentru a arăta destinaţia unui produs, însă, cum tocmai recurenta pârâtă a arătat, un semn aplicat pe un produs are funcţie de marcă atunci când, prin aplicarea semnului, publicul înţelege că produsul în cauză emană de la titularul mărcii respective. Tocmai aceasta este situaţia de fapt reţinută în cauză, lipsa unei menţiuni din care să rezulte scopul utilizării mărcii determinând posibilitatea ca publicul să înţeleagă că acel produs provine de la titularul mărcii sau de la o persoană aflată în legătură comercială cu acesta.

Susţinerea recurentei pârâte în sensul că instanţa de apel a ignorat cu desăvârşire funcţia de marcă a elementului x, poziţionat în mod central pe ambalajul produsului, nu poate fi reţinută. Evaluând situaţia de fapt din speţă, instanţa de apel a reţinut echivocul care rezultă din simpla aplicare a mărcii proprii, chiar supradimensionată faţă de marca reclamantei, acest mod de utilizare a mărcii determinând concluzia că un consumator poate considera că este vorba despre întreprinderi asociate sau despre producţia de piese sub licenţa x.

În plus, linia de argumentaţie dezvoltată de recurentă cu privire la efectele în litigiul de faţă ale aplicării mărcii x pe produsele în discuţie trebuie să fie înlăturată faţă de dezlegările cuprinse în Hotărârea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene din data de 6 octombrie 2005 în cauza C-120/04 Medion AG contra Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH.

Prin această hotărâre, Curtea a statuat, în interpretarea art. 5 alin. (1) lit. b) din Prima Directivă a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislaţiilor statelor membre cu privire la mărci (89/104/CEE) că reţinerea existenţei riscului de confuzie nu ar trebui să fie supusă unei condiţii ca impresia generală a semnului combinat să fie dominată întocmai de acea parte care este formată din marca anterioară.

Din considerentele relevante ale hotărârii (paragrafele 29-32) se reţine că, în regulă generală, este posibil ca impresia globală produsă publicului relevant de o marcă combinată să fie dominată de unul sau mai multe din componentele sale, iar în cauza de faţă această analiză interesează pentru că recurenta a susţinut că, prin aplicarea mărcii x (utilizată legitim de aceasta) pe ambalajele produselor în discuţie, care reprezintă un element dominant, este suficient de clar că un consumator va atribui aceste produse titularului mărcii x şi nu titularului mărcii x.

În cuprinsul hotărârii evocate, Curtea de Justiţie a arătat că, în contextul riscului de confuzie, evaluarea similarităţii dintre două mărci înseamnă mai mult decât a lua fiecare componentă a mărcii compuse şi a o compara cu altă marcă. Dimpotrivă, a arătat Curtea, comparaţia trebuie făcută prin examinarea fiecărei mărci în discuţie în întregul său, ceea ce nu înseamnă că impresia globală făcută publicului general de o marcă compusă nu poate fi dominată, în anumite circumstanţe, de una sau mai multe dintre componentele sale.

Totuşi, s-a constatat că, dincolo de regula generală în sensul că un consumator mediu percepe marca ca un întreg şi deşi impresia globală poate fi dominată de unul sau mai multe componente ale mărcii combinate, este foarte posibil ca într-o situaţie particulară o marcă anterioară folosită de un terţ într-un semn complex incluzând numele comercial al terţului să îşi păstreze rolul distinctiv individual în semnul compus, fără ca acesta să fie în mod obligatoriu elementul dominant.

Într-un astfel de caz, impresia generală produsă de un semn combinat poate să conducă publicul relevant să creadă că bunurile sau serviciile în discuţie provin (cel puţin) de la companii legate din punct de vedere economic, caz în care trebuie reţinut riscul de confuzie.

Or, analiza realizată de Curtea de apel cu privire la acest aspect respectă întru-totul regulile dezvoltate jurisprudenţial de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, deoarece, curtea de apel a consemnat că:

"(…) simpla aplicare a mărcii proprii, chiar supradimensionată faţă de mărcile apelantei, nu înlătură echivocul, căci consumatorul ar putea considera că este vorba despre întreprinderi asociate ori despre producţia de piese sub licenţa x; numai formule precum compatibil cu, pentru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .sunt de natură să comporte transmiterea concomitentă a ambelor informaţii necesare: a destinaţiei obiective, ca şi a provenienţei exacte a piesei aftermarket."

În acest sens, se observă că instanţa de apel a urmat îndrumarea deciziei de casare şi a stabilit natura publicului, adică sfera persoanelor cărora le este destinat produsul şi care trebuie informate în legătură cu destinaţia acestuia, respectiv asupra compatibilităţii sale cu anumite modele de autoturisme x. Astfel, s-a stabilit că publicul consumator nu este eminamente de specialitate, ci cuprinde orice persoană juridică ce achiziţionează asemenea piese auto, service-urile auto, dar şi consumatorii în sensul strict al termenului, respectiv persoane fizice care achiziţionează piese auto în afara activităţii lor profesionale, iar atenţia publicului va fi una medie spre ridicată.

Argumentul recurentei pârâte în sensul că doar prezenţa codurilor menţionate pe etichetele autocolante nu ar fi fost suficientă pentru a transmite informaţii complete, corecte şi inteligibile despre destinaţia produselor, prezenţa denumirii cu caracter tehnic x pe ambalajul produsului fiind un mijloc pentru o astfel de informare, este înlăturat prin raţionamentul instanţei de apel care a arătat că, pentru a se încadra în situaţia de excepţie, o astfel de utilizare putea fi acceptată numai dacă ea releva scopul în care a fost folosită marca. Datele speţei nu permit însă concluzia că această folosire a mărcii a fost făcută doar pentru a indica compatibilitatea pieselor. Astfel, chiar dacă elementele formate din cifre şi litere care apar pe etichetele produselor x nu ar fi suficiente pentru identificarea destinaţiei produselor, folosirea mărcii reclamantei putea să se încadreze în cazul de excepţie numai dacă era folosită o informaţie privind scopul utilizării mărcii.

Nu pot fi reţinute susţinerile recurentei pârâte în sensul aplicabilităţii în cauză a principiilor statuate prin hotărârea pronunţată de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene la data de 23.02.1999 în cauza x nr. 63/97 în care s-a analizat utilizarea mărcii x pentru publicitatea aferentă serviciilor de reparaţii şi service prestate de un terţ pentru autovehicule x şi în care s-a considerat că o persoană independentă care desfăşoară activităţi de reparaţii şi service pentru autovehicule x sau care este specialist în domeniu nu poate comunica din punct de vedere practic către clienţii săi acest fapt fără a utiliza marca x.

Astfel, în decizia de casare s-a arătat că "pentru aprecierea caracterului necesar şi conform al folosirii mărcii de către terţ, exclusiv în scop informativ, este necesară raportarea la jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene formată în aplicarea Regulamentului mărcii Uniunii Europene şi al Directivei de armonizare a legislaţiilor naţionale, în care se regăseşte interpretarea dată de instanţele Uniunii normelor respective, în funcţie de obiectivul urmărit de reglementarea în cauză, indicându-se criteriile relevante de evaluare a celor două condiţii enunţate anterior."

În acest sens, instanţa de recurs a impus analiza în cauză a criteriilor rezultate din jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene exprimate în cauza C-228/03 Gillette, şi a arătat că, în ceea ce priveşte caracterul necesar al folosirii mărcii de către un terţ, potrivit CJUE, acesta presupune a se stabili dacă folosirea serveşte furnizării către public a unei informaţii referitoare la produs şi dacă reprezintă singurul mijloc pentru o informare corectă, completă şi inteligibilă, în raport de natura publicului, chiar în absenţa unei formule prestabilite, general aplicabile, referitoare la folosirea unei mărci aparţinând altuia exclusiv în scop informativ.

Aceste considerente ale instanţei de recurs care stabilesc criteriile în raport cu care trebuie realizată analiza în rejudecare reprezintă dezlegări ale problemelor de drept supuse judecăţii, fiind obligatorii conform art. 501 alin. (1) din C. proc. civ.

În argumentarea conformităţii modului de etichetare a produselor în discuţie cu bunele practici din domeniul comercial/industrial, recurenta-pârâtă a arătat că au fost reţinute în vamă un număr total de 2250 de KIT-uri cap planetară, dintre care numai 60 de bucăţi de astfel de produse au legătură cu modelele de maşini «x», celelalte 2190 produse făcând referire la alte tipuri de autovehicule. Totodată, a învederat că, dintre toate produsele reţinute în vamă, doar produsele destinate modelelor x nu au fost eliberate, şi a apreciat că se poate trage concluzia că titularii celorlalte produse reţinute (x) au considerat acest mod de etichetare - identic cu cel al produselor destinate modelelor x - drept unul în conformitate cu practicile loiale în domeniu şi nu s-au considerat prejudiciaţi prin respectivul import.

Aceste argumente nu pot fi reţinute, întrucât modul în care titularii celorlalte produse reţinute au înţeles să invoce drepturile asupra mărcilor proprii sau eventuale încălcări aduse acestora nu formează obiectul învestirii instanţei în acest litigiu.

Criticile recurentei pârâte referitoare la sarcina probei în privinţa riscului de asociere, în sensul că nu putea fi obligată să probeze faptul negativ al inexistenţei riscului de asociere, ci reclamanta care a invocat existenţa riscului de asociere ar fi trebuit să administreze probe care să îi susţină poziţia procesuală, încadrabile în cazul de casare instituit de art. 488 alin. (1) pct. 5 din C. proc. civ., nu pot fi reţinute. Contrar susţinerii recurentei, instanţa de apel nu a impus dovada unui fapt negativ, existenţa riscului de asociere fiind stabilit de aceasta pe baza ansamblului probator al speţei care a presupus analiza circumstanţelor de fapt relevante în ceea ce priveşte aplicarea mărcii reclamantei pe ambalajele produselor pârâtei. În ceea ce priveşte condiţiile aplicării normei cu caracter de excepţie ale art. 39 din Legea nr. 84/1998, respectiv ale art. 14 din Regulamentul nr. 2017/1001, în mod corect a considerat instanţa de apel că sarcina probei îi revine pârâtei care a invocat această apărare de fond şi a procedat în consecinţă la analiza probelor administrate, reţinând în acest sens înscrisurile depuse la dosar cu ocazia rejudecării.

Nu pot fi reţinute susţinerile recurentei pârâte prin care aceasta a invocat chestiuni de temeinicie, privind aprecierile făcute de instanţa de apel în analiza riscului de asociere, susţineri care nu relevă o problemă de interpretare sau aplicare a dispoziţiilor legale şi nu se încadrează, în consecinţă, în cazurile de casare reglementate de art. 488 din C. proc. civ.

Motivul de recurs prin care recurenta pârâtă a invocat incidenţa cazului de casare reglementat de dispoziţiile art. 488 alin. (1) pct. 6 din C. proc. civ., în sensul că hotărârea recurată nu cuprinde motivele pe care se întemeiază în ceea ce priveşte capetele de cerere având ca obiect distrugerea produselor reţinute în vamă pe cheltuiala pârâtei, suportarea cheltuielilor de depozitare de către pârâtă, precum şi obligarea acesteia la plata cheltuielilor de judecată, este întemeiat.

Prin cererea de chemare în judecată, reclamanta a solicitat, printre altele, să se dispună distrugerea produselor reţinute de către autorităţile vamale conform notificării Direcţiei Regionale Vamale Galaţi nr. 8655/D 79-2017/13.06.2017, pe cheltuiala pârâtei, suportarea cheltuielilor de depozitare a bunurilor de către pârâtă, precum şi obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de acest litigiu.

Prin decizia recurată, pronunţată în apel în al doilea ciclu procesual, instanţa a dispus distrugerea produselor reţinute în vamă, pe cheltuiala pârâtei, precum şi suportarea cheltuielilor de depozitare de către pârâtă; a obligat pârâta să plătească reclamantei suma de 30.000 RON reprezentând cheltuieli de judecată în primă instanţă, apel, recurs, reprezentând onorariu avocaţial, cu aplicarea art. 451 alin. (2) din C. proc. civ., precum şi suma de 450 RON cu titlu de taxă de timbru.

În considerentele deciziei s-a arătat că apelul reclamantei este fondat, urmând a fi admis, potrivit art. 480 alin. (2) din C. proc. civ., cu consecinţa schimbării în tot a sentinţei apelate şi a admiterii cererii. Instanţa de apel a arătat că urmează a se constata că produsele reţinute de autorităţile vamale în conformitate cu notificarea nr. 8655/D 79-2017/13.06.2017 a Direcţiei Regionale Vamale Galaţi aduc atingere drepturilor reclamantei asupra mărcii naţionale x şi asupra mărcii verbale a Uniunii Europene x, şi că se va dispune interzicerea importului, comercializării şi a oricăror acte de punere pe piaţă şi de utilizare a produselor care fac obiectul reţinerii vamale menţionate, precum şi interzicerea producerii, comercializării, importului şi punerii pe piaţă a altor produse de acelaşi fel purtând aceleaşi caracteristici.

În ceea ce priveşte capetele de cerere în discuţie, în considerentele deciziei, instanţa de apel a arătat că urmează a dispune distrugerea produselor reţinute în vamă, pe cheltuiala pârâtei, precum şi suportarea cheltuielilor de depozitare de către pârâtă.

Se observă că, în susţinerea acestor solicitări, reclamanta a invocat prevederile art. 11 alin. (1) şi (2) din O.U.G. nr. 100/2005, precum şi prevederile art. 29 din Regulamentul UE 608/2013 aplicabile în raport cu data introducerii acţiunii, 2017.

În baza art. 11 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 100/2005, instanţa poate dispune, în privinţa mărfurilor despre care se constată că aduc atingere dreptului de proprietate industrială protejat şi, după caz, în privinţa materialelor şi instrumentelor care au servit, în principal, la crearea sau fabricarea mărfurilor, măsura distrugerii.

Conform alin. (2) al textului legal indicat, măsurile prevăzute la alin. (1) sunt puse în aplicare pe cheltuiala persoanei care a încălcat un drept de proprietate industrială protejat, afară de situaţia în care există motive speciale care să împiedice acest fapt.

Totodată, alin. (3) al articolului menţionat instituie criterii în raport cu care instanţa trebuie să examineze cererea privind instituirea măsurilor corective prevăzute la alin. (1), dispunând că se va ţine seama atât de proporţionalitatea dintre gravitatea faptei şi măsurile corective ce vor fi ordonate, cât şi de interesele terţilor.

În apărare, cu privire la aspectele arătate, pârâta a invocat incidenţa prevederilor art. 20 din Legea nr. 344/2005, potrivit cărora cheltuielile legate de depozitarea, manipularea şi păstrarea mărfurilor sub supraveghere vamală, precum şi cheltuielile de distrugere sau alte cheltuieli similare sunt în sarcina titularului dreptului. Pârâta a considerat că aceste dispoziţii trebuie interpretate în sensul existenţei unui drept de regres al titularului mărcii împotriva persoanei despre care se stabileşte ulterior că ar fi săvârşit actul de contrafacere.

În această privinţă, intimata reclamantă a contestat aplicabilitatea prevederilor Legii nr. 344/2005.

În ceea ce priveşte cheltuielile de depozitare, pârâa a arătat că, în O.U.G. nr. 100/2005, nu se face nicio referire la acestea, ci doar la măsura de distrugere.

De asemenea, pârâta a arătat că, în cazul în care instanţa de apel ar fi considerat că s-ar aplica în speţă prevederile art. 11 alin. (2) din O.U.G. nr. 100/2005, atunci trebuie avute în vedere şi dispoziţiile alin. (3) ale aceluiaşi articol, susţinând în acest sens că măsura distrugerii produselor este disproporţionată în raport cu situaţia de fapt reţinută în speţă.

Similar, în ceea ce priveşte cheltuielile de judecată, instanţa de apel a arătat că, în temeiul dispoziţiilor art. 453 alin. (1) din C. proc. civ., cu aplicarea art. 451 alin. (2) din acelaşi cod, pârâta va fi obligată să plătească reclamantei suma de 30.000 RON, reprezentând cheltuieli de judecată constând în onorariu avocaţial achitat în primă instanţă, apel, recurs şi suma de 450 RON reprezentând taxă judiciară de timbru. În ceea ce priveşte aplicarea art. 451 alin. (2) din C. proc. civ., instanţa a precizat că are în vedere faptul că cheltuielile în cuantum total de 43.791,08 RON apar disproporţionate faţă de însemnătatea economică reală a cauzei, justificându-se reducerea moderată a părţii din onorariul avocaţial care va fi acordat cu titlu de cheltuieli de judecată.

În această privinţă, pârâta a formulat apărări în legătură cu documentele justificative depuse de reclamantă pentru dovedirea sumelor pretinse cu titlul de cheltuieli de judecată, invocând şi lipsa de legătură între acestea şi dosarul cauzei.

Conform art. 488 alin. (1) pct. 6 din C. proc. civ., hotărârea poate fi casată atunci când nu cuprinde motivele pe care se întemeiază. Invocând acest caz de casare, recurenta pârâtă a susţinut neîndeplinirea de către instanţa de apel a obligaţiei de motivare a hotărârii în privinţa capetelor de cerere accesorii expuse mai sus.

Obligaţia instanţelor judecătoreşti de a motiva hotărârile pronunţate, statornicită în cuprinsul art. 425 alin. (1) lit. b) din C. proc. civ., presupune indicarea cu suficientă claritate a motivelor pe care se întemeiază soluţia adoptată. În cauză, instanţa de apel a prezentat raţionamentul logico-juridic pe care şi-a întemeiat concluzia că produsele reţinute de autorităţile vamale aduc atingere drepturilor reclamantei asupra mărcii naţionale x şi asupra mărcii verbale a Uniunii Europene x, situaţie având drept consecinţă dispoziţia de interzicere a importului, comercializării şi a oricăror acte de punere pe piaţă şi de utilizare a produselor care fac obiectul reţinerii vamale menţionate, precum şi interzicerea producerii, comercializării, importului şi punerii pe piaţă a altor produse de acelaşi fel purtând aceleaşi caracteristici, arătând într-o manieră lămuritoare considerentele care susţin soluţia în aceste privinţe.

În ceea ce priveşte capetele de cerere în discuţie, decizia instanţei de apel nu cuprinde considerente, nefiind arătate nici argumentele pentru care au fost admite respectivele cereri, nici acelea pentru care ar fi fost înlăturate apărările formulate de pârâtă, expuse mai sus.

Susţinerea intimatei reclamante în sensul că argumentele ambelor părţi au fost analizate detaliat, nicidecum ignorate de către instanţa de apel, aceasta dispunând, în mod corect, în urma analizării tuturor aspectelor cauzei, suportarea tuturor costurilor aferente distrugerii produselor, inclusiv cele de depozitare a bunurilor de către compania B., costuri generate tocmai de fapta ilicită a recurentei, nu poate fi reţinută.

Astfel cum s-a arătat mai sus, analiza detaliată a argumentelor formulate de părţi a fost realizată de instanţa de apel în ceea ce priveşte concluzia că produsele reţinute de autorităţile vamale aduc atingere drepturilor reclamantei asupra mărcii şi dispoziţia subsecventă privind interzicerea operaţiunilor având ca obiect respectivele produse, însă, în privinţa suportării cheltuielilor de depozitare, a măsurii distrugerii, şi a cheltuielilor de judecată, considerentele instanţei lipsesc, decizia recurată neconţinând vreo referire la motivele avute în vedere de instanţă pentru a admite cererea părţii sau pentru a înlătura apărările formulate de pârâtă în combaterea pretenţiilor reclamantei.

Împrejurarea invocată de intimata reclamantă, în sensul că aceste pretenţii formează obiectul unor capete de cerere accesorii, nu presupune că soluţia pronunţată asupra lor nu trebuie motivată. Într-adevăr, cererea accesorie este cererea a cărei rezolvare depinde de soluţia dată unui capăt de cerere principal, însă dependenţa faţă de modul de soluţionare a capătului principal de cerere nu implică cu necesitate ca admiterea acestuia să conducă invariabil la admiterea capătului accesoriu de cerere. Astfel cum este situaţia şi în speţă, incidenţa şi modul de aplicare a dispoziţiilor legale în privinţa cererilor accesorii trebuie tranşată de instanţă, respectivele aspecte formând obiectul susţinerilor divergente ale părţilor.

În ceea ce priveşte capătul privind cheltuielile de judecată, intimata-reclamantă a susţinut că se poate observa că instanţa de apel, prin hotărârea recurată, a dispus reducerea onorariului avocaţial ce a fost acordat cu titlu de cheltuieli de judecată, aceasta fiind încă o dovadă a faptului că instanţa a analizat în mod complet inclusiv acest capăt de cerere şi implicit şi argumentele părţii adverse, care au fost respinse per a contrario.

Într-adevăr, singura dispoziţie motivată în privinţa cheltuielilor de judecată este aceea a reducerii cuantumului acestor cheltuieli, însă argumentele arătate de instanţă în acest sens, vizând disproporţia faţă de însemnătatea economică reală a cauzei, nu pot fi considerate a reprezenta o analiză a apărărilor părţii adverse, care au privit documentele justificative depuse la dosar de reclamantă în dovedirea respectivelor pretenţii, aceste apărări fiind circumscrise altor condiţii prevăzute de lege pentru acordarea cheltuielilor de judecată, şi anume, celor vizând caracterul real şi necesar al cheltuielilor pretinse. Contrar acestor susţineri ale intimatei reclamante, aceste apărări ale pârâtei nu au fost analizate de instanţa de apel.

În situaţia expusă, se reţine că motivarea instanţei nu respectă exigenţele art. 425 alin. (1) lit. b) din C. proc. civ., instanţa de apel procedând la admiterea unor capete de cerere, fără expune situaţia de fapt şi de drept reţinută în privinţa acestora, fără a arăta argumentele care susţin soluţia pronunţată sau cele pentru care au fost înlăturate apărările pârâtei, criticile întemeiate pe motivul de nelegalitate instituit de art. 488 alin. (1) pct. 6 din C. proc. civ. fiind astfel întemeiate, în sensul arătat.

În acest context, motivele de recurs invocate de recurenta pârâtă prin care aceasta a argumentat, prin prisma motivului de recurs prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 8 din C. proc. civ., modul în care ar fi aplicabile în cauză dispoziţiile legale invocate în privinţa cererii având ca obiect obligarea sa la plata cheltuielilor de depozitare şi a celei vizând măsura distrugerii, precum şi criticile privind modul în care au fost probate pretenţiile având ca obiect cheltuieli de judecată, precum şi argumentele invocate în apărare în aceste privinţa de intimata reclamantă nu pot fi analizate, întrucât, în lipsa unor considerente ale instanţei de apel care să explice soluţia pronunţată, controlul judiciar nu poate fi realizat.

În consecinţă, văzând prevederile art. 497 din C. proc. civ., Înalta Curte va admite recursul declarat de recurenta-pârâtă B. împotriva deciziei nr. 971A din 16 iunie 2022 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă, pe care o va casa în parte va trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi curte de apel cu privire la capetele de cerere privind distrugerea produselor reţinute în vamă, suportarea cheltuielilor de depozitare şi cheltuielile de judecată. Restul dispoziţiilor deciziei atacate urmează a fi menţinute, motivele de recurs invocate în respectivele privinţe nefiind întemeiate, conform considerentelor expuse.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Admite recursul declarat de recurenta-pârâtă B. împotriva deciziei nr. 971A din 16 iunie 2022 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă, în contradictoriu cu intimata-reclamantă C..

Casează în parte decizia şi dispune trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeaşi curte de apel cu privire la capetele de cerere privind distrugerea produselor reţinute în vamă, suportarea cheltuielilor de depozitare şi cheltuielile de judecată.

Menţine în rest dispoziţiile deciziei atacate.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 23 ianuarie 2024.