EU trademark counterclaim for cancellation: five-year non-use period must be exhausted at filing, and effective use must be proven across the entire EU, not just the national territory

Marcă europeană. Acţiune în decădere pentru neutilizare efectivă, formulată pe cale reconvenţională. Împlinirea termenului de 5 ani pe parcursul procesului, ulterior depunerii cererii incidentale. Nelegalitatea admiterii cererii în raport cu interpretarea dată de către C.J.U.E. prevederilor art. 51 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009

Cuprins pe materii: Dreptul proprietăţii intelectuale. Marcă

Index alfabetic: marcă europeană

decădere din drepturile conferite de marcă

utilizare efectivă

Regulamentul nr. 2017/1001, art. 18 alin. 1, art. 58

Prin hotărârea pronunţată în cauza Husqvarna AB c. Lidl Digital International GmbH & Co. KG (C – 607/19), Curtea de Justiţie a decis că articolul 51 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 trebuie interpretat în sensul că, în cazul unei cereri reconvenționale de decădere din drepturile asupra unei mărci a Uniunii, data care trebuie luată în considerare pentru a stabili dacă a expirat perioada neîntreruptă de cinci ani prevăzută de această dispoziție este cea a depunerii respectivei cereri.

În motivarea hotărârii sale, prin care a fost înlăturată teza aplicării complementare a dreptului procesual naţional, Curtea de Justiţie a reţinut că, potrivit art. 55 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009, efectele decăderii se produc cu începere de la data depunerii cererii reconvenţionale. La cererea uneia dintre părți, prin hotărâre poate fi stabilită o dată anterioară la care a intervenit una dintre cauzele de decădere. Textul regulamentului nu permite însă stabilirea unei date ulterioare depunerii cererii reconvenţionale prin raportare la care să se producă efectele decăderii.

Astfel, data cererii reconvenționale este cea prin raportare la care trebuie examinată dacă s‑a încheiat perioada neîntreruptă de cinci ani de neutilizare a mărcii, care constituie una dintre împrejurările care permit să se constate decăderea prevăzută la articolul 51 alineatul (1) din acest regulament.

Prin urmare, termenul de 5 ani trebuia să fie împlinit la data depunerii cererii reconvenţionale, pentru ca o atare cerere să fie admisibilă, nefiind posibilă luarea în considerare a unui termen ulterior, şi aceasta chiar dacă respectivul termen s-ar fi împlinit până la data judecării fondului cauzei de către prima instanţă sesizată cu cererea incidentală.

Cum regulile cuprinse în Regulamentul nr. 2017/1001, inclusiv cea referitoare la termenul minim de 5 ani, trebuie să primească o aplicare uniformă, nu poate fi aplicată, prin analogie, soluţia consacrată în dreptul procesual civil român, potrivit căreia o acţiune prematură la data introducerii ei nu mai poate fi respinsă ca atare, dacă până la data pronunţării soluţiei în primă instanţă termenul s-a împlinit.

I.C.C.J., Secţia I civilă, decizia nr. 2478 din 5 decembrie 2023

I. Circumstanţele cauzei

1.Obiectul cererii de chemare în judecată

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti Secţia a IV-a civilă în data de 9.07.2020, reclamanta A. Limited, în contradictoriu cu pârâtele B. S.A., Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi Institutul National de Cercetare Dezvoltare în Informatică, a solicitat instanţei să dispună încetarea imediată a activităţilor de vânzare, publicitate sau a oricăror alte activităţi de comercializare a produselor şi serviciilor purtând marca „Germina” şi retragerea imediată a acestora de pe piaţă; distrugerea, pe cheltuiala acesteia, a tuturor produselor ce poartă semne similare elementelor verbale şi figurative cuprinse în mărcile „Germina”; schimbarea denumirii comerciale B. SRL, într-o denumire care să nu mai includă în nici o forma semnul „Germina” sau altul similar cu marca aparţinând acesteia, în termen de 25 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii pronunţate; încetarea înregistrării numelui de domeniu www. (...) .ro. în numele pârâtei B. SRL şi obligarea ICI la operarea acestei modificări, efectuând transferul numelui de domeniu în cauză către reclamantă după efectuarea procedurii corespunzătoare şi achitarea taxelor oficiale în acest sens; publicarea într-un ziar cu tiraj naţional, pe cheltuiala pârâtei, a dispozitivului hotărârii judecătoreşti pronunţată în cauză, în cel mult 20 zile de la data rămânerii definitive a acesteia.

În data de 15.10.2020, pârâta B. SA a formulat cerere reconvenţională prin care a solicitat decăderea reclamantei din drepturile conferite asupra mărcii comunitare Germinal nr.013943171 pe teritoriul României pentru serviciile din clasele pentru clasele 01,16 şi 31 şi radierea înregistrării mărcii Germinal nr. 013943171 din Registrul Mărcilor din România şi comunicarea de către O.S.I.M. a acestei menţiuni către Organizaţia Mondială de Proprietate Intelectuală O.M.P.I.

2.Hotărârea pronunţată în primă instanţă

Prin sentinţa civilă nr.868 din 15.06.2021, Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a civilă a respins ca inadmisibilă cererea reconvenţională formulată de pârâta reclamantă B. SA.

A admis cererea principală formulată de reclamanta A. Limited şi a dispus anularea înregistrării mărcii Germina-Vigoare din pământ Românesc, cu nr. M2018 07055 pentru clasele de produse şi servicii 31, 35, 44 şi radierea acesteia din Registrul Naţional al Mărcilor, a dispus încetarea imediată a activităţilor de vânzare, publicitate, sau a oricăror activităţi de comercializare a produselor şi serviciilor purtând marca „Germina” şi retragerea imediată a acestora de pe piaţă, a dispus distrugerea, pe cheltuiala pârâtei, a tuturor produselor ce poartă semne similare, elementelor verbale şi figurative cuprinse în mărcile reclamantei, a obligat pârâta la schimbarea denumirii comerciale, într-o denumire cere să nu mai includă în nici o formă semnul „Germina”, sau altul similar cu marca reclamantei, în termen de 15 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii, a dispus încetarea înregistrării numelui de domeniu www.(...).ro în numele pârâtei şi a obligat ICI la operarea acestei modificări şi efectuarea transferului numelui de domeniu către reclamantă, după efectuarea procedurii corespunzătoare şi achitarea taxelor aferente, a dispus publicarea dispozitivului prezentei hotărârii într-un ziar cu tiraj naţional, pe cheltuiala pârâtei, în termen de 10 zile de la rămânerea definitivă a hotărârii şi a obligat pârâta la plata către reclamantă sumelor de 300 lei taxă de timbru şi 4882 euro în echivalent în lei la data plăţii, la cursul BNR- onorariu de avocat.

3.Hotărârea pronunţată în apel

Prin decizia civilă nr.1432A din 12.10.2022, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a IV-a civilă a admis apelul declarat de către apelanta-pârâtă B. S.A. împotriva sentinţei civile nr.868/2021, pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia a IV-a civilă.

A schimbat în tot sentinţa apelată, în sensul că a admis în parte cererea reconvențională.

A dispus decăderea reclamantei din drepturile conferite asupra mărcii comunitare Germinal nr.013943171 pe teritoriul României pentru serviciile din clasa 31.

A respins ca neîntemeiată cererea principală.

A obligat reclamanta-pârâtă la plata către pârâta-reclamanta a sumei de 300 lei cheltuieli de judecată în primă instanță reprezentând taxa judiciară de timbru, respectiv la plata sumei de 150 lei cheltuieli de judecată în apel reprezentând taxa judiciară de timbru.

4.Calea de atac formulată în cauză

Împotriva deciziei civile nr.1432A/2022, pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a IV-a civilă a declarat recurs reclamanta-pârâtă A., întemeiat pe dispoziţiile art.488 alin.1 pct.3, 4 şi 8 C.proc.civ.

După expunerea unui scurt istoric al litigiului, recurenta arată că solicită admiterea recursului şi casarea deciziei recurate, în principal, având în vedere că decizia recurată a fost dată cu încălcarea /aplicarea greşită a normelor de drept material, sub următoarele aspecte:

Astfel, sub un prim aspect, referitor la condiţia îndeplinirii termenului de 5 ani pentru admisibilitatea unei acţiuni în decădere, se invocă aplicabilitatea dispoziţiilor art.13 alin.(3) lit.a), art.46 alin.(1) lit. a) şi art.59 alin.(1) şi (5) din Legea nr.84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, art.13 lit. a), art. 14 şi art.18 alin.(7) lit.a) din Regulamentul de aplicare a Legii nr.84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, pe care le citează.

Totodată, referitor la dovada utilizării mărcii europene, citează dispoziţiile art.13 lit.a), art.18 alin.(7) lit.a) din Regulamentul de aplicare a Legii nr.84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, art.26 alin.(7) şi art.59 alin.(5) din Legea nr.84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, art.18 din Regulamentul privind marca Uniunii Europene (EUTM 2017/1001), Ghidul EUIPO – partea C, secţiunea 7, pct.3.2 şi Ghidul OSIM – „Marca Uniunii Europene”, Editura OSIM, 2016.

De asemenea, în privinţa caracterului unitar al mărcii europene, invocă şi citează dispoziţiile art.1 paragraf 1 şi 2 din Regulamentul privind marca Uniunii Europene (EUTM 2017/1001), precum şi pct.4 şi pct.32 din Preambului Regulamentului privind marca Uniunii Europene (EUTM 2017/1001) şi doctrina referitoare la caracterul unitar al mărcii europene.

Arată recurenta că, în cadrul acţiunii în anulare formulate de către aceasta în data de 02.07.2020, instanţa de apel a găsit admisibilă şi a admis cererea de decădere formulata pe cale reconvențională de către parata B. S.A. în data de 14.10.2020, împotriva unei mărci europene (GERMINAL EUTM nr. 013943171) înregistrate în data de 20.10.2015, fără ca termenul de 5 ani sa fie împlinit.

În decizia recurată, Curtea de apel menţionează că formularea cererii de decădere cu câteva zile înainte de împlinirea termenului de 5 ani nu face ca aceasta cerere sa fie prematură. Astfel, deşi la data formulării aceasta putea fi considerată inadmisibilă, pentru neîmplinirea termenului de 5 ani, dat fiind faptul ca era deja creat cadrul procesual în care sa fie invocata decăderea, raportat la cererea reclamantei, instanţa a procedat la o aplicare inflexibilă şi formalistă a dispoziţiilor legale.

Totodată, Curtea de apel a condiţionat şi limitat dovada utilizării unei mărci europene (GERMINAL EUTM nr.013943171) la teritoriul României.

Astfel, în decizia recurată se menţionează; „Curtea retine ca intimata-reclamantă-pârâtă nu a făcut dovada folosirii efective a mărcii sale pe teritoriul României (...) Prin urmare, nu este vorba în speţa de lipsa dovezii unei utilizări substanţiale, ci de lipsa efectivă a utilizării acestei mărci pe teritoriul României (…) „Fata de cele de mai sus, (...) în condiţiile art.46 din Legea nr. 84/1998 va admite cererea reconvențională şi va dispune decăderea reclamantei-pârâte A. din drepturile conferite pe teritoriul României de marca comunitară Germinal nr.013943171 pentru servicii din clasa 31".

În fine, raportat la motivele de casare prevăzute de art.488 alin.(1) pct. 3 şi 4 C.proc.civ., susţine că decizia atacată a fost dată cu depăşirea atribuţiilor puterii judecătoreşti, şi cu încălcarea competenţei de ordine publică a altei instanţe.

Susţine că, în conformitate cu prevederile pct.41 din Preambului Regulamentului privind marca Uniunii Europene (EUTM 2017/1001), art.63, art.128 alin.(4), art.159 şi art.163 din Regulamentul privind marca Uniunii Europene (EUTM 2017/1001), instanţa competentă în domeniul mărcilor UE în faţa căreia a fost introdusă o cerere reconvenţională de decădere sau în nulitatea mărcii UE nu procedează la examinarea cererii reconvenţionale până când fie partea interesată, fie instanţa nu a informat Oficiul în legătură cu data la care a fost depusă cererea reconvenţională. Oficiul înregistrează informaţiile respective în registru, iar în cazul în care o cerere de decădere sau în nulitate a mărcii UE a fost deja depusă la Oficiu înaintea depunerii cererii reconvenţionale, instanţa este informată în acest sens de către Oficiu şi suspendă procedura în conformitate cu art. 132 alin. 1, până când decizia privind prima cerere rămâne definitivă sau până când cererea este retrasă.

Totodată, susţine că singura autoritate competentă să analizeze şi să se pronunţe cu privire la o cerere de decădere a unei mărci europene este EUIPO - prin diviziile sale de anulare, astfel încât cererea reconvențională ar fi trebuit să fie respinsă ca inadmisibilă / lovită de nulitate.

5. Apărările formulate în cauză

Intimatul Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a formulat întâmpinare, prin care reia situaţia de fapt din dosar şi susţine că nu se află în culpă procesuală, sens în care nu ar putea fi obligată la plata unor eventuale cheltuieli de judecată.

Intimata B. S.A. a formulat întâmpinare prin care a invocat excepţia nulităţii recursului, pentru neîncadrarea criticilor în motivele de nelegalitate, precum şi excepţia inadmisibilităţii, în raport cu dispoziţiile art.457 C.proc.civ., raportat la art.88 alin.(2), coroborat cu art.53 din Legea nr.84/1998 şi cu art.123 şi art.133 din Regulamentul privind marca Uniunii Europene, prin care se prevede că litigiile în care sunt implicate mărci au doar două grade de jurisdicţie. În subsidiar, solicită respingerea recursului, ca nefondat.

II. Soluţia şi considerentele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

Examinând decizia recurată, prin prisma criticilor formulate şi prin raportare la actele şi lucrările dosarului şi la dispoziţiile legale aplicabile, Înalta Curte constată următoarele:

Intimata-pârâtă B. S.A. este titulara mărcii naţionale individuale combinate, alcătuite dintr-un element figurativ şi din sintagma verbală Germina - Vigoare din pământ românesc, cu nr. depozit M 2018 07055, data depozitului reglementar fiind 23.10.2018. Înregistrarea mărcii a fost solicitată şi obţinută pentru produse şi servicii din clasele 31, 35 şi 44 din clasificarea Nisa, între altele pentru produse agricole, seminţe brute şi neprocesate, servicii de agricultură.

La data de 18.12.2018, intimata-pârâtă a obţinut înregistrarea numelui de domeniu (...).ro.

Reclamanta-pârâtă este titulara mărcii Uniunii Europene nr. 013943171, individuale şi combinate, Germinal, alcătuită din cuvântul Germinal, scris cu litere verzi, în stânga căruia se află un element figurativ stilizat sugerând o frunză verde, orientată spre stânga-sus.

Marca Germinal a fost înregistrată la data de 20.10.2015.

La data de 15.10.2020, pârâta-reclamantă B. SA a solicitat pe calea cererii reconvenţionale decăderea reclamantei din drepturile conferite de marca comunitară (a Uniunii Europene) Germinal, pe teritoriul României, pentru serviciile din clasele 1, 16 şi 31.

Cu privire la această cerere, recurenta reclamantă-pârâtă a invocat în recurs pretinsa necompetenţă internaţională (generală) a instanţei sesizate cu cererea reconvenţională, recurenta afirmând că o atare cerere este doar de competenţa Oficiului European de Proprietate Intelectuală (EUIPO).

Această critică, ce urmează a fi examinată prioritar, este subsumată motivului de casare prevăzut de art. 488 alin.1 pct. 3 C.proc.civ., care se referă la încălcarea competenţei de ordine publică a altei instanţe, invocată în condiţiile legii. În schimb, nu este incident cazul de casare prevăzut de art. 488 alin.1 pct. 4 C.proc.civ., care se referă la încălcarea principiului separaţiei puterilor în stat, în condiţiile în care prin hotărârea atacată ar exista o intruziune în prerogativele puterilor legislativă sau executivă. În mod evident, acest motiv de recurs este străin de criticile invocate, ca şi de dispoziţiile cuprinse în decizia recurată.

Invocarea pretinsei necompetenţe internaţionale direct în recurs este admisibilă, în condiţiile în care art. 1.071 alin.2 C.proc.civ. prevede că necompetența internațională a instanței române poate fi invocată în orice stare a procesului, chiar și direct în căile de atac. Or, referirea la căi de atac trebuie interpretată într-o manieră utilă, ca privind deopotrivă apelul şi recursul, căi de atac de reformare care permit controlul de legalitate pentru motivul necompetenţei internaţionale (generale) a instanţelor române.

Critica este însă în mod manifest lipsită de temei, întrucât Oficiul European de Proprietate Intelectuală nu deţine o competenţă exclusivă de soluţionare a cererilor în anulare sau în decădere referitoare la o marcă a Uniunii Europene. Dimpotrivă, o atare cerere poate fi formulată pe cale reconvenţională în faţa instanţei naţionale competente, învestite cu o cerere întemeiată pe respectiva marcă.

Potrivit art. 124 din Regulamentul mărcilor Uniunii Europene nr. 2017/1001 al Parlamentului European şi al Consiliului, instanțele competente în domeniul mărcilor UE deţin o competență exclusivă: (...) (d) în materia cererilor reconvenționale de decădere sau în nulitatea mărcii UE menționate la articolul 128.

În condiţiile art. 128,

(1) Cererea reconvențională de decădere sau în nulitate nu se poate întemeia decât pe cauzele de decădere sau de nulitate prevăzute de prezentul regulament.

(2) O instanță competentă în domeniul mărcilor UE respinge o cerere reconvențională de decădere sau în nulitate, în cazul în care o hotărâre a Oficiului între aceleași părți cu privire la o cerere având același obiect și aceeași cauză a devenit deja definitivă.

(3) În cazul în care cererea reconvențională este introdusă într-un litigiu în care titularul mărcii nu este încă parte, acesta este informat și poate să intervină în litigiu conform condițiilor prevăzute de dreptul intern.

(4) Instanța competentă în domeniul mărcilor UE în fața căreia a fost introdusă o cerere reconvențională de decădere sau în nulitatea mărcii UE nu procedează la examinarea cererii reconvenționale până când fie partea interesată, fie instanța nu a informat Oficiul în legătură cu data la care a fost depusă cererea reconvențională. Oficiul înregistrează informațiile respective în registru. În cazul în care o cerere de decădere sau în nulitate a mărcii UE a fost deja depusă la Oficiu înaintea depunerii cererii reconvenționale, instanța este informată în acest sens de către Oficiu și suspendă procedura în conformitate cu articolul 132 alineatul (1) până când decizia privind prima cerere rămâne definitivă sau până când cererea este retrasă.

(5) Se aplică dispozițiile articolului 64 alineatele (2)-(5).

(6) Atunci când o instanță competentă în domeniul mărcilor UE a pronunțat o hotărâre învestită cu autoritate de lucru judecat cu privire la o cerere reconvențională de decădere sau în nulitatea unei mărci UE, o copie a hotărârii este transmisă neîntârziat Oficiului, fie de către instanță, fie de către oricare dintre părțile implicate în procedurile naționale. Oficiul sau orice altă parte interesată poate solicita informații cu privire la această transmitere. Oficiul înscrie în registru mențiunea hotărârii și ia măsurile necesare pentru a se conforma cu partea dispozitivă a acesteia.

(7) Instanța competentă în domeniul mărcilor UE, sesizată printr-o cerere reconvențională de decădere sau în nulitate, poate să amâne pronunțarea hotărârii asupra cererii titularului mărcii UE și după ascultarea celorlalte părți și invitarea pârâtului pentru a prezenta Oficiului o cerere de decădere sau în nulitate într-un termen acordat. În cazul în care cererea respectivă nu este prezentată în acest termen, procedura își urmează cursul; cererea reconvențională este considerată retrasă. Se aplică articolul 132 alineatul (3).

Din interpretarea coroborată a alin.4, 6 şi 7 din acest articol rezultă că instanţa naţională, desemnată a fi competentă în domeniul mărcilor Uniunii Europene, învestită de titularul mărcii Uniunii Europene cu o cerere întemeiată pe acea marcă, este competentă să soluţioneze cererea reconvenţională în decăderea din drepturile conferite de acea marcă, cu excepţia situaţiei în care o cerere cu acest obiect a fost formulată pe rolul Oficiului European de Proprietate Intelectuală înaintea depunerii cererii reconvenţionale. Or, o atare situaţie nu a fost nici invocată şi nici dovedită în cauză.

În ceea ce priveşte dispoziţiile art. 128 alin.7 din Regulament, rezultă că instanţa naţională competentă are doar posibilitatea, iar nu şi obligaţia invitării părţii interesate să ceară decăderea pe rolul Oficiului, or în prezenta cauză instanţa nu a procedat în conformitate cu posibilitatea conferită de acest articol.

De asemenea, art. 128 alin.6 din Regulament prevede fără echivoc că instanţa naţională poate statua definitiv asupra cererii reconvenţionale în decădere ori în anulare, situaţie în care o copie a hotărârii este transmisă neîntârziat Oficiului, fie de către instanță, fie de către oricare dintre părțile implicate în procedurile naționale.

Ca urmare, cu toate că instanţa naţională nu poate fi învestită pe cale principală cu o cerere în decădere, ea este competentă să soluţioneze cererea reconvenţională cu acest obiect, Oficiul European de Proprietate Intelectuală nefiind învestit cu o cerere corespunzătoare anterior formulării cererii reconvenţionale.

Totodată, în faţa primei instanţe, reclamanta-pârâtă a invocat excepţia inadmisibilităţii cererii în decădere, formulată pe cale incidentală, prin raportare la neîmplinirea termenului de 5 ani la data formulării cererii reconvenţionale.

În acest sens, reclamanta-pârâtă a invocat prevederile art. 55 alin.1 lit.a) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, potrivit cărora orice persoană interesată poate solicita oricând în cursul duratei de protecție a mărcii decăderea titularului din drepturile conferite de marcă dacă, într-o perioadă neîntreruptă de 5 ani, socotită de la data încheierii procedurii de înregistrare, marca nu a făcut obiectul unei utilizări efective pe teritoriul României pentru produsele sau serviciile pentru care aceasta a fost înregistrată și dacă nu există motive întemeiate pentru a nu fi fost utilizată.

Tribunalul a respins ca inadmisibilă cererea reconvenţională, arătând în esenţă că termenul de 5 ani nu s-a împlinit, prin raportare la data înregistrării mărcii (20.10.2015) şi la data cererii reconvenţionale în decădere (15.10.2020).

Curtea de Apel a admis însă apelul, arătând în esenţă că la puţine zile după data formulării cererii reconvenţionale, termenul de 5 ani s-a împlinit; era evident că parcursul procesului, care implica administrarea de probe, era de aşa natură încât acest impediment nu mai exista la data pronunţării hotărârii primei instanţe, care a procedat la o aplicare formalistă şi inflexibilă a dispoziţiilor legale relevante. Ca atare, s-a admis apelul, s-a anulat soluţia referitoare la respingerea cererii reconvenţionale şi s-a evocat fondul.

Criticile recurentei reclamante-pârâte cu privire la această soluţie sunt fondate.

Trebuie observat că în cauză marca cu privire la care se cere decăderea este o marcă a Uniunii Europene, în cauză fiind aplicabil Regulamentul mărcilor Uniunii Europene nr. 2017/1001 al Parlamentului European şi al Consiliului, prin care reglementarea anterioară, modificată în anul 2015, a fost codificată.

Potrivit art. 18 alin.1 din Regulament, dacă, în termen de cinci ani de la data înregistrării, marca UE nu a făcut obiectul unei utilizări efective în Uniune pentru produsele sau serviciile pentru care este înregistrată sau dacă această utilizare a fost suspendată pentru un termen neîntrerupt de cinci ani, marca UE face obiectul sancțiunilor prevăzute de prezentul regulament, cu excepția cazului în care există un motiv întemeiat pentru a nu fi utilizată.

De asemenea, potrivit art. 58, (1) Titularul mărcii UE este declarat decăzut din drepturi ca urmare a unei cereri prezentate la Oficiu sau a unei cereri reconvenționale în cadrul unei proceduri de constatare a încălcării drepturilor:

(a) în cazul în care, pe o perioadă neîntreruptă de cinci ani, marca nu a făcut obiectul unei utilizări efective în cadrul Uniunii pentru produsele sau serviciile pentru care este înregistrată și în cazul în care nu există motive întemeiate pentru neutilizare; totuși, nimeni nu poate pretinde ca titularul să fie decăzut din drepturi în cazul în care, între expirarea acestei perioade și depunerea cererii sau a cererii reconvenționale, marca a făcut obiectul unei începeri sau unei reluări a utilizării efective; cu toate acestea, începerea sau reluarea utilizării făcută în termen de trei luni înainte de depunerea cererii sau a cererii reconvenționale, acest termen începând să curgă cel mai devreme la expirarea perioadei neîntrerupte de cinci ani de neutilizare, nu este luată în considerare atunci când pregătirile pentru începerea sau reluarea utilizării intervin numai după ce titularul a aflat că cererea sau cererea reconvențională ar putea fi depusă; (...)

(2) În cazul în care cauza de decădere nu există decât pentru o parte dintre produsele sau serviciile pentru care marca UE a fost înregistrată, titularul nu este declarat decăzut din drepturi decât pentru produsele sau serviciile respective.

Cu toate că recurenta a invocat atât prevederile Regulamentului nr. 2017/1001, cât şi pe cele ale legii naţionale, instanţa nu este ţinută de temeiurile juridice invocate de părţi, fiind obligată să cunoască legea şi să-i facă aplicarea din oficiu (art. 22 alin.1, art. 252 C.proc.civ.), regulă care se aplică şi actelor normative obligatorii ale Uniunii Europene.

Prin urmare, în cauză se aplică regulile referitoare la decădere cuprinse în Regulamentul nr. 2017/1001.

Critica recurentei, potrivit căreia acţiunea reconvenţională în decădere nu putea fi formulată înaintea împlinirii efective a termenului de 5 ani, este fondată.

În prealabil, trebuie amintit că regulile cuprinse în Regulamentul nr. 2017/1001, inclusiv cea referitoare la termenul minim de 5 ani, trebuie să primească o aplicare uniformă, noţiunile utilizate de legislaţia Uniunii Europene având sensuri şi efecte juridice autonome, fără trimitere la legislaţia naţională, în măsura în care din cuprinsul normelor regulamentare nu rezultă contrariul.

Ca urmare, nu poate fi aplicată în acest context normativ, prin analogie, soluţia consacrată în dreptul procesual civil român, potrivit căreia o acţiune prematură la data introducerii ei nu mai poate fi respinsă ca atare, dacă până la data pronunţării soluţiei în primă instanţă termenul s-a împlinit.

Această interpretare rezultă de altfel şi din jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. Prin hotărârea pronunţată la data de 17.12.2020 în cauza Husqvarna AB c. Lidl Digital International GmbH & Co. KG (C – 607/19), Curtea de Justiţie a decis că articolul 51 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca [Uniunii Europene] trebuie interpretat în sensul că, în cazul unei cereri reconvenționale de decădere din drepturile asupra unei mărci a Uniunii, data care trebuie luată în considerare pentru a stabili dacă a expirat perioada neîntreruptă de cinci ani prevăzută de această dispoziție este cea a depunerii respectivei cereri.

Instanţa europeană a răspuns astfel unei sesizări a instanţei germane care interpretase, prin prisma propriului drept procesual naţional, că împlinirea condiţiilor de admisibilitate ale unei acţiuni trebuie să fie verificată prin raportare la termenul de dezbateri a cauzei, chiar dacă la data introducerii cererii termenul de 5 ani nu era încă împlinit.

Instanţa care a dispus sesizarea CJUE, Curtea Federală de Justiţie a Germaniei, a arătat că nici articolul 58 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul 2017/1001 nu indică data care trebuie luată în considerare pentru calcularea perioadei de neutilizare de cinci ani prevăzute de aceste dispoziții atunci când cererea de decădere din drepturile asupra mărcii Uniunii în cauză se face pe cale reconvențională. În aceste coordonate, instanţa germană se întreabă în ce măsură această dată poate fi determinată potrivit legii naţionale; în speţă, potrivit dreptului german, condiţiile de admisibilitate trebuie să fie îndeplinite la momentul şedinţei de dezbateri asupra fondului.

În motivarea hotărârii sale, prin care a fost înlăturată teza aplicării complementare a dreptului procesual naţional, Curtea de Justiţie a reţinut că, potrivit art. 55 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009, efectele decăderii se produc cu începere de la data depunerii cererii reconvenţionale. La cererea uneia dintre părți, prin hotărâre poate fi stabilită o dată anterioară la care a intervenit una dintre cauzele de decădere. Textul regulamentului nu permite însă stabilirea unei date ulterioare depunerii cererii reconvenţionale prin raportare la care să se producă efectele decăderii (par. 41).

Ca urmare, data cererii reconvenționale este cea prin raportare la care trebuie examinată dacă s‑a încheiat perioada neîntreruptă de cinci ani de neutilizare a mărcii, care constituie una dintre împrejurările care permit să se constate decăderea prevăzută la articolul 51 alineatul (1) din acest regulament (par. 44).

Totodată, aplicarea complementară a regulilor naţionale de procedură ar compromite obiectul legiuitorului Uniunii Europene, de a asigura caracterul unitar al mărcii Uniunii, fără ca temeinicia unei cereri reconvenționale de decădere în temeiul perioadei de neutilizare de cinci ani a unei mărci a Uniunii să poată depinde de durata unei proceduri naționale (par. 46, 47).

Din cele ce preced rezultă că termenul de 5 ani trebuia să fie împlinit la data depunerii cererii reconvenţionale, pentru ca o atare cerere să fie admisibilă, nefiind posibilă luarea în considerare a unui termen ulterior, şi aceasta chiar dacă respectivul termen s-ar fi împlinit până la data judecării fondului cauzei de către prima instanţă sesizată cu cererea incidentală.

Pentru a efectua o examinare completă a criticilor de nelegalitate formulate, Înalta Curte constată că este fondată şi critica potrivit căreia în mod nelegal a fost limitată examinarea dovezilor de folosire efectivă a mărcii la teritoriul României. Această critică se subsumează de asemenea cazului de casare prevăzut de art. 488 alin.1 pct. 8 C.proc.civ., întrucât prevederile legislative referitoare la utilizarea mărcilor Uniunii Europene au fost greşit interpretate şi aplicate.

Astfel, potrivit art. 18 alin.1 din Regulamentul nr. 2017/1001, dacă, în termen de cinci ani de la data înregistrării, marca UE nu a făcut obiectul unei utilizări efective în Uniune pentru produsele sau serviciile pentru care este înregistrată sau dacă această utilizare a fost suspendată pentru un termen neîntrerupt de cinci ani, marca UE face obiectul sancțiunilor prevăzute de prezentul regulament, cu excepția cazului în care există un motiv întemeiat pentru a nu fi utilizată.

De vreme ce marca Uniunii Europene are caracter unitar, dovezile de folosire nu pot fi limitate la teritoriul unui singur stat al Uniunii Europene, ci folosirea trebuie examinată prin raportare la ansamblul Uniunii.

Această soluţie este consacrată de altfel şi în cuprinsul art. 26 alin.7 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, potrivit cu care în cazul în care marca anterioară este o marcă a Uniunii Europene, utilizarea efectivă a acesteia se stabilește în conformitate cu art. 18 din Regulamentul privind marca Uniunii Europene. În acelaşi sens sunt şi dispoziţiile art. 18 alin.7 lit.a) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998, potrivit cărora:

(7) La cererea solicitantului, depusă la OSIM nu mai târziu de data la care expiră termenul prevăzut la art. 20 alin. (2) din lege, titularul mărcii opuse va prezenta OSIM dovada că:

a) în cursul unei perioade de 5 ani care precedă data publicării mărcii asupra căreia s-a formulat opoziția, marca anterioară a făcut obiectul unei folosiri efective pe teritoriul României, în cazul mărcilor protejate pe cale națională sau al mărcilor protejate pe cale internațională, valide în România, ori cel puțin pe teritoriul unui stat membru UE ori Spațiu Economic European în cazul mărcilor comunitare, pentru produsele și serviciile pentru care aceasta a fost înregistrată sau este considerată notorie.

În jurisprudenţa sa, Curtea de Justiţie a subliniat că, în virtutea caracterului său unitar, o marcă a UE nu ar putea, în principiu, să facă obiectul unei cereri de decădere decât pentru ansamblul Uniunii, după cum şi folosirea sa ar putea fi interzisă doar pentru întregul teritoriu al UE, astfel încât pentru aprecierea existenţei unei "folosiri serioase" a unei mărci UE, trebuie să se facă abstracţie de frontierele teritoriilor statelor membre (hotărârea pronunţată la 19.12.2012 în cauza C-149/11 Leno Merken, pct. 39-42 şi 44).

Este relevant şi faptul că, la rându-i, în aplicarea acestui principiu, Tribunalul Uniunii Europene a reţinut că ar putea fi suficientă folosirea efectivă a mărcii Uniunii Europene într-un singur stat membru pentru a satisface criteriul domeniului de aplicare teritorială (e.g. hotărârea pronunţată în data de 7.11.2019 în cauza Intas/Indas, T – 380/18, pct. 80, dar şi jurisprudenţa citată la pct. 81 din această hot)

Este real că examinarea, în cuprinsul deciziei recurate, a folosirii efective doar pe teritoriul României se află în strânsă legătură cu maniera improprie în care cererea reconvenţională a fost formulată, aceasta având ca obiect decăderea din drepturile conferite de marcă pe teritoriul României. Cu toate acestea, soluţia contravine regulilor referitoare la dovezile de folosire efectivă, astfel cum acestea au fost interpretate în jurisprudenţa instanţelor Uniunii Europene. Era prin urmare necesară examinarea folosirii efective în oricare stat membru, iar nu doar pe teritoriul României.

Totodată, în raport de caracterul unitar al mărcii Uniunii Europene, ar fi trebuit examinată cu prioritate incompatibilitatea unei astfel de decăderi cu efecte parţiale, limitate la teritoriul unui singur stat membru al Uniunii Europene, precum şi consecinţele acestei incompatibilităţi asupra admisibilităţii cererii în decădere.

Astfel fiind, recursul a fost admis, în temeiul art. 488 alin.1 pct. 8 şi art. 497 C.proc.civ., decizia atacată fiind casată, cu trimiterea cauzei spre rejudecare Curţii de Apel Bucureşti.

După soluţionarea motivelor de apel referitoare la cererea reconvenţională în acord cu dezlegările în drept ce preced, urmează a fi examinate şi criticile apelantei-pârâte referitoare la cererea principală, cu precădere din perspectiva neîndeplinirii condiţiilor motivului de nulitate invocat.

Notă: Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară a fost abrogat şi înlocuit de Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind marca Uniunii Europene.

Astfel, potrivit art. 211 din Regulamentul (UE) 2017/1001, „Regulamentul (CE) nr. 207/2009 se abrogă.

Trimiterile la regulamentul abrogat se înțeleg ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa III”, art. 51 din Regulamentul (CE) 207/2009, interpretat în hotărârea pronunţată de C.J.U.E. în cauza C-607/2019 găsindu-şi corespondenţa în art. 58 din Regulamentul (UE) 2017/1001.