Infringement of patent: denial of prior user rights defense due to use after national regulatory deposit priority date

Asupra recursului de față:

Din examinarea lucrărilor din dosar, constată următoarele:

La data de 5 februarie 2001, SC I.E. SA București a solicitat ca, în contradictoriu cu SC A.D.D. SA Baia Mare, instanța de judecată să constate că pârâta utilizează ilegal brevetul de invenție RO 114353, intitulat „Catod pentru rafinarea electronică a cuprului”, al cărui titular este reclamanta, să interzică pârâtei producerea de foi catodice prin utilizarea brevetului, concomitent cu retragerea matrițelor, să dispună obligarea acesteia din urmă să semneze contractul de licență înaintat la data de 19 aprilie 1999 și, în caz de refuz, să dea o hotărâre care să țină loc de contract, cu daune cominatorii de 1.000.000 lei/zi întârziere.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că experimentarea soluției tehnice, care face obiectul brevetului de invenție, s-a făcut la SC A.D.D. SA Baia Mare.

Prin hotărârea nr. 4/1078 din 26 februarie 1999, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci a acordat reclamantei brevetul de invenție.

Pârâta nu a înțeles să încheie contractul de licență cu titularul brevetului și a folosit ilegal invenția, fără consimțământul titularului, încălcând prevederile art. 35 din Legea nt.64/1991.

Prin întâmpinare, pârâta a solicitat respingerea acțiunii, ca nefondată, arătând că soluția tehnică revendicată prin brevetul de invenție a format obiectul unui contract de cercetare încheiat cu reclamanta, valoarea acestuia fiind achitată de pârâtă.

Pe de altă parte, începând cu 1999, soluția brevetată nu a mai fost folosită în producție.

La termenul din 23 ianuarie 2001, SC I.E.C SA, societate nou înființată prin divizarea parțială SC I.E. SA București, a formulat cerere de intervenție în interes propriu.

Prin sentința nr. 1929 din 17 iulie 2002, Tribunalul Maramureș secția comercială, a admis în parte cererea de intervenție în interes propriu și a obligat pârâta SC R.B.G. A.D.D. SA, fostă SC A.D.D. SA Baia Mare, să cerceteze de îndată producția de cupru rafinat, inclusiv foi catodice, prin utilizarea materialelor catodice realizate conform brevetului de invenție RO 114353, sub sancțiunea unor daune cominatorii de 1.000.000 lei/zi întârziere, până la executarea hotărârii.

Pentru a hotărî astfel, instanța de fond a reținut, corespunzător concluziilor expertizelor tehnice efectuate în cauză, că soluția tehnică brevetată de reclamantă este aplicată și utilizată fără drept de către pârâtă.

Împrejurarea, că pârâta a cerut Tribunalului București constatarea nulității brevetului de invenție, nu înlătură obligația acesteia de a respecta drepturile conferite de titlului de brevet.

Împotriva hotărârii primei instanței, pârâta a declarat recurs, formulând următoarele critici:

- în mod greșit prima instanță a respins cererea pârâtei privind suspendarea judecății, motivat de existența pe rolul Tribunalului București a litigiului având ca obiect constatarea nulității brevetului de invenție;

- instanța de fond nu s-a pronunțat cu privire la apărările referitoare la lipsa caracterului de noutate a invenției, care a făcut obiectul brevetului a cărui anulare se cere, la faptul că în procesul de producție se folosește al material și că, la unitatea pârâtă, nu s-a folosit procedeul brevetat.

Ulterior, la data de 7 noiembrie 2002, pârâta a completat motivele de recurs.

Curtea de Apel Cluj, secția comercială și de contencios administrativ, prin decizia nr. 2840 din 21 noiembrie 2002, a admis recursul declarat de pârâtă și a modificat sentința atacată, în sensul respingerii acțiunii reclamantei.

În motivarea acestei hotărâri, instanța de control judiciar a reținut că pârâta a folosit invenția anterior constituirii brevetului reglementar, așa cum rezultă din probatoriul administrat în cauză și, ca atare, beneficiază de prevederile art. 37 lit. a) din Legea nr. 64/1991.

Pârâta este îndreptățită să folosească invenția în continuare, în volumul existent la data depozitului național reglementar sau a priorității recunoscute, conduita acestuia neconstituind o încălcare a drepturilor prevăzute de art. 2, 3, 4 alin. (1) lit. a), b) și art. 35 din Legea nr. 64/1991.

Împotriva acestei din urmă hotărâri, procurorul general al Parchetului de le lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a declarat recurs în anulare, întemeiat pe cazul prevăzut în art. 330 pct. 2 C. proc. civ.

S-a susținut că hotărârea criticată a fost pronunțată cu încălcarea esențială a prevederilor art. 37 lit. b), art. 2 și art. 34 din Legea nr. 64/1991, ceea ce a determinat o soluționare greșită a cauzei pe fond. Totodată, hotărârea atacată este și vădit netemeinică.

În concluzie, procurorul general a solicitat admiterea recursului în anulare, casarea deciziei atacate și, în consecință, menținerea hotărârii primei instanțe.

Recursul în anulare este fondat, pentru considerentele ce se vor arăta în continuare:

Față de dispozițiile art. 304 C. proc. civ., privitor la conceptualizarea motivelor de casare sau modificare, la dispozițiile art. 301 privitoare la termenul de declarare a recursului, art. 303 privitor la obligația motivării recursului înlăuntrul termenului de declarare a acestuia și art. 306 din același cod, privitor la nulitatea recursului nemotivat în termen, controlul judecătoresc, provocat prin exercitarea acestei căi de atac, este limitat la examinarea legalității hotărârii atacate, în raport de motivele invocate în termen.

Pentru a admite recursul, instanța de control judiciar a avut în vedere un motiv, cu referire la incidența dispozițiilor art. 37 lit. b) din Legea nr. 64/1991, formulat după expirarea termenului de declarare a recursului, fără a se susține că, în cauză, a fost făcută aplicația art. 306 alin. (2) C. proc. civ.

Așa fiind, sub aspectul menționat, se constată îndeplinirea primei condiții, dintre cele două ce se cer a fi întrunite cumulativ, stabilită de art. 330 pct. 2 teza 1 C. proc. civ.

Pe de altă parte, din actele dosarului, rezultă constituirea, la cererea reclamantei, a depozitului național reglementar, cu referire la invenția menționată.

Or, potrivit art. 17 din Legea nr. 64/1991, cu începere de la data constituirii acestuia, în favoarea beneficiarului, depozitului este asigurat un drept de prioritate.

Pe cale de consecință, pentru soluția tehnică precizată și pentru care, prin Hotărârea nr. 4/1078 din 26 februarie 1999, s-a acordat brevetul de invenție nr. 114353, cu titlul „Catod pentru rafinarea electrolitică a cuprului”, de la data constituirii depozitului național reglementar menționat.

Potrivit art. 2 din Legea nr. 64/1991, „titularul are un drept exclusiv de exploatare, pe toată durata de valabilitate”.

Totodată, conform art. 34 din același act normativ, „(...). brevetul de invenție conferă titularului dreptul de a interzice terților să efectueze fără autorizația sa actele de fabricare, comercializare, oferire spre vânzare, folosire, import sau stocare pentru produse, iar pentru procedee sau metode, folosirea acestora”.

Or, pârâta a confecționat în regie proprie matrițe catodice pe care le-a folosit, deși a refuzat încheierea contractului de licență cu reclamanta, așa cum rezultă din expertizele tehnice efectuate în cauză.

Schimbarea tipului de oțel și adăugarea unei a doua platbande de cupru pe matrițe nu sunt de natură a le scoate pe acestea de sub incidența revendicării din brevetul al cărui titular este reclamanta, respectiv de a înlătura nelegalitatea aplicării invenției după constituirea depozitului național reglementar.

Din probatoriul administrat, în cauză, a rezultat că pârâta nu a utilizat invenția anterior etapei experimentării și, respectiv, constituirii depozitului național reglementar, iar după această dată a folosit invenția la un volum mult mai mare decât cel din faza experimentării.

Ca atare, pârâta nu poate prevala de dispozițiile art. 37 lit. b) din Legea nr. 64/1991, probatoriul administrat în cauză dovedind încălcarea dispozițiilor art. 34 din același act normativ.

Așadar, instanța de recurs s-a pronunțat cu încălcarea normelor imperative menționate, ceea ce a determinat pronunțarea unei soluții greșite pe fond, iar soluția adoptată nu este susținută de probele administrate.

Așa fiind, criticile formulate prin recursul în anulare se constată a fi întemeiate, decizia atacată fiind supusă cazului de casare prevăzut de art. 330 pct. 2 C. proc. civ., invocat de procurorul general.

În consecință, pentru considerentele ce preced, Curtea va admite recursul în anulare, va casa hotărârea criticată și va respinge recursul declarat de pârâtă, împotriva hotărârii primei instanțe, pe care o va menține.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

Admite recursul în anulare declarat de Procurorul General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, împotriva deciziei nr. 1840 din 21 noiembrie 2002, pronunțată de Curtea de Apel Cluj, secția comercială și de contencios administrativ.

Modifică decizia atacată, în sensul că respinge recursul declarat de pârâta R.B.G. A.D.D. Baia Mare, împotriva sentinței nr. 1929 din 17 iulie 2002 a Tribunalului Maramureș.

Irevocabilă.

Pronunțată, în ședință publică, astăzi, 3 iunie 2004.