Trademark infringement: Descriptive character of mark elements as a limit to exclusivity in assessing risk of confusion

Şedinţa publică din data de 16 ianuarie 2024

Asupra cauzei de faţă, reţine următoarele:

I. Circumstanţele cauzei

I.1. Obiectul cauzei

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti, secţia a IV-a civilă, la data de 1 aprilie 2019, sub nr. x/2019, reclamantul A. a chemat în judecată pe pârâtele B. S.R.L. şi C. S.R.L., solicitând să se dispună: interzicerea oferirii sau prestării de servicii de către pârâte sub semnele "A." şi "A." [art. 36 alin. (3) lit. b) din Legea 84/1998]; interzicerea folosirii de către pârâte a semnelor "A." şi "A." pe documente sau pentru publicitate [art. 36 alin. (3) lit. d) din Legea 84/1998]; interzicerea utilizării domeniului de internet www.x.com de către pârâte sub sancţiunea unor daune cominatorii de 50.000 RON pe zi de întârziere; obligarea pârâtei B. S.R.L. la transferarea numelui de domeniu www.x.com pe numele reclamantului şi, în subsidiar, în măsura în care instanţa va aprecia că o astfel de cerere este inadmisibilă, obligarea pârâtei B. S.R.L. la radierea denumirii website-ului, sub sancţiunea unor daune cominatorii de 50.000 RON pe zi de întârziere; obligarea pârâtelor la despăgubiri pe care le-a evaluat provizoriu la suma de 300.000 euro; luarea următoarelor măsuri de conservare a probelor: a) comunicarea documentelor financiare, contabile şi bancare ale pârâtelor; b) comunicarea documentelor comerciale (contracte, corespondenţă) ale pârâtei aflate în legătură directă sau indirectă cu utilizarea semnului "A." şi "A." sau "A."; luarea următoarelor masuri provizorii: a) interzicerea provizorie a utilizării domeniului www.x.com; b) blocarea conturilor bancare ale pârâtelor şi sechestrarea bunurilor mobile şi imobile.

I.2. Sentinţa pronunţată de Tribunalul Bucureşti, secţia a IV-a civilă

Prin sentinţa civilă nr. 1731 din data de 4 noiembrie 2020, pronunţată în dosarul nr. x/2019, Tribunalul Bucureşti, secţia a IV-a civilă a luat act de renunţarea la judecata capetelor de cerere 5, 6 şi 7, a respins acţiunea introdusă de reclamantul A. în contradictoriu pârâtele B. S.R.L. şi C. S.R.L., ca neîntemeiată, şi l-a obligat pe reclamant la plata către pârâta C. S.R.L. a sumei de 5.000 RON, cheltuieli de judecată.

I.3. Decizia pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă

Prin decizia civilă nr. 142A din data de 2 februarie 2023, Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă a respins, ca nefondat, apelul declarat de reclamantul A. împotriva sentinţei civile nr. 1731 din data de 4 noiembrie 2020, pronunţate de Tribunalul Bucureşti, secţia a IV-a civilă în dosarul nr. x/2019, în contradictoriu cu intimatele-pârâte B. S.R.L., prin D.., şi C. S.R.L. L-a obligat pe apelantul-reclamant la 5.000 RON cheltuieli de judecată în apel către intimata-pârâtă C. S.R.L.

II. Calea de atac exercitată în cauză

II.1. Înregistrarea recursului la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia I civilă

Împotriva deciziei civile nr. 142A din data de 2 februarie 2023, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă în dosarul nr. x/2019, a declarat recurs reclamantul A..

Cauza a fost înregistrată pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, secţia I civilă la data de 29 septembrie 2023, sub nr. x/2019, fiind repartizată aleatoriu spre soluţionare completului de judecată nr. 2.

II.2. Motivele de recurs

Invocând incidenţa motivului de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., recurentul-reclamant a solicitat admiterea recursului, casarea hotărârii atacate şi trimiterea cauzei spre rejudecare la curtea de apel.

Astfel, a susţinut că instanţa de apel a refuzat protecţia care îi este conferită de Legea nr. 84/1998 pe motiv că marca sa este descriptivă, iar "folosirea de către intimat a numelui de domeniu www.x.com cu funcţia de marcă pentru prestarea serviciilor de intermediere intervenţii medicale de implant păr nu încalcă marca anterioară A.".

A subliniat recurentul-reclamant că pasajul citat, beneficiind de putere de lucru judecat, conferă părţii adverse o veritabilă marcă, precum şi că mărcii sale i s-a refuzat protecţia, fiind considerată descriptivă, în timp ce acelaşi semn, considerat ca având funcţie de marcă, nu a născut nicio întrebare în legătură cu caracteristica sa descriptivă.

Totodată, a precizat că demersul său judiciar s-a fondat pe dispoziţiile art. 39 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998, care stabileşte remediile pentru încălcarea dreptului exclusiv recunoscut de art. 39 alin. (1) din acelaşi act normativ.

A menţionat că unul dintre aceste remedii este cel prevăzut de alin. (2) lit. b) din lege, în conformitate cu care titularul unei mărci poate cere instanţei judecătoreşti, printr-o acţiune în contrafacere, să interzică terţilor să utilizeze, în activitatea lor comercială, fără consimţământul său, un semn pentru care, din cauza faptului că este identic sau asemănător cu o marcă, precum şi a împrejurării că produsele sau serviciile cărora li se aplică marca sunt identice sau similare, există un risc de confuzie în percepţia publicului, incluzând riscul de asociere între semn şi marcă.

În opinia recurentului-reclamant, într-o acţiune în contrafacere întemeiată pe art. 39 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998, judecătorul are a verifica exclusiv următoarele condiţii: dacă reclamantul este titularul unei mărci înregistrate; dacă pârâtul utilizează în activitatea comercială marca reclamantului fără consimţământul acestuia; dacă există un risc de confuzie, incluzând riscul de asociere între semn şi marcă.

Recurentul-reclamant a subliniat că aceste condiţii sunt prevăzute explicit de lege, astfel că extinderea/adăugarea unor noi condiţii pe cale jurisprudenţială reprezintă o nepermisă adăugare la lege.

Astfel, a arătat că instanţa de apel nu s-a limitat la analiza acestor condiţii, ci a trecut la verificarea condiţiilor de înregistrare a mărcii sale, declarând că este descriptivă în partea care priveşte semnul "A." şi, prin urmare, nu ar beneficia de protecţie, adică nu ar avea un drept exclusiv în sensul art. 39 alin. (1) din Legea nr. 84/1998.

A susţinut că nu se pot analiza pe cale incidentală condiţiile de înregistrare a unei mărci, partea interesată având la îndemâna alte mijloace procesuale (opoziţia, acţiunea în anulare), iar marca, odată înregistrată, beneficiază de o prezumţie de legalitate a înregistrării, prezumţie care poate fi răsturnată exclusiv prin utilizarea mijloacelor procesuale anterior evocate.

Recurentul-reclamant a considerat că această prezumţie de legalitate este în realitate o expresie a principiului securităţii juridice în conformitate cu care actele emise de autorităţile publice (în speţă, decizia O.S.I.M.) beneficiază de stabilitate şi de prezumţie de legalitate, până la desfiinţarea lor pe calea prevăzută de lege.

A arătat şi că singura cale pe care se poate contesta valabilitatea unei mărci, din perspectiva condiţiilor prevăzute de art. 5 din Legea nr. 84/1998, este acţiunea în anulare, iar, prin considerentele hotărârii recurate, au fost atenuate, până la eliminare, efectele deciziei O.S.I.M. de înregistrare a mărcii sale.

A mai susţinut şi că nu există excepţia de descriptivitate a unei mărci, ca formă incidentală de paralizare a unei acţiuni în contrafacere, precum şi că, dacă reclamantul, într-o acţiune în contrafacere, ar avea de demonstrat (pe lângă condiţiile prevăzute de art. 39 din Legea nr. 84/1998) inclusiv condiţiile de înregistrare a mărcii prevăzute de art. 5 din lege, atunci de ce analiza s-ar limita doar la chestiunea descriptivităţii şi nu s-ar epuiza toate cazurile enumerate la art. 5 alin. (1) lit. a)-p), precum şi cele de la art. 6 din Legea nr. 84/1998.

Ca atare, a învederat că, în cazul unei acţiuni în contrafacere, sarcina reclamantului, care are deja o marcă înregistrată şi, deci, care a fost anterior analizată de O.S.I.M., se limitează la demonstrarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute de art. 39 din lege, iar sarcina judecătorului este să verifice dacă toate aceste condiţii, prevăzute de art. 39 din Legea nr. 84/1998, sunt îndeplinite, fără a putea să realizeze o analiză a criteriilor şi condiţiilor de înregistrare a mărcii.

Prin urmare, a subliniat că marca este deja înregistrată, şi de aceea beneficiază de exclusivitate, precum şi că, atunci când marca sa a fost înregistrată, O.S.I.M. a verificat toate condiţiile de înregistrare a mărcii, inclusiv pe cele care privesc motivele de refuz absolut prevăzute de art. 5 din Legea nr. 84/1998, deci şi descriptivitatea, apreciindu-se că, în ceea ce priveşte toate semnele ce compun marca, acestea nu sunt descriptive.

În opinia recurentului-reclamant, admiţând pe cale incidentală faptul că o parte din marcă are caracter descriptiv, şi deci nu beneficiază de protecţie, instanţa de apel a ignorat dispoziţiile prevăzute de art. 56 din Legea nr. 84/1998, în conformitate cu care, după înregistrarea unei mărci, problema descriptivităţii se pune exclusiv în cadrul procesual al acţiunii în anulare.

Totodată, a susţinut că instanţa de apel a arătat că nu toată marca, ci doar semnul A. este descriptiv şi, procedând astfel, a creat pe cale incidentală o marcă parţial valabilă – parţial nevalabilă, context în care suntem în prezenţa unei "creaţii", deoarece, de acum înainte, oricine poate invoca puterea de lucru judecat a acestei hotărâri.

Apreciind că singura modalitate la îndemâna părţii interesate pentru a înfrânge efectele admiterii cererii de înregistrare a mărcii este acţiunea în anulare, recurentul-reclamant a considerat că eventualele greşeli ale O.S.I.M. nu pot fi remediate pe cale incidentală, nici chiar atunci când greşelile sunt evidente.

A subliniat că instanţa de apel a apreciat în mod indirect că semnul A. nu ar fi trebuit să fie înregistrat alături de celelalte semne ale mărcii sale, atunci când a apreciat că semnul este descriptiv, în realitate spunând că acesta nu trebuia înregistrat ab initio, în condiţiile în care, indiferent cât de greşită pare înregistrarea unei mărci, judecătorul sesizat cu o acţiune în contrafacere trebuie să o respecte şi să îi acorde drept de exclusivitate, potrivit art. 39 alin. (1) din Legea nr. 84/1998, până la anularea ei în cadrul unei cereri în anulare.

Recurentul-reclamant a considerat şi că exemplul dat de către curtea de apel, vizând marca virtuală y, nu este relevant, deoarece în mod cert O.S.I.M. nu ar admite înregistrarea exclusivă ca marcă a semnului "E.", deci exemplul nu ar putea fi niciodată regăsit în realitate şi, chiar dacă s-ar admite că O.S.I.M. ar înregistra o astfel de marcă, atunci cu siguranţă că persoanele interesate ar apela la acţiunea în anulare, singura în măsură să le protejeze interesele.

Ca atare, reluând susţinerea potrivit căreia O.S.I.M. a apreciat că semnul în discuţie nu este unul descriptiv, atunci când, potrivit art. 25 din Legea nr. 84/1998, a analizat cererea de înregistrare şi a decis înregistrarea mărcii, a concluzionat că, dacă un terţ contestă decizia O.S.I.M., atunci o poate provoca într-o acţiune în anulare, cadru în care părţile se concentrează exclusiv pe elementul descriptivităţii şi îşi etalează argumentele şi probatoriile, în timp ce, în acţiunea în contrafacere, reclamantul nu este pus în poziţia de a-şi apăra marca din perspectiva îndeplinirii condiţiilor de înregistrare prevăzute de art. 5 şi 6 din Legea nr. 84/1998, deoarece aceste condiţii au fost deja verificate de O.S.I.M., fiind, prin înregistrare, titularul unui drept exclusiv şi, în această calitate, acţionează pentru înlăturarea utilizării neautorizate de către terţi.

A mai arătat şi că situaţia sa, în urma respingerii acţiunii, este mai dificilă decât cea de dinainte de promovarea acesteia, având în vedere că s-a adresat justiţiei pentru înlăturarea utilizării semnului său de către terţi, iar, în final, a ajuns în ipoteza în care practic marca sa a dobândit o situaţie cel puţin incertă, având în vedere că descriptivitatea consacrată cu putere de lucru judecat atenuează până la anulare efectele mărcii sale.

În susţinerea poziţie exprimate, recurentul-reclamant a făcut referire la decizia nr. 1628/2018 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia I civilă cu privire la marca înregistrată x, căreia i-a fost conferită protecţia prevăzută de art. 39 din Legea nr. 84/1998, fără a fi considerată descriptivă, deşi s-ar putea ridica şi cu privire la această marcă obiecţii de descriptivitate.

Ca atare, a afirmat că instanţa de apel a încălcat dispoziţiile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 84/1998, deoarece i-a nesocotit dreptul de exclusivitate şi, totodată, a interpretat greşit dispoziţiilor art. 39 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998 deoarece a adăugat la conditiile acţiunii în contrafacere şi pe aceea a verificării condiţiilor de fond de înregistrare a mărcii.

De asemenea, a invocat şi încălcarea art. 25 alin. (1) din Legea nr. 84/1998, text care, în opinia sa, trebuie interpretat, în lumina principiului securităţii şi stabilităţii juridice, ca instituind o prezumţie de legalitate a mărcii care nu ar putea fi răsturnată, altfel decât prin promovarea unei acţiuni în anulare, iar nu pe cale incidentală.

II.3. Apărările formulate în cauză

În termen legal, intimata-pârâtă C. S.R.L. a depus întâmpinare, prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat.

În ceea ce priveşte pretinsa încălcare de către instanţa de apel a dreptului de exclusivitate, a arătat că art. 39 alin. (1) din Legea nr. 84/1998, invocat de către recurentul-reclamant, nu reglementează acest drept şi, mai mult decât atât, din lecturarea motivelor de recurs, nu se identifică în concret care este pretinsa normă de drept material care a fost încălcată sau aplicată în mod greşit de către instanţa de apel şi care conduce la o nesocotire a dreptului de exclusivitate invocat de către recurentul-reclamant.

Referitor la pretinsa interpretare greşită a unor norme de drept material, a menţionat că recurentul-reclamant a invocat faptul că instanţa de apel ar fi interpretat greşit dispoziţiile art. 39 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998, în sensul că s-ar fi adăugat la condiţiile acţiunii în contrafacere şi pe aceea a verificării condiţiilor de fond de înregistrare a mărcii, iar, în contextul în care a invocat lipsa de descriptibilitate, acest argument putea fi analizat fie pe calea unei acţiuni reconvenţionale, fie pe calea unei acţiuni principale, iar nu pe cale incidentală.

A considerat că ne aflăm în prezenţa unei critici ce vizează un aspect procesual civil, iar nu o încălcare sau o aplicare greşită a unei norme de drept material, astfel că, recursul formulat este vădit nefondat.

Totodată, a arătat şi că instanţa de apel nu a reţinut faptul că marca verbală naţională A. este un descriptivă, ci aceasta a reţinut faptul că elementul comun între marca menţionată şi semnul folosit ca nume de domeniu şi anume A. are un caracter puternic descriptiv (aproape exclusiv descriptiv) pentru servicii medicale de implant păr (şi orice fel de servicii precum servicii de intermediere, de transport cu finalitatea realizării unui implant de păr).

A subliniat faptul că nu există o normă legală care să interzică instanţei de judecată să compare marca invocată şi semnul pus în discuţie, ci, din contră, examinarea mărcii şi a semnului, urmată de compararea acestora, este de esenţa acţiunii civile care face obiectul prezentei cauze.

În opinia intimate-pârâte, instanţa de apel a reţinut în mod just faptul că riscul de confuzie între marca înregistrată şi semnul folosit se evaluează global, examinându-se impresia globală produsă asupra consumatorului obişnuit şi rezonabil de avizat din punct de vedere vizual, fonetic şi conceptual (C - 335/05, O.A.P.I./Shaker).

A apreciat că, în speţă, concluzia instanţei de apel este corectă şi argumentată în sensul că în cazul elementului comun, şi anume A., orice utilizator rezonabil avizat va înţelege că această parte desemnează serviciul generic oferit (implant păr), iar nu un comerciant/profesionist, neputându-se presupune şi nici admite că, într-o economie liberă şi concurenţială, serviciile de implant păr ar fi oferite doar de o anumită întreprindere sau de către un anumit medic.

Totodată, a mai susţinut şi că, prin cererea de recurs, se realizează o confuzie între conceptul de distinctivitate a unei mărci şi caracterul descriptiv al produsului ori serviciului oferit, precum şi că, în realitate, O.S.I.M. a apreciat că elementul distinctiv A. permite înregistrarea mărcii verbale naţionale A. ce are în componenţa sa semnul descriptiv A..

Contrar celor invocate de către recurentul-reclamant, a arătat că instanţa de apel a reţinut că "(...) astfel cum corect a statuat tribunalul, înregistrarea unei mărci verbale A., fără alte precizări şi fără elemente grafice, ar fi fost în mod vădit prohibită de lege, în temeiul motivului absolut de refuz prevăzut de art. 5 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 84/1998."

Aşadar, a subliniat că, dacă analizăm marca verbală naţională A., se observă că aceasta are în componenţa sa un element distinctiv A.; în caz contrar, dacă marca respectivă nu ar fi avut un caracter distinctiv, atunci aceasta ar fi fost refuzată la înregistrare potrivit dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. a), b), c), d) din Legea nr. 84/1998.

În plus, a menţionat că, din definiţia noţiunii de marcă – art. 2 din Legea nr. 84/1998 –, rezultă că "poate constitui marcă orice semn susceptibil de reprezentare grafică cum ar fi: cuvinte, inclusiv nume de persoane, desene, litere, cifre, elemente figurative, forme tridimensionale şi, în special, forma produsului sau a ambalajului său, culori, combinaţii de culori, holograme, semnale sonore, precum şi orice combinaţie a acestora, cu condiţia ca aceste semne să permită a distinge produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi."

Ca atare, a susţinut că legea nu permite titularului să monopolizeze prestarea unui serviciu, recunoscând faptul că serviciul respectiv poate fi prestat şi de alte entităţi, iar recurentul-reclamant nu este singura persoană care prestează un serviciu specific unei clinici de implant păr.

Intimatul-pârât a subliniat şi faptul că, prin decizia civilă atacată, nu s-a adus atingere caracterului distinctiv al mărcii recurentului-reclamant, ci s-a efectuat o analiză în concret, în raport de obiectul acţiunii, iar existenţa unui caracter puternic descriptiv al semnului A. nu înlătura caracterul distinctiv al mărcii recurentului-reclamant A..

Totodată, în ceea ce priveşte critica recurentului-reclamant ce vizează o încălcare a unor pretinse norme de procedură, a apreciat că aceasta este lipsită de fundament juridic, neexistând nicio normă prohibitivă care să condiţioneze apărările sale, formulate în prezenta cauză, de formularea unei cereri reconvenţionale sau a unei cereri pe cale principală. De altfel, nici recurentul-reclamant nu îşi fundamentează în drept aceste susţineri.

A arătat şi că, mai mult decât atât, recurentul-reclamant nu a formulat nicio critică cu privire la acest aspect în faţa instanţei de fond sau de apel, motiv pentru care a apreciat că ne aflăm în prezenţa unui motiv de recurs omisso medio.

Intimata-pârâtă a precizat şi că nu a solicitat instanţei de judecată să dispună în vreun fel cu privire la marca înregistrată a recurentului-reclamant şi nu a contestat caracterul distinctiv al mărcii, motiv pentru care criticile acestuia sunt în mod vădit lipsite de fundament juridic; de altfel, instanţa de apel a reţinut că "În ceea ce priveşte distinctivitatea, este desigur real că, odată înregistrată, orice marcă este prezumată a avea fie şi un nivel minim de distinctivitate, distinctivitatea neputând fi negată pur şi simplu pe cale incidentală. într-o acţiune în apărarea drepturilor (în acest sens, a se vedea şi C 196/11, F 1 Live)."

Referitor la comparaţia cu marca înregistrată x, făcută de partea adversă, a susţinut că aceasta nu prezintă relevanţă în prezenta cauză, deoarece vizează o altă situaţie de fapt şi de drept, inclusiv clase distincte.

Menţionează că, dacă analizăm marca verbală A. – marcă naţională –, se constată că aceasta este înregistrată pentru clasele 3, 5, 10, 35, 44 (aceste clase sunt detaliate în certificatul de marcă europeană depus la dosar de către recurentul-reclamant), mai exact este înregistrată pentru produse şi servicii care nu au legătură cu activităţile pe care le desfăşoară societatea intimată-pârâtă şi care sunt autorizate potrivit legii la sediul social, terţi şi punctul de lucru (aşa cum rezultă din informaţiile O.N.R.C. depuse la dosarul cauzei, la Tribunalul Bucureşti, de către recurentul-reclamant).

De asemenea, cu privire la pagina de internet pe care o utilizează pe domeniul de internet A..com, a arătat că nu există elemente în conţinutul acesteia care să conducă la o confuzie sau la o asociere cu marca deţinută de către recurentul-reclamant ori cu persoana acestuia – conţinutul paginii de internet este cât se poate de clar, în sensul că serviciul medical de implant de păr se realizează în Turcia, de către un doctor turc şi anume F..

Concluzionând, intimata-pârâtă a susţinut că nu există un risc de confuzie în percepţia publicului şi nu există un risc de asociere între domeniul său de internet www.x.com şi marca deţinută de către recurentul-reclamant, iar riscul de confuzie nu trebuie raportat la semnele comparate, ci la originea produselor sau a serviciilor care sunt comercializate sub semnele comparate, respectiv turism medical în Istanbul (în cazul său) şi implant păr în România în cazul recurentului-reclamant.

II.4. Procedura desfăşurată în faţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, secţia I civilă

După efectuarea procedurilor de comunicare reglementate de art. 490 alin. (2) C. proc. civ., prin rezoluţia din data de 18 octombrie 2023, a fost fixat termen de judecată la data de 16 ianuarie 2024, când Înalta Curte a reţinut cauza în pronunţare asupra recursului.

II.5. Soluţia şi considerentele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, secţia I civilă

Examinând decizia recurată în raport de criticile formulate şi de dispoziţiile legale incidente, Înalta Curte contată următoarele:

Prin motivele de recurs, întemeiate pe dispoziţiile art. 488 alin. (1) pct. 8 din C. proc. civ., recurentul-reclamant a criticat, în esenţă, faptul că instanţa de apel nu a aplicat în mod corect în cauză condiţiile cerute pentru constatarea existenţei riscului de confuzie între marca înregistrată de recurentul-reclamant şi semnul utilizat de intimata-pârâtă, refuzând, astfel, să îi acorde protecţia conferită de Legea nr. 84/1998.

Examinând decizia recurată, Înalta Curte constată că, în ceea ce priveşte situaţia de fapt, asupra căreia instanţa de recurs nu poate formula aprecieri proprii, curtea de apel a constatat că recurentul-reclamant este titularul mărcilor naţionale: (1) A. nr. x din data de 21 februarie 2014 (înregistrată pentru produse/servicii din clasele: 3 – săpunuri, parfumerie, uleiuri esenţiale, loţiuni pentru păr, toate acestea în legătură cu implantul de păr; 5 – produse farmaceutice, produse sanitare de uz medical, substanţe dietetice de uz medical, plasturi, materiale de pansat, dezinfectanţi, toate acestea în legătură cu implantul de păr; 10 – aparate şi instrumente chirurgicale, medicale, material de sutură, toate acestea în legătură cu implantul de păr; 35 – publicitate, conducerea şi administrarea afacerilor, lucrări de birou; 44 – servicii medicale, servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni, toate acestea în legătură cu implantul de păr; (2) marca naţională combinată nr. x din data de 9 decembrie 2015, A. hair implant, elementul dominant vizual fiind A. (cu X stilizat sub forma parţială a unui fir de păr) şi hair implant (scris mic sub X-ul stilizat), înregistrată pentru produse şi servicii din clasele 3, 5, 35, 42 şi 44; (3) marca Uniunii Europene combinată nr. x din data de 30 mai 2017, similară mărcii naţionale evocate anterior, înregistrată pentru produse şi servicii din clasele 3, 5, 10, 35, 42 şi 44.

Invocând înregistrarea pe numele său a acestor mărci, recurentul-reclamant a susţinut încălcarea dreptului la marcă prin folosirea neautorizată de către intimatele-pârâte a site-ului www.x.com, domeniul de internet, utilizat (iniţial de intimata-pârâtă B. S.R.L. şi transferat la data de 3 mai 2019 intimatei-pârâte C. S.R.L.) pentru promovarea de activităţi de intermediere de servicii medicale de implant de păr realizate de un medic din Turcia.

Nefiind contestat în speţă faptul că folosirea domeniului de internet www.x.com este aptă de a realiza funcţii specifice unor mărci înregistrate, instanţa de apel a reţinut că acest tip de utilizare intră sub incidenţa exclusivă a art. 36 din Legea nr. 84/1998, respectiv a art. 9 din Regulamentul mărcii Uniunii Europene nr. 1001/2017.

Procedând la analiza riscului de confuzie, instanţa de apel a expus condiţiile în care titularul unei mărci înregistrate poate interzice utilizarea de către un terţ a unui semn identic sau asemănător (inclusiv a unui nume de domeniu) cu marca sa în aplicarea dispoziţiilor art. 36 din Legea nr. 84/1998, în forma în vigoare la data introducerii acţiunii (devenit, după republicarea legii la data de 18 septembrie 2020, art. 39), în acord cu jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie cu privire la interpretarea art. 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 iunie 2017 privind marca Uniunii Europene (dispoziţii a căror incidenţă nu a fost contestată de niciuna dintre părţile litigiului).

Totodată, a reţinut că, potrivit jurisprudenţei constate a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, pe care a redat-o în cuprinsul considerentelor deciziei recurate, riscul de confuzie se evaluează global, examinându-se impresia globală produsă asupra consumatorului obişnuit şi rezonabil avizat din punct de vedere vizual, fonetic şi conceptual.

Astfel, în contextul în care a constatat că serviciile prestate de intimatele-pârâte corespund unor servicii pentru care marca în discuţie este înregistrată, a arătat că marca naţională A. şi numele de domeniu www.x.com au un element comun – A. –, în timp ce partea a doua a mărcii înregistrate – A. – nu prezintă nicio similaritate cu numele de domeniu.

Decisiv în pronunţarea soluţiei date prin decizia recurată, este considerentul instanţei de apel prin care aceasta a concluzionat că elementul comun între marcă şi semnul folosit ca nume de domeniu – A. – are un caracter puternic descriptiv (aproape exclusiv descriptiv) pentru servicii medicale de implant de păr, ceea ce determină concluzia că utilizatorul rezonabil avizat va sesiza că elementul comun este unul descriptiv şi nu va considera în mod necesar că numele de domeniu aparţine A., în acest caz particular, nici chiar evocarea mărcii nefiind suficientă pentru a se reţine riscul de confuzie, câtă vreme evocarea are loc exclusiv prin intermediul particulei descriptive.

Totodată, a apreciat că nu este lipsit de relevanţă nici faptul că înregistrarea unei mărci verbale A., fără alte precizări şi fără alte elemente grafice, ar fi fost oprită de lege, în temeiul motivului de refuz prevăzut de art. 5 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 84/1998.

Instanţa de apel a constatat şi că nu se poate reţine nici o încălcarea a mărcilor combinate europene şi naţionale A. hair implant, având în vedere că, în speţă, componenta dominată a acestora (A.) nu se regăseşte în numele de domeniu în discuţie, iar hair implant este similar conceptual şi parţial fonetic şi vizual, dar este vorba despre un element subordonat (inclusiv grafic) şi descriptiv, care nu poate fi monopolizat per se; examinarea globală a mărcilor a căror element central este A. hair implant şi a numelui de domeniu www.x.com relevă o asemănare redusă vizuală, fonetică şi doar către medie din punct de vedere conceptual, motiv pentru care riscul de confuzie este exclus.

În contextul expus, Înalta Curte constată că instanţa de apel a aplicat în mod corect în cauză condiţiile cerute pentru constatarea existenţei riscului de confuzie între mărcile recurentului-reclamant şi semnul utilizat de intimatele-pârâte, întrucât în considerentele deciziei recurate se regăsesc în integralitate elementele necesar a fi analizate, astfel, cum se desprind din jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

Astfel, pentru a analiza existenţa riscului de confuzie, instanţa trebuie să identifice în primul rând limitele de protecţie a mărcii, aşa cum rezultă din înregistrarea acesteia, adică elementele verbale, elementele figurative, culorile revendicate, clasele de protecţie.

În determinarea caracterului distinctiv al mărcii şi, astfel, în stabilirea împrejurării dacă ea este puternic distinctivă, este necesar să se facă o evaluare globală a capacităţii mai mari sau mai mici a mărcii de a identifica bunurile sau serviciile pentru care a fost înregistrată ca provenind de la un anumit producător şi astfel să distingă acele bunuri sau servicii de cele ale altui producător (Windsurfing Chiemsee, C-108/97 şi C-109/97, parag. 49).

Cu cât mai distinctivă este marca anterioară, cu atât mai mare este riscul de confuzie. Pe de altă parte, o marcă cu un caracter slab distinctiv, cum ar fi cea care include elemente descriptive ale bunurilor sau serviciilor pentru care a fost înregistrată sau una care nu este caracterizată prin trăsături neobişnuite sau originale, se bucură de un grad de protecţie mai mic decât o marcă înalt distinctivă, fie per se, fie datorită recunoaşterii pe care o are pe piaţă. (Lloyd Schuhfabrik, parag. 20 şi 23, Sabel parag. 24, Canon parag. 17).

În plus, aprecierea globală a riscului de confuzie implică o anumită interdependenţă între factorii luaţi în considerare şi, în special, similitudinea mărcilor şi cea a produselor şi serviciilor desemnate. Astfel, un grad scăzut de similitudine între produsele sau serviciile desemnate poate fi compensat printr-un grad ridicat de similitudine între mărci şi invers. În mod constant în jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene s-a subliniat că este indispensabil să se interpreteze noţiunea de "similitudine" în raport cu riscul de confuzie (Hotărârea din 29 septembrie 1998, Canon, C-39/97, par. 17; Hotărârea din 22 iunie 201999, Lloyd Schuhfabrick Meyer, C-342/97, par. 19).

Contrar susţinerilor recurentului-reclamant, în sensul că analiza gradului de generalitate al termenilor care formează o marcă este de competenţa Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, gradul de distinctivitate al unei mărci reprezintă un element relevant care trebuie stabilit de instanţă în aprecierea riscului de confuzie, având în vedere că o marcă slab distinctivă este alcătuită în cea mai mare parte din elemente descriptive şi doar într-o proporţie redusă din elemente distinctive.

În această analiză, trebuie avută în vedere jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, în care s-a arătat fără echivoc faptul că, şi dacă nu sunt considerate distinctive elementele verbale dintr-o marcă înregistrată, nu înseamnă că nu se acordă protecţie mărcii aşa cum a fost înregistrată, fie ea şi slab distinctivă, compusă fiind, în majoritate, din elemente aflate în domeniul comun. Protecţia unor mărci slab distinctive este acordată impresiei de ansamblu dată de combinaţia de elemente care îi conferă gradul, fie el redus, de distinctivitate pentru a fi înregistrată.

În acest context, Înalta Curte observă că, potrivit jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, faptul că o marcă are un caracter distinctiv slab nu exclude riscul de confuzie, în special în cazul în care există o similitudine a semnelor şi a produselor sau a serviciilor vizate (Hotărârea din 8 noiembrie 2016, BSH/EUIPO, C-43/15, par. 63).

Or, în speţă, această evaluare a fost realizată în mod complet de către instanţa de apel, care a avut în vedere, pe de o parte, serviciile prestate de intimatele-pârâte care corespund unor servicii pentru care mărcile recurentului-reclamant sunt înregistrate, iar pe de altă parte, imaginea de ansamblu a mărcii recurentului-reclamant, în analiza căreia a reţinut faptul că elementul descriptiv al acesteia este în domeniul public şi nu face obiectul dreptului exclusiv al titularului.

Înalta Curte constată că elementele verbale ale mărcii combinate a recurentului-reclamant au fost evaluate în mod global, instanţa de apel procedând la determinarea impresiei de ansamblu create prin asocierea lor, asocierea acestora fiind tocmai marca înregistrată de recurentului-reclamant, ceea ce este în acord cu regulile jurisprudenţiale anterior enunţate.

În cauză, instanţa de apel a reţinut elementul comun inclus în cadrul mărcii recurentului-reclamant şi domeniul de internet al intimatelor-pârâte şi a apreciat asupra caracterului acestuia, reţinând că este unul descriptiv, făcând, totodată, şi o analiză a impresiei de ansamblu creată de combinarea componentelor mărcii înregistrate de recurentul-reclamant, împrejurare care determină concluzia legalităţii deciziei recurate din perspectiva criteriilor ce se desprind din jurisprudenţa în materie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

Ca atare, cum în urma acestei evaluări, a reţinut că nu există risc de confuzie între marca recurentului-reclamant şi semnul (domeniul) folosit de intimatele-pârâte, iar elementul, a cărui folosire este pretinsă de recurentul-reclamant a fi contrară legii, este unul descriptiv, instanţa de apel în mod corect a făcut aplicarea prevederilor art. 39 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998, respectiv a art. 14 alin. (1) lit. b) din Regulamentul mărcii Uniunii Europene, care stabilesc limite ale exercitării dreptului exclusiv la marcă (titularul unei mărci nu poate să interzică unui terţ să folosească în activitatea sa comercială indicaţii care se referă la specia, calitatea, destinaţia, valoarea, originea geografică, perioada de fabricaţie a produsului sau perioada prestării serviciului sub marcă, precum şi la orice alte caracteristici ale acestora/o marcă a Uniunii Europene nu conferă titularului său dreptul de a interzice terţilor utilizarea în comerţ a semnelor sau a indicaţiilor care nu sunt distinctive sau care privesc felul, calitatea, cantitatea, destinaţia, valoarea, originea geografică sau data fabricaţiei produsului sau a prestaţiei sau alte caracteristici ale produselor sau serviciilor).

Sunt nefondate şi criticile recurentului-reclamant prin care acesta a susţinut că instanţa de apel a adăugat condiţii suplimentare la cele pe care legea le-a impus a fi verificate în cadrul unei acţiuni în contrafacere întemeiată pe art. 36 alin. (2) din Legea nr. 84/1998 [art. 39 alin. (2) după republicarea Legii nr. 84/1998].

Astfel, contrar celor arătate de recurentul-reclamant, instanţa de apel nu a infirmat concluzia că marca acestuia îndeplineşte condiţiile cerute de lege pentru înregistrare, concluzie la care a ajuns anterior O.S.I.M., întrucât ar avea caracter descriptiv, ci a reţinut acest caracter cu privire la doar unul dintre elementele mărcii înregistrate – A. –, care se regăseşte în numele de domeniu utilizat de intimatele-pârâte, atunci când a analizat dacă există un risc de confuzie, incluzând riscul de asociere, între semn şi marcă, condiţie impusă de legiuitor a fi verificată în cadrul acţiunii în contrafacere şi pe care, de altfel, chiar recurentul-reclamant a enunţat-o în cuprinsul cererii de recurs.

Ca atare, instanţa de apel nu a verificat dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 5 şi 6 din Legea nr. 84/1998 şi nu a concluzionat că marca recurentului-reclamant este descriptivă, ci aşa cum s-a arătat, a verificat dacă există risc de confuzie între marca înregistrată a acestuia şi domeniul de internet folosit de către intimatele-pârâte, context în care, a constatat caracterul descriptiv al unuia dintre elementele ce intră în componenţa mărcii în discuţie şi nu al mărcii în sine.

În plus, se poate observa că, aşa cum a arătat şi intimata-pârâtă C. S.R.L., instanţa de apel chiar a reţinut că este real, că odată înregistrată, orice marcă este prezumată a avea fie şi un nivel minim de distinctivitate, distinctivitatea neputând fi negată pur şi simplu pe cale incidentală, într-o acţiune în apărarea drepturilor.

Prin urmare, în aceste condiţii, este nefondată şi susţinerea recurentului-reclamant în sensul că, prin considerentele deciziei recurate, i-a fost creată o situaţie mai grea decât cea în care se afla înaintea prezentului litigiu, instanţa de apel nestatuând în sensul că marca acestuia nu este distinctivă.

Nu pot avea efectul dorit de către parte, neputând determina concluzia încălcării de către instanţa de apel a unor norme de drept mateiral, nici criticile prin care recurentul-reclamant a afirmat că descriptivitatea putea fi pusă în discuţie doar pe calea unei acţiuni în anulare sau prin intermediul unei cereri reconvenţionale, având în vedere, pe de o parte, că analiza efectuată în cauză nu a vizat descriptivitatea mărcii, ci doar a unuia dintre elementele sale, iar, pe de altă parte, intimatele-pârâte nu au invocat vreo pretenţie proprie cu privire la marca recurentului-reclamant, fiind formulate doar apărări faţă de solicitările din cererea de chemare în judecată.

Totodată, Înalta Curte constată că nicio dispoziţie legală nu interzice, în cadrul unei acţiuni în contrafacere, o analiză de maniera celei realizate de către instanţa de apel, care nu a verificat dacă sunt îndeplinite condiţiile impuse de lege pentru înregistrarea mărcii, ci a cercetat dacă există sau nu un risc de confuzie între marca recurentului-reclamant şi domeniul de internet folosit de către intimatele-pârâte.

În ceea ce priveşte trimiterea pe care recurentul-reclamant o face la soluţia dată de instanţa supremă într-o speţă ce a vizat marca x, Înalta Curte reţine că aceasta nu are niciun fel de relevanţă în soluţionarea pricinii, având în vedere, pe de o parte, că deciziile de speţă nu sunt obligatorii în soluţionarea altor cauze, ci au doar un caracter orientativ pentru instanţă, iar, pe de altă parte, că fiecare litigiu are propria situaţie de fapt şi de drept, astfel că analiza instanţei trebuie să se raporteze la circumstanţele particulare ale fiecărui proces.

Astfel, faţă de toate cele anterior reţinute, constatând legalitatea decizie recurate, Înalta Curte, în temeiul art. 496 alin. (1) C. proc. civ., va respinge ca nefondat recursul şi, având în vedere că partea care a pierdut procesul este recurentul-reclamant A., îl va obliga pe acesta, în raport de prevederile art. 453 alin. (1) C. proc. civ., la plata către intimata-pârâtă C. S.R.L. a cheltuielilor de judecată, în cuantum de 5.000 RON (dovedite prin înscrisurile aflate la dosarul de recurs), cuantum apreciat a fi justificat de complexitatea cauzei şi de munca depusă de către avocatul ales al părţii, care a formulat întâmpinare şi concluzii orale în faţa instanţei de recurs.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge, ca nefondat, recursul declarat de reclamantul A. împotriva deciziei civile nr. 142A din data de 2 februarie 2023, pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă.

Obligă pe recurentul-reclamant A. la plata cheltuielilor de judecată, în cuantum de 5.000 RON, către intimata-pârâtă C. S.R.L.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 16 ianuarie 2024.