Invalidating national trademark registration for bad faith without prior registered rights or notoriety

Şedinţa publică din data de 12 decembrie 2023

asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

I. Circumstanţele cauzei

1. Obiectul cererii de chemare în judecată

La data de 09.03.2021, reclamanta A. S.R.L. a solicitat Tribunalului Bucureşti, în contradictoriu cu pârâta B. S.R.L şi cu Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună:

- anularea înregistrării mărcii individuale-combinate cu denumirea x înregistrată la nivel naţional cu nr. x din data de 16.04.2020 de către B. şi comunicarea hotărârii pronunţate către OSIM în vederea radierii acesteia din Registrul Mărcilor, respectiv înscrierii menţiunilor corespunzătoare privind anularea mărcii;

- obligarea pârâtei să înceteze actele de folosire a denumirii x, sub orice forma, off-line şi on-line, în legătura cu activitatea sa comerciala;

- obligarea pârâtei la daune cominatorii în cuantum de 500 EUR/zi de întârziere, până la executarea obligaţiei de încetare a actelor de exploatare ilegala a denumirii x, sub orice formă;

- obligarea pârâtelor la plata cheltuielilor de judecată angajate în vederea soluţionării acestei cauze şi a căror proba reclamanta a comunicat că o să o realizeze cel mai târziu cu ocazia dezbaterilor pe fond.

2. Hotărârea pronunţată în primă instanţă

Prin sentinţa civilă nr. 2016/21.12.2021, Tribunalul Bucureşti, secţia a V-a civilă a admis excepţia lipsei calităţii procesual pasive a pârâtului Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti, a respins cererea formulată împotriva pârâtei INCDI – ICI Bucureşti, ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitatea procesual pasivă, a admis în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta A. S.R.L., a obligat pârâta la anularea înregistrării mărcii individuale-combinate cu denumirea x înregistrată la nivel naţional cu nr. x din data de 16.04.2020, a dispus comunicarea prezentei hotărâri către OSIM în vederea executării, a obligat pârâta la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 28.820,01 RON, a respins, ca neîntemeiate cererea de chemare în judecată în rest şi cererea reconvenţională.

3. Hotărârea pronunţată în apel

Prin decizia nr. 1809A din 29 noiembrie 2022 Curtea de Apel Bucureşti – secţia a IV-a civilă, a respins ca nefondate apelul principal formulat de apelanta-pârâtă B. S.R.L. şi apelul incident formulat de apelanta-reclamantă A. S.R.L. împotriva sentinţei civile nr. 2016/21.12.2021, pronunţate de Tribunalul Bucureşti – secţia a V-a Civilă, în contradictoriu cu intimatul-pârât Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci.

A obligat apelanta pârâtă la 8000 RON către apelanta reclamantă, reprezentând cheltuieli de judecată în apel şi a respins cererea apelantei pârâte privind cheltuielile de judecată în apel.

4. Calea de atac formulată în cauză

Împotriva deciziei nr. 1809A din 29 noiembrie 2022 a Curţii de Apel Bucureşti – secţia a IV-a civilă, în contradictoriu cu intimatul-pârât Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci au declarat recurs principal pârâta B. S.R.L. şi recurs incident reclamanta A. S.R.L..

Prin recursul principal, întemeiat pe dispoziţiile art. 488 pct. 6 şi 8 C. proc. civ., recurenta-pârâtă B. S.R.L. a arătat că hotărârea a fost dată cu încălcarea şi aplicarea greşită a normelor de drept material, respectiv art. 6 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. | 2 lit. d), art. 6 alin. (3) lit. e), art. 56 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998, respectiv aplicarea greşită a criteriilor de apreciere a relei-credinţe la înregistrarea unei mărci, desprinse din jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, în special din hotărârea pronunţată la data de 11 iunie 2009 în cauza C-529/07 Lindt Goldhase; hotărârea instanţei de fond cuprinde motive contradictorii; instanţa de apel nu s-a pronunţat pe motivul de apel privind acordarea cheltuielilor de judecată în cuantum complet, în condiţiile admiterii în parte a cererii de chemare în judecată, încălcând astfel prevederile art. 453 C. proc. civ.

Temeiul de drept invocat în cerere (art. 6 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2) lit. d), art. 6 alin. (3) lit. e), art. 56 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998), nu este aplicabil în cauză, deoarece semnul invocat nu conferă reclamantei dreptul de a anula o marcă înregistrată; semnul constând în elementul verbal "C.," utilizat de reclamant şi opus la anularea mărcii combinate color cu denumirea x aparţinând recurentei-pârâte nu-i conferă protecţia juridică a unei mărci, sens în care hotărârea cuprinde motive străine de natura cauzei, în înţelesul celei de-a treia condiţie impusă de jurisprudenţa amintită, pentru a fi opus la înregistrarea unei mărci, întrucât nu a fost utilizat cu titlul de marcă şi nu constituie un drept de proprietate industrială în sensul cerut de art. 6 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2) lit. d), art. 6 alin. (3) lit. e), din) Legea nr. 84/1998, reclamanta nu deţine o marcă notorie, neînregistrată, cu denumirea x, iar semnul nu a fost larg utilizat în România de reclamant, pentru a naşte un fapt relevant şi o prezumţie de cunoaştere în favoarea pârâtului.

În ceea ce priveşte înregistrarea mărcii de către pârât cu rea-credinţă, în absenţa unei definiri legale, trebuie avute în vedere criteriile jurisprudenţiale de apreciere a atitudinii subiective la înregistrarea mărcii, anume cele desprinse din jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, în special din hotărârea pronunţată la data de 11 iunie 2009 în cauza C-529/07 Lindt Goldhase.

Motivul de recurs vizează faptul că, instanţele de fond, deşi identifică criteriile jurisprudenţiale, le încalcă în litera şi spiritul lor, interpretându-le eronat, iar aplicarea lor situaţiei de fapt reţinute în speţă se face într-o manieră eronată, contrară sensului şi scopului regulilor de drept, interesând legalitatea hotărârii, având în vedere faptul că:

1. semnul anterior folosit de reclamant nu a fost utilizat cu titlul de marcă:

2. semnul anterior cu denumirea C. nu este distinctiv, elementul verbal nu are capacitatea de a îndeplini funcţia unei mărci.

Este adevărat că finalitatea reaprecierii situaţiei de fapt reţinute în cauză este incompatibilă cu controlul judiciar presupus a se exercita de către instanţa de recurs, circumscris cazurilor de legalitate prevăzute expres şi limitativ în art. 488 C. proc. civ.

Cu toate acestea, fiind vorba despre criterii de apreciere conturate de jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în interpretarea normelor de drept al Uniunii Europene, iar noţiunea de rea-credinţă constituie o noţiune autonomă de drept al Uniunii care trebuie interpretată în mod uniform în Uniunea Europeană (a se vedea, prin analogie, hotărârea din 27 iunie 2013 pronunţată în cauza C-320/12 Malaysia Dairy Industries), recurenta p ârâtă consideră că criticile referitoare la aplicarea acestora trebuie considerate drept critici de nelegalitate.

Cu referire la cauza C-529/07 Lindt Goldhase, recurenta-pârâtă arată că instanţa de apel a analizat greşit toate cele 3 criterii rezultate din această hotărâre pentru determinarea relei-credinţe, ajungând eronat la concluzia existenţei unei intenţii frauduloase, deoarece prezumţia de cunoaştere se află în directă concurenţă cu prezumţia legală a existenţei-bunei credinţe, iar instanţele de judecată trebuie să analizeze următoarele condiţii cumulative:

Utilizarea semnului în conflict cu titlul de marcă. Ambele instanţe de fond au apreciat greşit că s-a dovedit faptul utilizării de către societatea reclamantă a semnului cu funcţia de marcă, începând cu anul 2003, iar acest fapt a fost cunoscut de către recurenta-pârâtă.

Folosirea unui semn cu funcţia de marcă presupune utilizarea semnului în desfăşurarea unei activităţi comerciale, o funcţie esenţială a mărcii fiind aceea de a distinge produsele sau serviciile comerciantului de cele ale altor comercianţi.

Nivelul de utilizare al mărcii trebuie să fie unul ridicat sau chiar cu titlul de marcă notorie neînregistrată. pentru a opera prezumţia de cunoaştere.

Cu privire la "titlul" utilizării semnului, instanţele de fond au reţinut următoarele: "În ceea ce priveşte fondul chestiunii, trebuie plecat de la situaţia de fapt necontestată, potrivit cu care în anul 2003 reclamanta şi-a înregistrat domeniul C., cu valabilitate până la data de 09.07.2023, iar prin intermediul acestuia a desfăşurat o activitate care cuprindea discuţii diverse între pasionaţii de electronică, pentru ca în 2015 să fie dezvoltat magazinul online aflat în uz şi la data declanşării litigiului".

Astfel, în perioada 2003 - 2015 site-ul C. a fost utilizat ca blog, pentru a găzdui discuţii diverse între pasionaţii de electronică, deci fără scop comercial, iar din 2015 a fost dezvoltat un magazin online.

La dosarul cauzei nu s-au făcut dovezi privind întinderea geografică a activităţilor comerciale de pe acest site sau încasările concrete şi efective realizate. Simplele "vizite" pe site nu pot fi asimilate unor acte de comerţ.

Din perspectiva criteriului analizat, interesează, aşadar, folosirea semnului de către comerciantul însuşi, respectiv de către societatea reclamantă, prin activitatea desfăşurată în cadrul site-ului C. de la sfârşitul anului 2015 şi care continua în 2018, când pârâtul a formulat cererea de înregistrare a mărcii.

Reclamantul nu a dovedit că ar fi utilizat semnul în cadrul unei activităţi comerciale proprii şi anterioare folosirii semnului societăţii reclamante, iar considerentele hotărârii recurate nu se întemeiază ne probele administrate.

În cauză instanţele de fond au reţinut greşit o cunoaştere "calificată", indiferent dacă reclamantul nu a utilizat semnul în conflict cu titlul de marcă.

Or, formularea de către pârât a cererii de înregistrare a mărcii pe numele său, în perioada în care societatea reclamantă nu folosea semnul cu funcţie de marcă, confirmă prezumţia de a fi acţionat cu bună - credinţă.

Deşi, ca principiu de drept, buna-credinţă se prezumă, în cauză această prezumţie nu a fost analizată în favoarea pârâtului, ci instanţele au considerat aplicabilă cu prioritate a prezumţiei de cunoaştere a faptului relevant prin simpla raportare la calitatea de concurenţi a părţilor.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a statuat faptul că existenţa relei-credinţe, condiţie legală pentru anularea unei mărci înregistrate, este supusă unor cerinţe legale cumulative ce reies din jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, relativ la interpretarea dispoziţiilor legale în materie: cunoaşterea "faptului relevant" (adică a existenţei şi folosirii unei mărci anterioare) - elementul obiectiv; intenţia frauduloasă - elementul subiectiv. Niciuna dintre aceste condiţii nu se substituie celeilalte, iar dacă s-a apreciat că există elementul obiectiv, instanţa de judecată trebuie să analizeze cu aceeaşi rigoare şi existenţa elementului subiectiv. Deci, dacă s-a constatat că există elementul obiectiv, elementul subiectiv nu se prezumă.

În speţă, instanţa de fond a prezumat existenţa elementului subiectiv, fiind nejustificată admiterea cererii de anulare a mărcii pentru rea-credinţă, în condiţiile în care reclamanta nu a administrat dovezi suficiente cu privire la faptul că pârâtul a înregistrat semnul în scopul unic de a o împiedica să utilizeze semnul ori că l-ar fi înregistrat fără a intenţiona să îl folosească. Ba, mai mult, din dovezile administrate de pârât a rezultat, iar reclamantul nu a contestat, că acesta foloseşte marca înregistrată pentru clasele de servicii pentru care acesta a fost înregistrată.

Prezumţia de cunoaştere operează numai în contextul probei-contrare a prezumţiei de bună credinţă. Pentru existenta relei credinţe, instanţa de apel trebuie să verifice îndeplinirea cumulativă a două condiţii: cunoaşterea semnului neînregistrat ca marca şi intenţia frauduloasă.

Din considerentele deciziei recurate se observă că instanţa de apel nu a analizat atitudinea subiectivă a recurentei prin prisma intenţiei frauduloase. Curtea s-a rezumat a prezenta elemente de natură obiectivă şi a prezumat direct condiţia subiectivă, prezentând dovezi simbolice de utilizare de către reclamant a semnului în conflict, probe care nu dovedesc în nici un fel intenţia frauduloasă a recurentei la data înregistrării mărcii.

Intenţia solicitantului de a-l împiedica pe acest terţ să utilizeze un astfel de semn în continuare. În cauza C-529/07, în răspunsul Curţii se arată că: "în ceea ce priveşte termenii "trebuie să aibă cunoştinţă" din cuprinsul textului celei de a doua întrebări preliminare, că o prezumţie de cunoaştere de către solicitant a utilizării de către un terţ a unui semn identic sau similar pentru un produs identic sau similar ce poate conduce la confuzie cu semnul a cărui înregistrare se cere poate rezulta, printre altele, din împrejurarea că, în sectorul economic vizat, o astfel de utilizare este îndeobşte cunoscută, această cunoaştere putând fi dedusă, în special, din durata unei astfel de utilizări. într-adevăr, cu cât este mai îndelungată această utilizare, cu atât este mai probabil ca solicitantul să fi avut cunoştinţă de ea la momentul depunerii cererii de înregistrare.

Cu toate acestea, împrejurarea că solicitantul are sau trebuie să aibă cunoştinţă de faptul că un terţ utilizează de multă vreme cel puţin într-un stat membru un semn identic sau similar pentru un produs identic sau similar ce poate conduce la confuzie cu semnul a cărui înregistrare se cere nu este suficientă în sine pentru a stabili existenta relei-credinţe a solicitantului. Prin urmare, pentru a aprecia existenţa relei-credinţe, trebuie să se ia în considerare şi intenţia solicitantului la momentul depunerii cererii de înregistrare.

Este important în această privinţă să se menţioneze că intenţia solicitantului la momentul pertinent este un element subiectiv care trebuie stabilit prin trimitere la circumstanţele obiective ale speţei.

În cauză nu s-a dovedit că intimata-pârâtă a înregistrat marca în scopul de a împiedica reclamanta să utilizeze semnul şi nici că a înregistrat marca fără a intenţiona să o folosească, din dovezile administrare de pârâtă, rezultând cu prisosinţă că foloseşte semnul pentru clasa 35 de servicii pentru care acesta a fost înregistrat (servicii de vânzare online).

Nicio altă împrejurare de fapt din cauză nu sprijină o atare afirmaţie, a intenţiei frauduloase a pârâtei, astfel încât instanţele de fond au apreciat greşit că a fost dovedită.

Faţă de toate considerentele expuse, consideră că instanţa de apel nu a valorificat în mod corect factorii relevanţi pentru determinarea în cauză a atitudinii subiective a pârâtului la data cererii de înregistrare a mărcii, considerentele hotărârii recurate pe acest aspect nefiind fondate, în concret nu s-a dovedit utilizarea semnului cu titlul de marcă iar, pe cale de consecinţă, nivelul de protecţie juridică a utilizării semnului în conflict în condiţiile în care nu s-a dovedit utilizarea semnului cu titlul de marcă, nu conferă reclamantului dreptul de a anula marca pârâtului.

Cererea de anulare întemeiată pe o pretinsă rea-credinţă la înregistrare nu este întemeiată, deoarece la data constituirii depozitului nu exista un alt drept anterior înregistrat care să constituie un impediment legal la înregistrare.

Contrar celor reţinute de instanţele de fond, colaborarea solicitantului cu un consilier în proprietate industrială nu creşte gradul de rea-credinţă a acestuia din urmă, ci, putem afirma contrariul.

Astfel, anterior constituirii depozitului naţional aferent cererii de marcă x depozit x, consilierul în proprietate industrială a efectuat o cercetare documentară în cadrul tuturor bazelor de date care acoperă România, respectiv OSIM, EUIPO şi WIPO având Uniunea Europeană şi România desemnate pentru protecţie, ocazie cu care s-a constatat că nu există nicio marcă anterior înregistrată sau solicitată la înregistrare, identică sau similară, pentru produse şi servicii identice sau similare, situaţie în care s-a recomandat depunerea mărcii cu denumirea x, la înregistrare.

Prin urmare, pentru a se fi apreciat existenţa relei-credinţe, instanţele de fond trebuia să ia în considerare intenţia solicitantului la momentul depunerii cererii de înregistrare.

Nivelul de protecţie juridică de care beneficiază semnul terţului şi semnul a cărui înregistrare se solicită. Potrivit deciziilor OSIM "semnul" anterior cu denumirea C. nu este distinctiv, elementul verbal nu are capacitatea de a îndeplini funcţia unei mărci.

Cu privire la anterioritatea utilizării semnului în conflict, instanţele de fond nu acordă instituţiei anteriorităţii datei de depozit a mărcii C. aparţinând recurentei-pârâte semnificaţia juridică cuvenită, menţionând în hotărâre doar că în cursul anului 2018 ambele părţi au început demersurile înregistrării mărcilor proprii.

În speţă, prezintă o deosebită relevanţă juridică motivele pentru care OSIM a respins pentru motive absolute (pentru lipsa distinctivităţii semnului solicitat) de la înregistrare cererile de marcă cu denumirea x aparţinând reclamantei, deşi instanţele de fond aveau obligaţia de a analiza obiectiv cauza.

Întrucât cererile de marcă cu denumirea (marcă verbală) x aparţinând intimatei-reclamante au fost respinse de la înregistrare de OSIM, deoarece le lipsea gradul de distinctivitate necesar unui semn pentru a fi înregistrat ca marcă (motive absolute la înregistrare potrivit art. 5 din lege), atunci "semnul" utilizat de reclamant si opus la anularea mărcii combinate color cu denumirea x aparţinând recurentei-pârâte nu-i conferă protecţia juridică necesară a unei mărci în înţelesul celei de-a treia condiţie impusă de jurisprudenţa amintită, astfel că respectiva condiţie nu este îndeplinită în cauză.

Hotărârea instanţei de apel este contradictorie, deoarece pe de o parte reţine că semnul utilizat de reclamant nu este o marcă anterioară, fiind doar un simplu domeniu de internet, fără a reprezenta o marcă notorie neînregistrată, iar pe de altă parte recunoaşte semnului anterior utilizat de reclamant un anumit nivel de protecţie apt şi necesar a prezuma intenţia frauduloasă a solicitantului, care trebuia să cunoască semnul anterior utilizat de reclamant, întrucât dovezile de utilizare ar face proba un grad ridicat de cunoaştere.

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, în hotărârea pronunţată la data de 11 iunie 2009 în cauza C-529/07 Lindt Goldhase a statuat că, "faptul că un terţ utilizează de multă vreme un semn pentru un produs identic sau similar ce poate conduce la confuzie cu marca solicitată, iar acest semn beneficiază de un anumit nivel de protecţie juridică este un factor pertinent pentru a aprecia existenţa relei-credinţe a solicitantului."

Cu privire la condiţia notorietăţii/larga cunoaştere a semnului pretins utilizat de reclamantă, consideră că exigenţele probatorii cuprinse în art. 3 lit. d) şi respectiv în Regula 19 din Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 1134/2010 nu au fost întrunite în speţă.

Astfel, din probele administrate de reclamantă nu a rezultat întinderea folosirii semnului sau gradul de cunoaştere de către public a semnului, nefiind probate nici demersurile de promovare a acestuia, volumul de vânzări a produselor ce au purtat semnul sau alte elemente care puteau proba notorietatea, nici măcar folosirea cu titlul de marcă.

Reclamanta nu a administrat probe pertinente pentru a se reţine cel puţin un grad ridicat de cunoaştere a acestuia de către public, astfel încât consideră că acest criteriu nu poate fi folosit în cauza pendinte pentru argumentarea unei intenţii frauduloase a solicitantului, recurent-pârât.

În schimb, cum a reţinut şi Curtea de Justiţie a Uniunii Europene în par. 48 al hotărârii, "(...) nu este exclus totuşi ca în astfel de împrejurări şi, în special, atunci când mai mulţi producători utilizează pe piaţă semne identice sau similare pentru produse identice sau similare ce pot conduce la confuzie cu semnul a cărui înregistrare se cere, solicitantul să urmărească un obiectiv legitim prin înregistrarea acestui semn".

De aceea, deşi reclamanta a afirmat reaua-credinţă a pârâtei, iar sarcina probei îi revenea, intimata-reclamantă nu a administrat dovezi suficiente în acest sens, astfel încât cererea sa de anulare a mărcii pentru rea-credinţă a fost în mod greşit admisă de instanţele de fond.

Sarcina probei revenea reclamantei, întrucât cel ce face o propunere înaintea judecăţii trebuie să o dovedească, iar reţinerile instanţelor de fond sub acest aspect nu pot ţine loc de dovadă a unui nivel de cunoaştere ridicat al utilizării semnului C..

În acest context, cele reţinute nu corespund realităţii, deoarece cifra de afaceri a unei societăţi comerciale nu poate avea semnificaţia unor probe privind folosirea unei mărci. Probele de folosire sunt limitativ prevăzute de lege.

Totodată, reclamantul are un portofoliu de mărci, astfel că respectiva cifră de afaceri sau numărul de vizitatori pe site poate fi dat de celelalte mărci.

Instanţa de apel nu a analizat dacă faptul folosirii de către reclamantă a semnului anterior înregistrării mărcii semnifică dovedirea notorietăţii semnului sau mărcii în sensul pretins de lege şi Regula 19 din Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 1134/2010 şi anume dovedirea întinderii folosirii semnului şi a gradului de cunoaştere de către public, demersurile de promovare, volumul de vânzare a produselor ce au purtat semnul, studii de piaţă, chestionare şi alte asemenea ce puteau dovedi notorietatea sau cel puţin un grad ridicat de cunoaştere în piaţă.

Faptul notorietăţii poate fi dovedit cu orice mijloc de probă.

Prin urmare, în mod neîntemeiat instanţa de apel a constatat reaua-credinţă a pârâtei, în contextul în care reclamanta nu a administrat dovezi suficiente în acest sens deşi sarcina probei îi revenea, astfel încât este nejustificată admiterea cererii sale de anulare a mărcii pentru rea-credinţă.

Din acest punct de vedere, întrucât ambele părţi au ales să utilizeze acest semn în activitatea comercială, nu poate fi reţinută reaua-credinţă din partea recurentei pentru că a înţeles să înregistreze prima marca sub denumirea omonimă semnului anterior utilizat, situaţie în care regula de drept al primului-venit primului-servit devine aplicabilă în cauză, ca regulă generală în materia drepturilor de proprietate industrială.

În speţă nu s-au făcut dovezi cu privire la faptul că recurenta-pârâtă a înregistrat marca în scopul de a împiedica reclamanta să utilizeze marca şi nici că a înregistrat semnul fără a intenţiona să-l folosească, din dovezile prezentate de pârâtă rezultând că a folosit semnul pentru clasa de servicii pentru care acesta a fost înregistrată.

Marca C. este o denumire cunoscută publicului ţintă din România, având o rezonanţă deosebită încă din perioada comunistă, fiind larg răspândită pe teritoriul ţării unde funcţionau magazinele cu denumirea omonimă, dar care nu aparţineau niciuneia dintre cele două părţi. În atare situaţie, a rezultat folosirea concomitentă a semnului de ambele părţi şi cel mai probabil şi de alţi comercianţi din domeniul produselor electronice şi electrocasnice din România, însă înregistrarea de către recurenta-pârâtă cu prioritate faţă de intimatul-reclamant nu poate fi automat considerat un act deliberat care să se înscrie in afara regulilor bunei-credinţe sau a uzanţelor cinstite dintre comercianţi.

În ceea ce priveşte o pretinsă marcă notorie, anterioară, arată că elementul esenţial pentru dobândirea notorietăţii nu îl constituie simpla folosire a semnului, ci cunoaşterea acestuia de către segmentul de public vizat de produsele şi serviciile pe care se aplică.

Astfel, invocata folosire a semnului începând din anul 2015, cifrele de afaceri (de vânzări) ale societăţii comerciale reclamante şi relaţiile comerciale ale acesteia nu pot constitui, prin ele însele, argumente apte a impune o constatare în sensul că respectivul semn constituie o marcă notorie.

Pentru a ajunge la o asemenea concluzie, în raport de rigorile ce rezidă din prevederile art. 3 lit. d) din Legea nr. 84/1998, este necesară dovada că produsele comercializate sub acest semn şi serviciile prestate sub acest semn s-au bucurat de o largă cunoaştere din partea publicului vizat, pe o parte însemnată a teritoriului României; dacă semnul a fost perceput, anterior înregistrării mărcii x de către apelanta-pârâtă, ca o indicaţie a provenienţei produselor de la titularul mărcii, îndeplinind astfel funcţia de marcă, funcţia esenţială a mărcii fiind aceea de a indica originea serviciilor reclamantei.

Potrivit probelor ataşate cererii de chemare în judecată, reclamanta nu a făcut dovada notorietăţii folosirii ca marcă a seninului x de către reclamantă, ""în sensul identificării acesteia de către segmente semnificative de public ca desemnând produse şi servicii care provin de la reclamantă, iar nu de la alţi actori economici".

Instanţa de fond citează apărările intimatei-reclamante, arătând că: "iniţial domeniul de internet a fost utilizat pentru un portal de ştiri, până în anul 2015..." ceea ce are semnificaţia juridică a faptului că semnul în conflict nu a fost utilizat în activitatea comercială, deci nu a fost utilizat cu funcţia de marcă.

Din anul 2015 "a început a fi utilizat domeniul de internet pentru a se comercializa componente electronice...", or, din lecturarea listei de protecţie a mărcii x x reiese cu claritate excluderea exclusivă a protecţiei pieselor şi componentelor electronice.

În acest context, domeniul de internet a fost utilizat pentru produse şi servicii diferite, expres excluse de la protecţie, situaţie în care, în lipsa similarităţii produselor şi serviciilor protejate de semnele în conflict nu există nici riscul de confuzie şi de asociere, astfel că, potrivit prevederilor legale, semnul utilizat de intimata-reclamantă nu putea fi opus la anularea mărcii înregistrate deţinută de apelantă, x depozit x.

Susţinerea reclamantei în sensul că cifra de afaceri privind vânzările de produse sub semnul x ar reflecta numărul consumatorilor care cunosc serviciile şi implicit marca este formulată nu numai cu neobservarea cumulului de cerinţelor explicit impuse prin art. 3 lit. d) din Legea nr. 84/1998, ci şi cu ignorarea funcţiei esenţiale a mărcii, anume aceea de a indica originea.

În speţă, susţinerea reclamantei că ar fi titulara a unei mărci anterioare notorii, la data înregistrării mărcii apelanta-pârâtei nu sunt suficiente spre a ilustra îndeplinirea condiţiilor de excepţie cărora legea le conferă aptitudinea de a da naştere respectivului drept.

În condiţiile în care nu s-a dovedit că reclamanta folosea semnul x cu pretinsa valoare de marcă notorie, lipseşte însăşi situaţia premisă invocată privind existenţa unui pretins drept anterior (marcă notorie neînregistrată).

Pretinsa largă cunoaştere în rândul consumatorilor nu a fost dovedită, cifra de afaceri a societăţii reclamante nu evidenţiază utilizarea domeniului de internet cu funcţia de marcă, mai ales în contextul în care, potrivit informaţiilor de la Registrul Comerţului, domeniul de activitate preponderent este COD CAEN 2790 - Fabricarea altor echipamente electrice.

În plus, intimata-reclamantă A. S.R.L. este titularul mărcilor înregistrate cu denumirea omonimă A., depozit x, D., depozit x şi E., depozit x, înregistrate pentru serviciile din clasa 35, conform Clasificării de la Nisa, respectiv pentru: Servicii de comenzi online; servicii de administrare comercială pentru prelucrarea automată a vânzărilor pe internet.

În acest context, cifra de afaceri a societăţii nu poate constitui un criteriu serios în analiza unei pretinse notorietăţi a unui semn, neînregistrat ca marcă, în contextul în care societatea deţine un portofoliu de mărci diferite, despre care există prezumţia folosirii intense şi serioase.

Extrasul x - indicat în sentinţă, ca un criteriu important al analizei pretinsei notorietăţi a mărcii neînregistrate, nu reprezintă decât o formă de publicitate plătită a site-ului reclamantei - nu constituie per se o probă a notorietăţii unei mărci - deoarece nu se face dovada că vizitele pe site au fost efectuate întotdeauna de categorii de consumatori din publicul ţintă şi faptul că nu întotdeauna o vizită pe un site se finalizează cu un act de comerţ (o cumpărare).

De aceea numărul de vizitatori ai unui site nu poate constitui, în lipsa coroborării şi cu alte mijloace de probă, o dovadă a nivelului de cunoaştere a semnului integrat în denumirea site-ului, în sensul art. 3 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 84/1998.

Nivelul de cunoaştere al unei mărci se stabileşte în piaţă, cu raportare la cifrele de vânzare, la încasări efective din serviciile prestate sub marcă, cu reflectarea intensităţii, a ariei geografice şi a continuităţii actelor de comerţ, nu pur şi simplu extrase care reflectă vizite pe un site, în mediul online, necoroborate cu alte categorii de probe.

Faptul că apelanta a beneficiat la data de depozit de serviciile unui consilier în proprietate industrială nu poate constitui o dovadă de rea-credinţă, ci mai degrabă a bunei credinţe pentru că depunerea de marcă s-a realizat după o cercetare documentară amănunţită, în urma căreia s-a concluzionat că nu există nicio marcă anterior înregistrată sau o cerere de marcă care să constituie obstacol la înregistrare.

Pretinsul semn invocat de intimata-reclamantă, nefiind înregistrat, iar gradul de cunoaştere al utilizării pe piaţă, potrivit probelor administrate, nu era unul ridicat, nu putea constitui un obstacol la înregistrare, de aceea nu a fost evidenţiat în Raportul de cercetare documentară, astfel că, la data de depozit, intimata-reclamantă nu deţinea un semn care să aibă capacitatea de a fi opus la înregistrare, situaţie în care nu s-a făcut o dovadă care să răstoarne buna-credinţă a solicitantului, iar acesta nu se afla în poziţia în care trebuia să aibă cunoştinţă de semnul pretins deţinut de intimata-reclamantă, utilizând criteriile jurisprudenţial mai sus amintite.

Nu orice semn utilizat în comerţ se bucură de aptitudinea de a fi opus la înregistrarea unei mărci. În caz contrar principiul general al primului venit, primului servit care caracterizează materia proprietăţii intelectuale din România, nu ar mai fi aplicabil. Dacă gradul de folosire a semnului nu este unul semnificativ nici prezumţia de cunoaştere a acestuia nu mai operează, per se. Acesta este principalul motiv pentru care jurisprudenţa a numit această folosire drept factor relevant. În situaţia unei utilizări sporadice, fără titlul de marcă, nesemnificative din punct de vedere economic sau de interes local, atunci cunoaştere a faptului relevant nu mai operează ca o prezumţie, iar sarcina probei se inversează.

Este cazul de faţă, în care hotărârea reţine prezumţia cunoaşterii factorului relevant, fără a indica motivele pe care se întemeiază, respectiv cu o motivare străină de natura cauzei.

Mai arată recurenta-pârâtă că instanţa de apel nu s-a pronunţat pe motivul de apel privind acordarea la fond a cheltuielilor de judecată în cuantum complet, în condiţiile admiterii în parte a cererii de chemare în judecată, încălcând astfel prevederile art. 453 C. proc. civ.

Prin cererea de chemare în judecata au fost formulate 3 capete de cerere distincte, fiind admis doar unul, iar instanţa de fond a acordat reclamantului în totalitate cheltuielile de judecată, fiind încălcate prevederile art. 453 C. proc. civ., potrivit cărora cheltuielile trebuiau acordat proporţional cu pretenţiile admise. Instanţa de apel respins apelul omiţând a se pronunţa pe acest motiv de apel.

Pentru aceste considerente solicită admiterea recursului, cu cheltuieli de judecată.

Recurenta-reclamantă A. S.R.L. a arătat prin recursul incident, ce vizează soluţia Curţii de apel cu privire la apelul incident, că invocă motivele de casare reglementate de art. 488 alin. (1) pct. 6 şi 8 C. proc. civ.

Arată că, în principiu este de acord cu considerentul potrivit căruia anulând marca pârâtei pentru rea-credinţă, prima instanţă a considerat în mod corect că nu se impune verificarea altor motive de nulitate. Cu toate acestea, considerentele supraabundente şi soluţia pronunţată vatămă reclamanta în ipoteza unei eventuale rejudecări şi consideră că se impune înlăturarea lor.

În primul rând, consideră că motivarea instanţei de apel nu reflectă un examen real şi efectiv al argumentelor pe care le-a prezentat în susţinerea motivului de nulitate întemeiat pe dispoziţiile art. 6 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 84/1998.

În acest sens, a subliniat că potrivit art. 1 pct. 2 - 3 din Convenţia de la Paris, proprietatea industrială se înţelege în sensul cel mai larg, iar Înalta Curte a reţinut că: "analizând caracteristicile numelor de domenii referitoare la naşterea dreptului privitor la numele de domeniu, înregistrarea şi utilizarea numelui de domeniu, activitatea de creaţie în alegerea unui nume de domeniu, exclusivitatea, efectele şi protecţia dreptului de utilizare obţinut prin înregistrarea unui nume de domeniu, şi văzând şi dispoziţiile H.G. nr. 1621/2003, constată că numele de domenii, alcătuite din caractere alfanumerice, sunt bunuri incorporale a căror existenţă depinde de activitatea şi puterea creatoare a omului, fie dintr-o activitate în curs, fie dintr-o activitate trecută şi materializata în creaţii spirituale, conduce la includerea lor, fără echivoc, în categoria drepturilor de proprietate industrială" (Decizia nr. 2658/2011 ICCJ).

Or, în raţionamentul judiciar propus, instanţa de apel nu a înlăturat în mod argumentat aceste apărări.

În al doilea rând, procedând astfel, consideră că instanţa de apel, în contextul considerentului criticat, a încălcat prevederile art. 1 pct. 2-3 reglementate de Convenţia de la Paris, reţinând că domeniul de internet nu conferă drepturi anterioare în sensul art. 6 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 84/1998 - operând o interpretare restrictivă nepermisă.

Pentru aceste motive, solicită admiterea cererii sale de recurs incident şi analiza corectă a motivului de nulitate întemeiat pe dispoziţiile art. 6 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 84/1998, acesta fiind deopotrivă incident în cauză prin raportare la argumentaţia prezentată pe larg în cadrul memoriilor depuse în primă instanţă.

5. Apărările formulate în cauză

Recurenta-reclamantă A. S.R.L. a formulat întâmpinare la cererea de recurs principal, prin care a invocat excepţia insuficientei timbrări şi nulitatea recursului, iar în subsidiar a solicitat respingerea acestuia, ca nefondat.

II. Soluţia şi considerentele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Examinând decizia recurată, prin prisma criticilor formulate şi prin raportare la actele şi lucrările dosarului şi la dispoziţiile legale aplicabile, Înalta Curte constată că recursurile declarate sunt nefondate pentru considerentele ce urmează să fie expuse.

II.1 Recursul principal

Cu privire la această cale de atac, Înalta Curte observă, cu prioritate, că ea este întemeiată în drept pe prevederile art. 488 alin. (1) pct. 6 şi 8 C. proc. civ., dar dezvoltarea criticilor cuprinde numeroase susţineri ce nu pot fi încadrate în cele două cazuri de casare invocate şi care nu pot se circumscriu, în aplicarea art. 489 alin. (2) C. proc. civ., nici altor cazuri de casare dintre cele prevăzute expres şi limitativ de lege.

Astfel, expunerea criticilor recursului cuprinde atât susţineri ce pot face obiectul analizei prin prisma celor două motive de recurs evocate, cât şi chestiuni care privesc situaţia de fapt examinată şi reţinută de instanţele de fond, probatoriul administrat şi valoarea elementelor de dovadă respective; acestea din urmă, fireşte, nu pot face obiectul cenzurii instanţei de recurs, care priveşte exclusiv legalitatea deciziei atacate.

De aceea, considerentele ce succed vor examina motivele recursului în măsura încadrării lor în cazurile de casare respective; în plus, având în vedere modalitatea nestructurată de expunere a criticilor, acestea vor primi în integralitate răspunsuri, dar argumentele instanţei de recurs vor privi categorii de critici, chiar dacă susţinerile apar în mod repetat, în diferite părţi ale expunerii recurentei.

Cu referire la motivele întemeiate pe art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., recurenta-pârâtă a susţinut greşita aplicare de către instanţa de apel a prevederilor art. 6 alin. (2) lit. b) şi d) şi art. 6 alin. (3) din Legea nr. 84/1998, fără a argumenta însă în concret care este modul în care aceste dispoziţii legale au fost nesocotite.

Or, în speţă instanţele de fond şi apel au respins cererea privind anularea mărcii recurentei pârâte pentru motivul existenţei unor drepturi anterioare, iar acestea sunt tocmai cazurile reglementate în art. 6 alin. (2) lit. b) şi d) şi art. 6 alin. (3) din legea mărcilor.

Prin urmare, de vreme ce cazurile de anulare a mărcii întemeiate pe aceste norme nu au fost aplicate în cauză, aceste critici sunt străine cauzei în recursul declarat de pârâtă.

Din aceeaşi perspectivă, a art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., s-a susţinut în cererea de recurs greşita aplicare art. 56 alin. (1) lit. c) (fost art. 47) din Legea nr. 84/1998, cu o argumentare dezvoltată extensiv ce valorifică, în esenţă, împrejurarea că reclamanta nu a avut un drept anterior care să îi dea posibilitatea să solicite anularea înregistrării mărcii pârâtei recurente B. pentru rea-credinţă.

Toate aceste susţineri, care pleacă în analiză de la premisa necesităţii unui drept anterior la marcă al celui care invocă înregistrarea mărcii pentru rea-credinţă, sunt nefondate, considerentele ce succed completând decizia recurată, în care s-a consemnat corect că însăşi formularea art. 56 alin. (1) lit. c) din lege arată că acest caz de nulitate poate fi invocat "de orice persoană interesată", nu exclusiv de deţinătorul unui drept anterior asupra mărcii.

Astfel, nulitatea reglementată de art. 56 alin. (1) lit. c) (fost art. 47 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998 operează în condiţiile în care o atare înregistrare este realizată într-un scop contrar celui pentru care protecţia prin marcă este reglementată de lege (al protecţiei exclusive legitime acordate unui semn folosit de solicitant pentru propriile produse sau servicii) şi ea nu presupune ca semnul înregistrat ca marcă în mod pretins fraudulos să fi fost şi el anterior protejat de o înregistrare.

Fireşte că nu este exclusă posibilitatea ca reclamantul din cererea de anulare a mărcii să se prevaleze de un drept anterior la marcă, chiar fără a invoca (şi) cazul de anulare prevăzut de art. 56 alin. (1) lit. b) din lege (cu trimitere la art. 6 alin. (1) şi (3), dar o asemenea premisă obligatorie a cererii de anulare pentru rea-credinţă nu poate fi reţinută, după cum rezultă şi din întreaga jurisprudenţă relevantă.

Dimpotrivă, toate hotărârile relevante ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi jurisprudenţa instanţelor naţionale au subliniat în mod constant că pentru a cere anularea mărcii înregistrate cu rea-credinţă, reclamantul nu este ţinut a face dovada existenţei unui drept anterior de proprietate intelectuală sau a unui alt drept recunoscut legal – pentru aceste ipoteze fiind prevăzute expres alte cazuri de anulare, cum s-a subliniat – ci trebuie să dovedească împrejurarea că a folosit semnul litigios – sau unul similar, pentru produse identice sau similare, cu corolarul riscului de confuzie – în mod legitim şi totodată că solicitantul mărcii a cunoscut folosirea acestui semn şi că, din varii motive ilegitime, a înregistrat marca cu intenţie frauduloasă.

Cu privire la neîndeplinirea cerinţei ca reclamantul să deţină o marcă notorie (dezvoltată, de asemenea, în susţinerea acestui motiv de recurs), se impune a se face distincţia cuvenită între gradul de notorietate/cunoaştere a semnului analizat în hotărârea din cauza C-529/07 şi marca ce a devenit notorie şi astfel este recunoscută independent de înregistrare (menţionată expres în enumerarea noţiunii de marcă anterioară de reglementarea art. 8 alin. (2) lit. c) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară, dar şi în Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară ce a abrogat Regulamentul nr. 40/94, precum şi în prezent în Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 iunie 2017 privind marca Uniunii Europene, tot în art. 8 alin. (2) lit. c).

Or, anularea unei mărci pentru motivul înregistrării cu rea-credinţă nu presupune, cum s-a arătat în linia de argumentare anterior expusă, existenţa unui drept anterior – ceea ce include şi un drept la o marcă notorie – şi pentru aceste motive instanţele de faţă nu au valorificat o solicitare de a se constata că reclamanta are o marcă notorie protejată independent de înregistrare – o atare pretenţie fiind supusă exigenţelor probatorii prevăzute de art. 3 lit. d) şi art. 24 din legea în forma aplicabilă cauzei, cu trimitere la art. 6 bis din Convenţia de la Paris privind protecţia proprietăţii industriale.

În schimb, cerinţa analizei gradului de cunoaştere a semnului utilizat în acţiunea în anularea mărcii pentru rea-credinţă, astfel cum rezultă ea din jurisprudenţa CJUE şi din cea naţională, priveşte măsura concretă în care actele de folosire a semnului de către solicitant şi respectiv de către terţ au condus la cunoaşterea de către publicul relevant a semnului, iar importanţa în cauză a acestor împrejurări este aceea că gradul de cunoaştere sau de notorietate a semnului poate fi un element în analiza intenţiei frauduloase a terţului.

În acest sens, CJUE a arătat, exemplificativ în Hotărârea dată la 11 iunie 2009 în cauza C-529/07 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG împotriva Franz Hauswirth GmbH, că dacă titularul mărcii a cărei anulare se cere folosise la rândul său semnul anterior depozitului, un grad semnificativ de cunoaştere a semnului folosit de el ar putea configura absenţa intenţiei frauduloase (şi respectiv o intenţie onestă de a-şi asigura protecţie legală pentru acel semn).

Dimpotrivă, un grad semnificativ de cunoaştere a semnului utilizat de terţul care cere anularea mărcii poate releva o intenţie de apropriere a acestui beneficiu pe piaţă prin înregistrarea unui semn identic sau similar (par. 46, respectiv 51 din hotărârea Lindt, evocată deja).

În concluzia expunerii ce precedă, se impune a arăta că motivele de critică ce se referă la analiza gradului de cunoaştere a folosirii semnului nu pot tinde la a se reţine că pentru constatarea notorietăţii semnului era necesar a fi îndeplinit un standard superior de probaţiune, ce nu a fost atins în cauza de faţă – pentru că nu este cazul unei asemenea analize; aşa cum s-a subliniat deja, în cauză nu se discută despre o marcă notorie a reclamantei.

În consecinţă, criticile din recurs care privesc insuficienta argumentare sau analiza probatoriului cu privire la larga cunoaştere a semnului nu pot fi primite în sensul urmărit de recurentă.

Deşi se afirmă că aprecierile instanţei de apel constituie şi motive străine în sensul art. 488 alin. (1) pct. 6 C. proc. civ., Înalta Curte observă, pe de-o parte că nu au fost nominalizate atare motive în argumentarea cererii de recurs şi pe de altă parte că acest caz de casare operează numai atunci când hotărârea recurată cuprinde numai motive străine, ceea ce nu e cazul în speţă.

Totodată, sunt lipsite de relevanţă argumentele în sensul că reclamanta nu se bucură de un drept asupra unei mărci înregistrate, aspectul fiind necontestat şi indiferent cazului de nulitate analizat.

O altă linie de argumentare ce valorifică dispoziţiile art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., prin care se reproşează instanţei de apel greşita aplicare în cauză a criteriilor dezvoltate jurisprudenţial pentru analiza relei-credinţe, se referă la absenţa cerinţei ca semnul x să fi fost folosit de către reclamantă cu titlu de marcă.

Deşi considerentele deciziei recurate nu consemnează expressis verbis titlul cu care reclamanta a utilizat semnul x anterior depozitului mărcii atacate, din hotărâre rezultă că ceea ce s-a reţinut este folosirea cu titlu de marcă; în acest sens Curtea de apel a consemnat că reclamanta a folosit domeniul C. din anul 2003 pentru a găzdui discuţii între pasionaţii de electronică şi că din anul 2015 a dezvoltat magazinul online de produse electronice.

Totodată, relevant pentru acest aspect, Curtea de apel mai reţine în decizia sa că "pârâta avea cunoştinţă de împrejurarea că un alt comerciant, respectiv reclamanta, utiliza aceeaşi denumire în desfăşurarea unor activităţi şi în prestarea unor servicii similare cu cele pentru care marca a fost solicitată la înregistrare", detaliind aceste activităţi în considerentele următoare acestei afirmaţii; or, aceste operaţiuni sunt tocmai cele care caracterizează folosirea unui semn cu titlu de marcă.

În consecinţă, nefondat se susţine absenţa unei atare cerinţe din analiza instanţei de apel, decizia cuprinzând argumente şi statuări lămuritoare sub acest aspect.

Cât priveşte criticile prin care se tinde la reţinerea unei alte situaţii din perspectiva naturii actelor de folosire a semnului realizate de reclamantă, instanţa de recurs observă că aceste chestiuni (care presupun analiza conţinutului concret al faptelor de folosire şi a conduitei subiective a părţii) tind, în realitate, la reevaluarea probatoriului administrat şi la stabilirea unei alte situaţii de fapt decât cea consemnată de instanţa de apel, în sensul că reclamanta nu ar fi folosit cu adevărat semnul x cu titlu de marcă.

Or, în calea de atac a recursului, un asemenea demers nu este posibil, pentru că el excede cazurilor de casare expres şi limitativ prevăzute de lege şi nu priveşte legalitatea, ci temeinicia deciziei atacate; în realitate, determinarea situaţiei de fapt pe baza probelor administrate este atributul exclusiv al instanţelor de fond şi în prezenţa unor dezlegări adecvat argumentate şi clare, chestiunea nu poate face obiectul controlului judiciar de faţă.

Conex, în cadrul aceluiaşi motiv de recurs s-a pretins şi că utilizarea de către reclamantă a semnului x nu a avut o amploare suficientă pentru a genera prezumţia de cunoaştere de către pârât a acestei situaţii.

După cum rezultă din chiar sistematizarea acestor critici, şi aceasta este o chestiune care priveşte faptele litigiului, iar instanţa de recurs nu este îndreptăţită a o cerceta.

Se observă, în schimb, că instanţa de apel a consemnat împrejurările speţei care justifică concluzia sa că pârâta a cunoscut folosirea semnului x cu titlu de marcă de către reclamantă, concluzie care a stat la baza îndeplinirii uneia dintre cerinţele anulării pentru rea-credinţă (faptul obiectiv al cunoaşterii).

Apreciind, aşa cum solicită recurenta-pârâtă, dacă în speţă au fost respectate criteriile de analiză a conflictului astfel cum au fost dezvoltate jurisprudenţial, se constată că în cauză nu era necesar a se dovedi un grad ridicat de cunoaştere a folosirii semnului.

Astfel, contrar susţinerilor recurentei, jurisprudenţa nu a determinat un grad standard de cunoaştere de către public a utilizării semnului anterior de către terţ (reclamanta în speţă), ci a arătat, cum s-a mai arătat în cele ce preced, că gradul de cunoaştere este un element relevant în determinarea elementului obiectiv ce caracterizează reaua-credinţă – cunoaşterea faptului relevant – dar şi al celui subiectiv – intenţia frauduloasă a solicitantului – urmând ca analiza sa să revină instanţei naţionale învestite cu soluţionarea cauzei.

Aplicând corect acest criteriu, Curtea de apel a conchis că modul concret de folosire a semnului de către reclamantă şi celelalte circumstanţe ale cauzei o îndreptăţesc a considera că pârâta a cunoscut faptul relevant în cauza de faţă.

Din nou, în ce mod a fost trasă această concluzie de către instanţa de apel nu poate fi cenzurat în recurs, singura verificare permisă din această perspectivă este cea a unei argumentări clare şi lămuritoare, care există în speţă, fără a se identifica vicii prin prisma exigenţelor de motivare a hotărârii judecătoreşti.

Or, în cauză s-a reţinut folosirea semnului în cadrul domeniului de internet (deci în mod legitim) pentru servicii de comercializare piese electronice şi respectiv ca blog de specialitate în domeniu, precum şi consistenţa folosirii, ceea ce a fost considerat suficient de instanţele de fond din perspectiva criteriului gradului de protecţie ca probă a elementului obiectiv al cunoaşterii faptului relevant de către solicitant.

În acelaşi registru, recurenta-pârâtă pretinde practic răsturnarea regulilor probatorii, în sensul că a fost prezumată reaua-credinţă; or, în cauză instanţele, contrar prezumţiei relative legale de bună-credinţă, au constatat (tot pe calea prezumţiei) că pârâta cunoştea faptul relevant.

Din perspectiva regulilor probatorii specifice procesului civil, este posibilă răsturnarea unei prezumţii legale relative cu o prezumţie judecătorească, astfel că niciun viciu nu poate fi reţinut în acest raţionament, care respectă regulile de logică şi de corectitudine juridică.

Cu privire la cerinţa intenţiei frauduloase, observând că se cere – din nou – reevaluarea probelor administrate în scopul de a se constata că recurenta-pârâtă nu se face vinovată de o astfel de conduită subiectivă, Înalta Curte constată că ipotezele la care se referă recurenta (încercarea de a împiedica folosirea semnului de către reclamantă, respectiv absenţa intenţiei proprii de a folosi marca) sunt numai exemple de situaţii ce pot sta la baza constatării unei intenţii frauduloase, ele nefiind singurele ipoteze de fapt cu relevanţă în privinţa acestei condiţii necesar a fi analizată.

Dimpotrivă, jurisprudenţa CJUE a subliniat că acestea sunt situaţii indicate exemplificativ şi nu exhaustiv, iar Curtea de apel a consemnat în decizia sa mai multe împrejurări ce au conturat convingerea sa cu privire la elementul subiectiv al relei-credinţe: "Pornind de la faptul cunoaşterii de către pârâtă a faptului utilizării de către reclamantă a semnului pe care cea dintâi şi l-a înregistrat ca marcă, precum şi de la împrejurarea că s-a opus tentativei reclamantei de a-şi înregistra, la rândul său, ca marcă, semnul folosit de circa 15 ani, iar ulterior a încercat printr-o ordonanţă preşedinţială să îi suspende domeniul de internet, Curtea conchide că intenţia pârâtei a fost aceea de a profita, pe de o parte, de gradul de cunoaştere şi/sau de expresivitatea semnului utilizat de reclamantă, iar pe de altă parte, de a i-o "confisca" şi "sustrage" acesteia, blocându-i activităţile comerciale desfăşurate sub acest semn, aspecte ce conturează reaua credinţă la înregistrare."

A mai susţinut recurenta-pârâtă că între cerinţele necesar a fi întrunite pentru a se dispune anularea mărcii pentru înregistrare cu rea-credinţă se numără şi aceea ca semnul în litigiu să aibă caracter distinctiv, argumentând în acest sens că o cerere a reclamantei de înregistrare a mărcii verbale x a fost respinsă pentru acest motiv.

Înalta Curte apreciază că acesta nu este un aspect determinant în speţă, cât timp s-a constatat că reclamanta a folosit semnul cu titlu de marcă şi pârâta însăşi l-a înregistrat ca marcă combinată, folosind întocmai semnul verbal a cărui lipsă de distinctivitate o invocă.

Mai mult, de vreme ce instanţele au constatat utilizarea semnului în activitatea reclamantei cu titlu de marcă, este creată legătura semn – servicii – public relevant, astfel încât pretinsa lipsă de distinctivitate nu împiedică a se constata că pârâta a intenţionat neloial a-şi apropria un semn folosit de un terţ.

Criticând argumentarea instanţei de apel pentru folosirea unor criterii eronate de apreciere a relei-credinţe, recurenta arată în mod pertinent că, per se, folosirea serviciilor unui consilier de specialitate anterior formulării cererii de înregistrare este un element străin de evaluarea intenţiei neloiale, dar Înalta Curte constată că în speţă au fost expuse mai multe elemente de fapt care au fundamentat soluţia, iar acesta – care nu este însă propriu examinării în discuţie – nu a deţinut o pondere importantă în evaluare,

De aceea, prin ea însăşi critica nu este aptă a duce la admiterea recursului, pentru că legalitatea deciziei din perspectiva suficienţei argumentării nu este afectată.

Mai susţine recurenta-pârâtă – invocând cazul de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 6 C. proc. civ. – existenţa unor motive contradictorii, în sensul că pe de-o parte se reţine că semnul utilizat de reclamantă nu este o marcă anterioară şi pe de altă parte recunoaşte acestui semn un nivel de protecţie apt şi necesar a prezuma intenţia frauduloasă a solicitantului.

Or, cele două aprecieri nu sunt contradictorii, pentru că absenţa unui drept anterior în condiţiile art. 6 alin. (2) şi (3) din lege nu exclude anularea pentru rea-credinţă; de aceea, înlăturarea altor motive de anulare nu semnifică şi absenţa cazului de nulitate reţinut ca fondat.

În plus, cum s-a arătat cerinţa gradului de cunoaştere nu impune un anumit standard de notorietate sau renume, ci reprezintă un element ce este luat în calcul de instanţa învestită cu cererea de anulare pentru rea-credinţă la aprecierea temeiniciei acţiunii.

Dintre toate argumentele ce sunt expuse în cadrul motivului de recurs referitor la motivarea contradictorie (II, filele x în cererea de recurs), această susţinere este singura care poate fi analizată sub umbrela cazului de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 6 C. proc. civ. şi este nefondată.

Toate celelalte susţineri reprezintă o reluare a apărărilor de fond ale părţii recurente, chestiuni care au făcut obiectul analizei la instanţa de apel şi care apar parţial şi în cadrul expunerii primului motiv de recurs, întemeiat pe pct. 8 al art. 488 C. proc. civ. (I), iar chestiunile care pot fi analizate din perspectiva legalităţii au primit un răspuns în cele ce preced; pentru celelalte argumente, sunt valabile observaţiile de mai sus în sensul că ele exced limitelor controlului judiciar de legalitate şi nu vor fi reluate.

În fine, va fi înlăturat şi motivul de recurs care priveşte absenţa unei analize a Curţii de apel cu privire la motivul de apel referitor la cheltuielile de judecată acordate de prima instanţă.

Decizia recurată nu cuprinde, într-adevăr, o atare analiză.

Verificarea lucrărilor dosarului de apel a relevat că cererea de apel împotriva sentinţei primei instanţe a fost formulată de pârâta B. la data de 28.01.2022, fiind transmisă Tribunalului Bucureşti prin poşta electronică – dosarul Curţii de apel.

Acest memoriu de apel – ce a fost ataşat mesajului de poştă electronică în forma unui fişier scanat după un document de tip word de 12 pagini semnat olograf pe ultima pagină de reprezentantul convenţional al pârâtei apelante B. – cuprinde o prezentare a motivelor de apel referitoare la soluţiile pronunţate de prima instanţă asupra cererii principale şi asupra cererii reconvenţionale.

Documentul nu cuprinde un motiv de apel referitor la soluţia dată cererii accesorii privind cheltuielile de judecată.

La data de 31.01.2022, 3 zile mai târziu, la Tribunalul Bucureşti a fost înregistrat un al doilea memoriu de apel, trimis de reprezentantul convenţional al pârâtei B. prin serviciile poştale tot la data de 28.01.2022 (conform ştampilei oficiului poştal aplicate pe plic, fila x la Curtea de apel).

Acest memoriu de apel se întinde tot pe 12 pagini, ca şi anteriorul document şi este semnat de acelaşi avocat; parcurgerea sa de către instanţa de recurs a relevat că el are un conţinut identic cu primul memoriu, mai puţin ultimele 5 rânduri ale ultimei pagini, unde este inclus un motiv de apel suplimentar, prin care se critică modul de dimensionare a cheltuielilor de judecată de către Tribunal.

Acest context factual, în care recurenta-pârâtă a trimis instanţei prin acelaşi reprezentant convenţional, în aceeaşi zi (28.01.2022), pe două căi diferite (poşta electronică şi Poşta Română) două memorii de apel care în mod aparent sunt identice, inserând în al doilea document o critică ce nu se regăseşte în primul memoriu, îndreptăţeşte instanţa de recurs să considere că dreptul procesual al părţii de a formula şi motiva cererea de apel nu a fost exercitat în acord cu principiile ce guvernează procesul civil.

Astfel, pe de-o parte este suficient de clar că partea este îndreptăţită a-şi completa motivele apelului depuse iniţial, depunând în interiorul termenului de formulare şi de motivare a apelului (deci chiar şi în aceeaşi zi) cereri ce cuprind şi alte motive, ele învestind legal instanţa de apel şi constituind un exerciţiu normal al drepturilor procesuale.

De asemenea, este dincolo de orice dubiu că instanţa este ţinută a citi în întregime toate înscrisurile depuse de părţi la dosar şi totodată de a se pronunţa în limitele învestirii sale legale; în cazul devoluţiunii specifice căii de atac a apelului, aceasta semnifică obligaţia de a analiza toate motivele apelului ce au fost invocate în termenul legal şi cu respectarea formalităţilor cerute de lege.

Pe de altă parte însă, niciuna dintre obligaţiile judecătorului nu le înlătură pe cele ale părţilor, între care se numără obligaţia de a-şi exercita cu bună-credinţă drepturile procesuale şi aceea de a da dovadă de diligenţă în conducerea procesului, conform art. 10 şi art. 12 C. proc. civ.

În aceste coordonate, Înalta Curte constată că, fiind depuse în aceeaşi zi două memorii de apel al căror conţinut era identic de la prima pagină şi până la penultimul paragraf al paginii 12, recurenta-pârâtă avea obligaţia procesuală de a sublinia instanţei de apel prezenţa unui motiv de apel suplimentar.

O atare scoatere în evidenţă se putea face prin intitularea celui de-al doilea memoriu ca fiind o completare a motivelor de apel, prin indicarea expresă cu ocazia dezbaterilor a completării motivelor sau în orice altă modalitate considerată adecvată de parte.

În schimb, recurenta pârâtă nu a susţinut motivul de apel introdus în al doilea memoriu nici măcar cu ocazia dezbaterilor orale ce au avut loc la instanţa de apel la data de 19.10.2022 (după cum rezultă din conţinutul încheierii de şedinţă întocmită cu acea ocazie), păstrând tăcerea cu privire la existenţa acestuia.

Critica astfel formulată, neîncadrată în drept de recurentă, poate fi subsumată de instanţa de recurs, în aplicarea art. 489 alin. (2) C. proc. civ., cazului de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 5 C. proc. civ., cu referire directă la art. 9 alin. (2), art. 22 alin. (6), art. 477 alin. (1) şi respectiv art. 479 alin. (1) C. proc. civ., care impuneau, pentru respectarea principiului disponibilităţii, ca instanţa de apel să soluţioneze cauza în limitele învestirii.

Nulitatea care intervine însă în cazul prevăzut mai sus are caracter relativ, deoarece nu interesează ordinea publică şi nici nu este altfel prevăzut expres în lege, astfel încât, chiar dacă disponibilitatea este unul dintre principiile fundamentale ale procesului civil, nesocotirea sa trebuie să fie invocată de cel interesat sau vătămat.

Devin astfel aplicabile prevederile art. 178 alin. (2) C. proc. civ., potrivit cu care "Nulitatea relativă poate fi invocată numai de partea interesată şi numai dacă neregularitatea nu a fost cauzată prin propria faptă.", normă ce relevă că, atunci când viciul reclamat este cauzat – în speţă în mod covârşitor – prin conduita părţii care îl reclamă, sancţiunea nulităţii nu poate opera.

În aceste coordonate, Înalta Curte apreciază că se impune ca sancţiunea pentru exercitarea în mod nediligent şi chiar abuziv a dreptului procesual de motivare a apelului să fie respingerea căii de atac a recursului în privinţa motivului de recurs prin care se valorifică absenţa unui răspuns al instanţei de apel la critica referitoare la dimensionarea cheltuielilor de judecată la prima instanţă.

De altfel, o casare cu trimitere la instanţa de apel pentru reluarea judecăţii în calea devolutivă de atac numai pentru analiza acestui unic motiv de apel omis ar fi contrară dezideratului general al unui proces în termen rezonabil – de care se bucură şi părţile adverse, nu numai recurenta-pârâtă.

În schimb, pentru ca hotărârea judecătorească definitivă să ofere garanţiile de echitate a procedurii la care se referă art. 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, inclusiv cu privire la prezenţa unui răspuns la toate susţinerile relevante ale părţilor, formulate în termenul legal, instanţa de recurs va analiza ea însăşi motivul de apel în discuţie, constatând că el este nefondat.

Astfel, apelanta-pârâtă a susţinut că, de vreme ce prima instanţă a admis cererea principală numai în parte, se impunea ca, în aplicarea art. 453 alin. (2) C. proc. civ., să procedeze şi la reducerea corespunzătoare a cheltuielilor de judecată acordate reclamantei, constând în onorariu de avocat.

Concret, reclamanta A. a solicitat instanţei prin acţiunea sa anularea înregistrării mărcii naţionale x nr. x aparţinând pârâtei B. pentru motivele prevăzute de art. 56 alin. (1) lit. b) cu trimitere la art. 6 alin. (1) şi (3) şi respectiv art. 56 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998, obligarea pârâtei să înceteze actele de folosire a denumirii x, obligarea pârâtei la plata de daune cominatorii până la executarea obligaţiei de a înceta actele de folosire a semnului şi obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Pe cale reconvenţională, pârâta B. a solicitat să se constate încălcarea de către reclamantă a drepturilor sale exclusive asupra mărcii x, să se dispună interzicerea folosirii de către aceasta a semnului în activităţile sale comerciale, să se dispună interzicerea utilizării domeniului de internet C. şi să se dispună obligarea ICI Bucureşti să interzică reclamantei numele de domeniu amintit, precum şi transferul acestuia către pârâta B..

Prima instanţă a respins în tot cererea reconvenţională şi a admis în parte cererea principală, anulând marca x pentru motivul înregistrării sale cu rea-credinţă, respingând în rest cererea reclamantei (sub aspectul anulării pentru motivul existenţei dreptului anterior asupra numelui de domeniu, al interzicerii pârâtei B. să folosească semnul x, precum şi al obligării acesteia la plata de daune cominatorii).

Totodată, a obligat pârâta B. să plătească reclamantei A. suma de 28.820,01 RON cu titlu de cheltuieli de judecată, din care 300 RON taxă judiciară de timbru şi restul onorariu de avocat.

Or, pe de-o parte se impune a se sublinia că, aşa cum a arătat şi recurenta-reclamantă în apărările sale din recurs, onorariul avocaţial achitat de aceasta privea atât formularea cererii principale, cât şi apărarea în cadrul cererii reconvenţionale, aspect ce rezultă din cele două facturi fiscale ataşate la dosarul primei instanţe.

În acest context, solicitarea ca onorariul să fie acordat exclusiv proporţional cu capătul de cerere din acţiune admis nu poate fi primită, chiar dacă s-ar proceda la o aplicare restrictivă şi literală a art. 453 alin. (2) C. proc. civ., deoarece reclamanta a câştigat parţial în cererea principală şi total în cererea reconvenţională, aceasta fiind măsura corespunzătoare în care recurenta-pârâtă a căzut în pretenţii.

Pe de altă parte, se constată că cererea principală, deşi a fost admisă numai în parte, a fost considerată întemeiată în cea mai importantă parte a sa – anularea mărcii – scopul urmărit de reclamantă, de a înlătura exclusivitatea pârâtei în folosirea semnului x – fiind atins; împrejurarea că acţiunea în anulare a avut două temeiuri, numai unul fiind fondat, este nu doar expresia disponibilităţii procesului civil, ci şi a diligenţei de care este ţinut a da dovadă un reclamant, ci totodată un demers care tinde a asigura că raporturile juridice litigioase primesc o soluţie unitară şi cât mai rapidă, evitând soluţii divergente şi procese multiple derivate din aceleaşi împrejurări faptice.

De aceea, este pertinent a afirma că reclamanta a câştigat procesul – cu referire la cererea principală – într-o măsură covârşitoare, chiar dacă unul dintre motivele de nulitate invocate nu a fost primit, fiind respinse şi solicitările de a se interzice pârâtei folosirea semnului pe viitor, sub sancţiunea daunelor cominatorii.

Devine astfel relevantă împrejurarea că din economia art. 453 alin. (2) teza I C. proc. civ. ("Când cererea a fost admisă numai în parte, judecătorii vor stabili măsura în care fiecare dintre părţi poate fi obligată la plata cheltuielilor de judecată.") rezultă că instanţa este îndreptăţită a aprecia cu privire la măsura în care cel căzut în pretenţii va fi ţinut la suportarea cheltuielilor părţii adverse.

Or, faţă de argumentele expuse în sensul admiterii considerabile a pretenţiilor reclamantei, cumulate cu respingerea în tot a cererii reconvenţionale, în mod corect a procedat prima instanţă la aplicarea art. 453 C. proc. civ. prin obligarea pârâtei recurente la plata în tot a cheltuielilor de judecată constând în onorariu avocaţial (cu observaţia subsidiară că taxa judiciară de timbru a fost acordată în totalitate, fiind achitată o sumă fixă de 300 RON pentru acţiunea în întregul său).

Pentru ansamblul acestor considerente, recursul principal va fi respins ca nefondat.

II.2 Va fi respins şi recursul incident declarat de reclamantă, care a criticat respingerea de către cele două instanţe de fond a cererii sale de anulare a mărcii întemeiată pe împrejurarea existenţei unui drept anterior constând în înregistrarea în beneficiul său a domeniului de internet C., solicitare întemeiată pe art. 56 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998 cu referire la art. 6 alin. (3) lit. e) din lege.

Deşi în speţă solicitarea reclamantei recurente de a se anula marca x a fost primită de instanţe în temeiul art. 56 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998, calea de atac incidentă declarată de reclamantă a avut scopul evident (legitim şi justificat) de a păstra deschisă dezbaterea judiciară cu privire la motivul de anulare respins, mai sus evocat, pentru ipoteza în care, fiind admis recursul principal, decizia instanţei de apel ar fi fost casată sub aspectul anulării dispuse pentru înregistrarea cu rea-credinţă.

Or, constată instanţa de recurs, prin prezenta decizie hotărârile instanţelor de fond care au dispus în sensul anulării mărcii vor fi menţinute, ca urmare a respingerii recursului declarat de pârâtă.

Nulitatea mărcii operează identic indiferent dacă este incident unul, altul sau mai multe motive de anulare, astfel încât, în acest context, nu se mai justifică analizarea temeiniciei recursului incident, deoarece situaţia legală a mărcii litigioase este deja tranşată definitiv.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge, ca nefondate, recursurile declarate de recurenta-reclamantă A. S.R.L. şi de recurenta-pârâtă B. S.R.L. împotriva deciziei nr. 1809A din 29 noiembrie 2022 a Curţii de Apel Bucureşti – secţia a IV-a civilă, în contradictoriu cu intimatul-pârât Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 12 decembrie 2023.