EU Trademark Infringement: Global Evaluation of Risk of Confusion and Similarity of Signs Under Regulation 207/2009

Acţiune în contrafacere. Criterii de analiză a riscului de confuzie. Evaluarea similarităţii produselor şi a semnelor în conflict

Cuprins pe materii: Dreptul proprietății intelectuale. Marcă

Index alfabetic: marcă europeană

acţiune în contrafacere

risc de confuzie

Regulamentul nr. 207/2009, art. 9 alin. (2) li.b), lit.c)

Riscul de confuzie (inclusiv riscul de asociere) există atunci când este posibil ca publicul să creadă că produsele sau serviciile, în ipoteza în care acestea poartă marca în cauză, provin de la aceeași întreprindere sau, eventual, de la întreprinderi legate între ele din punct de vedere economic.

Existența riscului de confuzie depinde de evaluarea globală a mai multor factori interdependenți, și anume: similaritatea produselor și serviciilor, similaritatea semnelor, elementele distinctive și dominante ale semnelor aflate în conflict, caracterul distinctiv al mărcii anterioare și publicul relevant.

În privința comparării produselor, pentru a aprecia similitudinea dintre produsele sau serviciile în cauză, trebuie să se ia în considerare toți factorii pertinenți ce caracterizează raportul dintre acestea. Potrivit jurisprudenţei C.J.U.E., respectivii factori includ în special natura, destinația, utilizarea acestora, precum și caracterul lor concurent sau complementar, putându-se ţine seama și de alți factori precum canalele de distribuție a produselor respective.

În ceea ce privește verificarea cerinței similarității semnelor, compararea semnelor în conflict este necesar să se raporteze la elementele lor distinctive sau dominante.

În ipoteza în care mărcile și semnele în conflict sunt semne verbale, în analiza similarității în plan vizual, se porneşte de la premisa că publicul are aptitudinea de a percepe semnele în componentele lor, fiind vorba de cuvinte compuse sau de alăturarea a două cuvinte dintre care unul este compus. Acest criteriu poate fi util în analiza similarității conceptuale, însă nu și în planul similarității fonetice sau auditive, analiză care presupune a se stabili în principal asemănările, poziționarea acelor asemănări în cadrul semnelor comparate și să opereze cu criterii semnificative din perspectivă fonetică (pronunție, număr de silabe, rezonanță etc.).

I.C.C.J., Secţia I civilă, decizia nr. 1310 din 14 iunie 2022

I. Circumstanţele cauzei

I.1. Obiectul cereri de chemare în judecată:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti, Secţia a III-a civilă, reclamanta A. a chemat în judecată pe pârâta B. SRL, solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa:

- să se constate că produsele fabricate şi/sau comercializate de pârâtă sub semnele Bicril şi Bicril Rapid aduc atingere drepturilor exclusive aparţinând reclamantei, decurgând din înregistrarea mărcilor Biocryl, Biocryl Rapide şi Vicryl;

- să fie obligată pârâta să înceteze activităţile comerciale, desfăşurate pe teritoriul României, respectiv fabricarea, promovarea, importul şi exportul, oferirea spre vânzare, vânzarea produselor identice sau similare cu materialele compozite folosite în suturi, dispozitive medicale, ace, suturi chirurgicale, ligaturi şi meşe chirurgicale şi aceasta să fie obligată să îşi retragă de pe piaţă aceste produse, în termen de 10 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti;

- obligarea pârâtei la plata unei despăgubiri, reprezentând prejudiciul cauzat ca urmare a încălcării dreptului exclusiv la marcă şi care constă în contravaloarea produselor comercializate în perioada de 3 ani anterior formulării cererii de chemare în judecată şi până la data încetării definitive a activităţilor comerciale, evaluat provizoriu, în vederea timbrajului, la suma de 1.000 euro (reprezentând 4,3038 lei, curs BNR din 31.01.2017).

Pârâta B. SRL a formulat cerere reconvenţională prin care a solicitat anularea mărcilor Biocryl, Biocryl Rapide şi Vicryl, pentru lipsa de distinctivitate.

I.2. Hotărârea pronunţată în primă instanţă

Prin sentinţa civilă nr. 834 din 24.04.2019, Tribunalul Bucureşti, Secţia a III-a civilă a admis în parte cererea principală a reclamantei-pârâte A., în contradictoriu cu pârâta-reclamantă B. S.R.L., a constatat că produsele fabricate sau comercializate de pârâtă cu denumirea Bicril şi Bicril Rapid aduc atingere drepturilor exclusive de proprietate intelectuală ale reclamantei privind mărcile comunitare Biocryl, Biocryl Rapide şi Vicryl şi a obligat pârâta să înceteze activităţile comerciale - fabricare, promovare, import, export, vânzare ş.a., de produse identice sau similare produselor reclamantei.

Totodată, a respins, ca neîntemeiate, atât cererea privind obligarea pârâtei la plata despăgubirilor, cât şi cererea reconvenţională, şi a obligat pe pârâta-reclamantă la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 300 lei taxă judiciară de timbru şi 2.150 euro, onorariu (redus) de avocat.

I.3. Hotărârea pronunţată în apel

Prin decizia nr. 1721 din 7.12.2020, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a IV-a civilă, s-a respins apelul declarat de apelanta A. împotriva sentinţei nr. 834/2019, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia a III-a civilă, ca nefondat.

Totodată, s-a admis apelul declarat de apelanta B. S.R.L împotriva aceleiaşi sentinţe şi a fost schimbată în parte sentinţa civilă apelată, în sensul că s-a respins cererea principală, ca neîntemeiată. Au fost păstrate celelalte dispoziţii ale sentinţei.

II. Calea de atac formulată în cauză

Împotriva deciziei nr. 1721/2020, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a IV-a civilă, a declarat recurs reclamanta.

II.1. Motivele de recurs

În temeiul prevederilor art. 488 alin. (1), pct. 6, 7, 8 C.proc.civ., recurentul-reclamant a solicitat admiterea recursului şi modificarea în tot a deciziei civile, în sensul admiterii apelului şi, pe cale de consecinţă, admiterea în tot a cererii de chemare în judecată, interzicerea utilizării de către intimată a unor semne similare mărcilor sale comunitare şi obligarea intimatei-pârâte la plata despăgubirilor materiale în suma precizată de 1.695.831,07 lei; obligarea intimatei-pârâte la plata cheltuielilor de judecată pentru etapele procesuale anterioare (taxă judiciară fond şi onorariu avocat); obligarea intimatei-pârâte la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de prezentul recurs.

Un prim motiv de recurs invocat de recurent se referă la faptul că hotărârea a fost dată cu încălcarea normelor de drept material, respectiv art. 9 din Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului Europei din 26 februarie 2009 privind marca comunitară (actual articol 9 al Regulamentului (UE) 2017/1001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 iunie 2017, privind marca Uniunii Europene, text în vigoare ulterior depunerii cererii de chemare în judecată), respectiv art. 36 din Legea nr. 84/1998 republicată; de asemenea, se susține că instanța de apel a aplicat greșit sau chiar a ignorat criteriile de apreciere a similarităţii semnelor în conflict, implicit a riscului de confuzie, incluzând şi riscul de asociere. Totodată, se susține că hotărârea nu cuprinde motivele pe care se întemeiază, întrucât instanța de apel nu a efectuat o analiză obiectivă a cauzei.

Astfel, curtea de apel a infirmat aprecierea primei instanţe în sensul că nu sunt întrunite cerinţele de aplicare a normei citate, deoarece nu există identitate ori similaritate între mărcile reclamantei şi semnele folosite de către pârâtă.

Recurentul invocă aplicarea greşită a legii de către instanţa de apel, solicitând instanței de recurs să constate că sunt greșite trimiterile la normele naţionale şi constatările instanței de apel sub aceste aspecte, întrucât analiza juridică a cauzei trebuia a se efectua în temeiul prevederilor Regulamentului nr. 207/2009, în vigoare la data formulării acțiunii în contrafacere.

Instanţa de apel a reţinut că similaritatea semnelor în conflict reprezintă unul dintre factorii relevanţi pentru aprecierea riscului de confuzie în contextul normei în discuţie - apreciere ce reflectă în mod corect jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene -, dar în speță a considerat că nu există risc de confuzie, incluzând şi riscul de asociere, între semn şi marcă, reținând că în speță nu se verifică cerințele similarităţii semnelor şi a produselor comparate.

Recurentul susține nelegalitatea acestei concluzii a instanţei de apel care a ignorat criteriile de apreciere a similarităţii semnelor în conflict, implicit a riscului de confuzie, incluzând şi riscul de asociere, de a cărui existenţă depinde constatarea încălcării dreptului la marcă pe temeiul art. 36 alin. (2) lit. b) din lege.

În acest context, în analiza similarităţii semnelor, instanţa de apel a comparat mărcile şi semnele în conflict nu în ansamblul lor, ci prin elementele lor componente, ceea ce nu corespunde unei analize juridice corecte.

De asemenea, au fost aplicate greșit criteriile statuate în jurisprudența Curţii de Justiţie a Uniunii Europene de determinare a impresiei de ansamblu a unei mărci.

Astfel, recurentul arată că aprecierea globală a similarităţii vizuale, auditive sau conceptuale a mărcilor în cauză trebuie să se bazeze pe impresia de ansamblu pe care o creează mărcile, având în vedere, în special, componentele lor distinctive şi dominante (Sabel, C-251/95, pct. 23, hotărârea CJCE din 11 noiembrie 1997), dar fără a analiza separat elementele verbale componente.

Cu privire la similaritatea vizuală, deşi se constată identitatea a 5 litere din 7: Biocryl/Bicril, instanţa de apel nu a motivat de ce a constatat doar o similaritate vizuală medie.

De asemenea, prin decizia recurată nu se motivează de ce între semnele comparate există doar o similaritate extrem de redusă din punct de vedere fonetic, context în care se poate constata că instanța de apel a confundat semnificaţia prefixelor BIO-BI cu sonoritatea acestora.

Pe de altă parte, prin decizia recurată s-a încălcat și prezumţia de validitate, respectiv de distinctivitate a unei mărci înregistrate, aplicându-se greșit prevederile art. 99 din Regulamentul mărcii europene, întrucât s-a reținut în privința mărcilor Biocryl/Biocryl Rapide că sunt constituite exclusiv din elemente verbale lipsite de distinctivitate, astfel: BIO are semnificaţia dată de apartenenţă la elementele biologice, iar CRYL provine din acryl, materialul din care se confecţionează produsele protejate de marcă.

Or, fiind o marcă înregistrată, instanţa trebuia să o analizeze ca atare, cu un grad de distinctivitate suficient a îndeplini funcţia unei mărci, aceea de a garanta sursa de provenienţă a produselor, şi nu trebuia să diminueze gradele de dominant şi distinctiv ale elementului verbal Biocryl, luat prin analiza separată a părţilor sale componente.

În ceea ce priveşte mărcile reclamantei, din considerentele deciziei recurate se observă că instanţa de apel s-a referit explicit la „mărcile" reclamantei, pe care le-a identificat exclusiv prin raportare la forma în care aceste mărci au fost înregistrate, şi nu la forma în care reclamanta utilizează mărcile, prin aplicarea lor pe ambalajul produselor sale.

Cu toate acestea, nu s-au analizat eventualele similitudini între elementele grafice pe care părţile le folosesc pe propriile produse, respectiv cele două nuanţe similare de mov, şi alte elemente grafice de pe ambalajele pârâtei, deoarece analiza ar fi fost necesară pentru a se stabili dacă imaginea de ansamblu a ambalajelor folosite de pârâtă este similară celor utilizate de reclamantă.

Ca atare, recurentul apreciază că această abordare a analizei comparative între mărcile sale și semnele utilizate de pârâtă relevă greșita aplicare a criteriilor legale ale acțiunii în contrafacere, ignorarea efectelor înregistrării oricărei mărci, precum şi aprecierea eronată a efectelor hotărârii pronunţate de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene la 18 iulie 2013 în cauza Specsavers C-252/12.

Faţă de considerentele expuse, recurentul consideră că analiza instanţei de apel de comparare a semnelor în conflict trebuia să aibă în vedere şi compararea ambalajelor folosite de părţi, iar nu strict prin raportare la certificatul de înregistrare a mărcilor reclamantei, şi, în consecinţă, apreciază că, din această perspectivă, situaţia de fapt nu este pe deplin lămurită.

Recurenta mai arată că în cauză trebuia verificat dacă mărcile sale se regăsesc în mod identic sau similar în semnele utilizate de către pârâtă şi, în cazul în care o asemenea premisă era întrunită, ar fi trebuit să se stabilească dacă mărcile păstrează o poziţie distinctivă autonomă în semnul complex al pârâtei sau sunt neglijabile; or, decizia recurată nu conţine considerente pe niciunul dintre aceste aspecte, astfel încât concluzia absenţei similarităţii semnelor nu este motivată.

Instanţa de apel, cu încălcarea regulii generale a aprecierii globale a riscului de confuzie, a analizat separat componentele verbale ale elementului verbal dominant şi distinctiv Biocryl şi a apreciat ca descriptive şi nedistinctive elementele verbale componente Bio + Cryl; mai mult decât atât, a considerat că asupra acestor elemente verbale nu operează protecţia titlului în favoarea reclamantei, ceea ce contravine dispoziţiilor art. 36 alin. (1) din Legea nr. 84/1998, republicată.

Recurenta susține că instanța de apel nu a luat în considerare factorii relevanţi în aprecierea globală a riscului de confuzie, anume gradul de similaritate a semnelor în conflict, similaritatea şi gradul de similaritate a produselor pentru care mărcile reclamantei au fost înregistrate şi a produselor comercializate de pârâtă, caracterul distinctiv pronunţat al mărcilor sale, ca urmare a renumelui acestora în rândul consumatorilor.

În plus, instanţa, chiar dacă a reţinut că unele dintre produse nu sunt similare (cele protejate de marca Biocryl şi Biocryl Rapide), iar altele sunt similare (cele protejate de marca Vicryl), a considerat că această concluzie este lipsită de relevanţă în condiţiile neîntrunirii similarităţii semnelor, motiv pentru care nu a dezvoltat vreun considerent în legătură cu similaritatea produselor.

În ceea ce priveşte dispoziţiile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 84/1998, recurenta susţine că această normă nu trebuia interpretată literal, astfel cum greșit a procedat instanţa de apel, ci prin prisma obligaţiei instanţei naţionale de a interpreta dreptul intern în conformitate cu dreptul Uniunii Europene, ceea ce înseamnă, atunci când este vorba despre o directivă, care nu produce, de regulă, efect direct în dreptul intern, obligaţia de interpretare a legii naţionale ce transpune directiva prin prisma textului şi a finalităţii acelui act.

În consecinţă, instanţa de apel trebuia să verifice dacă sunt aplicabile în cauză dispoziţiile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 84/1998, respectiv art. 9 alin. (1) lit. c) din Regulamentul nr. 207/2009, în raport de existenţa similarităţii semnelor în conflict şi a riscului de asociere a acestora de către publicul relevant, indiferent dacă produsele sunt similare sau diferite.

Cu referire la prejudiciului reclamat, instanţa de apel a interpretat şi aplicat greşit normele incidente - art. 14 din OUG nr. 100/2005, au concluzionând eronat în sensul lipsei unui prejudiciu.

Astfel, curtea de apel a constatat ca fiind îndeplinite primele două condiţii (similaritatea semnelor - deşi anterior concluzionase în mod contrar, în sensul lipsei unei similarităţi - şi renumele mărcilor sale anterioare), dar a apreciat că nu există un risc de a se obţine un profit necuvenit din renumele mărcii anterioare, întrucât acesta nu a fost probat; în acest context, se mai arată de către recurentă că instanţa de apel a aplicat greşit jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene referitoare la mărcile de renume.

Hotărârea este şi contradictorie, în sensul că deşi reţine similaritatea semnelor şi a produselor, se neagă existenţa faptei ilicite şi implicit a prejudiciului, deşi acestea sunt automat recunoscute în materia proprietăţii intelectuale.

Un alt motiv de recurs invocat de recurentă privește susținerea că prin decizia recurată se încalcă autoritatea de lucru judecat.

Recurenta arată că hotărârea pronunţată în primă instanţă, prin care s-a reţinut caracterul de mărci de renume al mărcilor sale Biocryl, Biocryl Rapide şi Vicryl, susceptibilă de apel, are autoritate de lucru judecat provizorie de la momentul pronunţării, fiind rezultatul evaluării jurisdicţionale a unei instanţe de judecată, în urma unor dezbateri contradictorii ale părţilor; prin neapelare, această hotărâre dobândeşte autoritate de lucru judecat definitivă.

Or, pentru ca soluția primei instanțe să nu intre sub autoritate de lucru judecat, partea interesată trebuia să aibă diligența de a uza de căile de atac de reformare, în termenele şi condiţiile prevăzute de lege, căi de atac ce reprezintă mijloace procesuale efective şi eficiente în acest sens.

Deşi tribunalul a reținut renumele mărcilor anterior înregistrate de reclamantă, instanţa de apel a reținut faptul că reclamanta nu a dovedit acest renume şi a concluzionat eronat că nu s-a dovedit un pretins beneficiu obţinut de pârâtă din utilizarea unui semn similar pentru produse similare în activităţile sale comerciale, deşi în cazul mărcilor de renume nu este necesară o astfel de dovadă, prejudiciul fiind prezumat.

II.2. Apărările formulate în cauză

Intimata-pârâtă a formulat întâmpinare prin care a solicitat, în principal, anularea recursului ca netimbrat, în temeiul art. 33 alin. (1) coroborat cu art. 36 alin. (2) din O.U.G. nr. 80/2013, iar în subsidiar, constatarea nulităţii recursului pentru neîncadrarea criticilor formulate în motivele de casare invocate; în situaţia în care se va trece peste excepţiile invocate, intimata a solicitat respingerea recursului ca nefondat.

Recurentul-reclamant a depus răspuns la întâmpinare, solicitând respingerea excepţiilor invocate şi a apărărilor formulate de intimata-pârâtă, cu consecinţa admiterii recursului, astfel cum a fost formulat.

II.3. Soluţia şi considerentele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

Examinând decizia recurată, precum și actele și lucrările dosarului, pe baza criticilor formulate prin motivele de recurs și prin raportare dispoziţiile legale aplicabile în cauză, se apreciază că recursul declarat de reclamanta A. împotriva deciziei civile nr. 1721 din 7.12.2020 pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a IV-a civilă este fondat, pentru considerentele ce urmează.

Potrivit situației de fapt reținute de instanțele de fond, recurenta-reclamantă A. este titulara următoarelor mărci ale Uniunii Europene:

- marca europeană verbală BIOCRYL nr. 002490514/5.12.2001, înregistrată pentru clasa de produse 10 conform Clasificării de la Nisa – „dispozitiv medical şi anume, şurub chirurgical”;

- marca europeană verbală BIOCRYL RAPIDE nr. 007075121/18.07.2008, înregistrată pentru clasa de produse 10 conform Clasificării de la Nisa – „material compozit folosit în ancore de sutură”;

- marca europeană verbală BIOCRYL nr. 012907192/26.05.2014, înregistrată pentru clasa de produse 10 conform Clasificării de la Nisa – „dispozitive medicale, şi anume şuruburi chirurgicale, material compozit vândut ca o componentă integrală a dispozitivelor de fixare, şi anume şuruburi chirurgicale, ancore de sutură şi părţi ale acestora”;

- marca europeană verbală VICRYL nr. 012014957/25.07.2013, înregistrată pentru clasa de produse 10 conform Clasificării de la Nisa – „ace, suturi chirurgicale, ligaturi şi plase chirurgicale”.

Intimata- pârâtă B. are ca obiect principal de activitate – fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi stomatologice şi produce fire de sutură folosite în chirurgia medicală, folosind în activitatea sa comercială pentru comercializarea acestor produse semnele BICRIL și BICRIL RARID.

Cererea de chemare în judecată – acțiune în contrafacere - formulată de reclamantă a fost întemeiată pe dispozițiile art. 9 alin. (2) lit. b) și c) din Regulamentul nr. 207/2009 privind marca comunitară; printr-un al treilea capăt de cerere, reclamanta a solicitat, în temeiul art. 14 din OUG nr. 100/2005 obligarea pârâtei la despăgubiri constând contravaloarea produselor comercializate de aceasta în intervalul de 3 ani anteriori formulării cererii de chemare în judecată (înregistrarea cererii pe rolul primei instanțe având loc la data de 1.02.2017).

Se reține că recurenta-reclamantă invocă faptul că instanța de apel s-a raportat la dispozițiile art. 36 alin. (2) lit. b) și c) din Legea nr. 84/1998, însă, Înalta Curte constată că recurenta însăși se raportează alternativ, fie la temeiul din Regulamentul nr. 207/2009, fie la temeiul din legea naţională, susţinând, totodată, că instanța de apel nu a efectuat analiza juridică în baza normelor din Regulament.

Deși această susținere a recurentei-reclamante este corectă, Înalta Curte apreciază că ea este lipsită de miză în cauză, din perspectiva legalității deciziei recurate, întrucât, în legislația națională a fost transpusă Directiva 2004/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 referitoare la respectarea drepturilor de proprietate intelectuală (precedată de Directiva 89/104/CEE) care conține dispoziții identice celor din Regulamentul nr. 207/2009, astfel încât, cerințele legale ale acțiunii în contrafacere, cu referire la cele două ipoteze normative de care recurenta-reclamantă s-a prevalat în formularea cererii, sunt aceleași.

Prin urmare, distincția subliniată de către recurentă este irelevantă în aplicarea normelor incidente, întrucât, pe de o parte, conţinutul reglementărilor este identic, iar, pe de altă parte, modul de interpretare a normelor referitoare la marcă trebuie să fie uniform în ordinea juridică a Uniunii Europene, atunci când este vorba despre noţiuni autonome ce au o anumită semnificaţie, astfel cum acestea reies din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Astfel, instanța Uniunii a arătat în mod constant, în jurisprudenţa sa, că această abordare garantează o aplicare coerentă a diferitelor norme care au ca obiect mărcile, atât a Regulamentului privind marca Uniunii Europene, dar şi a normelor corespondente din directiva de armonizare a legislaţiilor naţionale în domeniul mărcilor, transpusă în legea naţională, astfel cum s-a arătat (a se vedea, de exemplu, hotărârea din data de 27.06.2013 în cauza C-320/12 Malaysia Diary, pct. 33 -35).

Normele de care reclamanta s-a prevalat în formularea cererii în contrafacere sunt reprezentate de art. 9 alin. (2) lit. b) și c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca Uniunii Europene și prevăd astfel:

”(2) Fără a aduce atingere drepturilor titularilor dobândite înainte de data depunerii cererii sau de data de prioritate a mărcii UE, titularul respectivei mărci UE are dreptul să împiedice orice terț să utilizeze un semn în cadrul comerțului, fără consimțământul său, pentru produse sau servicii în cazul în care:

(b) semnul este identic cu, sau similar cu marca UE și este utilizat în legătură cu produsele sau serviciile care sunt identice sau similare cu produsele sau serviciile pentru care marca UE este înregistrată, în cazul în care există un risc de confuzie din partea publicului; riscul de confuzie cuprinde riscul de asociere între semn și marcă;

(c) semnul este identic sau similar cu marca UE, indiferent dacă este utilizat sau nu pentru produse sau servicii care sunt identice, similare sau nu sunt similare cu cele pentru care marca UE este înregistrată, în cazul în care aceasta se bucură de renume în Uniune și, prin utilizarea semnului fără motiv justificat, se obțin foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau renumele mărcii UE ori se aduce atingere acestuia.”

În ceea ce privește ipoteza de la art. 9 alin. (2) lit. b) din Regulamentul nr. 207/2009, Înalta Curte constată că în mod corect instanța de apel a identificat condițiile normei, însă, a făcut o greșită aplicare a acestora la circumstanțele cauzei, astfel cum susține și recurenta.

Astfel, riscul de confuzie (inclusiv riscul de asociere) există atunci este posibil ca publicul să creadă că produsele sau serviciile în cauză, în ipoteza în care acestea poartă marca în cauză, provin de la aceeași întreprindere sau, eventual, de la întreprinderi legate între ele din punct de vedere economic (Canon, C-39/97 din 29 septembrie 1998, pct. 29 și 30, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97 din 22 iunie 1999).

Existența riscului de confuzie depinde de evaluarea globală a mai multor factori interdependenți, și anume: (i) similaritatea produselor și serviciilor, (ii) similaritatea semnelor, (iii) elementele distinctive și dominante ale semnelor aflate în conflict, (iv) caracterul distinctiv al mărcii anterioare și (v) publicul relevant.

Primul pas în aprecierea eventualei existențe a riscului de confuzie este stabilirea acestor cinci factori, iar cel de al doilea constă în stabilirea importanței lor.

În Hotărârea din 11 noiembrie 1997, Sabel, C-251/95, la punctul 23, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a precizat că: […] aprecierea globală a similarității vizuale, auditive sau conceptuale a mărcilor în cauză trebuie să se bazeze pe impresia de ansamblu pe care o creează mărcile, având în vedere, în special, componentele lor distinctive și dominante.

În primul rând, este important să se facă deosebire între (i) analiza caracterului distinctiv al mărcii anterioare privite în ansamblu, care determină întinderea protecției acordate acelei mărci și (ii) analiza caracterului distinctiv al unei componente a mărcii, care determină dacă semnele aflate în conflict coincid din punctul de vedere al unei componente care prezintă un caracter distinctiv (așadar, similaritatea se referă la o componentă importantă) sau al unei componente slabe (așadar, similaritatea vizează o componentă mai puțin importantă).

Ca atare, atât gradul caracterului distinctiv al mărcii anterioare, cât și, separat, caracterul distinctiv al diferitelor componente ale mărcilor și, respectiv semnului, constituie criterii importante care trebuie stabilite înaintea efectuării unei aprecieri globale a riscului de confuzie.

În timp ce caracterul distinctiv trebuie evaluat atât pentru componentele mărcii anterioare, cât și pentru cele ale semnelor folosite de intimată, caracterul distinctiv al mărcii privite în ansamblu trebuie evaluat numai în ceea ce privește marcile reclamantei.

Corelativ, caracterul distinctiv al semnelor intimatei, privite în ansamblu, nu este relevant, în sine, pentru evaluarea riscului de confuzie, întrucât riscul de confuzie constituie cauza acțiunii în contrafacere formulate de titularul unor drepturi exclusive asupra semnului protejat, care tinde la îndepărtarea acestui risc.

Totodată, impactul caracterului distinctiv al mărcilor reclamantei, privite în ansamblu, nu intră în discuție până la efectuarea evaluării globale pentru a se concluziona asupra riscului de confuzie.

Din acest punct de vedere este util a se arăta că atare regulă rezultă din Hotărârea din 29 septembrie 1998, C-39/97, Canon, din care reies următoarele: (i) cu cât marca anterioară este mai distinctivă, cu atât va fi mai mare riscul de confuzie și (ii) mărcile anterioare cu un caracter puternic distinctiv, fie în sine, fie datorită notorietății lor pe piață, se bucură de o protecție mai largă decât mărcile cu un caracter distinctiv mai slab.

În consecință, caracterul distinctiv al mărcilor anterioare, privite în ansamblu, determină puterea și întinderea protecției conferite acestora, iar acest caracter distinctiv trebuie luat în considerare în scopul evaluării globale a factorilor relevanți pentru a se tranșa asupra existenței sau inexistenței riscului de confuzie.

Revenind la verificarea aplicării acestor reguli de instanța de apel, din perspectiva criticilor susținute de reclamantă, Înalta Curte constată că în privința comparării produselor, curtea de apel în mod corect a reținut că potrivit unei jurisprudențe constante, pentru a aprecia similitudinea dintre produsele sau serviciile în cauză, trebuie să se ia în considerare toți factorii pertinenți ce caracterizează raportul dintre acestea. Respectivii factori includ în special natura, destinația, utilizarea acestora, precum și caracterul lor concurent sau complementar (Hotărârea din 29 septembrie 1998, Canon, C‑39/97, punctul 23). Se poate ține seama și de alți factori precum canalele de distribuție a produselor respective (Hotărârea din 11 iulie 2007, El Corte Inglès/OAPI – Bolaños Sabri, T‑443/05, par. 37, Hotărârea tribunalului din 2 iulie 2015 în cauza T‑657/13, BH Stores BV împotriva OAPI şi Alex Toys LLC).

Prima instanță a reținut un grad ridicat de similitudine între produsele protejate de mărcile relcamantei și cele comercializate de către intimate, în schimb, instanța de apel a considerat că atare concluzie a tribunalului nu era argumentată, astfel încât, procedând la reevaluarea acestei cerințe legale, a concluzionat, într-un punct al eveluării, că produsele sunt diferite, dar şi că sunt similare (produsele proteja de marca VICRYL), într-o altă etapă a raţionamentului.

Spre atare finalitate, curtea de apel a recurs la criteriul destinației produselor, apreciind că produsele ”șurub chirurgical, material compozit vândut ca o componentă integrală a dispozitivelor de fixare, ancore de sutură şi părţi ale acestora” (protejate prin marcile BIOCRYL și BIOCRYL RAPIDE a reclamantei) au ”ca destinație mobilizarea membrului fracturat, fiind utilizate de medicii chirurgi pentru fixarea internă sau externă a fracturilor cu anumite implanturi”; în schimb, produsele – fire de sutură (fabricate și comercializate de către intimată) sunt ”utilizate în sutura chirurgicală, având ca scop refacerea continuităţii planurilor anatomice în vederea evitării infectării, vindecării rapide a țesutului și cicatrizării”.

La fel, comparând produsele din punctul de vedere al canalelor de distribuţie, instanța de apel a reținut că reclamanta nu a produs nicio probă din care să rezulte că produsele în conflict au canale de distribuţie identice; dimpotrivă, apelanta-pârâtă a subliniat în mod constant şi a dovedit faptul că produsele sale ajung la consumator într-un ambalaj pe care este imprimată marca producătorului Biosintex.

În fine, curtea de apel nu a găsit aplicabil nici criteriul complementarității între produsele protejate de mărcile reclamantei (BIOCRYL, BIOCRYL RAPIDE și VICRYL) și cele pentru care pârâta folosește semnele BICRIL și BICRIL RAPID, concluzionând că ”unele nu sunt indispensabile și nici importante pentru utilizarea celorlalte”; pe de altă parte Înalta Curte constată că instanţa de apel nu a luat în considerare nici criteriul caracterului concurențial între produsele părților (Hotărârea Canon, C-39/97, pct. 23).

Înalta Curte apreciază că cele expuse de instanța de apel cu privire la aplicarea criteriului destinației și cel al complementarității produselor nu poate fi evaluat în mod efectiv, în absența indicării unor surse veridice care neagă aparteneța unor produse precum șuruburile chirurgicale (dar şi a meşelor chirurgicale, a acelor, a ligaturilor, plaselor chirurgicale) și firele de sutură la categoria materialelor destinate chirurgiei medicale în general.

Pe de altă parte, nu rezultă nici sursa limitării utilizării șuruburilor chirurgicale doar în ceea ce privește chirurgia ortopedică sau a fracturilor de membre și o exclude, de exemplu, în cazul implanturilor dentare, deci, în segmentul stomatologic sau în chirurgia stomatologică, în neurochirurgie ori în chirurgie plastică etc.

În consecinţă, Înalta Curte reţine că teza lipsei complementaritărţii între produsele protejate prin mărcile reclamantei şi produsele fabricate şi comercializate de pârâtă, prin raportare la publicul relevant specializat (cu un nivel mai ridicat de atenţie şi diligenţă), nu este argumentată, astfel încât nu poate fi confirmată.

Pe de altă parte, procedând la o comparare distinctă și izolată, iar nu în ansamblul circumstanțelor ce trebuiau a fi apreciate global în această etapă a analizei (totalitatea produselor pentru care reclamanta poate opune drepturi exclusive decurgând din mărcile înregistrate), curtea de apel a stabilit că produsele protejate prin marca VICRYL a reclamantei (ace, suturi chirurgicale, ligaturi şi plase chirurgicale) sunt similare cu produsele fabricate şi comercializate de pârâtă – fire de sutură.

Înalta Curte constată că aceste considerente sunt în contradicție cu concluzia generală stabilită de curtea de apel (în analiza dedicată ipotezei de la art. 9 alin. (2) lit. c din Regulament) a produselor pentru care operează protecția mărcilor reclamantei ca fiind diferite faţă de produsele fabricate şi comercializate de către pârâtă, în condițiile în care similaritatea a fost reținută pentru produsele protejate prin marca VICRYL a reclamantei și cele pentru care pârâta utilizează semnele BICRIL și BICRIL RAPID.

În acest context, se apreciază că în mod just recurenta-reclamantă susține incidența motivului de casare reglementat de art. 488 alin. (1) pct. 6 din Codul de procedură civilă.

Se reţine că recurenta-reclamantă a opus pârâtei un număr de patru mărci pentru care invocă drepturi exclusive, astfel încât condiția similarității produselor, în contextul art. 9 alin. (2) lit. b) din Regulamentul 207/2009 impunea o concluzie de ansamblu, după evaluarea listei de produse protejate prin mărcile reclamantei, și compararea acestora cu produsele fabricate şi comercializate de intimată.

Ca atare, concluzia fragmentată redată de curtea de apel nu permite acestei instanțe de recurs a decela care este rezultatul evaluării globale cu privire la cerința similarității dintre produsele protejate prin mărcile reclamantei și produsele comercializate de pârâtă, astfel încât, nici din acest punct de vedere, controlul de legalitate nu poate fi exercitat.

În plus, instanța de apel nu a arătat care normă impune ca în cazul în care reclamantul dintr-o acțiune în contrafacere opune pârâtului mai multe mărci (care pot proteja aceleași produse sau produse diferite), reținerea similarității dintre produsele fabricate sau comercializate de către pârât fie numai cu unul sau cu unele dintre produsele protejate prin oricare dintre mărcile sale, nu ar fi suficientă pentru a se reține îndeplinirea cerinței similarității între produse sau a unui anumit nivel de similaritate, element relevant căruia trebuie să i se dea eficiență în cadrul evaluării finale globale a riscului de confuzie.

În ceea ce privește verificarea cerinței similarității semnelor, Înalta Curte constată că recurenta-reclamantă în mod greșit susține că instanța de apel trebuia a lua în considerare ca element de comparație mărcile sale, astfel cum le folosește, regula în materia contrafacerii fiind aceea că se compară mărcile astfel cum sunt înregistrate cu semnele reclamate ca încălcând drepturile exclusive ale titluarului mărcii; o atare analiză juridică reprezintă o comparație obiectivă, astfel că, în acest context, este lipsită de relevanță atât modalitatea în care reclamanta își folosește propriile mărci, dar și ambalajele în care comercializează produsele astfel marcate (asociate, eventual, cu una sau mai multe culori), cel din urmă element fiind lipsit de relevanță și în privința ambalajelor utilizate de către intimată.

Instanța de apel deși e enunțat corect unele reguli de efectuare a comparației între mărci și semne, a făcut o aplicare greșită a acestora în cauza de faţă, constatând în speță o similaritate medie în plan vizual, extrem de redusă în plan fonetic și, de asemenea, foarte redusă în planul evaluării similarității conceptuale.

Reţinând principiul conform căruia o marcă este percepută de consumator ca un tot unitar (Medion, par. 29, și OAPI/Shaker, par. 41), precum și faptul că doar arareori consumatorul poate compara în mod direct semnele în conflict, fiind nevoit să se încreadă în amintirea imperfectă a mărcilor anterioare (Hotărârea Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, pct. 26), instanța de apel a făcut aplicarea regulii potrivit căreia este necesară determinarea impresiei de ansamblu pe care o produce fiecare dintre semnele în litigiu, în scopul aprecierii globale asupra similarității dintre acestea.

În aceste condiții, potrivit regulilor teoretice enunțate în debutul prezentelor considerente, Înalta Curte reține că determinarea caracterului distinctiv (atât intrinsec, precum și cel dobândit) al mărcii anterioare, privite în ansamblu, era necesar a se verifica doar referitor la mărcile reclamantei, nefiind un criteriu în legătură cu semnele utilizate de pârâtă.

În schimb, în operațiunea juridică de comparare a semnelor în conflict era necesar, într-adevăr, să se raporteze la elementele lor distinctive sau dominante atât în privința mărcilor reclamantei, cât și în privința semnelor pârâtei.

Din acest punct de vedere, chiar dacă mărcile și semnele utilizate de pârâtă sunt semne verbale (formate dintr-un cuvânt și, respectiv două cuvinte), în mod corect curtea de apel, în analiza similarității în plan vizual, a pornit de la premisa că publicul are aptitudinea de a percepe semnele în componentele lor, fiind vorba de cuvinte compuse (BIOCRYL, VICRYL în cazul reclamantei și BICRIL în cazul pârâtei) sau de alăturarea a două cuvinte dintre care unul este compus (BIOCRYL RAPIDE și BICRIL RAPID), fără ca instanța de apel să realizeze o fragmentare artificială a mărcilor sau a semnelor din perspectiva elemntelor ce le compun.

Cu toate acestea, aceast criteriu este operant în analiza similarității vizuale și, de asemenea, poate fi de util în analiza similarității conceptuale, însă nu și în planul similarității fonetice sau auditive, astfel cum eronat a procedat instanța de apel; în acest punct, curtea de apel era ținută să stabilească în principal asemănările (care sunt mai importante decât deosebirile), poziționarea acelor asemănări în cadrul semnelor comparate și să opereze cu criterii semnificative din perspectivă fonetică (pronunție, număr de silabe, rezonanță etc.); mai mult decât atât, comparația poate conduce la rezultate diferite după cum se compară fiecare dintre mărcile reclamantei cu fiecare dintre semnele pârâtei, aspect care nu rezultă din decizia recurată și, drept urmare, nu poate fi verificat de aceasă instanță de recurs din perspectiva aplicării criteriului similarității semnelor.

Drept urmare, în cadrul analizei ce se va efectua în rejudecare, instanța de apel va trebui să stabilească și dacă mărcile reclamantei și semnele folosite de pârâtă coincid din punctul de vedere al unei componente care prezintă caracter distinctiv (așadar, o eventuală similaritate ce ar viza o componentă importantă) sau al unei componente slabe (așadar, dacă o eventuală similaritate vizează o componentă mai puțin importantă).

Apoi, o concluzie asupra similarității între mărci și semne, privite ca întreg, se va impune, pentru a se ști dacă în cauză devine aplicabilă regula potrivit căreia un grad scăzut de similaritate între produse poate fi compensat printr-un grad ridicat de similaritate între mărci și invers (Canon, punctul 17), enunțată, de altfel, de curtea de apel în decizia recurată.

Caracterul distinctiv al mărcilor anterioare ale reclamantei în cele două planuri (intrinsec și dobândit) este util pentru etapa evaluării finale cu privire la riscul de confuzie, întrucât riscul de confuzie este cu atât mai ridicat cu cât caracterul distinctiv al mărcii anterioare este mai pronunțat (Sabel, pct. 24, General Motors din 14 septembrie 1999, C‑375/97, Hotărârea din 6 februarie 2007, TDK, T‑477/04).

Din acest punct de vedere, Înalta Curte constată că în cauză sunt intrate sub autoritate de lucru judecat atât dezlegarea cu privire la caracterul distinctiv intrinsec al mărcilor reclamantei, dar și chestiunea renumelui acestora (sau a distinctivității dobândite).

Prima dintre aceste dezlegări rezultă nu numai din prezumția unui caracter distinctiv normal de care se bucură orice marcă înregistrată (lipsa caracterului distinctiv solicitat a fi înregistrat ca marcă fiind un motiv absolut de refuz al înregistrarii), ci, mai mult decât atât, este consolidate prin respingerea cererii reconvenționale formulate în cauză de către pârâta-reclamantă A. SRL, prin care aceasta a solicitat anularea mărcilor reclamantei tocmai pentru lipsa caracterului distinctiv; soluția primei instanțe a fost confirmată de instanța de apel, iar împotriva acesteia pârâta nu a promovat recurs.

În privința renumelui mărcilor reclamantei, constatat de tribunal, curtea de apel a reținut în mod explicit în considerentele deciziei recurate că în cuprinsul motivelor de apel formulate de pârâtă nu a decelat nicio critică la adresa acestei constatări a primei instanțe ”apelanta pârâtă neformulând niciun argument prin care să combată reținerea renumelui mărcilor anterioare ale apelantei-reclamante.”

Cu toate acestea, în analiza pe care o realizează în aplicarea prevederilor art. 9 alin. (2) lit. c) din Regulament, reține un ”caracter distinctiv intrinsec foarte redus al mărcilor reclamantei” și constată că ”apelanta-reclamantă nu a adus dovezi ale utilizării, pentru a demonstra un caracter distinctiv special dobândit prin utilizare”.

Or, în condițiile în care deja reținuse, într-o corectă aplicare a regulilor de procedură cu privire la faptul că ceea ce nu este atacat intră sub autoritate de lucru judecat (normele ce reglementează autoritatea de lucru judecat coroborate cu prevederile art. 477 și 478 C.proc.civ. ce stabilesc limitele caracterului devolutiv al apelului), curtea nu apel nu putea face evaluări care să depășească limitele învestirii sale prin motivele de apel și, cu atât mai puțin, nu putea contrazice ceea ce deja reținuse cu titlu de dezlegare a primei instanțe intrată sub autoritatea lucrului judecat.

Drept urmare, Înalta Curte apreciază că și aceste critici ale recurentei-reclamante sunt fondate, pe temeiul art. 488 alin. (1) pct. 6 C.proc.civ.

Pe fondul aplicării de instanța de apel a prevederilor art. 9 alin. (2) lit. c) din Regulamentul nr. 207/2009, Înalta Curte nu poate face alte evaluări la acest moment procesual, întrucât între premisele acestei norme se regăsește și cerința verificării similarității între marci și semnele în conflict.

Or, atare dezlegare a curţii de apel a fost infirmată în cele ce preced, prin reținerea nelegalității deciziei din perspectiva aplicării art. 9 alin. (2) lit. b) din același Regulament, astfel că, analiza acestei cerințe printr-o corectă aplicare a regulilor incidente pentru verificarea similarității între mărci și semne va fi utilă pentru ambele variante normative, deoarece această condiție este comună; după această analiză, instanța de rejudecare va proceda la evaluarea celorlalte condiții legale intrinseci din art. 9 alin. (2) lit. c) din Regulamentul mărcii Uniunii Europene.

De asemenea, în rejudecare, instanța de apel va reanaliza și criticile reclamantei privind respingerea, prin senința apelată, a cererii de despăgubiri pe care a formulat-o împotriva pârâtei în temeiul art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005, dacă în cauză se va reține premisa contrafacerii.

Având în vedere aceste considerente, Înalta Curte, constatând a fi întrunite motivele de casare de la art. 488 alin. (1) pct. 6 și 8 C.proc.civ., în aplicarea prevederilor art. 497 rap. la cele ale art. 496 alin. (2) C.proc.civ., a admis recursul declarat de reclamantă, a casat decizia recurată și a dispus trimieterea cauzei spre rejudecare la aceeași curte de apel, instanță care va decide și asupra cererii formulate de reclamantă cu privire la cheltuielile de judecată, inclusiv pentru această etapă procesuală.

Notă: Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară a fost abrogat şi înlocuit de Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind marca Uniunii Europene, publicat în J.O. nr. 154 din 16 iunie 2017