Annulment of trademark registration for bad faith; failure to prove prior knowledge of third party’s mark

Şedinţa publică din data de 11 octombrie 2022

Asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

I. Circumstanţele cauzei.

I.1. Obiectul cererii de chemare în judecată.

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti, secţia a IV-a civilă sub nr. x/2017, la data de 20.12.2017, reclamanta A. a solicitat, în contradictoriu cu pârâţii B. S.R.L. şi Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, să pronunţe o hotărâre prin care să dispună următoarele:

1. anularea înregistrării mărcii naţionale combinate TOUCH HAND GEL ANTI BACTERIAL, nr. depozit x/16.03.2004 şi nr. de marcă x/13.10.2004, cu elementul figurativ redat în cerere, înregistrată în numele B. S.R.L., pentru gel antibacterian pentru mâini în clasa 05 din Clasificarea de la Nisa, pentru care s-a declarat că nu se invocă un drept exclusiv de folosinţă asupra elementelor verbale "Hand Gel Anti Bacterial" şi, pe cale de consecinţă, radierea înregistrării mărcii sus menţionate din Registrul Naţional al Mărcilor, având în vedere că B. a acţionat cu rea-credinţă la momentul depunerii cererii de înregistrare a acestei mărci;

2. obligarea OSIM să ia act de anulare şi să radieze din Registrul Naţional al Mărcilor înregistrarea mărcii naţionale TOUCH HAND GEL ANTI BACTERIAL nr. x;

3. obligarea B. la plata cheltuielilor de judecată ocazionate reclamantei de prezentul litigiu (taxă de timbru, onorarii avocaţiale, etc).

Cererea a fost întemeiată în drept pe art. 6 alin. (4) lit. g) şi art. 47 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, republicată, precum şi pe art. 194 şi următoarele C. proc. civ.

I.2. Hotărârea pronunţată în primă instanţă.

Prin sentinţa civilă nr. 1625 din 09 iulie 2018, Tribunalul Bucureşti – secţia a IV-a Civilă a admis cererea, a dispus anularea înregistrării mărcii naţionale combinate TOUCH HAND GEL ANTI BACTERIAL nr. x/13.10.2004, nr. depozit x/16.03.2004 cu element figurativ pentru produse din clasa 5 conform Clasificării de la Nisa, respectiv pentru gel antibacterian pentru mâini, şi a obligat pârâta B. S.R.L. să plătească reclamantei suma de 32.052,47 RON, cheltuieli de judecată (taxa judiciară de timbru, onorariu avocaţial).

I.3. Hotărârea pronunţată în apel.

Prin decizia nr. 533 A din data de 31 martie 2021, Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă a luat act de renunţarea la excepţia lipsei dovezii calităţii de reprezentant pentru apelantă; a admis apelul declarat de apelanta-pârâtă B. S.R.L. împotriva sentinţei civile nr. 1625 din 9 iulie 2018, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, secţia a IV-a civilă şi a schimbat sentinţa în tot, în sensul că a respins acţiunea ca neîntemeiată.

I.4. Calea de atac formulată în cauză.

Împotriva deciziei pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă a declarat recurs reclamanta A., solicitând casarea deciziei şi admiterea cererii de chemare în judecată.

În dezvoltarea motivelor recursului, reclamanta A. a formulat, în esenţă, următoarele critici:

- Decizia recurată este nelegală pentru parţiala lipsă de motivare, hotărârea încălcând normele procedurale privind motivarea în condiţiile art. 425 alin. (1) pct. 5 C. proc. civ. deopotrivă, motivarea insuficientă a deciziei recurate se încadrează, cu aceeaşi argumentaţie, în motivul de recurs prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 6 C. proc. civ., încălcându-se principiile prevăzute de art. 6 CEDO şi art. 6 C. proc. civ.

Astfel, departe de a răspunde criticilor şi argumentelor prezentate de recurentă, instanţa de apel s-a limitat la a prelua cu prioritate, tale quale, argumentele intimatei, astfel încât întreaga argumentaţie se concentrează în jurul susţinerilor favorabile unei singure părţi, fapt ce încalcă prevederile art. 22 alin. (2) C. proc. civ. şi art. 6 CEDO.

În acelaşi context, considerentele deciziei atacate nu cuprind analiza criteriilor de examinare a relei-credinţe cuprinse în Hotărârea CJUE din cauza C-529/2007, deoarece argumentele expuse de instanţa de apel nu au legătură cu situaţia particulară a cauzei (de ex, relaţia contractuală de comitent-agent între persoana care cumpăra produsele de la recurentă şi la aducea în România).

- Decizia recurată este nelegală, fiind dată cu aplicarea eronată a prevederilor art. 47 alin. (1) lit. c) din Legea mărcilor, precum şi a dispoziţiilor dreptului unional (Directiva 89/104 CEE, Directiva 2008/95/CE, principiul priorităţii dreptului Uniunii Europene şi inclusiv hotărârile pronunţate de CJUE aplicabile în această materie, potrivit art. 267 TFUE (ex-art. 234 TCE), caz de casare încadrat în rpevederile art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ.

În acest sens, se arată că instanţa de apel şi-a încălcat rolul de partener al CJUE în aplicarea dreptului Uniunii Europene, atât timp cât, deşi hotărârile preliminare ale Curţii privind interpretarea/validitatea unui act al Uniunii "soluţionează, cu autoritate de lucru judecat, una sau mai multe probleme de drept şi obligă instanţa naţională să soluţioneze acţiunea principală", raportarea considerentelor acestei instanţe la statuările CJUE a fost efectuată doar formal.

Instanţa de apel a ignorat circumstanţele esenţiale care justificau o poziţie procesuală avantajoasă pentru reclamantă şi anume: faptul că există suficiente dovezi în dosar care atestă faptul că C., în calitate de importator indirect al gelului dezinfectant pentru mâini Touch de la Sabbagh (analizat ca produs în ansamblul său), cunoştea toate aspectele legate de produsul reclamantei, inclusiv formula/compoziţia sa şi faptul că există suficiente dovezi ale înregistrării prealabile atât a formulei acestui produs, cât şi a mărcii, în Siria şi în alte ţări din Orientul Mijlociu;

O altă probă relevantă, omisă de la analiză de către instanţa de apel este Contractul încheiat la data de 3 februarie 2003 între reclamantă şi dl. C., contract ce denotă foarte clar că agentul D. (împuternicit de C.) trebuia să procure şi să comunice comitentului toate informaţiile relevante privind teritoriul contractual şi cerinţele pieţei, precum şi alte chestiuni comerciale. Cu alte cuvinte, ce cunoştea agentul despre reclamantă, cunoştea şi comitentul, fapt ce contrazice statuările contrare ale Curţii de Apel.

Reaua credinţă a solicitantului la momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii trebuia examinată în funcţie de toate circumstanţele existente la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii respective, ţinând cont de faptul că atât evenimentele anterioare, cât şi cele ulterioare pot clarifica poziţia solicitantului la momentul depunerii.

De asemenea, nu au fost observaţi în mod nelegal cei trei factori cumulativi relevanţi pentru existenţa relei-credinţe, respectiv 1. Faptul că marca a cărei anulare se cere şi semnul asupra reclamanta are drepturi anterioare sunt similare până la confuzie; 2. Pârâta avea cunoştinţă despre utilizarea anterioară de către reclamantă a unui identic sau similar până la confuzie şi 3. Pârâta a înregistrat marca în evident cu intenţie neloială, au fost analizaţi steril şi incomplet dec instanţa de apel.

S-a invocat în acelaşi context nerespectarea efectivă a dezlegărilor obligatorii, cu efecte erga omnes, ale hotărârilor pronunţate de CJUE în temeiul art. 267 din TFUE, ceea ce este de natură să dovedească o încălcare a aplicării principiului priorităţii de instanţa de apel.

Profund nelegal este şi considerentul instanţei potrivit căruia faptul că reclamanta a făcut dovada unei durate semnificative de utilizare a semnului în Siria, în sensul de oferire a produselor sub marca Touch înregistrată în mai multe variante încă din anul 1991, nu este determinanţi câtă vreme este vorba despre un alt spaţiu geografic.

Din modalitatea în care argumentează partea finală a soluţiei instanţa de apel pare că apreciază că poate fi pus semnul echivalenţei situaţia mărcilor verbale comune ale reclamantei şi pârâtei care se referă la un produs identic şi alte mărci europene care au în componenţă elementul Touch, dar care se referă la cu totul alte produse, această argumentaţie a instanţei fiind viciată având în vedere că, în ipoteza dată mărcile sunt în mod evident similare până la confuzie.

S-a arătat că instanţa de apel a analizat incomplet noţiunea relei-credinţe şi pentru că a făcut abstracţie totală de faptul că marca a cărei anulare se cere şi semnul asupra căruia reclamanta are drepturi anterioare sunt similare până la confuzie.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 488 alin. (1) pct. 5, 6 şi 8 C. proc. civ.

Nu au fost identificate motive de ordine publică, în condiţiile art. 489 alin. (3) C. proc. civ.

I.5. Apărările formulate în cauză

Intimata-pârâtă B. S.R.L. a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat.

I.6. Procedura de filtru.

Raportul întocmit în cauză, în condiţiile art. 493 alin. (2) şi (3) C. proc. civ., a fost analizat în completul filtru, fiind comunicat părţilor, iar prin încheierea din 22 martie 2022, completul de filtru a respins excepţia nulităţii recursului, invocată de intimata pârâtă B. S.R.L..

A admis în principiu recursul declarat de reclamanta A. – E. împotriva deciziei nr. 533 A din 31 martie 2021, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă.

A fixat termen de judecată la data de 7 iunie 2022, ora 900, în şedinţă publică, cu citarea părţilor.

II. Soluţia şi considerentele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Examinând decizia recurată, prin prisma criticilor formulate şi prin raportare la actele şi lucrările dosarului şi la dispoziţiile legale aplicabile, Înalta Curte constată că recursul declarat este nefondat pentru considerentele ce urmează să fie expuse.

În susţinerea motivului de recurs ce valorifică o pretinsă nemotivare a deciziei recurate, reclamanta susţine, întemeind aceste critici pe art. 488 pct. 5 şi 6 C. proc. civ., în esenţă, că motivarea instanţei de apel este insuficientă raportat la chestiunile relevante ale cauzei şi la standardul de argumentare necesar pentru a asigura garanţiile de echitate a procedurii prevăzute de art. 6 CEDO şi art. 6 C. proc. civ., absenţa considerentelor complete (astfel cum le apreciază necesare recurenta) fiind aptă a conduce la încălcarea art. 425 alin. (1) lit. b) C. proc. civ. şi art. 22 alin. (2) C. proc. civ.

De asemenea, a susţinut că nu s-au analizat argumentele apelantei, ci au fost însuşite exclusiv apărările pârâtei, cât timp anterioritatea folosirii semnului de către pârâtă a fost reţinută fără analiza contra-probelor propuse sub acest aspect de reclamantă.

Conex, se reproşează absenţa unei analize complete a elementelor ce conturează reaua-credinţă la înregistrarea mărcii, astfel cum rezultă ele din jurisprudenţa relevantă a CJUE (şi anume cauza C-529/2007).

Aceste critici nu pot fi reţinute, apreciază instanţa de recurs. Astfel, observarea considerentelor deciziei atacate relevă că instanţa de apel a făcut referire în argumentarea sa la faptele deduse judecăţii prin apel şi prin întâmpinare şi care erau relevante pentru solicitarea de anulare a mărcii pentru motivul înregistrării cu rea-credinţă, iar absenţa unora dintre aspectele faptice (considerate relevante de recurentă) este justificată, după cum se va arăta.

În acelaşi context, se observă că instanţa de apel a înlăturat argumentat dovezile care fuseseră administrate la prima instanţă cu privire la cunoaşterea semnului, arătând că ele au caracter univoc şi că nu atestă decât împrejurarea că pârâta cumpăra prin intermediarul D. gelul Touch produs de reclamantă, nu şi faptul că pârâta a cunoscut provenienţa produsului şi producătorul.

Similar, a arătat Curtea de apel şi că declaraţia vamală de import invocată de reclamantă nu e relevantă pentru faptul cunoaşterii titularului semnului şi al folosirii anterioare a acestuia de către reclamantă, deoarece nu include numele producătorului, ci doar pe importator – numitul D. – şi destinatarul – pârâta – deci nu se poate face legătura între reclamantă şi pârâtă.

Aşa cum arată recurenta în criticile sale, este adevărat că instanţa de apel nu a analizat fiecare argument al reclamantei (e.g., o prezumţie rezultată din faptul că asociatul pârâtei este şi el de origine siriană), dar Înalta Curte consideră determinantă din această perspectivă împrejurarea că instanţa de apel a dat o valoare probatorie deplină şi lămuritoare faptului considerat a fi fost probat de pârâtă, şi anume folosirea semnului de către titularul mărcii a cărei anulare se cere de la un moment anterior începerii relaţiei cu numitul D. şi totodată anterior înregistrării mărcii siriene a recurentei-reclamante.

Or, în prezenţa unei atare constatări (că pârâta a folosit semnul litigios încă dinaintea colaborării sale cu intermediarul care importa în România produsele reclamantei şi totodată înainte ca reclamanta să îşi înregistreze propria marcă în Siria), una dintre premisele cumulative ale nulităţii mărcii pentru rea-credinţă (şi anume intenţia de apropriere a unui semn folosit legitim de un terţ) este exclusă, deoarece situaţia reţinută nu permitea această ipoteză, neputând fi conceput că pârâta ar fi intenţionat a-şi însuşi nelegitim un semn a cărui apartenenţă către un terţ sau utilizare nu era încă în discuţie.

De aceea, prin prisma cazurilor de casare invocate în susţinerea acestui motiv – art. 488 pct. 5 şi respectiv pct. 6 C. proc. civ. – nu se poate reţine nici o insuficientă argumentare, care să conducă la absenţa considerentelor, dar nici una care să omită de la analiză argumente determinante ale părţii recurente.

În acelaşi context, cât timp, cum s-a arătat, condiţiile anulării pentru rea-credinţă a înregistrării mărcii (astfel cum au fost conturate în jurisprudenţa CJUE evocată mai sus) sunt cumulative, iar constatarea instanţei de apel este în sensul că lipseşte însăşi cerinţa ca titularul mărcii să fi putut intenţiona aproprierea unui semn ce aparţine altuia, analiza tuturor condiţiilor enunţate în cauza C-529/07 nici nu era necesară.

Sub umbrela cazului de casare prevăzut de art. 488 pct. 8 C. proc. civ., recurenta-reclamantă a susţinut că decizia atacată încalcă dezlegările cuprinse în hotărârea CJUE din cauza C-529/07.

Cu toate acestea, instanţa de recurs observă că, dezvoltând acest motiv de recurs, în realitate recurenta se referă la împrejurări de fapt sau probe ce nu au fost observate ori corect apreciate de instanţa de apel (cum sunt, spre exemplu: că C. a importat gelul Touch de la reclamantă, calitatea de agent a numitului D., existenţa înregistrării anterioare a mărcii şi a produsului în Siria, că din obţinerea de către reclamantă a certificatului de sănătate şi de înregistrare a mărcii în anul 2003, rezultă prezumţia că pârâta cunoştea marca şi produsele comercializate în Siria, că cele reţinute de instanţa de apel referitor la comandarea produselor de către pârâtă confirmă în realitate faptul cunoaşterii, că denumirea reclamantei era inscripţionată pe produsele TOUCH).

Or, cazurile de casare expres şi limitativ enunţate de art. 488 C. proc. civ. relevă caracterul extraordinar al căii de atac a recursului, rezervat exclusiv evaluării legalităţii deciziei atacate şi totodată confirmă excluderea din controlul judiciar al instanţei de recurs a modalităţii de interpretare a probatoriului administrat.

De aceea, nu pot fi primite toate susţinerile subsumate de recurentă cazului de casare prevăzut de art. 488 pct. 8 C. proc. civ., care privesc în realitate modul cum instanţa de apel a valorificat probatoriul administrat în aprecierea faptelor şi nu configurează încălcarea dezlegărilor obligatorii evocate.

Dimpotrivă, jurisprudenţa CJUE (inclusiv în cauza C-529/07) a recunoscut rolul instanţei naţionale în aprecierea valorii probatorii a tuturor factorilor relevanţi şi mai ales în aprecierea lor globală faţă de circumstanţele cauzei, mărginindu-se la a califica (neexhaustiv) anumite împrejurări de fapt ca apte a proba una sau alta dintre condiţiile necesar a fi îndeplinite pentru a se constata reaua-credinţă la înregistrare (e.g. absenţa actelor de folosire efectivă a mărcii astfel înregistrate poate confirma intenţia frauduloasă).

În acelaşi registru, se invocă omisiunea instanţei de apel de a observa inconsecvenţa pârâtei, care în faţa primei instanţe nu a recunoscut contractul din 03.02.2003, iar în apel a confirmat relaţia contractuală cu numitul D. pentru importul produselor Touch din Siria în vederea revânzării în România.

Or, nici această chestiune nu poate face obiectul controlului judiciar; incidental şi subsidiar, rezultă însă din cele consemnate în hotărârile instanţelor de fond că în realitate pârâta a afirmat că acest contract nu era unul de agenţie, ci că D. s-a angajat să îi vândă produse Touch pe care le va importa el şi că din asta nu rezultă nicicum că pârâta putea cunoaşte cine a produs gelul Touch.

De asemenea, chestiunea naturii juridice a contractului încheiat între pârâtă şi D. la 03.02.2003 ca unul de agenţie nu este o problemă de drept relevantă pentru cauză, deoarece în realitate se cere a se trage din acest contract o prezumţie în sensul că, de vreme ce agentul trebuia să comunice administratorului pârâtei date despre piaţă şi produse, rezultă că faptul cunoaşterii de către agent a produselor reclamantei implică teza cunoaşterii lor şi de către pârâtă; or, şi aceasta reprezintă o solicitare de reinterpretare a probatoriului.

În tot cazul, din perspectiva aplicării normelor de drept material, este necesar doar a consemna că efectele contractului de agenţie atribuite de recurentă convenţiei dintre pârâtă şi importatorul intermediar sunt subsumate de aceasta prevederilor art. 2072 şi următoarele C. civ. 2009, care nu erau în vigoare la data amintitei convenţii, în anul 2003, astfel încât, faţă de dispoziţiile art. 6 alin. (2) C. civ., actul juridic din anul 2003 este guvernat de C. civ. 1864, care nu cuprindea o reglementare specială a acestui tip de contract.

Prin prisma acestei constatări, devine nerelevantă calificarea contractului ca fiind unul de agenţie.

De asemenea, recurenta reproşează Curţii de apel concluzia referitoare la cunoaşterea de către pârâtă a faptului relevant, arătând că din faptul importului şi comercializării produselor TOUCH de către pârâtă la un moment anterior depozitului mărcii atacate din 2004 rezultă tocmai faptul cunoaşterii semnului. Or, Înalta Curte observă că instanţa de apel a reţinut că de fapt pârâta a importat produse anterior chiar înregistrării mărcii reclamantei în Siria, în 2003, precum şi că existau mai mulţi furnizori de gel bacterian TOUCH şi de aici a rezultat că nu era cunoscută împrejurarea relevantă a existenţei unui semn folosit de reclamanta însăşi anterior depozitului mărcii atacate.

Prin urmare, rezultă cu claritate că recurenta solicită şi prin aceste argumente ca instanţa de recurs să procedeze la reevaluarea probatoriului, ceea ce nu poate fi primit.

În cadrul criticilor subsumate motivului de recurs prevăzut de art. 488 pct. 8 C. proc. civ., recurenta a susţinut şi existenţa intenţiei neloiale a pârâtei, dar dezvoltarea motivelor de recurs nu arată concret din ce rezulta ea, astfel încât instanţa de recurs apreciază că aceasta nu este o critică veritabilă, care să poată fi încadrată şi analizată corespunzător.

Contrar susţinerilor recurentei, nu se poate reproşa instanţei de apel interpretarea greşită a dreptului naţional şi european; dimpotrivă, ceea ce se impută prin recurs este greşita apreciere asupra probatoriului administrat şi omisiunea de valorificare a unora dintre dovezi, ceea ce nu poate fi primit, cum s-a argumentat deja.

Recurenta contestă în cadrul motivului privind greşita aplicare a normelor de drept material şi argumentul Curţii de apel în sensul că folosirea consistentă a mărcii în Siria nu sprijină teza cunoaşterii, pentru că era un alt spaţiu geografic, argumentând că, de vreme ce au obţinut protecţie (în Siria şi în alte jurisdicţii din Asia) şi pentru varianta cu litere latine a mărcii TOUCH, nu are relevanţă spaţiul geografic unde a fost realizată folosirea.

Cu privire la această chestiune, Înalta Curte observă că, de principiu, conform jurisprudenţei CJUE în materia de faţă locul folosirii semnului nu este determinant în aprecierea posibilităţii titularului de a cunoaşte existenţa semnului, dar dacă faptul a fost apreciat de instanţa de apel, chemată să devolueze fondul cauzei, ca element care nu sprijină teza cunoaşterii, o atare statuare este suficientă pentru criteriul analizei cerute de Hotărârea CJUE în cauza C-529/07.

În fine, este lipsită de relevanţă argumentarea similarităţii vecine cu identitatea a semnelor în conflict, ca element ce dovedeşte intenţia frauduloasă, deoarece, cum s-a arătat, în cauza de faţă instanţa de apel a apreciat că împrejurările dovedite înlătură una dintre condiţiile cumulative ale relei-credinţe, ceea ce făcea inutilă analiza celorlalte.

Pentru toate aceste argumente, observând că motivele de recurs dezvoltate şi ce pot fi circumstanţiate art. 488 C. proc. civ. sunt nefondate, în temeiul art. 496 C. proc. civ., recursul va fi respins ca atare.

În temeiul art. 453 C. proc. civ., recurenta va fi obligată la plata către intimata-pârâtă B. a cheltuielilor de judecată solicitate, aferente etapei recursului, care se ridică la suma de 37.000 RON, ce reprezintă onorariu avocaţial facturat şi achitat conform dovezilor depuse la dosar.

Nu va fi inclusă în suma acordată cu acest titlu suma de 800 RON aferentă traducerii din limba engleză a unor hotărâri emise de EUIPO, apreciind instanţa de recurs că o atare cheltuială nu era necesară pentru realizarea apărării în etapa recursului.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge, ca nefondat, recursul declarat de recurenta-reclamantă A. – E. împotriva deciziei nr. 533 A din 31 martie 2021, pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă, în contradictoriu cu intimaţii-pârâţi B. S.R.L. şi Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci.

Obligă pe recurenta reclamantă A. – E. la plata sumei de 37.000 RON, cheltuieli de judecată către intimata pârâtă B. S.R.L..

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 11 octombrie 2022.