Trademark annulment: imprescriptibility limited to bad faith, excluding generic descriptiveness grounds under three-year statute of limitations

Şedinţa publică din data de 17 ianuarie 2023

Asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

I. Circumstanţele cauzei

I.1. Obiectul cereri de chemare în judecată:

Prin acţiunea înregistrată sub nr. x/2019 pe rolul Tribunalului Bucureşti, reclamanta A. a solicitat, în contradictoriu cu pârâţii B. şi Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, în temeiul art. 27 lit. b), coroborat cu art. 17 lit. c) şi I) din Legea nr. 28/1967 privind mărcile de fabrică, de comerţ şi de serviciu, să se dispună anularea mărcii "Ediţie Specială", marcă combinată alb-negru, înregistrată la OSIM sub nr. x din data de 05.12.1997, pentru clasele 16, 35, 39 şi 41 conform Clasificării de la Nisa, având număr de depozit reglementar x din data de 05.03.1996 şi perioada de valabilitate până la data de 05.03.2026.

Reclamanta a invocat trei motive de nulitate a mărcii, respectiv, pe cel reglementat de art. 17 lit. c) din Legea nr. 28/1967, referitor la situaţia în care marca cuprinde numai denumiri care sunt sau au devenit uzuale, necesare sau generice pentru acele produse, lucrări sau servicii ori se referă exclusiv la modul timpul şi locul fabricaţiei sau la natura, destinaţia, preţul, calitatea, cantitatea şi greutatea mărfurilor, pe cel reglementat de art. 17 lit. f) din Legea nr. 28/1967 referitor la caracterul înşelător al produselor sau serviciilor oferite, precum şi pe cel reglementat de dispoziţiile art. 27 lit. b) din Legea nr. 28/1967, referitor la reaua credinţă a solicitantului la momentul înregistrării mărcii "ediţie specială".

I.2. Hotărârea pronunţată în primă instanţă

Prin sentinţa civilă nr. 576/02.07.2020, Tribunalul Bucureşti, secţia a V-a civilă a admis excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune, respingând, ca prescrisă, acţiunea pentru anularea mărcii întemeiată pe dispoziţiile art. 17 lit. c) din Legea nr. 28/1967 şi a respins acţiunea, în rest, ca neîntemeiată.

I.3. Hotărârea pronunţată în apel

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel reclamanta care a solicitat respingerea excepţiei prescripţiei extinctive a cererii întemeiate pe art. 17 lit. c) din Legea nr. 28/1967, considerând că art. 27 lit. b) din Lege trebuie interpretat în sensul că, atunci când înregistrarea mărcii s-a făcut cu rea credinţă, acţiunea în nulitate este imprescriptibilă, indiferent de temeiul de anulare.

Pe fond, a susţinut că în mod greşit a fost respinsă acţiunea în anulare, în condiţiile în care, pe de o parte, marca înregistrată cuprinde numai denumiri care sunt sau au devenit uzuale, ceea ce generează o confuzie între produsele/serviciile vizate de marcă şi cele oferite de către alt comerciant (art. 17 lit. c) din Legea nr. 28/1967), iar, pe de altă parte, marca atacată cuprinde indicaţii înşelătoare, fiind utilizată pentru o publicaţie periodică obişnuită, iar nu pentru o ediţie suplimentară a ziarului.

În fine, a mai susţinut că marca a fost înregistrată cu rea credinţă, respectiv cu intenţia de a bloca activitatea comercială a unor concurenţi, comerciantul înregistrând marca pentru o multitudine de produse şi servicii pe care nu le foloseşte, blocând astfel concurenţa.

Prin decizia civilă nr. 303A din data de 24 februarie 2022, Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă a respins, ca nefondat, apelul declarat de apelanta-reclamantă A..

II. Calea de atac formulată în cauză

Împotriva deciziei civile nr. 303A din data de 24 februarie 2022, pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă, a declarat recurs reclamanta A..

II.1. Motivele de recurs

Invocând cazul de casare reglementat de art. 488 alin. (1) punctul 8 C. proc. civ., recurenta a susţinut, în esenţă, că, în mod nelegal, cu încălcarea normelor de drept material incidente în cauză - art. 17 lit. c) din Legea nr. 28/1967 - instanţa de apel a respins criticile referitoare la modalitatea de soluţionare a excepţiei prescripţiei motivului de anulare întemeiat pe dispoziţiile art. 17 lit. c) din Legea nr. 28/1967, opinia recurentei fiind în sensul că acest articol trebuie coroborat cu art. 27 lit. b) din aceeaşi lege, potrivit căruia: "Orice persoană interesată poate cere anularea unei mărci înregistrate: b) oricând în termenul de ocrotire dacă înregistrarea mărcii s-a făcut cu rea-credinţă sau dacă, potrivit dispoziţiilor articolului 17 lit. d)-f) inclusiv, marca nu putea fi înregistrată".

Recurenta a susţinut că, într-adevăr, art. 27 din Legea nr. 28/1967, care reglementează termenul de introducere a acţiunii în anulare, nu prevede în mod expres un termen de introducere a acţiunii pentru motivul de anulare stabilit de art. 17 lit. c), ceea ce ar putea conduce la concluzia că, în lipsa altor prevederi, acţiunea ar fi trebuit introdusă în termenul general de 3 ani, sub sancţiunea respingerii cererii ca tardivă.

Însă, recurenta consideră că art. 27 lit. b) din Legea nr. 28/1967 stabileşte un caz special de imprescriptibilitate a acţiunii, respectiv ipoteza în care înregistrarea mărcii s-a făcut cu rea-credinţă, situaţie în care trebuie analizate şi celelalte circumstanţe relevante pentru înregistrarea mărcii.

Instanţa de apel, încălcând prevederile legale, consideră în mod nelegal că intervenirea acestui element este lipsită de relevanţă pentru calcularea termenului de prescripţie, motiv pentru care recurenta a solicitat să se constate că anularea unei mărci ce a fost înregistrată cu rea-credinţă şi care cuprinde numai denumiri care sunt sau au devenit uzuale, necesare sau generice pentru acele produse, lucrări sau servicii ori se referă exclusiv la modul, timpul şi locul fabricaţiei sau la natura, destinaţia, preţul, calitatea, cantitatea şi greutatea mărfurilor poate fi cerută oricând în termenul de protecţie, acest fapt rezultând din cuprinsul prevederilor Legii nr. 28/1967.

Pe fondul acestui motiv de nulitate, recurenta a arătat că înregistrarea mărcii s-a făcut cu rea-credinţă, cu scopul de a induce în eroare consumatorul, întrucât aceasta cuprinde indicaţii înşelătoare, fiind utilizată pentru o publicaţie periodică obişnuită, iar nu pentru o ediţie suplimentară a ziarului, a cărei apariţie să fi fost determinată de un eveniment însemnat sau de necesitatea formulării unei oferte avantajoase pentru consumator, ceea ce denotă, potrivit doctrinei, intenţia de a folosi această înregistrare în alte scopuri decât acela de a distinge serviciile titularului de cele ale altor persoane, respectiv intenţia de a bloca activitatea comercială a unor concurenţi, de a profita de renumele acestora, de a vinde marca celui care o folosea fără să o aibă înregistrată, etc.

Faţă de toate aceste aspecte, întrucât atât înregistrarea, cât şi folosirea ulterioară a mărcii s-au făcut cu rea-credinţă, element ce atrage imprescriptibilitatea acţiunii în anulare, recurenta a solicitat să se constate că soluţia Curţii de Apel Bucureşti, de menţinere a sentinţei sub acest aspect este nelegală, impunându-se casarea acesteia şi trimiterea cauzei spre rejudecare.

Subsumat aceluiaşi motiv de recurs, reglementat de art. 488 alin. (1) punctul 8 C. proc. civ., recurenta reclamantă a susţinut că decizia atacată este nelegală şi din perspectiva soluţiei date cererii de anulare a mărcii pe motivul prevăzut de art. 17 lit. f) din Legea nr. 28/1967, instanţa de apel calificând greşit noţiunea de "indicaţii înşelătoare".

Recurenta a arătat că, în ceea ce priveşte mărcile care fac trimitere la natura şi calitatea produselor, caracterul înşelător apare atunci când semnul poate evoca în mintea consumatorului anumite impresii/aşteptări cu privire la natura şi calitatea produselor care nu corespund realităţii.

Potrivit jurisprudenţei referitoare la articolul 3 alin. (1) litera (g) din Prima directivă a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislaţiilor statelor membre cu privire Ia mărci (89/104/CEE), în prezent articolul 4 litera (g) din Directiva (UE) 2015/2436 a Parlamentului European şi a Consiliului din 16.12.2015, a cărui formulare este identică cu cea a articolului 7 alin. (1) litera (g) din Regulamentul privind marca UE, condiţiile de refuzare a înregistrării menţionate la articolul 7 alin. (1) litera (g) din Regulamentul privind marca UE presupun existenţa unei induceri efective în eroare sau a unui risc suficient de mare de inducere în eroare a consumatorului.

Or, denumirea "ediţie speciale" este o denumire comună, dar cu o semnificaţie aparte în mass-media, de care intimaţii au încercat pe nedrept să profite, prin aproprierea acesteia: aceasta desemnează publicaţiile (ziare, reviste), de orice fel, realizate cu ocazia unui eveniment important sau la o dată festivă.

Contrar acestui fapt, marca "ediţie specială" ce face obiectul cauzei a fost înregistrată şi folosită pentru o publicaţie obişnuită, zilnică, fiind de necontestat că solicitantul a dorit, astfel, să blocheze posibilitatea pentru ceilalţi comercianţi să utilizeze denumirea pentru descrierea produselor lor şi să ofere numai produselor şi serviciilor sale caracterul "special" şi atractiv pe care consumatorul îl asociază cu denumirea de "ediţie specială". Astfel, confruntat fiind cu alegerea între un ziar care se comercializează sub denumirea sa curentă, iar unul care titrează sintagma "Ediţie Specială", este limpede că un consumator cu un grad mediu de atenţie va fi atras şi va dori să îl achiziţioneze pe cel din urmă, tentat fiind de perspectiva ca acesta să aibă un conţinut deosebit, ieşit din comun.

De altfel, într-un "comunicat de presă" publicat de societatea ce editează cotidianul în discuţie (anexat cererii de apel), se arată în mod explicit că este vorba de un ziar cu apariţie zilnică.

Or, în condiţiile în care se recunoaşte în mod expres că marca "ediţie specială" este folosită pentru denumirea unui ziar cu apariţie zilnică, caracterul înşelător al indicaţiei este dovedit devenind astfel incidente prevederile art. 17 lit. f) din Legea nr. 28/1967.

A treia critică formulată de recurentă cu privire la decizia Curţii de Apel Bucureşti, întemeiată tot pe dispoziţiile art. 488 alin. (1) punctul 8 C. proc. civ., vizează modul de soluţionare a cererii de anulare a mărcii din perspectiva relei credinţe a solicitantului la momentul înregistrării mărcii "ediţie specială", astfel cum este ea reglementată de dispoziţiile art. 27 lit. b) din Legea nr. 28/1967, nelegalitatea deciziei atacate fiind consecinţa greşitei calificări a noţiunii de "rea-credinţă" în materia înregistrării mărcilor.

Recurenta a făcut trimitere la definiţiile doctrinare ale noţiunii în discuţie, la soluţiile jurisprudenţiale adoptate în speţe de acest gen precum şi la jurisprudenţa CJUE, din care rezultă că sensul acestui concept trebuie adaptat la specificul dreptului mărcilor, şi a subliniat că tot CJUE a stabilit criteriile în funcţie de care urmează a se aprecia existenţa relei-credinţe la înregistrarea mărcilor, criterii care, în speţă, sunt îndeplinite.

Astfel, o condiţie desprinsă din jurisprudenţa CJUE în materie de anulare a mărcilor înregistrate pentru rea-credinţă se referă la împrejurarea că solicitantul (s.n. cel care intenţionează să procedeze la înregistrarea unor mărci) are sau trebuie să aibă cunoştinţă de faptul că un terţ utilizează cel puţin într-un stat membru un semn identic sau similar pentru un produs identic sau similar ce poate conduce la confuzie cu semnul a cărui înregistrare se cere.

Această condiţie a fost stabilită şi prin jurisprudenţa naţională, sens în care au fost invocate decizii de speţă ale unor instanţe judecătoreşti, precum, şi în cuprinsul Ghidului EUIPO, Partea D, Anularea, versiune din data de 01.02.2020, care stabilesc că "există cunoaştere, de exemplu, atunci când părţile s-au aflat într-o relaţie de afaceri, atunci când renumele semnului este un fapt bine-cunoscut sau atunci când identitatea sau cvasi-identitatea dintre marca contestată şi semnele anterioare nu poate fi întâmplătoare".

Recurenta a arătat că denumirea "ediţie specială" a fost şi continuă să fie o denumire uzuală ce desemnează publicaţiile, de orice fel - constând în ziare, reviste, broşuri, flyere etc. - efectuate cu ocazia unui eveniment important sau la o dată festivă, o denumire care a fost şi continuă să fie folosită de un public larg, în domenii variate, atât în media, cât şi în campaniile publicitare, pentru a sublinia caracterul ocazional, periodic, excepţional al publicaţiei. Pe cale de consecinţă, intimaţii-pârâţi nu pot susţine în mod convingător că nu aveau cunoştinţă de faptul că semnul "ediţie specială" este utilizat în mod curent în presă şi mass media.

Tot astfel, concluzia la care ajunge instanţa de apel, conform căreia "reaua credinţă, ca motiv de nulitate, implică fraudarea unui/unor terţi concreţi, iar nu ideea de blocare abstractă şi generală a competitorilor prin înregistrarea unei mărci", ignoră faptul că solicitantul mărcii avea cunoştinţă de faptul că mai mulţi terţi utilizează un semn identic sau similar pentru un produs identic sau similar ce poate conduce la confuzie cu semnul a cărui înregistrare se cere.

Solicitantul a avut intenţia de a împiedica terţii de bună credinţă să utilizeze semnul

Deşi instanţa de apel a considerat că în speţă nu poate fi vorba de fraudarea intereselor legitime ale unui terţ determinat ci, eventual, de o blocare abstractă şi generală a competitorilor prin înregistrarea unei mărci, blocare ce este intrinsecă însuşi dreptului la marcă, recurenta a solicitat să se aibă în vedere că, referitor la intenţia frauduloasă, drept condiţie pentru constatarea relei-credinţe a solicitantului, CJUE a arătat că "nu este exclus totuşi ca în astfel de împrejurări şi, în special, atunci când mai mulţi producători utilizează pe piaţă semne identice sau similare pentru produse identice sau similare ce pot conduce la confuzie cu semnul a cărui înregistrare se cere, solicitantul să urmărească un obiectiv legitim prin înregistrarea acestui semn".

Faţă de toate aceste aspecte, recurenta apreciază că, atât înregistrarea, cât şi folosirea ulterioară a mărcii s-au făcut cu rea-credinţă, în sensul art. 27 lit. b) din Legea nr. 28/1967, fapt ce atrage nelegalitatea deciziei Curţii de Apel Bucureşti şi necesitatea casării acesteia în vederea rejudecării cauzei.

II.2. Apărările formulate în cauză

C. si B., în calitate de intimaţi-pârâţi, în temeiul art. 205 C. proc. civ., au formulat întâmpinare prin care au solicitat respingerea recursului ca nefondat, cu consecinţa menţinerii ca legală a deciziei recurate, cu obligarea recurentei la plata cheltuielilor de judecata.

În esenţă, au susţinut că din interpretarea dispoziţiilor art. 17 din Legea nr. 28/1967, în forma în vigoare la data înregistrării mărcii rezultă că, pentru motivul de nulitate de la lit. c), termenul de prescripţie este cel general, de 3 ani de la înregistrare, potrivit art. 3 din Decretul 1 67/1958, distincţia pe care o face reclamanta, în funcţie de atitudinea subiectivă de la momentul înregistrării, neputând fi primită întrucât motivul de anulare privind denumirile uzuale, necesare sau generice este unul de sine stătător, care nu comportă determinări din perspectiva credinţei cu care se solicita înregistrarea mărcii.

În privinţa motivului relei credinţe, intimaţii au arătat că simpla înregistrare a unei mărci cu încălcarea imperativelor de la lit. c) nu reprezintă în sine o dovadă de rea-credinţă şi nu naşte o prezumţie în acest sens.

Intenţia pârâtei de a bloca activitatea comercială a unor concurenţi este pur speculativă, însăşi reclamanta făcând dovada utilizării sintagmei de mai multe publicaţii care nu provin de la titularul mărcii.

In ceea ce priveşte înregistrarea mărcii pentru o multitudine de produse şi servicii pe care nu le foloseşte, blocând astfel concurenţa, s-a reţinut efectul pozitiv al autorităţii de lucru judecat a deciziei civile nr. 721A din data de 14.10.2016 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă, prin care Curtea a constatat că "exploatarea mărcii este neechivocă", "marca a fost folosită pentru produsele pentru care a fost înregistrată, din clasele 16, 35, 39, 41, exploatarea a fost publică" iar "folosirea poate fi considerată normală".

Cu privire la motivul de anulare întemeiat pe lit. f), reclamanta nu a făcut dovada caracterului înşelător al mărcii, simpla afirmaţie că "ediţie specială" se află în contradicţie cu trăsătura publicaţiei de a fi una periodică nefiind suficientă pentru a determina anularea mărcii.

Nu este probată nicio intenţie speculativă, calitatea unei publicaţii de a fi ocazională sau periodică nefiind un factor decizional în cazul produselor vizate.

II.3. Soluţia şi considerentele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

Examinând decizia recurată prin prisma criticilor formulate de reclamantă, prin raportare la actele şi lucrările dosarului, precum şi la dispoziţiile legale aplicabile în cauză, Înalta Curte apreciază că recursul declarat este nefondat, pentru considerentele ce urmează:

Potrivit art. 488 punctul 8 C. proc. civ., invocat ca temei de drept al recursului de faţă, casarea unei hotărâri se poate cere atunci când aceasta a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de drept material.

Textul are în vedere situaţiile în care instanţa recurge la textele de lege ce sunt de natură să conducă la soluţionarea cauzei dar, fie le încalcă, în litera sau în spiritul lor, fie le aplică greşit, interpretarea pe care le-o dă fiind prea întinsă sau prea restrânsă, ori cu totul eronată.

1. Din perspectiva acestui motiv, recurenta a criticat, sub un prim aspect, modul de soluţionare a excepţiei prescripţiei dreptului material la acţiune, invocată cu privire la cererea de anulare a mărcii întemeiată pe art. 17 lit. c) din Legea nr. 28/1967, solicitând casarea deciziei atacate şi trimiterea cauzei spre rejudecare la instanţa de apel.

În concret, cererea reclamantei de anulare a mărcii întemeiată pe motivul reglementat de dispoziţiile art. 17 lit. c) din Legea nr. 28/1967 a fost respinsă de prima instanţă ca fiind prescrisă, Tribunalul reţinând, în esenţă, că, în raport de dispoziţiile art. 27 din Legea nr. 28/1967, în forma în vigoare la data înregistrării mărcii, termenul de prescripţie este cel general, de 3 ani de la înregistrare, potrivit art. 3 din Decretul 167/1958.

Atât la fond cât şi în apel, reclamanta s-a apărat susţinând că art. 27 lit. b) din lege trebuie interpretat în sensul că, atunci când înregistrarea mărcii s-a făcut cu rea credinţă, acţiunea în nulitate este imprescriptibilă, indiferent de temeiul de anulare invocat. Or, câtă vreme, potrivit opiniei reclamantei, înregistrarea mărcii s-a făcut cu rea credinţă, cu scopul de a induce în eroare consumatorul, în condiţiile în care aceasta cuprinde indicaţii înşelătoare, fiind utilizată pentru o publicaţie periodică obişnuită, iar nu pentru o ediţie suplimentară a ziarului, cu intenţia de a bloca activitatea comercială a altor concurenţi, acţiunea dedusă judecăţii în prezenta cauză este imprescriptibilă şi pentru acest motiv de nulitate.

Această apărare a fost înlăturată, reţinându-se, în esenţă, atât de către prima instanţă cât şi de către instanţa devolutivă, că reaua credinţă, ca temei de anulare a unei mărci, este distinctă de motivele de nulitate prevăzute de art. 17 lit. a)-c) şi că art. 27 prevede imprescriptibilitatea doar în cazul anulării pentru rea credinţă sau al motivelor de nulitate prevăzute de art. 17 lit. d)-f) inclusiv.

Dispoziţiile art. 27 lit. b) din lege, potrivit cu care orice persoana interesată poate cere anularea unei mărci înregistrate oricând în termenul de ocrotire dacă înregistrarea mărcii s-a făcut cu rea credinţă sau dacă, potrivit dispoziţiilor articolului 17 lit. d)-f) inclusiv, marca nu putea fi înregistrată, nu înseamnă că s-ar crea un regim diferit al prescripţiei extinctive în cazul acţiunilor în anulare întemeiate pe dispoziţiile art. 17 lit. a)-c), după cum a existat sau nu rea credinţă la înregistrarea mărcii.

Pe calea prezentului recurs, reclamanta susţine că hotărârea atacată a fost dată cu încălcarea normelor de drept material cuprinse în art. 17 lit. c) şi 27 lit. b) din Legea nr. 28/1967 întrucât, în opinia sa, art. 27 lit. b) din Legea nr. 28/1967 stabileşte un caz special de imprescriptibilitate a acţiunii, respectiv ipoteza în care înregistrarea mărcii s-a făcut cu rea-credinţă, împrejurare faţă de care, în mod nelegal a apreciat instanţa de apel că intervenirea acestui element este lipsită de relevanţă pentru calcularea termenului de prescripţie.

Critica este nefondată.

Potrivit art. 27 din Legea nr. 28/1967, orice persoana interesată poate cere anularea unei mărci înregistrate: a) in termen de 5 ani de la înregistrarea mărcii care, potrivit dispoziţiilor articolului 17 lit. b), nu putea fi înregistrată; b) oricând în termenul de ocrotire dacă înregistrarea mărcii s-a făcut cu rea credinţă sau dacă, potrivit dispoziţiilor articolului 17 lit. d)-f) inclusiv, marca nu putea fi înregistrată.

Aşadar, termenul de promovare a acţiunii în anularea unei mărci diferă, în funcţie de motivul de nulitate invocat, legiuitorul instituind două reguli speciale, şi anume: un termen de prescripţie de 5 ani, dacă se invocă motivul de nulitate reglementat de art. 17 lit. b), respectiv, imprescriptibilitatea, dacă se invocă motivele de nulitate reglementate de art. 17 lit. d)-f) sau dacă înregistrarea mărcii s-a făcut cu rea credinţă.

Pentru toate celelalte situaţii în privinţa cărora nu există o reglementare specială, se aplică termenul general de prescripţie de 3 ani, conform art. 3 din Decretul nr. 167/1958, în această categorie intrând acţiunile în anulare întemeiate pe dispoziţiile art. 17 lit. a) şi c) din Legea nr. 28/1967.

Nu poate fi primită susţinerea recurentei în sensul că dispoziţiile art. 27 lit. b) din Legea nr. 28/1967 ar trebui interpretate în sensul că, atunci când înregistrarea mărcii s-a făcut cu rea credinţă, acţiunea în nulitate este imprescriptibilă, indiferent de temeiul de anulare invocat întrucât ea excedează voinţei clare a legiuitorului exprimată în cuprinsul textului legal mai sus citat, voinţă care a fost în sensul de a stabili în mod expres şi limitativ cazurile de imprescriptibilitate a acţiunii în anulare.

Contrar opiniei recurentei, atitudinea subiectivă de la momentul înregistrării mărcii nu prezintă relevanţă din perspectiva cazului de nulitate reglementat de art. 17 lit. c), aşa) cum în mod judicios a reţinut şi instanţa de apel, pentru că, în fapt, reaua credinţă este reglementată ea însăşi ca motiv de anulare a unei mărci, distinct de celelalte motive de nulitate prevăzute de art. 17.

Aceasta înseamnă că, atunci când se invocă reaua credinţă ca motiv de nulitate a unei mărci, persoana interesată are deschisă întotdeauna calea unei acţiuni în anulare care este imprescriptibilă, iar atunci când se invocă nulitatea reglementată de art. 17 lit. c), respectiv, împrejurarea că marca ar cuprinde numai denumiri uzuale, ceea ce contravine legii, acţiunea pe care partea o are la îndemână este prescriptibilă în termenul general de 3 ani, verificările pe care instanţa este chemată să le facă în cadrul unei astfel de acţiuni neavând legătură cu buna sau reaua credinţă a celui care a înregistrat marca.

A primi interpretarea dată de recurentă, înseamnă a extinde în mod artificial aplicabilitatea dispoziţiilor referitoare la imprescriptibilitatea acţiunii în nulitate pentru rea credinţă şi la acţiunile întemeiate pe motivul de nulitate reglementat de art. 17 lit. c), care se referă la marca propriu zisă, indiferent de atitudinea subiectivă a părţii, lucru ce nu poate fi acceptat.

În consecinţă, câtă vreme motivul de anulare privind denumirile uzuale, necesare sau generice este unul de sine stătător, care nu comportă determinări din perspectiva atitudinii subiective la momentul înregistrării mărcii, acestei atitudini nu i se poate stabili niciun efect nici din perspectiva instituţiei prescripţiei dreptului material la acţiune, motiv pentru care criticile subsumate de reclamantă primului motiv de recurs vor fi înlăturate ca nefondate, cu consecinţa menţinerii deciziei instanţei de apel care a constatat în mod legal că acţiunea în anulare întemeiată pe dispoziţiile art. 17 lit. c) din Legea nr. 28/1967 este prescrisă.

Faţă de soluţia ce urmează a fi pronunţată, nu se mai impune analizarea susţinerilor formulate de recurentă pe fondul motivului de anulare reglementat de art. 17 lit. c).

2. Recurenta a criticat decizia instanţei de apel şi din perspectiva soluţiei date acţiunii întemeiate pe motivul de anulare reglementat de art. 17 lit. f) din Legea nr. 28/1967, aceasta reiterând, în esenţă, susţinerile formulate şi în faţa instanţelor de fond, în sensul că, în cazul mărcilor care fac trimitere la natura şi calitatea produselor, cum este şi cazul mărcii supuse analizei în speţa de faţă, caracterul înşelător apare atunci când semnul poate evoca în mintea consumatorului anumite impresii/aşteptări cu privire la natura şi calitatea produselor care nu corespund realităţii, invocând, în acest sens, jurisprudenţa referitoare la articolul 3 alin. (1) litera (g) din Prima directivă a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislaţiilor statelor membre cu privire la mărci (89/104/CEE), în prezent articolul 4 litera (g) din Directiva (UE) 2015/2436 a Parlamentului European şi a Consiliului din 16.12.2015, a cărui formulare este identică cu cea a articolului 7 alin. (1) litera (g) din Regulamentul privind marca UE.

În concret, în ceea ce priveşte motivul de nulitate reglementat de art. 17 lit. f) din Legea nr. 28/1967, instanţa de fond a reţinut că acesta nu este incident în cauză întrucât reclamanta nu a făcut dovada caracterului înşelător al mărcii, simpla afirmaţie că denumirea ediţie specială se află în contradicţie cu trăsătura publicaţiei de a fi una periodică nefiind suficientă pentru a determina anularea mărcii.

Instanţa a mai reţinut că nu a fost probată nicio intenţie speculativă şi că, analizând modul în care sunt achiziţionate produsele în cauză, adesea prin indicarea verbală, este puţin probabil să se producă o confuzie, dat fiind că sintagma "ediţie specială" invocată de reclamantă este utilizată drept atribut pe lângă denumirea publicaţiei căreia îi aparţine, în timp ce marca omonimă publicaţiei reprezintă un complement direct, însuşi obiectul achiziţiei. În aceeaşi măsură, prin achiziţionarea de la raft, consumatorul are oportunitatea de a compara produsele, riscul de confuzie fiind aproape inexistent.

În apel, soluţia a fost menţinută, instanţa de control judiciar reţinând, în plus, că ideea de "ediţie specială" nu se limitează numai la sensul uzual, avut în vedere de reclamantă, ci poate, deopotrivă, să evoce natura aparte sau calitatea deosebită a conţinutului pe care publicaţia pretinde că îl oferă sau să sugereze ideea de jurnalism proactiv şi atent, lucruri pe care titularul mărcii doreşte să le transmită publicului prin marca utilizată şi înregistrată.

Statuările instanţei de apel cu privire la incidenţa în cauză a motivului de nulitate reglementat de art. 17 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 28/1967 sunt corecte.

Potrivit textului legal mai sus menţionat, nu pot fi înregistrate ca mărci semnele care cuprind indicaţii false sau înşelătoare ori sunt contrare legilor, ordinii publice şi regulilor de convieţuire socială.

Prin reglementarea acestui motiv de refuz al înregistrării (respectiv, de nulitate) a unei mărci, se urmăreşte ocrotirea unui interes general care vizează evitarea inducerii în eroare a publicului consumator prin folosirea unor semne incerte privind calitatea sau natura produselor şi/sau a serviciilor.

Incidenţa acestui motiv de nulitate presupune, aşadar, existenţa unui induceri efective în eroare sau a unui risc suficient de mare de inducere în eroare. În ceea ce priveşte mărcile care fac trimitere la natura şi calitatea produselor sub marcă, caracterul înşelător apare atunci când semnul poate evoca în mintea consumatorului anumite impresii sau aşteptări cu privire la natura şi calitatea produselor care nu corespund realităţii.

Atunci când se analizează dacă o anumită marcă este înşelătoare sau nu, trebuie să se ţină seama de realitatea pieţei precum şi de obiceiurile şi percepţiile publicului relevant, care este compus din persoane suficient de bine informate, atente şi circumspecte. În aprecierea probabilităţii de inducere în eroare, se analizează posibilitatea ca un consumator să perceapă în mod neechivoc informaţia respectivă, fapt ce va influenţa alegerea cumpărătorului pentru produsul/serviciul respectiv, bazându-se anume pe informaţia înşelătoare, ce nu corespunde realităţii.

În speţă, este adevărat că, de principiu, denumirea "ediţie specială" desemnează un tiraj suplimentar al unui publicaţii, ce apare în afara periodicităţii sale obişnuite, cu prilejul unui eveniment important, al unei sărbători, etc., în timp ce publicaţia pârâţilor pentru care este utilizată marca ediţie specială, contestată în prezenta cauză, nu se încadrează în niciuna dintre situaţiile mai sus menţionate, fiind o publicaţie obişnuită, cu o periodicitate normală.

Cu toate acestea, nu se poate aprecia că marca ar cuprinde indicaţii înşelătoare, în sensul avut în vedere de legiuitor prin dispoziţiile legale mai sus citate, simpla împrejurare că denumirea "ediţie specială" nu coincide caracterului periodic al publicaţiei pârâţilor nefiind suficientă pentru a determina o astfel de concluzie, cu consecinţa anulării mărcii.

Susţinerea potrivit căreia denumirea publicaţiei ar crea confuzie pentru public la momentul achiziţionării acesteia, în sensul că, dorind să achiziţioneze o publicaţie ocazională, consumatorul este păcălit să cumpere una periodică, este nefondată, trăsătura unei publicaţii de a fi periodică sau ocazională nefiind un factor de natură a influenţa decizia consumatorului de a achiziţiona produsele vizate.

Cu alte cuvinte, calitatea unei publicaţii de a fi ocazională (specială) sau periodică nu face, prin ea însăşi, un produs de acest gen mai atractiv, astfel încât afirmaţia recurentei în sensul că solicitantul a înregistrat marca cu intenţia de a bloca posibilitatea pentru ceilalţi comercianţi să utilizeze denumirea pentru descrierea produselor lor şi de a oferi numai produselor şi serviciilor sale caracterul "special" şi atractiv pe care consumatorul îl asociază cu denumirea de "ediţie specială" apare ca fiind lipsită de fundament.

De regulă, la achiziţionarea unui produs de natura celui protejat de marca în discuţie, consumatorul, fie indică verbal publicaţia pe care o doreşte, fie o alege el însuşi, după compararea cu celelalte produse de acelaşi gen, fiind, deci, puţin probabil, dacă nu chiar exclus, să se producă vreo confuzie.

Aşa cum s-a reţinut şi de către instanţa de apel, denumirea "ediţie specială" nu se limitează numai la sensul uzual, avut în vedere de reclamantă, putând, deopotrivă, să evoce natura aparte sau calitatea deosebită a conţinutului pe care publicaţia pretinde că îl oferă, astfel că un consumator suficient de bine informat, atent şi circumspect, cu un grad mediu de atenţie nu poate fi indus în eroare de această sintagmă, cu atât mai mult cu cât ea este folosită pentru a desemna publicaţia însăşi.

În considerarea tuturor acestor argumente, Înalta Curte apreciază că soluţia instanţei de apel este legală şi în ceea ce priveşte soluţia dată cererii de anulare întemeiate pe dispoziţiile art. 17 lit. f) din Legea nr. 28/1967, criticile formulate de reclamantă prin motivele de recurs urmând a fi înlăturate ca neîntemeiate.

3. Recurenta consideră că decizia Curţii de Apel Bucureşti este nelegală, şi sub aspectul modului de interpretare şi aplicare a prevederilor art. 27 lit. b) din Legea nr. 28/1967, în sensul greşitei calificări a noţiunii de "rea-credinţă" în materia înregistrării mărcilor.

Cu privire la motivul de nulitate referitor la reaua credinţă a solicitantului la înregistrarea mărcii ediţie specială, instanţele de fond au considerat că acesta nu este incident, pentru că nu s-a dovedit intenţia pârâtei de a bloca activitatea comercială a unor concurenţi, însăşi reclamanta arătând că sintagma este utilizată de mai multe publicaţii care nu provin de la titularul mărcii şi pentru că exploatarea mărcii a fost neechivocă, aşa cum s-a reţinut cu autoritate de lucru judecat prin decizia civilă nr. 721A din data de 14.10.2016 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă, astfel că sunt nefondate susţinerile reclamantei în sensul că marca a fost înregistrată pentru o multitudine de produse şi servicii pe care pârâţii nu le folosesc, blocând astfel concurenţa.

Instanţa de apel a menţinut această soluţie, apreciind ca fiind lipsită de relevanţă împrejurarea că solicitantul avea cunoştinţă că denumirea "ediţie specială" este frecvent utilizată în materie publicistică şi că este uzuală, aceste aspecte neechivalând cu reaua credinţă. Curtea a subliniat că, atâta timp cât caracterul uzual al denumirii nu mai poate fi invocat ca motiv de nulitate din pricina prescripţiei, instanţele nu pot lua în discuţie acest motiv sub ambalajul nou al "relei credinţe".

S-a mai reţinut de către instanţa de apel că noţiunea de rea credinţă presupune fraudarea intereselor legitime ale unui terţ determinat, iar nu ideea de blocare abstractă şi generală a competitorilor prin înregistrarea unei mărci, aceasta fiind intrinsecă însuşi dreptului la marcă şi care poate fi abuzivă doar în măsura în care denumirea ar încălca interdicţiile expres reglementate de legiuitor tocmai pentru a proteja diverse tipuri de semne, cum sunt interdicţiile prevăzute de art. 17, numai că aceste din urmă ipoteze se analizează în cadrul acţiunilor în nulitate întemeiate pe art. 17, iar nu în cadrul acţiunii în anulare a mărcii pentru rea credinţă.

În recurs, reclamanta a reiterat susţinerile formulate în faţa instanţelor de fond în raport de care consideră că se impune reţinerea relei credinţe la momentul înregistrării mărcii, solicitând să se aibă în vedere că denumirea "ediţie specială" este o denumire uzuală ce desemnează publicaţiile, de orice fel efectuate cu ocazia unui eveniment important sau la o dată festivă, o denumire care este folosită de un public larg, în domenii variate, pentru a sublinia caracterul ocazional, periodic, excepţional al publicaţiei, astfel că intimaţii-pârâţi nu pot susţine în mod convingător că nu aveau cunoştinţă de faptul că semnul "ediţie specială" este utilizat în mod curent în presă şi mass media, că solicitantul mărcii avea cunoştinţă de faptul că mai mulţi terţi utilizează un semn identic sau similar pentru un produs identic sau similar ce poate conduce la confuzie cu semnul a cărui înregistrare se cere şi că solicitantul a avut intenţia de a împiedica terţii de bună credinţă să utilizeze semnul, ceea ce, potrivit jurisprudenţei CJUE, demonstrează intenţia frauduloasă, drept condiţie pentru constatarea relei-credinţe a solicitantului.

Analizând decizia atacată prin prisma susţinerilor recurentei, Înalta Curte constată că instanţa de apel, în analiza cererii de anulare a înregistrării mărcii pentru rea-credinţă, s-a raportat la criteriile stabilite de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene în hotărârea pronunţată la data 11.09.2009 în cauza C-529/07 Chocoladefabriken Lindt & Sprungli AG.

Astfel, prin acea hotărâre, CJUE a stabilit că instanţa trebuie să ia în considerare toţi factorii pertinenţi specifici speţei şi existenţi la momentul depunerii cererii de înregistrare a unui semn ca marcă, în special: împrejurarea că solicitantul are sau trebuie să aibă cunoştinţă de faptul că un terţ utilizează un semn identic sau similar pentru un produs identic sau similar, ce poate produce confuzie cu semnul a cărui înregistrare se cere (cunoaşterea faptului relevant – elementul obiectiv); intenţia solicitantului de a-l împiedica pe terţ să utilizeze un astfel de semn în continuare, precum şi nivelul de protecţie juridică de care beneficiază semnul terţului şi semnul a cărui înregistrare se solicită.

Aşadar, reaua credinţă implică îndeplinirea cumulativă a două cerinţe distincte vizând, pe de o parte, cunoaşterea faptului relevant (existenţa şi folosirea unei mărci anterioare sau chiar a unui semn neînregistrat ca marcă) – elementul obiectiv, iar, pe de altă parte, intenţia frauduloasă – elementul subiectiv.

Niciuna dintre aceste condiţii nu se substituie celeilalte, ceea ce înseamnă că, dacă se apreciază că există elementul obiectiv, instanţa de judecată trebuie să analizeze cu aceeaşi rigoare şi existenţa elementului subiectiv (dacă s-a constatat că există elementul obiectiv, elementul subiectiv nu se prezumă).

Astfel concepută, reaua credinţă ce interesează dispoziţiile art. 27 lit. b) din Legea nr. 28/1967 este asimilabilă întotdeauna fraudei, care presupune săvârşirea unor acte de atingere a drepturilor altora pentru a obţine foloase injuste.

În speţă, ceea ce s-a invocat de către recurentă ca element obiectiv al relei credinţe este împrejurarea că solicitantul avea cunoştinţă de faptul că semnul "ediţie specială" este utilizat în mod frecvent în materie publicistică, iar, ca element subiectiv, faptul că, prin înregistrarea mărcii, solicitantul a avut intenţia de a împiedica terţii de bună credinţă să utilizeze semnul.

Este cert faptul că denumirea "ediţie specială" este uzuală, fiind folosită frecvent în materie publicistică, şi că solicitantul avea cunoştinţă de acest lucru la momentul înregistrării mărcii.

Această situaţie nu echivalează, însă, cu reaua credinţă, ci se circumscrie unui caz de nulitate distinct, reglementat ca atare prin dispoziţiile art. 17 lit. c). din Legea nr. 28/1967, caz care, de altfel, a şi fost invocat ca atare în cauza de faţă, dar a fost respins pe excepţia prescripţiei.

Or, câtă vreme caracterul uzual al denumirii nu a putut fi analizat ca motiv de nulitate a mărcii din pricina prescripţiei, recurenta nu îl poate readuce în discuţie subsumat motivului referitor la reaua credinţă, împrejurarea că denumirea ediţie specială are caracter uzul şi că solicitantul a cunoscu acest lucru la data înregistrării mărcii neputând fi circumscrisă faptului relevant, respectiv, elementului obiectiv al relei credinţe.

Pe de altă parte, chiar dacă s-ar accepta acest lucru, reaua credinţă oricum nu poate fi reţinută întrucât nu s-a dovedit intenţia frauduloasă, respectiv elementul subiectiv al relei credinţe.

Aşa cum s-a arătat deja, frauda presupune săvârşirea unor acte de natură a aduce atingere drepturilor altora, în scopul obţinerii de foloase injuste, or, simpla intenţie a solicitantului înregistrării mărcii de a-i împiedica pe terţii de bună credinţă să utilizeze semnul nu poate fi asimilată acesteia.

Aşa cum în mod judicios a reţinut şi instanţa de apel, prin natura sa, marca tinde să aproprieze titularului semnul înregistrat şi să interzică altora utilizarea lui, blocarea abstractă şi generală a competitorilor prin înregistrarea unei mărci fiind intrinsecă însuşi dreptului la marcă.

Prin urmare simpla intenţie de a-i împiedica pe terţi să utilizeze semnul înregistrat ca marcă nu echivalează cu fraudarea intereselor legitime ale acestora, astfel că nu poate fi invocată ca o dovadă a relei credinţe a solicitantului mărcii.

Faţă de aceste argumente, Înalta Curte constată că decizia instanţei de apel este legală şi sub aspectul modului de soluţionare a cererii de anulare întemeiate pe dispoziţiile art. 27 lit. b) din Legea nr. 28/1967, cazul de casare reglementat de art. 488 alin. (1) punctul 8 C. proc. civ. nefiind incident nici în această privinţă.

În consecinţă, reţinând că nu există motive care să justifice casarea deciziei atacate, Înalta Curte, în temeiul art. 496 alin. (1) C. proc. civ., va respinge ca nefondat recursul declarat de reclamantă.

Totodată, în temeiul art. 453 alin. (1) C. proc. civ., va dispune obligarea recurentei reclamante, ca parte care a pierdut procesul, la plata către intimatul pârât B. a sumei de 5.000 RON cu titlu de cheltuieli de judecată în recurs, reprezentând onorariu de avocat, potrivit chitanţei nr. 18 din data de 16 ianuarie 2023, depuse la dosarul de faţă.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge, ca nefondat, recursul declarat de reclamanta A. împotriva deciziei civile nr. 303A din data de 24 februarie 2022, pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă.

Obligă pe recurenta-reclamantă A. la plata către intimatul-pârât B. a cheltuielilor de judecată în cuantum de 5.000 RON.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 17 ianuarie 2023.