Trade mark cancellation for risk of confusion: obligation to assess overall impression and interdependence of factors despite weak distinctiveness

I. Circumstanţele cauzei

1. Obiectul cereri de chemare în judecată

Primul ciclu procesual

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti, secţia a III-a civilă, reclamanta S.C. A. S.R.L. a solicitat, în contradictoriu cu pârâţii Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi S.C. B. S.R.L. anularea mărcii individuale, combinate, având culori revendicate, cu denumirea C. şi element grafic D., nr. depozit reglementar x din data de 23.12.2014, nr. marca x din data de 04.09.2015, înregistrată pentru produsele din clasa Nisa 33: Vinuri cu denumire de origine controlată din arealul Sebeş - Apold şi pentru serviciile din clasa Nisa 35: Publicitate; Gestiunea afacerilor comerciale; administraţie comercială; lucrări de birou, în temeiul dispoziţiilor Legii nr. 84/1998 republicată, respectiv art. 47 alin. (1) lit. a) cu referire la art. 5 alin. (1) lit. a); art. 47 alin. (1) lit. b) cu referire la art. 6 lit. b); art. 47 alin. (1) lit. c).

De asemenea, s-a solicitat radierea mărcii C., x/x din Registrul Naţional al Mărcilor.

2. Hotărârea pronunţată în primă instanţă de Tribunalul Bucureşti

Prin sentinţa civilă nr. 1740/20.12.2016, Tribunalul Bucureşti, secţia a III-a civilă a respins, ca nefondată, cererea formulată de reclamanta S.C. A. S.R.L., în contradictoriu cu pârâtele S.C. B. S.R.L. şi Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci.

3. Decizia pronunţată în apel de Curtea de Apel Bucureşti

Prin decizia nr. 958A din 1 noiembrie 2017, Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă a admis apelul declarat de apelanta-reclamantă S.C. A. S.R.L., a schimbat în tot sentinţa apelată, în sensul că a anulat marca individuală combinată color C. nr. x, depozit x din 23.12.2014 şi a fost obligată intimata-pârâtă S.C. B. S.R.L. la plata către apelanta-reclamantă a sumei de 4.050 RON cu titlu de cheltuieli de judecată în fond şi apel.

4. Decizia pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în recurs

Prin decizia nr. 3917 din 13 noiembrie 2018, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia I civilă a admis recursul declarat de pârâta S.C. B. S.R.L., a casat decizia recurată şi a trimis cauza, spre rejudecare, la aceeaşi instanţă de apel.

5. Decizia pronunţată în rejudecare de Curtea de Apel Bucureşti

Prin decizia nr. 483 A din 27 martie 2019, Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă a respins ca nefondat apelul declarat de reclamanta S.C. A. S.R.L. împotriva sentinţei nr. 1740/20.12.2016 a Tribunalului Bucureşti, secţia a III-a civilă, respingând totodată cererea intimatei-pârâte privind plata cheltuielilor de judecată. ca neîntemeiată.

Al doilea ciclu procesual

6. Decizia pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în recurs

Prin decizia nr. 694 din 10 martie 2020, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia I civilă a admis recursul declarat de reclamanta A. S.R.L., a casat decizia recurată, cu trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe de apel, pentru reanalizarea criticilor vizând cererea de anulare a înregistrării mărcii pârâtei întemeiate pe dispoziţiile art. 47 alin. (1) lit. b) rap. la art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998.

7. Decizia pronunţată în apel, în rejudecare

Prin decizia nr. 1079A din 16 septembrie 2020, Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă a respins apelul declarat de apelanta-reclamantă S.C. A. S.R.L., împotriva sentinţei civile nr. 1740/20.12.2016, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, secţia a III-a civilă, în dosarul nr. x/2016, în contradictoriu cu intimaţii -pârâţi S.C. B. S.R.L. şi Oficiul de Stat Pentru Invenţii şi Mărci, ca nefondat.

8. Calea de atac exercitată în cauză

Împotriva deciziei pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti a declarat recurs reclamanta S.C. A. S.R.L. criticând soluţia pentru nelegalitate.

Prin cererea de recurs, recurenta-reclamantă a solicitat admiterea recursului, casarea în tot a hotărârii recurate şi, prin raportare la art. 497 C. proc. civ., în forma anterioară modificării prin Legea nr. 310/2018, trimiterea cauzei spre rejudecare instanţei de apel.

Recurenta a arătat că hotărârea recurată este nelegală, fiind incident motivul de casare prevăzut la art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ. - hotărârea instanţei de apel fiind dată cu aplicarea greşită a normelor de drept material cuprinse la art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998.

Un prim argument în susţinerea demersului judiciar al reclamantei se referă la determinarea criteriilor aplicabile pentru evaluarea riscului de confuzie şi, respectiv, modalitatea de aplicare a criteriilor determinate şi a principiilor de evaluare obligatorii reprezintă o chestiune ce ţine de aplicarea legii, erorile instanţei de apel sub acest aspect fiind, potrivit art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., susceptibile de a fi cenzurate de către instanţa de recurs.

Prin Hotărârea din 11.11.1997 pronunţată în Cauza C-251/95 Sabel vs. Puma, CJUE a reţinut că riscul de asociere nu reprezintă o alternativă riscului de confuzie, ci un concept ce serveşte la delimitarea sferei de cuprindere a noţiunii de confuzie, iar prin Hotărârea din 29.09.1998 în Cauza C-39/97 Canon vs. MGM (paragrafele 29-30), Curtea a arătat în mod expres faptul că riscul de confuzie presupune că publicul relevant ar putea considera că bunurile sau serviciile vizate de semnele în conflict provin din aceeaşi sursă comercială sau, după caz, de la operatori economici ce fac parte din acelaşi grup de interese economice.

În consecinţă, riscul de confuzie a fost delimitat conceptual ca incluzând atât situaţiile în care publicul relevant confundă direct două mărci aflate în conflict (confuzie directă), cât şi situaţiile în care publicul realizează o asociere între semnele în conflict, apreciind că produsele sau serviciile vizate de acestea provin din aceeaşi sursă comercială sau, după caz, din surse aflate în conexitate de interese economice. Cu alte cuvinte, riscul confuziei în forma riscului de asociere va surveni ori de câte ori publicul relevant, expus acţiunii ambelor semne în conflict, fără a realiza o confuzie directă între acestea, va aprecia că vizează produse provenind din aceeaşi sursă comercială.

Din analiza hotărârii recurate, rezultă că, în întreaga sa evaluare cu privire la riscul de confuzie, instanţa de apel s-a raportat exclusiv la posibilitatea ca publicul relevant să fie afectat de o confuzie directă, nefiind verificată capacitatea semnului ulterior de a identifica, în concepţia consumatorului, o sursă a produselor vizate distinctă de cea a produselor acoperite de marca anterioară, a reclamantei.

În acest sens, deşi se referă în mod repetat la distinctivitatea mărcii reclamantei, considerentele hotărârii recurate nu conţin vreun element de raţionament referitor la posibilitatea mărcii ulterioare, contestată în cauză, de a distinge în percepţia consumatorului, pârâta, ca sursă comercială distinctă de societate, a produselor vizate de marca contestată. Acest aspect reprezintă, per se, un element de nelegalitate al hotărârii apelate, constituindu-se ca o veritabilă greşită aplicare a normelor de drept material conţinute de art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998.

Un al doilea argument invocat de reclamantă este acela că instanţa de apel, evaluând riscul de confuzie, şi-a limitat analiza doar la posibilitatea semnelor de a genera confuzie directă, însă nu a verificat, în niciun mod, dacă în cauză există posibilitatea unei confuzii indirecte între semne, care ar putea genera un risc de asociere.

Subsumat acestui motiv de recurs, recurenta a arătat că instanţa de apel a izolat, din componenta verbală a mărcilor, termenul verbal Apold, ignorând faptul că acesta nu are o semnificaţie conceptuală aparte faţă de ceilalţi termeni utilizaţi în cadrul mărcilor în conflict; a concluzionat în mod eronat că, întrucât un termen verbal ar fi lipsit de distinctivitate, acesta este, în mod general, imposibil de calificat drept element dominant, şi în consecinţă, a înlăturat complet din verificarea similarităţii semnelor, atât termenul verbal Apold, cât şi toţi ceilalţi termeni verbali ai mărcilor în conflict. Acest raţionament propus de instanţa de apel este eronat prin raportare la conţinutul noţiunii de caracter dominant atribuit unui element al mărcii, astfel cum acesta a fost delimitat în jurisprudenţă.

Mai mult, în evaluarea realizată, instanţa de apel comite o gravă confuzie între caracterul dominant şi caracterul distinctiv al componentelor unei mărci, pentru ca apoi, constatând că anumite elemente componente ale mărcilor în conflict sunt slab distinctive, să concluzioneze că acestea nu sunt dominante în cadrul semnelor şi să le elimine aproape integral din evaluarea similarităţii semnelor şi a potenţialului lor de a crea un risc de confuzie.

Arată recurenta că, sub aparenţa recunoaşterii unui grad de protecţie minimă semnului înregistrat, instanţa de apel a ignorat faptul că toate elementele verbale ale mărcii se regăsesc, în aceeaşi ordine si dispunere, alăturate si unui element figurativ comun în marca pârâtei, aspect faţă de care, percepţia de ansamblu asupra celor două semne va fi generatoare de confuzie pentru publicul relevant. În sinteză, deşi afirmă că, urmare a combinării diferitelor componente ale mărcii aceasta a dobândit un caracter minim de distinctivitate, la momentul realizării comparaţiei efective, instanţa de apel a ignorat tocmai percepţia de ansamblu, înlăturând din verificarea acesteia orice potenţial impact al unei reproduceri integrale a elementului verbal (care, prin alăturarea unor termeni nedistinctivi sau descriptivi, a dobândit un grad minim de distinctivitate).

Contrar argumentelor reţinute de către Curtea de Apel prin hotărârea recurată, chiar dacă, datorită lipsei de distinctivitate a fiecăruia dintre termenii verbali, priviţi individual, nu s-ar putea interzice unor terţi utilizarea fiecăruia dintre termeni, în parte, prin protecţia conferită de înregistrarea mărcii, se justifică pe deplin dreptul de a interzice unor terţi reproducerea integrală a elementului verbal al mărcii, mai ales în considerarea că o astfel de reproducere, suprapusă pe o alăturare cu elemente figurative, la rândul lor, descriptive sau nedistinctive, poate genera, cu o probabilitate ridicată, risc de confuzie indirectă, inclusiv în forma riscului de asociere, întrucât consumatorul va fi tentat să considere că titularul mărcii anterioare a modificat pur şi simplu modalitatea de reprezentare a elementului figurativ banal, sau că utilizează mai multe variante alternative de reprezentare a acestuia.

Totodată, această eroare a instanţei de apel a fost provocată de modalitatea, la rândul său, eronată, în care aceasta a înţeles să analizeze elementul verbal al mărcilor în conflict. În acest sens, considerentele hotărârii recurate, în sensul că nu s-ar putea interzice terţilor utilizarea termenului Apold sau sintagmei Domeniile viticole relevă faptul că instanţa a realizat o separare arbitrară în termeni individuali a componentei verbale, deşi în contextul mărcilor analizate termenii individuali nu prezentau un conţinut semantic distinct, care ar fi justificat o astfel de separaţie.

În evaluarea comparativă a semnelor din punct de vedere fonetic, instanţa de apel a izolat în mod nejustificat doar elementul verbal Apold, pe care apoi, considerându-l nedistinctiv, să îl elimine întru totul din comparaţie. Instanţa de apel nu a realizat o comparaţie adecvată din punct de vedere fonetic, între componenta verbală, privită în ansamblu, a celor două mărci în conflict.

O altă eroare a instanţei de apel constă în modalitatea de determinare şi aplicare a criteriilor relevante în evaluarea similarităţii semnelor în conflict. Astfel, comparaţia semnelor, ca factor relevant pentru evaluarea riscului de confuzie, trebuie realizată din punct de vedere vizual, fonetic şi conceptual, la nivel jurisprudenţial fiind delimitate de-a lungul timpului o serie de criterii ce vor fi observate în acest sens.

Or, prin hotărârea atacată, rezultă că instanţa de apel a ignorat în mare parte aceste criterii stabilite jurisprudenţial, apreciind în mod arbitrar că între semnele aflate în conflict nu există similaritate în plan vizual, există o similaritate medie în plan fonetic şi o minimă similaritate conceptuală, astfel încât, în ansamblu ar trebui observat un grad minim de similitudine între semne.

Instanţa de apel a realizat o greşită aplicare a principiului interdependenţei factorilor relevanţi în analiză, apreciind că o astfel de interdependenţă funcţionează între cele trei planuri - fonetic, vizual, conceptual - pe care se desfăşoară evaluarea similarităţii semnelor, iar nu între factorii relevanţi - public relevant, similaritatea produselor/serviciilor, similaritatea semnelor, distinctivitatea mărcii anterioare, etc. - ce trebuie observaţi în evaluarea riscului de confuzie;

Prin hotărârea recurată, Curtea de Apel s-a referit, în analiza sa, la criteriul interdependenţei factorilor relevanţi în evaluare, statuat în Hotărârea CJUE din Cauza C-39/97 Canon. Din verificarea modalităţii de valorificare de către instanţa de apel a principiului interdependenţei rezultă că această referinţă nu reprezintă decât o simplă raportare teoretică, hotărârea recurată nerealizând o aplicare reală a principiului interdependenţei. Astfel, deşi Curtea a amintit principiul interdependenţei factorilor relevanţi şi l-a delimitat în mod corect, a procedat la aplicarea principiului interdependenţei faţă de componentele vizuală, fonetică şi conceptuală ale evaluării comparative a semnelor. Or, contrar acestei modalităţi de "aplicare", principiul interdependenţei presupune, în forma în care a fost consacrat, posibilitatea ca acţiunea mai redusă a unuia dintre factorii relevanţi în evaluarea riscului de confuzie, să fie contrabalansată de acţiunea mai pronunţată, mai pregnantă a celorlalţi factori. Factorii relevanţi, delimitaţi jurisprudenţial constau în similitudinea/identitatea produselor, similitudinea semnelor, percepţia de ansamblu, caracterul distinctiv al mărcii anterioare.

În schimb, comparaţia din punct de vedere vizual, fonetic şi conceptual, reprezintă componente ale aceluiaşi factor relevant - similitudinea semnelor. Practic, principiul interdependenţei nu comportă aplicarea propusă de instanţa de apel prin hotărârea recurată, atunci când reţine că un grad redus de similitudine vizuală ar putea fi compensat, eventual, printr-un grad ridicat de similitudine conceptuală sau fonetică. Contrar acestei abordări, în jurisprudenţa CJUE a fost statuat, principiul conform căruia, chiar şi în situaţiile în care a fost stabilită similaritatea semnelor doar la un singur nivel şi doar într-un grad redus, existenţa riscului de confuzie nu poate fi exclusă de plano, tocmai pentru că acţiunea factorului privind similaritatea semnelor, ar putea fi compensată de acţiunea altor factori relevanţi, precum percepţia de ansamblu sau identitatea/similaritatea produselor.

În evaluarea impresiei de ansamblu produse de mărcile în conflict, instanţa de apel a acordat în mod nejustificat prevalentă, în privinţa impactului metodei de achiziţionare a produselor faţă de riscul de confuzie, similarităţii în plan vizual, ignorând similaritatea fonetică.

În drept, a invocat dispoziţiile art. 488 alin. (1) pct. 8, art. 483 şi urm., art. 486, art. 497, art. 501 C. proc. civ., art. 47 alin. (1) lit. b) şi c), art. 2, art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998.

9. Procedura de filtru

Prin raportul întocmit la data de 5 aprilie 2022 asupra admisibilităţii în principiu a recursului declarat de reclamanta S.C. A. S.R.L. împotriva deciziei nr. 1079A din 16 septembrie 2020, pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă s-a arătat că recursul este formulat în termenul legal, este admisibil şi îndeplineşte cerinţele de formă prevăzute sub sancţiunea nulităţii de dispoziţiile art. 486 alin. (1) din C. proc. civ. şi este legal timbrat. Prin încheierea din 21 iunie 2022 a fost admis în principiu recursul declarat de reclamanta S.C. A. S.R.L. împotriva deciziei nr. 1079A din 16 septembrie 2020, pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă şi a fost fixat termen de judecată în şedinţă publică la data de 8 noiembrie 2022.

II. Soluţia şi considerentele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

Examinând decizia recurată, prin prisma criticilor formulate şi prin raportare la actele şi lucrările dosarului şi la dispoziţiile legale aplicabile, Înalta Curte constată că recursul declarat este fondat pentru considerentele ce urmează să fie expuse.

Motivele de recurs formulate de recurenta-reclamantă se încadrează în dispoziţiile art. 488 alin. (1) pct. 8, urmând să fie analizate din această perspectivă.

i) Aspectele care au dobândit putere de lucru judecat în ciclurile procesuale anterioare

Prin decizia de casare nr. 3197/13.11.2018 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia I civilă a reţinut în considerente că instanţa de apel a făcut o greşită aplicare a dispoziţiilor de drept material, art. 47 alin. (1) lit. b) coroborat cu art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998, întrucât nu a aplicat în mod corect în cauză condiţiile cerute pentru constatarea existenţei riscului de confuzie între mărci.

De asemenea, s-a constatat că instanţa anterioară nu a stabilit elementele importante care configurau limitele de protecţie ale mărcii reclamantei, prin raportare la declaraţia de neexclusivitate pentru elementul verbal APOLD, direct legată de clasa principală pentru care s-a înregistrat marca, numărul x - vinuri cu denumire de origine controlată din arealul Sebeş-Apold.

S-a omis a se analiza existenţa riscului de confuzie în considerarea identificării limitelor de protecţie ale mărcilor, aşa cum rezultă din înregistrarea acestora, adică elementele verbale, elementele figurative, culorile revendicate, declaraţie de neexclusivitate pentru anumite elemente componente ale mărcii, clasele de protecţie etc.

În plus, s-a reţinut că şi dacă nu sunt considerate distinctive elementele verbale dintr-o marcă înregistrată nu înseamnă că nu se acordă protecţie mărcii, aşa cum a fost înregistrată, fie ea şi slab distinctivă, compusă fiind, în majoritate, din elemente aflate în domeniul comun. Protecţia unor mărci slab distinctive este acordată impresiei de ansamblu dată de combinaţia de elemente care îi conferă gradul, fie el redus, de distinctivitate pentru a fi înregistrată.

Prin decizia nr. 694 din 10 martie 2020, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia I civilă a menţinut soluţia primei instanţe cu privire la motivul de anulare întemeiat pe dispoziţiile art. 47 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998 vizând înregistrarea mărcii cu rea-credinţă a rămas definitivă, intrând în puterea lucrului judecat.

Instanţa de recurs, în al doilea ciclu procesual, a reţinut că elementele mărcii complexe ale reclamantei au fost evaluate în mod individual şi nu s-a procedat la determinarea impresiei de ansamblu create prin asocierea lor, asocierea acestora fiind tocmai marca înregistrată de reclamantei, ceea ce contravine regulilor jurisprudenţiale anterior enunţate, din concluziile menţionate ale curţii de apel neputându-se identifica dacă s-a reţinut că vreuna dintre cele două componente analizate separat, îndeplineşte rolul de element dominant, în ansamblul mărcii reclamantei ori dacă mărcii reclamantei i s-a recunoscut vreo protecţie dobândită prin înregistrare, în condiţiile în care componentelor mărcii fie li s-a negat însăşi protecţia dobândită prin înregistrare (elementele verbale, pentru că sunt descriptive şi nedistinctive), fie s-a concluzionat că sunt descriptiv-evocatoare (elementele figurative).

Înalta Curte a constatat că a valorificand aspectul anterior, instanţa de apel în mod nelegal a procedat, în efectuarea comparaţiei mărcilor în conflict, la eliminarea din ansamblul mărcii reclamantei a sintagmei pentru care reclamanta, la înregistrare, a declarat că nu invocă drepturi exclusive asupra elementului verbal "Apold", considerând că acest element nu beneficiază de protecţie.

ii) Motivul de recurs întemeiat pe art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ.

Este întemeiată critica reclamantei în ceea ce priveşte aplicarea greşită a normelor de drept material cuprinse la art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998 din perspectiva jurisprudenţei CJUE, dar şi prin raportare la dezlegările date de instanţa de recurs prin decizia de casare nr. 694 din 10 martie 2020 a Înaltei Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia I civilă.

Pentru a răspunde criticilor formulate în recurs de reclamantă se impune referirea la anumite criterii de analiză a distinctivităţii mărcilor, aşa cum aceastea rezultă din jurisprduenţa relevantă a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene ce vizează în special riscul de confuzie care trebuie apreciat în mod global, în funcţie de percepţia pe care o are publicul relevant asupra semnelor şi a produselor sau a serviciilor în discuţie şi ţinând seama de toţi factorii pertinenţi din cauză, în special de interdependenţa dintre similitudinea semnelor şi cea a produselor sau a serviciilor desemnate (Hotărârea Giorgio Beverly Hills din 9 iulie 2003, T 162/01, par. 30-33).

Potrivit dispoziţiilor art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998, constituie motiv relativ de refuz la înregistrare sau, după caz, de anulare a unei mărci înregistrate, dacă, din motive de identitate sau de similitudine în raport cu marca anterioară şi din motive de identitate sau similitudine a produselor sau serviciilor pe care cele două mărci le desemnează, se poate crea, în percepţia publicului, un risc de confuzie, inclusiv riscul de asociere cu marca anterioară.

Din considerentele deciziei nr. 694 din 10 martie 2020 pronunţate de instanţa de recurs în ciclul procesual anterior reiese că indicaţiile date în rejudecare vizau evaluarea motivelor de apel ale reclamantei pe temeiul art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998, făcând aplicarea corespunzătoare a criteriilor jurisprudenţiale dezvoltate în aplicarea acestei norme, făcând trimitere la jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. În acest sens au fost considerate relevante: Hotărârea din 8 noiembrie 2016, BSH/EUIPO, C-43/15, par. 63, Hotărârea din 29 septembrie 1998, Canon, C-39/97, par. 17; Hotărârea din 22 iunie 201999, Lloyd Schuhfabrick Meyer, C-342/97, par. 19; Hotărârea Medion, C-120/04, par. 29; Hotărârea din 12 iunie 2007, Shaker, în cauza C-334/05P, par. 41, Hotărârea din 22 octombrie 2015, BGW, C-20/14, par. 36.

Aşa fiind, trebuie menţionat că din jurisprudenţa Curţii de la Luxembourg se degajă principiul conform căruia, chiar şi în situaţiile în care a fost stabilită similaritatea semnelor doar la un singur nivel şi doar într-un grad redus, existenţa riscului de confuzie nu poate fi exclusă de plano, tocmai pentru că acţiunea factorului privind similaritatea semnelor, ar putea fi compensată de acţiunea altor factori relevanţi, precum percepţia de ansamblu sau identitatea/similaritatea produselor.

Potrivit jurisprudenţei CJUE (Hotărârea Medion, C-120/04, par. 29; Hotărârea din 12 iunie 2007, Shaker, în cauza C-334/05P, par. 41, Hotărârea din 22 octombrie 2015, BGW, C-20/14, par. 36), în cadrul examinării riscului de confuzie, aprecierea similitudinii dintre două mărci nu se poate limita la luarea în considerare numai a unei componente a unei mărci complexe şi la compararea acesteia cu o altă marcă. Dimpotrivă, comparaţia trebuie să se facă prin examinarea mărcilor în cauză, apreciată fiecare ca întreg, ceea ce nu exclude faptul că impresia de ansamblu, produsă în memoria publicului relevant de o marcă complexă, poate să fie dominată, în anumite împrejurări, de una sau mai multe dintre componentele sale.

Înalta Curte reţine că pentru a determina gradul de similaritate a mărcilor în conflict, trebuie avute în vedere similitudinea vizuală, fonetică sau conceptuală dintre semnele în conflict şi impresia de ansamblu produsă de acestea, ţinând seama în special de elementele lor distinctive şi de cele dominante. Percepţia asupra mărcilor pe care o are consumatorul mediu al produselor sau al serviciilor în cauză joacă un rol determinant în aprecierea globală a riscului menţionat. În această privinţă, consumatorul mediu percepe o marcă în mod normal ca pe un tot şi nu face o examinare a diferitor detalii ale acesteia (Hotărârea Tribunalului din 8 decembrie 2011, Parfums Givenchy (Only Givenchy), T 586/10, par. 20).

Mai mult, în ceea ce priveşte publicul relevant este necesar să fie luat în considerare consumatorul mediu al categoriei de produse vizate, normal informat şi suficient de atent şi de avizat. De asemenea, este necesar să se ţină cont de faptul că nivelul atenţiei consumatorului mediu poate varia în funcţie de categoria de produse sau de servicii în cauză (Hotărârea din 13 februarie 2007, Mundipharma/OAPI - Altana Pharma (RESPICUR), T 256/04, par. 42).

De asemenea, se reţine că un alt aspect ce trebuie supus analizei este acela al comparării produselor şi a serviciilor, în sensul că pentru a stabili similitudinea dintre produsele sau serviciile în discuţie, trebuie să fie avuţi în vedere toţi factorii pertinenţi care caracterizează raportul dintre acestea. Aceşti factori includ în special natura, destinaţia, utilizarea acestora, precum şi caracterul lor concurent sau complementar. Se poate ţine seama şi de alţi factori, precum canalele de distribuţie pentru produsele respective (Hotărârea din 11 iulie 2007, El Corte Inglés/OAPI - Bolanos Sabri (PiranAM diseno original Juan Bolanos), T 443/05, par. 37).

Cu privire la compararea semnelor celor două mărci aflate în conflict, Înalta Curte reţine, în conformitate cu jursiprduenţa relevantă, că acestea sunt similare atunci când, din punctul de vedere al publicului relevant, există între ele o egalitate cel puţin parţială în ceea ce priveşte unul sau mai multe aspecte relevante (Hotărârea din 23 octombrie 2002, Matratzen Concord/OAPI - Hukla Germany (MATRATZEN), T 6/01, par. 30).

Aprecierea globală a riscului de confuzie trebuie să se întemeieze, în ceea ce priveşte similitudinea vizuală, fonetică sau conceptuală dintre semnele în conflict, pe impresia de ansamblu produsă de acestea, ţinând cont în special de elementele lor distinctive şi dominante. Percepţia asupra mărcilor pe care o are consumatorul mediu al produselor sau al serviciilor în cauză are un rol determinant în aprecierea globală a riscului amintit (Hotărârea din 12 iunie 2007, OAPI/Shaker, C 334/05 P, par. 35).

O altă chestiune ce trebuie luată în considerare, relevantă pentru aplicarea art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998 din perspectiva jurisprudenţei CJUE, se referă la elementele distinctive, în sensul că şi în privinţa unei mărci cu caracter distinctiv slab, există risc de confuzie, în considerarea similitudinii dintre semne şi a produselor/serviciilor vizate.

Astfel, deşi caracterul distinctiv al mărcii anterioare constituie unul din factorii ce trebuie examinaţi în cadrul aprecierii globale a riscului de confuzie - totuşi, acesta nu constituie decât unul dintre elementele care intervin în cadrul acestei aprecieri, conform jurisprudenţei CJUE (Ordonanţa din 29 noiembriue 2012, Hrbek/OAPI, C-42/12P, par. 61).

Înalta Curte reţine, contrar celor statuate de instanţa de apel, că elementul dominant este cel verbal care produce un impact determinant asupra percepţiei de ansamblu, constituind un element esenţial în analiza distinctivităţii mărcii reclamantei. Se constată că instanţa de apel a ignorat indicaţiile din decizia de casare nr. 694/10.03.2020 a ÎCCJ, de vreme ce a considerat că elementul verbal, având un caracter slab distinctiv, nu poate avea niciun impact asupra percepţiei de ansamblu a mărcilor.

Subliniem că CJUE a statuat, în Cauza T-514/08 că termenul "products" alăturat termenului comun al celor două mărci - E. vs. F. -nu este suficient de evidenţat sau de distinctiv pentru a fi reprodus de consumator, cel mai probabil acesta urmând să se refere la ambele mărci prin utilizarea termenului verbal, la rândul său lipsit de distinctivitate intrinsecă, F./E.

Analizând actele şi lucrările dosarului se constată că toate elementele verbale ale mărcii reclamantei sunt recognoscibile, în aceeaşi ordine si dispunere, alăturate unui element figurativ comun în marca pârâtei, chestiune care va afecta percepţia de ansamblu asupra celor două semne, generând confuzie pentru publicul relevant.

Ceea ce trebuie analizat în cauză este şi riscul de asociere, de vreme ce elementul verbal al mărcii, suprapus pe o alăturare cu elemente figurative, la rândul lor, descriptive sau nedistinctive, poate genera risc de confuzie indirectă, întrucât consumatorul va fi tentat să considere că titularul mărcii anterioare a modificat modalitatea de reprezentare a elementului figurativ banal, sau că utilizează mai multe variante alternative de reprezentare ale acestuia.

Examinând actele şi lucrările dosarului, Înalta Curte reţine că există identitate între produsele acoperite de mărcile în litigiu care fac parte din clasa 33 - "Vinuri cu denumire de origine controlată din arealul Sebeş-Apold". Mai mult, produsele din clasa 33 protejate de marca anterioară sunt complementare cu serviciile din clasa 35 protejate de marca contestată, în sensul că raportul dintre aceste servicii şi aceste produse se caracterizează printr-o strânsă legătură atât timp cât produsele sunt indispensabile sau, cel puţin importante, pentru prestarea serviciilor vizate de marca contestată.

În ceea ce priveşte similitudinea conceptuală, este întemeiată susţinerea reclamantei că semnele în conflict sunt similare deoarece ambele expresii - A. şi C. - au aceeaşi semnificaţie pentru publicul relevant, respectiv de teritoriu cu destinaţie viticolă situat în zona geografică Apold.

Înalta Curte reţine, în dezacord cu instanţa de apel, că nu se poate exclude total riscul de confuzie, chiar şi atunci când caracterul distinctiv al mărcii anterioare este slab, mai ales dacă produsele şi serviciile în cauză sunt parţial identice şi parţial similare, iar mărcile în conflict prezintă un grad ridicat de similitudine.

De asemenea, se constată că instanţa de apel nu a aplicat corespunzător jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE), [Hotărârea Medion, C-120/04, par. 29; Hotărârea din 12 iunie 2007, Shaker, în cauza C-334/05P, par. 41, Hotărârea din 22 octombrie 2015, BGW, C-20/14, par. 36], criteriile privind elementele distinctive ale mărcilor în conflict, stabilind că elementul dominant este cel vizual, cu consecinţa că acesta este esenţial pentru înlăturarea riscului de confuzie.

Aşa cum s-a reţinut şi prin decizia nr. 694 din 10 martie 2020 a ÎCCJ, secţia I civilă, aprecierea globală a riscului de confuzie trebuie să se întemeieze, în ceea ce priveşte similitudinea vizuală, fonetică sau conceptuală dintre mărcile în conflict, pe impresia de ansamblu produsă de acestea, ţinând seama în special, de elementele lor distinctive şi dominante. Percepţia asupra mărcilor pe care o are consumatorul mediu al produselor sau serviciilor în cauză are un rol determinant în aprecierea globală a riscului amintit.

Amintim în acest sens hotărârile CJUE din 11 noiembrie 1997, SABEL, C-251/95, par. 23; Hotărârea din 22 iunie 1999, Lloyd Schuhfabrick Meyer, C-342/97, par. 25; Hotărârea din 22 octombrie 2015, BGW, C-20/14, par. 35; hotărârea Medion, C-120/04, par. 28 etc.)

Aşa fiind, din examinarea criteriilor de analiză a distinctivităţii mărcilor, aşa cum aceastea rezultă din jurisprudenţa relevantă a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, se constată că instanţa de apel a reţinut în mod eronat inexistenţa riscului de confuzie, în situaţia în care produsele şi serviciile sunt parţial identice şi parţial similare, semnele în conflict au un grad ridicat de similaritate din punct de vedere conceptual şi fonetic şi se remarcă un caracter slab distinctiv al elementelor figurative. În consecinţă, rezultă că există un risc de confuzie în sensul articolului 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998, motivele de recurs ale reclamantei fiind fondate din această perspectivă.

Faţă de aceste considerente, Înalta Curte în temeiul dispoziţiilor art. 497 coroborate cu art. 488 alin. (1) pct. 8, urmează să admită recursul reclamantei, să caseze decizia recurată şi să trimită cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe de apel.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Admite recursul declarat de reclamanta S.C. A. S.R.L. împotriva deciziei nr. 1079A din 16 septembrie 2020 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a IV-a civilă.

Casează decizia şi trimite cauza, spre rejudecare, la aceeaşi curte de apel. Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 29 noiembrie 2022.